José Reyna Ferreyros

Prohibiciones para el Registro de

Marcas
• PROHIBICIONES RELATIVAS: Art. 136 Decisión 486

– Son aquellas basadas en derechos anteriores de terceras

personas.

– Plantean conflictos entre particulares

– Los derechos de terceros pueden ser de propiedad industrial

(marca, nombre comercial o diseño industrial), del derecho de
autor o del derecho civil (afectación de personalidad de
personas naturales o jurídicas)

» THAIMY MARQUEZ. Manuel para el examen de registrabilidad

de marcas en las oficinas de Propiedad Industrial de los
países andinos.
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• PROHIBICIONES RELATIVAS: Art. 136 Decisión 486

– Riesgo de confusión o asociación:

• Marca anteriormente solicitada o registrada

• Nombre comercial
• Lema comercial
• Marca notoriamente conocida
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• PROHIBICIONES RELATIVAS: Riesgo de
confusión
• Se analiza verificando:

• Que exista identidad o vinculación entre los

productos o servicios (REGLA DE LA
ESPECIALIDAD)

• Que exista identidad o semejanza entre los

signos confrontados
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Identidad o vinculación entre los productos o
servicios (REGLA DE LA ESPECIALIDAD)

– Identidad: Los signos confrontados distinguen los mismos

productos o servicios

– Vinculación: Los signos confrontados distinguen productos o

servicios vinculados por compartir los mismos canales de
comercialización, por ser bienes o servicios complementarios,
por tener la misma finalidad, por tener el mismo público
consumidor, por compartir los mismos medios de publicidad.
Ejemplo: prendas de vestir de la clase 25 con los perfumes de la
clase 3, productos farmacéuticos de la clase 05 con los aparatos
e instrumentos médicos de la clase 10
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Identidad o semejanza entre los signos
confrontados: Fonético, Gráfico, Figurativo,
Conceptual.
– FONETICO: Se analiza si tienen idéntica o
semejante pronunciación y entonación
– GRÁFICO: Se analiza si tienen idénticas o
semejantes gráficas
– FIGURATIVO: Se analiza si tienen idénticas o
semejantes figuras
– CONCEPTUAL: Se analiza si tienen un idéntico o
semejante concepto o significado
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS
• La determinación de la existencia de
similitud entre marcas es una tarea
compleja y subjetiva por lo que es
necesario establecer criterios que
encaucen la apreciación del examinador
en el examen comparativo.

» THAIMY MARQUEZ. Manuel para el examen de

registrabilidad de marcas en las oficinas de
Propiedad Industrial de los países andinos.
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS

• El examinador debe intentar eliminar todo grado de

subjetividad. Para ello debe ponerse en el lugar del
consumidor medio, es decir, ni demasiado
meticuloso ni demasiado despistado.

» THAIMY MARQUEZ. Manuel para el examen de

registrabilidad de marcas en las oficinas de Propiedad
Industrial de los países andinos.
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS: ART 45 Y
SGTES DEL D.L 1075
• Artículo 45.- Determinación de semejanza
•
• A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir
a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en
cuenta, principalmente los siguientes criterios:
•
• a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de
conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
•
• b) el grado de percepción del consumidor medio;
•
• c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización
o prestación, respectivamente;
•
• d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y
reputación en el mercado; y,
•
• e) si el signo es parte de una familia de marcas.
•
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS: ART 45 Y
SGTES DEL D.L 1075
• Artículo 46.- Signos denominativos
•
• Tratándose de signos denominativos, en adición a los
criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
•
• a) la semejanza gráfico-fonética;
•
• b) la semejanza conceptual; y,
•
• c) si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas,
se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de
mayor fuerza distintiva.
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS: ART 45 Y
SGTES DEL D.L 1075
• Artículo 47.- Signos figurativos
•
• Tratándose de signos figurativos, en adición a los
criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
•
• a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una
impresión visual idéntica o parecida.
•
• b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo
concepto.
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS: ART 45 Y
SGTES DEL D.L 1075
• Artículo 48.- Signos mixtos
•
• Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un
elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los
artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo se tendrá en
cuenta lo siguiente:
•
• a) la denominación que acompaña al elemento figurativo;
•
• b) la semejanza conceptual; y,
•
• c) la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al
elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión
característica del signo.
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS: ART 45 Y
SGTES DEL D.L 1075
• Artículo 49.- Semejanza conceptual
•
• Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo,
se tendrá en consideración la semejanza conceptual.
Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se
tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos
45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un
signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los
criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente
Decreto Legislativo.
•
• En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los
criterios señalados en el artículo 45 del presente
Decreto Legislativo.
Prohibiciones para el Registro de
Marcas
IDENTIDAD FONÉTICA Y SIMILITUDGRÁFICA DE DOS TÉRMINOS

IDENTIDAD FONÉTICA Y SIMILITUD GRÁFICA

“AKTIVATOR” “ACTIVATOR”
SIMILITUD FIGURATIVA E IDENTIDAD CONCEPTUAL
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Otras Prohibiciones Relativas:

– Cuando afecte la identidad o prestigio de

personas naturales o jurídicas, en especial
tratándose de: nombre, apellido, firma, título,
hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta del solicitante

– Infrinja el derecho de propiedad industrial o el

derecho de autor de un tercero
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
Según la RAE
Hipocorístico, ca.
– (Del gr. ὑποκοριστικός, acariciador).
– 1. adj. Gram. Dicho de un nombre: Que,
en forma diminutiva, abreviada o infantil, se
usa como designación cariñosa, familiar o
eufemística; p. ej., Pepe, Charo. U. t. c. s. m.
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Otras Prohibiciones Relativas:

• g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas,

afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras,
letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión
de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la
propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

• h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,

transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o
de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
 Practica
• Marcas DICLOCET (solicitada) vs DICLORTEC
(registrada) ambas en clase 05. Existen
registradas en clase 05 las marcas DICLOVET,
DICLOSIN, DICLOPAR.

• Marcas UNISA (solicitada en clase 16) vs

• (solicitada en clase 41)
 Coexistencia de Marcas
• Marcas diferentes dentro de la misma
clase

• Marcas iguales o similares en clases sin

conexión competitiva

• Acuerdos de coexistencia
 Acuerdos de Coexistencia
• Decreto Legislativo 1075
• Artículo 56.- Coexistencia de signos
Las partes en un procedimiento podrán acordar
la coexistencia de signos idénticos o semejantes
siempre que, en opinión de la autoridad
competente, la coexistencia no afecte el interés
general de los consumidores. Los acuerdos de
coexistencia también se tomaran en cuenta para
analizar las solicitudes de registro en las que no
se hubieren presentado oposiciones
 La Confusión Marcaria
• Se da cuando un signo solicitado es idéntico o
similar a otro signo con el cual tiene vinculación
o conexión competitiva
• La confusión marcaria la establece la autoridad
administrativa dentro de un proceso de registro
de solicitud, ya sea en un proceso contencioso o
no contencioso.
• No contencioso: Dirección de Signos Distintivos
• Contencioso: Comisión de Signos Distintivos
(Con oposición)
Marcas notorias
 Marcas notorias
• Decisión 486

– Artículo 224.- Se entiende por signo

distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier
País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el
medio por el cual se hubiese hecho
conocido.
 Marcas notorias
• Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un
signo distintivo, se tomará en consideración entre
otros, los siguientes factores:
• a) el grado de su conocimiento entre los miembros del
sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
• b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su
utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
• c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su
promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los
que se aplique;
• d) el valor de toda inversión efectuada para
promoverlo, o para promover el establecimiento,
actividad, productos o servicios a los que se aplique;
 Marcas notorias
• e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo
que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el
plano internacional como en el del País Miembro en el que se
pretende la protección;
• f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
• g) el valor contable del signo como activo empresarial;
• h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener
una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
• i) la existencia de actividades significativas de fabricación,
compras o almacenamiento por el titular del signo en el País
Miembro en que se busca protección;
• j) los aspectos del comercio internacional; o,
• k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud
de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el
extranjero.
 Nombre Comercial
• La naturaleza del nombre comercial está
referida a que la extensión de su protección está
dada sólo en la zona de influencia geográfica,
es decir, sólo está protegido dentro de su zona
de influencia económica, por lo que cuando hay
conflicto con una solicitud de marca y un
nombre comercial se debe determinar la
extensión de la zona geográfica del nombre
comercial y sólo en caso que tal extensión
abarque todo el territorio nacional se podrá
oponer a una solicitud de registro de marca.
 DIFERENCIAS ENTRE NOMBRE COMERCIAL
Y MARCA
Marca
Protección A nivel nacional
Adquisición del Registro. Art. 154 Decisión
derecho 486
Requisitos para el No necesita prueba de uso
registro
Concepto Signo que sea apto para
distinguir productos o
servicios en el mercado.
Art. 134 Decisión 486
Registro Constitutivo de derechos
Coexistencia No pueden coexistir
marcas idénticas o
similares
Nombre comercial
Al ámbito de la clientela efectiva
Con el primer uso. Art. 191
Decisión 486
Necesita prueba de uso
Se entenderá por nombre
comercial cualquier signo que
identifique a una actividad
económica, a una empresa, o a un
establecimiento mercantil. Art. 190
Decisión 486
Declarativo
Pueden coexistir con nombres
comerciales o marcas (solicitadas)
siempre que no compartan la
clientela efectiva
 Lemas Comerciales
Se entiende por lema comercial la
palabra, frase o leyenda utilizada como
complemento de una marca.

Decisión 486-Artículo 175

Los lemas comerciales sólo pueden ser

denominativos
 Lemas Comerciales
Ejemplos:

• Donde comprar es un placer

• Cerca de ti
• El encanto de volar
 Lemas Comerciales
• Es complementario a la marca. Sigue la
suerte de la misma. Si se cancela o anula
la marca, se cancela o anula el lema.

• Un mismo lema puede complementar a

varias marcas.