José Reyna Ferreyros

Evolución del Derecho de

Marcas en el Perú
Evolución de algunas marcas
 Evolución del Derecho de Marcas en
el Perú. Principales normativas.
• Ley de Marcas de 1892: Primera ley de marcas. Se establece el sistema de registro.
• Código Civil de 1936: Clasifica a las marcas como bienes muebles.
• Ley Nº 13270-Ley de Promoción Industrial y su Reglamento. 1960: Se presenta por
primera vez al Derecho de Marcas emparentada con una seria de derechos afines
dentro de la Propiedad Industrial (patentes, lemas, nombres comerciales, entre otros)
• Decreto Ley Nº 18350-Ley General de Industrias de 1970 y su Reglamento (Decreto
Supremo 001-71-IC-DC de 1971). Al igual que la Ley 13270 protege a las marcas
dentro de la Propiedad Industrial.
• ITINTEC. Art. 32 del Decreto Ley 20689, Ley Orgánica del Sector Industria y Turismo
(1974) y mediante Resolución Ministerial 195-75-IT-DS de 1975 se constituyó la
Dirección de Propiedad Industrial como un órgano en línea del ITINTEC.
• Primera Norma comunitaria: Decisión 85. Incorporada en 1979. Clasifica a las marcas
como de fabrica, de servicio y colectivas. Plazo de vigencia de la marca: 5 años
renovables. Cancelación del registro de oficio o a pedido de parte cuando se otorgo
contraviniendo la normativa (en realidad era Nulidad) o cuando el titular especule o
haga un uso indebido de la misma.

Rosasco Dulanto, Virginia. Evolución del Derecho Marcario Peruano(19851994) Lima PUCP, 1996
 Evolución del Derecho de Marcas en
el Perú. Principales normativas.
• Ley 23407-Ley General de Industrias 1982. No tiene mayores
novedades sobre el régimen de Propiedad Industrial.
• Código Civil de 1984. Considera a los derechos patrimoniales
de marcas como bienes muebles. (artículo 866 inciso 6)
• Constitución de 1993. Consagra al derecho de marcas como
un derecho de propiedad.
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la
cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
 Decisión 311-Régimen Común sobre Propiedad Industrial
(1991). Clasifica a las marcas como de producto, de servicio y
colectivas. Plazo de vigencia de la marca: 10 años renovables.
Cancelación del registro: por renuncia y por falta de uso (5
años). Establece la nulidad de oficio o a pedido de parte.
Regula a los lemas comerciales.
 Evolución del Derecho de Marcas en
el Perú. Principales normativas.
 Decisión 313 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (1991). Clasifica
a las marcas como de productos, servicios y colectivas. Plazo de vigencia
de la marca: 10 años renovables. Cancelación del registro: por renuncia del
titular, por falta de uso durante 5 años. Nulidad de oficio o a pedido de parte.
 Decreto Ley Nº 26017--Ley General de Propiedad Industrial (1992). Deroga
el Titulo V del Decreto Supremo 001-71-IC-DC de 1971, a excepción del
trámite de las denuncias por infracción a los derechos de propiedad
industria. Reglamento la Decisión 313.
 Decisión 344 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (1993). Se
reduce el plazo para solicitar la cancelación por falta de uso a 3 años. Se
aumenta como causal de nulidad la mala fe.
 Decreto Legislativo 823-Ley de Propiedad Industrial (1996). Clasifica a las
marcas como de productos, servicios, colectivas y de certificación. Protege
la Propiedad Industrial de conformidad con la Decisión 344. Cancelación del
registro: por renuncia del titular, por falta de uso durante 3 años, por
notoriedad.
Evolución del Derecho de Marcas en
el Perú. Principales normativas.
Decisión 486-Régimen Común sobre Propiedad
Industrial (2000). Cancelación del registro: por
falta de uso durante 3 años, por notoriedad y
por vulgarización. Renuncia al registro se
independiza. Regula las acciones por infracción
de derechos. Se reconoce expresamente a las
marcas olfativas y sonoras.
Decreto Legislativo 1075 (26/07/08) Entró en
vigencia el 1 de febrero de 2009. Se dicto en el
marco del compromiso asumido por el Perú a la
firma del TLC con Estados Unidos (Acuerdo de
Promoción Comercial)
Evolución del Derecho de Marcas en
el Perú. Principales normativas.
Novedades del Decreto Legislativo 1075. Decreto
Legislativo que Complementa a la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina que establece el
Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Registro Multiclase: Mediante única solicitud de registro se

puede solicitar una serie de productos o servicios
pertenecientes a diferentes clases de la Clasificación
Internacional dando como resultado un registro único.
Evolución del Derecho de Marcas en
el Perú. Principales normativas.
Principales novedades del Decreto
Legislativo 1075 en materia de marcas

División de solicitudes y/o registros: Cuando la

solicitud o registro comprenda mas de una clase
podrá dividirse en dos o más solicitudes y/o
registros. La división puede ser solicitada en
cualquier momento del procedimiento.

Poder: En las solicitudes de registro se flexibiliza

la exigencia de formalidades. No es necesario
legalización, basta documento privado.
 Conclusiones

• El Derecho de Marcas en el Perú ha ido evolucionando

con el tiempo, mejorando la protección de las marcas
acorde con los cambios del mundo actual.
• Se ha venido reforzando la protección de las marcas
logrando consolidar la protección de nuevos tipos y
clases de marcas, tales como las marcas colectivas, de
certificación, sonoras y olfativas.
• Se han flexibilizado los requisitos para las solicitudes
de registro y para las modificaciones en el registro
marcario.
 Principios del Derecho de Marcas
en nuestro país
• Principio de Inscripción Registral: El derecho
de marcas nace con el registro del signo y
convierte al titular del mismo en propietario de la
marca.
• Principio de Territorialidad: La protección de
la marca inscrita abarca solo el territorio
peruano. A pesar que nuestro país forma parte
de la Comunidad Andina de Naciones aún no
existe la figura de la marca comunitaria.
• Principio de Especialidad: El derecho que
confiere el registro esta limitado a los productos
y servicios que distingue.
 Principio de Inscripción Registral
• La inscripción registral de una marca convierte al titular
en propietario de la marca, sin embargo no es
obligatorio.

• Se puede iniciar actividades comerciales en el mercado

sin necesidad de registro, sin embargo el registro
protege a la marca de falsificaciones e imitaciones.

• Es un mecanismo de publicidad ya que permite a las

personas y empresas conocer la existencia y titularidad
de las marcas.
 Principio de Territorialidad
• La protección de la marca abarca solo el
territorio peruano.

• Si una persona o empresa peruana desea

que su marca sea protegida en otro país
deberá registrarla en ese país.
 Principio de Especialidad
• La marca se protege solo para los
productos o servicios de la clase en la que
se registro.

• No se otorga protección para productos o

servicios para los cuales no se registro
Clasificación de las Marcas:
Clases de Marcas según su
estructura

• Marcas Denominativas
• Marcas Figurativas
• Marcas Mixtas
• Marcas Tridimensionales
• Marcas No Tradicionales (Sonoras,
olfativas, táctiles, entre otras)
 Marcas Denominativas
• Son aquellas marcas constituidas por una
palabra o por una combinación de
palabras, sin ningún tipo de diseño o
color.
• Ejemplos:
– STARWALKER: Clase 03 (Certificado No 153354)
– ANNE FRANK: Clase 16 (Certificado No 482)
– HOUSE OF HTS: Clase 34 (Certificado No 161262)
– ZANIPRIL: Clase 05.
 Marcas Figurativas
• Son aquellas marcas constituidas por un signo
gráfico sin la inclusión de ningún tipo de palabra.
• Ejemplos:
 Marcas Mixtas
• Son aquellas marcas constituidas por un(os)
signo(s) gráfico y un(os) elemento(s)
denominativo(os).
• Ejemplos:
 Marcas Tridimensionales
• Son aquellas marcas que constituidas por la forma de
los productos o sus empaques, envases o envolturas.
Marcas No Tradicionales (Sonoras,
olfativas, táctiles, gustativas)

- Son aquellas marcas percibidas por los

sentidos (oído, olfato, tacto o gusto). Las
marcas auditivas y olfativas han sido
recogidas expresamente en el artículo 134
de la Decisión 486. Las marcas táctiles y
gustativas no han sido recogidas
expresamente, sin embargo tampoco han
sido excluidas.
 Representación gráfica de las
Marcas No Tradicionales
• Marcas sonoras: pentagrama y versión
sonora de la marca (disco)
Ejemplo: corneta de Donofrio y el rugido del león de la
Metro Goldwyn Meyer

• Marcas olfativas, táctiles y gustativas: descripción de la

marca, o del procedimiento para obtener la fragancia o
presentación de la formula química.
Ejemplos:
– Olor a hierba recién cortada: OLFATIVAS
– Teclado para invidentes: TACTILES
– Sabor a limón: GUSTATIVAS
Clases de Marcas según su grado
de aptitud distintiva

• Marcas Arbitrarias
• Marcas de Fantasía
• Marcas Evocativas
 Marcas Arbitrarias
• Según la OMPI, las marcas arbitrarias
consisten en palabras que tienen un
significado real. No obstante, el significado
de dichas palabras no tiene relación con el
producto en sí o con ninguna de sus
cualidades (por ejemplo, Apple para una
computadora). No existe asociación
directa entre la marca y el producto, con lo
que se precisan mayores esfuerzos de
publicidad para crear dicha asociación en
la mente del consumidor.
 Marcas de Fantasía
• Se trata de palabras inventadas sin ningún
significado real en ningún idioma (por
ejemplo, Kodak o Exxon). Tienen la
ventaja de resultar fáciles de proteger ya
que es más probable que se consideren
distintivas. No obstante, tienen la
desventaja de que pueden resultar más
difíciles de recordar para los
consumidores y precisar mayores
esfuerzos de publicidad. (OMPI)
 Marcas Evocativas
• Son marcas que evocan algún atributo del
producto o servicio sin llegar a ser
genérico ni descriptivo. Pueden establecer
una asociación directa o indirecta en la
mente de los consumidores entre la marca
y el producto o servicio. Son registrables.
Marcas Figurativas de Fantasía
Marcas Figurativas Arbitrarias
Marcas Figurativas Evocativas

Para distinguir comida Para distinguir productos farmacéuticos

Marcas Mixtas de Fantasía
Marcas Mixtas Arbitrarias
 Marcas Mixtas Evocativas

Para distinguir electrodomésticos

Para distinguir leche

Para distinguir pasteles

Marcas Tridimensionales
 Requisitos para el registro de
Marcas
• 2. Representación Gráfica

• Plasmar gráficamente la marca que se

pretende registrar ya sea mediante una
denominación, figura, logotipo (excepción
marcas no tradicionales cuya
representación gráfica es diferente)
Requisitos para el registro de
Marcas

Representación gráfica

SIKA
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Son las señaladas en los artículos 135 y
136 de la Decisión 486.
• Son de 2 tipos:
1. Prohibiciones absolutas: Artículo 135
(la mayoría están referidas a la falta de
distintividad)
2. Prohibiciones relativas: Artículo 136
(referidas a derechos de terceros- riesgo
de confusión)
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Prohibiciones Absolutas

Signos que no tienen aptitud distintiva:

• GENÉRICOS
• DESCRIPTIVOS
• COLORES AISLADAMENTE CONSIDERADOS
• FORMAS USUALES
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• SIGNOS GENÉRICOS

• Según el Tribunal de Justicia Andino, el signo genérico es aquel que se

utiliza para designar en forma usual y común un articulo determinado.

• Al respecto, el Tribunal, ha señalado:

“Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se

estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el
que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y,
además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad
de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera
registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese
vocablo del uso común para designar un género o una especie de
bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular
de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de
genérico, un producto de otro, no puede constituir marca”.
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• SIGNOS GENÉRICOS

Para distinguir café de la clase 30

Para distinguir productos maíz de la clase 31

Para distinguir productos farmacéuticos

Para distinguir jabones de la clase 3
de la clase 5
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• SIGNOS DESCRIPTIVOS
• Otero Lastres señala que es aquel que
“(...) informa a los consumidores y
usuarios acerca de las características,
funciones, ingredientes, tamaño, calidad,
valor y otras propiedades del producto o
servicio”
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• SIGNOS DESCRIPTIVOS

Para distinguir pastelería y confitería Para distinguir cerveza de la clase 32

de la clase 30

Para distinguir prendas de vestir

Para distinguir preparaciones para de la clase 25
limpiar de la clase 3
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• COLORES AISLADAMENTE CONSIDERADOS

– Artículo 135: No podrán registrarse como

marcas los signos que:

h) consistan en un color aisladamente

considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma específica;
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
COLORES AISLADAMENTE CONSIDERADOS
Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) solicitó el registro de la marca de
producto constituida por el color verde pantone 361 (sin reivindicar forma);
conforme al modelo, para distinguir cacao y preparaciones y bebidas hechas
a partir de cacao; bebidas instantáneas a base de extracto de malta y cacao,
de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
EJEMPLOS DE MARCAS REGISTRADAS QUE CONTIENEN COLORES
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• FORMAS USUALES

– Artículo 135: No podrán registrarse como marcas

los signos que:

c) consistan exclusivamente en formas usuales

de los productos o de sus envases, o en formas o
características impuestas por la naturaleza o la
función de dicho producto o del servicio de que
se trate;
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• FORMAS USUALES
– Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú)
solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma
tridimensional de la clase 32
Prohibiciones para el Registro de
Marcas

FORMAS USUALES
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• DESIGNACIONES USUALES

– Artículo 135: No podrán registrarse como marcas

los signos que:

g) consistan exclusivamente o se hubieran

convertido en una designación común o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje
corriente o en la usanza del país;
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• DESIGNACIONES USUALES

• “Se dice de las designaciones usuales que “son

palabras que no encontraremos en los
diccionarios con las acepciones que éstos les
atribuyen pero sí en el lenguaje de todos los
días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos
pocos cuando se trata de términos más
técnicos” (Jorge OTAMENDI)
Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• DESIGNACIONES USUALES

– Jato…..... Casa
– Chela…… Cerveza
– Taba……. Zapato
– Caña……. Auto
– Cleta……. Bicicleta
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Otras Prohibiciones:

– Signos engañosos en cuanto a la procedencia geográfica, la

naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades
o aptitud para el empleo de los productos o servicios
– Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de
origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o
de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;
– Signos que contengan una denominación de origen protegida para
vinos y bebidas espirituosas
– Signos que reproduzcan o imiten , sin autorización bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los
escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones
oficiales de control y de garantía de los Estados u organización
internacional;
– Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas
costumbres;
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• PROHIBICIONES RELATIVAS: Art. 136 Decisión 486

– Riesgo de confusión o asociación:

• Marca anteriormente solicitada o registrada

• Nombre comercial
• Lema comercial
• Marca notoriamente conocida
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• PROHIBICIONES RELATIVAS: Riesgo de
confusión
• Se analiza verificando:

• Que exista identidad o vinculación entre los

productos o servicios

• Que exista identidad o semejanza entre los

signos confrontados
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Identidad o vinculación entre los productos o
servicios
– Identidad: Los signos confrontados distinguen
los mismos productos o servicios
– Vinculación: Los signos confrontados distinguen
productos o servicios vinculados por compartir
los mismos canales de comercialización, por ser
bienes o servicios complementarios, por tener la
misma finalidad, por tener el mismo público
consumidor, por compartir los mismos medios de
publicidad. Ejemplo: prendas de vestir de la clase
25 con los perfumes de la clase 3, productos
farmacéuticos de la clase 05 con los aparatos e
instrumentos médicos de la clase 10
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Identidad o semejanza entre los signos
confrontados: Fonético, Gráfico, Figurativo,
Conceptual.
– FONETICO: Se analiza si tienen idéntica o
semejante pronunciación y entonación
– GRÁFICO: Se analiza si tienen idénticas o
semejantes gráficas
– FIGURATIVO: Se analiza si tienen idénticas o
semejantes figuras
– CONCEPTUAL: Se analiza si tienen un idéntico o
semejante concepto o significado
Prohibiciones para el Registro de
Marcas
IDENTIDAD FONÉTICA Y SIMILITUDGRÁFICA DE DOS TÉRMINOS

IDENTIDAD FONÉTICA Y SIMILITUD GRÁFICA

“AKTIVATOR” “ACTIVATOR”
SIMILITUD FIGURATIVA E IDENTIDAD CONCEPTUAL
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
• Otras Prohibiciones Relativas:

– Nombre, apellido, firma, título, hipocorístico,

seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una
persona distinta del solicitante

– Infrinja el derecho de propiedad industrial o el

derecho de autor de un tercero
 Prohibiciones para el Registro de
Marcas
Según la RAE
Hipocorístico, ca.
– (Del gr. ὑποκοριστικός, acariciador).
– 1. adj. Gram. Dicho de un nombre: Que,
en forma diminutiva, abreviada o infantil, se
usa como designación cariñosa, familiar o
eufemística; p. ej., Pepe, Charo. U. t. c. s. m.
 Costos de Registro de Marcas y
otros
Costo (nuevos soles)

Registro de marcas y otros signos 486.35

Oposición a las solicitudes de registro 344.35
Cancelación de registros 488.125
Nulidad de Registros 532.50
Renuncia de Derechos sobre un registro 213.00
Modificaciones a Registros 390.50
Renovación de Registros 443.75
Búsqueda Fonética 44.375 (1 clase)
Búsqueda Figurativa 57.155 (1 clase)