TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 053-IP-2008 Interpretacin prejudicial del artculo 136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per; e interpretacin prejudicial de oficio de los artculos 134, 136 literal a) y 224 de la misma Decisin. Marca: G-KRISTAL. Actor: sociedad UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno N 3271-2007. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintin das del mes de mayo del ao dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, por intermedio de su Presidente Doctor Hugo Sivina Hurtado, relativa al artculo 136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N 3271-2007; El auto de 9 de mayo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidi admitir a trmite la referida solicitud de interpretacin prejudicial por cumplir con los artculos 32 y 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artculo 125 del Estatuto; y, Los hechos sealados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Tercero interesado: IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L. b) Hechos El 19 de febrero de 2003, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L. solicit el registro como marca del signo G-KRISTAL, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificacin Internacional de Niza. La sociedad Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Per) formul oposicin sobre la base de su marca notoria CRISTAL.

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Por Resolucin N 014239-2003/OSD-INDECOPI, de 2 de diciembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvi: Declarar INFUNDADA la oposicin formulada por la UNIN DE CERVECERAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Per, e INSCRIBIR () a favor de IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L., de Per, la marca de producto constituida por la denominacin G-KRISTAL (). Contra dicha Resolucin, la Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelacin, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolucin N 01822004/TPI-INDECOPI, de 9 de marzo de 2004, decide: CONFIRMAR la Resolucin N 14239-2003/OSD-INDECOPI () y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto () G-KRISTAL (). Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolucin Nmero Diez de 22 de mayo de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declar INFUNDADA la demanda interpuesta por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston Sociedad Annima Abierta (). Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelacin, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per que decidi confirmar la sentencia apelada del veintids de mayo del ao dos mil seis (). La actora interpuso recurso de casacin contra la sentencia mencionada, la que por providencia de 18 de enero de 2008 emanada de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per manifest que () resulta necesario suspender la tramitacin del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretacin del artculo 136 inciso h) de la Decisin 486; y, cul es la debida aplicacin de ste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia. Por las razones expuestas: SUSPENDIERON la tramitacin del presente proceso judicial (). c) Fundamentos jurdicos de la demanda interpuesta por la Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A. La actora fundamenta su demanda diciendo que S existe similitud entre la denominacin G-KRISTAL y nuestra marca CRISTAL () CRISTAL y G-KRISTAL, contrariamente a lo que afirma el INDECOPI son marcas fontica y grficamente similares. Sostiene que la notoriedad de su marca CRISTAL ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones y afirma que, adems, CRISTAL es una marca renombrada ya que de acuerdo a la doctrina cumple con todos las condiciones para ser calificada como marca renombrada. Manifiesta que la marca CRISTAL, la cual est conformada, es cierto, por una palabra que forma parte de nuestro idioma, la ausencia de originalidad no es bice para que aquella pueda alcanzar la condicin de marca renombrada y que CRISTAL constituye una marca que es conocida por la generalidad del pblico y no slo por los consumidores de cerveza. Afirma que El renombre de la misma resulta inminente y la proteccin ampliada que CRISTAL merece no puede seguir siendo rechazada por el INDECOPI.

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d) Fundamentos jurdicos de la contestacin a la demanda por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual El INDECOPI contesta la demanda diciendo que con el registro otorgado es imposible que la marca CRISTAL pueda verse afecta por un posible riesgo de dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, ello justamente por cuanto si bien resulta una marca notoria no rene los requisitos para ser una marca renombrada y que su calidad de notoria es en relacin a cervezas de la Clase 32. Sostiene que la denominacin CRISTAL/CRYSTAL/KRYSTAL forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, entre ellas, la clase 16 razn por la que no presenta un carcter excepcional o especial que le otorgue el mximo grado de notoriedad (marca renombrada), al grado de verse afectada por la dilucin. e) Fundamentos jurdicos de la contestacin a la demanda por parte del tercero interesado IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L. Sobre la calidad de marca renombrada que afirma tener la demandante dice que desde su punto de vista no lo es ya que la marca CRISTAL, no reviste el carcter de excepcional o carcter especial como lo dice la doctrina, mal puede concedrsele el grado superlativo de marca de renombre y por lo tanto No siendo de renombre la marca CRISTAL, pueden convivir en el mercado diversas marcas que sin causar confusin al pblico consumidor puedan disputarse en el mercado con lealtad. Finalmente afirma que no hay relacin entre los productos que distinguen los signos en conflicto. CONSIDERANDO: Que la norma contenida en el artculo 136 literal h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, cuya interpretacin ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artculo 1 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurdico comunitario, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional tambin con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolucin del proceso, conforme a lo establecido por el artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisin 472), en concordancia con lo previsto en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisin 500); Que, la solicitud de registro del signo como marca G-KRISTAL fue el 19 de febrero de 2003, en vigencia de la Decisin 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de esta normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el Consultante, se interpretar el artculo 136 literal h) de la Decisin 486; y, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 34 del Tratado de

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Creacin del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artculos 134, 136 literal a) y 224 de la Decisin 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretacin prejudicial se transcriben a continuacin: Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina () Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro. Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinacin de palabras; b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los nmeros; e) un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. () Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idnticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rtulo o ensea, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusin o de asociacin; () h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. () Artculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector

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pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (). 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretacin prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. N 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna N 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo GKRISTAL, cumple con los requisitos del artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la misma Decisin. 2. Clases de marcas: denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal instruye a la Corte Suprema Consultante que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretacin prejudicial correspondiente al Proceso 148-IP-2006, de 17 de noviembre de 2006, publicada en la G.O.A.C. N 1468, de 22 de febrero de 2007, marca: COSTA DEL PACFICO, emitida para la causa interna N 63-2005, que fue solicitada por la misma Corte Suprema que ahora hace la consulta. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deber identificar cul de los elementos, el denominativo o el grfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y colocacin, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento grfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habr riesgo de confusin. Caso contrario deber procederse al cotejo entre signos denominativos. Adems, deber tomar en cuenta que dentro de los signos denominativos estn los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o ms palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibicin alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o ms palabras, con o sin significacin conceptual, con o sin el acompaamiento de un grfico (...). (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

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En el supuesto de solicitarse el registro como marca de una denominacin compuesta, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habr de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o ms vocablos que doten al signo de () la suficiente carga semntica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial () (Proceso 13-IP-2001, ya citado). Por tanto, el signo denominativo o mixto que cuente con una denominacin compuesta ser registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o ms vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos tambin le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deber analizar si el signo G-KRISTAL al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusin, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortogrfica, fontica e ideolgica La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretacin prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado. En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusin o de asociacin, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretacin prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse las marcas G-KRISTAL y CRISTAL. Es importante sealar que la comparacin de los signos deber realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinacin del riesgo de confusin o de asociacin corresponde a una decisin del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4. Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba La Decisin 486 en su artculo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. El artculo 228 de la misma Decisin analiza algunos factores que se debern tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensin geogrfica de su utilizacin y promocin dentro o fuera de cualquier Pas Miembro, el valor de la inversin ya sea

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para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el Pas Miembro donde se pretenda su proteccin, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pas miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pas Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que sta adquiera el carcter de notoria, ya que as el consumidor reconocer y asignar dicha caracterstica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categora de marca comn u ordinaria al status de notoria. Al respecto Jorge Otamendi seala que: La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiracin que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptacin por parte del pblico que slo es consecuencia del xito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edicin, Buenos Aires, 2001, p. 341). Para el tratadista Carlos Fernndez-Novoa, la marca notoria es aquella que goza de difusin o lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusin entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca (Fernndez-Novoa, Carlos, p. 32). El Profesor Jos Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: aquella marca que goza de difusin y ha logrado el reconocimiento de los crculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definicin se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusin y el reconocimiento en el mercado por los crculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio. (Otero Lastres, Jos Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que rene la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado () la proteccin especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende caso de haber riesgo de confusin por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputacin de la marca notoria, as como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputacin de aqulla. (Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. N 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: En la concepcin proteccionista de la marca notoria, sta tiene esa clasificacin para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por s sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que

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precisamente han dado a la marca ese status. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artculo 136 de la Decisin 486 prohbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial. La normativa comunitaria prev que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podr acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Adems, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podr impedir a terceros realizar los actos indicados en el artculo 155 de la Decisin 486, estos son: () los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), as como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusin o de asociacin (literal d); los de usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, an para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propsito de informar al pblico, y no sea susceptible de inducirlo a confusin sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artculo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, despus de haber sido introducidos en el comercio de cualquier pas por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada econmicamente a l, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificacin, alteracin o deterioro (artculo 158). (Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.c. N 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). Finalmente, el Tribunal considera que Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca comn, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (). (Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N 253, de 7 de marzo de 1997).

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5. Marca renombrada En la demanda la actora seala que su marca CRISTAL es renombrada, por lo que el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas, o tambin conocidas como marcas de alto renombre () marcas famosas, marcas reputadas, marcas prestigiosas, etc. (Montiano Monteagudo, La proteccin de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, p. 41). La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es slo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusin que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados. (Carlos Fernndez-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). As mismo, ha dicho la doctrina que Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector econmico al que pertenecen lo productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusin excede del sector econmico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el pblico en general () todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son ms ampliamente conocidas por el pblico que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusin de su conocimiento entre el pblico. Si la marca es conocida con carcter general por el pblico de un determinado sector del mercado, se tratar de una marca notoria. Si la marca es conocida con carcter general por todo el pblico y no slo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada. (Alberto Bercovitz, Apuntes de Derecho Mercantil; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espaa, 2003, pp. 466 y 495). Y que Los extraordinarios conocimientos y aceptacin de que gozan las marcas renombradas entre la prctica totalidad del pblico en general precisan del ordenamiento una proteccin igualmente extraordinaria, la cual, adems de incluir la particularmente amplia y extensa interpretacin del riesgo de confusin propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensin del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idnticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no slo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepcin al principio de especialidad del Derecho de Marcas. (Luis Alberto Marco Arcal, Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unin Europea; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, La nocin de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razn de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido ms all de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idntico o similar, que pueda generar dilucin del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestin. (Etienne Sanz de Acedo Hecquet, Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratera; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar tambin que En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo slo a estas ltimas la proteccin contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio. Sin

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embargo, la terminologa y la prctica relativas a esta distincin difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unin de Pars y la OMPI han unificado la proteccin de este tipo de marcas, tutelando ms all de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (). (ngel Garca Vidal, La Recomendacin Conjunta de la Unin de Pars y la OMPI sobre la proteccin de las marcas notoriamente conocidas; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538). La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina no regula de modo expreso la marca renombrada, y la proteccin que brindan sus disposiciones a al signo distintivo notoriamente conocido se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusin conforme a destacada doctrina en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la proteccin de la marca notoria s se encuentra expresamente protegida por el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, tambin va ms all de los principios de territorialidad y de especialidad. Sobre el tema y aclarando la anterior afirmacin, el Tribunal sostiene que el principio establecido en el literal h) del artculo 136 de la Decisin 486, mediante el cual la proteccin excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos del signo distintivo notoriamente conocido, es decir, el que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocido por los consumidores o pblico relevante de la clase de producto o servicio de que se trate, entendindose por aquel no slo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estn involucradas con los productos o servicios antes, durante o despus de su venta. Sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres sobre la Decisin 344, criterio aplicable tambin a la Decisin 486 mediante las normas in comento se le han otorgado caractersticas ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su proteccin a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (). Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisin () le otorga a la marca notoria la misma proteccin y efectos jurdicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad (). (Proceso 41IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 450, de 21 de junio de 1999, marca: SUPERMANI). Se advierte, adems, que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretacin, no contempla la diferenciacin que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la nocin de marca renombrada debe ampliarse a aqul signo que, en razn de su elevada dosis de prestigio en el mercado, ms amplio y globalizado, merecera ser protegido ms all del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idntico o similar que pueda generar dilucin del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestin, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debera aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilizacin menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada; sin embargo, ms all del simple criterio de conexin competitiva.

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6. Conexin competitiva Adems de los criterios referidos a la comparacin entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexin competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestin a productos de diferentes clases, el consultante deber analizar si se trata en efecto de un caso de conexin competitiva. Con relacin a las consideraciones relativas a la conexin competitiva entre productos o servicios, la orientacin jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, seala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexin competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusin de los productos o servicios en una misma clase del nomencltor; (ii) Canales de comercializacin; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relacin o vinculacin entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo gnero de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. El Tribunal ha sostenido que: en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparacin, el consultante habr de tomar en cuenta, en razn de la regla de la especialidad, la identificacin de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicacin en el nomencltor; adems podr hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexin competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al pblico a error, ser necesario que los criterios de conexin, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastar, por s solo, para la consecucin del citado propsito. (Proceso 67-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N 871, de 11 de diciembre de 2002, marca: GOODNITES). En la cita mencionada y para el caso objeto de la presente interpretacin, todo lo relacionado con productos debe ser aplicada a servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre nicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificacin Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, as como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Tambin debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre s para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo debe analizar si la conexin competitiva podra surgir en el mbito de los canales de comercializacin o distribucin de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilizacin de medios de difusin o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a travs de los medios generales de

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publicidad (radio, televisin o prensa), cabe presumir que la conexin entre ellos ser mayor, mientras que si la difusin se realiza a travs de revistas especializadas, comunicacin directa, boletines o mensajes telefnicos, es de presumir que la conexin ser menor. Finalmente, deber considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atencin al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusin entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor comn y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes (...). (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. N 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deber aplicar lo relacionado con productos a servicios En consecuencia el consultante deber tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artculo 136 literal a) de la Decisin 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al pblico a error si, adems de ser idntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomencltor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial comn. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo G-KRISTAL y logotipo, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la misma Decisin. SEGUNDO: El signo que cuente con una denominacin compuesta ser registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o ms vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos tambin le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deber analizar si el signo G-KRISTAL al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relacin con stos, los signos que se pretenden registrar, sean idnticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusin o asociacin a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusin o de asociacin para que se configure la prohibicin de irregistrabilidad.

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El Juez Consultante deber determinar en qu medida el signo solicitado G- KRISTAL y logotipo es similar a la marca registrada CRISTAL y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusin o de asociacin al pblico consumidor. CUARTO: Corresponde a la Administracin y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusin o de asociacin con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretacin prejudicial y que se refieren bsicamente a la identidad o a la semejanza grfica, fontica o ideolgica que pudieran existir entre los signos. QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusin entre el pblico consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos o servicios que l ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por l protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. SEXTO: Adems de los criterios referidos a la comparacin entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexin competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestin a productos diferentes, el Juez Consultante deber analizar si se trata en efecto de un caso de conexin competitiva. SPTIMO: Si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretacin no contempla la diferenciacin que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la nocin de marca renombrada debe aplicarse a aqul signo que, en razn de su elevada dosis de prestigio en el mercado, ms amplio y globalizado, merecera ser protegido ms all del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idntico o similar que pueda generar dilucin del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestin, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debera aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilizacin menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo ms all del simple criterio de conexin competitiva. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica del Per, deber adoptar la presente interpretacin prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N 3271-2007, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como dar cumplimiento a lo previsto en el artculo 128, prrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFQUESE y remtase copia de la presente interpretacin a la Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE

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Olga Ins Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamn SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA