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NFORME PRCTICO MERCANTIL

Cmo reprimir la piratera marcaria mediante el uso complementario de las normas de propiedad industrial y las de competencia desleal* **
Alex SOSA HUAPAYA***

SUMARIO TEMA RELEVANTE

Introduccin. I. La piratera marcaria. II. La nulidad por mala fe. III. La aplicacin complementaria de la Ley de Represin de la Competencia Desleal frente a la piratera marcaria. IV. Es eficaz el uso complementario de las normas de propiedad industrial y las de represin de la competencia desleal para la represin de la piratera marcaria?

MARCO NORMATIVO
Rgimen Comn sobre la Propiedad Industrial, Decisin 486 (01/12/2000): arts. 136, 137, 154, 155, 157, 172, 226, 229, 231 y 259. Disposiciones Complementarias a la Decisin 486 de la Comunidad Andina, Decreto Legislativo N 1075 (28/06/2008): arts. 12 y 98. Ley de Represin de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N 1044 (26/06/2008): arts. 6, 8, 11, 12 y quinta disposicin complementaria final.

Si se registra de manera fraudulenta una marca extranjera en el pas, el titular afectado podra ejercer la accin de nulidad que contempla el sistema de propiedad industrial y adems denunciar la conguracin de un acto de competencia desleal por infraccin a la clusula general. En este artculo se explican las principales caractersticas de estas dos importantes herramientas para la represin de los actos de piratera marcaria, y tambin se analiza la poca ecacia prctica que actualmente tiene en nuestro pas el uso complementario de ambos sistemas debido a que no existen reglas claras al respecto.

INTRODUCCIN Comenzaremos la presente contribucin con un resumen de los hechos controvertidos en un muy interesante caso recientemente resuelto en el Indecopi1. El caso consista en la denuncia por la comisin de actos de competencia desleal planteada por una empresa en contra de una persona natural (dedicada a la importacin y comercializacin de vitaminas y suplementos nutricionales) que, a ttulo personal y a travs de terceros, haba registrado 35 marcas que distinguan suplementos alimenticios reconocidos a nivel internacional, con la nalidad de evitar que los competidores nacionales puedan comercializar dichos productos en el Per, ya que cada vez que estos importaban los referidos productos, el denunciado interpona acciones por infraccin de derechos de marca y denuncias penales.

Durante el transcurso del procedimiento, tanto la Comisin de Fiscalizacin de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisin) como la Sala N 1 de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), calicaron la conducta del denunciado como piratera marcaria y establecieron interesantes criterios en los que: i) se resalt la importancia y preeminencia del sistema de represin de la competencia desleal para el anlisis integral de las conductas investigadas cuando estas se encuentran relacionadas con el uso desleal del sistema de propiedad industrial; dejando abierta la posibilidad de

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El presente artculo ha sido elaborado gracias al invaluable apoyo de Luis Jos Diez Canseco Nez, a quien el autor le dedica las siguientes pginas. El autor agradece los valiosos comentarios de Ricardo Maguia Pardo, Alfredo Lindley-Russo y Fiorella Nez Paz; no obstante, se hace enteramente responsable del contenido de este artculo. Asimismo, quiere dejar constancia que las opiniones plasmadas en este artculo son personales y no comprometen en modo alguno a la institucin en la que realiza sus labores.

*** Secretario Tcnico de la Comisin Permanente de tica del Consejo Nacional de Autorregulacin Publicitaria (Conar). Candidato a Magster de la Maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Ponticia Universidad Catlica del Per. Especialista en Derecho de la Competencia por el Instituto de Estudios Burstiles (IEB), centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. 1 Dicho caso se tramit bajo el Expediente N 138-2008/CCD y fue resuelto en primera y segunda instancia por las Resoluciones Ns 183-2010/CCD-INDECOPI y 1605-2011/SC1-INDECOPI, respectivamente.

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que la declaracin de la deslealtad de la prctica cuestionada, sea tomada en consideracin por las instancias de propiedad industrial; y, ii) se construy un supuesto de deslealtad comercial congurado por el abuso del derecho, el cual, a decir de la Comisin, puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legtimo de un derecho en cualquier mbito del sistema jurdico, con la nalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los dems concurrentes en el mercado2.
MECANISMOS PARA LA REPRESIN DE LA PIRATERA MARCARIA

Cmo reprimir la piratera marcaria?

Propiedad Industrial (Marcas)

Competencia Desleal Principio de Complementariedad relativo

En el presente artculo no se debatir Clusula General: 1) Nulidad por mala Abuso del Derecho ni detallar los criterios antes sealafe (Propuesta: Actos de 2) Nulidad de marca dos, debido a que estamos de acuerObstaculizacin) de agente o repredo con ellos. Sin embargo, s pretensentante demos desarrollar las herramientas con las que cuentan los agentes econmicos para reprimir los actos de piratera marcaria mediante las norMala fe = Acto contrario al principio de competencia por eficiencia = Clusula general mas de propiedad industrial y de represin de la competencia desleal, respectivamente. Del mismo modo, se cuestionar la efectividad prctica del uso complemencompetencia desleal, en virtud del principio de complementariedad relativa6 que existe entre ambas, poseen metario de tales normas, y tambin intentaremos precisar canismos que de manera conjunta pueden servir al verpor qu consideramos que el mencionado caso debi ser dadero titular de la marca extranjera a n de reprimir la aprovechado por la Comisin para incorporar jurisprudenpiratera marcaria. cialmente la gura desarrollada por la doctrina de los actos de obstaculizacin, ms que la construccin del supuesto de deslealtad por abuso del derecho. II. LA NULIDAD POR MALA FE I. LA PIRATERA MARCARIA Podemos denir a la piratera marcaria como el apoderamiento desleal de un signo distintivo3, el cual se presentar, por lo general, con el registro de marcas extranjeras que no se encuentren inscritas en territorio nacional4. Estas marcas sujetas a los actos de piratera, se tratarn por lo general de marcas que gozan de un cierto prestigio y reputacin en el extranjero5. En los siguientes apartados presentaremos cmo las normas de propiedad industrial y las de represin de la La marca extranjera registrada en territorio nacional de manera fraudulenta por un tercero goza de proteccin a travs de la accin de nulidad establecida en el artculo 172 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina. Dicha proteccin se da a travs de la nulidad relativa: i) por obtener un registro de mala fe7 y, ii) por obtener el registro en contravencin con lo dispuesto en el artculo 136, inciso d (marcas de agente o representante). En el primer caso, se declarar la nulidad del registro de la marca cuando se determine que esta ha sido obtenida de mala fe. Esta mala fe debe ser entendida como un

ARAMAYO BAELLA, Abelardo. Competencia desleal por abuso del sistema de propiedad industrial Relacin complementaria o subordinada entre las disciplinas de competencia desleal y propiedad industrial?. En: Derecho de la Competencia. Revista de Derecho Administrativo. Crculo de Derecho Administrativo de la Ponticia Universidad Catlica del Per, Tomo II, N 10, Lima, noviembre 2011, pp. 211-219. RANGEL ORTIZ Horacio. La piratera de marcas y su represin. Mxico, 1989, p. 376. Consulta: 10 de febrero de 2012. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/20/pr/pr19.pdf>. Segn Otamendi: Es el caso de quien registra marcas de terceras personas. As, se considerarn nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conoca o deba conocer que ellas pertenecan a un tercero () generalmente, estos actos de piratera se han dado con respecto a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro pas de un cierto prestigio y notoriedad. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Sexta Edicin. Lexis Nexis, Argentina, 2006, p. 347). OTAMENDI, Jorge. Ibdem y BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo II, segunda edicin, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 322. MASSAGUER FUENTES, Jos. La proteccin jurdica de la marca no inscrita. En: GIMENO-BAYN COBOS, Rafael (Coordinador). Derecho de Marcas. Bosh, Barcelona, 2003, p. 49. El artculo 172 de la Decisin 486 seala respecto a la nulidad relativa por mala fe lo siguiente: () La autoridad nacional competente decretar de ocio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencin de lo dispuesto en el artculo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta accin prescribir a los cinco aos contados desde la fecha de concesin del registro impugnado. ()

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concepto jurdico indeterminado, que opera como una pequea clusula general de deslealtad comercial8 que, por lo general, implica o conlleva ser un acto contrario al principio de competencia por eciencia9 que debe orientar la concurrencia de los agentes econmicos en el mercado. Si bien en el referido artculo no se seala expresamente que el registro fraudulento de marcas extranjeras sea una causa de nulidad de registro, como s lo hace la Directiva 89/104/CEE de la Unin Europea10, el apoderarse de una marca extranjera con la nalidad de obtener benecios econmicos a travs de su explotacin o la obstaculizacin del titular o distribuidores de dicha marca de acceder al mercado nacional, es un acto desleal que debe ser entendido como una obtencin de registro efectuado de mala fe11. El segundo supuesto (nulidad de marca de agente o representante) se trata de un caso de mala fe especco, en el que se declarar la nulidad de la marca que sea idntica o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el pas miembro o en el extranjero12. Este tipo de registro fraudulento, se caracteriza por la concurrencia de tres elementos: i) la preexistencia de una marca protegida en el extranjero, ii) la solicitud u obtencin del registro en el Per por quien resulte ser, a estos efectos, agente o representante del titular de la marca extranjera13; y, iii) la falta de justicacin por parte del agente o representante de la solicitud u obtencin del registro14. En estos casos, la mala fe del titular fraudulento consiste en que siendo o habiendo sido agente o representante de un titular de una marca registrada en el extranjero, la registre en territorio nacional sin autorizacin de este. As, bastar que el solicitante de la nulidad acredite la existencia de los elementos i) y ii), y que el titular fraudulento no pueda acreditar el elemento iii), para que la autoridad nacional competente pueda declarar la nulidad del registro. Cosa distinta sucede cuando no existe una relacin de agencia o representacin entre el titular de la marca extranjera y el titular fraudulento, pues en estos casos el solicitante de la nulidad deber acreditar la mala fe en la obtencin del registro, lo cual evidentemente no va a ser nada fcil, ya que por lo general, no existirn pruebas concretas que puedan demostrar el acto desleal del titular pirata. Algunos elementos que podran permitir a la Administracin determinar que existi mala fe en la obtencin del registro son los siguientes: 1. Que el titular de la marca haya conocido previamente la marca extranjera. En efecto, el conocimiento previo de la existencia de la marca extranjera coloca al titular de la marca en una posicin originaria de mala fe respecto de ese registro, toda vez que no se encuentra ningn motivo para justicar que tras un conocimiento previo de la marca no se esconda una conducta basada en la mala fe15. Ello en la medida que quien solicita el registro es consciente de que existe una marca idntica o similar en el extranjero que distingue los mismos productos o servicios con xito16.

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FERNNDEZ-NVOA, Carlos. Nulidad y Caducidad. En: Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons Ediciones Jurdicas y Sociales, Madrid, 2009, p. 736. Este postulado, de carcter netamente econmico, consiste en que los agentes econmicos deben competir en el mercado y tratar de mejorar su situacin explotando sus propias prestaciones. Dicho desde otra perspectiva, esto signica que el progreso de dichos agentes en el mercado no puede hacerse levantando obstculos a la labor que llevan a cabo sus competidores (EMPARANZA SOBEJANO, Alberto. El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia. Civitas, Madrid, 2000, p. 104). En efecto, al regular las prohibiciones y causas de nulidad relativas, el inciso g) del artculo 4.4. de la referida la Directiva 89/104/CEE seala que: Asimismo, cualquier Estado miembro podr disponer que se deniegue el registro de una marca o si est registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: () g) La marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentacin de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que contine utilizndose all siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.

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En efecto, el registrar una marca con la nalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal se encuentra prohibido en virtud de lo dispuesto en el artculo 137 de la Decisin 486. Este artculo es aplicable tanto para presentar oposiciones a solicitudes de registro como para solicitar la nulidad relativa de la marca por mala fe. En este mismo sentido, consideramos pertinente mencionar lo dispuesto en el artculo 12 del Decreto Legislativo N 1075 que seala lo siguiente: [L]a prelacin en el derecho de propiedad industrial se determinar por el da y hora de presentacin de la solicitud de registro. La prelacin a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocer tal prelacin cuando quede demostrado lo contrario (el resaltado es nuestro).

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Decisin 486 Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () d) sean idnticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusin o de asociacin, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pas Miembro o en el extranjero;

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Segn Massaguer. [A] estos efectos, se tiene por agente a toda persona que independientemente y en nombre propio o en nombre ajeno se dedique, en un sentido econmico, a la distribucin de los productos o servicios de un tercero en el mercado. Debe comprenderse en esta nocin de agente, por ello, tanto al agente comercial en sentido propio, como al concesionario o distribuidor exclusivo (), al distribuidor seleccionado, al distribuidos no exclusivo ni seleccionado, al franquiciado () pero tambin al licenciatario de una patente, know how u otra modalidad de propiedad industrial o intelectual; no merece esta consideracin, en cambio, el simple comprador o adquiriente de los productos o servicios. De su lado, la nocin de representante comprende a todos los auxiliares dependientes y al comisionista () No se exige, en cambio, que la solicitud de la marca en Espaa se presente durante la vigencia de la relacin de agencia o representacin, por lo que a estos efectos debe considerarse marca de agente o representante tanto a la solicitada tras el establecimiento de la relacin de agencia o representacin, como a la solicitada antes de celebrar el contrato correspondiente, esto es, durante los tratos preliminares, o incluso una vez nalizada aquella relacin (MASSAGUER FUENTES, Jos. Ob. cit., p. 60). Es importante precisar que debe existir (o debe haber existido) alguna relacin contractual entre el titular de la marca y el titular fraudulento, de lo contrario estaramos frente a una nulidad relativa de mala fe en general y no el tipo especco de marca de agente o representante. Ibdem, p. 59. GARCA DE CORTZAR FAJARDO, Isabel. La mala fe en el procedimiento de la ICANN. En: Actas de Derecho Industrial. Tomo 28, Marcial Pons, Madrid, Ao 2007-2008, pp. 243-244. Sobre el particular, Bertone y Cabanellas De Las Cuevas, sealan que: () el titular del registro cuya nulidad se pretende debe tener conocimiento de la situacin fctica antedicha, o sea el uso y reputacin de la marca, o bien encontrarse en una posicin tal que esa situacin sea de conocimiento presumible o que tal conocimiento deba ser tenido por un buen hombre de negocios (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. cit., p. 325).

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2. Que el uso de la marca extranjera idntica o confundible con la registrada por el titular fraudulento debe ser real y efectivo. Esto implica que se deber probar que el uso de dicha marca es actual y que los productos o servicio que distingue tengan una importante demanda o cuota de mercado en el rubro de inters. Cabe sealar que quien interpone la nulidad no tiene que probar la notoriedad de la marca extranjera. Si se est frente a este supuesto, debe aplicarse la nulidad relativa por ser un registro contrario al artculo 136, inciso h) de la Decisin 48617, en lugar de la nulidad por mala fe en el registro. 3. El n especulativo del registro. Existe mala fe en el registro cuando este ha sido inscrito con la nalidad de vender o licenciar el uso de la marca al titular de la marca idntica o confundible en el extranjero18. La doctrina considera que este ser un medio probatorio idneo para acreditar la mala fe del titular de registro de una marca idntica a la marca extranjera, debido a que demuestra la conducta desleal del titular pirata y el conocimiento previo de la existencia de la marca en el extranjero, toda vez que dicho acto no podra atribuirse a una simple coincidencia. Sin perjuicio de lo expuesto, si la marca registrada es solo semejante (o confundible), la Administracin deber evaluar este medio probatorio en virtud del carcter arbitrario, evocativo o de fantasa de la marca en cuestin, toda vez que mientras mayor fuerza distintiva tenga el signo, ms extrao ser que su registro haya sido producto de la coincidencia19. 4. Finalidad de impedir el acceso al mercado. Para que este medio probatorio sea susceptible de acreditar la mala fe del titular del registro, se debe probar que: i) dicha marca ha sido registrada para impedir que el titular de la marca en el extranjero o terceros distribuidores (autorizados o no) puedan ingresar sus productos al mercado, con la nalidad de obtener un benecio econmico directo como es el conseguir ser el nico comercializador de dicha marca en el mercado o mediante la venta de dicha marca a quien debera ser su verdadero titular; o, ii) la marca registrada es idntica o confundible con una marca extranjera que distingue productos o servicios que compiten con los del titular fraudulento. En este caso, el pirata registra la marca con nes exclusorios, toda vez que con dicho registro pretender obstaculizar el acceso al mercado de una marca competidora. En ambos casos, el titular fraudulento por lo general obstaculizar el acceso al mercado a travs de la interposicin de acciones legales, como por ejemplo, la interposicin de acciones por infraccin al derecho de marcas. Como hemos podido apreciar, nuestro sistema de propiedad industrial cuenta con mecanismos para proteger las marcas extranjeras no inscritas, no obstante regirse por un sistema constitutivo de derechos (en realidad, mixto de registro y uso20). Sin embargo, estos mecanismos de proteccin no son completos, toda vez que quien debera ser el verdadero titular de la marca registrada de manera fraudulenta, carecer de las acciones de defensa de marca con las que cuenta cualquier titular y en casos como el que sirve de ejemplo, no contar con una herramienta ecaz que le permita reprimir un acto de piratera marcaria sistemtico, como es el registro de 35 marcas fraudulentas, debido a que la accin de nulidad se interpone por cada registro, analizndose cada caso en particular. En efecto, si el agente afectado contara nicamente con la accin de nulidad para reprimir esta gura, no le quedara ms que interponer 35 acciones de nulidad con la nalidad de que el titular fraudulento no obtenga medidas cautelares a su favor al interponerle acciones por infraccin al derecho de marca. Luego de ello, tendra que esperar sentado a que la Administracin resuelva cada una de ellas. Asimismo, es importante precisar que mediante la interposicin de nulidades, el agente afectado no podr lograr la interposicin de medidas correctivas, sanciones e incluso medidas cautelares que le permitan concurrir en el mercado con tranquilidad.

Por su parte, Fernndez-Nvoa seala que una forma de probar este conocimiento previo es mediante documentos que acrediten que entre el titular de la marca en el extranjero y el titular pirata hayan existido tratos o relaciones concernientes a la marca o si se prueba que el titular pirata hubiese participado activamente en una exposicin o feria en la que estuvieron presentes los productos o servicios distinguidos por la marca extranjera (FERNNDEZ-NVOA, Carlos. Ob. cit., p. 738). En esa misma lnea, Otamendi seala que este conocimiento previo tambin puede suponerse cuando se acredite que el titular pirata es un comerciante dedicado a la explotacin del mismo ramo (OTAMENDI, Jorge. Ob. cit., p. 351). 17 Decisin 486 Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 18 Sobre las marcas especulativas, Otamendi sostiene que la Ley de Marcas est al servicio del comercio. La marca se registra para sea usada, aun cuando se admitan las marcas de defensa. La obligacin de usar la marca conrma esto con claridad. Quien legtimamente solicita el registro de una marca no puede verse impedido de obtenerlo por quien jams pens usar la marca oponente sino solo hacer un negocio con la misma. La norma no prohbe la venta de las marcas, solo prohbe el negocio habitual de venta y la especulacin con marcas. Cualquier titular de una marca que no desee usarla ms o que decida que no ha de utilizarla, puede vender su marca y obtener una buena ganancia con ello. Lo que no puede hacer es dedicarse a ello con habitualidad (Ob. cit., p. 353). El resaltado es nuestro. 19 20 Ibdem, p. 351. Esto, en la medida que coexisten disposiciones que apuntan hacia una acentuada aplicacin del principio de inscripcin registral (artculo 154 de la Decisin 486) con otras que reconocen el principio de prioridad en el uso para el nacimiento del derecho (artculo 229, literal a) de la Decisin 486) y la facultad atribuida al titular de una marca notoria y no inscrita del ius prohibendi que le permite perseguir conductas susceptibles de generar confusin (artculo 231 de la Decisin 486). (SCHIANTARELLI GONZALES, Juan Pablo. La aplicacin de las normas sobre publicidad comercial: un enfoque desde la ptica de las normas sobre competencia desleal y propiedad industrial. En: Ius Et Veritas. N 29, Ponticia Universidad Catlica del Per, Lima, 2004, p. 67).

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Conforme se ha sealado con anterioridad, las relaciones entre las normas de propiedad industrial y las normas contra la competencia desleal estn presididas por un principio de complementariedad relativo, por el que ser correcto acudir a la legislacin contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilizacin de bienes inmateriales que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad intelectual o que, sindolo, no hayan cumplido con los requisitos formales de proteccin o hayan dejado de estarlo (a consecuencia del transcurso de su plazo de vigencia), as como para impedir a terceros la realizacin de actos de explotacin que igualmente por su naturaleza o por sus consecuencias, no queden comprendidos entre los que abarca el contenido del ius prohibendi reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial21. Para que se haga efectivo esto, ser preciso que el uso de bienes inmateriales protegidos o susceptibles de ser protegidos mediante las normas de propiedad industrial sea objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial o, en su caso, congure alguno de los actos desleales enunciados en la Ley de Represin de la Competencia Desleal - Decreto Legislativo N 1044 (en adelante, LRCD), siempre que los aspectos y efectos de la conducta combatida valorados a la luz de las normas contra la competencia desleal y de la propiedad industrial, no sean los mismos22. As, ante un acto de piratera marcaria, el agente afectado podr acudir de manera complementaria a la LRCD, denunciando la conguracin de un acto de competencia desleal por infraccin a la clusula general de la referida norma, toda vez que, como se ha visto, el registrar una marca extranjera a efectos de explotarla comercialmente y obtener benecios econmicos de una obstaculizacin del acceso al mercado del titular de esta en el extranjero, es un acto contrario al principio de competencia por eciencia, es decir, un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia de una economa social de mercado. III. LA APLICACIN COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REPRESIN DE LA COMPETENCIA DESLEAL FRENTE A LA PIRATERA MARCARIA 1. La clusula general Conforme se ha adelantado en apartados anteriores, un acto de competencia desleal es todo aquel que no se sustente en la eciencia de las propias prestaciones. Y es as como precisamente debe ser entendido el artculo 6.2 de la LRCD que seala que: Un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economa social de mercado. En efecto, la buena fe empresarial contenida en la clusula general es un concepto de tipo objetivo que exige a los agentes econmicos competir sobre la base del principio de competencia por eciencia. Ello signica que los agentes econmicos deben concurrir en el mercado buscando su xito a travs de la ms atractiva combinacin de precio, calidad y condiciones de contratacin. En ese sentido, toda conducta que carezca de una justicacin razonable desde el punto de vista de las estrategias y comportamientos conformes con dicho principio, ser una conducta contraria a la buena fe empresarial, es decir, un acto de competencia desleal23. La LRCD presenta un listado enunciativo de conductas que constituyen actos de competencia desleal24, el cual solo contiene disposiciones descriptivas que permitirn a los agentes econmicos determinar los contornos de las conductas prohibidas bajo el alcance de la clusula general expresada en el artculo 6 precitado, que es propiamente la que establece la prohibicin y sancin sobre tales conductas. As, los actos de competencia desleal son objeto de una tipicacin combinada, en la medida que toda imputacin deber encontrarse basada en la clusula general y adems, en la indicacin de aquella conducta enunciada por la LRCD que corresponda25. Ahora bien, las conductas enunciadas en la LRCD no son las nicas mediante las que se conguran los actos de competencia desleal. Son solo las ms comunes, evidentes o las que se han presentado con ms frecuencia en la prctica, pues los actos contrarios al principio de competencia por eciencia pueden presentarse bajo distintas modalidades de acuerdo a la evolucin de los mercados. Por ello, la clusula general acta como una vlvula de autorregulacin del sistema26, toda vez que asegura su adaptacin a las cambiantes circunstancias del mercado que trae consigo la aparicin de nuevos actos desleales y permite especialmente que los comportamientos ahora extravagantes a los actos enunciados, puedan someterse al control de la LRCD. As, la aplicacin de la clusula general procede precisamente para reprimir conductas que no han encontrado acomodo entre los supuestos de hecho enunciados en la LRCD. Dentro de los actos no enunciados que pueden ser reprimidos mediante la aplicacin autnoma de la clusula general, la doctrina ha desarrollado la gura de los actos de obstaculizacin, la cual se proceder a denir a continuacin.

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MASSAGUER FUENTES, Jos. Ob. cit., pp. 49-50. dem. MASSAGUER FUENTES, Jos. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas, Madrid, 1999, pp. 150-154. Dentro de las cuales tenemos a los actos de engao, confusin, explotacin indebida de la reputacin ajena, denigracin, actos de comparacin, de equiparacin, entre otros enunciados en la LRCD. STUCCHI LPEZ RAYGADA, Pierino. Los actos de competencia desleal que distorsionan la valoracin de la oferta en la nueva Ley de Represin de la Competencia Desleal. En: Revista de Derecho. Universidad de Piura, Lima, 2009, p. 18. MASSAGUER FUENTES, Jos. Ob. cit., p. 152.

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2. Actos de obstaculizacin En apartados anteriores se ha sealado, que la nulidad por mala fe constituye la herramienta que brinda el sistema de propiedad industrial al agente afectado para hacer frente a la conducta del titular fraudulento. Igualmente se destac que dicha herramienta resultaba inecaz en el caso tomado como ejemplo. En efecto, si se est frente a una persona que ha registrado de manera fraudulenta 35 marcas con la nalidad de evitar que los competidores nacionales puedan comercializar dichos productos en el Per, existe una conducta integral detrs de estos registros que no puede analizarse a travs de la gura de la nulidad por mala fe; pues esta analiza los cuestionamientos realizados sobre cada marca en particular. Por ello se seal que si el agente afectado quera salvaguardar de alguna manera sus derechos utilizando nicamente el sistema de propiedad industrial, tena que presentar un nmero similar de acciones de nulidad de registro; lo cual no solo poda resultar ineciente, sino tambin excesivamente costoso, considerando que hubiera tenido que pagar 35 veces la tasa por presentacin de accin de nulidad. Ahora bien, luego de haber valorado en el apartado anterior la naturaleza de la clusula general de la LRCD, debe quedar claro que el registrar signos distintivos de productos que se fabrican en el extranjero para constituirse como el nico distribuidor de estos en el mercado peruano, obstaculizando mediante acciones legales el acceso al mercado a otros distribuidores que pretendan comercializar dichos productos; constituye una clara actuacin que violenta la buena fe empresarial; la que, al no ubicarse dentro de los supuestos desleales enunciados en la LRCD, se debe reprimir por la clusula general. Es en este mismo sentido que resolvi la Comisin, pero estableciendo que la conducta denunciada constituira un acto de competencia desleal por abuso del derecho, supuesto de deslealtad comercial construido en virtud de dicho procedimiento, el cual, segn la denicin realizada por la Comisin, puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legtimo de un derecho en cualquier mbito del sistema jurdico, con la nalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los dems concurrentes en el mercado. Si bien no estamos en contra de la construccin conceptual de dicho supuesto de deslealtad comercial, consideramos que la Comisin pudo adems de incluir jurisprudencialmente este supuesto, plasmar en su resolucin la gura de los actos de obstaculizacin que, de acuerdo con la doctrina especializada, es la gura que mejor se adecua al caso que hemos tomado de ejemplo, como veremos a continuacin. Los actos de obstaculizacin se denen como aquellos actos que, sin contar con una justicacin objetiva, afectan negativamente la posicin concurrencial de un tercero o de cualquier forma intereren el normal desarrollo de su actividad comercial en el mercado27, teniendo por efecto, real o potencial, el impedirle acceder o aanzarse en l o introducir o aanzar en l alguna de sus prestaciones, sin perjuicio de que en ocasiones procuren o sean adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio28 29. Segn Massaguer30, el supuesto que puede considerarse arquetpico de este tipo de actos es la apropiacin de signos distintivos ajenos. Y es que como se puede apreciar de la denicin de este acto de deslealtad comercial, es la gura que debi aplicar la Comisin, toda vez que con la interposicin objetivamente injusticada de acciones por infraccin a los derechos de marca (y denuncias de tipo penal) a los distribuidores que pretendan importar los productos o al titular de la marca en el extranjero, el titular fraudulento impidi el acceso al mercado de dichos productos en el primer caso y obstaculiz el acceso al mercado del titular de la marca en el extranjero en el segundo, logrando con ello una ventaja competitiva (como es el ser el nico agente distribuidor de dichos productos en el pas) que no corresponde a su propio esfuerzo o de la mejora de su oferta. Del mismo modo, es importante precisar que bajo la gura de los actos de obstaculizacin, se puede reprimir la conducta desleal del titular que registre marcas extranjeras con el n de vendrsela o licencirsela a su verdadero titular cuando este pretenda ingresar al mercado (n especulativo del registro) y cuando el titular fraudulento registre marcas (idnticas o confundibles) de productos o servicios de sus competidores en el extranjero con la nalidad de obstaculizarles el acceso al mercado. Ahora bien, es del caso precisar que este supuesto de deslealtad comercial no se limita nicamente a reprimir actos derivados del abuso del derecho, pues tambin se pueden reprimir a travs de esta gura prcticas tales como la destruccin o eliminacin del material publicitario ajeno31, el bloqueo de las comunicaciones32 (telfono, correo electrnico, pgina web, seales televisivas, etc.)33, la

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Ibdem, p. 158. Ver: Sentencia A.P. Barcelona 160/2011, de 12 de abril. Si bien en el presente artculo denimos a los actos de obstaculizacin de acuerdo a lo desarrollado por la doctrina espaola, consideramos importante precisar que para Garca Menndez, los actos de obstaculizacin son todos aquellos actos desleales aptos para impedir injusticadamente el normal desenvolvimiento de las actividades de un agente econmico o para desestabilizar la organizacin de los factores productivos y la estructura logstica en un momento previo a la introduccin del producto o servicio en el mercado (GARCA MENNDEZ, Sebastin Alfredo. Competencia Desleal. Actos de desorganizacin del competidor. Primera edicin, Lexis Nexis Argentina, 2004, p. 176). Resaltado agregado. En sus propias palabras: El supuesto que puede considerarse arquetpico de este grupo de casos es la apropiacin de signos distintivos ajenos. Aqu pueden encuadrarse los casos de registro de marcas renombradas ajenas con riesgo de dilucin o de desprestigio, as como en general los supuestos de registro indebido de marcas ajenas (); en este sentido, se ha estimado competencia desleal el intento de apropiacin a travs del registro de ciertas marcas ajenas. Esto mismo vale para la apropiacin de cualquier otra clase de signo distintivo, registrado o no registrado, tpico o atpico, como sera el caso de la apropiacin de una marca u otro signo distintivo ajeno como nombre de dominio o como denominacin social (MASSAGUER FUENTES, Jos. Ob. cit., pp. 157-158). dem. GARCA MENNDEZ, Sebastin Alfredo. Ob. cit., p. 180. Un ejemplo de este caso podra ser el acto por el cual un agente o representante de una empresa registra como dominio el nombre de esta sin su autorizacin con la nalidad obstaculizar su reciente actividad econmica. Puede existir un n especulativo detrs de esta conducta.

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persecucin y amenaza a los vendedores del competidor para interrumpir las ventas34, la compra de un local donde el competidor es inquilino a los efectos de no renovarle el contrato o desalojarlo35, la adquisicin de la produccin de un competidor para eliminar sus productos del mercado36, etc., siempre que tengan como efecto, real o potencial, impedir acceder al mercado al agente a quien se dirige la conducta, aanzarse en l o introducir o aanzar en l alguna de sus prestaciones. A modo de ejemplo del primero de los casos mencionados en el prrafo anterior, tenemos el procedimiento resuelto por la Sala mediante Resolucin N 034-2008/SC1INDECOPI37, en el que consider como un acto contrario a la buena fe empresarial la conducta de una empresa distribuidora del Grupo Backus destinada a obstaculizar la actividad publicitaria de la cerveza Franca Especial mediante el retiro de los anuncios grcos colocados en bodegas o la superposicin de anuncios de los productos de Backus sobre los de una empresa que distribua en el mercado la cerveza de marca Franca Especial. Otro caso interesante que se hubiese podido reprimir a travs de la gura de los actos de obstaculizacin (a pesar de que se trat de incluir dentro de la gura doctrinaria del boicot desleal38) es el que se present bajo el Expediente N 151-2004/CCD39 en el que la Sala consider como un acto contrario a la buena fe empresarial, el puesto en marcha por una entidad nanciera que mantena desde haca tiempo, una relacin crediticia con determinados clientes y que ante el ingreso al mercado de una entidad nanciera competidora que ofreca condiciones comerciales ms favorables (como un nuevo crdito para que los clientes cancelaran los montos adeudados con la primera empresa mediante un cheque de gerencia emitido en favor de esta), la entidad nanciera denunciada empez a tratar de impedir la migracin de sus clientes, rechazando los cheques de gerencia y obstruyendo dicha migracin al no informar sobre los montos totales de las deudas pendientes e, incluso, dilatando la recepcin de pagos en efectivo. Como se puede apreciar del caso descrito, el denunciado a travs de diversos actos que obstaculizaron la migracin de sus clientes a la entidad nanciera competidora que pretenda ingresar al mercado ofreciendo una oferta ms atractiva, pudo tener como efecto que esta no pueda aanzarse en el mercado, generando con ello un claro acto de obstaculizacin de acuerdo a la denicin expuesta en el presente artculo. Es importante precisar que la gura de los actos de obstaculizacin se aplica en el Derecho Comparado (especcamente en Espaa) a travs de la clusula general, pues forma parte de los actos de competencia desleal no enunciados como son los actos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, actos de agresin, los actos de boicot, entre otros; por lo tanto, su incorporacin jurisprudencial solo hubiera generado la denicin de un supuesto de deslealtad comercial ms, el cual consideramos tendra un efecto positivo en el mercado as como el que se genera con la construccin conceptual del supuesto desleal del abuso del derecho, debido a que los agentes econmicos tomaran conocimiento de este tipo desleal no enunciado y guardaran las precauciones necesarias para no incurrir en ellos, o por lo menos, sabran frente al riesgo de sancin al que se someteran en caso de cometerlos.

ALCANCES DE LA PROTECCIN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DEL SISTEMA DE REPRESIN DE LA COMPETENCIA DESLEAL NULIDAD DE REGISTRO POR MALA FE Decisin 486 Artculo 172.() La autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencin de lo dispuesto en el artculo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. () Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () INFRACCIN A LA CLUSULA GENERAL Decreto Legislativo N 1044 - Ley de Represin de la Competencia Desleal Artculo 6.- Clusula general.() Un acto de competencia desleal es aqul que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economa social de mercado.

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GARCA MENNDEZ, Sebastin Alfredo. Loc. cit. dem. dem. Tramitado bajo Expediente N 201-2007/CCD. Consideramos que no se debi tratar de encasillar este caso dentro de la gura del boicot desleal, pues de acuerdo a la doctrina, dicho supuesto se trata de un comportamiento contrario a la competencia eciente, que busca la consecucin de una mejora en la posicin del boicoteador induciendo a otros sujetos (los requeridos) a que cancelen las relaciones comerciales con sus competidores (boicoteados), en lugar de potenciar sus propias prestaciones, como correspondera en consonancia con el referido principio (EMPARANZA SOBEJANO, Alberto. Ob. cit., p. 186). As, esta conducta requiere de la intervencin de, por lo menos, tres tipos de agentes, los cuales se denominan el boicoteador, los requeridos y el boicoteado; requisito que no se cumple en el caso descrito con la falta de agentes requeridos que realicen conjuntamente con los boicoteadores el acto desleal en perjuicio del boicoteado. Resuelto en ltima instancia administrativa mediante Resolucin N 0301-2007/TDC-INDECOPI.

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d) sean idnticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusin o de asociacin, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pas Miembro o en el extranjero; () Mala fe: Concepto jurdico indeterminado, que opera como una pequea clusula general de deslealtad comercial que, por lo general, implica o conlleva ser un acto contrario al principio de competencia por eficiencia que debe orientar la concurrencia de los agentes econmicos en el mercado. Competencia desleal: Un acto de competencia desleal es todo aquel que no se sustente en la eficiencia de las propias prestaciones. As, la buena fe empresarial contenida en la clusula general es un concepto de tipo objetivo que exige a los agentes econmicos competir sobre la base del principio de competencia por eficiencia. Ello significa que los agentes econmicos deben concurrir en el mercado buscando su xito a travs de la ms atractiva combinacin de precio, calidad y condiciones de contratacin. En ese sentido, toda conducta que carezca de una justificacin razonable desde el punto de vista de las estrategias y comportamientos conformes con dicho principio, ser una conducta contraria a la buena fe empresarial, es decir, un acto de competencia desleal.

Elementos que podran permitir a la Administracin determinar que existi mala fe en la obtencin del registro: 1. Que el titular de la marca haya conocido previamente la marca extranjera. En efecto, el conocimiento previo de la existencia de la marca extranjera coloca al titular de la marca en una posicin originaria de mala fe respecto de ese registro, toda vez que no se encuentra ningn motivo para justificar que tras un conocimiento previo de la marca no se esconda una conducta basada en la mala fe. Ello en la medida que quien solicita el registro es consciente de que existe una marca idntica o similar en el extranjero que distingue los mismos productos o servicios con xito. 2. Que el uso de la marca extranjera idntica o confundible con la registrada por el titular fraudulento debe ser real y efectivo. Esto implica que se deber probar que el uso de dicha marca es actual y que los productos o servicio que distingue tengan una importante demanda o cuota de mercado en el rubro de inters (No se requiere probar la notoriedad de la marca extranjera). 3. El fin especulativo del registro. Existe mala fe en el registro cuando este ha sido inscrito con la finalidad de vender o licenciar el uso de la marca al titular de la marca idntica o confundible en el extranjero. La doctrina considera que este ser un medio probatorio idneo para acreditar la mala fe del titular de registro de una marca idntica a la marca extranjera, debido a que demuestra la conducta desleal del titular pirata y el conocimiento previo de la existencia de la marca en el extranjero, toda vez que dicho acto no podra atribuirse a una simple coincidencia. Sin perjuicio de lo expuesto, si la marca registrada es solo semejante (o confundible), la Administracin deber evaluar este medio probatorio en virtud del carcter arbitrario, evocativo o de fantasa de la marca en cuestin, toda vez que mientras mayor fuerza distintiva tenga el signo, ms extrao ser que su registro haya sido producto de la coincidencia. 4. Finalidad de impedir el acceso al mercado. Para que este medio probatorio sea susceptible de acreditar la mala fe del titular del registro, se debe probar que: i) dicha marca ha sido registrada para impedir que el titular de la marca en el extranjero o terceros distribuidores (autorizados o no) puedan ingresar sus productos al mercado, con la finalidad de obtener un beneficio econmico directo como es el conseguir ser el nico comercializador de dicha marca en el mercado o mediante la venta de dicha marca a quien debera ser su verdadero titular; o, ii) la marca registrada es idntica o confundible con una marca extranjera que distingue productos o servicios que compiten con los del titular fraudulento. En este caso, el pirata registra la marca con fines exclusorios, toda vez que con dicho registro pretender obstaculizar el acceso al mercado de una marca competidora. En ambos casos, el titular fraudulento por lo general obstaculizar el acceso al mercado a travs de la interposicin de acciones legales, como por ejemplo, la interposicin de acciones por infraccin al derecho de marcas. COMISIN DE SIGNOS DISTINTIVOS Dispone la nulidad del registro de la marca por haberse obtenido de mala fe (tanto por un tercero ajeno al verdadero titular como por su agente o representante). COMISIN DE FISCALIZACIN DE LA COMPETENCIA DESLEAL Declara la infraccin a la clusula general por acto contrario al principio de competencia por eficiencia. CCD crea modalidad de deslealtad comercial no enunciada para reprimir actos de piratera marcaria: Abuso del Derecho: puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legtimo de un derecho en cualquier mbito del sistema jurdico, con la finalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los dems concurrentes en el mercado. De acuerdo a lo desarrollado en el presente artculo, la CCD pudo traer a colacin la figura desleal de los Actos de Obstaculizacin desarrollada por la doctrina: Los actos de obstaculizacin se definen como aquellos actos que, sin contar con una justificacin objetiva, afectan negativamente la posicin concurrencial de un tercero o de cualquier forma interfieren el normal desarrollo de su actividad comercial en el mercado, teniendo por efecto, real o potencial, el impedirle acceder o afianzarse en l o introducir o afianzar en l alguna de sus prestaciones, sin perjuicio de que en ocasiones procuren o sean adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio.

IV. ES EFICAZ EL USO COMPLEMENTARIO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE REPRESIN DE LA COMPETENCIA DESLEAL PARA LA REPRESIN DE LA PIRATERA MARCARIA? Para nalizar, se intentar cuestionar la ecacia prctica del uso conjunto de las normas de propiedad industrial y

de represin de la competencia desleal para constreir actos de piratera marcaria en nuestro pas, pues si bien resulta positivo el empleo complementario de la LRCD para reprimir la conducta integral que se encuentra detrs del registro fraudulento de marcas para impedir el acceso de agentes al mercado; el hecho que la Comisin o la Sala no puedan interponer medidas correctivas a estas conductas

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hasta que los rganos resolutivos de signos distintivos resuelvan las respectivas nulidades de registro y solo sirvan sus pronunciamientos para ser considerados al momento de determinar la mala fe del titular cuyo registro ha sido cuestionado; convierten a este uso complementario de sistemas en una herramienta poco ecaz, toda vez que el agente afectado as obtenga una resolucin favorable en el mbito de la competencia desleal, no podr solicitar medidas cautelares que le permitan concurrir con tranquilidad en el mercado en sus procedimientos de nulidad, pues como sabemos, estas no pueden solicitarse en este tipo de procedimientos. As, el titular afectado solo podr alcanzar un total acceso al mercado cuando se resuelvan los procedimientos de nulidad de registro, lo cual puede generar incentivos perversos en los agentes que pretendan recurrir a estos actos de piratera marcaria, toda vez que al conocer que estos actos no podrn ser suspendidos ni por las comisiones de propiedad industrial ni de competencia desleal a travs de medidas cautelares o medidas correctivas y que por el contrario, ellos podrn impedir el acceso al mercado a sus competidores a travs de medidas cautelares solicitadas en las acciones por infraccin que interpongan, llegarn a la conclusin que podrn obstaculizar efectivamente a sus competidores sin que la Administracin pueda hacer nada al respecto. Mxime, si se aprecia que la duracin de la tramitacin de estos procedimientos puede estar por encima de los tres aos40. Por ello, para que se haga ecaz el principio de complementariedad relativo entre los rganos resolutivos de competencia desleal y propiedad industrial resulta necesario que existan reglas claras con las que no contamos hasta la fecha, tal como se desprende de la LRCD41 y del Decreto Legislativo N 1075 - Disposiciones Complementarias a la Decisin 486 de la Comunidad Andina42, en las que solo se establecen las competencias de los rganos resolutivos de competencia desleal y propiedad industrial respecto de los actos de confusin y explotacin de la reputacin ajena, cuando en estos actos no se agota la relacin entre ambas materias, pues existen otros supuestos43, como el que hemos analizado en el presente artculo en el que ambas legislaciones se interceptan. En tal sentido, consideramos que los criterios de interpretacin, lmites y relaciones de ambas disciplinas jurdicas deben establecerse mediante una Directiva de Sala Plena del Tribunal del Indecopi y no dejarse nicamente al entusiasta desarrollo casustico que pueda brindarse a travs de los rganos resolutivos competentes, toda vez que el mercado necesita reglas claras a n de que los agentes econmicos sepan cmo comportarse al concurrir en l, y las comisiones encargadas de ambas disciplinas deben tener clara sus respectivas competencias frente a estos supuestos denominados limite44. As, a travs de esta Directiva propuesta y a n de conseguir una efectiva represin de la piratera marcaria, se deber establecer que los casos de nulidad de registro de marca por mala fe, deben ser resueltos por la Comisin de Signos Distintivos previa solicitud de un informe vinculante de parte del rgano encargado de scalizar la competencia desleal, considerando la posibilidad de que estos actos puedan ser suspendidos mediante la interposicin de una medida cautelar, pues como hemos sealado a lo largo del presente artculo, la mala fe no es otra cosa que todo acto contrario al principio de competencia por eciencia, es decir, un acto de competencia desleal.

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Basta mencionar que solo en el procedimiento por actos de competencia desleal, la denuncia fue interpuesta en el ao 2008 y se resolvi en ltima instancia administrativa en el ao 2011. Ley de Represin de la Competencia Desleal Disposiciones Complementarias Finales () QUINTA.- Actos de Competencia Desleal vinculados a la afectacin de derechos de propiedad intelectual.- La Competencia administrativa para la aplicacin de esta Ley en la determinacin y sancin de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusin y actos de explotacin indebida de la reputacin ajena que se encuentren vinculados a la afectacin de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisin de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislacin especial en dicha materia, y nicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien este hubiera facultado para ello.

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Disposiciones Complementarias a la Decisin 486 de la Comunidad Andina Artculo 98.- Competencia desleal Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusin y explotacin de la reputacin ajena, que estn referidos a algn elemento de la propiedad industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estn o no inscritos, sern de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, segn corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. Sern igualmente de competencia de los rganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusin y explotacin de la reputacin ajena, que comprendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estn relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.

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Como son los actos de engao (artculo 8 de la LRCD concordado con el artculo 259, literal c de la Decisin 486), actos de denigracin (artculo 11 de la LRCD concordado con el artculo 259, literal b de la Decisin 486 y cuando sea una marca notoriamente conocida, con los artculos 155 literal e y 226 literal b), actos de comparacin (artculo 12 de la LRCD concordado con el artculo 157 de la Decisin 486 y cuando sea una marca notoriamente conocida, con los artculos 155 literal e y 226 literal b), entre otros. Durante la tramitacin del caso comentado, la Comisin orden en su primera decisin la suspensin del procedimiento, considerando que debido a los efectos retroactivos que genera la declaracin de nulidad del registro de marca, constituiran asuntos contenciosos que deberan ser resueltos previamente por la autoridad de propiedad industrial, en la medida que sera la encargada de determinar si los registros fueron solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esta decisin fue apelada y revocada correctamente por la Sala. Con esto nos queda claro que de haber tenido una Directiva que establezca los criterios aplicables, limites y competencias entre los rganos resolutivos encargados de ambas disciplinas, se hubiera podido dar mayor rapidez al procedimiento.

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