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EL KNOW HOW1 Introduccin Concepto Elementos del contrato Naturaleza Jurdica Proteccin legal del know-how en chile Efectos

Efectos Jurdicos Relacin del know-how con otros contratos mercantiles

INTRODUCCIN La expresin know-how (saber cmo) tiene su origen en Norteamrica emplendose como sinnimo de prestar asistencia tcnica. En sentido estricto alude a un conocimiento tcnico, procedimiento o conjunto de informaciones necesarias para la produccin industrial, que emanan de la experiencia adquirida en el proceso productivo y que su autor mantiene en secreto, para su uso personal o con el propsito de transferirlo a titulo oneroso a un tercero. Es una figura atpica o innominada donde pueden quedar comprendidos la cesin de marcas, el usufructo de licencias y de diseos industriales y el traspaso de informacin consensual que da a da cobra mayor importancia ya que se emplea como mecanismo para la transferencia tecnolgica. Dicho conocimiento no patentado tiene una gran ventaja consistente principalmente en no estar afecto al pago de patente y en la posibilidad de guardar en forma ms eficaz el secreto acerca del mismo. No obstante posee la desventaja de no conferir a su poseedor un derecho de exclusividad que le asegure una proteccin jurdica. CONCEPTO El profesor Gonzalo Baeza Ovalle define el contrato de know-how como el contrato celebrado entre quien detenta ciertos conocimiento que no son de dominio pblico, ni estn, necesariamente, amparados por una propiedad registral por el cual se obliga a transmitirlos o prestar la asesora tcnica adecuada para que otro, interesado en utilizar esos conocimientos, logre facilitar un proceso productivo o realizarlo ntegramente conforme a ellos, quedando este ltimo obligado a pagar al primero una suma fija o variable convenida.2 ELEMENTOS DEL CONTRATO

Trabajo realizado por Francisca Araneda, Daniela Villalobos y Eduardo Gonzlez para la ctedra de Derecho Comercial dictada por el profesor Juan Antonio Vega. Escuela de Derecho, UNAP, 2010. 2 Gonzalo Baeza Ovalle, Derecho Comercial, Tomo III, pgina 1991.

1. Partes: La partes que intervienes son el dador o proveedor y el

receptor o adquirente. El dador es la persona natural o jurdica que proporciona a otra el conocimiento tcnico de que se trata; el receptor o adquirente es aquella persona a quien se transfiere este conocimiento tcnico, con obligacin de mantenerlo confidencial.
2. Objeto:

Es el conocimiento tcnico que se transfiere. El conocimiento puede transferirse de dos formas, (a) en primer trmino consensualmente en cuyo caso la obligacin esencial del proveedor es una obligacin de hacer, (b) si se transfiere incluido el conocimiento en documentos, planos, informes estamos ante una obligacin de dar, lo ms frecuente en la prctica es que la obligacin de suministrar el conocimiento secreto, sea tanto una obligacin de hacer como de dar. del conocimiento secreto que se le transfiere, este precio se conoce con el nombre de royalty o regala. El precio puede consistir en una suma fija y global denominada lump sun, o en un monto proporcional al uso que se haga del conocimiento, en este ltimo caso el precio puede asumir distintas variantes, por ejemplo un porcentaje sobre las ventas netas o sobre las ventas brutas, sobre el producto elaborado o un tanto por ciento del producto vendido.

3. Precio o regala: Es la prestacin esencial del receptor, a cambio

4. Tiempo: Sea que la operacin se encuentre regulada por el

ordenamiento jurdico o se rija tan solo por la convencin de las partes, se establece un tiempo durante el cual se efecta la transferencia del conocimiento tcnico secreto, generalmente este plazo suele ser de 5 aos o menos, ello con el objeto de evitar que los conocimientos se vuelvan obsoletos debido al avance de la tecnologa y la ciencia. NATURALEZA JURDICA a) El know-how como una situacin de hecho Esta teora ha sido sustentada por el alemn Helbert Stempf, el italiano Ascarelly y la mayora de la doctrina argentina. Dicha teora en nuestro sistema se fundamenta siguiendo el tenor estrictamente literal de lo que seala el artculo 565 del Cdigo Civil en cuanto a la descripcin de las cosas incorporales mencionando slo como tales los meros derechos, crditos y servidumbres activas. Bajo esta interpretacin las ideas no cabria inscribirlas en este mbito, dado que no representan ni responden al ttulo de derechos.
b) El know-how como un derecho en s

Teora planteada por Alvaro Puelma Accorsi, quien seala que se reconoce este derecho a quien posee legtimamente conocimiento tcnicos por la sola circunstancia de poseerlos, agregando que para la jurisprudencia y doctrina mayoritaria norteamericana, correspondera a un verdadero derecho de propiedad, por lo cual los terceros quedaran obligados a abstenerse de afectar la posesin de los conocimiento detentados por su titular. No obstante los terceros disponen de la posibilidad de adquirir dichos conocimientos mediante ciertos medios, por ejemplo mediante la investigacin independiente y, adems, por la autorizacin explcita o implcita del poseedor. En este contexto, el titular carecera de la exclusividad y no sera susceptible de enajenacin sino que slo de traspaso, ni podra ser gravado con prenda. Finalmente el derecho de los conocimientos tcnicos constituye un bien jurdico derivado de la personalidad, ligado ntimamente a quien detenta la calidad de autor o inventor del secreto, tal como lo seal anteriormente el autor italiano Ramella.
c) El know-how como un bien inmaterial1

Ante todo, el Know-how es un conocimiento secreto que se aplica a un determinado proceso o a una determinada cosa, por lo que pertenece a la categora de los bienes inmateriales, y no debe confundirse con el sustrato material al cual se integra. Tanto la expresin como la figura jurdica del Know-how, no pertenecen a las categoras propias al derecho de las obligaciones y de los contratos del sistema jurdico romanista, sino tiene su origen y se ha desarrollado en el derecho anglo-americano. PROTECCIN LEGAL DEL KNOW-HOW EN CHILE Los autores no estn contestes en cuanto al sistema de proteccin del know-how ni en lo relativo a los fundamentos de dicha proteccin. Al respecto se ha sealado que el fundamento de la proteccin reside en el amparo al empresario frente a la violacin de la confianza depositada en su empleado. Tal argumento resulta insuficiente en el caso en que el poseedor del conocimiento secreto no tenga la calidad de empleador del sujeto a quien se lo confa, como en el evento en que algn tercer competidor se apropie directamente de la tecnologa en forma desleal. Resulta ms acertado sostener que la proteccin del know-how se funda en su carcter de bien inmaterial y en el valor econmico que tiene para quien lo detenta. Sin embargo, en preciso consignar que la proteccin jurdica no puede ser total y absoluta, porque tratndose de una exclusividad de hecho, existe la posibilidad de que un tercero obtenga
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Ricardo Sandoval Lpez, Tratado de Derecho Comercial: Nuevas Operaciones Mercantiles, pgina 161.

el conocimiento secreto, en forma independiente y sin vulnerar la proteccin de que pueda gozar el que lo posea. Normas de proteccin legal El profesor Ricardo Sandoval Lpez1 sostiene que en el derecho chileno existen normas jurdicas que especficamente protegen la conservacin del conocimiento secreto, tales como el artculo 284 del Cdigo Penal que se refiere al sujeto que revela secretos de la fbrica en la ha estado empleado, dicha disposicin indica: El que fraudulentamente hubiere comunicado secretos de la fbrica en que ha estado o est empleado, sufrir la pena de reclusin menor en sus grados mnimo a medio o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. A este mismo grupos de normas pertenece el artculo 404 N4 del Cdigo de Comercio que dispone: Se prohbe a los socios en particular: / 4 Explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones particulares de cualquiera especie cuando la sociedad no tuviere un gnero determinado de comercio. En el derecho laboral existen asimismo reglas que consagran la obligacin del empleado de guardar el secreto del empleador, pudiendo constituir causal de despido la revelacin de tales secretos. Son normas de proteccin indirecta las que es cierta forma protegen la mantencin del conocimiento secreto, cuando la violacin de este deber implica un acto ilcito civil, sancionado con indemnizacin de perjuicios por el dao causado, tal como el artculo 2314 del Cdigo Civil que seala: El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido dao a otro, es obligado a la indemnizacin; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. Contrariamente a lo sostenido por el profesor Ricardo Sandoval Lpez, el profesor Gonzalo Baeza Ovalle2 seala que en nuestro sistema jurdico no existe una proteccin sistematizada al know-how, y que las normas sealadas por la doctrina, incluyendo al profesor Sandoval, no tienen aplicacin al know-how, ya que este alude a la creacin intelectual NO registrada, por ello no le es aplicable las normas de proteccin de la ley de propiedad industrial. Por otra parte, respecto de la normas de proteccin en la tipificacin del delito de violacin de secreto, seala que dichas disposiciones aluden a otra realidad jurdica y no guarda relacin en particular con el know-how. El profesor Baeza seala que lo que se trata de hacer es forzar y presionar las disposiciones legales a sus
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Ricardo Sandoval Lpez, Tratado de Derecho Comercial: Nuevas Operaciones Mercantiles, pgina 166. Gonzalo Baeza Ovalle, Derecho Comercial, Tomo III, pgina 2005.

extremos para que alcancen a regular materias que no derivan con claridad del texto. EFECTOS JURDICOS El traspaso del conocimiento secreto se conviene mediante documentos tipo que cautelan preferentemente los intereses del proveedor en desmedro de los derechos del receptor. Este otorgamiento de instrumentos no es requisito de validez para la operacin, porque esta puede convenirse consensualmente, pero resulta aconsejable para fines probatorios y por la complejidad de la misma. Obligaciones del dador: Fundamentalmente consisten en transferir el conocimiento de que se trata e introducir mejoras al mismo.
a) Traspasar

el conocimiento: Este se obliga a traspasar el conocimiento secreto no patentado, es decir, brindar toda la informacin que posee sobre el mismo y hacer todo lo necesario para que le receptor pueda beneficiarse econmicamente utilizando la tecnologa cedida. Es preciso, para esta obligacin, detallar con exactitud los planos, modelos y dems antecedentes documentales que tiene que proporcionar el proveedor o dador. Existe a su vez una prohibicin para el dador llamada tambin exclusividad territorial por la cual debe abstenerse de traspasar los conocimientos a dos receptores situados en el mismo territorio, sin embargo puede hacerlo a diversos receptores situados en distintos pases, los cuales no estn asociados entre s, en cuyo caso se presenta un know-how paralelo. A su vez existen obligaciones complementarias junto con traspasar el conocimiento, tales como instruir o entrenar al personal del receptor, enviar ingenieros para montar y supervisar la produccin. Lo anterior para garantizar la obtencin de la finalidad perseguida con la aplicacin del know-how. los documentos en que consta dicha operacin, el dador tiene la obligacin de realizar las mejoras relativas al conocimiento tcnico cedido, de comunicarlas al receptor y de otorgarle el derecho de beneficiarse de ellas. Puede pactarse conceder o no derecho al dador de cobrar por ellas una determinada remuneracin.

b) Obligacin de realizar mejoras: Si se ha convenido expresamente en

Obligaciones del receptor: Son pagar la regala y la confidencialidad del conocimiento y por tanto la prohibicin de cederlo.
a) Pagar la regala: Es esencial que el receptor pague una retribucin

por el conocimiento secreto que se le ha transferido. Puede convenirse que consista en una suma fija y global o en un monto

proporcional al uso que se hace del conocimiento adquirido. Tambin en este contrato suele estipularse el pago de una regala mnima, la cual permite al dador asegurarse una retribucin por el simple traspaso de sus conocimientos, con independencia de los resultados econmicos que pueda obtener el receptor. Finalmente cuando la regala consiste en pagos nicos o peridicos, independientes de las ventas, el derecho del dador nace y se hace exigible en un mismo instante.
b) Confidencialidad

del conocimiento: La necesidad de esta estipulacin deriva de la precariedad jurdica del derecho que detenta el titular o proveedor sobre su creacin en la medida que ella no est inscrita queda hurfano de los amparos legales propios a los bienes registrados, esta confidencialidad es por un plazo determinado, el cual depender en gran medida de la vigencia del contrato o incluso en situaciones particulares de las caractersticas del contrato que se trate. Por lo cual el proveedor debe adoptar las reservas contractuales que le impongan al receptor la obligacin de guardar dicho secreto, con las consiguientes responsabilidades en caso de su violacin. A raz de esta confidencialidad nace la obligacin de no ceder el conocimiento a un tercero, si el receptor de este secreto es una persona natural se requiere un pacto expreso para que se entienda que esta obligacin tambin comprende el deber de no transmitir el secreto a sus herederos. Lo anterior se pacta junto a una sancin de poner trmino unilateralmente por el dador a la operacin si la obligacin se infringe. Si el receptor es una sociedad debe convenirse expresamente que un cambio de socios en su composicin significa la vulneracin de dicho secreto. KNOW-HOW CON OTROS CONTRATOS

RELACIN DEL MERCANTILES

1.- Know-how y contrato de Franchising El contrato de Franchising, en alguna medida, implica un Know-how comercial. El contrato de Franchising no se limita a transmitir los conocimientos tcnicos y de organizacin y de administracin comercial, sino que, adems, exige que el franquiciado acte de modo tal que para el pblico en general parece tratarse de un establecimiento propiedad del franquiciante, pese a la independencia jurdica entre ambas partes. El Know-how comercial no requiere, necesariamente, que se llegue a situaciones de esa naturaleza. 2.- Know-how y contrato de Licencia

En el contrato de Licencia, el titular de una patente de invencin, diseo o modelo, confiere a la otra parte la autorizacin para que la explote por su cuenta y riesgo; pero el contrato de Licencia no impone al licenciante la obligacin de mantener a favor del licenciatario una corriente de informacin sobre las frmulas y procedimientos obtenidos como secreto industrial. En cambio, el Know-how tiene por objeto, precisamente, esto ltimo, sin ninguna referencia a las patentes de invencin, modelos o diseos industriales. BIBLIOGRAFA Baeza Ovalle, Gonzalo (2003), Derecho Comercial, Tomo III, Santiago de Chile, Lexis Nexis. Omerovic Rendic, Ana Mara, La Transferencia Tecnolgica, pginas 109 a 144. Sandoval Lpez, Ricardo (1994), Tratado de Derecho Comercial: Nuevas Operaciones Mercantiles, Santiago de Chile, editorial jurdica Conosur Limitada.

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