www.village-justice.

com

n°67
[Novembre -
Décembre 2018]

Interview de William Baldari, DOSSIER 19

Directeur juridique et DPO chez Salvia 3
Développement,
Groupe Akanea Développement et
Groupe I’Car Systems

Nominations 66

DROIT DES BREVETS ET MARQUES

Formations 78 ACTUALITÉ
4

Audit RGPD : les bonnes pratiques

16ÈME JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NUMÉRIQUE 56

4 DÉCEMBRE 2018 - PARIS

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outil de leur réussite. Nos avocats spécialisés en
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protection de la propriété intellectuelle, qu’il
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- Recherche et disponibilité
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and Appeal Board
- Gestion de la marque
- Licences
- Litiges liés aux réseaux sociaux et Internet
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administratifs
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- Secrets commerciaux
- Litiges devant la Commission du commerce international

PRATIQUE DEVANT LE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

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- appel et re-examens

PHARMACEUTIQUE
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- FDA réglementation
- Licences,contrats de fabrication et autres accords

SCIENCES DE LA VIE ET BIOTECHNOLOGIE

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TRANSACTIONS TECHNOLOGIQUES, LICENCES ET CONTRATS

COMMERCIAUX
- Cybersécurité
- RGDP
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- Due diligence
- Joint ventures et alliances stratégiques
- Licences et accords

Interview de William Baldari,
Directeur juridique et DPO chez Salvia Développement,
Groupe Akanea Développement et Groupe I’Car Systems
Quelles sont les particularités du
poste de DPO que vous occupez, en
plus de votre fonction de directeur
juridique ?
Aujourd’hui, je suis directeur juridique
mutualisé entre trois groupes de socié-
tés distinctes totalement autonomes
(Groupe Salvia développement, Groupe
Akanea Développement, Groupe I’Car
Systems) mais opérant dans un même
secteur d’activité, à savoir la vente de
logiciels informatiques de gestion à
une cible de clients qui leur est propre.
Cette mutualisation s’inscrit dans une
logique de coût et permet à chacune
des structures juridiques de bénéficier
de services de juristes informatiques
partagés avec les autres groupes de
sociétés, dont le besoin métier – une
spécialisation en droit informatique -
est sensiblement le même.
Dans le cadre de mes fonctions, je suis
également DPO de la société Salvia
développement dont je suis salarié, et
pilote de la mise en conformité RGPD
des Groupes Akanea Développement et
I’Car Systems qui ont fait le choix, pour
l’une, de ne pas avoir de DPO et pour
l’autre, d’en différer le recrutement.
Comment vous êtes-vous organisé
pour le cumul de ces deux
fonctions ?
Le débat concernant le bon profil d’un
DPO est un sujet passionnant qui a fait
couler beaucoup d’encre… Doit-il être
un technicien ou un juriste ?
Pour ma part, je ne peux envisager la
bonne compréhension d’un contrat
informatique par un juriste n’ayant
aucune connaissance du RGPD. De la
même façon, je pense qu’un juriste
spécialisé dans l’informatique se doit
d’avoir des connaissances solides
concernant l’organisation technique
des systèmes d’information - ce qui
me semble une caractéristique fonda-
mentale d’un bon DPO pour une bonne
application du RGPD. Aussi, pour ces
raisons, l’association de la fonction
d’un directeur juridique opérant dans
l’informatique et la fonction de DPO me
semble totalement naturelle.
Si le pilotage de la mise en conformité
a nécessité un temps de disponibilité
spécifique dans la période précédant
et concomitante à l’entrée en vigueur
du RGPD, toute réponse à une ques-
tion relative aux données à caractère
personnel s’inscrit aujourd’hui dans le
quotidien des attributions du service.
Cela a-t-il eu des conséquences sur
votre équipe juridique ?
Je travaille avec un collaborateur, et cela
a nécessité de comprendre sa motiva-
tion à accompagner cette démarche, au
regard de la charge de travail complé-
mentaire que cette mise en conformité
suppose. Cela a tout d’abord impliqué
la mise en place d’objectifs annuels
clairs et partagés dans le cadre des
entretiens annuels, et un suivi régu-
lier des rétroplannings existants. Nous
avons également décidé de recruter une
stagiaire qui a effectué des recherches,
rédigé des notes, et qui nous a ainsi
aidés à clarifier les rouages du RGPD.
Elle a rejoint notre équipe pour une
durée de 4 mois. La mobilisation du
service a été totale et reconnue par l’en-
semble des autres services des sociétés
pour lesquelles nous travaillons.
Plus globalement, comment s’est
déroulé la mise en place du RGPD
au sein de votre groupe ?
De manière générale, la compréhension
de l’impact de cette réglementation dans
le quotidien de nos activités a nécessité
une mobilisation du quotidien de la
part du service juridique et des équipes
managériales des autres services.
Après avoir sensibilisé les différents
comités de direction sur la nécessité
de la mise en conformité au RGPD au
regard des potentiels impacts « busi-
ness » existants, je suis devenu pilote
de la mise en conformité dans le cadre
d’un projet transverse qui a nécessité
la mobilisation de tous les services
de chaque société (marketing produit
et opérationnel, R&D, DAF, RH etc..).
Une affectation des tâches a été réali-
sée et des ateliers ont été menés avec
INTERVIEW
chacun des services de la société, un
interlocuteur restant leader au sein
de chacun d’eux. Par exemple, avec le
marketing opérationnel, nous avons
travaillez le CRM et la cartographie des
traitements ; avec le marketing produit,
les évolutions à intégrer aux logiciels
commercialisés par nos sociétés ; avec
le service des ressources humaines,
nous avons mis en place une charte de
confidentialité et former nos collabora-
teurs aux données personnelles. Toutes
les communications ont également été
faites auprès des collaborateurs via
les supports usuels de communication
interne, par des newsletters hebdoma-
daires ou mensuelles, en fonction des
groupes de sociétés concernés.
Par ailleurs, il a été décidé de mettre en
place un comité RGPD régulier regrou-
pant tous les services concernés (R&D,
Marketing produit) pour bien s’assurer
de la bonne application du règlement
dans le temps : n’oublions pas que la
conformité au règlement ne s’apprécie
pas uniquement à sa date d’entrée en
vigueur !
Quels vont maintenant être vos
prochains défis concernant vos
missions et la fonction de DPO ?
Le challenge à relever concerne la mise
en place de processus innovants per-
mettant une amélioration continue de la
mise en conformité par rapport au RGPD.
En effet, avec l’ « accountability » comme
principe phare du RGPD, le responsable
de traitement et le sous-traitant ont
toute la latitude pour décider de mettre
en place les procédures, ressources ou
outils qui leur permettront de justifier de
leur mise en conformité en cas d’audit de
la CNIL. Cela ouvre donc un champ infini
de possibilités à l’imagination d’un DPO
souhaitant inventer des processus ou
outils novateurs.
A titre plus personnel, l’étape de
l’obtention d’une « certification DPO
tamponnée CNIL » me semble une
étape fondamentale. La CNIL a en effet
adopté en octobre un agrément permet-
tant aux organismes qui souhaitent être
habilités par elle à certifier les compé-
tences du DPO sur la base du référentiel
de certification qu’elle a élaboré. La cré-
dibilité de la mission d’un DPO passe
sans aucun doute par le contenu de sa
mission mais également par son niveau
de compétence en la matière.
Propos recueillis par Clarisse Andry
p.3 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
ACTUALITÉS RGPD
AUDIT RGPD : LES BONNES PRATIQUES
« Beaucoup d’entreprises s’imaginent
une démarche assez simple et rapide,
explique Pascal Alix, fondateur du cabi-
net VirtuaLegis, où il suffirait de faire
un registre et de mettre deux-trois
mentions sur les contrats », alors que
la mise en conformité avec le RGPD
« est un processus lent, dynamique et
continu car il faut mettre en conformité en
permanence, ce qui demande de s’orga-
niser et de se réorganiser ». Il convient
donc de bien commencer la démarche par
un audit de qualité, mais aussi de struc-
turer la démarche autour des avantages
que l’on peut en retirer plutôt que de la
considérer comme une simple contrainte.
Dans le domaine de la protection des don-
nées personnelles, la diversité est la règle :
« le niveau de mise en conformité va de 0 à
90 %, depuis la TPE qui part de zéro, voire
n’est même pas au niveau de la loi de
1978 et se trouve complètement perdue,
jusqu’à certaines grandes entreprises qui
ont su anticiper ces transformations depuis
plusieurs années ». C’est d’ailleurs seule-
ment à l’approche de la date limite au mois
de mai dernier qu’une grande partie des
entreprises ont commencé à chercher de
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
l’aide dans ce domaine, poussées tant par
l’échéance que par les grands scandales
médiatisés comme ceux de Facebook et
de Darty. La période transitoire de mise en
conformité aura donc surtout servi à diffu-
ser l’information.
FAIRE L’ÉTAT DES LIEUX
La demande d’un audit émerge la plu-
part du temps au sein de la direction
juridique ou de la direction informatique,
mais « par la suite, les entreprises se
p.4
rendent vite compte que cela touche tous
les métiers ». « Pour répondre à cette
demande transverse dans les entreprises,
Il nous a semblé essentiel de digitali-
ser notre expertise et notre expérience
dans une plateforme SaaS reprenant
l’ensemble des obligations de mise en
conformité et de gestion de la gouver-
nance data », précise Sylvain Staub CEO
de Data Legal Drive et avocat chez Staub
& Associés.
Il faut donc faire le point sur le fonc-
tionnement de tous les services sous
le prisme de la protection des données.
Si la solution la plus simple pour com-
mencer le processus consisterait à faire
circuler des questionnaires, les cabinets
de conseil se sont vite rendu compte que
les réponses n’étaient pas pertinentes,
car la plupart des personnes ne savent
tout simplement pas ce que des termes
comme « donnée » ou « traitement »
recouvrent réellement dans leurs fonc-
tionnements quotidiens. « Nous allons
donc interviewer chaque service, indique
Christophe Champoussin, gérant du cabi-
net Anaxia Conseil, pour comprendre
ce qu’ils font et comment ils le font.

Quelles données ? Qui les manipule ?
Comment sont-elles stockées, trans-
férées et conservées ? ». Mais aussi :
quels sont les process mis en place pour
faire appliquer les droits des personnes
concernées ? Quelles sont les mesures
de sécurité mises en place – firewall,
limitation des droits d’accès, mesures
juridiques avec les sous-traitants ?
Il est également important de distinguer
entre la nature des données et les risques
impartis, « puisqu’une fuite d’adresse
mail, souligne Marine Brogli, dirigeante
du Cabinet DPO Consulting, n’aura pas
le même impact si elle provient d’un site
de rencontres pour personnes mariées,
comme ce fut le cas pour Ashley Madison,
ou pour une entreprise aux activités moins
sensibles ». Il convient donc de faire une
analyse de risques pour comprendre les
impacts concrets que pourrait avoir telle
ou telle fuite de données. « Nous faisons
ensuite une analyse d’écarts entre ce
que demande la réglementation et là où
en est l’entreprise sur tous les alinéas ;
c’est l’occasion de réaliser qu’il existe,
au sein même des entreprises, des
divergences notables, puisque certaines
peuvent être labellisées ISO 27001 en
management de la sécurité de l’infor-
mation, tout en étant nettement moins
avancées dans d’autres domaines
concernés par la RGPD ».
COMMENT SE MOTIVER ?
Il est évident que la peur de la sanction
a joué pour beaucoup dans le sursaut
récent de nombreuses entreprises, tant
par les montants financiers que par les
délais pour la mise en application qui
arrivaient à leur fin. De nombreuses
entreprises sous-estiment d’ailleurs les
risques les concernant, s’imaginant trop
petites pour être ciblées par le régula-
teur, « alors que la taille importe moins
que le secteur, souligne Pascal Alix, et
des petites entreprises dans des sec-
teurs traitant des données sensibles
comme les données de santé ou biomé-
triques, ou bien effectuant du profilage,
ont déjà fait l’objet de sanctions ».
Mais toutes les entreprises gagneraient
à voir la RGPD différemment, et à la saisir
comme une opportunité, car « il s’agit
de l’une des composantes de la trans-
formation numérique des entreprises, et
l’application des règles de la RGPD est
une condition de leur modernisation ».
Certaines entreprises mettent d’ailleurs
en avant leur mise en conformité pour se
démarquer de leurs concurrents. C’est
aujourd’hui surtout le cas des sous-trai-
tants – au sens que la RGPD donne à ce
mot – qui fournissent des prestations
ACTUALITÉS RGPD
de stockage de données à des grands
clients, car « il est très valorisant pour
eux de se mettre en conformité ». Mais
ce sera de plus en plus le cas pour les
entreprises : « nous avons ainsi travaillé
avec un grand constructeur automobile
français, explique Marine Brogli, qui a
compris que la réticence de nombreux
clients à utiliser les objets connec-
tés pouvait être surmontée par une
vraie transparence sur l’utilisation des
données personnelles. Se mettre en
conformité et communiquer sur le sujet
deviennent alors un vrai atout, autant
vis-à-vis des clients que pour mobiliser
les énergies en interne ».
« Certains de nos clients ont d’ailleurs
compris qu’il y avait un ROI et que le
projet RGPD se révèle un projet struc-
turant des processus majeurs. Ils en
font un véritable projet d’entreprise
éthique avec incentives des salariés et
un réel contrôle de la Direction Générale
sur les avancées significatives dans des
comités stratégiques mensuels, conclut
Martine Ricouart-Maillet cofondatrice
de BRMAvocats (devenu BRM/TGS), à
cet égard l’implication de la Direction
Générale est essentielle ».
Jordan Belgrave
p.5 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
ACTUALITÉS RGPD
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Le Journal du Management
juridique et réglementaire
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p.7 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
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Le Journal du Management p.8

juridique et réglementaire
ACTUALITÉS RGPD
INTERVIEW
INTERVIEW DE FLORENCE BONNET
DIRECTRICE TNP EXPERTE EN PROTECTION DES DONNÉES
LE RGPD EST APPLICABLE DEPUIS
LE 25 MAI 2018 : QUELLES SONT LES
PROBLÉMATIQUES AUXQUELLES LES
ENTREPRISES SONT CONFRONTÉES ?
La réglementation sur la protec-
tion des données n’est pas nouvelle
puisqu’en France par exemple, la loi
« Informatique et libertés » a été adop-
tée en 1978. Pourtant, le RGPD marque
un tournant.
D’une part, il implique un véritable
changement de culture dans les orga-
nisations publiques et privées et la
mise en place d’une gouvernance de
la protection des données. D’après
nos retours d’expérience et comme
cela a été confirmé lors de récents
sondages, les principaux problèmes
que rencontrent les entreprises sont
le manque de personnel spécialisé, le
manque de budget et une compréhen-
sion limitée du RGPD. Tous ces points
sont étroitement liés. La matière est
complexe et fait appel à des compé-
tences transversales. Tous les services
et tous les métiers sont concernés
dans l’entreprise : l’ensemble des
projets susceptibles de porter sur le
traitement de données personnelles
doit suivre une démarche de Privacy
by Design. Cela nécessite un gros tra-
vail de sensibilisation en interne mais
aussi vis-à-vis des prestataires.
D’autre part, l’impact IT, largement
sous-estimé, est parfois considérable.
La mise en conformité du système
d’information est indispensable afin
de respecter les principes de mini-
misation, de sécurité, de gestion des
durées de conservation, l’obligation
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CABINETS
D’AVOCATS
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Le Journal du Management
Données ou Data Protection Officer
(DPO). Le DPO conseille l’organisation
qui l’a désigné et est chargé de contrô-
ler la conformité des traitements de
données. Il doit d’ailleurs être impli-
qué dans toute question portant sur
la protection des données. C’est un
signal fort de la part d’une entreprise
qui souhaite montrer qu’elle est enga-
gée dans une démarche de conformité
au RGPD et les autorités de protection
des données y sont sensibles.
La certification est un autre moyen
prévu par le RGPD et permettant à une
organisation de démontrer la confor-
Florence Bonnet mité de ses traitements de données.
de rendre compte (accountability) ou Enfin, sur un plan pratique, beaucoup
le respect des droits des personnes. d’organisations commencent à tou-
Il s’agit d’évaluer les risques liés aux cher du doigt les limites du registre sur
traitements puis d’évaluer la capacité Excel et se tournent vers des solutions
d’évolution du parc applicatif en prio- logicielles pour documenter et piloter
risant les actions et de mettre en place la conformité au RGPD : il peut s’agir de
une gouvernance de la donnée dans solutions permettant d’établir les map-
l’ensemble des couches du système ping des données et l’inventaire des
d’information. C’est généralement l’oc- actifs, de maintenir à jour le registre
casion de remettre la sécurité au cœur des traitements, de s’assurer de la
des préoccupations de l’entreprise gestion du consentement, de contrôler
par la remise à plat des mesures exis- le respect des mesures à l’aide d’un
tantes, par l’intégration de la sécurité workflow et de questionnaires d’audit
par défaut et en amont dans les pro- ou de gérer les demandes d’exercice
jets et par l’équipement en nouveaux des droits des personnes.
logiciels de détection d’incidents, de
chiffrement ou d’anonymisation par En contrepartie, les entreprises ont
exemple. donc besoin d’être accompagnées
par des professionnels qui maitrisent
FACE À CES NOUVEAUX DÉFIS, QUELS la réglementation dans ses aspects
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DES ORGANISATIONS ? posent aussi d’une maitrise des outils
logiciels.
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juridique et réglementaire

RGPD : LES AVANTAGES DU RECOURS À UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES EXTERNALISÉ
Figure clef du nouveau droit des
données personnelles issue du
RGPD, le « délégué à la protection des
données », ou DPO selon l’anglicisme
(« data protection officer ») s’impose
désormais comme l’un des maillons
essentiels du nouveau dispositif insti-
tutionnel, issu de ce règlement.
L’on va s'intéresser ici aux spécificités
de cet acteur polyvalent tour à tour
formateur, médiateur et consultant,
soumis à des obligations d’indépen-
dance et de secret, et aux nombreux
avantages que peut procurer aux
entreprises le fait de déléguer cette
pratique à un prestataire externe.
LES MISSIONS DU DPO
Le DPO actuel a très largement hérité
des missions de l’ex-Correspondant
informatique et libertés (CIL), bien que
le RGPD précise désormais ses mis-
sions d’une manière très détaillée.
Tout d’abord, le DPO a un quasi-rôle
de formateur, voire de pédagogue,
qu’il convient de ne pas négliger. En
effet, c’est lui qui doit s’approcher de
chacun des acteurs du traitement (res-
ponsable du traitement, membres du
personnel, éventuels sous-traitants),
afin de les sensibiliser aux contraintes
de protection des données.
L’activité du DPO inclut également une
mission d’audit ou de conseil : il doit
s’assurer en permanence du respect
des obligations induites par le RGPD
au sein des structures pour lesquelles
il intervient, et le cas échéant, aler-
ter et formuler des propositions ou
recommandations lorsqu’il constate
une violation potentielle des règles en
matière de protections des données.
A ce sujet, il convient de préciser que
le DPO n’a pas pour mission d’assu-
rer lui-même l’élaboration et la tenue
continue des registres des activités de
traitement, cette tâche étant dévolue
au responsable du traitement (article
30 du RGPD), de même que la res-
ponsabilité du fait d’une violation des
règles RGPD par le traitement (article
82 du RGPD).
A côté de ses missions d’information
et de conseil, le DPO assure égale-
ment un rôle absolument essentiel
d’intermédiaire entre trois parties :
Alexis Deroudille
les personnes intéressées, dont les
données personnelles sont traitées, les
acteurs du traitement (responsables du
traitement, employés, sous-traitants
ou coresponsables), et les autorités de
contrôle nationales (en France la CNIL).
En effet, tout d’abord, le DPO assume
un rôle de garant du respect des droits
des personnes dont les données sont
collectées (article 38.4), ce qui justifie
notamment les garanties d’indépen-
dance et d’impartialité, qui doivent
entourer l’exercice de ses mission.
C’est ainsi que son nom et ses coor-
données doivent apparaître sur les
registres des activités de traitement
(article 30.1 a° du RGPD) et font en
outre partie des informations qui
doivent obligatoirement être portées à
la connaissance des intéressés en cas
de collecte des données (articles 13 et
14 du RGPD).
Le DPO, qui doit être précisément dési-
gné auprès de l’autorité de contrôle
sert également de point de contact
entre l’entreprise procédant au traite-
ment et cette autorité (article 37.7 et
article 39.1 e° du RGPD). Là encore,
ses fonctions peuvent l’amener à faire
office de médiateur, tantôt pour relayer
au sein de l’entreprise les exigences
du régulateur tantôt pour intercéder
auprès de ce même régulateur pour le
compte de l’entreprise.
Enfin le DPO assure du point de vue de
la sécurité des données, une mission
de coordination des différents acteurs
de la protection des données et sert
notamment d’interface entre le monde
juridique et celui de l’informatique
(article 37.5 du RGPD).
ACTUALITÉS RGPD
L’APPORT D’UNE PRATIQUE
EXTERNALISÉE DES FONCTIONS DE
DPO
Le RGPD ne s’oppose pas à ce que
les fonctions de DPO soient exercées
« en interne », c’est-à-dire par l’un des
membres du personnel du respon-
sable du traitement ou du sous-traitant
(article 37.6 du RGPD), sous réserve de
l’existence de certaines garanties : il ne
doit pas recevoir d’instructions dans
l’exercice de ses missions (article 38.3).
Un tel exercice en interne peut tou-
tefois s’avérer délicat pour plusieurs
raisons. En effet, la culture de la
structure et la fonctionnement de l'en-
treprise n’encouragent pas toujours
la critique et l’esprit d’indépendance.
De plus les exigences qui s’attachent
à cette fonction peuvent rendre l’exer-
cice des missions de DPO difficiles
autrement qu’à un niveau hiérarchique
élevé, ce qui entraîne un risque de
confusion entre les fonctions de DPO
et celles de responsable du traitement.
C’est pour cela qu’il peut être opportun
de choisir un DPO externe. L’exigence
d’indépendance et le fait que le DPO
doive être soumis au secret profession-
nel (article 38.5) rendent la profession
d’avocat particulièrement bien adaptée
à l’exercice d’une telle mission, bien
que celle-ci puisse bien évidement être
confiée à d’autres acteurs, comme par
exemple des prestataires intervenant
dans le domaine de l’informatique.
Enfin, le fait d’externaliser de telles
fonctions permet d’importantes éco-
nomies d’échelle pour l’entreprise :
de telles missions sont alors exercées
par un professionnel spécialisé dans
le secteur des données, ce qui permet
d’économiser du temps, mais aussi de
bénéficier de l’expertise qui a été déve-
loppée à l’occasion d’autres missions
de DPO.
Alexis Deroudille
p.11 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
ACTUALITÉS RGPD

SE DÉFENDRE SUR INTERNET APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD

A l’ère de l’économie numérique, la protection des actifs immatériels est devenue un enjeu stratégique. Les atteintes portées
à l’encontre des entreprises sont considérables notamment en raison de leur positionnement en B to C. Les attaques sur
l’Internet sont en fortes augmentation et prennent de nombreuses formes: sites et mails de phishing ; fraude au président
d’entreprise ; usurpation d’identité ; faux sites internet ; enregistrement et exploitation de noms de domaine par des groupes
franchisés ou managés sans autorisation (et généralement en violation du contrat de franchise / management) ; enregistrement
et exploitation de noms de domaine par des prestataires sans autorisation ; cybersquatting (enregistrement frauduleux de
noms de domaine reproduisant des marques par des tiers) ; faux comptes sur les réseaux sociaux ; adresses emails forgées ;
fausses offres d’emploi ; attaques informatique sur les serveurs des entreprises (vol de bases de données); slamming ; faux
commentaires négatifs ; diffamation publique ; atteinte à la réputation de la société et des collaborateurs.
CONSÉQUENCES LIÉES AUX ATTEINTES : de remettre en question de manière
inédite son modèle de Whois. Cette
Ces atteintes peuvent avoir des fiche informatique est en effet mis à
conséquences non-négligeables tant mal par cette nouvelle règlementation.
d’un point de vue économique que
du point de vue de la responsabi- MODÈLE CALZONE
lité des entreprises vis-à-vis de la
protection des consommateurs. En Dans cette optique, l’ICANN a retenu
effet, les obligations légales et régle- un modèle provisoire de Whois le 28
mentaires, aussi bien nationales que février 201811 nommé le « Calzone
règlementaires, (loi Sapin II, loi pour Model ». Son but est de permettre une
la confiance dans l'économie numé- conformité sur le court terme entre
rique (LCEN), loi Vigilance, règlement l’annuaire Whois et les dispositions du
général sur la protection des don- RGPD, préalablement à une révision
nées personnelles (RGPD)) imposent totale du système afin de permettre
aux entreprises de prendre toutes les une balance optimale entre la lutte
mesures nécessaires pour protéger les Nathalie Dreyfus contre la cybercriminalité et la protec-
consommateurs. Appliquées aux noms tion des données personnelles. Les
de domaine, cela signifie que l’entre- nées personnelles des titulaires sans informations mises à disposition du
prise a une obligation d’évaluation des leur consentement explicite. public seront notamment le nom du
risques, de vigilance et est désormais nom de domaine, les informations sur
responsable des fraudes touchant ses LE WHOIS, UN OUTIL CLÉ DANS LA le ou les serveurs de noms primaires
clients. La seule réaction a postériori LUTTE CONTRE LE CYBERSQUATTING et secondaires (DNS) pour le nom de
de la découverte d’une fraude ou d’une domaine enregistré, les informations
atteinte grave ne peut plus être une Les données WHOIS, annuaire public, sur le bureau d'enregistrement et
réponse adéquate. outil historique de l’Internet permet- les dates de création et d’expiration
tant notamment d’identifier le titulaire de l'enregistrement. D’autres infor-
L’enjeu est désormais plus important d’un nom de domaine, sont particu- mations supplémentaires seront
que celui de la défense de la marque, lièrement utiles pour l’identification éventuellement disponibles, telle que
il s’agit de prémunir l’entreprise des acteurs des noms de domaine. En l’« organisation » à laquelle le titulaire
contre des risques qui peuvent affec- effet, l’identification des réservataires appartient (s'il y a lieu), son état / sa
ter sa réputation et ses finances. de noms de domaine est indispensable région ainsi qu’un formulaire permet-
dans la lutte contre le cybersquatting. tant de le contacter.
LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES : Le Whois pose alors une difficulté pour Les autres informations seront en
la protection de la vie privée des per- principe confidentielles et seuls les
Le RGPD, qui est entré en vigueur sonnes. En effet, la diffusion publique utilisateurs accrédités par le biais d’un
le 25 mai 2018, a eu un impact non de l’identité d’une personne, voire programme d’accréditation, qui sera
négligeable sur les entreprises et d’autres informations relatives au développé dans un futur proche, pour-
les associations traitant des don- détenteur d’un nom de domaine, ouvre ront y avoir accès.
nées personnelles au sein de l’Union la porte à l’exploitation commerciale de
européenne. Le RGPD renforce les obli- ses données personnelles, et ce, sans L’IMPACT DES DISPOSITIONS DU RGPD
gations des responsables du traitement son consentement préalable. Ainsi, un SUR LE FONCTIONNEMENT DES BASES
des données personnelles et impose accès réduit au répertoire WHOIS peut DE DONNÉES WHOIS
de nouvelles obligations à l’égard des protéger le réservataire du nom de
sous-traitants. Appliqué aux noms de domaine des abus et des spams. Le Conseil d'administration de l’ICANN
domaines, le nouveau règlement euro- a publié le 17 mai 2018 un projet de
péen interdit désormais aux bureaux A ce titre, de nombreux organismes « spécification temporaire » relative
d'enregistrement (les Registrars), dont l’ICANN, en charge de la gouver- aux données d’enregistrement de
intermédiaires entre l’ICANN et les nance de l’Internet et de l’attribution gTLD déterminant des exigences tem-
réservataires gérant la réservation de des noms de domaine de premier poraires visant à permettre à l'ICANN,
noms de domaine, de fournir les don- niveau (gTLD) tels le .com ont décidé aux opérateurs de registre et aux

1 - Voir ici le modèle : https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-interim-model-gdpr-compliance-summary-description-28feb18-en.pdf

Le Journal du Management p.12

juridique et réglementaire

bureaux d’enregistrement des gTLD
de respecter à la fois les exigences
contractuelles de l'ICANN et celles des
politiques définies par la communauté
à la lumière du RGPD. Celle-ci prévoit
un avenant au contrat, conforme au
RGPD, entre le registre et le bureau
d’enregistrement tout en précisant les
conditions types à y intégrer.
Cet avenant définit les responsabili-
tés respectives de chaque partie au
contrat. Dans certains cas, l’ICANN est
considérée comme le responsable du
traitement, bien que le contrat soit
entre le registre et le bureau d’enre-
gistrement souvent c’est l’ICANN qui
est à l’origine des instructions et des
exigences imposées.
En revanche, certaines finalités du
traitement prévues par le RAA peuvent
également dépendre des instructions
du bureau d’enregistrement ou de
l'opérateur de registre, chacun en sa
qualité de responsable du traitement.
Un processus de validation de l’amen-
dement est décrit dans le guide publiée
à ce sujet par ICANN le 13 juin 2018.
Les exigences formulées dans les
spécifications temporaires sont pré-
sentées en trois parties. La première
traite des exigences applicables aux
opérateurs de registre et aux bureaux
d’enregistrement. A cet égard, l’an-
nexe A de spécification temporaire est
consacrée à la publication des données
d’enregistrement. Les registres et les
bureaux d’enregistrement sont tenues
de fournir un accès public limité aux
données d’enregistrement. L’annexe
B porte sur la problématique des don-
nées. L’annexe C présente en détail les
exigences relatives au traitement de
données et notamment les transferts
de données internationaux entre le
registre et le bureau d’enregistrement
et l’ICANN ont été abordé.
La deuxième partie aborde les exi-
gences applicables uniquement aux.
L’accès de l'ICANN figure dans l’an-
nexe F.
Enfin, dans la troisième partie il est
questions des exigences applicables
uniquement aux bureaux d’enregis-
trement qui sont désormais tenus
d’envoyer aux titulaires de noms enre-
gistrés les informations nécessaires
concernant le traitement de leurs don-
nées à caractère personnel. Ils sont
également tenus d’obtenir le consen-
tement du titulaire de nom de domaine
avant la publication de ces données
personnelles sur le fichier WHOIS.
L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS
DU RGPD PAR LES OFFICES
D’ENREGISTREMENT EN CHARGE DES
CCTLDS
Les registres en charge des ccTLDs
Registre .fr (exemple flagrant de mise
en conformité)
L’Afnic, qui gère le <.fr>, après avoir
consulté la CNIL, avait déjà mis en
place en 2006 un Whois limité pour
les personnes physiques dans lequel
certaines données personnelles
n’apparaissaient pas. Pour accéder
à ces informations, il convient de se
conformer à la procédure de levée
d’anonymat mise en place par l’Afnic.
Ainsi, seules les demandes motivées
par des ayants droit sont recevables.
Registre .ca
La préoccupation en matière de fichier
Whois ne concernait uniquement les
pays européens. En 2008, le registre
canadien CIRA avais mis en place un
système se rapprochant de celui de
l’Afnic. Ainsi le Whois du domaine
.ca comporte deux statuts. Les don-
nées des entreprises, qui ne sont pas
considérées comme personnelles,
continuent d’être affichées. Les par-
ticuliers sont par défaut inscrits en
Whois caché, avec un système de mise
en relation permettant d’envoyer un
message au propriétaire, sans garantie
de réponse.
L’INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS
DU RGPD PAR LES BUREAUX
D’ENREGISTREMENT
GoDaddy
La pratique du bureau d’enregistre-
ment GoDaddy suscite l’attention. Pour
les résidents de l'Espace économique
européen (EEE), les coordonnées de
réservataire (nom, adresse, numéro
de téléphone et adresse e-mail) ne
sont pas communiquées au répertoire
WHOIS. D’autres informations comme
le pays, province/état (ainsi que les
données techniques telles que le nom
du registraire, la date de création ou les
serveurs de noms) continueront d'être
affichées. Pour communiquer avec le
titulaire du nom de domaine enregis-
tré, GoDaddy a créé un formulaire en
ligne qui permet de contacter direc-
tement le déposant. Dans les limites
autorisées par l'ICANN, GoDaddy peut
utiliser les informations disponibles
publiquement fournies pendant le pro-
cessus d'enregistrement.
ACTUALITÉS RGPD
EPAG
Le bureau d’enregistrement alle-
mand, accrédité par l’ICANN, EPAG a
eu quant à lui une interprétation plus
poussée du règlement créant ainsi un
point de désaccord avec l’ICANN. Il a
en effet informé l'ICANN qu'il cesserait
purement et simplement de collecter
des coordonnées administratives et
techniques des réservataires, dans la
mesure où cela violerait, selon lui, le
RGPD. L’ICANN lui avait alors adres-
sée une demande d'injonction le 25
Mai 2018 devant le tribunal de Bonn
requérant une décision judiciaire afin
d’assurer la collecte continue de toutes
les données WHOIS, de sorte que ces
données restent disponibles aux parties,
démontrant le but légitime d'y accéder,
conformément au RGPD. Le 30 Mai 2018,
le tribunal régional de Bonn a statué
en faveur de l'EPAG et a déclaré que la
demande d'injonction de l'ICANN contre
le registraire était « sans fondement ».
QUELLES STRATÉGIES DE DÉFENSE À
L’HEURE DU RGPD ?
Les risques liés aux atteintes aux droits
de différentes natures sur l’Internet
sont de plus en plus nombreux et
prennent aujourd’hui des formes de
plus en plus diverses. La stratégie de
défense repose sur deux piliers. La
connaissance des atteintes potentielles
ou avérées et les actions en défense,
préventives ou curatives. Quant aux
stratégies de défense face à une atteinte
après l’entrée en vigueur du RGPD, une
démarche préventive est opportune.
La connaissance repose sur la mise en
place d’un système de surveillance des
menaces potentielles dont le périmètre
est défini en fonction des objectifs
suivis. Il s’agit d’une politique de
défense multiniveaux tenant compte de
risque acceptable pour l’entreprise. Les
actions en défense nécessitent de défi-
nir une stratégie permettant de réagir
de manière systématiques, ou à tout le
moins de façon structurée en fonction
des atteintes détectées. Les actions
systématisées pour les atteintes les
plus graves s’avère nécessaires de
manière à éviter toute perte de temps
et de garantir la réactivité face à telles
atteintes.
Nathalie Dreyfus,
Conseil en propriété industrielle,
Expert près la Cour d’appel de Paris
p.13 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
ACTUALITÉS RGPD
PRESTATAIRES DE DONNÉES PERSONNELLES FACE AU RGPD : LE
NÉCESSAIRE CADRAGE DE VOS MISSIONS !
Ne traitant des données que sur instruc-
tion et pour le compte du responsable
de traitement, le manque d’autonomie
inhérent à la qualité de sous-traitant cou-
vrait jusqu’alors les prestataires d’une
certaine impunité. La CNIL avait ainsi
retenu, dans sa délibération 2017-010
du 18 juillet 2017, une négligence de la
part de la société Hertz dans la surveil-
lance des actions de son sous-traitant
dont le niveau global de sécurité s’était
révélé insuffisant. L’entrée en applica-
tion du RGPD opère un rééquilibrage en
reconnaissant le sous-traitant comme un
acteur à part entière de la protection des
données personnelles.
Au-delà des conséquences indirectes
qu’entrainerait le fait pour un prestataire
de ne pas être en conformité, tel que le
désaveu de son client, comme l’illustre,
notamment la délibération 2018-010 de la
CNIL du 6 septembre 2018 à l’encontre de
l’Alliance Française, le prestataire peut,
désormais, être tenu directement respon-
sable du non-respect du dispositif relatif
à la protection des données personnelles.
Le RGPD (art.83) permet en effet aux
autorités de contrôle d’infliger des
amendes administratives au prestataire
du fait d’un manquement au respect des
obligations communes avec celles du res-
ponsable de traitement (coopération avec
l’autorité de contrôle, notification d’un
incident de sécurité, désignation d’un
DPO, obligation générale de sécurité),
ou d’un manquement à ses propres obli-
gations (obtenir l’autorisation préalable
du responsable de traitement en cas
de recours à un sous-traitant, ne traiter
que sur instruction documentée, aider le
responsable de traitement à remplir ses
obligations). Sa responsabilité pénale
pourrait en outre être engagée.
Parallèlement, l’article 82-2 du RGPD
tient le prestataire responsable du dom-
mage causé par le traitement à une
personne en cas de non-respect des
obligations prévues par le règlement, ou
en cas d’agissement non conforme aux
instructions licites du responsable de trai-
tement. Ainsi, responsable du préjudice
causé par son manquement en tant que
sous-traitant, il pourrait l’être en tant que
responsable de traitement dès lors qu’il
sortirait du cadre de sa prestation.
Une telle requalification des acteurs n’est
pas un cas d’école. La CNIL procède alors
à une analyse au cas par cas, notamment
à partir du faisceau d’indices proposé par
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Odile Jami-Caston
Claudia Weber
le G29 dans son avis du 16 février 2010.
Elle a ainsi retenu, dans ses délibérations
n°2018-022 et 2018-023 du 25 juin 2018,
la qualité de responsables de traitements
aux sociétés Teemo et Fidzup, émettrices
de traceurs de géolocalisation pour
des partenaires, considérant qu’elles
traitaient pour leur propre compte des
données à caractère personnel collectées
via ces dispositifs dont elles détermi-
naient dans une large mesure les finalités
et les moyens.
La CJUE, elle-même confrontée aux dif-
ficultés d’appréciation de la qualité des
intervenants, notamment s’agissant de
l’effectivité des instructions données au
sous-traitant, a retenu, dans une décision
du 5 juin 2018, « Wirtschaftsakademie »
Aff. C-210/16, la responsabilité conjointe
de l’administrateur d’une page fan
hébergée par Facebook et de la société
Facebook chargée de la collecte des don-
nées des visiteurs qui ne disposent pas
de compte utilisateur.
Au vu des risques nouveaux encourus
pour le prestataire, la signature d’un
p.14
clause « données personnelles » ou d’un
accord sur la protection des données
(Data Protection Agreement « DPA » )
dans le cadre du contrat, rendu obliga-
toire par l’article 28 du RGPD, se révèle
de la plus grande nécessité pour définir
les rôles précis de chacun des acteurs
et le périmètre de leurs obligations. Un
cadrage rigoureux et documenté de la
relation évitera, d’une part au prestataire
de sortir du cadre de sa mission de sous-
traitant au sens du RGPD et de risquer
d’être requalifié de responsable de trai-
tement, d’autre part au responsable de
traitement d’être engagé pour un traite-
ment qu’il n’a pas sollicité.
Cette nécessité de documentation et de
contractualisation pertinente, non seule-
ment en amont mais aussi dans le suivi
de la prestation, a d’ailleurs été relevée
par la CNIL dans sa délibération 2018-002
du 7 mai 2018 prononçant une sanc-
tion pécuniaire à l’encontre de la société
Optical Center à la suite d’un incident de
sécurité du fait du prestataire. Malgré
l’argument du responsable de traitement
invoquant ses échanges réguliers avec
son prestataire, l’autorité de contrôle a
considéré que le caractère informel des
échanges a rendu plus difficile le suivi des
actions du sous-traitant.
En conclusion, nous reprendrons les
termes du considérant 79 du RGPD,
« la protection des droits et libertés des
personnes concernées, de même que la
responsabilité des responsables du trai-
tement et des sous-traitants, y compris
dans la cadre de la surveillance exer-
cée par les autorités de contrôles et des
mesures prises par celles-ci, exige une
répartition claire des responsabilités au
titre du présent règlement, y compris
lorsque le responsable du traitement
détermine les finalités et les moyens
du traitement conjointement avec
d’autres responsables du traitement, ou
lorsqu’une opération de traitement est
effectuée pour le compte d’un respon-
sable de traitement ».
Odile JAMI-CASTON, Directrice du Pôle
Protection des données personnelles
& Claudia WEBER, Avocat Fondateur
ITLAW Avocats
Plus d’infos :
www.itlaw.fr
claudia.weber@itlaw.fr
tél : 01.83.62.61.75

BLOCKCHAIN ET RGPD : OÙ EN EST-ON ?
La blockchain est une technologie de
stockage et de transmission d’infor-
mations, transparente, sécurisée, et
fonctionnant sans organe central de
contrôle1. De plus en plus de solutions
se proposent de recourir à la blockchain,
pour transférer des actifs tels que le
bitcoin, pour améliorer la traçabilité au
sein d’un registre, comme en matière
de droits de propriété intellectuelle, ou
bien encore pour signer des contrats
dits « intelligents », par exemple dans le
domaine de l’assurance pour indemniser
un sinistre de façon automatisée. Or sitôt
que la blockchain est utilisée pour des
projets qui nécessitent la manipulation
de données à caractère personnel, que
ce soit au niveau des contenus ou bien
des informations liées aux participants,
le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016 (ci-après le « RGPD ») trouve à s’ap-
pliquer. Alors comment faire cohabiter
blockchain et respect des droits et obliga-
tions prévus par le RGPD ?
L’EXISTENCE D’UN CONSENSUS
Les droits d’information, d’accès et de
portabilité prévus par le RGPD pour les
personnes concernées ne posent pas
de difficulté particulière au regard de la
blockchain. Certaines sociétés se pro-
posent même d’utiliser la blockchain
pour permettre aux personnes concer-
nées d’exercer leur droit à la portabilité.
En revanche, certains points de friction
sont clairement identifiables.
LA SUBSISTANCE DE POINTS DE FRICTION
Par sa nature même, la blockchain
publique soulève des difficultés au regard
du RGPD puisque l’une de ses caractéris-
tiques majeure réside dans le fait que les
données qui y sont inscrites ne peuvent
être techniquement modifiées ou suppri-
mées une fois qu’une transaction a été
acceptée.
Ce caractère imprescriptible des données
contenues dans la blockchain se heurte
par conséquent aux principes suivants du
RGPD :
a) droit à la rectification de ses données
(art 16) : la personne concernée a le droit
de faire corriger, auprès du responsable
de traitement, les données personnelles
qui la concernent ;
b) droit à l’effacement et de conservation
limitée de ses données (art 17 et 18) : la
personne concernée a le droit d’obtenir du
responsable de traitement l’effacement,
dans les meilleurs délais, des données
1 - Définition de Blockchain France : https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/
Mariam Le Bars Kerampran
Xavier Rodrigues
personnelles qui la concernent. Les
données personnelles ne doivent par
ailleurs être conservées que pour une
période limitée à ce qui est nécessaire au
regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées ;
c) contractualisation des transferts des
données hors de l’Union-Européenne :
pour être acceptée, une transaction doit
être validée par tous les mineurs d’une
blockchain. Or certains mineurs peuvent
se situés hors de l’UE. Des données per-
sonnelles peuvent de ce fait être envoyées
vers des pays tiers qui ne garantissent
pas un niveau adéquat de protection, et
ce, sans que la personne concernée y ait
préalablement consenti.
QUELLES RECOMMANDATIONS ?
La blockchain n’est pas complètement
mâture et d’autres technologies plus
éprouvées pourraient permettre de
respecter les exigences posées par le
RGPD, notamment en termes de privacy
by design. La prudence commande donc
de rappeler que le responsable de trai-
tement doit apprécier cette technologie
ACTUALITÉS RGPD
de façon concrète, très en amont de son
projet, au regard des objectifs poursuivis
et des caractéristiques de chaque trai-
tement. Le choix même du type de
blockchain, publique ou à permission par
exemple, sera susceptible d’impacter les
droits des personnes concernées.
Ces points de vigilance sont rappelés par
la CNIL, en particulier dans sa communi-
cation du 25 septembre 2018 sur le sujet,
où elle indique par ailleurs son inten-
tion de « s’inscrire dans une démarche
de coopération avec ses homologues
européens pour proposer une approche
solide et harmonisée ». Restons donc
attentifs aux fruits des réflexions menées
à l’échelle européenne, en particulier sur
la question de la durée de conservation.
En attendant, il convient d’identifier les
rôles de chacun, responsable de trai-
tement ou sous-traitant le cas échéant,
et de mettre en œuvre les mesures
organisationnelles et techniques corres-
pondantes. L’utilisation d’une blockchain
à permission permettra de mieux maî-
triser les flux de données personnelles,
notamment les transferts hors UE, étant
ici précisé que les règles d’entreprise
contraignantes et les clauses contrac-
tuelles types sont des outils qui peuvent
être utilisés dans le cadre de la block-
chain. Les données complémentaires
seront idéalement traitées en dehors de
la blockchain et, alternativement, y seront
stockés par ordre de préférence : un enga-
gement cryptographique, une empreinte
de la donnée obtenue par une fonction de
hachage à clé, ou un chiffré de la donnée.
En conclusion, il apparaît que le recours à
la blockchain ne permet pas aujourd’hui
de satisfaire en intégralité et de manière
unanime aux exigences du RGPD, dont
l’esprit est de fixer un cadre protecteur
clair pour les personnes concernées. La
décision d’opter pour cette technolo-
gie doit par conséquent s’accompagner
d’une analyse préalable, tant sur le plan
juridique que sur le plan de la sécurité
des données.
Mariam LE BARS KERAMPRAN
Juriste & Déléguée à la Protection des
Données
Xavier RODRIGUES
Responsable du Pôle NTIC
CABINET PLASSERAUD
webplass@plass.com
p.15 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
ACTUALITÉS RGPD

PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE :

COMMENT ASSURER UN DROIT EFFECTIF À L’INFORMATION ?
« java/parcoursup/ordreappel/Calcul
OrdreAppel.java ». Il s’agit du cœur
algorithmique de la procédure prin-
cipale utilisée dans « Parcoursup »,
l’application web de l'enseignement
supérieur public français classant et
répartissant les futurs étudiants dans
les établissements.1
Ce code a été récemment révélé par le
Gouvernement dans un souci de trans-
parence, dans l’objectif d’informer le
grand public sur la manière dont la
prise de décision automatisée d’affec-
tation des étudiants est effectuée par
le logiciel. Le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur considère ainsi que « la
publication de ce code permet à chacun
de vérifier que le fonctionnement de la
plateforme est conforme au droit »2.
Peut-on réellement affirmer que
les étudiants sont en capacité de
comprendre le fonctionnement de
« Parcoursup » à la lecture de cet algo-
rithme ? Rien n’est moins sûr à notre
sens. Cela est regrettable compte tenu
du caractère déterminant de la déci-
sion prise par le logiciel sur l’avenir
des élèves français.
Pourtant, l’article 13.2.f ) du règle-
ment européen sur la protection des
données (RGPD) prévoit qu’en cas de
prise de décision automatisée, le res-
ponsable de traitement doit fournir «
les informations utiles concernant la
logique sous-jacente » de celle-ci.
Une formule algorithmique constitue-
t-elle une information utile permettant
de comprendre la logique sous-jacente
à une prise de décision automatisée ?
La publication de celle-ci permet-elle
de satisfaire à l’obligation d’informer
la personne concernée par le traite-
ment ? Quelles protections effectives
offre le RGPD aux personnes dont
les données font l’objet d’une prise
de décision automatisée contre les
risques d’atteinte à l’intimité de leur
vie privée ? Ces garanties sont-elles
suffisantes ? Quelles mesures mettre
Emmanuel Daoud
Flora Plénacoste
en place pour assurer un réel respect
de la vie privée des personnes concer-
nées en pareil cas ?
1. UN DROIT À L’INFORMATION MIS À
MAL
En application de l’article 13)f du RGPD,
le responsable de traitement est donc
tenu, au moment de la collecte des
données, de donner toutes informa-
tions utiles à la personne concernée
relatives à la logique sous-jacente de
la prise de décision automatisée dont
elle est l’objet3. La loi informatique et
libertés prévoyait déjà un tel droit à
l’information4.
C’est avec raison que le RGPD souligne
le caractère impératif de cette obliga-
tion en cas de « profilage ». Le risque
d’atteinte à l’intimé de la vie privée est
effectivement prégnant dans ce dernier
cas, dans lequel les données à caractère
personnel sont utilisées pour « évaluer
certains aspects personnels relatifs à
une personne physique, notamment
pour analyser ou prédire des éléments
concernant le rendement au travail, la
situation économique, la santé, les pré-
férences personnelles, les intérêts, la
fiabilité, le comportement, la localisation
ou les déplacements de cette personne
physique »5.
Ce droit à l’information nous paraît fon-
damental tant en pratique qu’en théorie.
En effet, l’utilisation croissante d’algo-
rithmes d’apprentissage rend toujours
plus performante l’analyse de nos don-
nées ainsi que le profilage, algorithmes
dont le fonctionnement est exempt de
toute intervention humaine.Par exemple,
l’octroi d’un crédit peut être décidé par
un algorithme qui analysera la situation
financière de la personne concernée et
fera des prédictions sur sa fiabilité ainsi
que sur sa capacité à le rembourser. De
même, un recruteur pourra écarter un
candidat sous prétexte que l’algorithme
prédit que celui-ci sera atteint d’une
grave maladie dans les années à venir,
ou que sa productivité baissera à mesure
que son âge avancera.
Cependant, la portée d’une telle obli-
gation se heurte à la complexité du
langage algorithmique. En effet, com-
bien sommes-nous à être réellement
capables de comprendre la logique qui
sous-tend les codes-sources? Les for-
mules mathématiques ne sont pas à la
portée à tous…
Il semble donc que l’exigence de trans-
parence telle que requise par le RGPD
ne soit pas satisfaisante, en ce que sa
concrétisation, même appliquée avec
la meilleure des volontés, manque son
objectif, à savoir informer la personne
concernée. L’opacité des algorithmes

1 - Site internet Parcoursup https://framagit.org/parcoursup/algorithmes-de-parcoursup

2 - Document du Ministère de l’Enseignement Supérieur disponible à l’adresse https://framagit.org/parcoursup/algorithmes-de-parcoursup/blob/master/
doc/presentation_algorithmes_parcoursup.pdf
3 - L’article 13)f du RGPD: « le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues,
les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent (…) l'existence d'une prise de déci-
sion automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique
sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée. »
4 - LIL, art. 39.5°
5 - Article 4.4) du règlement européen pour la protection des données

Le Journal du Management p.16

juridique et réglementaire
 ACTUALITÉS RGPD

constitue ainsi un frein important à une
protection effective de la vie privée des
personnes.
Par ailleurs, l’exercice du droit à l’informa-
tion, dont l’effet bénéfique semble déjà
être mince, est mis à mal par le secret des
affaires et les droits de propriété intellec-
tuelle, que le responsable de traitement
peut invoquer pour se soustraire à son
obligation d’information.
En effet, le RGPD prévoit la possibilité
pour les responsables de traitement
de refuser la communication des
informations propres aux traitements
automatisés de données et aux algo-
rithmes lorsque cela porte atteinte au
secret des affaires ou à la propriété
intellectuelle6. De la même façon,
la loi libertés et informatique dispose
que la transmission d’informations
relatives à la logique du traitement
de données ne doivent « pas porter
atteinte au droit d'auteur au sens des
dispositions du livre Ier et du titre IV
du livre III du code de la propriété
intellectuelle. […]7»
Elle préconise ainsi la sensibilisa-
tion de tous les acteurs de la chaîne
algorithmiques à l’ensemble des pro-
blématiques éthiques soulevées par
leurs activités, ainsi que l’amélioration
du design de ces algorithmes afin de
les rendre plus intelligibles.
Outre l’application de ces recom-
mandations, la CNIL conseille aux
concepteurs ainsi qu’aux profession-
nels utilisant des algorithmes de
rédiger une charte éthique, qui pourra
être annexée au règlement intérieur.
Ainsi, la CNIL plaide pour un renforce-
ment de l’exigence d’explication de la
logique sous-jacente de l’algorithme,
dans un esprit de responsabilisation
des acteurs de la chaîne algorithmique.
De son côté, l’autorité norvégienne
de protection des données a égale-
ment formulé des recommandations
novatrices afin que soit mieux garantie
la protection de la vie privée dans le
cadre de l’exploitation de données per-
sonnelles par l’intelligence artificielle.
Enfin, l’obligation de conduire une
étude de risques quant aux atteintes à
la vie privée avant la mise en place d’un
tel traitement de données pourrait éga-
lement être une piste envisageable.
Cela est déjà prévu par le RGPD mais
uniquement s’agissant de certains
types de traitements de données et
pour certaines données10. Cette obliga-
tion pourrait cependant être étendue.
En définitive, l’obligation d’informer les
personnes, telle que prévue par la régle-
mentation actuelle est insuffisante en ce
qu’elle ne garantit pas une réelle compré-
hension de la logique sous-jacente à une
prise de décision automatisée. Il semble
donc impératif de compléter cette obli-
gation et d’astreindre les concepteurs
des technologies participant à la prise
de décision automatisée à rendre cette
logique intelligible et compréhensible
pour nous tous, experts et non experts
des formules algorithmiques.
Emmanuel Daoud et
Flora Plénacoste Avocats

Le droit à l’information de la personne Elle suggère, entre autres, le recours à

faisant l’objet d’une décision automa- des techniques innovantes qui contrain-
tisée semble ainsi réduit à peau de draient les algorithmes d’opérer en
chagrin. ayant recours à un moindre nombre de
données.9
Quelles mesures peuvent alors prendre
les responsables de traitement pour
assurer un droit à l’information effec-
tif des personnes faisant l’objet d’une
prise de décision automatisée ?
2. COMMENT GARANTIR UNE
INFORMATION EFFECTIVE DES
PERSONNES CONCERNÉES ?

Des mesures supplémentaires peuvent

être prises par les entreprises pour pal-
lier les insuffisances précitées et assurer
ainsi une efficacité plus grande du droit à
l’information des personnes faisant l’ob-
jet d’une prise de décision automatisée.
Dans un rapport publié le 15 décembre
2017, la Commission Nationale de l’In-
formatique et des Libertés (CNIL) a émis
des recommandations afin de répondre
aux enjeux éthiques posés par l’utilisa-
tion croissante du machine learning,
notamment dans les prises de décision
automatisée8.

6 - RGPD, considérant (63)

7 - RGPD, art. 39
8 - Rapport de la CNIL de décembre 2017 (synthèse
des débats publics) : « COMMENT PERMETTRE
À L’HOMME DE GARDER LA MAIN ? Les enjeux
éthiques des algorithmes et de l’intelligence artifi-
cielle » https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/
files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf
9 - January 2018 https://www.datatilsynet.no/globa-
lassets/global/english/ai-and-privacy.pdf
10 - RGPD, art 35. a

p.17 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
 DROIT DES BREVETS ET MARQUES

CHOISIR SON AVOCAT EN BREVETS ET MARQUES

Chaque année, en octobre c’est l’occasion de faire un point sur la propriété intellectuelle et
ses acteurs. Nous avons le plaisir de vous présenter notre enquête sur les cabinets d’avocats
pratiquant le droit des marques et/ou des brevets. En tout premier lieu, les partenaires du site
expertsdelentreprise.com mis en place par le Village de la Justice. Ensuite, une recherche Google
(les 10 premières pages de moins d’un an). Legal 500 Paris et le palmarès du monde du droit.
Enfin, divers autres classements. Vous pouvez également vous rapprocher des ordres d’avocats
ou des associations professionnelles qui possèdent des listes de professionnels ayant acquis la
mention de spécialisation.

Bonne lecture.

Site d'avocats et d'experts comptables sur abonnement payant

AVOCATS PICOVSCHI : 01 56 79 11 00 SIMON ASSOCIES : 01 53 96 20 00

PDGB : 01 44 05 21 21 BEAU DE LOMENIE : 01 44 18 89 00
KGA AVOCATS : 01 44 95 20 00 RONDEAU ABOULY : 04 91 55 52 61
HAAS AVOCATS : 01 56 43 68 80

p.19 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES

Google (les 10 premières pages). Voici les résultats par ordre d'arrivée :
AVOCATS DROIT DES BREVETS
WWW.QUANTIC-AVOCATS.COM-HTTPS://WWW.AVOCAT-FANNY-PIERRE-DRAGUIGNAN.FR-CD-IP.FR-WWW.BOVELAWOFFICE-AVOCATS.FR-
CABINET-AP.FR - WWW.PRUGNEAU-SCHAUB.COM - WWW.BREVESUD.FR/ - WWW.B2Z-AVOCATS.FR - WWW.CASALONGA.COM -
WWW.BREVET-INVENTION-PHILIPPESCHMITTLEBLOG.EU - ARGYMA.COM/FR - WWW.TGS-AVOCATS.FR - /WWW.SCAN-AVOCATS.COM -
WWW.AVOCAT-DO-AMARAL.FR/ - WWW.BAUMANN-AVOCATS.COM - WWW.AVOCATS-PICOVSCHI.COM/ - WWW.JUGLAR-AVOCAT.FR -
WWW.LESTANC-AVOCATS.COM - WWW.BRUNSWICK.FR - WWW.CABINETNUSS.FR/ - WWW.CABINET-BOUCHARD.AVOCAT.FR -
WWW.JURISEXPERT.NET - WWW.GRANRUT.COM - HTTPS://LEXPRECIA.COM - HTTPS://CABINETPANTZ.FR - HTTPS://WWW.OOLITH.EU -
WWW.CABINET-ARENAIRE.COM - WWW.VIAL-IP.COM - WWW.CABINET-MARCONNET.FR - HTTPS://YESMYPATENT.COM -
HTTPS://SCHERTENLEIB-AVOCATS.COM - HTTPS://SCHERTENLEIB-AVOCATS.COM - HTTPS://CMS.LAW/FR - WWW.DREYFUS.FR -
WWW.CABINETBOUCHARA.COM - WWW.ALTIJ.FR - WWW.IPTRUST.FR - WWW.GIDE.COM - WWW.TINAS-LAW.COM - HTTPS://
GERMAINMAUREAU.COM - WWW.HAAS-AVOCATS.COM - RGR-AVOCATS.FR/ - WWW.VIDON.COM - WWW.AVOCATS-EUREETLOIR.FR -
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WWW.LECLERELOUVIER-AVOCATS.COM - WWW.ICOSA.FR/ - WWW.LESBROS-AVOCATS.COM - WWW.LUMEN-AVOCATS.FR - WWW.
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FR - WWW.DREYFUS.FR - WWW.KLYBAVOCATS.FR - PRUGNEAU-SCHAUB.COM - WWW.HOMERE-AVOCATS.COM - WWW.MURIELLE-
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Le Journal du Management p.20

juridique et réglementaire
 DROIT DES BREVETS ET MARQUES

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE BREVETS

N° Cabinet 1 Schertenleib, Cabinet 2 Lavoix 3 DLA Piper
1 Allen & Overy LLP 1 Véron & Associés 2 Linklaters 3 De Gaulle Fleurance &
1 Bird & Bird 2 Armengaud Guerlain 2 Loyer & Abello Associés
Gide Loyrette Nouel 2 August Debouzy 3 Aramis 3 Guilbot Avocat
1
A.A.R.P.I. 2 DTMV & Associés 3 Bardehle Pagenberg 3 Pinsent Masons LLP
1 HOYNG ROKH MONEGIER 2 Dechert LLP 3 Casalonga Avocats 3 Simmons & Simmons
1 Jones Day 2 Hogan Lovells (Paris) LLP 3 Cornet Vincent Ségurel LLP

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : MARQUES, DESSINS ET MODÈLES, ET DROITS D’AUTEUR

N° Cabinet 2 Cléry – Avocats 3 De Pardieu Brocas 4 Eversheds Sutherland
1 Armengaud Guerlain 2 Cousin & Associés Maffei (France) LLP
Candé Blanchard 2 DTMV & Associés 3 Dechert LLP 4 Hoche Société d’Avocats
1
Ducamp 3 Guillemin Flichy Hughes Hubbard &
2 De Gaulle Fleurance & 4
Gide Loyrette Nouel Associés 3 Harlay Avocats Reed LLP
1
A.A.R.P.I. 2 Dentons
3 Kern & Weyl 4 KGA Avocats
1 Herbert Smith Freehills LLP 2 FTPA
3 Meridian 4 Lavoix
1 Hogan Lovells (Paris) LLP 2 Gowling WLG
3 Osborne Clarke 4 MARCHAIS & Associés
1 HOYNG ROKH MONEGIER 2 Hoffman
3 Osmose 4 Noésis Avocats
1 Jones Day 2 PASSA VARET Avocats
3 Pinsent Masons LLP Renault Thominette
1 Laude Esquier Champey 3 Arenaire 4
Vignaud & Reeve
2 BCTG Avocats 3 Bardehle Pagenberg 4 Adamas
4 Schmidt Brunet Litzler
2 Baker McKenzie 3 Benoliel Avocats 4 Aramis
4 Simmons & Simmons
2 Bird & Bird 3 CMS 4 Artemont LLP
2 Casalonga Avocats 3 DS Avocats 4 Boken 4 UGGC Avocats

CABINET SOTERYAH IP MONTPELLIER – LILLE – LONDRES – MUNICH

199 rue Hélène Boucher

Eric TZEUTON, dirigeant du cabinet, et son équipe, vous assiste dans vos 34170 MONTPELLIER – CASTELNAU
questions relatives au droit de propriété intellectuelle. T: +33(0)4 11 93 72 45
SOTERYAH IP est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle, experts en Mail : contact@soteryah.com
brevets, marques, et tous les autres droits de
la propriété intellectuelle, en termes d’acquisition, d’exploitation et de défense.

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• Expert en valorisation PI, licensing et transfert de technologie
• Consultants en développement technologique
• Consultants en Management de Projet

p.21 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE
Connaissance Compréhension Qualité de Mode de
N° Cabinet Disponibilité Réactivité Innovation de % de citations
l'entreprise de mes besoins la prestation rémunération
ALAIN
BENSOUSSAN
1 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 22
AVOCATS
LEXING
EVERSHEDS
2 4,9 4,6 4,5 4,6 4,4 4,6 4,3 9
SUTHERLAND
3 LEXT AVOCATS 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 4,2 4,0 7

Vous êtes un responsable juridique, administratif, ou ressources humaines

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Décembre 2017] [Janv
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n°59 - Octob
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[Septe 2017] Inter 4
Interview de 3 Chef view de Patri
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juridique té desck Redor

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Clea DROIT DE L’INFORMATIQUE / NTIC 24

22
DROIT
FISCAL
Formations

26
62
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15ÈME JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NUMÉRIQUE

INCLUS
37
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DROIT
DE L’EN
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Directeur(trice) juridique Administratif et financier Ressources humaines

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Responsable juridique Juriste

« Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant.
Pour mettre en œuvre ce droit, il vous suffit de nous contacter en nous précisant vos nom, prénom, adresse, e-mail : par mail à legiteam@legiteam.fr par courrier à LEGI TEAM,
17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt »

Le Journal du Management p.22

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 DROIT DES BREVETS ET MARQUES

Conseils en propriété industrielle apparaissant dans des classements :

BEAU DE LOMENIE - ALTERNIP - ARGYMA - BANDPAY & GREUTER - BE LEADER INNOVATION - BECKER & ASSOCIÉS - BOETTCHER -
BREVALEX - BRINGER IP - CABINET DEGRET - CABINET DIDIER MARTIN - CABINET FLECHNER - CABINET MOUTARD - CABINET NETTER -
CABINET PLASSERAUD - CABINET TRIPOZ - CAMUS LEBKIRI - CASALONGA - CHAILLOT - DEJADE & BISET - EGYP - EX MATERIA - GERMAIN
ET MAUREAU - GEVERS - GPI & ASSOCIES - HAUTIER - HIRSCH & ASSOCIES - ICOSA - INNOVINCIA - IP TRUST - IPSIDE - IPSILON -
IXAS CONSEIL - JACOBACCI & CORALIS-HARLE - JURISPATENT CABINET GUIU - LAURENT & CHARRAS - LAVOIX - LEXANDO ET CARACTEQ -
LLR - LOUIS PETIT - LYNDE & ASSOCIES - MALEMONT - MARCONNET - MARKS & CLERK - NONY & ASSOCIÉS - NOVAGRAAF - NOVAIMO -
OAK & FOX - PONTET ALLANO - REGIMBEAU - SANTARELLI - STRATO IP - TOUROUDE & ASSOCIATES - VIDON - WEINSTEIN

Autres cabinets faisant du droit des brevets :

ADAMAS - ALLEN & OVERY - ALTANA - AMAR GOUSSU STAUB - ARAMIS - ARMENGAUD GUERLAIN - ARMFELT - AUGUST & DEBOUZY -
BARDEHLE PAGENBERG - BCTG AVOCATS - BENECH - BENOLIEL AVOCATS - BIRD & BIRD - BMH AVOCATS - CABINET ARENAIRE - CANDÉ
BLANCHARD DUCAMP - CASALONGA - CLERY AVOCATS - CORNET VINCENT SÉGUREL - COUSIN & ASSOCIÉS - DAMIEN RÉGNIER - DE
GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS - DE MARCELLUS & DISSER - DECHERT - DENTONS - DEPREZ GUIGNOT ASSOCIÉS - DDG - DERRIENNIC
ASSOCIÉS - DLA PIPER - DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIÉVILLE & ASSOCIÉS (DTMV & ASSOCIÉS) - EBL LEXINGTON AVOCATS - EVERSHEDS
SUTHERLAND - FIDAL - FOLEY HOAG - GIDE - GUILBOT AVOCATS - GUILLOT DE HAAS AVOCATS - HIRSCH & ASSOCIES - HOFFMAN - HOGAN
LOVELLS - HOLLIER LAROUSSE & ASSOCIÉS - HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON - HUGHES HUBBARD & REED - IPSIDE - J.P. KARSENTY &
ASSOCIÉS - JACOBACCI AVOCATS - JEANTET - JONES DAY - KERN & WEYL - LAMOUREUX AVOCATS - LAUDE ESQUIER CHAMPEY - LAVOIX -
LAZAREFF LE BARS - LE STANC AVOCATS - LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER - LERINS & BCW - LINKLATERS - LOYER & ABELLO - M.-P. -
ESCANDE AVOCATS - NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIÉS - ORIS AVOCATS - OSBORNE CLARKE - PASSA VARET - PINSENT MASONS -
PROMARK - SCHERTENLEIB AVOCATS - SIMMONS & SIMMONS - STC PARTNERS - SZLEPER HENRY AVOCATS - TEN FRANCE - WATSON
FARLEY & WILLIAMS

p.23 Le Journal du Management

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DROIT DES BREVETS ET MARQUES

Autres cabinets faisant du droit des marques :

@MARK - ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS - ALLEN & OVERY - ALTANA - ALTER VIA AVOCATS - AMAR GOUSSU STAUB -
ANNE LAKITS-JOSSE - ANTOINE GITTON AGA - ANTOINE-LALANCE AVOCATS - ARMELLE FOURLON - ARMENGAUD GUERLAIN -
ART & INDUSTRY PROTECTION (AIP) - ARTEMONT - ATEM AVOCATS - ATIPIC AVOCAT - ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS -
AUGUST & DEBOUZY - BAKER MCKENZIE - BARDEHLE PAGENBERG - BBLM - BCTG AVOCATS - BENECH - BENOLIEL AVOCATS - BERSAY
ASSOCIÉS - BERTRAND & ASSOCIÉS - BESSIS AVOCATS - BIRD & BIRD - BISMUTH SOCIÉTÉ D'AVOCATS - BLUM LEGAL - BMH AVOCATS -
BOUCHARA - BRM AVOCATS - BRUNSWICK SOCIÉTÉ D'AVOCATS - CABINET ARENAIRE - CABINET D’AVOCATS MATHIAS - CABINET
PLASSERAUD - CANDÉ BLANCHARD DUCAMP - CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIÉS - CASALONGA - CBR & ASSOCIÉS - CHARLOTTE
BALDASSARI - CHRISTOPHE CARON - CLAIRMONT AVOCATS - CLERY AVOCATS - COBLENCE & ASSOCIÉS - COHEN & GRESSER LLP -
CORNET VINCENT SÉGUREL - COURTOIS LEBEL - COUSIN & ASSOCIÉS - CROSSEN & BOROWSKY - DAMIEN RÉGNIER - DBK AVOCATS - DE
BAECQUE FAURÉ BELLEC AVOCATS - DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS - DE MARCELLUS & DISSER - DE PARDIEU BROCAS MAFFEI -
DECHERT - DELSOL AVOCATS - DEMOLY AVOCATS - DENTONS - DEPREZ GUIGNOT ASSOCIÉS - DDG - DERRIENNIC ASSOCIÉS - DLA PIPER -
DS AVOCATS - DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIÉVILLE & ASSOCIÉS (DTMV & ASSOCIÉS) - EBL LEXINGTON AVOCATS - EDV AVOCAT - ELKRIEF
AVOCAT - EVERSHEDS SUTHERLAND - FERAL-SCHUHL SAINTE-MARIE - FIDAL - FIELDFISHER - FOLEY HOAG - FOURMENTIN LE QUINTREC
VEERSAMY CORCOS - FTPA AVOCATS - FUSCO-VIGNÉ - GIDE - GILBEY LEGAL - GODIN ASSOCIÉS - GOMIS & LACKER - GRANRUT AVOCATS -
GREFFE - GROSSLERNER AVOCATS - GUILLEMIN FLICHY - GUILLOT DE HAAS AVOCATS - H2O AVOCATS - HAAS AVOCATS - HARLAY AVOCATS -
HERBERT SMITH FREEHILLS - HERTSLET WOLFER & HEINTZ - HW&H - HIRSCH & ASSOCIES - HOCHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS - HOFFMAN -
HOGAN LOVELLS - HOLLIER LAROUSSE & ASSOCIÉS - HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON - HUGHES HUBBARD & REED - IPSIDE - ISGE
& ASSOCIÉS - ITLAW AVOCATS - J.P. KARSENTY & ASSOCIÉS - JACOB AVOCATS - JACOBACCI AVOCATS - JEANTET - JONES DAY - KERN &
WEYL - KHALVADJIAN AVOCATS - LAMOUREUX AVOCATS - LAUDE ESQUIER CHAMPEY - LAVOIX - LAZAREFF LE BARS - LE STANC AVOCATS -
LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER - LEXT AVOCATS - LINKLATERS - LMT AVOCATS - LOYER & ABELLO - LPA - CGR AVOCATS - M.-P. -
ESCANDE AVOCATS - MANDEL PARIENTE ASSOCIÉS - MARCHAIS & ASSOCIÉS - MATTHIEU BERGUIG - MOTTET & ASSOCIES - NATAF
FAJGENBAUM & ASSOCIÉS - NOÉSIS AVOCATS - NOMOS - ORIA MEDIA - ORIS AVOCATS - OSBORNE CLARKE - OSMOSE AVOCATS - OX
AVOCATS - PASSA VARET - PDGB AVOCATS - PIERRAT & DE SEZE - PINSENT MASONS - PONS & CARRÈRE - PONTET ALLANO - PROMARK -
RACINE - REINHART MARVILLE TORRE - ROSSI BORDES & ASSOCIÉS - SCAN AVOCATS - SCHMIDT BRUNET LITZLER - SIMMONS &
SIMMONS - SODEMA CONSEILS - SOSKIN AVOCATS - STC PARTNERS - STEHLIN & ASSOCIÉS - SZLEPER HENRY AVOCATS - TAYLOR
WESSING - TOUATI LA MOTTE ROUGE AVOCAT - TWELVE - UGGC AVOCATS - VALÉRIE PERRICHON AVOCATS - VATIER & ASSOCIÉS - VIVIEN
& ASSOCIÉS - WATRIN BRAULT ASSOCIÉS - WILSON & BERTHELOT - WIZE AVOCATS - YDÈS AVOCATS

Le Journal du Management p.24

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DROIT DES BREVETS ET MARQUES
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Le Journal du Management p.26

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 DROIT DES BREVETS ET MARQUES
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intellectuelle et du droit du numérique
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 DROIT DES BREVETS ET MARQUES

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concurrence déloyale, que le préjudice
soit direct ou indirect – lorsque la
réputation de la marque est mise à mal
– c’est souvent l’impact financier qui
inquiète les entreprises. Si elles signalent
immédiatement leur problématique aux
autorités, elles se trouvent fréquemment
face à des services institutionnels (police,
gendarmerie) qui n’ont pas toujours la
réactivité nécessaire, car le temps et les
moyens d’investiguer leur manquent
pour ces types de dossiers légitimement
non prioritaires. Or, pour l’entreprise,
l’impératif est de circonscrire et de faire
cesser le préjudice dans les meilleurs
délais.
EN QUOI CONSISTE VOTRE
INTERVENTION ?
Lorsque nos clients font appel à nos
services, notre première démarche est
d’abord d’obtenir une photographie
à l’instant T de ce qu’il se passe, de
dresser la liste des protagonistes et
parties prenantes et de déterminer les
liens entre eux. Une première prestation
de due diligence numérique nous
permet grâce à l’utilisation de logiciels
internes de collecter de nombreuses
informations sur internet, car,
aujourd’hui, tout le monde laisse des
traces et nous sommes en mesure de
trouver énormément d’informations en
amont de nos interventions terrain. La
collecte de données numériques permet
de confirmer les soupçons, de localiser
les protagonistes et de préparer le
David Hornus
mode opératoire de nos interventions
humaines, qui doivent se réduire au
strict minimum car elles constituent le
poste le plus onéreux.
Tout notre processus d’intervention est
précisément détaillé dans nos devis
qui expliquent par le menu nos modes
opératoires, les objectifs à atteindre
et et les moyens mis en œuvre. Nous
nous engageons à respecter un cadre
juridique d’intervention préalablement
défini et, depuis que nous avons
obtenu la certification ISO 18788, nous
garantissons à nos clients le bon suivi et
la maîtrise des opérations.
QUE VOUS PERMET DE FAIRE CE CADRE
JURIDIQUE D’INTERVENTION ?
Le point crucial est de maîtriser la
recevabilité de la preuve. Celle-ci
est notamment différente selon qu’il
s’agisse d’une procédure instruite au
civil ou au pénal ; les modes opératoires
variant en fonction. C’est pour cela que
nous travaillons main dans la main
avec les avocats de nos clients, car ce
sont eux qui vont nous orienter sur les
les objectifs à atteindre pour ensuite
utiliser les éléments que nous leur
fournissons afin de bâtir la meilleure
stratégie juridique.Dans tous les cas,
nous sommes tenus au respect des
principes de proportionnalité et de
non-violation de la vie privée. Prenons
un exemple : si nous observons deux
personnes visées par notre enquête
discutant dans l’enceinte d’un espace
privé, il nous est interdit de les prendre
en photo. En revanche, nous pouvons
rédiger un rapport circonstancié
décrivant la scène et dont les éléments
factuels qui y seront rapportés serviront
aux avocats pour bâtir une requête
145. Si cette requête convainc le juge,
ce dernier délivrera une ordonnance
donnant autorité à un huissier qui, en
liaison avec nos équipes, ira récupérer
des preuves tangibles (informations sur
support numérique, factures papiers...).
Nous aurons ainsi permis de gagner du
temps, beaucoup de temps. Nous ne
supplantons donc pas les services de
l’État, mais nous les soulageons dans
une logique de continuum public/privé
dont parlait récemment l’ancien ministre
de l’Intérieur Gérard Collomb. C’est la
raison pour laquelle les entreprises de
tous types de secteurs font appel à nous,
depuis l’industrie du luxe et la bagagerie
jusqu’aux laboratoires pharmaceutiques
et à la cosmétique, en passant par la
domotique, les jouets, ou les pièces
automobiles.
Propos recueillis par
Jordan Belgrave

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p.29 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
ÉVALUER LES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE :
UN VRAI CASSE-TÊTE MAIS PAS SANS SOLUTION
Il y cinquante ans, évaluer une entre-
prise consistait pour l’essentiel
à inventorier ses actifs tangibles,
dégager les plus ou moins-values
éventuelles et retrancher les dettes.
Une première bascule est interve-
nue il y a une trentaine d’année avec
la montée en puissance des actifs
intangibles qui aujourd’hui repré-
sentent souvent plus que les actifs
tangibles.
L’exercice était certes plus délicat que
celui de la pesée des actifs matériels
mais on pouvait le sécuriser en triant
soigneusement entre ceux de ces
biens bénéficiant de droits contrac-
tuels et légaux, et donc facilement
identifiables, et ceux plus flous que
l’on retrouve génériquement sous le
vocable de Goodwill.
Avec les entreprises du numérique,
l’évaluation est entrée dans une troi-
sième dimension.
Ces entreprises présentent au moins
trois caractéristiques qui en font de
véritables ovnis : elles ont très peu
d’actifs tangibles ce qui rend inopé-
rante l’approche patrimoniale, leur
business-model est disruptif ce qui
rend difficile la comparaison, elles
sont déficitaires pendant de longues
années ce qui rend presque impos-
sible l’évaluation par actualisation de
flux.
Et pourtant ces entreprises ont une
énorme valeur, les cinq plus grandes
capitalisations boursières mondiales
étant des entreprises du numérique.
Cette nouvelle économie perturbe
les évaluateurs que nous sommes
parce qu’elle nous oblige à révi-
ser toutes nos certitudes comme
par exemple la loi des rendements
décroissants.
La seule façon de s’en sortir est de
tracer une frontière temps entre la
période de démarrage et celle de
décollage.
En période de démarrage, disons-le
d’emblée, aucune méthode tradition-
nelle ne convient.
Cela n’est pas grave puisque l’on
constate que la valeur donnée à
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Dominique Adenot
Dominique Andrieux
l’entreprise par ceux qui vont y investir
relève d’une conviction, déconnectée
de toute base économique.
Notre conseil est donc de ne pas se
lancer dans une évaluation puisqu’au
bout du compte seul prévaudra le
raisonnement suivant : si l’investis-
seur croit dans le projet il apportera
l’argent qu’il faut pour le développer,
et s’il n’y croit pas peu importe la
valeur qu’on lui donnera.
Illustration : en premier tour de table
si le projet a besoin de 500 000 €
pour avancer, et qu’un consensus
se crée autour de l’idée que les fon-
dateurs doivent garder un contrôle
de 70% sur leur société, cela induit
que la valeur pre-money de l’entre-
prise sera de 1,166 millions d’euros.
Simple et efficace !
Certains diront que les venture capi-
talists sont fous, et d’autres qu’ils
sont trop généreux avec des sociétés
p.30
qui n’ont encore rien prouvé. Ce n’est
évidemment ni l’un ni l’autre.
Nous en voulons pour preuve la mise
en place, concomitamment à ces
levées de fonds, de garde-fous juri-
diques : actions de préférence, BSA
ratchet, clauses de bad leaver, etc….
destinés à se protéger d’éventuelles
erreurs d’appréciation.
Mais une fois la période de démarrage
terminée avec un prototype au point,
le décollage est imminent.
L’évaluateur d’une entreprise du numé-
rique peut alors entrer en piste avec sa
palette d’outils traditionnels tout en
en privilégiant l’actualisation des flux
et l’approche par comparaison.
Mais encore faudra-t-il intégrer au
raisonnement le risque de mauvaise
exécution du business-plan car dans
le secteur du numérique plus que
dans d’autres, les incertitudes sont
immenses.
C’est pourquoi nous conseillons
vivement aux évaluateurs d’appuyer
leur démonstration sur la méthode
des options réelles permettant de
caractériser les opportunités ren-
contrées par la société au fil de son
développement.
C’est d’ailleurs tout le talent de ceux
qui ont réussi que d’avoir su faire évo-
luer leur idée initiale pour prendre
en compte les attentes réelles et pas
simplement supposées du marché.
En créant une librairie en ligne,
Amazon n’imaginait pas devenir le
premier commerçant de la planète,
et Facebook devenir une agence de
presse ou de marketing.
**
*
En résumé on peut dire qu’aux pre-
miers stades de développement c’est
le potentiel du projet qui commande
l’enveloppe de financement qui elle-
même donne sa valeur à la société. Et
ce n’est pas un rapport d’évaluation,
fut-il brillamment documenté, qui
fournira des raisons d’y investir.
Ce n’est qu’ensuite une fois les
premiers clients captés, et leur

comportement savamment scruté,
que les fondateurs de l’entreprise du
numérique pourront convoquer les
évaluateurs.
Ces derniers auront avantage à mettre
en œuvre les deux méthodes incon-
tournables que sont les comparables
et l’actualisation des flux. Mais l’in-
certitude étant dans ce secteur plus
grande que dans d’autres, les scena-
rii retenus et les taux d’actualisation
proposés devront être bien calibrés.
BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE ET JURIDICTION UNIFIEE DU
BREVET : QUELLES PERSPECTIVES ?
Après plusieurs décennies de travaux,
la quasi-totalité des Etats membres
de l’Union Européenne est parve-
nue, en 2012/2013, à un accord sur
un brevet produisant ses effets dans
l’ensemble de ces pays et soumis à
une juridiction unique.
La date d’entrée en vigueur de ce
système - régulièrement annoncée -
ne cesse néanmoins d’être reportée.
Retour sur ce système et les obs-
tacles auxquels sa mise en œuvre est
confrontée.
I. UNE CONSTRUCTION COHÉRENTE
ET ACHEVEE
Les objectifs
On sait qu’un brevet européen éclate
en autant de titres nationaux que de
pays de protection revendiqués. On
connaît aussi les inconvénients de ce
système :
- importance des frais à exposer pour
que le brevet européen produise ses
effets dans chacun des pays désignés ;
- multiplicité des actions à engager
pour en assurer le respect en cas de
contrefaçon transnationale.
L’obligation d’agir devant chaque juri-
diction nationale peut en particulier
aboutir à des décisions contradic-
toires sur la validité d’un même brevet
ou sa contrefaçon par un même dispo-
sitif ou procédé.
C’est à ces inconvénients que le brevet
européen à effet unitaire et la juridic-
tion unifiée du brevet (JUB) tendent à
remédier.
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
Mais encore faudra-t-il que les
professionnels retenus pour la mis-
sion aient la modestie de se souvenir
que l’évaluation est un instrument
heuristique produisant une simple
opinion et pas une calculette finan-
cière donnant un résultat scientifique.
Dominique ADENOT
Avocat-associé
Dominique ANDRIEUX
Avocat-associé
Olivier Legrand
Le brevet européen à effet unitaire
Le brevet européen à effet unitaire a été
créé par deux règlements de l’Union
Européenne du 17 décembre 2012.
Par rapport à un brevet européen
« classique », ce titre présentera les
avantages suivants :
- un formalisme simplifié, permettant
de lui conférer un effet unitaire dans
l’ensemble des pays participant à la
coopération renforcée ;
- un coût de maintien en vigueur
moindre, sous la forme d’une taxe
annuelle unique ;
- une protection uniforme dans l’en-
semble des pays dans lesquels le
brevet aura un effet unitaire.
La JUB
Le brevet européen à effet unitaire fera
l’objet d’un contentieux unifié devant
une juridiction spécifique, la JUB.
WWW.LABONNE-AVOCATS.FR
Cette juridiction, créée par un accord
international du 19 février 2013 (AJUB),
sera seule compétente pour statuer sur
les actions en nullité, en contrefaçon
ou en non-contrefaçon de brevets euro-
péens à effet unitaire, ainsi que sur les
actions en réparation et sur celles visant
au prononcé de mesures provisoires ou
conservatoires et d’injonctions.
II. UNE CONSTRUCTION A L’AVENIR
INCERTAIN
Les conditions d’entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du système est
conditionnée à la ratification de l’AJUB
par 13 Etats membres de l’Union
Européenne, dont l’Allemagne, la
France et le Royaume-Uni. A ce jour,
16 Etats membres - dont la France et
le Royaume-Uni - ont ratifié cet accord.
Seule manque donc la ratification de
l’Allemagne.
Deux évènements obscurcissent néan-
moins l’horizon : la décision britannique
de sortir de l’Union Européenne et la
saisine du Tribunal Constitutionnel
allemand.
Le Brexit
Après un vote historique le 23 juin
2016, le Royaume-Uni a notifié sa déci-
sion de retrait de l’Union Européenne
le 29 mars 2017. Il cessera donc d’être
lié par le droit de l’Union le 29 mars
2019 ou, au plus tard, à l’expiration de
la période transitoire dont les parties
conviendront.
En dépit de ce contexte, le Royaume-
Uni a ratifié l’AJUB le 26 avril 2018
p.31 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
 DROIT DES BREVETS ET MARQUES
puis annoncé, dans un livre blanc
publié en juillet 2018, son intention
d’explorer les voies lui permettant de
continuer à participer au brevet euro-
péen à effet unitaire et à la JUB.
D’où l’incertitude qui règne.
L’AJUB est en effet ouvert à la signa-
ture ou à l’adhésion des seuls Etats
membres de l’Union Européenne ; il
prévoit de surcroît la suprématie du
droit et de la juridiction de l’Union.
La question de savoir si le Royaume-
Uni pourra demeurer partie à l’AJUB
après avoir quitté l’Union Européenne
divise les commentateurs. Dans une
longue analyse publiée en septembre
2018, deux chercheurs du Max Planck
Institute concluent négativement1.
Leur étude souligne en outre - en
conclusion - que la conformité au droit
de l’Union Européenne d’un système
auquel le Royaume-Uni continuerait de
participer post-Brexit risque un jour ou
l’autre d’être soumise à la CJUE.
Le recours constitutionnel allemand
Le Tribunal Constitutionnel allemand
(BVerfG) est saisi d’un recours contre
1 - Matthias Lamping, Hanns Ullrich : « The impact of Brexit on Unitary Patent Protection and its Court »
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Le Journal du Management
juridique et réglementaire
la loi autorisant la ratification de souhaitées, relèvent avant tout d’une
l’AJUB par l’Allemagne ; ce recours volonté politique, ce n’est pas la
conclut notamment à l’incompatibilité seule question : pour les déposants,
de l’accord du 19 février 2013 avec le la compatibilité d’une telle solution
droit de l’Union Européenne. avec le droit de l’Union Européenne est
un enjeu majeur, à ce jour non résolu.
Sur demande du Tribunal, le Président
de la République Fédérale d’Alle- Olivier LEGRAND
magne a sursis, depuis avril 2017, à la Avocat à la Cour
signature de cette loi.
Bien que la plupart des commenta-
teurs espère une décision de rejet du
recours d’ici à la fin de l’année, on
ignore tant la date à laquelle le BVerfG
statuera que - bien évidemment - la
décision qu’il rendra.
Il se murmure à cet égard que le
Tribunal pourrait décider d’en réfé- Avocats à la Cour
rer à la CJUE, ce qui rendrait une
issue improbable avant plusieurs 170, boulevard Haussmann
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principaux acteurs européens - avec
la France - en matière de brevets, sont
ceux dont viennent aujourd’hui les
plus grandes incertitudes…
Si l’entrée en vigueur du système et
la participation du Royaume-Uni à
celui-ci post-Brexit, très largement
p.32

UN DISTRIBUTEUR SÉLECTIF PEUT INTERDIRE LA REVENTE DE
SES PRODUITS SUR DES MARKETPLACES : ZOOM SUR L’AFFAIRE
CAUDALIE
A propos de CA Paris, Pôle 1 Chambre 8, 13 juillet 2018, RG n°17/20787
Dans la lignée de l’arrêt Coty de la CJUE
du 6 décembre 2017 (affaire C-230/16),
l’arrêt rendu par la Cour d’appel de
Paris le 13 juillet 2018 marque un tour-
nant dans le pouvoir donné au réseaux
de distribution sélective de mieux
contrôler les ventes de leurs produits
sur Internet.
Cet arrêt met fin (sauf éventuel nou-
veau pourvoi) à un conflit vieux de 5
ans opposant la société Caudalie à
l’éditrice de la plateforme de vente
en ligne 1001pharmacies.com qui
propose une place de marché aux
pharmaciens pour vendre leurs
produits.
La société Caudalie a mis en place un
réseau de distribution sélective pour
la commercialisation de ses produits
cosmétiques en souscrivant avec les
pharmaciens encadrant la distribution
de ses produits au sein des officines et
leur donnant la possibilité de vendre sur
Internet, avec toutefois l’interdiction de
vendre sur des plateformes tierces.
Constatant que certains de ses pro-
duits étaient commercialisés sur la
plateforme 1001pharmacies.com, la
société Caudalie a mis en demeure son
éditrice de cesser la commercialisa-
tion, avant d’obtenir une Ordonnance
de référé faisant injonction à cette
dernière de cesser la commer-
cialisation de ses produits sur sa
plateforme et lui interdisant d’y faire
référence (Ordonnance du 31 décembre
2014).
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt
du 2 février 2016, a alors infirmé cette
ordonnance, avant que la Cour de cas-
sation, saisie d’un pourvoi ne casse et
annule cet arrêt, par une décision du 13
septembre 2017.
La Cour d’appel de Paris, saisie sur
renvoi de la Cour de cessation, juge, au
visa de l’article L. 442-6-1-6° du code
de commerce, que la commercialisation
des produits Caudalie sur la plateforme
de vente en ligne 1001pharmacies.com
viole le réseau de distribution sélective
mis en place par la société Caudalie qui
prévoit une interdiction de revente des
produits via des plateformes de vente
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
Laurent Goutorbe
en ligne tierces. Elle confirme en consé-
quence l’ordonnance de référé rendue
par le Juge des référés du Tribunal de
Commerce de Paris le 31 décembre
2014.
L’article L. 442-6-1-6° du code de com-
merce prévoit en effet que le fait de
participer directement ou indirecte-
ment à la violation de l’interdiction de
revente hors réseau faite au distribu-
teur lié par un accord de distribution
sélective engage la responsabilité civile
de son auteur.
La Cour de cassation applique la
jurisprudence Coty de la CJUE qui a
dit pour droit que l’article 101, para-
graphe 1, TFUE ne s’oppose pas à une
clause contractuelle, telle que celle
en cause au principal, qui interdit aux
distributeurs agréés d’un système de
distribution sélective de produits de
luxe visant, à titre principal, à préser-
ver l’image de luxe de ces produits, de
recourir de manière visible à des plate-
formes tierces pour la vente sur Internet
des produits contractuels, dès lors que
les conditions suivantes sont réunies :
• Cette clause vise à préserver l’image
de luxe desdits produits,
• Elle est fixée d’une manière uniforme
et appliquée d’une façon non discrimi-
natoire,
• Elle est proportionnée au regard de
l’objectif poursuivi, ce que les juges
doivent vérifier.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris
juge que :
• Les produits Caudalie sont bien des
produits de luxe, bien qu’il s’agisse de
produits de parapharmacie.
Cette image de luxe résulte notamment
du fait que le contrat de distribution
prévoit la mise en place d’un service
de conseil permanent par un pharma-
cien-conseil, avec la possibilité pour le
consommateur de poser des questions
par mails auxquels il doit être répondu
sous 48 heures.
• Le caractère objectif des critères de
sélection des pharmaciens agréés par
la société Caudalie n’est pas contesté
et est appliqué de manière non discri-
minatoire.
• L’interdiction faite par la société
Caudalie aux pharmaciens de son
réseau de recourir à des plateformes
tierces pour la vente sur internet de ses
produits concernés est proportionnée
au regard de l’objectif de préservation
de l’image de luxe de ces produits et ne
va pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre cet objectif.
Pour caractériser l’atteinte à l’image
de luxe des produits Caudalie, la cour
relève notamment que des produits
supposés retirés de la vente ont été
commercialisés sur la plateforme
1001pharmacies.com et que d’autres
produits ont été proposés à côté de
promotions de produits tels que des
alarmes incendie ou des caméras de
vidéosurveillance.
Cet arrêt marquera à n’en pas douter
une étape importante dans l’encadre-
ment des ventes de produits de luxe sur
les places de marché en ligne. Le réseau
de distribution sélective va (enfin) deve-
nir plus efficace pour contrôler l’image
de ses produits sur Internet.
Par Laurent Goutorbe, Avocat
p.33 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
LA DÉCHÉANCE DE MARQUE : UNE ACTION FACILITÉE PAR LE PAQUET
MARQUE
La marque est un actif immatériel fon-
damental dans la stratégie d’innovation
d’une entreprise et un vecteur de com-
munication indéniable, prisée tant par
les particuliers que par les entreprises.
Ainsi, en 2017, 90.500 marques ont été
déposées en France et près de 135.000 en
Union européenne, démontrant l’attracti-
vité du seul droit de propriété intellectuelle
à bénéficier d’une protection de dix ans,
indéfiniment renouvelable.
Ce fort succès a cependant un revers :
celui d’un registre des marques saturé
par des signes non exploités venant frei-
ner le développement des entreprises,
lorsque, à l’occasion d’une recherche
d’antériorités visant à vérifier la disponi-
bilité de leur signe, elles se heurtent aux
mises en garde du juriste qui n’a d’autre
choix que de déconseiller le dépôt.
L’action en déchéance de marque pour
défaut d’usage sérieux a justement pour
objectif de désencombrer le registre des
marques. Cette action, prévue à l’article
L.714-5 du Code de la propriété intellec-
tuelle, précise qu’encourt la déchéance
de ses droits, le titulaire de la marque qui
ne l’exploite pas pendant une période
ininterrompue de cinq ans, sauf juste
motifs du non-usage.
La déchéance n’est pas automatique,
puisqu’elle doit faire, actuellement, l’objet
d’une procédure devant les Tribunaux de
grande instance spécialement compétents
en matière de propriété intellectuelle, pour
être prononcée, ce qui peut expliquer
qu’elle soit peu usitée en pratique.
L’entrée en vigueur prochaine de la
Directive européenne n°2015/2436 du
16 décembre 2015, initialement fixée au
14 janvier 2019, et repoussée courant
2019 pour une mise en application en
2020, vient modifier en profondeur la
déchéance.
QUELS SONT LES CHANGEMENTS
ATTENDUS ?
Une procédure administrative
Alors qu’actuellement l’action en
déchéance est de la seule compétence
du juge judiciaire, elle relèvera demain
de la compétence de l’INPI, comme la
procédure d’opposition, les instances
européennes ayant voulu introduire une
procédure efficace et rapide, à l’instar
de celle existant devant l’EUIPO, Office
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Amélie Capon
de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle.
Cette compétence exclusive pose un cer-
tain nombre de questions et notamment
celles relatives au coût d’une telle procé-
dure, le but étant de favoriser les actions
en déchéance tout en évitant les recours
abusifs.
La taxe prévue par l’EUIPO pour la
demande de déchéance est de 630 euros.
Gageons que le montant fixé par l’INPI
sera proche et, en tout état de cause,
moins onéreux que l’engagement d’une
action devant les Tribunaux.
Quant aux frais engendrés par une telle
action, pour l’instant mis à la charge de
la partie perdante dans le cadre de la
procédure judiciaire, il serait souhaitable
qu’ils soient supportés par la partie qui
succombe, comme prévu devant l’EUIPO.
Cette compétence exclusive de l’INPI
en matière de déchéance, si elle facilite
les actions en déchéance à titre princi-
pal, vient, en revanche, complexifier les
demandes de déchéance formées à
titre reconventionnel comme moyen de
défense à une action en contrefaçon. Le
juge judiciaire, exclusivement compétent
en matière de contrefaçon, devra, en effet,
surseoir à statuer dans l’attente de la
décision du Directeur de l’INPI quant à la
déchéance, mettant ainsi à mal l’objectif
poursuivi par la Directive d’une procédure
rapide et efficace.
Une procédure rapide
Cette procédure, exclusivement électro-
nique, reprendra vraisemblablement le
même déroulé que la procédure d’oppo-
sition avec la possibilité d’une audience
p.34
orale, sur demande de l’une des parties
et sera enfermée dans un délai court.
L’ABSENCE D’EXIGENCE D’UN INTÉRÊT
LÉGITIME À AGIR
Actuellement, l’engagement d’une action
en déchéance suppose la démonstration
d’un intérêt légitime à agir, qui peut être
difficile à démontrer en pratique, tout
commencement d’usage de la marque
dont la déchéance est revendiquée, pou-
vant être qualifié d’acte de contrefaçon.
La jurisprudence admet ainsi l’intérêt
légitime à agir du demandeur à l’action
lorsque ce dernier produit des attes-
tations de fournisseurs et de clients
intéressés par le développement de la
marque contestée, démontrant ainsi que
l’action en déchéance est justifiée afin de
lever une entrave à l’utilisation d’un signe
dans le cadre de son activité économique.
Sur ce point, la Directive fait référence à
toute personne intéressée. Cette option
semble être celle retenue par l’INPI qui se
calque ainsi sur les pratiques de l’EUIPO
en la matière, toujours dans le but de faci-
liter la déchéance.
SUR LA NOTION D’USAGE DE LA MARQUE
Le point de départ du délai de cinq
ans fondant la déchéance pour défaut
d’usage reste inchangé avec la procédure
actuelle, à savoir cinq ans à compter de la
date d’enregistrement de la marque ou
de la date du dernier acte d’exploitation
sérieux de cette dernière.
La nouvelle procédure administrative
introduite par la Directive européenne
n°2015/2436 du 16 décembre 2015
permettra de faciliter les actions en
déchéance de marque, à titre principal.
Il est donc conseillé aux titulaires de
marques et en particulier à ceux déte-
nant un portefeuille conséquent de
s’assurer de l’exploitation effective de
leurs signes, sous peine de perdre leurs
droits sur leurs marques.
Amélie CAPON, Avocat associé,
Spécialiste en Droit
de la propriété intellectuelle

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : POURQUOI ET COMMENT
DÉPOSER VOTRE MARQUE ?
Cela peut surprendre, mais le nom
d’une collectivité territoriale peut être
déposé à titre de marque par n’importe
qui. Il n’existe en effet pas de droit
absolu qui permettrait à la collectivité
d’interdire tout usage commercial de
son nom. Pour s’opposer à un dépôt
abusif, les collectivités bénéficient
depuis 2015 d’une procédure d’alerte.
Mais un dépôt de marque, réalisé de
manière préventive, peut se montrer
beaucoup plus efficace.
POURQUOI DÉPOSER ?
Le nom d’une collectivité territoriale
est l’attribut essentiel de son identité –
comme le nom patronymique pour une
personne physique. Il est donc indis-
pensable de contrôler les usages qui
en sont faits, mais également de défi-
nir une ligne de communication claire,
permettant à la collectivité d’être
immédiatement identifiable.
1. Déposer sa marque pour se protéger
des usages frauduleux
La loi Hamon (n° 2014-344) du 17
mars 2014 a créé un droit d’alerte au
bénéfice des collectivités territoriales.
L’INPI est tenu d’informer les collecti-
vités qui en font la demande de tout
dépôt de marque incluant leur nom1,
leur permettant ainsi d’utiliser la pro-
cédure d’opposition, habituellement
réservée aux titulaires de marques
antérieures. L’opposition permet
d’obtenir le rejet total ou partiel d’une
demande d’enregistrement.
Il faut souligner qu’une opposition sera
plus facile à défendre si la collectivité
détient déjà une marque. En effet, en
l’absence de marque, elle devra prou-
ver que le dépôt litigieux porte atteinte
à ses intérêts, ce qui est plus difficile
à démontrer qu’un risque de confusion
entre des produis et/ou des services.
2. Déposer sa marque pour renforcer
l’identité visuelle de la communauté
territoriale
Plusieurs collectivités ont fait le choix
de déposer leur marque, afin de gagner
en visibilité. Cette pratique s’est parti-
culièrement développée dans les 15
dernières années, et s’accompagne
le plus souvent de la signature de
licences avec des entreprises locales.
Ces dernières obtiennent le droit
d’utiliser le nom de la collectivité, en
1 - Art. L.712-2 et s. du Code de la Propriété Intellectuelle
2 - Taxes INPI de 210€ pour 3 classes, puis 42€ par classe supplémentaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
Juliette Tallobre
contrepartie d’une redevance. Ainsi,
la collectivité peut contrôler l’usage
qui est fait de son nom, et l’entreprise
bénéficie de son image. C’est notam-
ment la méthode utilisée à Deauville
ou Saint-Tropez.
D’autres collectivités déposent leur
marque dans le cadre de leur politique
de communication : il s’agit de déve-
lopper le tourisme ou d’affirmer une
identité propre. C’est ce qu’a fait la
Lorraine, pour ne pas être totalement
absorbée par le Grand-Est. En dépo-
sant en juillet dernier les marques
« Lorraine, vous révéler », et en lançant
une campagne de publicité natio-
nale en septembre, l’ancienne région
montre sa volonté de s’individualiser.
Que ce soit pour attirer plus de tou-
ristes, pour répondre à une demande
des administrés, ou simplement pour
lutter contre des utilisations abu-
sives, les collectivités territoriales ont
donc tout intérêt à enregistrer leurs
marques pour garder le contrôle de leur
communication.
COMMENT DÉPOSER ?
1. Sous quelle forme faut-il déposer ?
Les collectivités territoriales déposent
le plus souvent sous une forme semi-
figurative, associant leur nom à un logo.
Ce dépôt présente un intérêt lorsque la
collectivité veut renforcer son identité
visuelle. L’apposition du logo permet
ainsi de donner une image à la mairie
ou à la région, image qui pourra être
reprise lors d’événements soute-
nus ou organisés par la collectivité
(sur les affiches, les sites internet, les
journaux, etc.).
Par ailleurs, le dépôt sous forme ver-
bale (sans logo) peut être très difficile
à obtenir car le nom de la collectivité
territoriale est par nature descriptif, et
donc non enregistrable seul sans logo.
Ce dernier permet au contraire d’obte-
nir l’enregistrement.
2. Dans quelles classes faut-il déposer ?
Le prix d’un dépôt de marque dépend
du nombre de classes choisies.2 Le
choix des classes répond à différentes
stratégies. Certaines collectivités choi-
sissent de déposer dans toutes les
classes, afin d’empêcher des usages
frauduleux de manière large pendant 5
ans, (au-delà, la marque est déchéable
pour non usage). Cela permet éga-
lement d’avoir une stratégie de
concession de licences avec tous types
d’entreprises locales.
Les collectivités publiques peuvent éga-
lement choisir de se limiter aux classes
de services (éducation, tourisme,
organisation d’événements, activités
culturelles, investissement, soutien
aux entreprises…), et éventuellement
à certains produits dérivés (tels que
produits imprimés, vêtements, objets
artisanaux, produits culinaires…).
3. Déposer sa marque à l’INPI
Le dépôt d’une marque d’une collec-
tivité territoriale se fait de la même
manière que pour n’importe quel
déposant, à l’exception du paiement.
L’INPI a mis en place une possibilité
de paiement par mémoire administra-
tif, réservée aux entités publiques. La
collectivité territoriale pourra obte-
nir de l’INPI la remise d’un document
justifiant la prestation de dépôt et le
montant à régler.
Les collectivités publiques peuvent
également recourir aux services d’un
conseil en propriété industrielle, pour
déposer et défendre leurs marques.
Juliette Tallobre (Juriste)
Cabinet Yamark
www.yamark.eu
p.35 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
MARQUES ET BREXIT : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES
MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ENREGISTRÉES ?
La continuité de la protection des
marques enregistrées dans l’Union
Européenne après le Brexit est une
source de préoccupation pour les titu-
laires de portefeuilles de marques et un
enjeu économique et politique pour les
institutions.
La Commission Européenne a publié la 19
mars 2018 la dernière version du projet
d’accord proposée par les négociateurs
de l’Union Européenne au Royaume-
Uni (Draft Agreement on the withdrawal
of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy
Community – TF50 (2018) 35).
A l’issue des négociations, la
Commission présentera l’accord final au
Parlement européen et au Conseil.
Cette nouvelle version du projet d’accord
révèle d’importantes avancées et notam-
ment une période de transition de 21 mois,
au cours de laquelle le droit de l’UE conti-
nuera de s’appliquer, période qui débutera
le 30 mars 2019 et jusqu’au 31 décembre
2020 (article 121 du projet d’accord).
Quelle est la situation à moins de
quelques mois du retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne ?
MARQUES ET BREXIT : QUELLE
PROTECTION APRÈS LE BREXIT ?
Une Marque de l’Union Européenne,
protégée sur tout le territoire de l’Union,
confère à son titulaire des droits exclu-
sifs sur un marché de 500 millions de
consommateurs. Si les règles régissant
l’enregistrement de ces marques ont
anticipé l’intégration de nouveaux pays
dans l’Union, rien n’a été prévu en cas de
retrait d’un Etat.
Suite au vote du Brexit, le Royaume-Uni
quittera l’Union Européenne le 30 mars
2019.
LES POINTS ACQUIS POUR
PROTECTION DES MARQUES
Dans la perspective où un accord de
retrait serait ratifié, les titulaires de
marques de l’Union européenne conti-
nueront de bénéficier d’une protection
au Royaume-Uni :
• Continuité de la marque enregistrée :
le titulaire d’une marque de l’Union
européenne enregistrée avant la fin de
la période de transition (31 décembre
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Stephane Bellec
2020) deviendra titulaire d’une marque
identique au Royaume-Uni, sans nouvel
examen. L’identité du signe et des pro-
duits et / ou services sera toutefois
nécessaire (article 50 1. a)
• Ancienneté de la marque : cette
marque anglaise bénéficiera des mêmes
dates de dépôt, date de priorité éven-
tuelle et date de renouvellement que la
marque européenne dont elle est issue
(articles 50.5 a. et 50 4.)
• Nullité de la marque : si une marque
de l’Union européenne est déclarée inva-
lide, nulle ou déchue par une procédure
toujours en cours durant la période de
transition, la marque correspondant au
Royaume-Uni subira le même sort, sans
qu’une nouvelle procédure nationale ne
soit nécessaire. Cependant, le Royaume-
Uni se réserve la possibilité de ne pas
donner effet à cette décision si le fonde-
ment de l’annulation du titre Européen
n’est pas applicable au regard de la loi
britannique (article 50.3)
• Priorité du dépôt de marque : le dépo-
sant d’une demande d’enregistrement
de marque de l’Union européenne en
cours avant la fin de période de transi-
tion bénéficiera d’un droit de priorité
de neuf mois à compter du 31 décembre
LA 2020 pour effectuer une demande simi-
laire au Royaume-Uni (article 55 1.)
• Exploitation des marques : si une
marque de l’Union européenne n’a pas
été exploitée au Royaume-Uni avant la
fin de la période de transition, aucune
action en déchéance ne pourra être
intentée pour autant (article 50 5. (b) )
• Marque renommée : cette marque
anglaise bénéficiera des avantages
p.36
relatifs à la marque de renommée, si
celle-ci est acquise au Royaume-Uni
avant la fin de la période de transition
(L’article 50. 5. c))
• Marque internationale : l’article 52
du projet d’accord prévoit également la
continuité des marques internationales
désignant l’Union Européenne au sein
du Royaume-Uni.
LES QUESTIONS QUI RESTENT À
RÉSOUDRE ?
La principale question qui reste en débat
entre l’Union Européenne et le Royaume-
Uni est la question financière s’agissant
de la conversion des droits.
Cette problématique est traitée à l’article
51 du projet d’accord sur le retrait en ce
qu’il prévoit qu’aucune procédure d’enre-
gistrement particulière n’est nécessaire
et que la continuité des droits n’entraîne
pas l’acquittement d’une taxe auprès du
United Kingdom Intellectual Property
Office, l’Office des marques britannique
(51 1.).
Au-delà de ces questions administratives
et financières, d’autres problématiques
subsistent :
- l’usage sérieux d’une marque de
l’Union Européenne au Royaume-Uni
avant la fin de la période de transition
mettra-t-il toujours cette marque à l’abri
d’une action en déchéance à compter du
1er janvier 2021 ?
- la règle européenne de l’épuisement
des droits s’appliquera-t-elle à la marque
anglaise issue d’un titre européen dans
la période post-Brexit ?
Le projet d’accord de retrait reste muet
sur ces points.
Le Brexit est une bonne occasion de faire
le point sur la protection de son porte-
feuille de marques au Royaume-Uni :
intérêt d’une protection à moyen terme,
possibilité d’exploitation, surveillance
des publications de marques des tiers, en
attendant la conclusion d’un accord global.
Stephane BELLEC
Avocat au Barreau de Paris

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA TRANSMISSION DE MARQUE
Une marque est un bien immatériel, un signe distinctif qui permet aux consommateurs d’identifier vos biens ou vos services.
Le titulaire d’une marque possède donc un bien immatériel et peut en disposer selon son gré : la vendre, la louer ou encore
l’apporter en société, etc. La transmission de la marque est inhérente à son exploitation et à sa bonne gestion et il convient de
faire le point sur cette opération.
VARIÉTÉ DES CAS DE TRANSMISSION
DE MARQUE : CESSION, APPORT,
DÉCÈS, ETC.
Le Code de la propriété intellectuelle
(Cpi) dispose que « les droits attachés
à une marque sont transmissibles en
totalité ou en partie ». Il convient dès
lors de relever que la transmission
définitive d’un droit de propriété intel-
lectuelle sur la marque peut intervenir
dans différentes circonstances.
Il arrive que des personnes physiques
soient titulaires de marque en leurs
noms propres et qu’ils décident de les
céder à un tiers (cession de la marque
seule ou lors de la cession d’un fonds
de commerce, apport en société,
etc.). La transmission peut également
intervenir lors d’un décès, lorsque la
marque fait partie de l’actif successo-
ral du défunt. Par ailleurs, les droits
de propriété intellectuelle pourront
également être cédés par une per-
sonne morale, notamment dans le
cadre d’une opération de fusion-
absorption, etc.
En fonction des modalités de la trans-
mission, la cession pourra prendre des
formes plus ou moins complexes et
répondre à des règles juridiques spé-
ciales. Faire appel à un professionnel
du droit peut, à ce titre, sécuriser vos
opérations et préserver vos intérêts.
PRINCIPALES RÈGLES GÉNÉRALES ET
BONNES PRATIQUES DE LA CESSION
DE MARQUE
D’une manière générale, le contrat
de cession de marque est un contrat
par lequel le titulaire d'une marque,
« enregistrée ou simplement
déposée », transmet à titre onéreux à
un tiers ses droits sur la marque.
La validité d'un contrat de transfert
de droit de propriété d’une marque
est soumise au droit commun des
contrats. Le contrat devra être signé
par des personnes juridiquement
capables dont le consentement ne
serait pas vicié par l’erreur ou le
dol. Par ailleurs, le contrat doit avoir
un objet déterminé, réel et licite. Le
contrat devra ainsi contenir une des-
cription précise des droits cédés.
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
l’existence de votre marque française
devront être inscrits sur le Registre
national des marques (RNM).
En l’absence d’une telle inscription, la
cession ne sera pas considérée comme
opposable aux tiers (art. R.714-4 et
L.714-7 du Cpi). Cette inscription est
donc fondamentale, car, sans elle,
l’acquéreur ne pourra pas intro-
duire une action en contrefaçon ou
mener les actes administratifs néces-
saires à la gestion de la marque, tels
qu’une requête de renouvellement
ou une opposition à une marque
contrefaisante.
Gérard Picovschi
Notez toutefois que pour une marque
Sachez également, la cession devra internationale le changement total ou
nécessairement être formalisée par partiel de titulaire devra en principe
écrit, sans quoi la cession sera nulle être demandé à OMPI, via le formu-
(art. L. 714-1 du Cpi). laire MM5. La demande d’inscription
au registre d’une cession de marque
Pour s’assurer de la validité et de européenne devra, quant à elle, être
l’opportunité de la cession, l’acqué- demandée à l’EUIPO.
reur devrait demander au cédant de
la marque de lui fournir un extrait En cas de doute, le recours à un pro-
du registre de l'office des marques fessionnel vous aidera à évaluer vos
concernées par la vente (INPI pour actifs immatériels avec précision et
une marque française, EUIPO pour à mener au mieux vos opérations de
une marque de l'UE, OMPI pour une cession en fonction de votre situation.
marque internationale). Le contrat
devrait également prévoir que le Gérard PICOVSCHI, Avocat
cédant sera tenu d’une garantie SELAS AVOCATS PICOVSCHI
d’éviction et des vices cachés, notam- www.avocats-picovschi.com
ment en cas de vices juridiques des
droits cédés.
En raison du principe de territoria-
lité de la protection en droit des
marques, la cession d'une marque
dans un territoire n'impliquera pas
nécessairement la cession de cette
même marque sur d'autres territoires.
Ainsi, lorsque la cession concerne
une marque protégée dans différents
pays, le contrat devrait indiquer les
droits cédés « pays par pays ». Le
cédant devrait également, de bonne
foi, préciser le contenu de son porte-
feuille de marques, ainsi que sur les
noms de domaine dont il serait pro-
priétaire et liés à la marque cédée.
LES FORMALITÉS : L’IMPORTANCE DE
L’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
Le Code de la propriété intellec-
tuelle prévoit que les actes affectant
p.37 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
INVENTIONS DE SALARIÉS : LES RÉFLEXES À AVOIR, LES PIÈGES À
ÉVITER !
90 % des inventions brevetées sont le
fait d’inventeurs salariés1.
Si la loi prévoit un régime spécifique
en la matière, 64,5% des entreprises
se heurtent à des obstacles dans sa
mise en place et son suivi en interne2
entrainant des conséquences qui
peuvent s’avérer coûteuses pour
l’employeur en cas de revendication
de l’invention par le salarié.
Pourtant, il suffit d’adopter les bons
réflexes pour prévenir d’éventuels
conflits.
1. LES CLAUSES INDISPENSABLES AU
CONTRAT DE TRAVAIL
Afin de dissuader l’inventeur salarié
de prendre seul l’initiative de dépo-
ser une invention qu’il considère être
la sienne ou de dévoiler des informa-
tions pouvant nuire au dépôt d’un
brevet protégeant une invention, il est
recommandé d’insérer au contrat de
travail du salarié :
• La clause de « mission inventive » :
si la mission du salarié au sein de la
société est de créer une invention,
son contrat doit expressément le
préciser.
Pour rappel, selon les conditions
d’élaboration d’une invention au
sein de l’entreprise, celle-ci appar-
tient à l’employeur s’il s’agit d’une
invention « de mission », au salarié
en cas d’invention « hors mission
non attribuable » ou revient au sala-
rié avec toutefois la possibilité pour
l’employeur d’en obtenir les droits s’il
s’agit d'une invention « hors mission
attribuable » (art. L. 677-7 CPI).
Il est recommandé de mentionner
cette typologie dans le contrat de tra-
vail d’autant plus que le salarié est
soumis à une obligation de déclara-
tion de classement d’invention.
• L’obligation de déclaration du
salarié : le salarié, auteur d'une
invention, a l’obligation d’en faire
immédiatement la déclaration à son
employeur (art. R. 611-1 CPI). Il est
donc recommandé de mentionner
cette obligation dans son contrat
de travail en précisant que cette
1 - www.inpi.fr - « L’inventeur est un salarié »
2 - INPI, « La rémunération des inventions de salariés, pratiques en vigueur en France »
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Laurent Levy
Damien Rémy
déclaration doit contenir l’objet de
l'invention, les circonstances de
son élaboration, le classement qu’il
entend lui donner (mission, hors mis-
sion attribuable, hors mission non
attribuable), le tout communiqué par
un moyen permettant d’en accuser
réception.
• La clause de rémunération supplé-
mentaire : l’employeur a l’obligation
de verser une rémunération sup-
plémentaire au salarié à l’origine
d’une invention de mission (art. L.
611-7 CPI). Son montant peut être
fixé par les conventions collectives
ou les accords d’entreprise
applicables.
Depuis un arrêt de la Cour d'ap-
pel de Paris du 3 mai 2017, en
l'absence d'une convention collec-
tive ou d'un accord d'entreprise, les
p.38
règles de calcul de la rémunération
supplémentaire doivent être expressé-
ment acceptées par écrit par le salarié
pour lui être opposables. En pratique,
il est recommandé de joindre, en
annexe du contrat de travail, les règles
de calcul de la rémunération due au
salarié en cas d'invention de mission.
• La clause de confidentialité : une
invention n’est brevetable qu’à condi-
tion notamment d’être nouvelle (art.
L. 611-10 CPI). Cette clause permet à
l’employeur de se prémunir contre
la divulgation d’informations que le
salarié aurait pu recueillir concernant
les inventions en cours de création
ou créées et qui empêcherait leur
brevetabilité.
• La clause de propriété des infor-
mations / documents portant sur
les inventions et les projets de l’en-
treprise : l’employeur conserve la
propriété des éléments qui ont contri-
bué à l’élaboration d’un projet ou
d’une invention (recherches, cahier
des charges, prototypes, etc.).
2. LE SUIVI DES INVENTIONS CRÉÉES
PAR LE SALARIÉ JUSQU’À SON
DÉPART
L’employeur doit pouvoir contrôler
l’avancée des missions confiées à ses
salariés et les inventions qui peuvent
en découler afin de protéger ses
droits de propriété intellectuelle sur
ces dernières :
• La mise à disposition d’un modèle
de déclaration de classement d’in-
vention : la déclaration du salarié
pourra ainsi se faire plus facilement
selon les conditions légales requises.
• L’établissement d’un cahier des
charges interne contenant un rappel
des conditions d’attribution de la
rémunération supplémentaire, son
montant, les mentions de la déclara-
tion et ses conditions d’envoi.
• La réponse de l’employeur à la
déclaration du salarié : l’employeur
doit répondre à la déclaration de
classement de l’invention du salarié
qu’il aurait mis au point. S’il ne se
prononce pas dans les 2 mois de la

déclaration, le classement retenu par
le salarié s’imposera à lui.
• La conservation des documents de
travail : afin de disposer des éléments
établissant ses droits sur une inven-
tion, l’employeur doit veiller à ce que
ses salariés conservent tout au long
de leur collaboration les documents
retraçant l’historique de la création
de l’invention.
ACHAT D’UN BREVET : LES RÉFLEXES À AVOIR
La cession d’un brevet doit faire l’objet
d’une attention particulière de la part
du vendeur, mais a fortiori de la part
de l’acheteur, dont l’exploitation du
brevet ainsi acquis sera conditionnée
par les clauses qu’il aura su négocier à
cette occasion ; c’est pourquoi le pré-
sent article prend le parti de donner
prioritairement un point de vue en
faveur de l’acquéreur, selon conseils
qui pourront toutefois également être
utiles au cédant, en miroir, s’il sou-
haite rendre son offre de vente de
brevet attractive.
Le cessionnaire devra ainsi notamment
s’assurer de la régularité de toutes les
conditions formelles à remplir (1), tout
en envisageant scrupuleusement le
périmètre de la cession projetée (2).
1. FORMALITES A VERIFIER
L’acquéreur doit, au cours des pour-
parlers, exiger tous justificatifs de la
validité du brevet en cours (A), puis
accomplir les différentes diligences
nécessaires à l’opposabilité de la ces-
sion envisagée (B).
A. Validité
En premier lieu, il convient de s’assu-
rer de la validité formelle du brevet
lui-même, en se posant notamment les
deux questions essentielles suivantes :
- Les annuités ont-elles régulièrement
été réglées par le cédant auprès de
l’INPI antérieurement à la cession ? En
effet, à défaut c’est la déchéance du
titre qui est encourue, en application
de l’article L613-22 du Code de la pro-
priété intellectuelle ;
- Le brevet a-t-il dûment été exploité
au cours des trois dernières années ?
A défaut tout tiers peut en sollici-
ter une licence « obligatoire » qui
pourrait alors s’imposer au nouveau
propriétaire du brevet, en vertu de l’ar-
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
• La restitution des documents et du
matériel stratégique : à la fin de la rela-
tion de travail et conformément à son
contrat de travail, le salarié devra res-
tituer à l’employeur tout élément ayant
permis l’élaboration d’une invention ou
susceptible de permettre sa création.
Afin de s’assurer de la mise en place
d’un système viable au sein de l’en-
treprise et limiter les risques de
Julie Gringore
ticle L613-11 du Code de la propriété
intellectuelle.
En second lieu concernant l’acte de ces-
sion, celui-ci doit obligatoirement faire
l’objet d’un écrit requis ad validitatem
en application de l’article L613-8 al. 4
du Code de la propriété intellectuelle
(et ce même lorsqu’il est compris dans
la cession plus générale d’un fonds de
commerce, laquelle emporte transmis-
sion des brevets sauf clause contraire) ;
il n’existe cependant, dans la rédaction
de l’acte de cession du brevet, pas de
clause « sacramentelle » particulière,
une large place étant au contraire
laissée à la liberté contractuelle des
parties sur la forme (sous seing privé)
comme sur le fond (absence de dispo-
sitions d’ordre public).
Un dernier point devra retenir l’atten-
tion de l’acheteur, à savoir l’objet
social du cédant lorsqu’il s’agit d’une
personne morale ; en effet les juges
peuvent être amenés à vérifier que
celui-ci permet bien la vente d’un
brevet, ainsi que cela vient d’être le
cas dans une affaire finalement tran-
chée en faveur de l’acquéreur (Cass.
réclamation des salariés inventeurs,
il est recommandé d’être accompagné
par un conseil juridique.
Laurent LEVY, Avocat Associé
Damien REMY, Of counsel
Marie RAMBAULT, Collaboratrice
com. 14 fév. 2018, n° 15-24146).
B. Opposabilité
En application de l’article L613–9 du
Code de la propriété intellectuelle,
l’acte transmettant les droits attachés
au brevet doit, pour être opposable aux
tiers, faire l’objet d’une inscription au
Registre national des brevets tenu par
l’INPI ; une fois l’acte signé, l’acqué-
reur doit donc s’empresser de procéder
à cette formalité, dès lors notamment
que :
- Dans l’hypothèse d’un propriétaire
indélicat qui aurait frauduleusement
cédé successivement son brevet à plu-
sieurs acquéreurs, sera prioritaire le
premier d’entre eux qui en aura porté
l’inscription au Registre national des
brevets, fût-il le second à l’avoir acquis ;
- Dans l’hypothèse d’une procédure
introduite contre un tiers contrefacteur
du brevet, l’acheteur ne sera recevable
en son action que pour la période posté-
rieure à l’inscription de son acquisition
au Registre national des brevets.
De manière pratique, il convient égale-
ment de signaler que :
- L’inscription peut désormais être
régularisée sur présentation d’une
simple copie de l’acte de cession, et
non plus nécessairement d’un original
comme cela était exigé jusqu’au Décret
n° 2004-199 du 25 février 2004 ;
- A la demande des parties certaines
clauses de l’acte, et notamment ses
modalités financières, peuvent demeu-
rer confidentielles en étant supprimées
par l’INPI dans la version publiée au
Registre national des brevets.
Précisons enfin que lorsque la cession
porte non pas sur le brevet lui-même
mais en amont sur sa simple demande
d’enregistrement (ce qui est permis par
l’article L613-8 du Code de la propriété
intellectuelle), et que le titre envisagé est
p.39 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
un brevet européen désignant la France,
alors une double publicité est requise à
la fois au Registre national des brevets et
au Registre européen des brevets.
2. PERIMETRE A ENVISAGER
Il convient dans un premier temps de
s’accorder sur l’étendue de la propriété
ainsi cédée (A), puis d’en prévoir les
effets (B).
A. Propriété
En premier lieu, le transfert de propriété
peut être total ou partiel (article L613-8
du Code de la propriété intellectuelle)
en fonction de la volonté des parties et
selon les critères suivants notamment :
- Critère territorial : la cession peut être
définie sur une zone géographique
limitée, ce qui n’est toutefois pas néces-
sairement conseillé pour l’acheteur dès
lors qu’il en résulte un régime de copro-
priété qui peut compliquer la gestion de
l’exploitation du brevet, ainsi acquis de
manière démembrée ;
- Critère matériel : la cession peut
également être limitée à certaines
revendications du brevet et/ou à cer-
tains de ses produits, mais le régime de
copropriété qui en résulte peut égale-
ment être déconseillé pour les mêmes
raisons de difficultés de gestion que
celles afférentes au démembrement
géographique susvisé ;
- Critère temporel : théoriquement rien
n’empêche que la durée de la cession
soit inférieure à celle restant au brevet,
mais en pratique un contrat de licence
pourra en ce cas être préféré, puisqu’au
final le cédant retrouverait alors sa pro-
priété initiale, de même qu’il la conserve
au cours puis à l’issue d’une licence.
En second lieu doit être envisagée la
principale contrepartie de ce transfert
de propriété, à savoir son prix, dont la
fixation peut être forfaitaire ou propor-
tionnelle selon les cas ; ainsi :
- Le prix peut être forfaitaire notamment
lorsque le brevet a d’ores et déjà anté-
rieurement été exploité, ce qui fournit
en effet des éléments de valorisation
au jour de la cession ; cela n’empêche
en outre pas de négocier un paiement
échelonné (et indexé le cas échéant) si
l’on souhaite éviter un apport financier
immédiat trop important ;
- Le prix peut également être pro-
portionnel au chiffre d’affaires que
réalisera le cédant, afin d’en permettre
une meilleure adéquation, notamment
pour un brevet qui viendrait d’être
déposé et pour lequel les parties ne
disposeraient donc pas réellement de
références de valorisation ; cependant
mieux vaut sans doute en ce cas privi-
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
légier la conclusion d’une licence dont d’emblée la nullité potentielle, ce qui ne
les conditions se rapprochent plus de pourrait être admis que par la stipulation
ce type de relation contractuelle, dans claire d’une acquisition « aux risques et
laquelle l’exploitant rend, par définition périls » du cessionnaire, qui n’achèterait
aux fins de redevances, des comptes alors que l’espoir d’un brevet valable et
au titulaire du brevet (ce qui est juridi- non plus le brevet lui-même.
quement plus difficile à justifier dans le
cadre d’une cession). ***
Par ailleurs un autre facteur peut être
B. Effets décisif dans le choix de la régularisa-
Tout d’abord l’effet translatif de pro- tion d’une cession de brevet, à savoir
priété porte, sauf clause contraire, sur son aspect fiscal, qui à ce jour demeure
« tout le brevet mais rien que le brevet », plutôt favorable en ce qu’elle bénéficie
ce qui signifie non seulement que la du taux réduit sur les plus-values à long
limitation d’une cession partielle doit terme (soit 15 % pour les entreprises
être expressément précisée comme passibles de l'impôt sur les sociétés et
indiqué ci-avant d’une part, mais égale- 12,8 % pour les entreprises relevant de
ment que la cession des « extensions » l'impôt sur le revenu) ; il convient toute-
doit être contractuellement prévue fois d’en profiter assez rapidement dès
si l’acheteur veut s’assurer de leur lors que le nouveau dispositif prévu par
acquisition d’autre part ; il en va ainsi le projet de Loi de finances 2019, visant
notamment : à mettre la France en conformité avec
- Du droit de priorité unioniste - lequel les règles européennes, prévoit de ne
permet de déposer la même demande maintenir ce taux que sous réserve de
de brevet dans un autre pays membre stricts justificatifs d'innovations entiè-
dans un délai d’un an, rement développées en France.
- Des perfectionnements antérieu-
rement apportés au brevet, dont le Profitons-en enfin pour souligner, au
vendeur devra au moins informer titre des actualisations à surveiller éga-
l’acquéreur, lement, la naissance du nouveau brevet
- Du savoir-faire entourant l’invention unitaire européen dont les premiers
- lequel peut même faire l’objet d’une titres devraient pouvoir être délivrés au
cession distincte. premier semestre 2019, et engendrer
ainsi de nouvelles transactions dont les
Précisons également qu’en ce qui cessions seront encore à adapter sur
concerne le droit d’agir en contre- la base du régime actuellement appli-
façon à l’encontre d’un tiers, cable.
chronologiquement le vendeur
conserve le droit d’introduire une action Julie GRINGORE
pour des faits qui se seraient déroulés DERBY AVOCATS
antérieurement à la cession, et l’ache-
teur acquiert celui portant sur les faits
postérieurs ; une clause contraire est
toutefois parfaitement possible, afin
de prévoir notamment que l’acheteur
acquière le droit d’agir à l’encontre
de tous faits contrefaisant, antérieurs
comme postérieurs à la cession, ainsi
que cela a encore récemment été rap-
pelé par la jurisprudence (CA Paris 10
mars 2017, n° 15/01226).
Enfin ce transfert de propriété implique
des garanties de la part du vendeur,
dont il est au demeurant difficile de
réduire la portée sans remettre en
cause l’objet même de la cession du
brevet ; en effet :
- Réduire la garantie d’éviction, notam-
ment du fait personnel du vendeur,
reviendrait à lui permettre d’exploiter
lui-même tout ou partie du brevet cédé
et à s’en rendre de la sorte contrefacteur,
ce qui est difficilement concevable,
- Réduire la garantie des vices pouvant
affecter le brevet cédé, notamment sur le
plan juridique, reviendrait à en accepter
p.40

REPRISE D’ACTIFS INCORPORELS À LA BARRE DU TRIBUNAL :
SOYEZ VIGILANTS !
Les brevets, les marques et les droits
d’auteur font partie des actifs incorpo-
rels de l’entreprise au même titre que
les fichiers, la clientèle ou le droit au
bail. Ils méritent une attention parti-
culière, notamment, dans l’hypothèse
où la société rencontrerait des difficul-
tés d’ordre économique susceptibles
d’entraîner un redressement ou une
liquidation judiciaire.
En effet, nombreuses sont les situa-
tions dans lesquelles les droits de
propriété intellectuelle sont totale-
ment négligés, en pareille hypothèse,
de telle sorte qu’il peut devenir impos-
sible d’interroger l’éditeur d’un logiciel
spécifique qui a malheureusement
disparu, ou encore de valoriser une
marque ou un brevet dont le titulaire a
été déchu de ses droits du fait du non-
paiement des redevances à l’INPI.
Prenons l’exemple d’une entreprise,
qui dans le cadre d’une opération de
croissance externe, porterait une offre
de reprise d’actifs d’une société fai-
sant l’objet d’une procédure collective,
que ces actifs fassent partie d’un fonds
de commerce, d’une branche d’activité
ou qu’ils soient isolés.
Les procédures collectives imposent
que les offres de reprise desdits actifs
respectent un formalisme particulier,
qui doit être respecté à peine d’irre-
cevabilité. Ainsi, l’article L.642-2 II du
Code de commerce impose :
« Toute offre [de reprise totale ou
partielle de l’entreprise] doit être
écrite et comporter l'indication :
1° De la désignation précise des
biens, des droits et des contrats
inclus dans l'offre ;
[…]
3° Du prix offert, des modalités
de règlement, de la qualité des
apporteurs de capitaux et, le cas
échéant, de leurs garants. »
De plus, le candidat repreneur est lié
par son offre laquelle est irrévocable,
puisque ce même article dispose en
son paragraphe V :
« L'offre ne peut être ni modifiée,
sauf dans un sens plus favorable
aux objectifs mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée.
Elle lie son auteur jusqu'à la déci-
sion du tribunal arrêtant le plan. »
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
Stéphane Baïkoff
Enfin, il nous apparaît utile de rap-
peler que le cédant n’est pas tenu
aux garanties du droit commun de
la vente en cas de cession autorisée
par le juge commissaire, tel que l’a
rappelé la Cour de cassation dans un
arrêt du 4 mai 2017 (Cass. Com, 4 mai
2017, n°15-27.899).
En conséquence, et pour l’ensemble
de ces raisons, il est impératif pour le
candidat repreneur de bien identifier
la consistance exacte du patrimoine
incorporel objet de la cession avant
de définir précisément, dans son
offre de reprise, le périmètre et le prix
proposé.
Si la définition de l’offre peut être
aisée lorsqu’il s’agit d’éléments cor-
porels, cela l’est beaucoup moins, en
matière d’actifs incorporels.
Ces éléments peuvent ne pas avoir
été expressément visés dans l’appel
d’offres rédigé par le liquidateur, qui
aura pris la précaution de préciser
que les éléments d’actifs sont repris
« en l’état », et ce, pour de mul-
tiples raisons telles que notamment
la négligence du dirigeant. Les dili-
gences nécessaires à la vérification
de la consistance des actifs incorpo-
rels sont alors mises à la charge du
repreneur. Ce dernier est donc vive-
ment incité à consulter les registres
de l’INPI s’agissant des bases de
données relatives aux marques, bre-
vets, dessins et modèles. Cependant,
force est de constater qu’une cession
de droits de propriété industrielle
peut parfois ne pas avoir été publiée,
par un cessionnaire peu diligent, au
registre tenu à cet effet par l’INPI.
Ainsi des erreurs peuvent naître sur la
qualité du propriétaire effectif dudit
droit, et donc sur la consistance du
patrimoine convoité.
L’exercice sera un peu plus périlleux
en matière de droits d’auteur, puisque
la protection au titre de ce droit naît en
même temps que l’œuvre sur laquelle
ils portent, sans qu’aucun dépôt pré-
alable ne soit exigé. En conséquence,
le titulaire des droits sur un logiciel
peut être difficile à identifier, si ce
dernier n’a pas procédé à un dépôt à
titre probatoire auprès de l’Agence
de Protection des Programmes. Ce
dépôt permet à la création numérique
de disposer d’une date certaine et un
exemplaire est archivé.
Quant aux fichiers (clients / fournis-
seurs / salariés), il est indispensable
de solliciter copie du récépissé de
déclaration de ce dernier auprès
de la CNIL, ou l’autorisation que
celle-ci aurait délivrée pour les
fichiers du cessionnaire. Depuis le 25
mai 2018, il convient de solliciter la
communication du registre des trai-
tements, ou encore de l’ensemble
de la documentation justifiant de la
conformité (politique de confidentia-
lité, charte informatique, règlement
intérieur, étude d’impact sur la vie
privée…)
Autant de réflexes à avoir pour être en
mesure de déterminer efficacement
le périmètre de l’offre de reprise,
sauf à devoir présenter une nouvelle
offre aux organes de la procédure, ou
à initier une procédure de ré- ouver-
ture de la liquidation judiciaire, suite
à une clôture de la procédure pour
insuffisance d’actif, prévue à l’article
L. 643-13 du Code de commerce. Ainsi
malgré une perte de temps et par-
fois d’argent, un repreneur pourra se
porter acquéreur d’un actif qui aurait
été oublié.
Stéphane BAÏKOFF
avocat du département IP/IT
Cabinet Simon Associés
p.41 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
L’AVOCAT SÉQUESTRE, UN MOYEN DE PROTECTION À LA FOIS
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU FOURNISSEUR ET DE LA
SÉCURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT DES ACHATS
Recourir au séquestre par le biais de l’avocat est une fonction classique mais trop souvent méconnue de la profession. Elle permet
pourtant en matière de coopération commerciale de concilier deux objectifs : protéger les droits de propriété intellectuelle du
fournisseur et assurer la pérennité de l’approvisionnement pour les services achats ou exploitation de l’entreprise cliente.
L’entrée en vigueur de la directive
européenne sur le secret des affaires
montre que les entreprises sont
aujourd’hui convaincues de l’impé-
rieuse nécessité de protéger leurs
secrets de fabrique en raison d’un
environnement toujours plus concur-
rentiel. La protection du savoir-faire
industriel ou technologique est plus
que jamais une nécessité pour les
entreprises, non seulement pour proté-
ger un travail de recherche, de création
et de conception, qui a pu représenter
plusieurs années d’investissements,
mais encore et ensuite, pour la conser-
vation des fruits de ce travail arrivé à
un stade d’exploitation commerciale
et industrielle. Il est de plus dans l’ère
du temps de considérer que les entre-
prises sont toutes condamnées à la
course à l’innovation pour garantir leur
place sur le marché.
L’entreprise innovante doit pour autant
souvent concilier la protection de ses
droits avec les propres impératifs à
long terme de ses clients. Dans cette
perspective, le recours au séquestre
par l’intermédiaire de l’avocat, assu-
jetti habituellement au secret, assure
une protection juridique efficace des
secrets de fabrique au sens large, tout
en assurant l’équilibre des relations
contractuelles.
COMMENT CONCILIER DEUX INTÉRÊTS
OPPOSÉS ?
Les faillites d’entreprises à grande
ampleur, qui ponctuent désormais la
vie économique, ne sont plus des phé-
nomènes isolés et montrent qu’aucune
société n’est à l’abri de ce type de
risque et que même des grands noms
de l’industrie et du commerce peuvent
un jour disparaître purement et sim-
plement. La question est désormais
autant pratique que théorique et fait
partie des risques à anticiper pour
les équipes achats des entreprises en
charge de la gestion des fournisseurs.
Se pose donc, dans un contrat cadre
d’achat ou de maintenance, la problé-
matique de la conciliation d’intérêts
opposés, ceux du fournisseur-inven-
teur et celui du client-exploitant.
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Sébastien Fleury
Ce dernier souhaitera être garanti qu’il
sera en mesure dans les années à venir
de trouver les pièces destinées au fonc-
tionnement de ce qu’il a acquis, ce qui
pourra le conduire à essayer d’exiger
de son fournisseur la communication
de ses plans de fabrique pour pallier
une défaillance éventuelle.
De son côté, le fournisseur souhaitera
préserver son savoir-faire industriel,
qui constitue son fonds de commerce,
et refusera légitimement toute atteinte
à ses droits de propriété intellectuelle,
sans toutefois être capable d’assurer
à son client qu’il sera toujours présent
dans les décades qui suivront.
Parmi les moyens de protection de son
savoir-faire figurent notamment les
brevets. Mais s’ils protègent leur dépo-
sant, ils ne protègent en aucun cas le
client du déposant, qui a acquis le pro-
duit issu de la technologie breveté.
LES PRODUITS CONCERNÉS
Si ceci peut ne pas poser de diffi-
cultés pour des produits facilement
substituables en cas de disparition du
fabricant (on songera par exemple aux
Smartphones, remplacés sans cesse et
rapidement par des modèles plus per-
formants sans conséquence négative
pour l’utilisateur en cas de disparition
d’un appareil non remplacé), il n’en
est pas de même pour des biens ou
équipements industriels dont la durée
p.42
d’exploitation peut s’étaler parfois sur
plusieurs décennies.
Sont concernés les moyens de trans-
port (bateaux, trains, avions), les
infrastructures techniques au sens
large, ou les équipements industriels
lourds, qui ont une durée d’utilisation
décorrélée de la vie parfois plus aléa-
toire des entreprises. À cela s’ajoute
aussi la question de l’exécution d’une
mission de service public qui oblige
l’exploitant, au nom du principe de
la continuité de ce même service, à
s’assurer en permanence qu’il est en
mesure d’exécuter sa mission avec
le matériel nécessaire. La question
de la disponibilité et du fonctionne-
ment permanent du matériel est donc
cruciale.
Dans un tel contexte, l’acheteur, lui-
même exploitant industriel, peut se
retrouver confronté au risque de dispa-
rition de son fournisseur, ce qui risque
d’affecter sa production industrielle
par une rupture d’approvisionnement.
Une pièce de maintenance peut soit au
pire devenir introuvable, soit prendre
des mois à être remplacée en recourant
si cela est possible à un fournisseur de
substitution, ce qui suppose de devoir
reconstituer des plans de conception,
des circuits électroniques, des pro-
grammations de logiciel, etc.
LE RÔLE DE L’AVOCAT, COMME MOYEN
DE PROTECTION MUTUEL
Un moyen de protection mutuel peut
ainsi prendre la voie d’un séquestre
assuré par un tiers dit « entiercement »,
en l’occurrence, par un avocat qui
interviendra à ce titre de manière
indépendante. Grâce à une mission
convenue, il assurera de manière
pérenne à la fois la non-divulgation
des secrets industriels et technolo-
giques et garantira leur accès en cas
de survenance d’évènements qui vien-
drait affecter la capacité de livraison
du titulaire du savoir-faire.
L’article 6.3 du Règlement inté-
rieur national de la profession
d’avocat dispose, en effet, que l’avocat

« peut accepter un dépôt ou une mis-
sion de séquestre conventionnel ou
judiciaire ».
Le séquestre conventionnel, forme de
contrat de dépôt, est défini par l’article
1956 du Code civil étant précisé que le
séquestre, entendu au sens large, ne
se réduit pas nécessaire à l’entierce-
ment d’une chose contentieuse.
AU-DELÀ D’UN DÉPÔT, PERMETTRE
L’EXÉCUTION D’UN DROIT OU D’UNE
OBLIGATION
La profession d’avocat présente la par-
ticularité et l’avantage, par rapport à
d’autres professions, d’être encadrée
par un Ordre qui garantit la pérennité
du service rendu par ses membres en
gérant toute vacance, qu’elle soit pro-
visoire ou définitive. Au-delà des liens
de confiance, qui créent souvent une
relation à long terme entre les parties et
l’avocat, les parties ont l’assurance que
leur accord, dont le but est précisément
de garantir l’existence d’une solution à
long terme, voir à très long terme, sera
effectivement exécutable, au besoin par
l’intervention subsidiaire de l’Ordre.
La convention de séquestre ne se
confond pas avec un simple contrat
de dépôt. Si le dépôt vise à la conser-
vation de la chose elle-même, dans la
convention de séquestre, la conserva-
tion de la chose n’est qu’un moyen, le
but étant soit de permettre l’exercice
d’un droit, soit d’assurer l’exécution
d’une obligation en relation avec la
chose elle-même.
En ce sens, l’avocat assure une véri-
table mission de séquestre et se
distingue donc du dépositaire qui n’in-
tervient que de manière passive.
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DROIT DES BREVETS ET MARQUES
LE DISPOSITIF D’ENTIERCEMENT LES AVANTAGES DE LA CONVENTION
DE SÉQUESTRE
Le mécanisme est relativement simple :
une convention d’entiercement Cette convention de séquestre aura
est conclue par la réunion de trois plusieurs avantages. Dans la mesure
volontés : où le fabricant n’a aucun intérêt écono-
• celle du titulaire du savoir-faire protégé mique à divulguer ses secrets protégés
(dans notre cas, le fournisseur), parfois par des brevets, la remise des
• celle du bénéficiaire du séquestre documents à l’avocat permet d’assu-
(son client) rer leur non-divulgation, l’avocat étant
• et celle du tiers dépositaire (ici, tenu par son secret professionnel.
l’avocat-séquestre). L’avocat-séquestre, en tant que profes-
sionnel du droit ne dévoilera le contenu
Il peut aussi prendre le biais d’un des documents qui lui ont été confiés
contrat d’entiercement, par lequel qu’à certaines personnes identifiées
les parties conviennent que, dans le contractuellement, et uniquement dans
cadre de leur relation contractuelle le cas où une clause libératoire prévue
(un contrat cadre d’approvisionne- par la convention de séquestre trouve-
ment par exemple), il sera recouru à rait à recevoir application.
un séquestre pour sécuriser l’accès
aux données de conception d’un La procédure de mise sous séquestre,
produit. Il sera conclu, par la suite, qui supposera une phase d’examen
des contrats de dépôt successifs qui contradictoire des éléments entier-
reprendront la liste des éléments cés entre le fournisseur et le client
séquestrés. pour s’assurer de l’exploitabilité des
plans, logiciels ou autre, pourra aussi,
Quel que soit sa forme, cet accord le cas échéant, faciliter la preuve de
va préciser la durée du séquestre, la l’antériorité des droits de propriété
description de la chose mise sous intellectuelle pour le fabricant.
séquestre, les pouvoirs et les obliga-
tions du dépositaire, ainsi que, et c’est Le recours à l’avocat-séquestre permet
le plus important, les conditions libé- alors d’éviter tout risque de litige entre
ratoires (rupture prouvée du défaut les parties, l’avocat étant une partie
d’approvisionnement). active au processus d’entiercement et
apte à agir dans l’intérêt des deux par-
Outre la conservation de la chose, elle ties en cas de survenance d’une difficulté
va habiliter l’avocat-séquestre à inter- dans le processus d’approvisionnement.
venir dans la relation fournisseur-client
en cas de survenance d’un certain Sébastien Fleury,
nombre d’évènements. Elle peut aussi Avocat associé, Steering Legal,
convenir d’un droit de préférence ou bureau de Paris
de préemption sur les éléments entier-
cés, qui pourra trouver à s’appliquer
en cas de procédure collective si des
dispositions réglementaires n’y font
pas échec.
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p.43 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
L'INFLUENCE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE
L'UNION EUROPÉENNE SUR LA VALIDITÉ DES DÉPÔTS DE MARQUES
EN FRANCE
L’harmonisation européenne du
droit des marques a profondément
modifié nos règles et nos pratiques.
Voilà vingt-cinq ans que la première
directive « Marques » 2008/95 du
22 octobre 2008 relative au rap-
prochement des législations entre
États membres et le premier règle-
ment (CE) n° 40/94 du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire,
aujourd'hui remplacés par la direc-
tive (UE) 2015/2436 du 16 décembre
2015 et par le règlement 2017/1430
du 18 mai 2017 ont été adoptés. Aussi,
la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne et l’office européen, autrefois
l’OHMI aujourd’hui renommé EUIPO,
ont eu l’occasion de se prononcer
sur l’interprétation qu’il convenait de
donner à bon nombre de dispositions
contenues dans ces textes, et force
est de constater que la jurisprudence
française et de la pratique de l’Institut
National de la Propriété Industrielle
(INPI) des dépôts de marques ont de
ce fait très fortement évolué.
L'influence européenne s’est fait plus
particulièrement sentir s’agissant du
caractère enregistrable des marques,
et particulièrement de la notion de
caractère distinctif intrinsèque tout
particulièrement s’agissant des
marques tridimensionnelles. Elle a
également eu des répercussions sur
les modalités de dépôt et notamment
sur la représentation de la marque et
sur son libellé.
1.1. NOTION DE CARACTÈRE DISTINCTIF
INTRINSÈQUE
Il existe une différence entre la
Directive de 1988 et la loi française
adoptée en 1991 en ce sens que la
Directive prévoyait dans son article 3
parg.1a) que « le signe déposé à titre
de marque doit être apte à distinguer
les produits et services d'une entre-
prise de ceux d'autres entreprises… »,
disposition non reprise dans le texte
français.
La Cour de Justice dans une décision
du 18 juin 2002, rendue dans une
affaire C- 299/99, Philips Remington
a confirmé que la marque devait
posséder un caractère distinctif intrin-
sèque et qu’elle devait être apte à
identifier le produit ou service pour
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
lequel l'enregistrement est demandé
comme provenant d'une entreprise
déterminée.
Il s'agit là d'un motif propre de refus
d'une marque, qui doit faire l'objet
d'un examen spécifique, ainsi que l’a
confirmé le Tribunal des Communautés
européennes dès 2004, et qui doit
s'apprécier par rapport aux produits
ou aux services demandés et à la per-
ception que le public pertinent en a.
La jurisprudence européenne et la
pratique de l'OHMI puis l'EUIPO ont
par la suite affiné cette condition en
définissant des critères d'apprécia-
tion particuliers en fonction de la
nature du signe considéré (éléments
verbaux, lettres, slogans, signes figu-
ratifs, marques constituées d'une
forme de produit).
Si l'on se tourne vers la jurisprudence
française, on constate que si pendant
quelques années, elle n'a pas tenu
compte de la position européenne, à
partir de 2006, une évolution a com-
mencé à se dessiner pour aboutir à un
arrêt du 12 juillet 2011 de la Cour de
cassation, à propos du dépôt à titre de
marque de la célèbre photographie de
Che Guevara. La Cour confirme dans
cette décision que le consommateur
concerné percevra la marque non pas
comme un signe désignant l'origine
des produits ou services auxquels
il s'intéresse mais comme une réfé-
rence faite à l'œuvre du photographe.
Ainsi cette photo ne peut exercer la
fonction d’une marque.
Aujourd'hui tant la jurisprudence
française que l’INPI font clairement
référence à l'article 3 de la Directive
et aux décisions de la Cour de Justice
pour indiquer qu'une marque, pour
être valable, doit être susceptible de
remplir une fonction distinctive et doit
donc être apte à identifier l'origine des
produits marqués. Les marques qui ne
sont pas susceptibles d'assurer cette
fonction sont annulées ou rejetées.
Les critères d'appréciation particu-
liers appliqués, selon la nature des
marques concernées, par les juridic-
tions européennes sont ainsi repris
par l'INPI et les tribunaux français
pour refuser ou annuler les signes
p.44
concernés, notamment quand il s’agit
de marques tridimensionnelles.
1.2. EXAMEN DES MARQUES
TRIDIMENSIONNELLES
La notion de caractère distinctif intrin-
sèque, fait ainsi l’objet de critères
propres, définis par la jurisprudence
européenne, quand il s’agit de
marques tridimensionnelles à savoir
de marques constituées de la forme
d’un produit, depuis un arrêt de la
Cour européenne de justice en date
du 7 octobre 2004 dans une affaire
Mag-Lite.
La forme déposée à titre de marque
doit en effet diverger de manière
significative des normes et habitudes
du secteur. À défaut, elle n'est pas
susceptible de remplir sa fonction
essentielle d'origine.
Par ailleurs, la Directive de 1988 a
changé le droit positif français en y
introduisant un critère jusqu'alors
inconnu, celui de la valeur substan-
tielle, et s'agissant de la mise en
œuvre d'un critère nouveau, il est
évident que la jurisprudence commu-
nautaire a joué en l'espèce un rôle
essentiel sur le droit positif français.
Ne peut être valablement enregis-
trée comme marque une forme si elle
donne au produit sa valeur substan-
tielle, c'est-à-dire sa force attractive.
Cette forme détermine alors l'acte
d'achat du consommateur. En
revanche si son rôle est secondaire,
la protection par le droit des marques
peut être accordée.
Fait partie des caractéristiques
essentielles donnant une valeur
substantielle au signe, son design.
Toutefois, d'autres éléments peuvent
entrer en ligne de compte pour donner
une valeur substantielle, comme la
spécificité de la forme par rapport à
d'autres formes sur le marché, la dif-
férence notable de prix par rapport à
des produits similaires ou la mise au
point d'une stratégie promotionnelle
mettant en avant les caractéristiques
esthétiques du produit en cause.
Cette approche a été intégrée par la
jurisprudence française dès 2009
 DROIT DES BREVETS ET MARQUES

et 2010, à propos de la forme d'une la partie extérieure de la semelle était de grande instance de Paris considère
glace ou de la forme de brindilles de bien représentée graphiquement de que si une catégorie générale peut être
chocolat déposées à titre de marque, manière claire, objective et constante. claire et précise pour des produits ou
et à sa suite par l’INPI. services qui ont peu évolué, il en va
L’approche européenne a ainsi été différemment en matière de logiciels
Le résultat en est le refus aujourd’hui totalement intégrée dans la juris- ou de programmes informatiques qui
quasi-systématique de l'INPI d’enre- prudence française, modifiant les se sont considérablement développés
gistrer des marques constituées de pratiques s'agissant du dépôt de pour participer directement ou indi-
formes de produits et le risque tout marques de couleur : la représenta- rectement à une part significative de
aussi probable d’annulation de ces tion graphique doit comporter outre toute activité économique. Les logi-
marques par les tribunaux quand l'identification des couleurs au moyen ciels ne peuvent donc être considérés
leurs titulaires cherchent à s’en d'un code international, l'agencement par principe comme identiques à tout
prévaloir. associant les couleurs de manière logiciel particulier alors que la variété
prédéterminée et constante. de leurs fonctions et leurs utilisations
2. INFLUENCE DE LA JURISPRUDENCE peut viser des produits différents dont
EUROPÉENNE SUR LES MODALITÉS DE On sait que la condition de représen- le logiciel n'est que le moyen, des
DÉPÔT tation graphique a été abandonnée réseaux de distribution et des publics
dans la nouvelle directive et le nou- différents.
On peut constater aussi l’influence veau règlement. Toutefois, la marque
de la jurisprudence européenne sur doit toujours constituer en un signe En conclusion, l’influence de la juris-
les modalités de représentation de la susceptible de représentation d'une prudence européenne sur les dépôts
marque déposée et sur son libellé. manière qui permette aux autorités de marque en France est considé-
compétentes et au public de détermi- rable. Si la sécurité juridique y a
La première directive Marque, du 21 ner précisément et clairement l'objet parfois gagné s’agissant des dépôts
décembre 1988 tout comme le pre- bénéficiant de la protection. de marque en couleurs ou des libel-
mier règlement du 20 décembre 1993 lés de dépôt, pour lesquels il convient
prévoyaient tous deux, que le signe Tout comme le signe déposé à titre d’être de plus en plus précis, en
déposé devait pouvoir faire l'objet de marque doit pouvoir être identifié revanche, l’extrême sévérité appli-
d'une représentation graphique. avec précision, le libellé de la marque quée tant au niveau européen que par
L'objectif recherché était que les tiers déposée doit lui aussi être clairement les tribunaux français et l'INPI aux
puissent identifier la marque déposée. défini. dépôts de marques composées de la
forme d'un produit, rend aujourd’hui
La jurisprudence française de son côté À nouveau, la jurisprudence euro- presque impossible leur enregistre-
exige que la représentation déposée à péenne résultant de la décision de la ment et leur protection, ce que l’on ne
titre de marque soit claire, objective, Cour de Justice du 19 juin 2012, dans peut que regretter.
intelligible et constante. l'affaire IP Translator, a influencé
la jurisprudence française qui y fait Aurélia MARIE
Dans une décision du 26 janvier 2018, aujourd’hui référence même si sa Associé
à propos de la semelle rouge faisant pratique n’a pas fondamentalement Conseil en Propriété Industrielle
l'objet d'un des dépôts de marque de changé.
la société Louboutin, Le Tribunal de
Grande Instance de Paris a considéré On peut ainsi citer une décision du 1er
que la marque constituée d'une cou- février 2018, à propos d'un libellé visant
leur rouge bien déterminée placée sur notamment les logiciels : le tribunal

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p.45 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
DE LA MARQUE ÉVOCATRICE À LA MARQUE DESCRIPTIVE, IL N’Y
A QU’UN PAS QUI N’A RIEN DE GÉANT… OU LA MARQUE GIANT À
L’ÉPREUVE DES JUGES
La Société QUICK est au cœur d’une
saga judiciaire depuis plus de 6 ans
qui permet, au gré des décisions
rendues, de faire un point sur l’état
positif du droit des marques quant à
la protection des signes faiblement
distinctifs.
Pour rappel, pour être valable, une
marque doit avoir un caractère distinc-
tif, or l’article L.711-2 du Code de la
Propriété Intellectuelle dispose que,
sont notamment dépourvus d’un tel
caractère distinctif :
« b) Les signes ou dénominations
pouvant servir à désigner une carac-
téristique du produit ou du service,
et notamment l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, la
provenance géographique, l'époque
de la production du bien ou de la pres-
tation de service ; »
L’article précité offre toutefois une pos-
sibilité de « rattrapage » au titulaire de
marque dépourvue de caractère dis-
tinctif intrinsèque en précisant que le
caractère distinctif peut être acquis par
l'usage.
Tout commence au printemps 2011,
lorsque la Société QUICK découvre
que la Société SODEBO commercialise
une gamme de pizzas sous le nom «
PIZZA GIANT » ; à cette occasion, elle
constate que cette dernière a éga-
lement déposé la marque française
« PIZZA GIANT SODEBO » le 3 février
2011, en classe 29 et 30.
Le 4 avril 2011, considérant que cet
usage porte atteinte à sa marque ver-
bale antérieure « GIANT », désignant
les produits et services de classes
29, 30 et 43, la Société QUICK met en
demeure la Société SODEBO de cesser
l’utilisation de cette dénomination et
de retirer sa marque.
Faute de réaction, le 13 juillet 2012,
la Société QUICK assigne la Société
SODEBO en contrefaçon de marque.
Classiquement, la Société SODEBO
soulève, à titre reconventionnel, la nul-
lité de la marque « GIANT » pour défaut
de distinctivité du signe.
1 - TGI de Paris, 3ème chambre 4ème section, 24 octobre 2013, RG n°12/10515
2 - CA Paris pôle 5, 14 avril 2015, RG n°14/14110
3 - Cass. Com. 8 juin 2017, pourvoi n°15-20966
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Julia Braunstein
A ce stade des développements, les
Conseils que nous sommes, ne peuvent
que rappeler qu’agir en contrefaçon de
marque, c’est nécessairement « chal-
lenger » son titre ; une analyse risque/
bénéfice s’impose avant toute action
en contrefaçon.
En l’espèce, peut-être aurait-il été
préférable d’en rester là, le risque
de confusion entre des hamburgers
vendus dans des fast-foods et des
parts de pizzas vendus en supermar-
ché étant, en pratique, assez réduit…
Et en effet, pour l’un des géants du
burger, les ennuis ne faisaient que
commencer.
Ainsi, le TGI de Paris, dans son juge-
ment du 24 octobre 20131, prononce
la nullité de la marque « GIANT » aux
motifs que le terme GIANT « du fait
notamment de sa proximité avec l’ad-
jectif français géant, est très facilement
compris par le consommateur français »
et que « le terme giant a vocation à
désigner la dimension importante de
l’aliment et ne sera perçu que comme
tel par le consommateur. »
De même, exit la tentative de rattra-
page par l’acquisition de la distinctivité
par l’usage, les pièces produites pour
justifier des investissements promo-
tionnels conséquents sur les produits
« GIANT » sur les années 2010, 2011
et 2012 ne démontrant pas « l’usage
p.46
du terme GIANT (…) comme marque »
ou encore « que le terme giant qui
est effectivement le nom de son ham-
burger « phare » (…) est perçu par le
consommateur comme une marque ».
Un 2ème conseil s’impose, seules les
preuves d’usage « à titre de marque »
étant pertinentes, le titulaire de
marque peu distinctive doit s’attacher
à démontrer que le consommateur
appréhende bien la marque comme
désignant l’origine du produit.
La Cour d’appel2 sera plus clémente
en jugeant que la marque giant n’est
qu’évocatrice et que donc, conformé-
ment à la jurisprudence constante en
la matière, elle est valable.
Cet arrêt, bien que cassé par la suite,
a le mérite de donner une définition,
certes partiellement erronée, mais
une définition quand même de cette
notion relativement subjective de
« signe évocateur » en indiquant que
« le fait qu’une entreprise souhaite (…)
conférer une image positive à ses pro-
duits ou services, indirectement et de
façon abstraite, sans pour autant infor-
mer directement et immédiatement le
consommateur de l’une des qualités ou
des caractéristiques déterminantes des
produits et services concernés, relève
de l’évocation et non de la désignation
au sens de l’article L 711-2 sous b) ».
Ainsi, un signe qui n’informe pas
directement et immédiatement le
consommateur resterait distinctif.
Toutefois, les juges d’appel, vont trop
loin en considérant que seule l’infor-
mation portant sur une caractéristique
déterminante du produit ou service
concerné est de nature à faire perdre
au signe son caractère distinctif…
Fort logiquement, et par une appli-
cation littérale de la loi, la Cour de
Cassation3 censure l’arrêt d’appel,
en rappelant que « sont dépourvus
de caractère distinctif les signes ou
dénominations pouvant servir à dési-
gner une caractéristique des produits
ou services couverts par la marque et

qu’il est indifférent que les caracté-
ristiques des produits ou services qui
sont susceptibles d’être décrites soient
essentielles sur le plan commercial ou
accessoires ».
Bien que classique, cette décision est
l’occasion de rappeler aux déposants
les risques inhérents à l’adoption à titre
de marque de termes évoquant les pro-
duits et services commercialisés…
Alors, si dans un 1er temps, les signes
évocateurs permettent d’identifier plus
facilement les produits ou les services
visés et de faire l’économie d’investis-
sements promotionnels, il s’agit d’un
calcul qui se révèle dangereux à long
terme… L’on voit bien encore que dès
le dépôt de la marque le conseil d’un
professionnel s’avère indispensable…
A la suite de ce rappel à la loi par la
Cour de Cassation, les juges d’appel4
ne pouvaient qu’annuler la marque
giant pour défaut de distinctivité, sauf
à juger que le terme giant n’informait
pas directement et immédiatement le
consommateur sur une des qualités du
produit ce qui d’un point de vue linguis-
tique se serait avéré hasardeux…
Aussi, la décision est, sur ce point, sans
surprise, qui plus est à une époque où,
sous l’impulsion de la règlementation
européenne, le principe de libre concur-
rence est de plus en plus prégnant.
La Société QUICK pouvait toutefois
espérer sauver sa marque en justifiant
de la distinctivité acquise par l’usage,
et ce d’autant que, prenant acte de la
critique opposée par les 1ers juges, cette
dernière avait pris soin de faire réaliser
un sondage d’opinion duquel il ressor-
tait qu’en septembre 2014, 44% des
français associaient le mot GIANT à une
marque ou un produit.
Mais tel ne fût pas l’avis de la Cour
d’Appel qui rappelle que la preuve de
l’acquisition de la distinctivité ne peut
résulter que d’un usage « continu,
intense et de longue durée du signe
désigné par la marque, de l’importance
des investissements publicitaires qui y
sont consacrés, de sorte que le signe
soit connu et identifié par le public per-
tinent en tant que marque ».
Elle poursuit en précisant « qu’il
convient pour porter cette apprécia-
tion, de se placer à la date à laquelle
le tiers supposé contrefacteur a com-
mencé à utiliser les termes litigieux,
4 - CA Paris, pôle 5 chambre 1, 3 juillet 2018, n° RG 17/17762
5 - Cass. Com. 6 décembre 2016, pourvoi n°15-19048,
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
en l’espèce à la date du 3 février 2011,
date à laquelle la marque « PIZZA GIANT
SODEBO » a été déposée ».
A partir de là, le sort de la marque giant
en est jeté.
En effet, les juges refusent de prendre
en compte, les investissements et les
onze campagnes publicitaires entre
2011 et 2018 et surtout le sondage
d’opinion, seul élément susceptible de
justifier d’un usage à titre de marque…
Aussi, bien que la Cour relève le
chiffre d’affaires de la gamme giant,
106,5 millions d’euros en 2011, des
spots télévisés en 2009 et 2010, cela
ne permettra pas de démontrer que
« le signe « Giant » ait été alors [3 février
2011] connu et identifié par le public
pertinent, consommateur de produits
alimentaires, en tant que marque et
non comme une caractéristique quanti-
tative des produits vendus ».
En d’autres termes, aussi importants
qu’aient été les investissements et le
chiffre d’affaires réalisé par la vente
de ce fameux hamburger, pour la
Cour, la seule preuve recevable est
celle démontrant que la marque giant
permettait au consommateur de déter-
miner l’origine du sandwich proposé,
à savoir un hamburger « cuisiné »
dans un restaurant QUICK et ce dès le
début de l’année 2011.
La Société QUICK détenait bien cette
preuve, mais celle-ci datant de sep-
tembre 2014, les juges l’écartent d’un
revers de manche et considèrent qu’en
février 2011 l’utilisation du terme giant
n’a pas une « signification autre que
celle de la grande taille du hamburger ».
Cette décision est sévère.
Tout d’abord, en comparaison avec
l’affaire « vente-privée.com », relative-
ment similaire (même si la demande
de nullité n’est pas formulée à titre
reconventionnel comme en l’espèce),
dans laquelle la Cour de Cassation
s’est placée à la date de la demande
de nullité pour apprécier l’acquisition
de la distinctivité par l’usage ; une telle
solution aurait pu permettre de prendre
en compte quelques pièces supplémen-
taires de la Société QUICK…
Ensuite, par le refus « automatique »
de prendre en considération les pièces
postérieures à février 2011 alors même
que celles-ci auraient pu être utilisées
pour éclairer la Cour sur la perception
de la marque par les consommateurs
dès 2011.
Enfin, parce qu’une telle solution a
quelque chose d’absurde dans la
mesure où elle aboutit à prononcer la
nullité d’une marque dont il est acquis
qu’elle est devenue distinctive, au
simple motif qu’à une date où le titu-
laire ne se savait pas encore attaqué,
il n’avait pas conservé la preuve de la
connaissance qu’avait le public de sa
marque...
S’il est légitime de considérer que la
contrefaçon ne peut être retenue à une
date où le titulaire de la marque n’est
pas en mesure de justifier de la dis-
tinctivité de son signe, annuler ledit
signe à une date où sa distinctivité est
acquise n’est pas satisfaisant ; nous
serions d’avis de prévoir une sorte de
fait justificatif laissant les deux signes
coexister…
Toutefois, nous ne sommes pas juges,
mais conseils, et en l’état, nous ne
pouvons qu’alerter les lecteurs sur
les risques inhérents à une action en
contrefaçon fondée sur une marque
« évocatrice » et sur la nécessité abso-
lue, pour toutes ces marques, de prendre
le temps de collecter, régulièrement, et
avant toute atteinte, des preuves justi-
fiant d’un usage continu, intense et de
longue durée de nature à démontrer
que le signe est connu et identifié par le
public pertinent en tant que marque, en
d’autres termes à faire régulièrement
des sondages d’opinion…
En conclusion, si un signe évocateur
peut permettre de faire des écono-
mies lors du lancement d’une nouvelle
marque il ne faut pas négliger les inves-
tissements qui devront être mis en
œuvre pour conserver des droits sur
une marque qui nécessairement sera
plus fragile et moins bien protégée
qu’un signe arbitraire…
Julia BRAUNSTEIN
Avocat
Spécialiste en droit de la propriété
intellectuelle
Ancien membre du Conseil de l'Ordre
p.47 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
LES MARQUES ET LA LOI EVIN (VOLET ALCOOL)
LA NOTION DE PUBLICITÉ INDIRECTE EN
FAVEUR D’UNE BOISSON ALCOOLIQUE
L’article L3323-3 du code de la santé
publique définit la notion de publi-
cité indirecte en faveur des boissons
alcooliques d’une manière qui semble
interdire aux acteurs du secteur
concerné d’adopter à titre de marque,
un signe verbal ou figuratif, déjà enre-
gistré en tant que marque par un tiers,
pour la désignation de tous produits et/
ou services, même s’ils n’entretiennent
aucune relation avec le secteur de
l’alcool.
Article L3323-3 : « Est considérée
comme propagande ou publicité indi-
recte la propagande ou publicité en
faveur d'un organisme, d'un service,
d'une activité, d'un produit ou d'un
article autre qu'une boisson alcoolique
qui, par son graphisme, sa présenta-
tion, l'utilisation d'une dénomination,
d'une marque, d'un emblème publi-
citaire ou d'un autre signe distinctif,
rappelle une boisson alcoolique.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables à la propagande ou à la
publicité en faveur d'un produit autre
qu'une boisson alcoolique qui a été mis
sur le marché avant le 1er janvier 1990 par
une entreprise juridiquement ou finan-
cièrement distincte de toute entreprise
qui fabrique, importe ou commercialise
une boisson alcoolique. »
Ce texte, qui a son équivalent dans le
volet « tabac » de la loi Evin, avait pour
objectif de faire obstacle aux fausses
diversifications des annonceurs concer-
nés sous la forme de produits alibi
portant une marque identique ou simi-
laire à celle d’une boisson alcoolique,
et dont la publicité n’est pas soumise
aux contraintes de la loi Evin.
Cette intention du législateur explique
l’exclusion des produits mis sur le
marché par des tiers indépendants des
annonceurs visés avant le 1er janvier
1990, c’est-à-dire avant les discussions
ayant précédé l’adoption et l’entrée en
vigueur de la loi n° 91-32 du 10 janvier
1991, dite loi Evin.
Il est vraisemblable que les implica-
tions d’une telle définition sur le droit
des marques, appliqués à ces mêmes
annonceurs aient été envisagées.
1 - Cass.com 20 novembre 2012 Pourvoi n°12-11753
2 - Cour d’appel de Paris du 26 octobre 2011
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Annie Gautheron
LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DES
MARQUES ET LA DÉFINITION LÉGALE
DE PUBLICITÉ INDIRECTE EN FAVEUR
D’UNE BOISSON ALCOOLIQUE
Ce principe permet à tout un chacun
d’adopter à titre de marque tout signe
verbal ou figuratif qui ne se heurte à
aucune des antériorités énumérées
à l’article L 711-4, et notamment à
« une marque antérieure enregistrée ou
notoirement connue au sens de l’article
6bis de la convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle ; »
Art.L714-4 a)
Or, cette faculté est remise en ques-
tion, lorsqu’elle est exercée par des
producteurs de boissons alcooliques,
et la jurisprudence est, une fois encore
s’agissant de la loi Evin, divisée sur
cette question.
L’AFFAIRE DIPTYQUE1 : LA LOI EVIN
PRIME SUR LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
En application de ce principe, la société
Hennessy a cru pouvoir déposer le 28
mars 2008 le terme « Diptyque » à titre
de marque verbale, dès lors qu’elle était
disponible pour la désignation des pro-
duits de la classe n° 33, et l’utiliser pour
désigner deux de ses Cognac.
Elle a pourtant été assignée par la
société Diptyque, ayant pour activité
la fabrication et la commercialisation
de bougies parfumées et d’eaux de
toilette, es qualité de titulaire d’une
marque verbale française « Diptyque »
déposée le 27 novembre 1981 pour la
désignation des produits des classes
3,14,18,21,24 et 25, et d’une marque
p.48
communautaire éponyme déposée le 11
février 2005 pour celle des produits et
services des classes n° 3, 14 et 35.
La société Diptyque a fondé son action
sur l’article L3323-3 précité du code
de la santé publique, ainsi que sur les
articles L713-5 (atteinte à des marques
renommées) et L711-4 (atteinte aux
marques antérieures) du code de la
propriété intellectuelle, et a obtenu de
la Cour d’appel de Paris l’annulation
de la marque déposée par la société
Hennessy sur le fondement de l’article
L714-3, et l’interdiction faite à cette
dernière de poursuivre l’exploitation de
cette marque2.
Il a été fait droit à la thèse de la société
demanderesse, selon laquelle le dépôt
de la marque « Diptyque » par la société
Hennessy et son utilisation pour dési-
gner des Cognac, entrave la fonction
publicitaire de ses propres marques
« Diptyque », dès lors que leur uti-
lisation pour la promotion de ses
bougies et de ses eaux de toilettes
rappellera, du fait de leur identité
avec celle de la société Hennessy, les
boissons alcooliques commerciali-
sées par cette dernière sous la marque
Diptyque.
Ce « rappel » visé par l’article L3323-3
précité, inhérent à l’identité des
marques en présence, fait ainsi de
toutes les publicités consacrées aux
produits de la société Diptyque de
publicités indirectes en faveur des
Cognac de la société Hennessy.
Cette qualification automatique a pour
conséquence d’empêcher la société
Diptyque de diffuser ses publicités sur
des supports interdits à la publicité
consacrée à de boissons alcooliques,
c’est-à-dire sur tous ceux qui ne sont
pas visés à l’article L3323-2 du code de
la santé publique.
La société Hennessy a formé un pour-
voi en cassation à l’encontre de l’arrêt
de la Cour d’appel de Paris en faisant
valoir, entre autres moyens, que le «
rappel » systématique retenu « était en
réalité impossible à raison des quatre
circonstances – nature différente des
produits en cause, clientèles distinctes,
réseaux de distribution distincts et pré-
sentations distinctes des signes et des
produits - ».

Elle a fait grief à la Cour d’appel d’avoir
violé le principe de spécialité en annu-
lant sa marque sur le fondement de
l’article L711-4 du code de la propriété
intellectuelle, alors qu’une telle annu-
lation « suppose que l’usage de la
marque seconde porte atteinte au
monopole d’exploitation du signe
enregistré dans le domaine protégé par
le principe de spécialité ;
(et) qu’en l’espèce où les spécialités
des marques successivement déposées
par la société Diptyque et par la société
Hennessy étaient très éloignées, l’en-
trave à la liberté de publicité pour les
produits désignés par les marques anté-
rieures de la société Diptyque résultant
prétendument de la règlementation
de la publicité indirecte des boissons
alcooliques ne pouvait donc, à la sup-
poser établie, en rien constituer une
atteinte au monopole d’exploitation
sur le signe antérieurement enregistré
par la société Diptyque, protégé par
le droit des marques dans les seules
limites du principe de spécialité ;(…) »3
Dans son arrêt du 20 novembre 2012, la
Cour de cassation écarte ce moyen en
se livrant à une analyse in abstracto de
la situation, et en faisant donc prévaloir
les dispositions de l’article L3323-3 du
code de la santé publique sur le principe
de spécialité des marques, en présence
d’une marque seconde désignant des
boissons alcooliques et d’une marque
première désignant d’autres produits
ou services.
« (…) il résulte de l’article L3323-3
du code de la santé publique qu’est
considérée comme publicité indirecte
en faveur d’une boisson alcoolique et
comme telle, soumise aux restrictions
prévues à l’article L3323-2 du même
code, la publicité en faveur d’un pro-
duit autre qu’une boisson alcoolique
qui par l’utilisation d’une marque, rap-
pelle une boisson ; qu’ayant constaté
que la société Diptyque avait, depuis le
1er janvier 1990, mis sur le marché sous
sa marque « Diptyque » divers produits
autres que des boissons alcooliques ,et
que la société Hennessy faisait usage
d’une marque identique pour commer-
cialiser des boissons alcooliques, la
cour d’appel qui n’a pas (…) méconnu le
principe de spécialité, en a exactement
déduit (…) que le dépôt de la marque
« Diptyque » par la société Hennessy et
la commercialisation de produits sous
celle-ci créaient une entrave à la libre
utilisation de la marque première. »
4 - Cass.com 20 novembre 2012 n°12-11753 6ème branche du moyen invoqué par la société Hennessy au soutien de son pourvoi en cassation.
5 - TGI Paris 3ème ch.2ème section. 3 novembre 2017 n° RG : 16/07711
6 - TGI Paris 3ème ch.2ème section. 3 novembre 2017 n° RG : 16/07711 page 5
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
L’AFFAIRE CACHE- CACHE4 : LE PRINCIPE
DE SPÉCIALITÉ RETROUVE UNE
EXISTENCE FACE À LA LOI EVIN
Le même cas de figure a plus récem-
ment été soumis à la 3ème chambre du
Tribunal de grande instance de paris.
Une société exerçant son activité dans
le domaine du commerce de prêt à
porter, de chaussures et d’accessoires
de mode, est titulaire de deux marques
« CACHE-CACHE » – l’une verbale
française, et l’autre semi-figurative
de l’union européenne- déposées en
2007 et en 2008, dans les classes n°
3,9,14,18,24,25,35,41,42 et 45.
Elle assigne le déposant de cette expres-
sion à titre de marque dans les classes
n°31, 32 et 33, pour la désignation d’un
certain nombre boissons alcooliques
devant le Tribunal de grande instance de
Paris pour faire déclarer nul l’enregistre-
ment de cette marque, et voir le tribunal
en interdire l’exploitation pour désigner
des boissons alcooliques, sur le fonde-
ment , notamment des article L711-4 et
L714-3 du code de la propriété intellec-
tuelle, et des articles L3323-2, L3323-3
et L3323-4 du code de la santé publique.
La société CACHE-CACHE soutient que la
marque déposée par Mr Bouvet fait obs-
tacle à la libre et paisible exploitation de
ses propres marques, car elle « l’expose
à être sanctionnée pour propagande
ou publicité en faveur d’une boisson
alcoolique sur le fondement de l’article
L3323-3 du code de la santé publique. »5
La défense de Mr Bouvet s’est basée,
tout comme celle de la société Hennessy,
sur une interprétation in concreto de
la notion de publicité indirecte, telle
qu’elle est définie à cet article L3323-3.
Il fait valoir que l’identité des deux
marques pour désigner des produits
différents n’est pas suffisante pour
caractériser une publicité indirecte, car
cette qualification ne peut être retenue
que si les conditions d’exploitation
respectives de ces deux marques «
peuvent amener le consommateur à
établir un lien entre l’une et l’autre ».
Il en déduit que le tribunal doit appré-
cier « l’ensemble des circonstances de
l’espèce (et tenir) compte des condi-
tions d’exploitation respectives des
marques en présence », et a soutenu
que la société demanderesse n’a pas
démontré « en quoi le dépôt qu’il a
effectué de la marque CACHE-CACHE
porterait atteinte à ses droits sur ses
marques antérieures. »
La thèse du défendeur a été retenue
par tribunal qui, dans son jugement du
3 novembre 2017, a débouté la société
CACHE-CACHE de l’ensemble de ses
demandes, au motif qu’elle ne démon-
trait pas « en quoi l’exploitation de
ses marques pour des vêtements et
accessoires pour femmes dans ses bou-
tiques éponymes et sur internet via ses
sites cachecachce.fr et cachecache.com
pourrait être considérée comme une
publicité indirecte en faveur de bois-
sons alcoolisées ».
Le tribunal a écarté l’équation - iden-
tité des marques en présence = rappel
par la marque première de la marque
seconde, quelque soient les produits
ou services désignés la marque pre-
mière -, au profit d’une appréciation
, au cas par cas, de la capacité d’une
marque première par hypothèse dépo-
sée pour désigner des produits autres
que des boissons alcooliques, à rappe-
ler la marque seconde désignant des
boissons alcooliques, dans l’esprit des
consommateurs.
Les circonstances prises en considéra-
tion à cette fin par le Tribunal CACHE
ont été les suivantes :
- Importance de la différence de nature
entre les produits désignés par les
marques en présence ;
- Différence des circuits de distribution :
1 000 boutiques réparties en France
pour la société CACHE-CACHE +2 sites
internet, comparé à un site internet
intitulé « Le spectre du vin » principa-
lement consacré au terroir d’origine du
viticulteur ;
- Le terme CACHE-CACHE est un nom
commun usuel ;
- Les marques de la société CACHE-
CACHE ne bénéficient pas d’une
notoriété particulière.
Le principe de spécialité semble donc
réhabilité dans le domaine des marques
appelées à désigner des boissons
alcooliques.
Ceci n’exclut pas de prendre, en pra-
tique, les précautions requises par le
fait que cette interprétation ne sera pas
nécessairement reprise en appel, et
confirmée par la cour de cassation qui a
adopté l’interprétation inverse.
Annie GAUTHERON
p.49 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES

LA PREUVE DE L’ACQUISITION DU CARACTÈRE DISTINCTIF PAR

L’USAGE D’UNE MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Pour pouvoir être enregistré et exploité
à titre de marque, un signe doit, par
définition, être apte à « distinguer
les produits ou les services d'une
entreprise » de ceux des tiers1.
L’article 4 paragraphe 1 de la Directive
Marque indique ainsi que doivent être
refusées à l'enregistrement ou annulées:
- les marques dépourvues de caractère
distinctif ;
- les marques composées exclusi-
vement de signes ou d'indications
pouvant servir, dans le commerce,
à désigner des caractéristiques des
produits ou services désignés à l’enre-
gistrement ; ou
- les marques composées exclusi-
vement de signes ou d'indications
devenus usuels dans le langage cou-
rant ou dans les habitudes loyales et
constantes du commerce.
La rigueur pour les titulaires de droits
des dispositions du paragraphe 1 de
l’article 4 est cependant tempérée par
les dispositions du paragraphe 4 du
même article en vertu desquelles la
marque peut être valablement enregis-
trée ou échapper à la nullité si, « à la
suite de l'usage qui en a été fait, elle a
acquis un caractère distinctif ».
La jurisprudence de la Cour de justice
est venue préciser progressivement le
mécanisme de l’acquisition du carac-
tère distinctif par l’usage destiné à
compenser le défaut de distinctivité
intrinsèque d’un signe, par le double
jeu de l’exploitation du signe et de
l’écoulement du temps2.
Or, « il résulte du caractère unitaire de
la marque de l’Union européenne que,
pour être admis à l’enregistrement,
un signe doit posséder un caractère
distinctif, intrinsèque ou acquis par
l’usage, dans l’ensemble de l’Union »3.
Ainsi, lorsque le signe pour lequel
il importe d’établir l’acquisition du
Clémence Lapôtre
Céline Bey
caractère distinctif a été déposé à titre
de marque européenne, il convient
logiquement d’apporter une telle
preuve à l’échelle de l’Union.
A cet égard, la Cour de Justice a
indiqué, dans sa décision « Lindt »
concernant la marque composée de la
forme d’un lapin en chocolat enrobé de
papier doré et portant au cou un ruban
rouge, que l’acquisition du caractère
distinctif devait être « prouvée de
manière quantitativement suffisante »
«dans l’ensemble du territoire de
l’Union » sans pour autant exiger des
titulaires de droits qu’ils apportent
la preuve d’une telle acquisition
« pour chaque Etat membre pris
individuellement »4.
Cette décision a pu être interprétée
comme un allègement, favorable aux
titulaires de marques, de la preuve
de l’acquisition du caractère distinc-
tif qui pouvait être ainsi limitée à la
démonstration qu’une partie signifi-
cative du public pertinent de l’Union
Européenne identifiait ce signe comme
une marque, sans qu’il soit nécessaire
de faire une telle démonstration pour
chaque Etat Membre.
Tel fut le parti pris par la société Nestlé
qui, pour contrer le grief du défaut
de caractère distinctif de sa marque
figurative représentant son biscuit
chocolaté « Kit-Kat » a démontré,
notamment par le biais d’enquêtes,
que sa marque avait acquis un carac-
tère distinctif par l’usage dans dix
Etats membres représentant ensemble
près de 90% de la population globale
de l’Union européenne, soit une partie
« significative » voire « substantielle »
de l’Union européenne.
Cette démonstration fut toutefois
jugée insuffisante par la Cour de jus-
tice dans sa décision du 25 juillet
20185 aux termes de laquelle elle a
souligné qu’«il ne suffit pas de prou-
ver qu’elle [la marque] a acquis un
caractère distinctif par l’usage dans
une partie significative de l’Union »
et qu’il convient d’établir l’acquisition
d’un tel caractère dans l’ensemble des
pays de l’Union Européenne.
La Cour de Justice a toutefois précisé
qu’une « distinction doit être effectuée
entre les faits qui doivent être prou-
vés, à savoir l’acquisition du caractère
distinctif par l’usage par un signe
dépourvu d’un tel caractère intrinsèque,
et, d’autre part, les moyens de preuve
susceptibles de démontrer ces faits »6.

1 - Article 3 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
(la « Directive Marque »).
2 - Ainsi, la Cour de Justice a indiqué que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les
éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés parmi lesquels :
- la part de marché détenue par la marque,
- l’intensité, l’étendue géographique, et la durée de l’usage de la marque,
- l’importance des investissements consentis par son titulaire pour sa promotion ;
- la proportion des milieux intéressés identifiant les produits ou services désignés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.
Cour de Justice de l’Union européenne 4 mai 1999, C-108/97, Windsurfing Chiemsee, et 7 juillet 2005, C-353/03, Nestlé.
3 - Cour de Justice de l’Union européenne, 25 juillet 2018, C-84/17P, 85/17P et 95/17P, Kit-Kat.
4 - Cour de Justice de l’Union européenne, 24 mai 2012, C-98/11P, Lindt.
5 - Cour de Justice de l’Union européenne, 25 juillet 2018, C-84/17P, 85/17P et 95/17P, Kit-Kat.
6 - Cour de Justice de l’Union européenne, 25 juillet 2018, C-84/17P, 85/17P et 95/17P, points 78 à 81.

Le Journal du Management p.50

juridique et réglementaire

Ainsi, si l’acquisition du caractère dis-
tinctif d’un signe doit être prouvée pour
l’ensemble des pays de l’Union, les
moyens de preuve apportés peuvent
être limités à certains Etats membres
dès lors que les éléments versés sont
pertinents sur une région plus large et
que, pris ensemble, ils sont de nature
à couvrir l’ensemble du territoire
européen.
A cet égard, la Cour de Justice sou-
ligne de manière pragmatique que les
opérateurs économiques adoptent
généralement des stratégies de déve-
loppement régionales. Ainsi, à titre
d’exemple, les éléments de preuve
établissant l’acquisition du caractère
distinctif en France pourront permettre,
à condition de le justifier, de prouver
que le signe a également acquis un
caractère distinctif en Belgique, pays
7 - Cour de Justice de l’Union européenne, 6 septembre 2018, C547/17P, Basic Net.
LE PHÉNOMÈNE DU « PEER-TO-PEER » GAGNE L’ENTREPRISE
Depuis plusieurs années, le phé-
nomène du « peer-to-peer », né de
l’avènement du web participatif ou «
web 2.0 », s’étend au monde de l’entre-
prise sous une forme décentralisée de
travail collaboratif, qui repose sur des
principes proches des réseaux infor-
matiques pair-à-pair. Au sein d’une
même structure, les collaborateurs
sont amenés à travailler ensemble,
sans organisation hiérarchique, dans
un objectif de productivité et d’inno-
vation. Chaque membre d’une équipe
endosse le rôle de sachant et d’appre-
nant, dans le but de développer ses
compétences respectives en s’ap-
puyant sur les connaissances de ses
collaborateurs. Ainsi, par cette mise en
commun des compétences de chacun,
le concept du « peer-to-peer » (P2P) se
transforme en « people-to-people ».
Dans ce cadre, le marché du collabo-
ratif est en plein essor et les offres
adaptées au P2P en entreprise ne
cessent de se multiplier : intranet et
messagerie instantanée entre collabo-
rateurs ; logiciels de travail collaboratif
intégrant une plateforme de réseau
1 - D’après le principe posé par la jurisprudence, et récemment rappelé par : Cass. soc., 16 mai 2013, n° 12-11.866 : JurisData n° 2013-009653
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
limitrophe, en partie francophone
et avec lequel le public français par-
tage une culture et des habitudes de
consommation communes.
Cette solution vient d’être réaffirmée par
la Cour de Justice dans sa décision Basic
Net7, approuvant le Tribunal de l’Union
d’avoir écarté l’acquisition du caractère
distinctif de la marque au motif que la
société titulaire s’était contentée d’élé-
ments de preuve d’usages pour quatre
Etats membres sans parvenir à démon-
trer que ces usages suffisaient, dans
une approche géographique cohérente,
à démontrer l’acquisition du caractère
distinctif pour l’ensemble du territoire
de l’Union Européenne.
Cette approche, conforme au principe
de l’effet unitaire de la marque de
l’Union Européenne, présente cepen-
Alexandra Jouclard
social d’entreprise ; logiciels de tuto-
riels vidéo ; ou encore plateformes
d’apprentissage entre pairs ou « peer-
learning ». Bien que ces nouvelles
solutions technologiques permettent
de s’adapter à l’informatisation du
monde du travail et aux évolutions
technologiques qui en découlent, elles
ne sont pas sans risque pour les entre-
prises qui doivent les implémenter
avec précaution.
dant l’inconvénient d’alourdir la charge
de la preuve pour le titulaire du signe.
Une telle rigueur se justifie par le carac-
tère exceptionnel de la protection par le
droit des marques d’un signe dépourvu
de caractère distinctif intrinsèque.
Clémence LAPÔTRE,
avocate senior,
Gowling WLG (France)
Céline BEY,
avocate associée,
Gowling WLG (France)
I. DE L’UTILISATION D’INFORMATIONS
Le travail collaboratif permettant
un échange facilité d’une multitude
d’informations, il est important à la
fois pour l’employeur de déterminer
quelles données peuvent être uti-
lisées, et pour l’employé de savoir
quelles informations peuvent être
diffusées.
Concernant l’employeur, celui-ci a la
possibilité de contrôler l’utilisation
d’Internet par ses salariés, par la mise
en place de dispositifs de filtrage de
sites ou de détection de virus. Il assure
ainsi la sécurité de ses réseaux et
limite les risques d’abus d’une utili-
sation (trop) personnelle d’Internet ou
de la messagerie.
Par défaut, les courriels ont un carac-
tère professionnel. Par exception, les
courriels personnels sont protégés,
au titre du respect de la vie privée
et du secret des correspondances
privées, sous réserve que ceux-ci
soient clairement identifiés comme
tels1.
p.51 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES

En cas de traitement de données à
caractère personnel2 par l’employeur,
ce dernier doit se conformer à la
législation en vigueur, et notamment
au Règlement général sur la protec-
tion des données du 27 avril 2016
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai
2018. En contrepartie de la suppres-
sion de l’obligation de déclaration de
fichiers auprès de la CNIL, les entités
traitant des données à caractère per-
sonnel sont désormais pleinement
responsables de la protection de ces
données. Elles doivent notamment
tenir un registre des traitements mis
en œuvre, sécuriser les données utili-
sées et notifier les éventuelles failles
de sécurité, et informer les salariés du
traitement implémenté et de sa finalité
dans un objectif de transparence.
A noter que depuis l’entrée en vigueur
dudit règlement, un mécanisme de
responsabilité « en chaîne » est mis en
place en matière de sous-traitance. Le
sous-traitant3, qui fait partie du champ
d’application du texte, doit également
présenter des garanties suffisantes
quant à la mise en œuvre de mesures
techniques et organisationnelles
(article 28 du RGPD). Il ne devra traiter
les données personnelles auxquelles
il a accès que sur instruction du res-
ponsable de traitement, et ne pourra
lui-même recourir à un sous-traitant
qu’avec l’autorisation préalable et
écrite du responsable de traitement.
Concernant le salarié, il doit être
informé de la nature des informations
auxquelles il a accès, afin de ne pas
divulguer par erreur ou par négligence
des informations confidentielles.
L’enjeu sera d’autant plus important
si cette divulgation est constitutive
d’un délit – tel que le délit d’initié, la
violation du secret professionnel ou du
secret des affaires.
En pratique, il est prudent de prévoir
un paramétrage limitant la diffusion
des informations sensibles aux des-
tinataires expressément visés par
l’utilisateur.
II. DE L’UTILISATION DE DROITS DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Il est très fréquent aujourd’hui que les
créations, qu’elles soient techniques
ou artistiques, sont le fruit du travail
d’un ou plusieurs salariés dans le
cadre de leurs fonctions. En matière
de propriété intellectuelle, d’après
l’alinéa 1er de l’article L. 111-1 du Code
de la propriété intellectuelle, « l’auteur
d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous ».
A titre de rappel, une œuvre de l’es-
prit n’est protégeable au titre du droit
d’auteur qu’à la condition qu’elle soit
originale – c’est-à-dire, selon la formule
consacrée par la jurisprudence, qu’elle
reflète la personnalité de son auteur –
et qu’elle soit formalisée – la protection
d’une simple idée étant exclue.
L’alinéa 3 du même article prévoit
que la conclusion d’un contrat de tra-
vail n’emporte pas dérogation à la
propriété de l’auteur sur son œuvre,
« dont la transmission est subordonnée
à la condition que le domaine d’exploi-
tation des droits cédés soit délimité
quant à son étendue et à sa destina-
tion, quant au lieu et à la durée »4.
Ainsi, l’employeur n’acquiert pas
automatiquement les droits sur les
créations de ses employés : la seule
existence d’une relation salariée
n’emporte pas dérogation au principe
d’attribution des droits d’auteur au
créateur, sauf dans le cas d’une œuvre
collective.
L’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la
propriété intellectuelle définit l’œuvre
collective comme « l’œuvre créée sur
l’initiative d’une personne physique
ou morale qui l’édite, la publie et
la divulgue sous sa direction et son
nom, et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs par-
ticipant à son élaboration se fond
dans l’ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu’il soit possible
d’attribuer à chacun d’eux un droit
distinct sur l’ensemble réalisé ». Dans
cette hypothèse, une personne morale
peut être propriétaire ab initio des
droits d’auteurs, y compris des droits
moraux, sur une œuvre créée par ses
salariés. Elle peut également s’affran-
chir de l’obligation de rémunération
proportionnelle du salarié, posée par
l’article L. 131-4 du même code.
En pratique, en cas de création
d’œuvres de l’esprit par les salariés
susceptibles d’être qualifiées d’œuvres
collectives, telles que des tutoriels
vidéo, des MOOC, des supports de
« peer-learning » et même des blogs5,
il est recommandé d’insérer une
clause dans le contrat de travail, ou
de faire signer à chaque contributeur
un document dans lequel il reconnaît
le caractère d’œuvre collective dans
laquelle se fond sa contribution, sans
qu’il soit possible de l’individualiser6.
Dans le cas contraire, il sera généra-
lement nécessaire de faire signer une
cession de droits entre le salarié et son

2 - D’après l’article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), une donnée à caractère personnel correspond à « toute information se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable ».
Une personne physique identifiable est « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
D’après l’article 4.2 de ce même texte, un traitement de données personnelles est « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués ou non à
l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ».
3 - D’après l’article 4.8 du même texte, le sous-traitant est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui
traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ».
L’article 3.1 précise que le règlement « s’applique au traitement des données à caractère personnel effectuées dans le cadre des activités d’un établissement
d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union ».
4 - Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91-11.480 : Bull. civ. 1992, I, n° 315 ; JurisData n° 1992-002868. – CA Versailles, 8 oct. 2015, n° 13/02109, « tout salarié reste
donc juridiquement propriétaire des œuvres qu'il crée, alors même que ses créations se font dans l'exercice de ses fonctions ou sur instruction de son
employeur », Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-26.507 : JurisData n° 2016-008951.
5 - La forme d’un blog, son graphisme, ses rubriques, sont protégeables au titre du droit d’auteur, ce que la jurisprudence a reconnu dès 1998 (T. com.
Paris, 9 févr. 1998). Le blog étant constitué de diverses créations particulières (graphisme, textes, vidéos, images), la propriété intellectuelle peut protéger
le tout et chacune des parties.
6 - Par un arrêt du 26 janvier 2017, à l’occasion d’un litige entre un ancien salarié et un employeur, la Cour d’appel de Bordeaux avait relevé que le salarié
« s’était présenté comme le seul concepteur de sites internet alors qu’il n’avait participé qu’à l’élaboration de la partie graphique dans le cadre de son
activité salariée » ; dès lors, les sites en question étaient des œuvres collectives, réalisées à l’initiative de l’employeur et divulguées sous son nom (CA
Bordeaux, 1e ch. civ., 26 janv. 2017, n°15/04172).

Le Journal du Management p.52

juridique et réglementaire
 DROIT DES BREVETS ET MARQUES

employeur. A défaut, le salarié sera
présumé titulaire des droits et pourrait
poursuivre son employeur pour contre-
façon.
La création de logiciels par un salarié
est un cas particulier régi par la loi
n°85-660 du 3 juillet 1985, qui prévoit
qu’en principe les droits patrimoniaux
sur les logiciels et leur documenta-
tion créés par un ou plusieurs salariés
sont dévolus à l’employeur qui est
seul habilité à les exercer7. Le régime
dérogatoire l’est également en matière
de rémunération, puisque la juris-
prudence et la doctrine dominante
considèrent qu’aucune rémunération
supplémentaire n’est prévue pour le
salarié8.
III. DE L’UTILISATION DE PLATEFORMES
DE PARTAGE
Les entreprises développent des
espaces de partage d’information
destinés à leurs salariés, par le biais
de plateformes ou d’intranet, soit par
leurs propres moyens soit par l’ex-
ploitation de solutions en « marque
blanche ».
La mise en place d’une plateforme
d’échange et de mutualisation d’in-
formations entre le personnel de
l’entreprise est susceptible de centra-
liser les sources de risques, telles que
la divulgation d’informations confiden-
tielles, l’atteinte à la vie privée ou à la
protection des données personnelles,
comme évoqué au point I. ci-dessus.
Elle peut également faire l’objet d’une
mauvaise utilisation par les salariés,
de nature à mettre en jeu la responsa-
bilité de l’employeur.
Il est désormais acquis qu’une plate-
forme du web participatif est soumise
au régime des hébergeurs, dès lors
qu’elle se borne à offrir aux utilisateurs
un service de mise en ligne de leurs
contenus n’impliquant aucun regard
sur la nature et l’objet des fichiers dispositif de signalement de tout abus
postés9. A ce titre, les hébergeurs ou dérapage.
bénéficient du principe de non-respon-
sabilité à raison des contenus publiés Rappelons enfin que les plateformes
par les internautes, à condition de de veille collaborative, par lesquelles
n’avoir pas eu effectivement connais- les salariés peuvent agréger des
sance de leur caractère illicite et, le articles de presse relatifs à différentes
cas échéant, d’avoir agi promptement thématiques, doivent également res-
pour retirer ces données ou en rendre pecter le droit d’auteur en obtenant
l’accès impossible10. des autorisations – qui sont actuelle-
ment proposées par le Centre français
Toutefois, si l’hébergeur méconnaît d’exploitation du droit de copie (CFC).
son obligation de retrait de contenus Ce point est à surveiller avec
illicites portés à sa connaissance, attention à la lumière de la
ou s’il assume un rôle de modéra- proposition de réforme du droit d’au-
teur ou d’éditeur lui faisant perdre teur dans l’Union européenne, qui,
sa qualité d’hébergeur, sa responsa- si elle est adoptée, instaurera un
bilité pourra être engagée du fait de droit voisin au profit des éditeurs de
ses salariés – diffusion de photogra- presse en cas d’indexation de leurs
phies ou d’articles de presse sans contenus13.
l’autorisation de l’auteur, propos dif-
famatoires, injurieux ou calomnieux, Alexandra JOUCLARD
dénigrement de la hiérarchie, inser- Avocat au Barreau de Paris
tion de liens hypertextes renvoyant
à des contenus illicites, ou encore
dénigrement de marques ou produits
concurrents constituant des actes de
concurrence déloyale11.
Dès lors que des contenus sont publiés
par un salarié pour permettre la com-
munication de son entreprise, dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions
par ce salarié, l’entreprise peut voir
sa responsabilité engagée. Elle pourra
s’exonérer de sa responsabilité de
commettant sous réserve de prouver
que la faute commise par le salarié
était intentionnelle ou que ce dernier a
excédé les limites de sa mission12.
C’est pourquoi, tout en préservant
la liberté d’expression des salariés,
les conditions et règles d’utilisation
d’une plateforme de travail collaboratif
doivent être clairement déterminées,
par exemple par une charte de bonne
utilisation annexée au règlement inté-
rieur pouvant prévoir des sanctions
disciplinaires en cas de manque-
ment, et par la mise en place d’un

7 - D’après l’article L. 113-9, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de
leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».
8 - CA Lyon, 26 sept. 1997 : JurisData n° 1997-056028. – CA Rennes, 3e ch. com., 1er juill. 2014, n° 12/06459 : JurisData n° 2014- 018779).
9 - C'est ainsi que les magistrats ont reconnu la qualité d'hébergeur aux réseaux sociaux Facebook (TGI Paris, réf., 13 avr. 2010, Facebook) et Twitter (TGI
Paris, réf., 24 janv. 2013, n° 13/50262 : JurisData n° 2013-000596 ; Comm. com. électr. 2013, comm. 58, A. Lepage ; D. 2013, p. 300, obs. C. Manara ; RLDI
2013, n° 90, p. 26 s.), ainsi qu'à Wikipédia (CA Paris, pôle 1, 3e ch., 14 juin 2016 : Comm. com. électr. 2016, comm. 70, note G. Loiseau).
10 - Le principe est posé par l’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ainsi que par la
jurisprudence, notamment européenne (CJUE, 3e ch., 16 févr. 2012, aff. C-360/10, Sabam c. Netlog NV : Comm. com. électr. 2012, étude 3, A. Néri ; Comm.
com. électr. 2012, comm. 63, A. Debet ; RLDI 2012, n°80, p. 23 s., note L. Costes).
11 - CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006, n° 03/15440 : JurisData n° 2006-299517 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 81, L. Grynbaum ; JCP G 2006, II 10168,
C.-A. Maetz, la création d'un site internet contrefaisant la marque d'un tiers par un salarié est un fait dommageable qui, à la fois, engage la responsabilité
de son employeur en sa qualité de commettant et qui oblige le salarié à garantir son employeur des condamnations prononcées à son encontre.
12 - Article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…) ».
13 - Article 11 de la proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, du 14 septembre
2016 (2016/0280 COD).

p.53 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
DROIT DES BREVETS ET MARQUES
MARQUES ET GRANDS ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
Les Jeux olympiques constituent l’une
des plateformes marketing interna-
tionales les plus efficaces du monde,
avec une audience, qui atteint plu-
sieurs milliards de personnes dans
près de 200 pays.
La part du sponsoring n’a cessé de croître
depuis que le Comité International
Olympique (CIO) a créé, en 1985, le pro-
gramme TOP, qui est un programme de
sponsoring au niveau mondial.
L’objectif premier du CIO en matière de
sponsoring, est d’assurer notamment
le développement des Jeux, et à long
terme la sécurité financière du mouve-
ment Olympique.
Le programme TOP est le plus haut
niveau de sponsoring, il a rapporté plus
de 1 milliards de dollars en 2013 -20161.
Ce montant impressionnant est à
mettre en perspective avec l’impact
unique généré par l’association
des marques des sponsors avec les
marques Olympiques : en effet, avec
96 % de notoriété assistée, la marque
Olympique et ses 5 anneaux entrela-
cés est l'une des plus puissantes au
monde2.
En contrepartie de leur sponsoring, les
TOP sponsors bénéficient des droits
marketing exclusifs dans le monde
entier par secteur d’activité.
Outre ces opportunités exclusives en
matière de marketing mondial, les
partenaires reçoivent d’autres contre-
parties telles que :
• Le droit d’utilisation de toute
l’imagerie olympique ainsi que les
désignations olympiques appropriées
sur les produits
• La possibilité d’accueil aux Jeux
Olympiques
• Une publicité directe et des oppor-
tunités promotionnelles, y compris
un accès préférentiel à la publicité au
cours de la diffusion olympique
• Des concessions sur site / franchises
et vente de produits / opportunités de
représentation
• Une protection contre le marketing
pirate
Ce dernier point est particulièrement
délicat puisque le marketing pirate ou
1 - Source : www.olympic.org
2 - http://www.lefigaro.fr/sport-business/2012/07/26/20006-20120726ARTFIG00362-jo-le-casse-tete-des-sponsors-pour-faire-valoir-leurs-droits.php
3 - Règle 40 Charte Olympique : Sauf autorisation de la commission exécutive du CIO, aucun concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel qui participe aux
Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant
les Jeux Olympiques"
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Juliette Robin-Vernay
ambush marketing prend une ampleur
phénoménale avec l’explosion des
outils de communication et les réseaux
sociaux qui, rendent de plus en plus
difficiles la protection des marques
olympiques et des droits des organi-
sateurs.
La Jurisprudence en matière de pro-
tection des marques Olympiques s’est
forgée au fil des situations rencontrées,
de la marque « OLYMPRIX » de Galec
aux sneakers « LE REVE OLYMPIQUE »
éditées par Le Coq Sportif, les
tribunaux consacrent le statut excep-
tionnel des signes Olympiques, du
nom Olympique aux fameux anneaux.
C’est donc sur d’autres terrains plus
délicats que se joue aujourd’hui la pro-
tection des marques Olympiques et de
leurs sponsors :
• les tentatives d’association à l’évè-
nement par des opérations d’ambush
ciblées, créent des situations juri-
diques compliquées à sanctionner. Par
exemple, durant les JO de Londres, le
site web de paris sportifs Paddy Power
avait affiché la publicité suivante :
« Official Sponsor of the largest ath-
letics event in London this year » et
il n’avait pas menti, il sponsorisait
bien l’évènement sportif de l’année à
London en France à savoir la course à
l’œuf » (Transport d’un œuf placé dans
une cuillère, tenue entre les dents) !
Certaines de ces pratiques portent
leurs fruits, puisqu’après les JO de
Londres, pour 20 % des Britanniques,
Mastercard était identifié comme
p.54
partenaire des Jeux Olympiques, ce qui
n'est pas le cas ! Ces chiffres sont bien
entendu à relativiser compte tenu des
gains extraordinaires de notoriété des
sponsors officiels, qui commencent et
se prolongent bien après les JO.
• la retransmission des images via
les réseaux sociaux, soit à travers des
comptes populaires, des Gif animés
ou les comptes des athlètes est égale-
ment une nouvelle source de dérives à
contrôler.
Le phénomène des réseaux sociaux
et la nécessité des athlètes de pou-
voir communiquer ont conduit le CIO
à assouplir la règle 40 de la Charte
Olympique3 lors des JO de Rio, assou-
plissement qui a été reconduit par le
CNOSF pour les JO Pyeongchang 2018 :
ces nouveaux principes de gestion
permettent aux athlètes et aux par-
ticipants accrédités de la délégation
française, de maintenir pendant la
période des jeux, l’utilisation des élé-
ments de leur personnalité à des fins
publicitaires débutée avant les Jeux.
L’évolution de certaines règles
Olympiques, face aux nouveaux
modes de diffusion des évènements
(Snapchat détrône les chaines de
télévision traditionnelles chez les mil-
lenials) et au soutien que représentent
aujourd’hui les réseaux sociaux pour
la carrière des athlètes, est un moyen
de maintenir la popularité et l’attrac-
tivité des Jeux Olympiques pour les
sponsors.
La gestion de la propriété intellectuelle
et des droits sur les évènements spor-
tifs restent donc un sujet central pour
les sponsors et la pérennité de ces évè-
nements exceptionnels.
Juliette Robin-Vernay
FIDAL
 4 DÉCEMBRE 2018
ESPACE LA ROCHEFOUCAULD PARIS 9 ÈME
JOURNÉE DE FORMATIONS JURIDIQUES
SALLE 1
9h30-11h - RGPD : quels impacts sur les
contrats d’affaires ?
Par Anne Cousin, avocat associée, Granrut.
11h30-13h : L’action de groupe en matière de
concurrence, de consommation et de
protection des données personnelles.
Par le réseau GESICA représenté par Gérard
Haas et Jean-Louis Fourgoux, Avocats.
14h30-16h : Comment sécuriser vos projets
impliquant l’intelligence artificielle ?
Par Claudia Weber, avocat associé fondateur,
ITLAW Avocats
16h30-18h - Contrôler et mettre fin aux
violations des droits de PI d’origine française
sur les plateformes américaines de type
Amazon.com, Ebay.com, or Facebook.com aux
USA.
Par Alain Villeneuve, avocat associé, Duane
Morris.
www.journee-pi.com
SALLE 2
09h30-11h - Propriété Intellectuelle et
Cybersécurité : la conformité RGPD des actifs
digitaux.
Par Patrick Hauss, Regional Director, CSC Digital
Brand Services.
11h30-13h - Comment défendre ses marques
sur Internet et protéger ses clients contre les
fraudes après l’entrée en vigueur du RGPD ?
La problématique du nom de domaine.
Par Nathalie Dreyfus, CPI, associée, Dreyfus,
Emmanuel Harrar, associé, Dreyfus et Firas
Mamoun, Avocat au barreau de Paris, Legitic.
14h30-16h - Actualités 2018 du droit des
marques et des dessins et modèles : bilans et
conséquences pratiques.
Par François-Xavier Langlais et Emmanuelle
Nahum, avocats associés, Quantic Avocats.
16h30-18h - Atelier pratique : « Blockchain »,
« Smart contracts » et PI : l’exécution du contrat
à l’épreuve du numérique.
Par la CNCPI avec Gaëlle Loinger-Benamran,
Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire
Européen, Katia Pouilly, Conseil en Propriété
Industrielle et Elise MOINE, Conseil en Propriété
Industrielle.
 INSCRIPTION

Nom : ......................................................................... Prénom : ......................................................................

Société ou cabinet : .........................................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................................
Code postal et ville, pays si hors France : ........................................................................................................
Tél. : ............................................................ Email : .........................................................................................

Une conférence équivaut à 1h30 de formation

Je m’inscris pour …. conférence(s) x 90 euros HT, (soit 108 TTC par conférence)
Pour la journée soit 4 conférences + déjeuner sur place 330 euros HT (soit 396 TTC)
Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : 50% (sur justificatif), 165 euros HT (soit 198 TTC pour la journée)
et 45 HT (soit 54 TTC pour une conférence).

MERCI DE COCHER LA/LES CONFÉRENCE(S) CHOISIE(S).

Déjeuner possible sur place : 35 euros HT, soit 42 TTC

(merci de cocher la case si vous souhaitez déjeuner sur place)
J’ai pris connaissance des conditions générales de vente (à consulter sur www.journee-pi.com)

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN COMPLÉTÉ accompagné de votre règlement à :

LEGI TEAM - 17, rue de Seine - 92100 Boulogne
Tél. : 01 70 71 53 80 - salonjuridique@legiteam.fr

Vous pouvez régler par chèque, virement ou en ligne par carte bancaire sur www.village-justice.com/paiement (interface
sécurisée) en indiquant en référence FORMATION2018 + votre nom. Le règlement doit parvenir avant l’événement (sauf
dérogation pour les organismes publics ou autres ayant un délai de paiement supérieur).
Une convocation vous sera adressée par mail quelques jours avant la formation. Toute inscription est définitive et ne
pourra donner lieu à remboursement sauf si l’annulation a eu lieu au minimum 7 jours avant la formation (voir CGV).

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu : Espace La Rochefoucauld
11 rue de La Rochefoucauld, 75009 Paris
Accès : Ligne 12 : Trinité - Estienne d’Orves ou Saint-Georges
RER E : Haussmann Saint-Lazare
Bus 26, 32, 43, 67, 74 : Saint-Georges Châteaudun - Bus 67, 74 : Saint-Georges
16ÈME JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NUMÉRIQUE

RGPD : QUELS IMPACTS SUR LES CONTRATS D’AFFAIRES ?

Par Anne Cousin, Avocat associée, Granrut

Compte tenu des garanties nouvelles
que doivent fournir les sous-traitants
pour être choisis, le RGPD a aussi des
incidences directes sur la phase pré-
contractuelle, déjà mise à l’honneur par
la récente réforme du droit des contrats.
3. Les obligations des parties en fonc-
tion du type de contrat concerne
4. Le régime de responsabilité des par-
ties et son encadrement contractuel

En outre, les responsabilités renfor-

L’application du Règlement sur la
Protection des Données Personnelles
(RGPD) appelle une modification pro-
fonde des contrats mettant en jeu un
ou plusieurs traitements de données à
caractère personnel, que ce traitement
soit l’objet principal du contrat ou qu’il
ne soit qu’accessoire.
cées de tous les acteurs trouvent un
écho dans la future refonte de la res-
ponsabilité civile et invitent aussi à
revoir les clauses correspondantes.
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS :
1. Les contrats concernés par le RGPD
2. Typologie des relations contrac-
tuelles ayant pour objet un traitement
de données personnelles

L’ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE CONCURRENCE,

DE CONSOMMATION ET DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Par le réseau GESICA, représenté par Gérard Haas et Jean-Louis Fourgoux, Avocats.

L’objectif de cette conférence confiée 2. L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE

L’action de groupe permet à plu-
sieurs victimes d’un même préjudice
de la part d’un professionnel de se
regrouper afin d’agir en justice collec-
tivement. Elle prend de plus en plus
d’importance en France et est syno-
nyme de risques pour les entreprises
qui doivent s’y préparer de manière
proactive.
par le réseau GESICA à deux spé- DE PROTECTION DES DONNEES
cialistes de la matière Jean-Louis PERSONNELLES
FOURGOUX (pour le droit de la concur- - États des lieux
rence et la consommation) et Gérard - Comment Prévenir le risque et y faire
HAAS (pour le droit de la protection face ?
des données personnelles) est de - Points de vigilance.
faire un état des lieux, d’évaluer les
risques et de fixer les points de vigi-
lance à prévoir en matière de droit de
la concurrence, de la consommation
et de la protection des données.
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS :
1. L’ACTION DE GROUPE EN DROIT DE LA
CONCURRENCE ET CONSOMMATION
- États des lieux
- Comment Prévenir le risque et y faire
face ?
- Points de vigilance

Le Journal du Management p.58

juridique et réglementaire
16ÈME JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NUMÉRIQUE

COMMENT SÉCURISER VOS PROJETS IMPLIQUANT

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?
Par Claudia Weber, Avocat Associé et Marine Hardy, Avocat, IT Law

Cette technologie est en plein essor et PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS :

L’intelligence artificielle (ou IA) vise à
comprendre le fonctionnement de la
cognition humaine et à la reproduire
par des logiciels.
pourrait transformer la manière dont
les entreprises exercent leur activité. 1. Panorama des enjeux et risques lies
à l’intelligence artificielle
Sur le plan juridique, la réglementation
en la matière est en construction et son 2. Sécuriser vos projets innovants
encadrement suppose de nombreux 2.1. Une architecture contractuelle
enjeux, en particulier parce que l’IA adaptée
repose sur l’utilisation d’algorithmes 2.2. Clauses essentielles
et souvent de données à caractère 3. Gérer les données à caractère
personnel. personnel
ITLAW Avocats propose d’examiner
ces problématiques et de vous présen-
ter ses recommandations pratiques
pour encadrer ce type de projets inno-
vants, notamment en ce qui concerne
leur contractualisation.

CONTRÔLER ET METTRE FIN AUX VIOLATIONS DES DROITS

DE PI D’ORIGINE FRANÇAISE SUR LES PLATEFORMES
AMÉRICAINES DE TYPE AMAZON.COM, EBAY.COM, OR
FACEBOOK.COM AUX USA
Par Alain Villeneuve, Avocat Associé, Duane Morris

Après des tentatives infructueuses
pour faire respecter plusieurs brevets
et marques importants appartenant
à la célèbre marque TRX Training
contre un contrefacteur vendant ses
produits sur la plate-forme Amazon,
au printemps 2017, Alain Villeneuve
a obtenu le premier jugement entre
deux produits vendus sur Amazon. La avec succès par le présentateur lui-
condamnation s’est élevée à 6,8 mil- même, la discussion portera sur :
lions de dollars. La Cour a constaté
une violation délibérée des brevets PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS :
et des marques en rejetant à la fois
les arguments descriptifs et les argu- 1. Application des droits d'auteur sur
ments d’usage équitable. Amazon. une plate-forme sur internet
com a maintenant renversé la pré-
somption et a largement appliqué le 2. Application des marques (État /
jugement aux États-Unis et dans le Common Law / Fédéral) sur Internet
monde entier en utilisant des règles
d'application de la marque. En 2017, 3. Brevets appliqués sur Internet
VHT Inc. a également bénéficié de la
1ère grosse condamnation en dom- 4. Règles sur la diffamation des publi-
mages-intérêts prévu par un certificat cations en ligne et des commentaires
de droit d’auteur contre un grand aux États-Unis
portail en ligne (Zillow.com) dans le
domaine des annonces immobilières.
En utilisant ces précédents plaidés

p.59 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
16ÈME JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NUMÉRIQUE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CYBERSÉCURITÉ : LA
CONFORMITÉ RGPD DES ACTIFS DIGITAUX
Par Patrick Hauss, Regional Director at CSC Digital Brand Services
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS :
1. Panorama des actifs digitaux néces-
saires à la présence de la marque sur
Internet
a. Noms de domaine et nouvelles
extensions
b. Réseaux Sociaux
c. Présence technique sur Internet :
i. L’importance du DNS dans une
présence sur Internet
ii. Certificat SSL et positionnement
2. Panorama des menaces
a. Menaces internes
b. Menaces externes
COMMENT DÉFENDRE SES MARQUES SUR INTERNET ET
PROTÉGER SES CLIENTS CONTRE LES FRAUDES APRÈS
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD ? LA PROBLÉMATIQUE
DU NOM DE DOMAINE
Par Nathalie Dreyfus, CPI, Associée de Dreyfus, Emmanuel Harrar, associé de Dreyfus et Firas Mamoun, Avocat au barreau de Paris, fon-
dateur du cabinet Legitic.
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS :
• Quels risques aujourd’hui ?
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
3. L’impact de l’entrée en vigueur du 4. Etablir une liste des noms de
RGPD dans une stratégie de gestion domaine vitaux pour votre organisation
des actifs immatériels
a. Comment le RGPD impacte la ges- 5. Quelles actions entreprendre en
tion des actifs digitaux 2019 ?
i. Obligation de sécurité et de
confidentialité
ii. Obligation de monitoring
b. Etat de l’art technique et conformité
RGPD
c. Comment évaluer son niveau de
conformité ?
i. Utilisateurs
ii. Consolidation des noms de
domaine
iii. Consolidation des SSL
iv. Consolidation des DNS
v. Implémentation des disposi-
tifs de sécurité sur vos noms de
domaine
1.Lutte contre les transferts
frauduleux
2. Lutte contre les modifica-
tions frauduleuses
• Les nouvelles obligations qui pèsent titulaires de noms de domaine et les
sur les entreprises : le cadre réglemen- gestionnaires de portefeuille
taire et législatif, notamment : • Le rôle et la responsabilité accrue
• Les dispositions du RGPD appli- des prestataires techniques
cables en matière de noms de domaine • Quelles stratégies de défense à
• Et dans quelques autres pays en l’heure du RGPD ?
matière de données à caractère
personnel
• Bref rappel du fonctionnement de l’In-
ternet et des rôles des différents acteurs
• L’impact des dispositions du RGPD
sur le fonctionnement des bases de
données Whois
• Les conséquences pratiques pour les
p.60
16ÈME JOURNÉE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NUMÉRIQUE

ACTUALITÉS 2018 DU DROIT DES MARQUES ET DES DESSINS

ET MODÈLES : BILANS ET CONSÉQUENCES PRATIQUES
Par François-Xavier Langlais et Emmanuelle Nahum, Avocats associés de Quantic Avocats

et modèles pour la période de début Les différentes décisions seront pré-

novembre 2017 à fin novembre 2018. sentées selon qu’elles concernent
l’obtention des droits, leur exploita-
RÉSOLUMENT PRATIQUE, CETTE tion et/ou leur défense.
CONFÉRENCE DOIT PERMETTRE AUX
PARTICIPANTS :

1/ de comprendre l’impact pratique de

Cette conférence a pour objectif de
présenter les décisions « clés » (fran-
çaises et communautaires) rendues
en droit des marques et des dessins
ces décisions s’agissant de la protec-
tion et de la défense des marques et
des créations de l’entreprise,
2/ de proposer les outils juridiques
adaptés permettant d’appréhender
efficacement ces changements.

ATELIER PRATIQUE : « BLOCKCHAIN », « SMART CONTRACTS »

ET PI : L’EXÉCUTION DU CONTRAT À L’ÉPREUVE DU
NUMÉRIQUE.
Par la CNCPI, avec Gaëlle Loinger-Benamran, Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire Européen, Katia Pouilly, Conseil en Propriété
Industrielle et Elise MOINE, Conseil en Propriété Industrielle.

2. La transposition de ces nouvelles 3. L’exemple concret de l’exécution

technologies au domaine juridique et
ses implications
- Essentiellement un nouveau moyen
de preuve de la bonne exécution du
contrat davantage qu’un nouveau
système contractuel
- Implique que l’exécution du contrat
puisse se matérialiser au moyen de faits
qui peuvent être informatiquement
retranscrits dans la « Blockchain » :
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS : quels types de contrats peuvent être
impactés ?
1. Définitions et présentation du - Recours à des programmes
contexte : informatiques spécifiques
- « Smart contracts »
- « Blockchain »
- Premières utilisations concrètes de
ces nouvelles notions
d’un contrat en tant que « Smart
contracts » grâce notamment à la
technologie de la « Blockchain »
- Dans quels cas peut-on l’utiliser ?
quels éléments factuels peuvent être
informatiquement entrés dans la
« Blockchain » pour vérifier et suivre la
bonne exécution du contrat ?
- Quel outil informatique utiliser ?
peut-on imposer son outil à un
co-contractant ? en existe-t-il déjà sur
le marché ?

p.61 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
 3 ème
Village de la
LegalTech
Le rendez-vous français
de la #LegalTech
Par OpenLaw & Village de la Justice
27 et 28 novembre 2018 - Paris

Le salon français de la LegalTech est chaque année un lieu unique de rencontres,

d’information et de formation, organisé autour d’un espace d’exposition, de conférences
et d’ateliers.

Cette rencontre entre acteurs de la LegalTech, professionnels du droit et entrepreneurs,

met en avant les acteurs impliqués dans des démarches d’innovation et proposant
des technologies appliquées au Droit.

ATTENTION ! CE SALON EST FORTEMENT CONSEILLÉ AUX AVOCATS, JURISTES,

NOTAIRES, FISCALISTES, EXPERTS-COMPTABLES, ÉTUDIANTS EN DROIT...

Programme et inscriptions : www.village-legaltech.fr

Organisateurs : Partenaires : Médias :

 Pré-programme des conférences 2018
(sujet à quelques variations d’ici la fin octobre, consultez la version définitive et les horaires en ligne)
Conférence inaugurale :
objectif #2030 !
retour d’expérience sur une Joint
Quels sont les environnements à déve-
lopper pour favoriser la transformation
numérique du Droit et de ses métiers ?
La Legaltech est-elle en train de s’in-
dustrialiser en France ? Les signes,
les conséquences, les acteurs.
Animé par OpenLaw.
2ème Legalkeynote
1 an après la 1ère LegalKeynote 2017,
que s’est-il passé ? Retour sur la mise
en place d’un écosystème innovant
dans les professions du droit... et pre-
mières pistes d’avenir.
Conférence avec Dan Kohn, prospec-
tiviste Secib, et Christophe Albert,
Fondateur Village de la Justice.
Pitchs de la LegalTech
(les 2 jours)
Les désormais traditionnelles ses-
sions de pitchs : des startup et ac-
teurs de la LegalTech pitchent pour
vous en 4 minutes chacune sur leurs
technologies et nouvelles offres.
L’identité numérique (E-ID)
L’identité numérique constitue plus
encore que la signature électro-
nique une des pierres angulaires
de l’établissement d’une relation de
confiance en ligne. Si les textes qui
en régulent l’usage sont aujourd’hui
nombreux, les projets de diffusion
massive d’identité peinent à émerger
au niveau national et à adresser une
part significative de la population et
des acteurs économiques.
Animé par OpenLaw.
Programme complet
et inscriptions sur
www.village-legaltech.fr
27 novembre 2018
D’un cabinet d’avocat classique Comment éviter les fraudes et
à un cabinet « augmenté » : mieux contrôler les obligations
fiduciaires ?
Venture contractuelle
Avocats/ Legal Tech Comme avocat il est impératif de
mettre en place des outils de produc-
Au coeur de l’innovation coopérative, tion de documents qui permettent de
voici la présentation de l’ingénierie créer des documents dont l’origine,
partenariale entre un studio legal la réalité, les auteurs sont juridique-
tech et un cabinet d’avocats, qui a ment certifiés afin de permettre à
permis la mise en place d’une offre vos clients de réduire les risques de
individualisée et adaptée aux besoins fraude et l’usurpation d’identité et de
de chaque client du cabinet. mieux contrôler les obligations fidu-
Technologie, déontologie, modèles ciaires des dirigeants.
économiques : quels sont les défis Intervenant : Sébastien Meunier, fon-
posés par un tel partenariat et com- dateur Clawd Technologies et avocat.
ment les surmonter ?
Animé par Elise Fabing, avocat au Découvrez les LegalTechs
barreau de Paris et fondatrice d’une qui apportent de la valeur aux
legaltech ; Thomas Saint Aubin, CEO cabinets d’avocats
de Seraphin Legal.
Comment les différentes innovations
La Reconnaissance Vocale, une apportées par les LegalTech peuvent
technologie à vos côtés créer un véritable écosystème d’ou-
tils et de services au profit du métier
Reconnaissance Vocale : optimisez d’avocat ?
la qualité, la rapidité d’exécution et les Une conférence proposée par Jarvis.
coûts de votre production documen-
taire, même en situation de mobilité. LegalTech : Mythe ou réalité
Une conférence proposée par Dicma
et Philips Une conférence Wolters Kluwer.
Aide à la décision : Avocats/Directeurs Juridiques :
quand l’expertise humaine in tech we trust ?
et la technologie se conjuguent
pour le meilleur et sans le pire ! « Nul n’est censé ignorer la Legaltech » :
l’opinion est certainement très lar-
Opendata, plateformes collabora- gement partagée chez les juristes
tives, intelligence artificielle... Propo- d’entreprise, directeurs juridiques
sition de réflexions pour une exper- et avocats. Mais l’innovation dans
tise augmentée et des outils d’aide la pratique du droit se limite-elle
à la décision/action générateurs de à la technologie ? Que donnent
valeur ajoutée. à voir avocats et directeurs juri-
Intervenants : Grégoire Henrotte, diques lorsqu’ils mettent en avant
Directeur adjoint en charge des les innovations au sein de leurs
études SVP • Jacques Lévy Véhel de structures ?
Case Law Analytics. Focus sur les différentes facettes de
l’innovation et de la créativité chez
les juristes.
Conférence proposée et animée par
Christophe Collard, professeur de Droit,
LegalEDHEC, EDHEC Business School.
 Les innovations des Directions Due Diligence légale et ATELIERS
juridiques opérations M&A à l’ère du
Machine Learning et de
Les Directions juridiques viennent l’Intelligence Artificielle Ateliers Secib et Legal Suite
pitcher et montrer les technologies
qu’elles utilisent ! La technologie, notamment le ma-
Le Village de la Justice chine learning et l’intelligence artifi-
cielle, révolutionne la façon dont les Ateliers Wolters Klouwers
La transformation de la filière du professions juridiques conduisent les
droit (acte 1) - Les acteurs différentes phases d’une opération
institutionnels aux avant-postes de fusions acquisitions : gestion sim-
de la transformation plifiée de la documentation et de la Ateliers Openlaw :
dataroom, échange des NDAs, caviar-
Dans ce premier volet sur la transfor- dage automatique, analyse légale au- - Conférence sur le legal design :
mation de la filière du droit, un réseau tomatique... Opportunité ou menace designer la transformation du droit.
d’avocats, un syndicat professionnel pour les spécialistes du droit ? - Restitution des programmes liés à
d’huissiers, une école d’avocats et le Intervenant : Jerome Pottier, Regional la « formation » de Open Law : Livre
porte-drapeau de l’innovation au sein Head of DataSite Sales Merill blanc « formation », Open Doctrine,
du Barreau de Paris partagent leur ex- Corporation. PIX Compétence snumérique, Open
périence sur la conception et la mise badges.
en place de projets innovants. - Ateliers Legal Design et Accrochage
Animé par Mathieu Bouillon, Co-fon- d’éléments visuels et de méthodes.
dateur – Hercule Legal Tech • Camille
Charles, Chef de projet Innovation –
Hercule Legal Tech.

28 novembre 2018

#EllesLegaltech: Pour une legal- Intervenants : M. Nicolas TISSOT, Développer son cabinet d’avocat
tech avec les femmes ! Directeur du numérique et des système dans un univers de legaltechs
d’information du CSN; M. Damien
Voici la première conférence dédiée GREAUD, Responsable R&D de l’ADSN; L’avocat est aujourd’hui un entrepre-
de notre secteur en France, « les M. Pierre-André TREILLARD, Associé neur et se doit de faire de son cabi-
femmes dans la Legaltech » ! Fondateur chez DOOXI; M. Cyril EL net une entreprise performante. Les
Après constat de la faible représenta- YOUNANI, Directeur de l’école Le 101;
outils digitaux accompagnent l’évolu-
tion des femmes dans le monde des M. Vincent CLOCHER, Responsable tion de la profession qu’ils soient ou
startup et de la legaltech, posons les R&D pour FIDUCIAL informatique. non des legaltechs.
questions importantes pour la com- L’atelier aura pour objectif de montrer
munauté Legaltech : Pitchs de la LegalTech pourquoi il est important de s’appuyer
Pourquoi les femmes doivent-elle (les 2 jours) sur des legaltech (vs les subir) et com-
s’impliquer et qu’est-ce que les ment le faire de manière efficace.
legaltech peuvent apporter aux Les désormais traditionnelles ses- Intervenant : Jamil Hijazi, Directeur
femmes en général et juristes plus sions de pitchs: des startup et ac- associé Diapaz
particulièrement ? teurs de la LegalTech pitchent pour
A l’inverse, qu’est-ce que les femmes vous en 4 minutes chacune sur leurs LegalTech : Quel avenir pour
peuvent apporter aux legaltech ? technologies et nouvelles offres. les juristes dans l’évolution des
Pourquoi la diversité est-elle impor- métiers du droit ?
tante quand on parle de conceptions Réenchantons les fonctions
d’outils numériques, et notamment juridiques Une conférence proposée par le
automatisables ? cabinet Simon Associés.
Conférence proposée par Le Village - Repensez la place du juriste dans
de la justice. l’entreprise !
- Améliorez la relation client avocat /
Les notaires et la Legaltech entreprise ! Programme complet
- Travaillez avec les générations Y/Z !
et inscriptions sur
Etat des lieux de l’écosystème Legal-
tech dans le notariat, perspective Une conférence proposée par www.village-legaltech.fr
pour la profession... Legalcluster.
 Avocats, expérimentez le Comment l’IA va permettre L’avocat... créateur de LegalTech !
LegalDesign de service pour oser de faire gagner des milliers
une relation plus collaborative d’heures aux juristes ? Les Avocats sont les premiers
avec votre client idéal startuppers du Barreau et connaissent
Dans le domaine juridique, le retour mieux que quiconque les besoins de
Le legal Design, c’est utiliser le de- sur investissement de telles techno- leurs clients. Ils doivent s’adapter aux
sign pour rendre les prestations de logies est devenu considérable. Pour nouveaux modes de consultation
l’avocat plus claires, plus efficientes, une grande entreprise, l’examen de juridique et garder le contrôle sur leur
plus facilement utilisables et plus documents légaux et contractuels activité et leur exercice.
conviviales. mobilise chaque année plusieurs mil- Introduction par Mathieu Davy
C’est une nouvelle vision de la presta- liers de jours/hommes sur des profils (Avocat – Oria Media, Créateur Call A
tion rendue par l’avocat qui permet de experts. En aidant ces profils à iden- Lawyer, Président AvoTech).
revoir la façon de traiter les dossiers tifier rapidement les points d’attention
et de créer des outils innovants. dans un document juridique, l’analyse Du big au smart data
Intervenants : Stéphanie Marais- sémantique facilite leur travail, réduit
Batardière, avocat et fondatrice du la durée de traitement d’un documentQuelles sont les stratégies à mettre
cabinet Callios ; Sabine Bertrand, et sa pénibilité. en œuvre pour valoriser un corpus
spécialiste en créativité d’entreprise Intervenant : François-Régis juridique, composé de documents
chez Madame Créa. Chaumartin, CEO Proxem éminemment disparates ? Quels sont
les marqueurs différenciants pour
Etude Européenne sur Le contrat et répondre aux attentes du « métier » ?
l’Innovation dans les Professions l’intelligence artificielle Quels objectifs sont assignés pour
Juridiques et Comptables un passage à l’échelle quantitatif et
Une conférence proposée par surtout probant ? Bref, comment per-
Les Editions Lefebvre Sarrut ont LexisNexis. mettre aux professionnels du droit de
conduit une étude européenne auprès trouver vite et bien ?
de professionnels experts portant La transformation de la filière du Intervenant : Nicolas Behra , Directeur
sur leur vision de l’innovation et de ce droit (acte 2) - Les professionnels de l’Innovation chez Lexbase.
qui va changer dans nos métiers. Les du droit s’approprient les
lignes directrices sont présentées lors méthodologies innovantes Présentation et restitution de la
de cette conférence. Charte Éthique pour un marché
Intervenant : Paul Bellavoine, Dans ce deuxième volet sur la trans- du droit en ligne et ses acteurs
Directeur Délégué du Groupe ELS, en formation de la filière, les profession-
charge du Laboratoire d’Innovation. nels du droit s’expriment. Un cabinet Animé par Open Law.
d’avocat innovant, une des principales
Repenser les fonctions études de notaire françaises, un éditeur ATELIERS
juridiques-support grâce à juridique, et un grand cabinet d’avocats
l’IA : focus sur la fonction français partagent leur expérience sur
de secrétaire assurée par un l’intégration et l’exécution de méthodes Ateliers Secib et Legal Suite
agent virtuel conversationnel innovantes dans leur pratique.
gérant les rendez-vous des Animé par Melik BOUDEMAGH,
professionnels du droit. Co-fondateur & Président – Hercule Ateliers Wolters Klouwers
Legal Tech ; Alexis DEBORDE, Co-
Grâce à des scénarios et discours fondateur – Hercule Legal Tech.
optimisés, les Chatbots et Callbots Ateliers Openlaw:
sont de plus en plus utilisés pour des Restitution du hackathon 2018
fonctions-support, notamment dans OpenLaw sur le legal design - Intervention sur la Charte Ethique
le domaine du service juridique, et pour un marché du droit en ligne et
ont l’air de faire plutôt bonne presse Animé par Open Law. ses acteurs.
auprès des professionnels du droit. - Table ronde sur l’Interopérabilité.
Mais alors, quel rapport installer La robotisation des contrats : - Restitution des programmes
entre l’humanoïde et l’humain pour analyse automatique, gestion Open Law Blockchain, intelligence
mieux tirer profit de ces legaltech ? desprocessus... Que du bonheur artificielle avec l’AFJE.
Et quel avenir à ces compétences à venir pour les juristes ! - Atelier Cercle Factory avec le Cercle
de demain ? Coup de projecteur Montesquieu.
sur la fonction de secrétaire juri- Démonstration des nouvelles - Ateliers Legal Design et Accrochage
dique VS IziBot, un robot juridique fonctionnalités. d’éléments visuels et de méthodes.
conversationnel. Intervenants : Philippe Ginestié,
Intervenants : Jean-Jacques RODIERE, Avocat Fondateur de Gino LegalTech ; Programme complet
CEO Founder chez CALLEO • Imen Antoine Micaud, Fondateur CEO de et inscriptions sur
BEN FREDJ, Responsable marketing EasyQuorum ; Alexandre Grux, Co- www.village-legaltech.fr
chez CALLEO. Fondateur CEO de Hyperlex
 NOMINATIONS
Nouveaux directeurs juridiques
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS
FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
(L’ARAFER) RÉORGANISE SON SERVICE JURIDIQUE
Nil Carpentier-Daubresse devient directeur des
affaires juridiques de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières à compter du 1er
août 2018. Il était adjoint au directeur des affaires
juridiques, responsable du pôle conseil depuis
septembre 2015.
Aline Vieu, jusqu'ici expert juridique au sein du
pôle conseil de la direction des affaires juridiques
depuis octobre 2016, le remplace à ce poste.
Source : Arafer
SODEXO ANNONCE LA NOMINATION DE ANGELO
PICCIRILLO COMME DIRECTEUR JURIDIQUE DU
GROUPE À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018
Angelo Piccirillo sera chargé de diriger le dépar-
tement juridique transversal au niveau mondial,
qui comprend les équipes juridiques et les
régions du Groupe.
Source : CercleFinance.com
BUREAU VERITAS
Pascal Quint est nommé Vice-Président Exécutif,
responsable des risques et de la conformité,
et Directeur Juridique du Groupe. Il dirigera
le département juridique et d'audit interne et
reportera directement au Directeur Général.
Source : Zonebourse.com
ARMELLE MESNARD EST NOMMÉE DIRECTRICE
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS
SOCIALES DU CEA
À compter du 1er septembre 2018, Armelle
Mesnard est nommée directrice des ressources
humaines et des relations sociales du CEA. Elle
succède à Philippe Sansy, appelé à d’autres
fonctions. Source : CEA
BOUYGUES CONSTRUCTION
Jean-Marc Kiviatkowski, directeur général
adjoint de Bouygues Construction, est en charge
des affaires juridiques, des assurances, de l’au-
dit, du contrôle interne et de la conformité.
Source : Le Moniteur
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
www.expertsdelentreprise.com
SABINE MADELEINE NOMMÉE SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DU GROUPE BAYARD
A compter du 1er octobre, Sabine Madeleine,
directrice juridique du groupe Bayard, est
parallèlement nommée secrétaire générale du
groupe Bayard.
Source : cbnews.fr
CRÉDIT AGRICOLE
Michel Ganzin est nommé directeur géné-
ral adjoint de Crédit Agricole SA, en charge
du pôle Fonctionnement et Transformation,
comprenant les ressources humaines, les
systèmes d'information, les achats, le pôle
paiements et les affaires juridiques.
Source : boursedirect.fr
ALEXANDRE LASCH NOMME DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU SNEP
37 ans, est spécialiste de droit de la propriété
intellectuelle et des activités numériques
(DEA de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas,
DESS de l’Université Paris 5 Descartes). Il est
secrétaire général du syndicat depuis le 1er
janvier 2016.
Arrivé au SNEP il y a neuf ans, il y a successi-
vement occupé les fonctions de responsable
des affaires juridiques et sociales et de direc-
teur juridique.
Source : Snep
GROUPAMA
Depuis le 1er septembre, Bénédicte Crété-
Dambricourt occupe le poste de directrice des
ressources humaines groupe, sous la respon-
sabilité de Fabrice Heyriès, directeur général
adjoint de Groupama Assurances Mutuelles.
Source : newsassurancespro.com
ANNE-FRANÇOISE POTIEZ EST NOMMÉE AU POSTE
DE DIRECTEUR JURIDIQUE ET FISCAL DE SWISS
LIFE FRANCE
Swiss Life annonce ce jour la nomination
d'Anne-Françoise Potiez au poste de Directeur
Juridique et Fiscal de Swiss Life France.
Source : agefiactifs.com
p.66
MARQUES AVENUE
Le comité de direction est ainsi réorganisé
autour de trois expertises consacrées à chacun
des clients dudit groupe. La direction juri-
dique et partenariats stratégiques, dirigée par
Nathalie Boutboul, sera en charge de la rela-
tion avec les investisseurs et bailleurs.
Source : www.lsa-conso.fr
HUGO FORNERIS
HUGO FORNERIS rejoint Keys Asset
Management en qualité de Secrétaire Général
Source : edubourse.com
LA BANQUE POSTALE NOMME UN NOUVEAU
DIRECTEUR CONFORMITÉ ET JURIDIQUE
Directeur juridique du groupe La Banque
Postale depuis 2012, Dominique Rouquayrol
de Boisse est nommé directeur Conformité et
Juridique.
Source : tribune-assurance.fr
COLAS A NOMMÉ UN NOUVEAU DIRECTEUR
JURIDIQUE ET CONFORMITÉ
Il s’agit d’Emmanuel Rollin qui a démarré sa
carrière chez Bouygues Construction en 1998.
Source : constructioncayola.com
NOMINATION DE PASCAL FAURE À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE L’INPI
Pascal Faure a été nommé Directeur général de
l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI) en Conseil des ministres, à compter du
13 septembre 2018, sur proposition du ministre
de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire.
Source : juristique.org
QBE FRANCE VIENT DE NOMMER ALIX DE LAJUGIE
COMME RESPONSABLE JURIDIQUE
ET CONFORMITÉ
A ce titre, elle rejoint le comité de direction de
l’assureur.
Source : newsassurancespro.com
 NOMINATIONS
Nouveaux directeurs juridiques
CÉLINE BLUGEON EST NOMMÉE À COMPTER DU 1ER
SEPTEMBRE 2018,
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU CNED
Établissement public national sous la tutelle
du ministre de l'éducation nationale et du
ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation.
Source : newspress.fr
PRIMONIAL PARTENAIRES
Gianni Romeo, 46 ans, rejoint Primonial
Partenaires, société du groupe Primonial
dédiée aux CGP(I) et prend la responsabilité
du département juridique et réglementaire.
Dans un contexte réglementaire de plus en
plus exigeant, cette nomination a pour objec-
tif de renforcer l’activité du pôle juridique et
réglementaire pour Primonial Partenaires et
d’accompagner les CGP(I) partenaires sur ces
questions.
Source : Zonebourse.com
SARAH LEROY DEVIENT DIRECTRICE JURIDIQUE,
FISCAL ET COMPLIANCE DE TEREOS
Source : Finyear
CÉCILE LAMBERT EST NOMMÉE SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Au 1er décembre prochain, Cécile Lambert
prendra la charge du secrétariat général de
la Haute Autorité de santé (HAS), annonce
l'agence dans un communiqué ce 1er octobre.
Source : has-sante.fr
Vous êtes un responsable juridique,
un directeur administratif et financier,
un secrétaire général
en charge du juridique ?
Adressez-nous vos nominations à
pmarkhoff@legiteam.fr
LE PRÉSIDENT DU GROUPE ANTENNE RÉUNION,
NASSIR GOULAMALY, A NOMMÉ MAYIA LE TEXIER
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GROUPE ANTENNE
RÉUNION À COMPTER DU 2 JANVIER 2019
Mayia Le Texier était jusqu’alors directrice géné-
rale de Consultim Cerenicimo, leader en France
dans le secteur de l’investissement immobilier.
Elle connaît parfaitement La Réunion où elle a
effectué toute sa scolarité et Antenne Réunion
dont elle a été directrice juridique et des res-
sources humaines de 2012 à 2015.
Source : megazap.fr
LE CABINET CRF ASSURANCES
Le Cabinet CRF Assurances, courtiers Experts
des sociétés financières et des entreprises
innovantes depuis 1999, crée un pôle Juridique
et renforce son équipe Sinistres avec l’arrivée
de Clarence Lefort en tant que responsable
Juridique et Sinistres.
Source : newsassurancespro.com
AIR FRANCE-KLM
Alexandre Boissy qui a rejoint Air France en
1999, vient d'être nommé secrétaire général
adjoint d'Air France-KLM, secrétaire général
adjoint d'Air France et directeur de la communi-
cation d'Air France-KLM.
Source : tourmag.com
LA CHAÎNE KTO
La chaîne KTO a annoncé dans un communi-
qué la nomination d’Albert Goyet au poste de
secrétaire général. Ce dernier a rejoint la chaîne
câblée catholique le 27 septembre dernier.
Source lettreaudiovisuel.com
ARTE GEIE
Susanne Costede a été nommée directrice
juridique et directrice adjointe de la gestion
d’Arte GEIE. Cette dernière succède donc à Axel
Bussek qui a aussi décidé de partir en retraite.
Source : lettreaudiovisuel.com
FLORENCE MARÉCHAL OLIVIER / RESPONSABLE DE
L'INGÉNIERIE JURIDIQUE À LA BANQUE POPULAIRE
Nommée responsable de l'ingénierie juridique
à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Juriste de formation et diplômée de Sciences
Po Paris, elle a débuté sa carrière à la Société
Générale en tant que juriste de marché.
Source : le-tout-lyon.fr
NOUVEAU COMEX CHEZ HUMANIS
Renaud Bruneteau : Directeur en charge des
risques, du contrôle interne et de la conformité
Silvine Laguillaumie-Landon : Directrice en
charge du juridique, de la fiscalité et de la
gouvernance institutionnelle
FAURECIA
Le conseil d'administration de Faurecia a
coopté Grégoire Olivier en qualité d'adminis-
trateur en remplacement de Carlos Tavares.
Depuis janvier 2018, il est le Secrétaire Général
du Groupe PSA. Source : boursorama.com
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p.67 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
CONTRACT MANAGEMENT

La fin d’une année riche pour le Contract Management approche. Le marché de l’emploi pour les professionnels
du pilotage des contrats complexes ne s’est jamais aussi bien porté, au point de voir les salaires s’envoler
comme nous en discutions avec quelques experts lors de la cérémonie des Trophées en juin dernier.
La pratique du Contract Management externalisé est également en forte hausse, autre indicateur de la bonne
santé de notre métier. L’article de Bertrand Couette ci-après confirme la tendance et propose une intéressante
réflexion sur les conditions d’exercice de ce type de missions.
Prochaine étape : le Forum Ouvert du Contract Management le 6 décembre prochain, organisé par e2cm en
partenariat avec le cabinet Orrick.
La deuxième édition de ce rendez-vous désormais incontournable se focalisera, notamment, sur les spécificités de la gestion de contrat
selon le secteur considéré (IT, Energie, Construction, Marchés publics, etc.)
Au menu, 15 conférences en une matinée et une vingtaine d’experts présents pour échanger avec vous.
Nous vous attendons nombreux.

A très bientôt.

Grégory Leveau

LES CONDITIONS D’EXERCICE DE CONTRACT MANAGER

La fonction de « Contract Manager » répond à la nécessité de faire face aux dérives, en particulier de planning et de coûts, que
connaissent trop souvent les grands projets.
Lorsqu’elle est externalisée elle ne peut généralement être exercée que par un cabinet d’avocat ou par un groupement dont l’un
des membres est avocat.
1. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ DE
« CONTRACT MANAGER »
En pleine expansion en Europe depuis
une dizaine d’années, la fonction de «
Contract Manager » répond à la nécessité
de faire face aux dérives, en particulier
de planning et de coûts, que connaissent
trop souvent les grands projets.
La prise de conscience du besoin de
mieux anticiper les risques et d’en assurer
la maîtrise par des leviers contractuels,
après s’être développée dans le domaine
industriel ou informatique, prend
aujourd’hui son essor dans le domaine
des grands chantiers d’infrastructure.
Le « Contract Management » ou mana-
gement contractuel couvre, selon la
définition issue des principaux orga-
nismes professionnels en France,
l’activité qui consiste à assister son client
dans la rédaction, la négociation et la
mise au point des contrats, ainsi que dans
leur suivi, leur application et leur évolu-
tion tout au long d’un projet, par la mise
en œuvre et la coordination de moyens et
processus nécessaires à la couverture et
à la maîtrise des risques encourus et à la
réalisation d’opportunités potentielles.
A cet effet, les principaux processus que
le « Contract Manager » est susceptible
de mettre en œuvre sont les suivants :
• l’assistance aux négociations ;
• l’assistance à la définition du besoin et
à la mise en concurrence ;
• la sensibilisation contractuelle des
équipes de réalisation ;
• la gestion des risques et difficultés ;
• la gestion des opportunités ;
• le traitement de la correspondance
contractuelle ;
• la documentation et l’archivage des
évènements, preuves et écarts ;
• le pilotage et le suivi des livrables ;
• le pilotage et le suivi des délais contrac-
tuels et des pénalités ;
• la gestion des écarts et des
changements ;
• le traitement des réclamations ;
• la résolution des conflits ;
• la stratégie, la gouvernance et la ges-
tion de leviers commerciaux ;
• l’administration des données sen-
sibles telles que propriété intellectuelle,
données personnelles et confidentialité.
Il s’agit ainsi, notamment sur les grandes
opérations d’aménagement et de
construction, de mettre en place un dis-
positif permettant d’intégrer étroitement
les approches techniques, organisation-
nelles, économiques et juridiques, de
manière :
• d’une part, lors de l’élaboration, de
la conclusion, puis de l’exécution des
contrats, à optimiser la relation contrac-
tuelle de sorte de maîtriser les risques et
difficultés prévisibles,
• d’autre part à identifier, anticiper et
gérer, le plus en amont possible, tout
au long de l’opération, les difficultés
qui n’étaient pas prévisibles lors de
la conclusion des contrats et qui sur-
viennent pendant leur exécution, de
sorte d’assurer au mieux la défense des
intérêts du maître d’ouvrage.
En quelques années, la sécurisation et
l’optimisation des contrats est deve-
nue un véritable enjeu stratégique. Le
recours au « Contract Manager » permet
d’y faire face. Il présente en outre d’im-
portants avantages, et notamment :
• d’organiser et de budgéter, dès le début
de l’opération, les moyens • nécessaires
au traitement des difficultés qu’un grand
chantier rencontre inévitablement,
• d’anticiper ces difficultés de sorte de
les éviter ou à tout le moins d’en minimi-
ser les conséquences,
• de mettre en place un dispositif per-
mettant d’identifier l’origine des écarts
entre le projet et la réalité du terrain,
d’en suivre le traitement, d’établir un
retour d’expérience et disposer ainsi
d’un outil d’amélioration permanent de
la gestion des grands projets.
Cette assistance peut se positionner
auprès du maître de l’ouvrage, mais
également auprès du conducteur d’opé-
ration, voire du maître d’œuvre.
C’est une activité pluridisciplinaire qui
doit réunir des compétences juridiques,
de gestion des risques, de maîtrise de
l’art de la négociation et de la résolution
de conflit, mais également une compé-

Le Journal du Management p.68

juridique et réglementaire

tence en management de projet ainsi
que la compétence technique néces-
saire à la compréhension des enjeux
correspondants.
Elle devrait donc réunir au moins un
bureau d’études disposant d’une forte
compétence en matière d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et un cabinet d’avocat.
2. CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTIVITÉ DE « CONTRACT MANAGER »
La présence d’un cabinet d’avocat est
une contrainte légale qui découle des
dispositions du titre II de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971, portant réforme de
certaines professions judiciaires et juri-
diques.
Les activités de consultation en matière
juridique et de rédaction d’actes sous
seing privé sont en effet soumises aux
dispositions des articles 54 à 66 de
cette loi qui énumèrent limitativement
les personnes autorisées à donner des
consultations juridiques et à rédiger
des actes sous seing privé pour autrui
de manière habituelle et rémunérée et
subordonnent l’exercice de ce droit à de
strictes conditions (diplôme, moralité,
assurances, garantie financière…).
2.1. Consultation juridique ?
Il apparaît clairement, selon la jurispru-
dence, que la consultation juridique est
une prestation intellectuelle personnali-
sée qui tend à fournir un avis concourant
par les éléments qu’il apporte à la prise
de décision du bénéficiaire de la consul-
tation. Le consultant recommande une
ou des solutions en fonction du pro-
blème qui lui a été posé. Le bénéficiaire
de ces conseils est ainsi orienté dans sa
prise de décision (cf. : réponse minis-
térielle du 28 mai 1992, TGI Auxerre
3 janvier 1995 ; CA Versailles 11 sep-
tembre 2008, n°07-03343 ; CA Lyon, 5
octobre 2010, n°09-05190 ; Cass. civ.,
15 novembre 2010, 09-66319 ; Cass., civ.
1, 20 décembre 2012, n° 11-28292 ; CA
Versailles, 6 mars 2014, n° 12-02981 ; CA
Paris, 4 novembre 2016, n° 15-03272, CA
Dijon, 30 mai 2017, n°14-00180).
2.2. Rédaction d’acte sous seing privé
pour autrui ?
La rédaction d’actes sous seing privé
recouvre « les actes unilatéraux et
les contrats, non revêtus de la forme
authentique, rédigés pour autrui et créa-
teurs de droits ou d’obligations ».
Une réponse ministérielle (Rép. min. no
46703 : JO AN, Q, 20 juillet 1992, p. 3291)
confirme que les marchés de travaux et
autres contrats que les architectes et
CONTRACT MANAGEMENT
bureaux d’études sont amenés à rédiger
pour partie, entrent dans le champ d’ap-
plication de la législation ; la rédaction,
notamment des CCTP, constitue pour
ces prestataires une activité accessoire
nécessaire.
2.3. Exercice d’une activité à titre habi-
tuel et rémunéré
L’exercice d’une activité juridique à titre
occasionnel et gratuit ne rentre pas
dans le champ d’application de la loi.
Quant au caractère occasionnel, la juris-
prudence en matière pénale considère
que, concernant les infractions d’habi-
tudes, le caractère occasionnel cesse à
compter du deuxième acte inclus (cf. par
exemple : Cass. crim., 19 mars 2008, n°
07-85054).
2.4. Personnes habilitées
2.4.1. Activité principale
Les articles 56 à 66 de la loi définissent
limitativement les personnes habilitées
à exercer une activité juridique à titre
habituel et rémunéré ainsi que le cadre
de leur intervention. Ils visent :
• Les avocats, les notaires, les huissiers
de justice, les commissaires-priseurs,
les administrateurs judiciaires et les
mandataires liquidateurs en respectant
le cadre des activités définies par leurs
statuts respectifs (art.56) ;
• Les enseignants des disciplines juri-
diques des établissements publics et
privés d’enseignement supérieur recon-
nus par l’Etat (art.57) ;
• Les juristes d’entreprises mais unique-
ment pour l’entreprise qui les emploie
et en vertu de leur contrat de travail. Ils
ne peuvent donc pratiquer ces activi-
tés pour d’autres personnes que leur
entreprise.
2.4.2. Activité accessoire
D’autres professions peuvent effectuer
des consultations juridiques et rédiger
des actes sous seing privé mais uni-
quement dans le cadre d’une activité
accessoire. Plus précisément, en appli-
cation des articles 59 et 60 de la loi de
1971, de telles consultations juridiques
ne peuvent être données que dans le
cadre de l’activité principale du profes-
sionnel, qui ne peut en ce cas être une
activité juridique, tandis que la rédaction
d’actes sous seing privé ne peut consti-
tuer que l’accessoire nécessaire de cette
activité. Tel est le cas, par exemple, de
l’expert-comptable.
En d’autres termes, les professionnels
qui ne sont pas énumérés aux articles
56 et 57 de la loi du 31 décembre 1971
ne peuvent jamais avoir une activité
principale qui consisterait à donner des
consultations juridiques ou rédiger des
actes sous seing privés ne manière habi-
tuelle et rémunérée. La jurisprudence
est très stricte dans l’appréciation de ces
conditions.
2.5. Activité de « Contract Manager »
Sauf exception, l’activité de « Contract
Manager », pour la plupart des profes-
sionnels qui la proposent, ne constitue
pas une activité accessoire d’une
autre activité qui serait exercée à titre
principal.
Pourtant, cette activité consiste, à
l’évidence à donner des consultations
juridiques et rédiger des actes sous
seing privés ne manière habituelle et
rémunérée et doit donc être exercée
dans des conditions conformes aux dis-
positions de la loi du 31 décembre 1971.
Outre les sanctions pénales qui sont
éventuellement encourues par les
entreprises ou les professionnels qui
prétendraient fournir de tels services
sans remplir les conditions posées par la
loi, il importe de souligner que le contrat
conclu avec ce prestataire en violation
de la loi du 31 décembre 1971, est nul
(CA Versailles, 6 mars 2014, n°12-02981).
Les juridictions administratives sont
ainsi amenées à annuler les procé-
dures de mises en concurrences qui
viseraient à attribuer un contrat en vio-
lation des dispositions de la loi du 31
décembre 1971 (CAA Nancy, 23 mars
2009, n° 08NC00594 ; CAA Nantes, 1er
décembre 2015, n° 13NT03406 confirmé
par CE, 14 décembre 2016 n°396620
et 396627 ; TA Rennes, 15 juin 2017,
1600383,1600450).
Il est donc du plus grand intérêt, pour la
sécurité juridique de leur propre contrat,
que les entreprises dites de « Contract
Management » respectent strictement
ces conditions.
A cet égard il semble n’exister que deux
solutions :
• justifier d’une qualification reconnue
et attestée par un organisme public et
n’exercer l’activité de Contract Manager
que comme l’accessoire nécessaire de
celle-ci : ce qui ne le différencie alors pas
sensiblement d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage au sens classique du terme ;
• former un groupement avec un cabinet
d’avocat pour exercer la mission en lais-
sant à ce dernier le soin de donner les
consultations juridiques et de rédiger les
actes sous seing privé.
Bertrand COUETTE - CBC Avocats
p.69 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
ASSURANCE / RISQUES
RISQUE
ASSURANCES OBLIGATOIRES DE LA CONSTRUCTION : UN
CONTENU DÉFINI PAR LA LOI.
Les assurances obligatoires en matière
de construction sont l’assurance
dommages ouvrage et l’assurance de
responsabilité décennale.
Par exception au principe, qui est
celui de la liberté contractuelle, leur
contenu est fixé par la loi.
LE PRINCIPE DE LA
CONTRACTUELLE.
Le principe, en matière contractuelle,
et notamment pour les contrats d’as-
surance, est celui de la liberté et du
consensualisme.
Ce principe figure à l’article 1102 du
Code civil, ainsi rédigé :
« Chacun est libre de contracter ou de
ne pas contracter, de choisir son cocon-
tractant et de déterminer le contenu et
la forme du contrat dans les limites
fixées par la loi ».
L’article L 112-3 du Code des assurances
semble introduire une exception à ce
principe de la liberté contractuelle,
en prévoyant l’établissement d’un
écrit pour la conclusion du contrat
d’assurance :
« Le contrat d’assurance et les infor-
mations transmises par l’assureur
au souscripteur mentionnées dans le
présent code sont rédigés par écrit, en
français, en caractère apparents ».
Toutefois, selon la jurisprudence, cette
exigence d’un écrit ne sert qu’à prou-
ver l’existence et les conditions du
contrat d’assurance.
Il ne s’agit cependant pas d’une condi-
tion nécessaire à la validité du contrat
d’assurance.
Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2011, la
2ème chambre civile de la Cour de cas-
sation fonde sa décision comme suit :
« Vu l’article L 211-3 du Code des
assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que
si le contrat d’assurance constitue un
contrat consensuel parfait dès la ren-
contre des volontés de l’assureur et de
l’assuré, sa preuve est subordonnée à
la rédaction d’un écrit » (Civ. 2ème, 17
mars 2011, n° 10-16553).
DES EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE
CONSTRUCTION.
Il est fait exception aux principes
du consensualisme et de la liberté
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
LIBERTÉ
Virginie Miré
contractuelle en matière d’assurance
de la construction.
Des impératifs de sécurité des opéra-
tions de construction et de réparation
rapide des dommages ont poussé le
législateur à imposer certaines obliga-
tions d’assurance.
Cette obligation ne porte pas seule-
ment sur le principe de l’assurance,
mais également sur son contenu : en
effet, le contenu des assurances obli-
gatoires en matière de construction est
prévu par la loi.
Les assurances dont la loi impose la
conclusion et fixe le contenu, en matière
de construction, sont l’assurance
dommages ouvrage et l’assurance de
responsabilité décennale.
Ceci ne concerne toutefois pas tous les
dommages affectant un ouvrage, mais
seulement les dommages les plus
graves, c’est-à-dire ceux rentrant dans
le champ d’application de l’article
1792 du Code civil.
Ce texte vise en effet les seuls dom-
mages « qui compromettent la solidité
de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans
l’un de ses éléments constitutifs ou
l’un de ses éléments d’équipement,
le rendent impropre à sa destination ».
LE CONTENU DES ASSURANCES
OBLIGATOIRES EN MATIÈRE DE
CONSTRUCTION EST FIXÉ PAR LA LOI.
Comme indiqué précédemment, la loi
pose le principe de l’obligation d’assu-
rance, mais fixe également le contenu
des contrats d’assurance qui doivent
p.70
impérativement être souscrits, au
moyen de « clauses types ».
L’article L 111-4 du Code des assu-
rances prévoit en effet que « l’autorité
administrative peut imposer l’usage
de clauses types de contrat ».
Tel est le cas pour certaines assu-
rances de la construction.
L’article L 243-8 du Code des assu-
rances prévoit en effet que les contrats
d’assurance de dommages à l’ouvrage
et de responsabilité décennale sont
réputés comporter des garanties au
moins équivalentes à celles prévues
par les clauses type contenues dans le
Code des assurances.
Ces clauses types sont prévues dans
les annexes à l’article A 243-1 du Code
des assurances.
Après avoir rappelé le caractère obli-
gatoire des clauses type qu’il prévoit,
ce texte précise qu’il peut néanmoins
être dérogé aux clauses prévues par
le Code des assurances pour offrir des
garanties plus larges que ce qui est
prévu par celui-ci.
Les annexes à l’article A 243-1 du Code
des assurances, relatives aux clauses
devant impérativement être contenues
dans les contrats d’assurance de dom-
mages à l’ouvrage, et dans les contrats
d’assurance de responsabilité décen-
nale portent notamment sur la nature
de la garantie, son montant, ou les
exclusions de la garantie.
Pour l’assurance dommages ouvrages,
sont précisées les obligations res-
pectives de l’assuré et de l’assureur,
notamment en cas de sinistre.
Ces indications complètent donc celles
contenues dans l’article L 242-1 du Code
des assurances qui imposent des délais
notamment pour prendre position sur
ses garanties, et, si ces garanties sont
dues, formuler une offre d’indemnité.
Les assurances obligatoires en matière
de construction sont l’assurance
dommages ouvrage et l’assurance de
responsabilité décennale.
L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE.
L’assurance dommages ouvrage est
définie par l’article L 242-1 du Code
des assurances.
 ASSURANCE / RISQUES

Celle-ci a pour objet de garantir « en
dehors de toute recherche de respon-
sabilité, le paiement de la totalité des
travaux de réparation des dommages
de la nature de ceux dont sont res-
ponsables les constructeurs au sens
de l’article 1792-1, les fabricants et
importateurs ou le contrôleur tech-
nique sur le fondement de l’article
1792 du Code civil ».
Selon ce texte, a l’obligation de
souscrire une assurance dommages
ouvrage « toute personne physique
ou morale qui, agissant en qualité de
propriétaire de l’ouvrage, de vendeur
ou de mandataire du propriétaire de
l’ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction ».
Cette obligation d’assurance ne s’ap-
plique cependant pas à l’État lorsqu’il
construit pour son propre compte (article
L 243-1 du Code des assurances).
Par ailleurs, les ouvrages énumérés
par l’article L 243-1-1 du Code des
assurances, tels que les ouvrages
maritimes ou les ouvrages d’infras-
tructure aéroportuaires, ne sont pas
soumis à cette obligation d’assurance.
La construction de ces ouvrages n’est
pas davantage soumise à l’obliga-
tion d’assurance de responsabilité
décennale.
L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
DÉCENNALE.
Pour sa part, l’assurance de respon-
sabilité décennale des constructeurs
est définie par les articles L 241-1 et L
241-2 du Code des assurances.
Selon l’article L 241-1 du Code des
assurances, est assujettie à l’obliga-
tion d’assurance « Toute personne
physique ou morale, dont la respon-
sabilité décennale peut être engagée
sur le fondement de la présomption
établie par les articles 1792 et suivants
du Code civil… ».
L’article L 241-2 du Code des assu-
rances précise ce qui suit :
« Celui qui fait réaliser pour le compte
d’autrui des travaux de construction
doit être couvert par une assurance
de responsabilité garantissant les
dommages visés aux articles 1792 et
1792-2 du Code civil et résultant de
son fait.
Il en est de même lorsque les travaux
de construction sont réalisés en vue de
la vente ».
LES SANCTIONS DU DÉFAUT
D’ASSURANCE.
Le défaut de souscription des assu-
rances de dommage à l’ouvrage et de
responsabilité décennale expose les
personnes soumises à l’obligation
d’assurance aux sanctions pénales
prévues par l’article L 243-3 du Code
des assurances, à savoir de 10 jours à
6 mois d’emprisonnement et/ou une
amende de 75.000 €.
Ces sanctions pénales ne s’appliquent
cependant pas à la personne physique
construisant un logement pour l’occu-
per elle-même ou le faire occuper par
son conjoint, ses ascendants, ses des-
cendants ou ceux de son conjoint.
Virginie Miré
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p.71 Le Journal du Management

juridique et réglementaire
RECOUVREMENT
RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN LITUANIE
1. PROCÉDURES JUDICIAIRES
Le recouvrement de créances en
République de Lituanie est essentiel-
lement réglementé par un acte de droit
codifié, le Code de procédure civil,
mais, dans certains cas, le recouvre-
ment de créances peut être réglementé
aussi par d’autres lois (par exemple,
si la créance est constituée selon une
lettre de change impayée ou le rem-
boursement de la créance est garantie
par l’hypothèque d’un bien).
Le recouvrement de créances en
République de Lituanie commence
généralement à compter du rappel du
créancier au débiteur pour payer la
dette constituée. Dans ce cas, le créan-
cier fixe généralement au débiteur une
période d’au moins 7 (sept) jours pour
payer cette créance et indique que, si
celle-ci n’est pas recouvrée, le créan-
cier sera obligé d’intenter une action
en justice. Le délai général de prescrip-
tion d’une créance qui s’applique aux
exigences relatives à la condamnation
à payer une créance est de 10 ans et
il commence à être calculé à compter
du moment où le créancier a connu
ou devait connaître la violation de ses
droits.
Le Code de procédure civile prévoit
différents moyens pour recouvrer une
créance, et ce moyen dépend du choix
du créancier et des preuves à disposi-
tion du créancier :
1. introduction d’un recours en procé-
dure contentieuse ;
2. recours selon les règles de procédure
documentaire ;
3. requête de délivrance d’une injonc-
tion du tribunal.
1.1. RECOURS EN PROCÉDURE
CONTENTIEUSE
Les exigences relatives au contenu du
recours sont d’indiquer le montant du
recours, les circonstances factuelles
sur lesquelles le créancier fonde sa
demande, et les preuves confirmant les
circonstances mentionnées par le créan-
cier, et formuler clairement la demande
du recours. Le créancier doit joindre au
recours toutes les preuves écrites, sur
lesquelles il fonde le recours présenté,
ou indiquer les motifs pour lesquels il
ne peut présenter de preuves, ainsi que
la demande pour exiger ces preuves.
Le dépôt d’un recours auprès d’un tribu-
nal est le moyen de défense des droits
des créanciers le plus souvent utilisé
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
Vilenas Vadapalas
Erika Minkevič
car, contrairement à la requête de déli-
vrance d’une injonction du tribunal ou
un recours en procédure documentaire,
le recours en procédure contentieuse
n’est pas obligé d’être fondé unique-
ment sur des preuves écrites. Toutefois,
si le créancier choisit ce moyen de
défense de ses droits bafoués, le droit
de timbre est plus élevé par rapport
aux deux autres moyens de recouvre-
ment d’une créance par voie judiciaire
et les délais pour l’examen de l’affaire
ne sont pas définis dans la loi. Par ail-
leurs, une affaire selon un tel recours
est examinée en procédure orale, ce
qui signifie souvent que le créancier
doit recruter un juriste professionnel
(avocat) pour représenter les intérêts
du créancier au tribunal (toutefois,
cette règle a des exceptions lorsque
l’affaire n’est pas complexe et que le
créancier représente lui-même ses inté-
rêts lors des audiences du tribunal, ou
le tribunal examinant l’affaire décide
de ne pas organiser d’audiences orales
si le montant demandé n’excède pas 2
000 euros).
p.72
Le montant du droit de timbre dépend
de la somme demandée par le créan-
cier : 3 % du montant du recours si le
montant demandé n’excède pas 30 000
euros ; 900 euros plus 2 % du montant
du recours supérieur à 30 000 euros
pour une somme entre 30 000 euros et
100 000 euros ; 2 300 euros plus 1 % du
montant du recours supérieur à 100 000
euros pour une somme supérieure à 100
000 euros. Dans tous les cas, le droit de
timbre ne peut représenter moins de 20
euros et plus de 15 000 euros.
1.2. PROCÉDURE DOCUMENTAIRE
Cette procédure s’appelle procédure
simplifiée car le tribunal adopte une
décision préliminaire sans entendre le
débiteur et dans un temps assez court
par rapport à l’examen d’un recours en
procédure contentieuse. Le recours en
procédure documentaire doit répondre
aux mêmes exigences quant au contenu
du recours, mais le souhait du créancier
d’examiner l’affaire en procédure docu-
mentaire doit y être indiqué, de même
toutes les preuves écrites admissibles,
sur lesquelles le créancier fonde ses
demandes, doivent être jointes à un
tel recours. Le droit de timbre à payer
pour ce recours représente la moitié
de la somme payable pour le recours
en procédure contentieuse, mais, dans
tous les cas, il ne peut être inférieur à
10 euros. Les recours ne sont pas exa-
minés en procédure documentaire si le
débiteur réside à l’étranger ou le domi-
cile du débiteur est à l’étranger.
Après avoir évalué que le recours déposé
est conforme aux exigences, le tribunal
adopte dans les 14 jours une décision
préliminaire. La décision préliminaire
du tribunal ne peut être contestée ni
en appel, ni en cassation. La décision
préliminaire adoptée par le tribunal
passe en force de chose jugée si, dans
les 20 jours calendaires à compter de
sa réception, le débiteur n’exprime
pas d’oppositions. Contrairement aux
oppositions pour une injonction du
tribunal, les oppositions concernant
une décision préliminaire du tribunal
doivent être motivées.
Les oppositions présentées par le débi-
teur sont envoyées au créancier qui,
dans un délai de 14 jours, peut indiquer
dans son mémoire de nouveaux motifs
et des preuves écrites.
L’audience du tribunal se déroule en
procédure écrite et doit avoir lieu au
plus tard dans les 30 jours à compter du
jour de réception du mémoire du créan-

cier aux oppositions du débiteur. Après
examen de l’affaire, le tribunal peut
laisser la décision préliminaire inchan-
gée, annuler la décision préliminaire et
rejeter le recours, ou modifier la déci-
sion préliminaire. La décision finale du
tribunal, adoptée en procédure docu-
mentaire, peut être contestée en appel.
1.3. REQUÊTE DE DÉLIVRANCE D’UNE
INJONCTION DU TRIBUNAL
Les affaires pour la délivrance d’une
injonction du tribunal sont également
examinées en procédure simplifiée.
Une des particularités de cette pro-
cédure est que les affaires pour la
délivrance d’une injonction du tribunal
sont examinées en utilisant des docu-
ments de procédure de même modèle
et uniquement pour des créances pécu-
niaires. La requête de délivrance d’une
injonction du tribunal n’est pas exami-
née si le débiteur réside à l’étranger ou
le domicile du débiteur est à l’étranger,
ou si le domicile et (ou) le lieu de travail
du débiteur ne sont pas connus.
Dans la requête de délivrance d’une
injonction du tribunal, en plus des exi-
gences générales déjà mentionnées,
sont indiquées les coordonnées du
créancier et du débiteur, le montant à
recouvrer demandé, les intérêts et inté-
rêts de retard à recouvrer demandés, le
fondement factuel de la demande. Bien
que la loi prévoie qu’aucune preuve
n’est jointe à une requête de délivrance
d’une injonction du tribunal, cette
règle n’est pas absolue en pratique et
le créancier devrait joindre à la requête
de délivrance d’injonction du tribunal
au moins un justificatif de la créance
(contrat de prêt, note de débit, facture
TTC impayée, etc.).
Le droit de timbre à payer pour cette
requête représente le quart du montant
à payer pour le recours en procédure
contentieuse, mais pas moins de 10
euros.
Sans vérifier le fondement de la
demande du créancier, le tribunal
adopte, au plus tard le jour ouvrable
suivant, une injonction du tribunal.
L’injonction du tribunal est envoyée au
débiteur le jour ouvrable suivant, et ce
dernier a le droit, dans les 20 jours à
compter de sa réception, de payer au
créancier les montants condamnés à
être payés (avec les intérêts de retards
et les intérêts) ou de présenter ses
oppositions. Il convient de noter que les
oppositions du débiteur ne doivent pas
être motivées, il suffit au débiteur d’ex-
primer son désaccord avec l’injonction
du tribunal. Si le débiteur ne présente
pas d’oppositions ou s’il ne remplit pas
son obligation vis-à-vis du créancier
dans le délai imparti, l’injonction du
tribunal prend force de chose jugée et
devient exécutable.
Après avoir reçu les oppositions du
débiteur, le tribunal propose au créan-
cier de déposer, dans un délai de 14
jours, un recours en procédure conten-
tieuse et payer la partie manquante du
droit de timbre. Après le dépôt d’un
recours par le créancier, l’injonction du
tribunal est annulée et le dossier conti-
nue à être examiné selon les règles de
la procédure contentieuse. Sans dépôt
d’un recours en procédure conten-
tieuse, l’injonction du tribunal adoptée
est annulée.
Il convient de noter qu’en présentant
une demande au tribunal pour un recou-
vrement de créance avec n’importe
lequel des moyens susmentionnés, le
créancier a la possibilité de remettre
les documents en utilisant le système
judiciaire électronique et, dans ce cas,
le droit de timbre à payer représente
75 % du montant du droit de timbre à
payer pour le document de procédure
correspondant, mais, dans tous les cas,
pas moins de 5 euros. Il y a plus d’avan-
tages à utiliser le système judiciaire
électronique car ce système permet de
suivre les événements de la procédure
en temps réel, prendre connaissance
des pièces du dossier électronique et,
si le tribunal a ouvert une affaire civile
électronique, la partie n’est pas obligé
de présenter les documents sous
forme papier, etc. La loi prévoit aussi
la possibilité, à certaines conditions,
de dispenser le créancier du paiement
du droit de timbre ou de retarder le
paiement du droit de timbre jusqu’à
l’adoption de la décision de justice.
Afin de garantir l’exécution réelle d’une
décision de justice potentiellement
favorable au créancier, le créancier
peut, à n’importe quelle étape de la
procédure, demander au tribunal d’ap-
pliquer des mesures de sauvegarde
provisoires, le plus souvent la saisie
de biens appartenant au débiteur,
sans dépasser le montant du recours
demandé. Le tribunal adopte dans les
3 (trois) jours ouvrables un arrêt pour
l’application de mesures de sauvegarde
provisoires ou le refus de les appliquer.
1.4. INTÉRÊTS ET INTÉRÊTS DE RETARD
Le Code civil de la République de
Lituanie stipule la possibilité pour le
créancier, qui s’est adressé au tribunal
pour un recouvrement de créance, de
demander avec le montant principal de
la créance une condamnation à payer
aussi des intérêts de procédure. Le but
des intérêts de procédure est d’inciter
RECOUVREMENT
le débiteur à exécuter au plus vite son
obligation, rechercher un moyen de
régler le créancier avant que celui-ci
ne s’adresse au tribunal et éviter ainsi
l’obligation de les payer.
Les intérêts de procédure sont calculés
à compter du moment de l’ouverture
de l’affaire jusqu’à l’exécution com-
plète de la décision de justice. Cette
demande de condamnation à payer des
intérêts de procédure n’est pas soumis
à un droit de timbre. Les intérêts de pro-
cédure sont calculés sur le montant que
le tribunal condamne à payer.
Le Code civil de la République de
Lituanie établit que le montant des inté-
rêts de procédure annuels dépend si
le débiteur est une personne physique
(dans ce cas, il est demandé de condam-
ner à payer des intérêts de procédure
annuels d’un montant de 5 %) ou une
personne morale privée (dans ce cas,
il est demandé de condamner à payer
des intérêts de procédure annuels d’un
montant de 6 %).
Si la créance du débiteur vient d’une
transaction commerciale, le créancier
peut demander au tribunal de condam-
ner à payer des intérêts dont le taux
est de 8 %, majoré du taux d’intérêt
appliqué à une opération principale de
refinancement de la Banque centrale
européenne si l’opération principale de
refinancement de la Banque centrale
européenne a été effectuée par voie
d’appels d’offres à taux fixe, ou un taux
d’intérêt marginal si l’opération prin-
cipale de refinancement de la Banque
centrale européenne a été effectuée par
voie d’appels d’offres à taux variable
(par exemple, le taux en septembre
2018 était de 8 %).
Le créancier et le débiteur peuvent
également convenir d’un montant des
intérêts de procédure supérieurs si leur
accord n’est pas contraire aux lois ni
aux principes d’équité et de raison. La
loi affirme aussi le droit du tribunal à
réduire des intérêts élevés de manière
infondée. Conformément à la juris-
prudence, des intérêts de procédure
annuels de 5-6 % sont habituellement
payés.
Une prescription de 5 (cinq) ans s’ap-
pliquent aux intérêts de procédure.
Le créancier peut également deman-
der au tribunal de condamner à payer
en plus de la créance principale des
intérêts de retard si le créancier et le
débiteur ont convenu par écrit du calcul
d’intérêts de retard et de leur montant.
Le créancier et le débiteur sont libres
de convenir du montant des intérêts
de retard, mais le tribunal a le droit de
réduire également des intérêts de retard
élevées de manière déraisonnable.
p.73 Le Journal du Management
juridique et réglementaire
RECOUVREMENT
Conformément à la jurisprudence, des
intérêts de retard d’un montant de 0,01-
0,02 % pour chaque jour de retard sont
considérés comme un équilibre des inté-
rêts tant du créancier que du débiteur.
Une prescription de 6 (six) mois s’ap-
pliquent aux intérêts de retard.
1.5. AUTRES FRAIS DE JUSTICE
Après avoir déposé un recours pour
que le débiteur soit condamné à payer
la créance selon n’importe lequel des
moyens susmentionnés, le créancier
peut demander au tribunal le paiement
de ses frais de justice. Ces sommes
demandées sont le plus souvent les
montants versés aux avocats ou les
avocats assistants pour leur aide juri-
dique, les frais pour la traduction des
documents, les frais pour faire venir les
témoins à l’audience du tribunal.
Le montants des honoraires des avo-
cats et de leurs assistants sont négociés
entre le créancier et l’avocat (ou l’avocat
assistant), mais les actes de droit litua-
niens prévoient les montants maximaux
de l’aide juridique : le montant maximal
à payer pour la préparation du recours
pour une condamnation relative à une
créance (aussi bien la procédure conten-
tieuse que la procédure documentaire)
représente au jour de rédaction du pré-
sent article 2 238 euros (1 790,40 euros
pour l’aide d’un avocat assistant), le
montant maximal à payer pour la pré-
paration de la requête de délivrance
d’une ordonnance du tribunal repré-
sente 223,80 euros (179,04 euros pour
l’aide d’un avocat assistant), le montant
maximal pour la préparation du mémoire
aux oppositions du débiteur représente
760,92 euros (608,74 euros pour l’aide
d’un avocat assistant). Le débiteur est
aussi condamné à payer au créancier le
droit de timbre
Par conséquent, si le créancier perd le
procès, il est condamné à payer au profit
du débiteur les frais de justice de celui-
ci : par exemple, la somme maximale à
payer pour la préparation du mémoire
en défense représente 2 238 euros (1
790,40 euros pour l’aide d’un avocat
assistant), 760,92 euros (608,74 euros
pour l’aide d’un avocat assistant) pour
la préparation de l’opposition du débi-
teur concernant la décision préliminaire
du tribunal, 223,80 euros (179,04 euros
pour l’aide d’un avocat assistant) pour la
préparation de l’opposition du débiteur
concernant l’ordonnance du tribunal
délivrée.
Toutefois, les lois prévoient que la partie
perdante n’est condamnée à payer que
les frais nécessaires et justifiés dont le
montant peut être réduit par le tribu-
nal qui condamne à payer les frais de
Le Journal du Management
juridique et réglementaire
justice, compte tenu de la complexité
du dossier, de son volume et autres cir-
constances, et malgré le fait que les frais
à payer pour l’assistance d’un avocat
(avocat assistant) n’excèdent pas les
montants maximaux.
2. PROCÉDURES EXTRAJUDICIAIRES
Une procédure plus simple et plus
rapide s’applique lorsque le rembour-
sement de la créance a été garantie par
l’hypothèque d’un bien. Dans ce cas, si
le débiteur n’a pas rempli ses engage-
ments dans le délai fixé dans le contrat
d’hypothèque, le créancier peut obtenir
un document exécutoire en s’adressant
à un notaire avec une demande d’ef-
fectuer un enregistrement exécutoire.
Après vérification des demandes for-
melles, le notaire envoie une notification
au débiteur l’encourageant à payer dans
un délai de 20 jours la créance indiquée
dans l’enregistrement exécutoire ou
présenter des données sur le non-fon-
dement de la demande du créancier.
Compte tenu du fait que le notaire ne
remplit pas les fonctions du tribunal et
ne règle pas les litiges concernant le
droit, si le débiteur ne présente pas de
données objectives que la demande du
créancier est manifestement infondée
et s’il n’a pas payé la créance indiquée
dans la notification, le notaire délivre un
enregistrement exécutoire qui est remis
pour exécution à un huissier selon la
procédure générale. Il convient de noter
que, si l’argent obtenu de la valeur du
bien hypothéqué ne suffit pas à exécu-
ter la demande du créancier, le solde
de la créance est recouvré sur un autre
bien du débiteur sur la base du même
enregistrement exécutoire. Le tarif du
notaire pour effectuer un enregistrement
exécutoire représente 0,2 % du montant
recouvré, mais pas moins de 14,48 euros
et pas plus de 289,62 euros.
Si la créance pour le créancier provient
d’une lettre de change, les exigences du
créancier sont satisfaites également par
procédure non litigieuse. Si le créancier a
déposé une demande écrite pour recou-
vrer de l’argent d’un débiteur, un notaire
fait selon la procédure établie des enre-
gistrements exécutoires dans des lettres
de change protestées ou non protes-
tables du notaire et ces documents
sont remis pour exécution à un huissier
selon la procédure générale. Toutefois,
dans ce cas, le créancier doit s’adresser
à un notaire dans l’année à compter du
jour du délai de paiement et présenter
les preuves qu’il a présenté une lettre
de change à payer et qu’il a envoyé
une notification que la lettre de change
n’est pas acceptée ou payée dans les
p.74
délais fixés dans la loi. Le tarif du notaire
pour effectuer cet enregistrement
exécutoire représente de 0,3 à 0,5 %
du montant recouvré, mais pas moins de
14,48 euros.
3. LES PROCÉDURES D’EXÉCUTION
FORCÉES D’UN RECOUVREMENT DE
CRÉANCES
La décision adoptée par le tribunal pour
le recouvrement d’une créance ainsi
que l’ordonnance du tribunal passée en
force de chose jugée ou l’enregistrement
exécutoire d’un notaire sont obligatoi-
rement exécutés par des personnes
mandatées par l’État : les huissiers. Une
fois que l’on a donc un titre exécutoire,
on doit passer par un huissier.
Exécutant les actes exécutoires, les
huissiers s’appuient sur le Code de pro-
cédure civile ainsi que les instructions
d’exécution des décisions. Un titre exé-
cutoire du tribunal selon une décision de
justice passée en force de chose jugée,
une ordonnance du tribunal passée en
force de chose jugée ou l’enregistrement
exécutoire d’un notaire est présenté
pour être exécuté dans les 5 (cinq) ans
à compter de l’entrée en force de chose
jugée de la décision de justice.
Les frais d’exécution comprennent les
frais nécessaires qui, en fonction du
montant recouvré, varient de 12 à 400
euros, ainsi que la rémunération de
l’huissier pour l’exécution du document
exécutoire qui dépend également du
montant réellement recouvré (la rému-
nération de l’huissier est d’au moins 8
euros ; par exemple, 4 % reviennent à
l’huissier sur un montant recouvré supé-
rieur à 28 962 euros).
Tout comme pour s’adresser au tribunal,
le créancier a la possibilité de remettre
un document exécutoire à l’huissier en
utilisant le système électronique des
huissiers. Dans ce système, le créancier
peut revoir les données générales du
dossier d’exécution (informations sur le
recouvreur et le débiteur, informations
financières du dossier, actes de la procé-
dure d’exécution effectués par l’huissier,
documents du dossier concernant les
informations du dossier), obtenir et pré-
senter des documents.
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finalité du poste est, par le conseil aux Directions opérationnelles, d'analyser
les dossiers dans leur globalité et de rédiger les actes nécessaires, de sécuriser
les interventions de la CDC dans le cadre de ses activités, de préparer les
comités et instances décisionnels concernés et d'y représenter la Direction.
Les fonctions couvrent notamment :
• les questions de droit public général liées au statut de la CDC ou de ses
filiales à prendre en compte dans les opérations menées (qu'il s'agisse
d'investissements, de mandats ou de financements) ;
• les interventions de la CDC et de ses filiales dans le secteur public
notamment par la conclusion de partenariats spécifiques avec diverses
entités du secteur public ;
• les activités de la CDC en matière de marchés publics, concessions,
occupations du domaine public ou autres contrats publics (montages
contractuels complexes) ;
- les opérations financières complexes (notamment prêts, investissements,
subventions) avec des opérateurs publics comme privés ;
• les interventions de la CDC dans le domaine financier nécessitant la
rédaction et la négociation de différents documents juridiques (contrats,
documents d'instruction des dossiers, revue de textes spécifiques) et le
suivi des relations avec les différentes parties prenantes, notamment les
autorités publiques en particulier sur les aspects réglementaires ;
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notamment la Commission des
appels et des appels (USPTO)
de l’Office américain des brevets
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mondiale de la propriété intellec-
tuelle (OMPI).
Ancien ingénieur nucléaire et
licensed U.S. Patent Attorney,
M. Villeneuve est particulière-
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daction de demandes de bre-
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notamment les logiciels méca-
niques, électriques, sans fil et
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garanti par M. Villeneuve a no-
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M. Villeneuve est diplômé cum
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College of Law et diplômé de
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tréal. Il est francophone et
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et son équipe a reçu le prix de la
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il est parmi les meilleurs avocats
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Chambers USA depuis 2009.
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tiges complexes liés à des bre-
vets technologiques fibre op-
tique, cybersécurité, télévision
par câble, Internet, transactions
bancaires en ligne, les NTIC,
hardware et software, etc…). Il a
géré des litiges liés aux marques
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et à la contrefaçon autour des
Jeux olympiques d’été de 1996.
Membre de la Litigation and Pa-
tent, Copyright and Trademark
Law sections of the American
Bar Association, du State Bar of
Georgia et de l’Atlanta Bar Asso-
ciation, il a siégé au Federal Trial
Practice and Procedure Com-
mittee of the American Bar Asso-
ciation, ainsi qu’ à de nombreux
comités de l’International Trade-
mark Association et est intervenu
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directeur du département Pré-
paration et de dépôt de brevets.
Elle concentre sa pratique en
droit de la PI, en particulier en
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de brevets et de marques et la
gestion de portefeuilles dans
les secteurs de l’électricité, de
la mécanique et des produits
de consommation. Elle assiste
ses clients dans la rédaction et
la négociation d’accords liés à
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conception, de la contrefaçon
et de la validité et conseille ses
clients sur la protection des se-
crets commerciaux et les aide
à faire preuve de due diligence
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Mme Augustine a une expé-
rience significative, y compris
auprès de la Commission du
commerce international, dans
tous les litiges en PI, en particu-
lier ceux liés aux brevets élec-
triques, aux logiciels et à la mé-
canique (GPS, localisation des
téléphones mobiles, voice-over
IP, écrans à cristaux liquides,
modules de connexion intégrés,
produits électroniques grand pu-
blic, systèmes de climatisation,
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Avant ses études de droit, elle a
travaillé comme ingénieure élec-
trique pour le US Army Corps
of Engineers, en tant qu’ingé-
nieur logiciel chez Anderson
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America.
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NY 10036-4086
USA
Tél. : +1 212 471 1896
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Sarah Peyronnel exerce dans
le domaine du droit de la pro-
priété intellectuelle, avec une
spécification en droit des
marques, droit d’auteur, pro-
tection des marques et le
divertissement.
Mme Peyronnel conseille ses
clients sur le dédouanement,
la poursuite, la maintenance
et la protection globale des
marques. Elle représente des
clients qui détiennent des porte-
feuilles de marques internatio-
nales étendus. Mme Peyronnel
a également de l’expérience
en application des marques,
notamment en matière de ré-
pression des infractions en
ligne et de litige dans des af-
faires portant sur des marques,
des présentations et les droits
d’auteur.
Mme Peyronnel est habilitée à
exercer à New York et à Paris.
Elle est membre de l’Interna-
tional Trademark Association
(INTA), du New York State Bar
Association et du French Ame-
rican Bar Association. Elle a
obtenu son diplôme de droit
à l’Université Paris Nanterre
(Université Paris 10 Nanterre)
en France, où elle a suivi un
double programme très sélectif
axé sur le droit français, britan-
nique et américain et est aussi
diplômée d’un LL.M de l’école
de droit Benjamin N. Cardozo.
Le français est sa langue
maternelle.
 DUANE MORRIS EN BREF

● ommé cabinet le plus performant en révision inter partes. Selon Patexia, Duane Morris a un taux de réussite de au cours des cinq
dernières années.
● Classé au premier rang des représentants des pétitionnaires devant la Commission de recours et d’appel en matière de brevets PTAB .
Selon l indice de réussite institutionnelle des brevets unifiés de anvier 2 .
● Top des cabinets de défense dans les affaires de brevets de Lex Machina.
● ommé parmi les top cabinets représentant des défendeurs de marques par Lex Machina.
● Classé parmi les meilleurs cabinets de défense dans les affaires A DA déposées en 2 et 2 par Lex Machina.
● Top des cabinets d’avocats pour l’industrie pharmaceutique par BTI Consulting Group.
● Classé dans le premier tiers du classement national en contentieux des litiges PI et brevets ainsi que classements nationaux
supplémentaires en droit des marques et droit des brevets par U.S. ews et World Report
● avocats exerçant dans bureaux tats-Unis et l’international
● Troisième plus gros département Duane Morris
● des membres du département détiennent un doctorat.
● Environ 2 marques enregistrées et gérées dans plus de 2 uridictions.

BUREAUX ET ZONES D’ACTIONS

ÉTATS-UNIS Los Angeles

Atlanta Miami
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Baltimore ewark
Boca Raton Philadelphie
Boston Pittsburgh
Cherry Hill San Diego
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