Distribución Comercial

EDUARDO GALÁN CORONA
Y FERNANDO CARBAJO CASCÓN

(Coords.)
MARCAS
Y
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
Ediciones Universidad
Salamanca
MARCAS Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
Eduardo Galán Corona y
Fernando Carbajo Cascón (Coords.)
MARCAS Y DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL
EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

ACTA SALMANTICENSIA
ESTUDIOS JURÍDICOS
86
©
Ediciones Universidad de Salamanca
y los autores
1.ª edición: diciembre, 2011

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MARCAS y distribución comercial / Eduardo Galán Corona y Fernando Carbajo Cascón (coords.).
—1a. ed.—Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2011
360 p.—(Acta salmanticensia. Estudios jurídicos ; 86)
1. Marcas de comercio-Derecho. 2. Distribución de mercancías-Derecho.

I. Galán Corona, Eduardo. II. Carbajo Cascón, Fernando.
347.772
339.188.2:351.824.5
Índice
Prólogo: Las marcas y la distribución comercial ........................................................................... 9

Eduardo Galán Corona
La legitimación del distribuidor para el uso del signo distintivo del proveedor:
sobre la existencia de una licencia de marca en los contratos de distribución
comercial ............................................................................................................................................................... 17
Pilar Martín Aresti
Algunas consideraciones en relación al registro de la marca del principal
por el «agente o representante» en la distribución internacional .............................. 39
Isabel García Martín y Vanessa Jiménez Serranía
Los acuerdos de coexistencia de marcas desde la perspectiva del Derecho español
y comunitario..................................................................................................................................................... 67
M.ª Mercedes Curto Polo
El ámbito territorial del agotamiento del derecho de marca en el ordenamiento
comunitario y en el sistema normativo de la Organización Mundial del
Comercio .............................................................................................................................................................. 97
Luis Alberto Marco Arcalá
La marca en los sistemas de distribución selectiva (el problema de las ventas
paralelas)................................................................................................................................................................ 153
Fernando Carbajo Cascón
Cuestiones concurrenciales y marcarias en la distribución de piezas de recambio
(la problemática de los aftermarkets).............................................................................................. 213
Carlos Andrés Uribe Piedrahita
La marca del distribuidor: la llamada marca blanca..................................................................... 269
Juan Francisco Ortega Díaz
Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el
aprovechamiento de la reputación ajena desde la perspectiva del derecho de
marcas y del derecho contra la competencia desleal ........................................................... 309
Eva María Domínguez Pérez
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................. 339
Prólogo
Las marcas y la distribución comercial
Eduardo Galán Corona*
Universidad de Salamanca
L a obra a la que estas páginas pretenden servir de introducción

se sitúa en el marco de los proyectos de investigación que se desa-
rrollan en el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de
Salamanca, relativos a los contratos de distribución, temática que en-
cuentra también particular acomodo en el «Máster en Derecho Privado
Patrimonial» que se imparte en el expresado Departamento.
En este sentido, y como fruto del trabajo realizado en el seno del
mismo, esta obra reúne las aportaciones de diversos profesores del área
de Derecho Mercantil, fundamentalmente del aludido Departamento,
con la colaboración de otros de la misma disciplina pertenecientes a otras
Universidades y que colaboran en la citada actividad investigadora de
la Universidad salmantina.
La temática de las diversas contribuciones presentes en esta obra es,
como su propio nombre indica, el binomio «Marcas y Distribución
comercial». Es evidente que el fenómeno de la distribución comercial
en nuestros días presenta una notable complejidad, derivada en último
término de la notable ampliación de los mercados, con la consecuencia de
que la pretensión del fabricante o productor ya no se limita a perseguir
la mera venta de sus productos (o prestación de sus servicios) a terceros,
sino que su pretensión es más amplia, pues busca su «comercialización»,
categoría más amplia que implica controlar el cómo, a quién y por quién
se hacen llegar los mismos al público consumidor.
* El autor es miembro del Programa de Investigación que lleva por título: Los contratos
de distribución en las propuestas armonizadoras del Derecho contractual europeo. Repercusio-
nes en el Derecho español, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER 2010-
19956) para los años 2011-2013.
10 EDUARDO GALÁN CORONA
En una situación de mercados globalizados, el consumidor no conoce

y no tiene un contacto directo con el fabricante o proveedor. Éste se
hace presente en los mercados a través de la marca, esto es, del signo
que sirve para distinguir los productos o servicios de un empresario
de los similares procedentes de otros. Es mediante este signo como el
consumidor conecta los productos comercializados con su origen o
procedencia de un determinado sujeto. En este sentido, la marca cumple
un papel fundamental, no solo para el correcto funcionamiento de la
competencia en el mercado, pues facilita al consumidor el ejercicio de
la función electiva que le corresponde en una economía de mercado, sino
que, además, sitúa al proveedor o fabricante en un concreto mercado
proyectando en él, a través de la marca, una determinada imagen tanto
del productor o fabricante como de sus productos o servicios.
Situados en el ámbito de los contratos de distribución en sentido
estricto o, dicho con otros términos, en el marco de aquellos contratos
en los que el distribuidor lleva a cabo su actividad en nombre propio,
es evidente la implicación en los mismos de los signos distintivos, dado
el necesario uso que de los signos que distinguen los productos o ser-
vicios contractuales ha de realizar el distribuidor para llevar a cabo su
actividad, no limitada a la mera reventa, sino que se extiende a su —dicho
sea en términos de notable amplitud— comercialización. Dos son las
posibilidades que aquí se presentan; una que la marca en cuestión figure
inscrita a nombre del propio distribuidor, otra, que el signo distintivo
haya sido registrado por el proveedor o fabricante y, consecuentemente,
la utilización del mismo por el distribuidor tenga lugar en virtud de un
específico negocio jurídico (calificable en términos generales de contrato
de licencia), mediante el cual éste es autorizado a su utilización.
En el primer supuesto, cabe considerar, por una parte, el caso de que
el registro de la marca por el distribuidor cuente con la autorización
del proveedor. Es evidente que, desde la perspectiva del Derecho de
Marcas, los actos de aquél relativos a ésta serán inatacables, sin perjuicio
de que, al amparo del contrato de distribución, su actuación sobre la
misma deba ajustarse a las estipulaciones contenidas en éste, que le im-
pondrán con mayor o menor intensidad la observancia de las directrices
e instrucciones del proveedor derivadas de su política comercial y, por
supuesto, una vez finalizado el contrato, de su obligación de ceder la
marca al proveedor.
Distinto es, por otra parte, el caso de que el registro de la marca por
el distribuidor haya tenido lugar sin la autorización del proveedor. En
este supuesto, ante la disociación entre la titularidad formal y la material
de la marca, el Derecho de marcas tutela al proveedor (que será el titular
PRÓLOGO. LAS MARCAS Y LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 11
material) a través del art. 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

Marcas (LM). Esta norma desarrolla el art. 6 septies del Convenio de la
Unión de París (CUP), conforme al cual el agente o representante de
quien sea titular de una marca registrada en un Estado miembro del CUP
o de la OMC no podrá registrar dicha marca sin el consentimiento de
su titular. A tal efecto, el titular estará legitimado no solo a oponerse a
la solicitud formulada por el agente, sino también, en el caso de que la
marca ya hubiera sido concedida, a ejercitar acciones de nulidad, reivin-
dicatoria o de cesación. Preciso es tener aquí presente la amplia noción
acogida a nivel doctrinal y jurisprudencial de «agente o representante» y
el también amplio alcance asignado al aludido precepto, cuyas eventuales
insuficiencias se ven cubiertas por el art. 2 LM, a cuyo través el titular
de la marca obtiene protección frente al caso de que «el registro de una
marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero
o con violación de una obligación legal o contractual».
Evidentemente, cuando el registro de la marca pertenece al proveedor
o fabricante (supuesto más habitual) el distribuidor, en el ejercicio de su
actividad, ha de utilizar la marca que distingue los productos o servi-
cios objeto del contrato de distribución. Surge así la cuestión de si esta
utilización de los signos distintivos del proveedor supone la existencia
en todo caso del correspondiente contrato de licencia, mediante el cual
el distribuidor ha obtenido el oportuno consentimiento de aquél para
la utilización de la marca. Es claro que la licencia de marca permite a
un tercero la realización de actos pertenecientes al ius prohibendi de su
titular descrito en el art. 5 de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre,
relativa a la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de
marcas (versión consolidada; DM) y en el art. 34 LM. Consecuentemente,
será precisa la existencia de ésta, siempre que el contenido del contra-
to de distribución imponga al distribuidor un comportamiento de tal
naturaleza, un comportamiento que implique el ejercicio de facultades
reservadas al titular de la marca, como es claro en el caso en la distribu-
ción de servicios y también (aunque no sea propiamente un contrato de
distribución) en la denominada franquicia industrial, donde la producción
va acompañada de la colocación del signo sobre los productos fabricados
y, generalmente, de su primera introducción en el mercado.
En la distribución de productos, por su parte, la licencia será necesaria
no solo cuando el distribuidor opere con productos para los cuales no
se ha producido el «agotamiento» contemplado en los arts. 7 DM y 36
LM, sino también cuando, habiendo entrado en juego el «agotamiento»,
el uso de la marca debido por el distribuidor exceda del que corresponda
a «las prácticas leales en materia industrial o comercial» (arts. 6 DM y
37 LM). Será, por tanto, el específico alcance de las obligaciones con-

tractuales asumidas por el distribuidor el que determine la presencia o
no de una licencia de marca, licencia que no siempre se mostrará de una
manera explícita.
Es obvio, por tanto, que la casuística puede ser muy variada y que
la misma es de una gran relevancia, toda vez que determina el alcance
de las facultades del proveedor ante eventuales incumplimientos del
distribuidor. Si la introducción de los productos en el comercio en el
Espacio Económico Europeo la lleva a cabo el distribuidor, es evidente
que habrá de contar con la licencia, pues ejercita actos reservados al
titular de la marca, pero si éste no es el caso, sino que es el proveedor
quien lleva a cabo tal primera comercialización, el distribuidor opera
con productos respecto de los que se ha producido el «agotamiento» de
los arts. 7 DM y 36 LM. No precisará en principio autorización alguna
para la reventa (siempre que no concurra alguna de las circunstancias
de excepción al agotamiento previstas en los arts. 7.2 DM y 36.2 LM),
pero es perfectamente posible que las obligaciones asumidas con vistas
a la comercialización impongan al distribuidor el ejercicio de facultades
reservadas al titular de la marca (p. ej., las recogidas en las letras d, e y f
del art. 34.3 LM), para lo que requerirá la oportuna licencia del provee-
dor, que se entenderá implícita.
Por supuesto, la presencia o no de licencia es relevante, pues determi-
nará —en razón a su presencia o no y al ámbito de la misma— el posible
ejercicio de acciones por su titular frente al distribuidor al amparo de
los arts. 8.2 DM y 48.2 LM o el mero ejercicio de acciones derivadas del
contrato de distribución. (A este respecto, no debe pasarse por alto el
posible efecto corrector derivado del principio de libre circulación de
mercancías, y del que se ha hecho eco la jurisprudencia, y de la aplicación
de la normativa antitrust). Por otra parte, el tipo de licencia concedida
determinará también la eventual legitimación del distribuidor para pro-
ceder (si es licencia exclusiva) frente a terceros que violen la marca, pues,
de no ser así, la legitimación permanecerá solo en su titular.
No solo se suscitan tensiones entre derecho de marca y contratos de
distribución a lo largo de la vida del contrato. Llegado el momento
de su finalización, cesa la legitimación del distribuidor para continuar en
el uso de los signos distintivos del proveedor, pasando a ser considera-
do como un tercero en dicho uso. Habrá que atender evidentemente al
contenido de las estipulaciones contractuales para determinar el alcance
de los derechos y obligaciones del antiguo distribuidor respecto a los
productos de que se trate, pero en todo caso el eventual uso de los sig-
nos distintivos habrá de ajustarse al uso legítimo que pueda realizar un
tercero, evitando todo riesgo de confusión o asociación o aprovecha-

miento indebido de la marca del proveedor, pues supondría (o podría
suponer) vulneración de los derechos de exclusiva de éste, que se ven
reforzados en caso de marcas notorias o renombradas.
Es claro, en definitiva, que las conexiones e interrelaciones entre
marcas y contratos de distribución no se agotan en las breves y prece-
dentes consideraciones efectuadas, todas ellas expuestas en términos muy
generales y sintéticos. Las mismas son evidentemente merecedoras de
una más detallada atención, dada la diversidad de cuestiones y matices
que pueden presentar.
En este sentido, la profesora Pilar Martín Aresti, Directora del De-
partamento de Derecho privado de la Universidad de Salamanca, en su
estudio sobre «La legitimación del distribuidor para el uso del signo dis-
tintivo del proveedor: sobre la existencia de una licencia de marca en los
contratos de distribución comercial», profundiza con autoridad y rigor
en la temática precedentemente apuntada en estas líneas, diseccionando
la rica variedad de supuestos que plantea la realidad de los contratos
de distribución y resaltando, a la luz del Derecho de Marcas y de las
estipulaciones contractuales más habituales, las facultades marcarias de
que el distribuidor puede estar dotado durante la vida del contrato y
tras su extinción.
Igualmente, el documentado y atinado estudio de la profesora Isabel
García Martín y de la becaria de investigación Vanessa Jiménez Serranía,
ambas de la Universidad de Salamanca («Algunas consideraciones en relación
al registro de la marca del principal por el ‘‘agente o representante’’ en la
distribución internacional»), atiende a la problemática de la denominada
«marca del agente», tema tradicional en la materia, dada su presencia en el
CUP y contemplada también en la LM, que suscita múltiples cuestiones,
las cuales han sido objeto de detenida atención por los tribunales, con una
interpretación generosa por su amplitud en la tutela del titular material de
la marca, pero que puede requerir asimismo el complemento de la regla
general, tutelar de la buena fe, contemplada en el art. 2.2. LM.
Con independencia de lo anterior, no cabe duda de que son múlti-
ples las cuestiones que se hacen presentes, desde muy diversos puntos
de vista, en las relaciones entre contratos de distribución y marcas y
que han sido objeto de atención en el presente volumen. Ésta es, entre
otras, la problemática de «Los acuerdos de coexistencia de marcas desde
la perspectiva del Derecho español y comunitario» que ha merecido un
cuidado y atento tratamiento de la profesora Mercedes Curto Polo (Uni-
versidad de Salamanca), con una decidida atención a las manifestaciones
jurisprudenciales y a sus eventuales implicaciones de Derecho antitrust.

Se trata, en suma, de atender a la problemática de la presencia en el mer-
cado de signos idénticos o confundibles que, por su carácter de tales,
requieren de medidas que posibiliten el cumplimiento de su función
diferenciadora y eviten el riesgo de confusión que puede generarse en
el tráfico, con las indeseadas consecuencias no solo para sus respectivos
titulares, sino también para el correcto funcionamiento del mercado.
En este mismo orden de cosas, el profesor Luis Alberto Marco Ar-
calá, de la Universidad de Zaragoza, presenta un riguroso trabajo sobre
«El ámbito territorial del agotamiento del derecho de marca en el or-
denamiento comunitario y en el sistema normativo de la Organización
Mundial del Comercio». Obviamente, se trata de una cuestión nuclear
en el marco de las relaciones entre marcas y contratos de distribución,
toda vez que el hecho de que haya tenido lugar el agotamiento previsto
en los arts. 7 DM y 36 LM sobre los productos objeto de distribución
es dato de primordial relevancia para determinar las facultades del dis-
tribuidor sobre los signos distintivos que utiliza en la distribución. Es,
consecuentemente, de primordial interés fijar el alcance no solo mate-
rial, sino también territorial del «agotamiento». Y ello es así, en razón
también al alcance territorial que generalmente presentan los contratos
de distribución, constreñidos en la gran mayoría de los casos a un de-
terminado espacio geográfico.
Particular interés merece el estudio elaborado por el profesor de la
Universidad salmantina Fernando Carbajo Cascón («La marca en los
sistemas de distribución selectiva [el problema de las ventas parale-
las]»). En el mismo, centrado en una específica modalidad de contratos
de distribución, la distribución selectiva, afronta el autor, entre otras
cuestiones, el tradicional tema de las ventas paralelas realizadas por
distribuidores ajenos a la red y que, sin perjuicio de las implicaciones
de Derecho antitrust, presenta importantes implicaciones relativas a
las marcas que identifican los productos distribuidos, generalmente de
lujo o de alta tecnología, respecto de los cuales el prestigio y reputación
del signo requiere específicas medidas que los outsiders no estarán en
condiciones de cumplir.
Finalmente, otros tres estudios completan el presente volumen. El
primero, elaborado por el profesor de la Universidad Javeriana de Bo-
gotá y doctorando del área de Derecho Mercantil de la Universidad de
Salamanca Carlos Andrés Uribe Piedrahita («Cuestiones concurrenciales
y marcarias en la distribución de piezas de recambio [la problemática
de los aftermarkets]»), aborda la muy compleja problemática de la dis-
tribución de piezas de recambio desde la perspectiva del Derecho de
la competencia y del Derecho de marcas, abundando en las cuestiones

relativas a la licencia de marca y al agotamiento del derecho exclusivo
en este particular sector de la distribución comercial.
El segundo, fruto de la pluma del Dr. Juan Francisco Ortega Díaz
(«La marca del distribuidor: la llamada marca blanca»), formando en
la Universidad de Salamanca y actualmente docente de la Universidad
de Los Andes en Bogotá, aborda con destreza la interesante y actual
problemática de las denominadas «marcas blancas» o marcas impuestas
por el propio distribuidor para la comercialización de sus productos.
El gran auge que, con motivo de la crisis económica, ha experimentado
esta modalidad de signo distintivo explica el incuestionable interés del
referido trabajo que, ciertamente, contempla una realidad que presenta
diversas particularidades. En efecto, en la situación fáctica subyacente
al fenómeno de la «marca blanca» no existe una problemática marcaria
entre fabricante y distribuidor, toda vez que es éste quien distingue con
su propia marca los productos que distribuye, de modo que, sin per-
juicio del amplio margen que puede jugar la autonomía de la voluntad,
las obligaciones del distribuidor se situarán más en la reventa que en la
«comercialización» de los productos del fabricante, pues éste —al pres-
cindir de su marca— opta por no mostrarse al mercado como tal.
El último de los estudios presentes en este volumen se debe a la profe-
sora Eva M.ª Domínguez Pérez, doctora en Derecho por la Universidad
de Salamanca y actualmente profesora titular de Derecho Mercantil en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y que lleva por título
«Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el
aprovechamiento de la reputación ajena desde la perspectiva del derecho
de marcas y del derecho contra la competencia desleal». Partiendo del
principio acogido en la Ley de Competencia Desleal (art. 11) de que
la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales
ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva
reconocido por la ley o que resulte idónea para generar la asociación
por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un
aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, la autora
aborda con rigor y profundo conocimiento del tema la específica pro-
blemática que plantea la distribución de productos de imitación, tanto
desde la perspectiva del Derecho de marcas, como desde la vertiente
del Derecho represor de la competencia desleal. La diversidad de situa-
ciones que pueden plantearse y sus distintas implicaciones son objeto
de una detenida atención, clarificando soluciones y apuntando diversas
cuestiones problemáticas cuya respuesta solo podrá plantearse a la luz
de un atento examen caso por caso.
Probablemente no están todos los que son, pero los temas tratados en
esta obra colectiva ofrecen, sin duda, una panorámica suficientemente
esclarecedora de los principales problemas que presenta en la actualidad
el uso de marcas de productos y servicios en el ámbito de la distribución
comercial, analizando el referido binomio marcas-distribución no sólo
desde la perspectiva estrictamente marcaria, sino también desde los
aspectos contractual y concurrencial.
Es de esperar que esta obra, editada por la añeja Editorial de la Uni-
versidad de Salamanca (a quien debemos agradecer el interés mostrado
en todo momento), sirva no sólo para difundir las investigaciones univer-
sitarias en este difícil a la par que atractivo sector del Derecho mercantil,
sino también para aportar soluciones prácticas a problemas que acucian
diariamente a los operadores del sector de la distribución comercial.
Salamanca, noviembre de 2011

La legitimación del distribuidor para el uso
del signo distintivo del proveedor:
sobre la existencia de una licencia de marca
en los contratos de distribución comercial
Pilar Martín Aresti*
Sumario: I. Preliminar. II. La licencia de marca en los contratos de distri-

bución comercial: 1. Presupuestos jurídicos para determinar la existencia de una
licencia de marca en los contratos de distribución comercial; 2. La licencia de marca
en los contratos de distribución de servicios y de franquicia industrial; 3. La licencia
de marca en los contratos de distribución de productos: 3.1. La licencia de marca y el
agotamiento del derecho de marca; 3.2. Usos de la marca relacionados con la promoción
de la comercialización de los productos contractuales; 3.3. El alcance de la licencia de
marca en los contratos de distribución. III. El uso de los signos distintivos del
proveedor y la extinción del contrato de distribución.
I. Preliminar
E l objeto de este trabajo es ofrecer unas breves reflexiones so-

bre el título en virtud del cual el distribuidor de bienes o servi-
cios utiliza los signos distintivos del proveedor. Más concretamente,
la cuestión que se somete a consideración es la eventual existencia de
una licencia de marca en los contratos de distribución comercial y la
medida, caso de que tal extremo deba afirmarse, en la que el régimen
* La autora es miembro del Programa de Investigación que lleva por título: Los contratos
19956) para los años 2011-2013.
18 PILAR MARTÍN ARESTI
jurídico de estos contratos debería ser integrado con las previsiones

del art. 48 de la Ley de Marcas, o por otras normas de esta Ley.
A tales efectos, la categoría de los contratos de distribución, de dis-
cutida configuración en la doctrina, será tomada en un sentido estricto,
comprendiendo aquellos contratos en los que el distribuidor actúa por
cuenta propia en su labor de comercialización de los productos o de los
servicios contractuales, como es el caso de los contratos de concesión
mercantil, distribución autorizada o selectiva, o de la franquicia1.
La implicación de los signos distintivos en los contratos de distribu-
ción comercial se fundamenta en el carácter imprescindible del uso que
el distribuidor debe realizar de los signos que distinguen los productos
o servicios contractuales para lograr su correcta difusión en el mercado.
Salvo que la marca que distingue tales productos o servicios figure regis-
trada a nombre del distribuidor, éste utilizará en esa actividad mercantil
una marca ajena cuya titularidad corresponde a su contraparte. En el
contexto de la actividad del distribuidor, la utilización por este sujeto
de los signos distintivos del concedente, del franquiciador o, en general,
del que denominaremos proveedor, puede manifestarse no sólo en la
prestación de los servicios o en la reventa de los productos contractua-
les, sino también en el uso que el distribuidor realiza de tales signos en
la más amplia actividad de promoción de la comercialización de tales
productos o servicios (uso del signo en los documentos mercantiles, en
la publicidad, como rótulo de establecimiento etc.).
Un uso mínimo y obligado por el distribuidor de los signos distintivos
de la contraparte es común a cualquier contrato de distribución, siendo
la cuestión de la intensidad de este uso algo que sólo cabe concretar a la
vista del contenido del contrato. Este presupuesto de partida no implica
ignorar que la utilización de los signos distintivos es particularmente
intensa en determinados contratos de distribución integrada, como la
distribución autorizada y la franquicia, ya sea porque los productos o
servicios contractuales están revestidos de un prestigio específico que
exige un cuidado especial en la preservación de la imagen de marca y/o
1 Acerca de la acepción amplia y estricta de la categoría de los contratos de distribución,

vid., por todos, Martínez Sanz, F., La indemnización por clientela en los contratos de agencia
y concesión, 2.ª ed., Madrid, Cívitas, 1998, pp. 28 y ss.; Domínguez García, M. A., «Aproxi-
mación al régimen jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del
consumidor», Revista de Derecho Mercantil (RDM) (1985), pp. 419 y ss.; Moralejo Menén-
dez, I., El contrato mercantil de concesión, Cizur Menor (Navarra), Thomson/Aranzadi, 2007,
pp. 51 y ss.; Torrubia Chalmeta, B., «Contratos de distribución», en De la Cuesta Rute,
J. M. (dir.), Contratos mercantiles, t. I, Barcelona, Bosch, 2001, pp. 358 y ss.; Alonso Soto,
R., «Los contratos de distribución comercial», en Uría, R. y Menéndez, A., Curso de Dere-
cho Mercantil, 2.ª ed., t. II, Civitas, 2006, pp. 177 y ss.
LA LEGITIMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR... 19
un mantenimiento del grado de difusión del signo (productos tecnoló-

gicamente complejos, o que proyectan una imagen de lujo) o porque el
concreto sistema de distribución demanda una utilización constante y
uniforme de los signos por parte de todos los distribuidores integrados
en el sistema a fin de garantizar la unidad de imagen de la red, como
sucede en el caso de las franquicias.
II. La licencia de marca en los contratos

de distribución comercial
1. Presupuestos jurídicos para determinar la existencia de una licencia
de marca en los contratos de distribución comercial
La licencia de marca es un contrato cuyo contenido esencial consiste
en que el titular de la marca, el licenciante, autoriza a un tercero, el li-
cenciatario, para realizar actos de uso de la marca que forman parte del
derecho exclusivo del titular y que, en ausencia de tal autorización, éste
podría prohibir2. En coherencia con ello, el derecho de licencia concedido
a un licenciatario debe referirse a todas, o a algunas, de las facultades
que conforman el alcance del derecho exclusivo del titular de la marca,
de acuerdo con el art. 34 LM.
En su acepción tradicional, y en relación con la marca de producto, se
entiende que el contrato de licencia faculta al licenciatario para fabricar
y distinguir con el signo registrado los productos que el licenciatario
introduce en el comercio (licencia de explotación) o, al menos, para
introducir en el mercado los productos distinguidos con la marca (li-
cencia de distribución o comercialización)3. Desde esta consideración,
el contrato de licencia suele comprender la autorización al licenciatario
para la fabricación o, al menos, la introducción en el comercio (primera
comercialización) de todos o de algunos de los productos para los que
la marca está registrada4. Por su parte, cuando la licencia se refiere a una
marca de servicios, la misma suele comprender, al menos, la autoriza-
ción al licenciatario para prestar servicios bajo la marca registrada por
el licenciante.
Esta concepción del contrato de licencia de marca es la que, no obstante
el amplio margen reconocido a la voluntad de las partes por el art. 48 LM,
2 Así, Ortuño Baeza, M.ª T., La licencia de marca, Marcial Pons, 2000, p. 103; Mar-
tín Aresti, P., «Artículo 48. Licencia», en Bercovitz A. (dir.), Comentarios a la Ley de
Marcas, t. I (artículos 1 a 50) 2.ª ed. Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2008, pp. 817 y ss.
3 Cfr. Roncero Sánchez, A., El contrato de licencia de marca, Madrid, Civitas, 1999, p. 103.
4 Cfr. Ortuño Baeza, La licencia de marca, cit., p. 104.
parece tener presente el apartado segundo de la citada disposición, que

refiere la licencia a usos de la marca en relación con productos fabricados o
servicios prestados por el licenciatario. En este contexto, el licenciatario es
—a diferencia de lo que sucede con el distribuidor— el sujeto responsable
del control de la fabricación del producto o, al menos, de las caracterís-
ticas del producto o servicio que él mismo introduce en el mercado5. La
naturaleza de las facultades conferidas al licenciatario en este «modelo
legal» de licencia explica también la previsión en el art. 46.2 de la LM del
posible acceso de la licencia al Registro de Marcas, y el reconocimiento
de legitimación del licenciatario, cumplidas las condiciones del art. 124
LP, para ejercitar frente a terceros las acciones por infracción del derecho
de marca previstas en los arts. 41 y ss. de la LM6.
Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato
de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo
primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no
obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen
jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico
como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución)
de integrarse, a veces como un elemento esencial, en determinadas mo-
dalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución
comercial. Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de
que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas mani-
festaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado
en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva
del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización
del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se
producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribu-
ción comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una
licencia de marca en estos contratos.
En línea de principio, para poder afirmar la existencia de una licencia
de marca en las respectivas modalidades contractuales de la distribución
comercial, es necesario poder constatar que el distribuidor (sea éste
un concesionario, un distribuidor autorizado o un franquiciado) está
investido de la facultad de llevar a cabo usos de la marca que, en ausencia
del contrato de distribución que le vincula con el proveedor, el Derecho
de Marcas reservaría en exclusiva al titular del signo registrado, de
5 Vid., en este sentido, a propósito de las diferencias entre el contrato de licencia de mar-
ca y los contratos de distribución, Echevarría Sáenz, J., El contrato de franquicia. Definición
y conflictos en las relaciones internas, Madrid, McGraw-Hill, 1995, p. 128.
6 Vid. la remisión al art. 124 LP de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley de Marcas al
Título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de 1986, de Patentes.
acuerdo con las facultades de uso exclusivo de la marca7. Tales facultades,

más allá de la reseñada con carácter general en el apartado 1 del art. 34
LM, que reconoce al titular del signo registrado como marca el derecho
exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico, vienen delimitadas por
los presupuestos del apartado 2 de ese mismo artículo. El art. 34.2
LM faculta al titular de la marca a oponer su derecho exclusivo en
relación con el uso por terceros no autorizados de signos idénticos o
semejantes al registrado prioritariamente como marca cuando, por la
identidad o similitud de los productos o servicios para los que se utilizan
dichos signos, pueda generarse un riesgo de confusión o asociación8,
facultad de oposición que se amplía notablemente en el caso de que
la marca sea notoria o renombrada9. Dándose estas condiciones, el
titular de la marca puede prohibir a cualquier tercero que no cuente
con su consentimiento, en especial, los usos de la marca recogidos en
el apartado 3 del art. 34 LM:
(a) poner el signo en los productos o en su presentación, (b) ofrecer los

productos, comercializarlos o almacenarlos con estos fines u ofrecer o pres-
tar servicios con el signo, (c) importar o exportar los productos con el signo,
(d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, (e) usar el
signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, así
como (f) ponerlo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de iden-
tificación u ornamentación del producto o servicio»10.
2. La licencia de marca en los contratos de distribución de servicios y de

franquicia industrial
De acuerdo con las ideas que acaban de señalarse, no parece discu-
tible que cuando el contrato de distribución se refiere a la prestación
de servicios bajo la marca del proveedor, el distribuidor actúa en virtud
del otorgamiento de una licencia de marca del titular del signo, por la
que el primero, entre otros posibles usos del signo, queda facultado, al
7 Vid. el mismo principio para el análisis de la relación entra la licencia de marca y el con-
trato de franquicia, en Martín Aresti, P., «Licencia de marca y contrato de franquicia», en

XXIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Barcelona, Grupo Español
de la AIPPI, 2008, pp. 89 y ss., pp. 94-95; Ortuño Baeza, La licencia de marca, cit., p. 180.
8 Art. 34.2 a), b) y c) LM.
9 Vid. el estudio de esta disposición en el trabajo de Galán Corona, E., «Artículo 34.
Derechos conferidos por la marca», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.), Comentarios a

la Ley de Marcas, 2.ª ed., t. I, Cizur Menor (Navarra), Thomson/Aranzadi, 2008, pp. 529 y ss.
10 En particular, sobre las conductas incluidas en la letra f) del art. 34.3 LM constitutivas
de infracciones indirectas de la marca, vid. Galán Corona, E., «Algunas cuestiones en torno
a la infracción indirecta de la marca», en Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y
Derecho de la Competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz, Barcelona, Grupo Español de la
AIPPI, 2005, pp. 433 y ss.
menos, para prestar servicios bajo esa marca conforme con los arts. 34.2
b) y 48.1 de la LM.
Lo mismo sucede en el caso de la llamada franquicia industrial (aun-
que, en este caso, resulte muy dudosa la calificación de este contrato
como un contrato de distribución)11, en la que el franquiciado fabrica
los productos según el sistema del franquiciador y los comercializa
distinguiéndolos con la marca de este último12. En efecto, los usos de la
marca que lleva a cabo el franquiciado en esta «modalidad» de franquicia
(en la que pueden implicarse, además, licencias de patentes o de secretos
industriales) precisan, para ser lícitos desde la perspectiva del Derecho
de Marcas, la concesión de una licencia sobre los signos distintivos del
franquiciador, puesto que para el correcto desarrollo de su actividad de
producción y comercialización, el franquiciado, entre otros posibles
usos, debe distinguir con la marca del franquiciador los productos que
fabrica e introducirlos en el comercio bajo ese mismo signo, ejercitando,
con ello, las facultades reservadas en exclusiva al titular de la marca por
los apartados a) y b) del art. 34. 3 de la LM, en relación con el apartado
2, a) de la misma disposición.
3. La licencia de marca en los contratos de distribución de productos

El análisis de la relación existente entre la licencia de marca y los
contratos de distribución de productos es más complejo, de forma que
la cuestión de la existencia de una licencia de marca en este tipo de con-
tratos de distribución no puede ser resuelta sin matices.
En los contratos de distribución de productos, la afirmación de la
existencia de una licencia de marca depende de la intensidad de los usos
de la marca que, según el contrato, deba llevar a cabo el distribuidor.
Si, en aplicación de este criterio, debe deducirse la concesión de una
licencia al distribuidor, la caracterización de ésta dependerá del alcan-
ce que se confiera al principio del agotamiento del derecho de marca,
circunstancia que, a su vez, está estrechamente relacionada con la nece-
saria coordinación del Derecho de Marcas (y, más particularmente, del
contenido del derecho de marca) con el principio de libre circulación
11 Vid. el art. 2.3 a) y b) del Real Decreto de 13 de noviembre de 1998, relativo a la regula-
ción del régimen de franquicia y el registro de franquiciadores, modificado por el Real Decreto
419/2006, de 7 de abril (RCL 2006/869), que excluye del concepto de franquicia las relaciones
jurídicas que tengan por objeto la concesión de una licencia de fabricación o la transferencia de
tecnología.
12 Acerca de la existencia de una licencia de marca y de otros derechos de propiedad in-
dustrial en el contrato de franquicia industrial, vid. Ruiz Peris, J. I., Los Tratos preliminares
en el contrato de franquicia, Aranzadi, Elcano (Navarra), 2000, pp. 122-123.
de mercancías. En efecto, el alcance de la licencia de marca en los con-

tratos de distribución de productos se muestra vinculado al papel que
ésta desempeña en la atribución de una protección específica al titular
de la marca frente al distribuidor, más allá de la conferida a este sujeto
por las normas propias de la responsabilidad contractual. En el con-
texto de determinados contratos de distribución integrada referidos a
productos que gozan de una imagen de lujo o de prestigio (como es el
caso típico de la distribución autorizada), la tutela del proveedor se ve
incrementada por la protección específica de la función de calidad de la
marca. En estos supuestos, el TJCE ha considerado que la calidad de los
productos de prestigio resulta no sólo de sus características materiales,
sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una
sensación de lujo13, y cuya preservación depende, en buena medida, del
uso de la marca que realice el distribuidor.
3.1. La licencia de marca y el agotamiento del derecho de marca

El análisis de la existencia de una licencia de marca en los contratos de
distribución de productos debe partir del principio, ya señalado, de que el
otorgamiento de una licencia sólo es necesario allí donde un sujeto lleva a
cabo usos de la marca que forman parte del derecho exclusivo del titular
del signo registrado como marca. Como también es sabido, el derecho
exclusivo del titular de la marca regulado en el art. 34 de la LM tiene
un determinado alcance, que viene delimitado por otras disposiciones
de la misma Ley que tratan de buscar el necesario equilibrio entre una
suficiente protección de las marcas para el cumplimiento de su función
esencial y el sistema de libre competencia en el que éstas se integran.
Manifestaciones de la búsqueda de tal equilibrio son el art. 37 de la LM
que recoge las llamadas «limitaciones del derecho de marca» y, sobre todo,
por lo que aquí interesa, el art. 36.1 de la LM que regula el principio del
agotamiento del derecho de marca14. De acuerdo con este principio, la
13 Vid. así, la STJPI de 12 de diciembre de 1996, Groupement d’achat Edouard Leclerc c.
Comision (TJCE 1996/243), Apdo. 115.

14 Sobre las limitaciones del derecho de marca previstas en el art. 37 LM, vid. los trabajos de
García Vidal, A., El uso descriptivo de la marca ajena, Madrid, Marcial Pons, 2000; del mismo
autor, «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servi-
cios [Comentario a las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de
mayo de 2002 (Michael Hölterhoff y Ulrich Freiesleben); de 12 de noviembre de 2002 (Arsenal
Football Club plc y Mathew Reed) y de 21 de noviembre de 2002 (Robelco NV y Robeco Groep
NV)]», ADI, XXIII (2002), pp. 337 y ss.; en relación con el agotamiento, De las Heras Lo-
renzo, T., El agotamiento del derecho de marca, Madrid, Montecorvo, 1994, y «El agotamiento
del derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», en Estudios sobre Propiedad
Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, cit., pp. 585 y ss.; Martín Aresti, P., «Art.
36. Agotamiento del derecho de marca», Comentarios a la Ley de Marcas, cit., pp. 575 y ss.
introducción en el comercio de los productos distinguidos con la marca

que el titular del signo, u otro sujeto que actúe con su consentimiento,
realicen en el Espacio Económico Europeo produce el agotamiento del
derecho de marca, e impide a su titular prohibir a terceros el uso de dicha
marca en relación con los productos así comercializados15.
En los contratos de distribución de mercancías, la entrega de los pro-
ductos que realiza el proveedor al distribuidor para su posterior difusión
en el mercado constituye el acto de introducción en el comercio a que se
refiere el art. 36.1 LM y produce el agotamiento del derecho de marca.
Atendida esta circunstancia, no parece ofrecer dudas la conclusión de
que el distribuidor no actúa bajo una licencia del proveedor cuando re-
vende los productos identificados con la marca16. Por ello, en aquellos
contratos de distribución que no impongan al distribuidor obligaciones
específicas relativas al uso del signo registrado y en los que los usos que
realice el distribuidor de tales signos sean los que naturalmente se derivan
del cumplimiento de la obligación de procurar la comercialización de
los productos distinguidos con la marca a través de su reventa, no cabe
afirmar la existencia, por innecesaria, de una licencia de marca17. En tales
supuestos, la ausencia de licencia no impedirá al distribuidor utilizar los
signos del proveedor, por ejemplo, a efectos publicitarios18, siempre que
tal uso sea un uso leal con los intereses legítimos del titular de la marca,
y se ciña a los métodos publicitarios usuales del ramo de actividad que
corresponda, evitando perjudicar la imagen de la marca. En efecto, el
uso de la marca bajo estas condiciones ha sido declarado por el TJCE
de lícita práctica por los terceros revendedores, por ser necesario para
15 STJCE de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Dan-
zinger c. Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH (TJCE/107). En nuestra jurispru-

dencia, entre otras, vid. últimamente la STS de 23 de marzo de 2007 (RJ 2007/2317).
16 Cfr., entre otros, Botana Agra, M., «Los efectos de derecho de marca y las impor-
taciones paralelas. Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 1985,

caso “Scotsman”», Actas de Derecho industrial y Derecho de Autor, vol. 12 (1987-1988),
pp. 179 y ss., p. 187; De las Heras Lorenzo, El agotamiento del derecho de marca, cit., p.
246; Puente Muñoz, T., El contrato de concesión mercantil, Madrid, 1976, p. 64; Moralejo,
El contrato mercantil de concesión, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2007, p. 196; Ortu-
ño Baeza, La licencia de marca, cit., p. 180; Roncero Sánchez, A., El contrato de licencia
de marca, Madrid, Civitas, 1999, p. 162; Martín Aresti, P., «Licencia de marca y contrato de
franquicia», cit., p. 95.
17 En el mismo sentido, Moralejo, El contrato mercantil de concesión, cit., p. 109. Este
tipo de situaciones podrían darse en algunos supuestos de contratos de distribución exclusiva

caracterizados por atribuir la exclusiva de reventa al distribuidor en un territorio determinado,
sin inclusión de otras obligaciones específicas relativas al uso de la marca del proveedor.
18 Cfr. Ortuño Baeza, La licencia de marca, cit., p. 184, que limita la posibilidad de
utilizar la marca agotada a los efectos de informar al público sobre las características de los
productos, excluyendo su uso para la atracción de la clientela hacia un determinado producto
de marca.
garantizar el principio de libre circulación de mercancías al que están

sujetos los productos afectados por el agotamiento del derecho de mar-
ca19. En consecuencia, tales usos no podrían tampoco ser impedidos al
distribuidor con fundamento en el derecho exclusivo del titular de la marca
y, por esta misma razón, tampoco precisarán ser autorizados por dicho
titular. Ello no excluye que si el uso de la marca realizado por terceros
en la comercialización posterior de los productos causa un perjuicio
al prestigio de la marca, o genera un riesgo de confusión o asociación
prohibido por el art. 34 LM, el proveedor pueda oponerse a ese uso y
a la ulterior comercialización de los productos con fundamento en la
concurrencia de un motivo legítimo que exceptúa los efectos del agota-
miento del derecho de marca en el sentido del art. 36.2 LM20.
19 Vid. los Apdos. 36 a 45 de la STJCE de 4 de noviembre de 1997 en el asunto Parfums
Christian Dior otros c. Evora BV (TJCE 1997/223). En este pronunciamiento, el Tribunal afir-
mó que «si el derecho de prohibir el uso de la marca para ciertos productos, conferido al
titular de la misma por el artículo 5 de la Directiva se agota cuando tales productos han sido
comercializados por este último o con su consentimiento, lo mismo ocurre con el derecho de
usar la marca para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos». En
consecuencia, «cuando el titular de la marca ha comercializado o ha dado su consentimiento
a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comer-
ciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca
para anunciar al público la comercialización de los mismos». Esto no obstante, el Tribunal
también advirtió que «cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercializa-
ción ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del
titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines
publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés
del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publici-
tarios usuales del ramo». En el caso de que la marca esté revestida de una imagen de prestigio o
de lujo, el Tribunal concluyó que «el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los
intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad
afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de
que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos».
20 Vid. la SAP de Valencia de 5 de octubre de 2007 (AC 2007/2063), sobre la comercia-
lización por un tercero de productos de las marcas Loewe, Christian Dior y LVHM Iberia al
margen de la red de distribución selectiva en la que, en atención a la «imagen de lujo» derivada
de las particulares características de dichos productos, entendió, de acuerdo con la doctri-
na del TJCE, que la preservación de dicha imagen forma parte del contenido de la marca, y
apreció una excepción al agotamiento del derecho exclusivo con fundamento en el art. 36.2
LM, permitiendo la oposición del titular de la marca a la comercialización de los productos
por terceros que lesionaron la imagen de la marca. Vid. también, en este mismo sentido, la
SAP Zaragoza de 20 de octubre de 2003 (AC/2003/1693) en relación con la marca Clarins,
que igualmente apreció una excepción al agotamiento del derecho de marca con fundamento
en el art. 36.2 LM, por el carácter deficitario de las condiciones en las que los terceros ajenos
a la red de distribución llevaban a cabo la comercialización de los productos de marca por
comparación con los distribuidores autorizados, con el consiguiente perjuicio a la imagen del
signo; también en relación con la marca Clarins, y en un supuesto similar, vid. la SAP de Cá-
ceres de 22 de enero de 2001 (AC 2001/542), que calificó de desleal la actuación de un reven-
dedor independiente de productos de dicha marca por conllevar un aprovechamiento desleal
de la conducta de otros distribuidores autorizados y de la reputación de la marca, generando
3.2. Usos de la marca relacionados con la promoción de

la comercialización de los productos contractuales
El argumento de que el distribuidor comercializa los productos
contractuales una vez que el titular de la marca los ha introducido en
el comercio en el sentido del art. 36.1 LM es de discutida suficiencia en
aquellos contratos de distribución integrada en los que el distribuidor
está obligado a llevar a cabo un uso de los signos distintivos del pro-
veedor particularmente intenso y cualificado. Tal uso constituye una
manifestación de la más amplia obligación de desarrollar una actividad
de promoción de la comercialización de los productos contractuales
que, para la doctrina en materia de distribución comercial, constituye
la principal obligación asumida por el distribuidor en muchos contratos
de distribución21. Así sucede en el caso de la distribución selectiva o
autorizada, donde el distribuidor suele venir específicamente obliga-
do a observar, en el desarrollo de su actividad, determinadas normas
de calidad, deberes de información y asistencia, y a promocionar los
productos de forma tal que se preserve el prestigio de la marca y, en su
caso, se confiera en virtud de estos usos un valor añadido al producto22.
También en la franquicia, donde, a la probable presencia de algunas de
las obligaciones anteriores, se añaden otras relativas al uso o a la forma
del uso de los signos distintivos (típicamente, con función de rótulo de
establecimiento)23, que tienen como finalidad contribuir a preservar la
un riesgo de confusión en los consumidores. Más recientemente, vid. también la STS de 9 de

marzo de 2009 (RJ/2009/2795), referida a la determinación de la culpa (en tanto presupuesto
para la obligación de indemnizar con arreglo al art. 37 de la derogada LM de 1988) de los jo-
yeros —revendedores de relojes con maquinaria original de la marca Omega— a los que estos
sujetos incorporaban, infringiendo los derechos de titular de la marca, una caja o brazalete
fabricado por ellos sin el consentimiento del titular de la marca.
21 Cfr. Domínguez García, «Los contratos de distribución…», cit., pp. 1344-1346;
Martínez Sanz, La indemnización por clientela…, cit., pp. 316 y ss.; Moralejo, El contrato
mercantil de concesión, cit., p. 226; Díaz Echegaray, J. L., «El contrato de distribución ex-
clusiva o concesión», en Bercovitz, A. (dir.), Contratos Mercantiles, 4.ª ed., t. I, Cizur Menor
(Navarra), Aranzadi/Thomson Reuters, 2009, pp. 762 y ss., p. 775.
22 Cfr. Echevarría Sáenz, El contrato de franquicia…, cit., p. 128; vid., sobre las obli-
gaciones de uso de la marca en la distribución selectiva, Carbajo Cascón, F., «El contrato de
distribución selectiva», en Bercovitz, A. (dir.), Contratos mercantiles, cit., pp. 815 y ss.
23 Vid. sobre el uso del rótulo del franquiciador por el franquiciado las apreciaciones de
Ruiz Peris (Los Tratos preliminares..., cit., pp. 109-110), quien considera que tal uso no es indi-
cativo de una licencia de marca, por no utilizarse el signo como marca (esto es, para diferenciar
productos o servicios), sino como rótulo, es decir, para distinguir el establecimiento. Por otra
parte, la supresión de la protección para el rótulo de establecimiento en la Ley de Marcas de
2001, sin perjuicio del régimen transitorio de protección para los ya registrados (vid., sobre el
mismo, Zubiri de Salinas, M., «Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los ró-
tulos de establecimiento registrados», en Comentarios a la Ley de Marcas, 2.ª ed., t. II, cit., pp.
1487 y ss. y, en la misma obra y por la misma autora, «Disposición transitoria cuarta. Protección
extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados», cit., pp. 1501 y ss.),
imagen unitaria de la red del franquiciador. La trascendencia de la utiliza-

ción de los signos del proveedor en estos supuestos justifica la afirmación
de que, en relación con estos usos, el distribuidor actúa bajo una licencia
del titular de la marca que a veces se califica de impropia24o, al no venir
expresamente prevista en el contrato, de tácita o implícita25.
Desde una perspectiva más cercana al concepto tradicional de licen-
cia, otros autores otorgan preferencia a la vis atractiva que la función
económica del contrato de distribución ejerce sobre los distintos usos de
la marca que lleva a cabo el distribuidor. Entienden que los usos de los
signos del proveedor en la promoción de la comercialización no pueden
desvincularse de la actividad comercializadora de dichos productos y
deben considerarse usos de la marca debidos en virtud del contrato de
distribución, y no de un contrato de licencia. Se diferencia, así, entre el
contrato de licencia de marca, el cual tiene por objeto la marca como
bien inmaterial, y los contratos de distribución, que tienen por objeto
determinados productos contraseñados con una marca26. Puesto que los
usos de la marca tienen lugar en relación con productos cuya introducción
en el mercado es imputable al proveedor en el sentido del art. 36.1 de
la LM, entienden que, en principio, dichos usos quedan afectados por
el principio del agotamiento del derecho de marca27. La importancia de
estos usos (fundamentalmente, del uso publicitario de la marca) no evita,
sin embargo, que, aun sin llegar a afirmar la presencia de una licencia de
marca, se aluda por alguno de estos autores a la presencia en el contrato
de distribución de prestaciones propias del contrato de licencia28.
Ciertamente, debe admitirse que en muchos contratos de distribu-
ción (típicamente, los pertenecientes a las categorías de la distribución
autorizada y a la franquicia) el uso de la marca a que viene obligado el
distribuidor excede del uso ordinario del signo, entendiendo por tal
el uso leal realizado con motivo de la legítima reventa del producto.
En la medida en que estos usos cualificados no puedan considerarse
obliga a articular la protección del proveedor en relación con el uso de este signo, bien como una
marca de servicios (si a ellos se refiere la prestación del distribuidor), o bien a través de las nor-
mas de competencia desleal.
24 Cfr. Domínguez García, M. A., «El contrato de franquicia», en Bercovitz, A. (dir.),
Contratos Mercantiles, t. I, pp. 876 y ss., p. 883.

25 Vid., en este sentido, Moralejo, El contrato mercantil..., cit. pp. 196-197; Carbajo
Cascón, «El contrato de distribución selectiva», en Bercovitz, A. (dir.), Contratos Mercanti-

les, t. I., cit., pp. 856 y 858.
26 Roncero Sánchez, A., El contrato de licencia de marca, cit., pp. 162-163.
27 Fernández-Nóvoa, C., Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Montecorvo,
1974, p. 376; De las Heras Lorenzo, El agotamiento..., cit., p. 246.

28 Roncero Sánchez, El contrato de licencia de marca, cit., p. 164.
afectados por el agotamiento del derecho de marca (porque exceden

del uso necesario para la mera comercialización ulterior del producto),
debe entenderse que forman parte del derecho exclusivo del titular de
la marca. De esta forma, la obligación contractual que impone tales
usos al distribuidor debe ser vista, desde la perspectiva del Derecho de
Marcas, como una autorización del titular de la marca para llevarlos a
cabo y, en esta medida, atribuírsele la naturaleza jurídica de un derecho
de licencia29.
3.3. El alcance de la licencia de marca en los contratos de distribución

El tratamiento de la cuestión planteada no debe limitarse a valorar si
en determinados contratos de distribución existe, o no, una licencia de
marca, sino también a analizar, de afirmarse su existencia, las implica-
ciones jurídicas que se derivan de la aplicación a la misma del Derecho
de Marcas. Parece por ello procedente realizar un breve análisis de las
consecuencias jurídicas que derivan de la existencia de una licencia de
marca en determinados contratos de distribución, a fin de concretar el
alcance de esta licencia, la medida en la que, en razón de dicho alcance,
resultaría de aplicación al contrato de distribución el régimen jurídico
previsto en el art. 48 LM y, por último, la protección singular y espe-
cífica que la existencia de tal licencia otorgaría el proveedor, en tanto
titular de marca.
La afirmación de la existencia de una licencia de marca en los contratos
de distribución debe entenderse limitada a los usos de la marca relativos
a la promoción de la comercialización de los productos contractuales
(fundamentalmente, el uso publicitario de la marca, la utilización en
los documentos mercantiles, en las redes telemáticas, como nombre de
dominio), con exclusión de otros usos que deben considerarse inherentes
a la comercialización efectiva llevada a cabo por el distribuidor (uso de
los signos con motivo de la oferta de reventa y de la contratación con
terceros adquirentes, de la colocación de la marca en los envoltorios de
los productos o en los embalajes de los productos vendidos), los cuales
sí estarían afectados por el art. 36.1 LM por referirse, como indica esta
disposición, a «usos del signo para productos comercializados por el titular
de la marca». Se trataría, por tanto, de una licencia parcial, cuya parcialidad
no vendría referida a los productos para los que el distribuidor puede usar
29 Consideramos así conveniente matizar la postura mantenida en ocasiones anteriores
(vid. Martín Aresti, «Licencia de marca y contrato de franquicia», cit., pp. 89 y ss.) en rela-
ción con la presencia de la licencia de marca en los contratos de distribución sin perjuicio de
insistir, como se refleja en este trabajo, en la necesidad de coordinar la protección de la marca
titularidad del proveedor con el principio de libre circulación de mercancías por el que, en
principio, están afectados los productos comercializados por el distribuidor.
la marca, como indica el art. 48 LM, sino en relación a los usos del sig-
no que se autorizan al distribuidor, dentro de los que forman parte del
contenido del derecho de marca. Aunque los amplios márgenes de la
autonomía de la voluntad para configurar el alcance de la licencia no se
oponen a que una licencia así delimitada quede amparada en el concepto
acogido por el art. 48 LM, sí conviene poner de relieve que dicha licencia
no se corresponde con el concepto tradicional del derecho de licencia
que está en la base de aquella disposición, por no atribuir al distribui-
dor/licenciatario las facultades de uso que determinan el agotamiento
del derecho de marca.
El hecho de que la presencia de esta licencia no se pueda deducir
expresamente del contrato [probablemente, porque éste no calificará
los usos de la marca, como derechos (de licencia) del distribuidor, sino
como obligaciones contractuales encaminadas a la promoción de la
marca con vistas a la óptima comercialización de los productos], no es
obstáculo para que se afirme su existencia, entendiendo que la misma
está implícita en el contrato de distribución. Pero, en tales condiciones,
resulta dudoso que tal licencia resulte inscribible en el Registro de Marcas,
ya que su presencia implícita limitará su eficacia a las relaciones inter
partes. De admitirse su inscripción30, tampoco se derivaría de ello una
legitimación a favor del distribuidor para el ejercicio frente a terceros de
las acciones por infracción del derecho de marca, pues no parece que
el distribuidor, en tanto no es responsable de la introducción de los
productos en el comercio, pudiera interponer las acciones de infracción
previstas en el art. 40 y ss. de la LM, las cuales, al facultar al demandante
para oponerse a la circulación de los productos distinguidos con la marca
infractora31, presuponen facultades de uso exclusivo de la marca (en par-
ticular, el derecho exclusivo de introducir en el comercio los productos
distinguidos con el signo) que no son reconocidas al distribuidor en el
contrato. Ciertamente, podría plantearse si dicha legitimación podría
predicarse únicamente respecto de la facultad del distribuidor de impedir
a terceros los usos de la marca para los que el contrato le autoriza. De
nuevo, el reconocimiento de esta legitimación debe ser negado para la
mayoría de los casos, con fundamento en que se tratará casi siempre
de una licencia no exclusiva, concedida a una pluralidad de sujetos (los
miembros de la red de distribución) la cual, en principio, de acuerdo
con el art. 124 LP, no atribuye al licenciatario legitimación para oponer
la marca a terceros.
30 Vid., en este sentido, Moralejo, El contrato mercantil de concesión, cit., p. 197, quien
propone el acceso al Registro de Marcas de estas licencias a través del contrato de distribución.
31 Art. 41 LM.
La caracterización del derecho de licencia de marca concedido al

distribuidor para los usos del signo dirigidos a promover la comer-
cialización de los productos contractuales exige, asimismo, examinar
la aplicación al contrato de distribución del art. 48.2 LM. Ello obliga
a cuestionar si el uso del signo por el distribuidor en la actividad de
promoción de la comercialización de los productos de forma contraria
a las condiciones establecidas por el proveedor/titular de la marca en el
contrato de distribución excluye la libre circulación de los productos
contractuales que comercializa el distribuidor (y que ya están en régimen
de libre circulación de mercancías)32. Una respuesta afirmativa a esta
cuestión permitiría al titular de la marca invocar frente al distribuidor,
en tanto licenciatario, la infracción de su derecho de marca de acuerdo
con el art. 48.2 de la LM33, así como adoptar todas las medidas asociadas
a la defensa del mismo, de acuerdo a lo establecido en los arts. 40 y ss.
de la LM, tanto contra el distribuidor, como contra los operadores que
ulteriormente comercialicen los productos.
Para analizar esta cuestión, debe tenerse en cuenta la doctrina del
TJCE sobre la necesaria coordinación entre el contenido del derecho de
marca y el principio de libre circulación de mercancías. En relación con
las consecuencias del incumplimiento de las normas de calidad impuestas
al licenciatario, el TJCE señaló en su Sentencia de 22 de junio de 199434
que la posibilidad de control que tiene el licenciante sobre su licenciatario
impide al primero alegar la violación de su marca cuando el segundo no
respeta las normas de calidad impuestas en el contrato, de manera que
una Ley nacional que ofreciera al licenciante la posibilidad de alegar la mala cali-
dad de los productos del licenciatario para oponerse a su importación debería ser
inaplicada por ser contraria a los arts. 30 y 36 del TCE. Si el licenciante tolera la
fabricación de productos de mala calidad a pesar de tener los medios contractua-
les para impedirlo, tiene que asumir la responsabilidad que de ello resulte35.
Esta interpretación, limitativa de la facultad del titular de la marca

de invocar la infracción de su derecho exclusivo por su licenciatario
con fundamento en el art. 8.2 de la DM (art. 48.2 LM), ha sido matizada
32 Así, p. e., el uso del signo en campañas publicitarias o como nombre de dominio sin estar
autorizado para ello o utilizando la marca de forma contraria a la autorización del proveedor.
33 Tal y como reconocen, por ejemplo, en relación con el licenciatario que está facultado
para introducir en el comercio los productos distinguidos con la marca, De las Heras Lo-
renzo, «El agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia»,
cit., p. 601, y Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, cit., p. 562.
34 STJCE de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Dan-
zinger c. Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH (TJCE 1994/107).

35 STJCE, IHT Internationale Heiztechnik GMBH, Apdos. 34 a 38.
en la más reciente Sentencia del TJCE de 23 de abril de 200936. En este

pronunciamiento el Tribunal puntualizó —en atención al renombre
de la marca en cuestión— la doctrina sostenida anteriormente sobre la
imposibilidad del titular de la marca de invocar la infracción de su de-
recho frente a un licenciatario que incumpliese las normas de calidad
del contrato de licencia, estableciendo que, para poder invocar frente al
licenciatario los derechos conferidos por la marca con fundamento en
el incumplimiento de las normas de calidad, «es necesario que se deter-
mine que tal incumplimiento causa un perjuicio al aura y a la imagen
de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo»37.
En consecuencia, en las condiciones anteriormente señaladas, deberá
entenderse que la comercialización del licenciatario no se ha realizado
con el consentimiento del titular de la marca y, en consecuencia, no se
produce el agotamiento del derecho de acuerdo con el art. 7.1 DM (art.
36.1 de la Ley española de Marcas).
Ciertamente, los casos planteados ante el TJCE se refieren a licen-
ciatarios en un sentido «pleno», que al estar autorizados para fabricar
y dar al comercio los productos distinguidos con el signo registrado
provocan el agotamiento del derecho de marca. A diferencia de ello, en
los contratos de distribución que incorporan obligaciones específicas
(o deducidas de los términos del contrato) de uso de los signos, dichos
usos se producen en el marco de una actividad de comercialización de
productos cuya previa introducción en el comercio es imputable al
proveedor. Ello no obstante, los pronunciamientos del TJCE resultan
relevantes para el tema que nos ocupa, en la medida en que mantienen
una concepción amplia del agotamiento del derecho de marca (favore-
cedora, por tanto, de la libre circulación de mercancías), en relación con
la actividad del licenciatario.
De acuerdo con lo afirmado por el TJCE, los actos de comercialización
del licenciatario producen, por regla general, el agotamiento del derecho
de marca38. De esta forma, la infracción por el licenciatario de las condi-
ciones de uso de la marca no significa (al margen de sus consecuencias en
el plano contractual) que necesariamente exista, al mismo tiempo, una
infracción del derecho de marca en el sentido del art. 48.2 LM.
36 STJCE (Sala Primera) de 23 de abril de 2009, Copad SA c. Christian Dior Couture SA y
otros (TJCE/ 2009/89).

37 Sentencias del TJCE en los asuntos Copad c. Christian Dior (Apdo. 37) e IHT Inter-
nationale Heiztechnik GMBH (Apdos. 34 a 38).

38 En tal sentido, en su Sentencia Copad c. Christian Dior (Apdo. 46), el TJCE afirmó
que «debe considerarse, en principio la comercialización por un licenciatario de productos

designados con la marca se ha efectuado con el consentimiento del titular de la marca, en el
sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva de Marcas».
Si el incumplimiento de las condiciones de uso del signo distintivo

por un licenciatario no supone una infracción de la marca, ello no im-
pedirá la producción del agotamiento del derecho del titular, de manera
que a dicha infracción sólo cabrá atribuirle una eficacia inter partes.
Por iguales o, quizá, mayores razones (porque en el contrato de dis-
tribución la primera comercialización es imputable al proveedor y no
al distribuidor, habiéndose determinando, con ella, el agotamiento del
derecho), habrá que admitir la posibilidad de que el distribuidor pueda
contravenir las obligaciones de uso de la marca impuestas en el contrato
de distribución para la promoción de la actividad de comercialización
—esto es, los límites de la licencia de uso del signo— sin que ello afecte
a la libre circulación de los productos contractuales. La contravención
del distribuidor, no obstante referirse a las condiciones de uso del signo
distintivo, tendría una eficacia relativa, limitada a las partes. De este
modo, aun cuando esta infracción se califique como la infracción del
derecho de licencia concedido al distribuidor, los efectos de la misma
serían los propios de una infracción contractual, de manera que dicha
infracción no atribuiría al proveedor mayor protección que la derivada
del Derecho de Obligaciones y Contratos39.
El dato de que el TJCE haya mantenido una interpretación restrictiva
del art. 8.2 de la DM (artículo 48.2 de la LM) a la hora de determinar si
la infracción del licenciatario de las normas de calidad en relación con
el uso de la marca supone, al mismo tiempo, una infracción del derecho
de marca no excluye que en determinados supuestos dichas infracciones
supongan una violación del derecho del titular. Así lo ha entendido el
TJCE en la citada Sentencia de 23 de abril de 2009 para el caso en el que,
por tratarse de una marca que goza de renombre, deba considerarse que
la infracción de las condiciones de uso de la marca impuestas a un licen-
ciatario autorizado para fabricar y comercializar productos de esa marca
ocasione un perjuicio al prestigio del signo. Las mismas consecuencias
jurídicas se derivarían si, ese mismo perjuicio, lo ocasiona la actividad de
un distribuidor de productos distinguidos con este tipo de marcas que
incurre, por ejemplo, en un grave incumplimiento de sus obligaciones en
relación a la difusión publicitaria de la marca. En tal caso, de acuerdo con
la doctrina sentada por el TJCE, debería afirmarse la existencia de una
infracción del derecho de marca por parte del distribuidor (en relación
39 Esta amplia concepción del agotamiento del derecho de marca favorece el principio de
libre circulación de mercancías y opera en contra del interés del titular de la marca, quien no
siempre podrá invocar la infracción de los límites de utilización de la marca por el distribuidor
para fundamentar en ello una infracción del derecho de marca. Sobre las diferentes consecuen-
cias de la infracción del licenciatario, e interpretando ampliamente la facultad de oposición de
la marca del licenciante, vid. la SAP de Toledo de 9 de abril de 2001 (AC 2001/1786).
con estos usos, también licenciatario) en virtud del art. 48.2 LM que,
además, enervaría los efectos del agotamiento producido por la previa
comercialización de los productos realizada por proveedor. Este último,
en tanto titular de la marca (pero no los distribuidores de la red que, por
su condición de licenciatarios no exclusivos carecerían, prima facie, de
legitimación), podría oponerse a la ulterior comercialización de los pro-
ductos contractuales por el distribuidor con base en el art. 48.2 LM, y
también a la de otros revendedores a los que éste hubiera transmitido los
productos, con fundamento, en este segundo caso, en un motivo legítimo
que excluye los efectos del agotamiento (art. 7.2 DM y art. 36.2 LM).
Debe también plantearse qué sucede en el supuesto de que el distri-
buidor cumpla puntualmente con las obligaciones de uso de la marca
derivadas del contrato, pero no observe la debida diligencia en los actos
de ulterior comercialización de los productos distinguidos con ella, de
manera que, por ejemplo, una defectuosa manipulación del producto
con motivo de su transporte, de su almacenamiento o de su conserva-
ción altere su estado original e impida de forma sobrevenida el correcto
cumplimiento de las funciones de la marca. En la medida en que este
incumplimiento afectase a la imagen de prestigio o a la sensación de
lujo de la que están investidos los productos distinguidos por la marca,
tal incumplimiento podría tratarse, como en el caso anterior, como una
infracción del derecho de marca con fundamento en el art. 48.2 LM.
En cambio, si los productos contractuales (y, por tanto, la marca) no
están investidos de un prestigio específico, la infracción de las normas
de calidad en su comercialización impuestas en el contrato de distribu-
ción no parece por sí sola, a la vista de la Jurisprudencia comunitaria,
justificación suficiente para invocar la violación de la marca con base
en el art. 48.2 LM. En este caso, podría plantearse si cabría invocar la
violación del derecho de marca con fundamento en la concurrencia de
un motivo legítimo que exceptuase el agotamiento en el sentido del art.
36.2 LM40. El dato de que, en este caso, la actuación del distribuidor sea
constitutiva de una infracción del contrato de distribución no impide
40 En efecto, tal y como se deriva del propio art. 7.2 de la DM y del correspondiente art.
36.2 de la Ley española, el hecho de que un licenciatario agote, con la introducción de los
productos en el comercio, la marca del titular, no impide que posteriormente ésta resulte opo-
nible a otros operadores que ulteriormente comercializan los productos, si existe un motivo
legítimo para ello. En tal sentido, el TJCE afirmó en la citada sentencia de 23 de abril de 2009
(Apdo. 59), que «… cuando la comercialización de productos de prestigio por el licenciatario
mediando el incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia deba no obstante con-
siderarse hecha con el consentimiento del titular de la marca, este último solo podrá invocar
tal cláusula para oponerse a la reventa de estos productos sobre la base del art. 7.2 DM en el
supuesto de que se determine, habida cuenta de las circunstancias propias del caso, que tal
reventa causa un perjuicio a la reputación de la marca».
que, en tanto titular de la marca, el proveedor pueda apelar además a la

protección adicional que se deriva del Derecho de Marcas. Tampoco es
obstáculo para invocar aquella disposición el hecho de que el distribuidor
no sea un tercero, sino parte de la relación contractual, si se entiende que
cuando el art. 36.2 LM se refiere a los «terceros» no atiende a la inexis-
tencia de una vinculación jurídica entre el titular de la marca y el sujeto
que la utiliza en la comercialización ulterior de los productos (aunque
ello sea lo habitual), sino que se refiere a que el sujeto al que se opone
el derecho exclusivo utiliza la marca de una forma que, en principio, es
libre, por referirse a productos que están en régimen de libre circulación
de mercancías.
III. El uso de los signos distintivos del proveedor

y la extinción del contrato de distribución
Finalizada la relación contractual entre el distribuidor y el provee-
dor, el primero debe cesar en la utilización de los signos distintivos
que diferencian los productos o servicios contractuales, y evitar, en el
desarrollo de su actividad económica posterior a la extinción del con-
trato, la generación de cualquier riesgo de confusión o asociación en el
mercado derivado del uso de signos distintivos idénticos o similares a
los del proveedor.
Extinguido el contrato, el antiguo distribuidor debe ser considerado
como un tercero en relación con el uso de la marca. Como ha apuntado
la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 200941, la retira-
da de los signos viene impuesta por la normativa contractual y por la
lógica de la extinción del vínculo. En efecto, desde la perspectiva del
Derecho de Marcas, la aludida extinción del vínculo contractual supone,
en principio, la ausencia de base jurídica legitimadora para el uso de la
marca por parte del distribuidor, por lo que la continuación por éste en el
uso de los signos distintivos del antiguo proveedor después del contrato
de forma que pueda generarse un riesgo de confusión o asociación, o un
aprovechamiento indebido de la reputación de la marca del proveedor,
supondría una infracción del derecho de marca reconocido a este último
en el art. 34 LM. Así sucedería, en particular, si por el uso de dichos signos
el distribuidor transmitiese la impresión de que continúa perteneciendo
a la red de distribución del titular de la marca42.
41 (JUR 2009/255230).
42 STS 22 de mayo 2009 (JUR 2009/255230).
El principio de la prohibición del uso de los signos del proveedor en

contravención del art. 34 LM debe guiar la liquidación de la relación
contractual entre el proveedor y el distribuidor. Así, en primer lugar,
la extinción del contrato de distribución exige la retirada por parte del
distribuidor de rótulos, envoltorios y demás elementos que contengan
la marca del proveedor o el uso de otros que puedan ser asociados con la
imagen de la marca, así como la abstención de la actividad publicitaria
que, en tanto distribuidor, viniese realizando de los productos que
incorporan la marca del titular43. Aunque resulte obvio, también debe
advertirse que la disposición por el distribuidor sobre otros elementos
materiales del negocio, tales como el local donde éste hubiera venido
desarrollando su actividad, debe realizarse desvinculada del otorgamiento
de cualquier derecho sobre la marca del proveedor44.
La prohibición de que el antiguo distribuidor utilice en su actividad
económica futura signos registrados u otros indicadores exteriores que
puedan generar un riesgo de confusión con los del anterior proveedor
reviste especial trascendencia cuando, como es habitual, tras la extinción
del contrato el antiguo distribuidor continúa operando en el mismo
mercado de productos o servicios. En estos supuestos, y en relación al
contrato de franquicia, la jurisprudencia menor ha exigido que el anti-
guo franquiciado establezca las diferencias entre su nueva actividad y la
actividad anterior, «bien acudiendo a un rótulo comercial plenamente
diferenciador del anterior, bien remodelando el establecimiento para
apartarlo de la estética de la franquicia»45.
En ocasiones, el cese en el uso de la marca del proveedor y la utilización
de signos distintos por parte del antiguo distribuidor no es suficiente para
proteger el interés del proveedor cuando aquél permanece en el mismo
43 SAP de Zaragoza de 18 de julio de 2008 (JUR 2008/272692).

44 Vid. la SAP de Cádiz de 16 de marzo de 2006 (AC 2006/1108). Vid., asimismo, los
Autos de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de octubre de 2004 (JUR/2006/39397) y
de Zaragoza de 23 de mayo de 2006 (JUR 2006/165262), así como la Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Granada de 12 de noviembre de 2002 (JUR 2003/31050), en relación con la
adopción de medidas cautelares consistentes en el cese del uso de la marca en casos de extin-
ción de la relación contractual por transcurso de la duración del contrato, o de la resolución
instada por el proveedor ante el incumplimiento del distribuidor.
45 En este sentido, vid. la SAP de Madrid de 23 de marzo de 2007 (JUR 2007/213630),
en la que se apreció la existencia de un acto de confusión (si bien en virtud de la aplicación

de la LCD) imputable a un franquiciado que, tras la resolución del contrato de franquicia,
continuó operando en el mismo sector y en el mismo establecimiento, manteniendo la mis-
ma configuración externa del local y operando bajo una marca (Jamaicano’s) confundible con
la del franquiciador (Jamaica). Acerca de la prohibición del uso de los signos identificativos de la
franquicia tras la extinción del contrato, vid. asimismo la SAP de 17 de diciembre de 1996 (AC
1996/2585).
mercado de productos o servicios que constituían el objeto del contrato de

distribución. Esta situación se ha planteado, de nuevo, en el contrato
de franquicia, en el que la marca es, a pesar de su importancia, sólo un
componente más de los varios elementos que integran el sistema o mo-
delo de comercialización del franquiciador. Así lo puso de manifiesto la
interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 200546,
que apreció un uso indebido del know-how transmitido por el antiguo
franquiciador al antiguo franquiciado, quien, con posterioridad a la extin-
ción de la franquicia, continuó operando en el mismo sector de actividad
al que ésta se refería, bajo un signo distinto a la marca del franquiciador,
pero utilizando los conocimientos confidenciales transmitidos por éste.
En casos como el contemplado por esta sentencia, la protección que con-
fiere el Derecho de Marcas al franquiciador es limitada, y su protección
no alcanza a tutelarlo frente al uso indebido de otros elementos de su
método de comercialización. De ahí que la tutela del modelo empresarial
del franquiciador frente a los antiguos franquiciados que están fuera del
sistema de franquicia —pero que conocen de primera mano los métodos
y sistemas del franquiciador— precise, en estos casos, el complemento
imprescindible de las normas de competencia desleal.
Por último, hay que recordar que la obligación de cesar en el uso de
la marca del proveedor que incumbe al distribuidor una vez finalizado
el contrato no significa que éste no pueda hacer ningún uso de la marca
del proveedor. Tratándose de un contrato de distribución de productos,
el propio contrato puede contener previsiones en relación con el destino
de los stocks del distribuidor, cuya existencia es consecuencia, a veces, de la
obligación asumida por éste de realizar un volumen mínimo de compras
al proveedor47. La existencia de una obligación del proveedor de adquirir
esta mercancía al fin del contrato es una cuestión que debe determinarse
con arreglo a las estipulaciones contractuales48 o, en su caso, en función
de las causas de la extinción de la relación jurídica49. En todo caso, y por
lo que aquí interesa, es claro que la venta de dichos productos por parte
del distribuidor tras la extinción del contrato es lícita desde el punto de
vista del Derecho de Marcas si se realiza en los límites de uso de la marca
considerados libres en la interpretación del TJCE del art. 7.2 DM sobre
el alcance del agotamiento del derecho de marca.
46
(RJ 2005/8274).
47
Cfr. Moralejo, El contrato mercantil de concesión, cit., p. 303.
48 Cfr. Carbajo Cascón, «El contrato de distribución selectiva», cit., p. 864.
49 Vid. la distinción que, en función de este criterio, establece Moralejo, El contrato
mercantil de concesión, cit., p. 304.

En definitiva, el posible uso de la marca por el antiguo distribuidor

debe ceñirse a los términos en los que, según el TJCE, los terceros
pueden hacer uso de la marca ajena. Junto a la licitud del (limitado) uso
publicitario del que se ha ocupado el TJCE modulado por la particular
protección que merecen las marcas notorias y renombradas50, resultan
igualmente de aplicación al distribuidor las precisiones jurisprudenciales
en relación con las condiciones de uso del signo del proveedor en los casos
establecidos por el art. 37 LM. Son evidentes las dificultades puestas de
manifiesto por la doctrina y la jurisprudencia para la delimitación práctica
entre lo que es un uso mantenido en los límites de la citada disposición
y un uso que, por no ser «conforme a las prácticas leales en materia in-
dustrial o comercial», suponga una intromisión en el derecho exclusivo
diseñado por el art. 34.2 LM51. En relación con estos usos, debe tenerse
en cuenta, además, que quien ha sido distribuidor de los productos de
marca de un tercero, particularmente si ésta goza de cierta implantación
o de renombre, debe extremar la diligencia en el respeto del interés del
titular de la marca, por el riesgo añadido de que la evocación o el uso
del signo que realiza quien fue distribuidor de los productos transmita
a los terceros la falsa idea de la continuidad de la relación contractual ya
extinguida y de su pertenencia a la red de distribuidores, o de otro tipo
de relación entre las partes52. Un supuesto de este tipo ha sido reciente-
mente analizado por la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 22
de mayo de 2009 en la que, con apoyo en la STJCE de 23 de febrero de
199953, se declaró la infracción de la marca BMW por parte de un antiguo
concesionario que continuaba utilizando la marca tras la extinción del
contrato pretendiendo amparar dicho uso en el art. 37 c) LM, apelando
a su condición de reparador independiente.
50 Vid., infra III.

51 Curto Polo, M., «Infracción del derecho de exclusiva marcario mediante la publici-
dad comercial de carácter confusorio. Diferenciación de supuestos y reacciones jurídicas», en
Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar, Madrid, La Ley, 2009, pp. 413 y
ss., pp. 433 y ss.; en la misma obra, Martín Aresti, P., «Consumidor, marcas y publicidad»,
pp. 143 y ss. (pp. 165 y ss.).
52 Vid. la STJCE de 23 de febrero de 1999 en el asunto BMW (TJCE 1999/31), Apdo. 51.
53 STJCE de 23 de febrero de 1999, BMW, citada en nota anterior.
Algunas consideraciones en relación al registro de la
marca del principal por el «agente o representante»
en la distribución internacional
Isabel García Martín
Universidad de Salamanca*
Vanessa Jiménez Serranía

Sumario: I. Introducción. II. Finalidad y presupuestos de la específica pro-

tección prevista para la marca del agente. III. Delimitación del presupuesto
subjetivo regulado como «marca de agente o representante»: 1. Determinación
del concepto de «agente o representante»; 2. Posible ampliación de la noción de agente
o representante a otros supuestos. IV. Circunstancias que legitiman la actuación
del agente: 1. Forma de la autorización otorgada por el principal; 2. Consecuencias
de la autorización conferida al agente o representante para la defensa del titular de la
marca. V. Registro por el agente o representante de marcas semejantes a la
del principal.
I. Introducción
E l mercado actual tiene como rasgo esencial la producción y

oferta masiva de productos y servicios. Dentro de ese sistema
competitivo de economía de mercado, las marcas, como signos dis-
tintivos, cumplen la función de simplificar la búsqueda y decisión
* La coautora es miembro del Programa de Investigación que lleva por título: Los con-
tratos de distribución en las propuestas armonizadoras del Derecho contractual europeo. Re-
percusiones en el Derecho español, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER
2010-19956) para los años 2011-2013.
40 ISABEL GARCÍA MARTÍN Y VANESSA JIMÉNEZ SERRANÍA
de los consumidores, ya que identifican y diferencian los productos o

servicios que una determinada empresa ofrece1.
Al tiempo, el productor o prestador de servicios o mayorista pretende
la máxima expansión de su empresa o sus productos a nuevos mercados.
De manera que se ve obligado a disponer de canales de distribución
cada vez más amplios y eficaces, adaptados a las características de sus
productos y a las preferencias de los destinatarios, conservando en lo
posible un alto grado de control sobre los mismos. Dentro de estas vías
de distribución, las empresas que desean introducirse en el mercado de
otro país o expandir su negocio en el ámbito nacional hallan una opción
que les resulta menos arriesgada que la derivada de la creación de una
estructura organizativa propia: el recurso a un sistema de colaboradores
independientes, articulando jurídicamente su relación a través de «con-
tratos de distribución comercial»2.
Dichos contratos de distribución comercial, en su sentido más general3,
establecen un vínculo estable y duradero entre las partes y que, con sus
1 Así aparece recogido en el artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,

cuando dice: «Se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica
que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»,
así como en el considerando undécimo de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros en materia de marcas, teniendo su reflejo en la Jurisprudencia nacional [STS (Sala
de lo Civil, Sección 1.ª), n.º 364/2010 de 2 junio. RJ 2010\2664, SAP Murcia (Sección 4.ª), n.º
242/2010 de 6 mayo. AC 2010\485, AP Madrid (Sección 28.ª), n.º 235/2010 de 3 noviembre. AC
2011\67, SAP Murcia (Sección 4.ª), sentencia n.º 106/2009 de 12 de febrero. AC 2009\425, SAP
Tarragona (Secc. 2.ª) 585/2004, de 14 de junio (ARP 2004\481, JMerc Madrid, n.º 5, sentencia
n.º 228/2009 de 2 de diciembre. AC 2010\778), así como en la comunitaria (v. gr. STJC —actual
TJUE— 17 de octubre de 1990 (SA CNL-Sucal NV c. Hag CF AG), STJCE 29 de septiembre
de 1998 (Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.), STJCE 12 de diciembre de
2002 (C-273/00, Ralf Sieckmann c. Deutshes Patent-und Markenamt), STJCE 12 de febrero
de 2004 (C-218/01, Henkel KgaA c. Deutches Patent-und Markenamt)].
2 Al hablar en este artículo de contratos de distribución, adoptamos un concepto «lato
sensu», que difiere del que aparece en el artículo 1 del Proyecto de Ley sobre Contratos de
Distribución de 29 de junio de 2011 («Se entenderá por contratos de distribución, […] aquellos
contratos, cualquiera que sea su denominación, que tengan por objeto establecer las condiciones
en las que una de las partes, denominada distribuidor, se obliga frente a la otra, denominada
proveedor, a realizar actos u operaciones de comercio consistentes o relacionadas con la venta de
productos, prestación de servicios o la combinación de ambos, de manera continuada o estable,
actuando como empresario independiente y asumiendo el riesgo y ventura de tales operacio-
nes») ya que este último deja fuera de su ámbito de aplicación el contrato de agencia.
3 Los contratos de distribución comprenden todo procedimiento aplicado a instancias de
los productores para la comercialización de los productos o servicios, es decir, el conjunto
de actividades de intermediación que permiten al productor llegar al consumidor. Dentro de los
fenómenos económicos de distribución nos encontramos con los fenómenos de distribución
directa por el propio productor mediante órganos propios (sucursales o filiales) o por órganos
extraños (agentes, comisionistas) y las técnicas de distribución indirecta simple (intermedia-
rios tradicionales) o integrada (concesionarios, distribuidores autorizados y franquiciados).
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA... 41
notas específicas que les otorgan singularidad jurídica, se caracterizan por

la obligación común de promover la comercialización de los productos
o servicios del empresario principal, identificados a través de su marca.
Las distintas modalidades de distribución, más allá de sus características
jurídicas diversas, crean estrechos vínculos de colaboración entre las partes
que justifican que el distribuidor se obligue, en mayor o menor medida,
a seguir las directrices de comercialización impuestas por el principal
al objeto de lograr la unidad de imagen pretendida4. La reputación o
prestigio de la marca, su implantación en el mercado revertirá, durante
el transcurso del período contractual, en interés tanto del principal
como de los distribuidores, cuyos beneficios contractuales, anudados
—directa o indirectamente— al volumen de negocios, dependerán, en
buena medida, de la imagen de la marca en el mercado y de la eficacia
de la red de colaboradores.
En este ámbito de la relación entre la distribución, en general, y los
conflictos planteados por la atribución de la titularidad sobre la marca
en las relaciones entre el principal (extranjero) y distribuidor (nacional)
es donde pretendemos centrar nuestra atención. No en balde muchos
empresarios se han esforzado en conquistar nuevos mercados exteriores,
mediante la implantación de redes de venta y de distribución acudiendo
a la colaboración de agentes o representantes locales y evitando así la
creación o adquisición de filiales en el extranjero5.
En este contexto, el problema que late bajo el epígrafe «marca de agente
o representante» deriva, en buena parte, de que en muchas ocasiones la
relación entre el titular de la marca y su agente o representante, en lo
que respecta al registro o a la utilización de la marca por parte de este
último, no aparece debidamente reflejada en el contrato; bien porque la
regulación sea insuficiente, bien porque sea inexistente, o bien porque
ni siquiera exista reflejo documental de la relación establecida.
Según Domínguez García, se pueden definir como «esquemas de organización de relaciones

jurídicas complejas, en el que se señalan las obligaciones y derechos de las partes junto a una
serie de actos singulares o de ejecución», Domínguez García, M. A., «Aproximación al régi-
men jurídico de los contratos de distribución. Especial referencia a la tutela del distribuidor»,
RDM (1985), pp. 419 a 485.
4 Atendiendo al grado de integración de la red de distribuidores, en función de las di-
versas fórmulas ofrecidas por la práctica jurídico-económica, las obligaciones asumidas por el
distribuidor variarán. Font Rivas, A., Mercado común y distribución. La distribución exclu-
siva y selectiva a través de representantes y concesionarios, Barcelona, Bosch, 1987, pp. 5 y ss.
Gallego Sánchez, E., La franquicia, Madrid, Trivium, 1991, pp. 68 y ss. Curto Polo, M.,
La cesión de marca mediante contrato de compraventa, Aranzadi, 2002, pp. 217-219.
5 Pellisé de Urquiza, F., Los contratos de distribución comercial, 1999, pp. 21 y ss.
Tal situación ha sido origen de frecuentes controversias, dado que no

es inusual constatar en la realidad del tráfico que un agente o represen-
tante designado por quien es titular de una marca en otro país, y cuyo
nombramiento persigue la comercialización de los productos o servicios
contraseñados con esa misma marca en otro país, registra a su nombre
la marca, sin autorización del principal, apropiándose de ella en el país
donde debe realizar la comercialización. Esta forma de actuar, derivada
del principio de territorialidad en la protección de derechos de propie-
dad industrial e intelectual, genera obvias e injustificadas ventajas para
el agente o representante —que pasa a disfrutar de una mejor posición
negociadora o, en su caso, a condicionar el futuro de las relaciones
contractuales existentes—, al tiempo que el principal se ve privado del
derecho sobre su marca en otro país, porque se ha apropiado de ella su
colaborador.
A esto habría que añadir los problemas de índole similar que se sus-
citan cuando los elementos esenciales del supuesto de hecho descrito se
manifiestan en el ámbito de la fase precontractual, con independencia de
que efectivamente los contactos culminen en la celebración de un contra-
to de distribución. En efecto, es relativamente frecuente que cuando el
titular marcario entabla contactos tendentes a lograr la comercialización
de sus productos o servicios en otro Estado, el tercero contactado en el
mismo registre a su propio nombre la marca del titular extranjero. De
este modo, apoyándose en la marca registrada a su nombre en su propio
país, el aspirante a agente o representante maneja la marca registrada a su
nombre como medio para obtener condiciones contractuales ventajosas
que, en otro caso, el titular de la marca extranjera no estaría dispuesto
a conceder.
La citada problemática puede extenderse en la práctica a los casos
en los que, tras la denuncia, o tras la finalización del contrato de dis-
tribución, quien ha sido agente o representante solicite el registro de
la marca del principal, para, de este modo, forzar la prolongación del
contrato de distribución u obstaculizar la actividad del principal, o bien
aprovecharse de su posición concurrencial en el mercado y utilizar la
marca del principal para comercializar productos o servicios de distinta
procedencia6.
6 SAP Navarra (Secc. 3.ª) 47/2005 de 30 de marzo [AC/2005/1830], SAP Islas Balea-
res (Secc. 5ª) 438/2005 de 25 de octubre [AC/2006/85], SAP Granada (Secc. 4.ª) 219/2005
de 11 de abril [JUR/2005/138363], SAP de Alicante (Sección Tribunal de Marca Comunita-
ria), 50/2006 de 3 febrero (AC\2007\382), SAP Barcelona (Secc. 15.ª) 401/2007 de 20 de julio
[JUR/2007/336372], SAP de Madrid (Sección 28.ª) 88/2011 de 18 marzo (AC\2011\1042).
Como es bien sabido las cuestiones planteadas tienen larga tradición en

el tráfico internacional. Y así, tras algunos intentos fallidos, en la revisión
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en
adelante CUP), realizada en Lisboa en el año 1958, se incluyó el art. 6
septies7 para intentar aportar una solución a los mismos. En él se confiere
al titular de una marca el derecho a oponerse al registro solicitado o a
reclamar la anulación o la transferencia a su favor del registro efectuado
por su agente o representante sin su consentimiento, así como a prohibir
el uso del mismo, cuando el agente o representante no pueda justificar
sus actuaciones.
De tal regulación parece derivarse, en primer lugar, que el distribui-
dor sólo va a estar habilitado para realizar el registro en el supuesto de
que tenga autorización del titular de la misma o de que exista alguna
justificación8. Y, en segundo lugar, la legislación marcaria deberá ofrecer
al titular de la marca, mediante varios tipos de acciones, la protección
adecuada para que pueda defender su derecho.
II. Finalidad y presupuestos de la específica protección

prevista para la marca del agente
Conviene tener presente que la Ley de marcas (Ley 17/2001, de 7
de diciembre, en adelante LM) recoge como principio general que el
derecho exclusivo sobre la marca se adquiere por su registro. Ello no
es óbice para establecer, al tiempo, ciertas excepciones al principio de
inscripción registral en beneficio de terceros. De esta manera se pretende
evitar que al amparo de la vigencia del principio de inscripción registral
puedan legitimarse conductas lesivas de posiciones ajenas. Ni que decir
tiene que tales excepciones no podrán tener un alcance tal que cuestio-
nen drásticamente el principio general9. En este contexto el art. 2 LM,
7 Art. 6 septies CUP: «1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en
uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca
a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al
registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su
favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.
2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo que antecede, el
derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha auto-
rizado esta utilización.
3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del
cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo».
8 Monteagudo, M., «El registro de marca en fraude de los derechos de tercero o con
violación de una obligación legal o contractual», Aranzadi Civil, vol. III (1994), pp. 99 y ss.
9 El nacimiento de un derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse sobre dos prin-
cipios: el de prioridad de uso y el de inscripción registral. El segundo principio citado, implica
tras establecer que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere

por el registro válidamente efectuado, indica en su apartado segundo
que si el registro de la marca o la solicitud hubieran sido realizados en
fraude de los derechos de un tercero o en violación de una obligación
legal o contractual se reconoce al perjudicado la posibilidad de ejercitar
la denominada acción reivindicatoria.
En sintonía con este mismo planteamiento nos encontramos con el
caso del artículo 10 LM, en el cual se contempla el registro de la marca
por el agente o representante10, teniendo como homólogo respecto a la
que el nacimiento del derecho de marca tiene lugar mediante una inscripción registral y con
independencia de que el correspondiente signo se hubiese usado anteriormente en el mercado
a fin de diferenciar los productos o servicios del titular. Si bien el principio de prioridad en el
uso, como afirma Fernández-Nóvoa (Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre el Derecho de
Marcas, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 80-83), en la esfera ontológica es superior al princi-
pio de inscripción registral, debido a la naturaleza de bien inmaterial de la marca, por lo que,
desde la óptica de su utilización en el mercado, ha de ser protegido como un derecho de exclu-
siva, y dicha protección debe revestir la suficiente seguridad jurídica, por lo que, como afirma
Beier, el momento favorable al principio de la inscripción registral ha venido intensificándose
a medida que se ha ido forjando el sistema comunitario de marcas (Beier, F. K., Markenre-
chtlinche Abhandlungen, Beiträge zur neueren Entwicklung des Warenzeichen-, Austanttungs
und Herkunftsschutzes 1956 bis 1985, Colonia, Heymanns, 1986, pp. 190-191). En nuestro or-
denamiento jurídico, el reconocimiento del nacimiento del derecho sobre la marca ha pasado
por distintos sistemas desde el recogido en el EPI de 1929 hasta el consagrado en la actual LM
(vid. Fernández-Nóvoa, Tratado…, op. cit., p. 89). En el texto de la vigente LM, el art. 2.1
establece que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente
efectuado de conformidad con las disposiciones de la propia Ley. Sin embargo, la propia LM
recoge una serie de supuestos en los que se reconocen ciertos efectos a la realidad no reflejada
en el mundo tabular. De esta manera el art. 2.3 LM atribuye, a quien tenga derecho sobre una
marca no registrada por él, la facultad de ejercitar la acción reivindicatoria de la propiedad de
la misma, frente a quien la hubiera solicitado con fraude de su derecho o con violación de una
obligación legal o contractual. En esta misma línea, el art. 10 protege a los titulares de marcas
en algún Estado miembro del CUP o de la Organización Mundial del Comercio, pero no
registradas en España, y el art. 34 en su apartado 5 dispone que el derecho de exclusiva con-
cedido al titular de la marca se aplicará también en el caso de marca «notoriamente conocida»
en España. Vid en general sobre la adquisición del derecho sobre la marca, Bercovitz Rodrí-
guez-Cano, A., «Artículo 2», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.), Comentarios a la
Ley de Marcas, Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 106 y ss. Fernández-Nóvoa, C., Tratado…,
op. cit., pp. 70 y ss. Ferrándiz Gabriel, J. R., «Prohibiciones absolutas de registro: signos
que no pueden ser marca y carentes de carácter distintivo», en AA. VV., La marca comunita-
ria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación del Tribunal de marcas de Ali-
cante. Estudios de Derecho Judicial, Madrid, CGPJ, 2005, pp. 21-24. Massager Fuentes,
J., voz «Marca», Enciclopedia Jurídica Básica, vol. III, pp. 4171 y ss. Además, por otro lado,
tal y como comenta el maestro A. Bercovitz, el sistema establecido en nuestro ordenamiento
exige el uso efectivo de la marca registrada, de manera que sólo la marca realmente usada en
el mercado puede conservarse y permite ejercitar las acciones correspondientes al derecho
exclusivo.
10 Art. 10 LM: «1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un
tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organiza-
ción Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento
de dicho titular.
marca comunitaria el art. 8,3 del Reglamento (CE) n.° 40/94 del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria11, sustituido por
el Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca comunitaria (versión consolidada) (en adelante, RMC).
En el art. 10 LM se pretende evitar que el agente o representante
de un tercero que sea titular de una marca en otro país miembro del
Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio pueda
registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular12.
Contemplando tanto el registro realizado por un agente o representante
sin mala fe, aunque sin permiso del titular, como, por supuesto, el reali-
zado, interviniendo mala fe en la actuación del colaborador desleal. De
manera que la específica protección prevista para la marca del agente
2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular

contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, con-
forme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular,
serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3
del artículo 2».
El artículo 10 LM contemplará tanto el caso de registro hecho sin mala fe, aunque sin per-
miso del titular, sino el caso también de la existencia de una mala fe tal como explica Bercovitz:
«Es indudable que la prohibición de apropiación de la marca por el agente o representante, in-
terpretada con la extensión que exige el principio general de prohibición de dolo o del fraude
que subyace a la misma, cubrirá la inmensa mayoría de los casos en que se produzca esa actua-
ción fraudulenta o de la mala fe del solicitante de la marca». Bercovitz Rodríguez-Cano, A.,
«Artículo 2…», op. cit., p. 110.
11 El art. 8.3 RMC establece la marca del agente o representante como causa o motivo
de denegación relativo de registro de la marca comunitaria. Dentro del mismo Reglamento,

también encontramos referencias en los siguientes artículos: el art. 52.1 b) incluye a la marca
de agente o representante entre las causas de nulidad relativa de la marca comunitaria; el art. 18
RMC otorga al empresario principal el derecho a reivindicar la propiedad de la marca comu-
nitaria registrada a nombre del agente o representante; y el art. 11 RMC concede al empresario
principal el derecho a oponerse a que el agente o representante utilice indebidamente en el
tráfico económico la marca comunitaria indebidamente registrada por éste.
12 Hay que recordar que en base al artículo 3.1 LM se permite obtener el registro de mar-
cas o nombres comerciales a las personas naturales o jurídicas extranjeras que disfruten de los
beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial
de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta de este Convenio
vigente en España, denominado en lo sucesivo Convenio de París, así como los nacionales
de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Este artículo se limita a reco-
ger el principio de trato nacional recogido en el artículo 2 el CUP y en los arts. 3.1 y 4 del
ADPIC/TRIPS. No existiría por tanto ningún problema en nuestro ordenamiento para rea-
lizar el registro en nombre de los titulares del derecho de marca contemplados en el art. 10
LM. Cuestión diferente es que tal previsión tenga una escasa aplicación en la praxis ya que el
titular de la marca es, por un lado, consciente del peligro que entraña esta autorización, pues
en el supuesto de que en el futuro surgieran diferencias entre las partes que dieran lugar al final
de la relación, el agente podría negarse a asignar la marca al propietario o a cancelar la inscrip-
ción registral. Por otro lado, durante la vigencia del contrato el agente puede valerse de esta
situación jurídica, es decir, de que la marca del fabricante esté registrada a su nombre, como un
medio para presionar y obtener concesiones del empresario.
solo puede considerarse, a nuestro juicio, como una manifestación de

los muchos supuestos que tienen cabida en el párrafo segundo del art.
2, cuando en la actuación de agente o representante pueda probarse
fraude de los derechos del principal o violación de una obligación legal
o contractual.
En definitiva, con la atención y la regulación de ciertos supuestos
extrarregistrales se pretenden evitar perjuicios injustificados para el
titular de un signo empleado a modo de marca que podrían derivar de
una aplicación sin fisuras del sistema registral. Perjuicios que podrían
afectar tanto a quien, a pesar de la utilización de un signo en el tráfico
o de su registro en el extranjero, no lo hubiera registrado nunca o no lo
hubiera registrado en el país en el que ahora pretende comercializar sus
productos, y que, en casos extremos, puede ser tachado de negligente,
como también a los consumidores o usuarios que podrían sufrir error
o engaño en la apreciación del origen empresarial informado por el
signo13.
13 Por lo que concierne a la llamada marca del agente se advierte de forma muy clara,
tanto en la doctrina como en los pronunciamientos de los tribunales, la pretendida finalidad

tuitiva de los consumidores. Una referencia importante en este sentido, la encontramos en la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Tribunal de Marca Comunitaria) de
3 de febrero de 2006 (AC/2007/382) de la que reproducimos parte de su contenido: «Sabido
es que una de las funciones esenciales de la marca es la de indicar la procedencia empresarial
de los productos o servicios signados con ella. La marca proporciona una evidente garantía
para los consumidores y usuarios: la garantía de que los productos o servicios designados con
ella han sido fabricados o prestados por la empresa titular de la marca, o con su consentimien-
to y supervisión. Ello otorga a los productos o servicios el estándar de calidad que el titular
les imprime; ello supone que el titular se hace responsable de la calidad de sus productos o
servicios [...] El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha referido, con reitera-
ción, a esta función de la marca, en el sentido de que debe constituir la garantía de que todos
los productos designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa,
a la que se puede hacer responsable de su calidad. [...] Entre otras resoluciones cabe citar, la
de la Sala 3.ª, de 15/9/2005 (TJCE 2005, 272), o la de la Sala 6ª, de 29/4/05 (sic) (TJCE 2004,
101) [...] A tal fin, no es preciso que informe con precisión sobre la identidad del fabricante del
producto o del prestador de servicios. Basta que la marca permita que el público interesado
distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercial y concluya que todos
los productos o servicios que designa han sido fabricados, comercializados o suministrados
bajo el control del titular de esa marca, al que puede hacerse responsable de su calidad (véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 [TJCE 1998,
220], Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28) [...] Cuando el signo distintivo ha sido re-
gistrado como marca comunitaria por el agente o representante de su titular (en los supuestos
del art. 18 RMC y 10 y 2 de la LM), se está atentando contra la función identificadora de la
marca, contra la función indicadora de su origen empresarial, pues los consumidores, destina-
tarios últimos de las marcas, se representarán que el titular registral (en la OAMI) es el titular
real del signo, y ello no es así cuando se cumplan los requisitos que el precepto establece, ya
que el titular registral será, únicamente, un agente o representante del titular que injustifica-
damente y sin su autorización (posiblemente, con fraude o violación de obligaciones legales o
contractuales), ha obtenido el registro».
De manera que tanto la mera presentación de una solicitud por un agente

o representante como el registro sin el consentimiento del titular de la marca
son contrarios al principio general de lealtad que subyace a los acuerdos
de cooperación comercial de este tipo14. Y atenta, por supuesto, contra
los intereses y derechos del titular real del signo, pero también es contrario
a los intereses de los consumidores que pueden ser inducidos a confusión.
Confusión que no deriva tanto de la distinta procedencia empresarial de
los productos marcados —el derecho comunitario y el derecho español
permiten que productos o servicios con la misma marca puedan proceder
de empresas diferentes (licencia de marcas)— como por el hecho de dar
a entender falsamente que tales productos han sido comercializados con
autorización del titular de la marca15, respondiendo, por tanto, al mismo
estándar de calidad; dado que si bien la LM no impone al licenciante la
obligación de establecer controles de calidad de la actividad del licencia-
tario el art. 48.2 presupone la existencia de los mismos16.
Apuntadas las razones que justifican el ataque de una titularidad ad-
quirida conforme a los parámetros registrales, procede a continuación
el tratamiento de los presupuestos subjetivos y objetivos que deben
concurrir para que tal ataque prospere.
III. Delimitación del presupuesto subjetivo regulado como

«marca de agente o representante»
1. Determinación del concepto de «agente o representante»
Uno de los problemas que presenta el estudio de esta figura es el re-
lativo al alcance que debe darse a la expresión «agente o representante».
14 Cosa diferente es determinar cuándo existe tal consentimiento y si es válido el consen-
timiento tácito para la validez de dicho registro, como luego analizamos.

15 Efectivamente en este momento la marca más que identificar el origen empresarial de
los productos o servicios lo que permite es controlar a su titular quiénes son los que pueden
poner en el mercado los productos o servicios distinguidos con ella. En la protección de los
consumidores, en la actualidad, la marca cumple su función «a través de la constante calidad».
Esto significa que los productos o servicios que se ofrecen en el mercado bajo una misma marca
tienen iguales características, calidad homogénea y hasta un precio similar u otras circunstancias
relevantes para la elección que ha de realizar el posible adquirente. En este sentido la marca debe
suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica. Vid., sobre las
funciones de la marca, Bercovitz, A., Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el
tráfico económico, Pamplona, Aranzadi, 2002, pp. 61 y ss. Carbajo Cascón, F., «La transmisión
de la marca y la protección de los consumidores en el derecho comunitario europeo y en el dere-
cho español», Foro de Derecho Mercantil, n.º 7 (abril-junio, 2005), pp. 79 y ss.
16 Martín Aresti, P., «Licencia de marca y contrato de franquicia», en AA. VV., XIII
Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Publicaciones del Grupo Español
de la AIPPI, n.º 40, 2008, p. 99.
Sin perjuicio de cuestiones todavía abiertas alrededor del tema, parece

pacífico en la doctrina entender que el sentido, en este ámbito, no debe
ser jurídico stricto sensu, sino que más bien debe darse a ambos términos
un sentido amplio e incluso, se apunta, un sentido económico. Interpre-
tación plenamente coherente con una interpretación histórico-teleológica
de la figura. Efectivamente, de las discusiones que precedieron a la in-
corporación de la regulación de esta figura al CUP se puede deducir la
pretensión de dar cobertura a todos los supuestos en que se advierta una
relación de colaboración, con independencia de su nomen iuris, entre un
titular de una marca en un Estado miembro del Convenio y un tercero
que gestiona sus intereses en otro Estado17.
Si bien la figura del agente aparece bien delimitada legislativamente,
pudiendo ser definido con los caracteres precisos que en nuestro ordena-
miento le otorga la Ley del Contrato de Agencia18, no sucede lo mismo
con la del representante.
17 Vid., entre otros, Fernández-Nóvoa, Tratado…, op. cit., pp. 92 y ss.; Lobato, Comenta-
rios a la Ley de Marcas, op. cit., p. 412; Moralejo Menéndez, I., «Artículo 10. Marcas de agentes o
representantes», en Bercovitz, Comentarios a la Ley de Marcas, 2.ª ed., op. cit., p. 316.
18 La Directiva 86/653/CEE de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de
los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, define al

agente comercial como toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de
manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo sucesivo
el «empresario», la venta o la compra de mercancías, ya sea de negociar y concluir estas
operaciones en nombre y por cuenta del empresario (art. 1.2). Además se establece que no
podrán revestir tal calificación: ni una persona que, en calidad de órgano, tenga el poder de
obligar a una sociedad o asociación ni un asociado que esté legalmente facultado para obligar
a los demás asociados ni un administrador judicial, un liquidador o un síndico de quiebra (art.
1.3). En nuestro ordenamiento la Ley del Contrato de Agencia, recientemente modificada en
su Disposición Adicional Primera por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
no define al agente, aunque su definición viene implícita en la regulación que el artículo 1
hace del contrato de agencia: «Por el contrato de agencia una persona natural o jurídica,
denominada agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una
remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos
y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir,
salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones». De la regulación que en
nuestro ordenamiento se hace de esta figura podemos, sucintamente, extraer las siguientes
características: se trata de un contrato que establece una relación de carácter mercantil, es un
contrato de carácter duradero, oneroso, no formal, que puede calificarse de intermediación
independiente (art. 2), pero respetando las instrucciones razonables de su empresario (art.
9.2). Moxica Román, J., La Ley del Contrato de Agencia, Navarra, Aranzadi, 1998, pp. 17-
37. Fundamental es el art. 9.1 cuando entre las obligaciones del agente cita la del deber de
actuación «leal y de buena fe», pues uno de los problemas más importantes con los que nos
vamos a encontrar es la posibilidad de comportamientos desleales por el agente. Si nos fijamos
en la regulación típica del contrato de agencia, podremos ver como el legislador regula de
forma separada la prohibición de competencia del agente durante la vigencia del contrato (art.
7 LCA), y una vez que el contrato se ha extinguido (art. 20 LCA). El art. 7 LCA parte de la
libertad del agente para actuar profesionalmente por cuenta de varios empresarios, aunque,
con fundamento en la obligación que le incumbe de actuar de buena fe y con lealtad hacia los
La determinación de este elemento subjetivo fundamental debe

superar, por tanto, las categorías manejadas por los juristas en torno
a los contratos de distribución en el entendimiento de que el alcance
del supuesto abarcará a todos los casos en los que la distribución de
los productos marcados no se realice por el titular del derecho sobre
la marca —en un Estado miembro del CUP o de la OMC— sino por
personas en las que éste delega tal tarea. Lo verdaderamente relevante es
que entre el titular de la marca y el tercero que la registra a su nombre
—del tercero— en otro país exista una relación por virtud de la cual el
tercero venga obligado a gestionar los intereses del titular de la marca.
Parece, por tanto, que, atendiendo a la interpretación finalista de la nor-
ma, encajarían dentro de esta hipótesis todos aquellos supuestos en los
que la introducción de los productos marcados del titular de la marca
en otro Estado se desarrolla mediante la celebración de un contrato de
colaboración lato sensu, que incluye los contratos de gestión de negocios
ajenos (comisión y agencia) y los contratos de distribución (concesión,
franquicia, distribución selectiva) y otras figuras próximas; y no en base
a la estructura organizativa propia del titular de la marca.
Ésta es, por otro lado, la interpretación que del art. 8.3 RMC se da en
las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armoni-
zación del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). En el citado
precepto, como es sabido, se permite a los titulares de marca oponerse
al registro de sus marcas como marcas comunitarias por el agente o
representante siempre que se cumplan determinados requisitos. Pues
bien, a los efectos que nos ocupan, la OAMI establece que para estimar
cumplida la condición de agente o representante es suficiente que medie
entre el titular de la marca y el solicitante un acuerdo de cooperación
comercial del que se derive una relación fiduciaria que, de forma expresa
intereses de su «representado», y cuyas condiciones quedan determinadas en las sentencias:

STS 1095/1995 de 18 de diciembre [RJ 1995/9145], AP Málaga (Sección 5.º) 733/2005 de 14 de
julio [AC 2005/1859], AP Guadalajara (Sección 1.ª) 132/2005 de 25 de mayo [AC 2005/2236],
AP Madrid (Sección 14.ª) 197/2007 de 30 de marzo [AC 2007/957], AP Madrid (Sección 14.ª)
603/2008, de 17 de noviembre [AC 2009/62], entre otras. En estos casos se observa que el
agente en exclusiva no planteará problemas de competencia siempre y cuando no viole la
obligación general de buena fe y se recaben las oportunas autorizaciones o, en su caso, respeten
la exclusiva acordada. González Navarro, B. A., «Agente, distribuidor o franquiciado y
competencia desleal», en AA. VV., Contrato de agencia, distribución y franquicia, Madrid,
CGPJ, 2007, pp. 324-330. Una vez extinguida la relación negocial con el empresario principal,
desaparece la prohibición de competencia, por lo que el agente podría dedicarse por su cuenta
a empresas profesionales que entrarán en competencia con las de aquél, salvo que se articule
alguna de las limitaciones contractuales que se establecen en el art. 20 LCA, teniendo en cuenta
las limitaciones del art. 21, pudiéndose aplicar los mecanismos pertinentes de defensa de la
competencia (art. 5 Ley de Competencia Desleal).
o tácita, imponga un deber general de lealtad y buena fe respecto a los

intereses del titular de la marca19.
Por tanto, dentro de tal concepto tendrían cabida el mandatario o co-
misionista, el agente comercial, el concesionario o distribuidor exclusivo,
el distribuidor selectivo, el distribuidor no exclusivo ni seleccionado, el
franquiciado, el representante de comercio y también el licenciatario de
un derecho de propiedad industrial del principal.
En idéntico sentido encontramos también pronunciamientos de los
tribunales. A modo de ejemplo, la sentencia n.º 273/2005 de 29 de mar-
zo, fallada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4.ª), en su
Fundamento de Derecho Octavo dice:
Para determinar el sentido de los términos agente o representante, emplea-

dos en el artículo 14 de la Ley 32/1988, de Marcas, hay que estar al sentido
propio de las palabras atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de
la norma —artículo 3 del Código Civil (LEG 1889, 27)—. Ese elemento lógico
enlaza directamente con el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París,
que ha de ser interpretado conforme al sentido corriente que haya de atribuirse
a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su obje-
to y fin (artículo 31.1 de la Convención de 23 de mayo de 1969, sobre Derecho
de Tratados, al que se adhirió España por Instrumento de 2 de mayo de 1972).
Según esos cánones no cabe atribuir a esas palabras, en particular al término
agente, un sentido distinto del amplio que se tomó en consideración en la re-
dacción del artículo 6 septies del CUP, único que resulta adecuado para produ-
cir la consecuencia que dicha norma persigue. Ese significado amplio (incluso,
alguna doctrina señala que en sentido económico) es el que se corresponde con
la función que, en el sistema unionista, se quiso atribuir al precepto: evitar que
el registro de la marca atribuya posiciones contractuales de ventaja frente al
titular de la misma en otro país de la Unión de París. Por ello, quedan fuera del
supuesto de hecho de la norma, como señala la mejor doctrina, las relaciones
esporádicas de clientela, limitadas al mero intercambio ocasional (en las que,
no obstante, podrá operar la norma del artículo 3.3 de la Ley 32/1988), pero no
las de distribución, en sentido amplio, sea régimen de exclusiva, seleccionada,
integrada, franquiciada... Es cierto que el distribuidor actúa por cuenta propia
y compra para revender o adquiere servicios para ofrecerlos en el mercado,
mientras que el agente actúa en nombre y por cuenta ajena. Pero, además de
que, como se ha dicho, los términos del precepto no han de ser entendidos en
sentido estricto, hay que tener en cuenta que la distinción entre aquellas dos
19 Directrices de oposición de la OAMI. Parte 3. «Solicitud presentada por el agente sin
el consentimiento del titular de la marca»: A los efectos del artículo 8, apartado 3 del RMC,
basta con que exista un acuerdo de cooperación comercial entre las partes de un tipo que gene-
re una relación de confianza al imponer al solicitante, de forma expresa o tácita, una obligación
general de lealtad y probidad en la defensa de los intereses del titular de la marca. Se deduce
que el artículo 8, apartado 3 puede aplicarse también, por ejemplo, a licenciatarios del titular,
o a distribuidores autorizados de los productos en relación con los cuales se usa la marca. Vid.
en http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.es.doc.
relaciones se difumina cuando el distribuidor se integra en la red del productor

o mayorista, ya que entonces, al vender, promueve los productos del conce-
dente, adapta su actividad a sus planes y lleva a cabo una actuación por cuenta
propia y, en cierta medida, por cuenta ajena. Ello explica la analógica aplica-
ción al contrato de distribución de algunas de las normas de la Ley 12/1992, de
27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (AC/2005/1520).
Como conclusión de lo expuesto hasta el momento resultaría que

en el ámbito de la denominada marca de agente o representante existe
consenso en la inclusión dentro del elemento subjetivo de la expresión a
cualquier persona, física o jurídica, que haya asumido de manera expresa
o tácita una obligación general de lealtad en la defensa de los intereses del
titular de la marca, con independencia de la forma jurídica del acuerdo
de cooperación comercial que les vincula.
2. Posible ampliación de la noción de agente o representante

a otros supuestos
Pero el consenso llega hasta ese punto quedando otros muchos aún
por resolver de manera concluyente. Entre otros, pueden apuntarse los
siguientes: ¿La interpretación histórico-finalista permite ampliar el su-
puesto para abarcar a personas que tengan una relación laboral o social
con el titular de la marca? ¿Qué ocurre con los aspirantes a agentes? ¿Y
con los que han dejado de serlo? ¿Qué sucede cuando el agente infiel
transmite la marca a un tercero de buena fe?
Respecto a la primera de las cuestiones planteadas no parece que deba
ampliarse el elemento subjetivo a las personas vinculadas con el principal
por una relación de subordinación laboral o de arrendamiento de servi-
cios, ni tampoco a los socios o asociados o administradores; y la razón la
encontramos en la conocida finalidad de la figura. Los antecedentes de
la misma y las razones que han obligado a los distintos ordenamientos
territoriales a su regulación no pasan por proteger al titular de los actos
de violación que tienen su origen en el seno de la propia empresa, pues
tales situaciones encuentran amparo en todo caso en el art. 2.2 de la LM20.
20 Art. 2.2 LM: «Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los
derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudi-
cada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción
reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde
la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser
utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tri-
bunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su
anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento
de registro de la marca». En la mayoría de los casos propuestos existirá la acción de nulidad ab-
soluta, por actuación de mala fe del solicitante de la marca (art. 51.1. b), que es imprescriptible.
La norma citada resuelve un conflicto de intereses, ya apuntado, entre

el solicitante o el titular registral de la marca y un tercero que no lo es,
y lo hace a favor de éste, mediante la técnica de concederle un derecho
preferente en la solicitud o la titularidad, a consecuencia de ser mejor
su derecho por razones extrarregistrales21. Para que esa protección se
conceda es necesario que el titular haya actuado con fraude de los dere-
chos del tercero o con violación de una obligación legal o contractual.
El término fraude (manifestación del llamado fraus alterius, cuya fuerza
expansiva se considera tradicionalmente que alcanza a la totalidad del acto
o negocio —fraus omnia corrumpit— e impide que de él nadie obtenga
ventaja —fraus nemini prodest—) se emplea en el artículo 2.2 de la Ley
de Marcas en el sentido de acto dañoso ejecutado sin buena fe o, lo que
es lo mismo, con mala fe. Tal como señala el profesor A. Bercovitz, «es
el supuesto que se da con frecuencia cuando un trabajador o un socio
registra a su nombre la marca no inscrita que venía usando la empresa en
que estaba trabajando o la sociedad, o cuando ya se había seleccionado
la marca para proceder a su registro o a su uso»22.
Por lo que se refiere a la ampliación de la figura tanto al momento
anterior como a la fase posterior a la extinción de la relación de colabo-
ración, la tan traída y llevada interpretación finalista de la institución
justifica extender también su aplicación frente a quienes tienen la con-
sideración de aspirantes a agentes o representantes y frente a quienes
hayan dejado ya de serlo23. No obstante, aun reconociendo, en términos
generales, la bondad del planteamiento debido a la seguridad jurídica que
aporta, quizá convenga realizar alguna puntualización. En primer lugar,
por lo que se refiere a la fase precontractual será necesario determinar
en qué fase de la misma se produce la solicitud o el registro de la marca
por parte del aspirante, si se ha producido ya un avance importante
en la negociación y, por tanto, se ha profundizado en las relaciones de
confianza mutua o si, por el contrario, el ataque se realiza en un estadio
incipiente de los contactos.
Respecto a este asunto, en el ámbito de la marca comunitaria, la OAMI
establece tanto en sus resoluciones como en las Directrices relativas
a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado
21 En este supuesto se incluirían, entre otros, los casos de trabajadores que registran una
marca meramente usada por la empresa donde prestan sus servicios, el socio que inscribe
la marca de la empresa, el registro de la marca de la empresa familiar por parte de uno de los
cónyuges. Vid., entre otras, STS de 14 de febrero de 2000, RJ 2000/1237; STS de 30 de mayo de
2005/4363; STS de 5 de octubre de 2007, RJ 2007/6802.
22 «Artículo 2. Adquisición del derecho», en Bercovitz, Comentarios…, op. cit., p. 108.
23 Fernández-Nóvoa, Tratado…, op. cit., p. 99; Lobato, Comentarios…, op. cit., p. 412;
Moralejo, «Artículo 10…», en Comentarios…, op. cit., 316.

Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), con relación al art. 8.3 RMC24,

que la relación de agente-representante debe haberse establecido antes
de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Será,
pues, la fecha de la solicitud de la marca comunitaria, la relevante para
determinar la existencia de la relación de agencia o representación, de
tal manera que si la inscripción se realiza con anterioridad a la relación
contractual no se aplicaría este artículo 8.3 RMC25. Por lo tanto, en
principio los aspirantes a agentes o representantes no estarían compren-
didos en el ámbito de aplicación del mismo. Sin embargo, se establece
como excepción que pueda deducirse de las pruebas presentadas que
las partes mantenían ya cierta forma de cooperación comercial antes de
la conclusión del contrato y que el solicitante ya actuaba como agente,
representante, distribuidor o licenciatario26.
Tal es la interpretación que sobre el mismo tema realizan nuestros
tribunales. Así en la Sentencia n.º 339/2007 de 21 de septiembre, de la
Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª), respecto a la interpretación
del art. 18 RMC, se desestima la aplicación de este artículo, ya que «la
existencia de una incipiente relación de colaboración, de la que nacían una
serie de obligaciones en aras a la puesta en marcha del proyecto previsto,
no convertía a ninguna de las dos sociedades, en la actuación frente a ter-
ceros, en representante de la otra». Mientras que en la Sentencia n.º 47 de
30 de marzo de 2005 de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3.ª),
se estima la aplicación del art. 10 LM a un supuesto en el que el tercero
que obtuvo la inscripción en nuestro país de una marca perteneciente a
un titular extranjero nunca concluyó contrato alguno con el mismo al
fracasar las negociaciones en la fase final de las mismas. En efecto, en la
sentencia se considera probado que el titular de la marca
24 Art. 8.3 RM: «Mediando oposición del titular de la marca, se denegará asimismo el re-
gistro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su
propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante
justifique su actuación».
25 Resolución de la OAMI n.º 401/1999, de 19 de junio de 1999, asunto Noxaron, que
desestima la oposición al registro de una marca comunitaria con fundamento en el art. 8.3 RMC
por estimar que la relación de representación posterior a la fecha de solicitud de la marca no es
relevante para la aplicación de la prohibición de registro de la marca de agentes o representantes;
en el mismo sentido, la Resolución n.º 508/2000, asunto East Side Mario’s, de 17 de marzo de
2000 y la Resolución n.º 110/2001, asunto Daawat, de 29 de enero de 2001. Por otro lado, en
la Resolución de la División de oposición de la OAMI n.º 1131/2003, de 28 de mayo de 2003,
asunto CELLFOOD, se declara la inaplicabilidad del art. 8.3 cuando las partes entran en ne-
gociaciones con posterioridad a la solicitud de la marca, así como en el caso de que sean hechas
propuestas de manera unilateral con el propósito de devenir representante o agente.
26 Resolución de la OAMI n.º de 26 de septiembre de 2001, asunto APEX/APEX.
decidió realizar las gestiones previas oportunas para iniciar la comercializa-

ción de sus productos en España, y al efecto, estableció comunicación con
la empresa Loai, SL con la que mantuvo tratos preliminares encaminados a
alcanzar un acuerdo de distribución en España. Estas negociaciones previas
llegaron a tal punto que la empresa Loai, SL firmó un contrato de distribución
y se lo envió a la empresa actora (titular de la marca) para que procediera a
su otorgamiento. A causa de la adquisición de Graham Webb International
INC (titular de la marca) por parte de la multinacional Wella, no pudo otor-
garse un acuerdo de distribución, y el 6 de septiembre de 2001, el vicepresi-
dente internacional de la compañía envió una carta por fax a la empresa Loai,
SL informando de dicha circunstancia y que no desarrolle ninguna actividad
antes de que la situación fuese revisada por el Grupo Wella. Posteriormente,
en contestación a preguntas del aspirante a distribuidor se reitera el mismo
planteamiento por parte del principal en los siguientes términos «como te
indiqué verbalmente, el estado de vuestro contrato es que no es un contra-
to válido hasta que no esté firmado por ambas partes» (Loai, SL y Grahan
Webb International).
El titular registral de la marca cuya titularidad se discute no llegó a

tener la condición de agente o representante aunque se había avanzado
tanto en la fase precontractual que las negociaciones habrían culminado
con la redacción de un contrato que había sido firmado por el aspiran-
te a agente o representante y enviado al principal (titular de la marca)
para recabar la suya, firma que no se produjo por circunstancias que no
vienen al caso.
Frente a esta postura, existe otra teoría que justifica la aplicación del
artículo 10 LM en función de esa «especial» vinculación jurídica que une al
futuro agente o representante, y que debe estar basada en la buena fe.
A este respecto, es especialmente interesante la aportación que del
mismo realiza Llobregat Hurtado27, quien sostiene que el agente que
solicita la marca del principal durante los tratos preliminares incumple
el principio general de buena fe o el principio de alterum non laedere
que fundamenta la responsabilidad precontractual. Ciertamente las
partes son libres de, una vez iniciadas las conversaciones preliminares
tendentes a la celebración o perfección de un contrato, apartarse de ellas
en cualquier momento, afirmada en nuestro ordenamiento la libertad de
contratación como uno de los vectores básicos de nuestro orden público
económico. Ahora bien, dicho ejercicio encuentra un límite lógico ob-
jetivo en el principio de la buena fe, de modo que en la medida en que
con el propio comportamiento haya podido suscitar en la contraparte
una razonable confianza de dicha conclusión contractual, el riesgo de
27 Llobregat Hurtado, M.ª L., Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comu-
nitaria, 2000, p. 153.

las consecuencias patrimoniales negativas derivadas de dicha ruptura

recaerá sobre quien tuvo un comportamiento contrario a la buena fe en
la medida en que contrario a sus propios actos, lo cual sucederá, según
se estima generalmente, en una fase avanzada de las negociaciones28.
Sin embargo, nos parece más acertada la delimitación que respecto
a este tema se hace desde la OAMI. El artículo 10 LM circunscribe su
aplicación a una tipología de relaciones contractuales y no en la intencio-
nalidad con la cual es realizado el registro. Es puramente objetivo, se basa
en la existencia o no de unos determinados aspectos fácticos, como son,
además del anteriormente citado, la existencia o no del consentimiento
del titular de la marca y la presencia de algún tipo de causa justificativa
(por ejemplo, la posible inscripción por un tercero).
Respecto al caso de la aplicación postcontractual, desde el punto de
vista de la Jurisprudencia de la OAMI, se considera que es aplicable el
art. 8.3 RMC a los contratos de agencia o de representación extingui-
dos a la fecha de la solicitud de la marca comunitaria, siempre y cuando
haya transcurrido un corto plazo desde la extinción y, además, aún sea
posible para el exagente o exrepresentante obtener ventajas comerciales
de la recién extinguida relación comercial con el titular de la marca para
explotar los conocimientos y contactos adquiridos en virtud del contrato
de agencia o representación29.
28 Alonso Pérez, M., «La responsabilidad precontractual», RCDI (1971), p. 912; Asua
González, C., La culpa «in contrahendo», Bilbao, Departamento de Publicaciones de la Uni-

versidad del País Vasco, 1989, pp. 279-280; Díez Picazo, L., La doctrina de los propios actos,
p. 142; Díez Picazo, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, I, Madrid, Civitas, 1993,
p. 278; García Rubio, La responsabilidad precontractual en el Derecho español, Madrid, Tec-
nos, 1991, p. 132; Manzanares, J., ADC (1984), p. 705. La doctrina de los actos propios, tal y
como aparece en la doctrina de esta Sala —sentencias de 25 de enero [RJ 1989, 123], 28 de abril
[RJ 1989, 3278], 10 de mayo de 1989 [RJ 1989, 3752], 12 de julio de 1990 [RJ 1990, 5856], 4 de
marzo [RJ 1992, 2158], 4 de junio [RJ 1992, 4999] y 30 de septiembre de 1992 [RJ 1992, 7475],
12 de abril [RJ 1993, 2995] y 9 de octubre de 1993 [RJ 1993, 8174], 10 de junio [RJ 1994, 5225]
y 17 de diciembre de 1994 [RJ 1994, 9428], 31 de enero [RJ 1995, 291], 7 de febrero [RJ 1995,
1225], 8 [RJ 1995, 3934] y 30 de mayo [RJ 1995, 4205], 30 de octubre [RJ 1995, 7851] y 18 de
diciembre de 1995 [RJ 1995, 9145], 23 de enero [RJ 1996, 636], 24 de junio [RJ 1996, 4846] y
21 de noviembre de 1996 [RJ 1996, 8635], 22 de enero [RJ 1997, 17] y 7 de marzo de 1997 [RJ
1997, 1910]— explica que la regla nemine licet adversus sua facta venire tiene su fundamento
en la buena fe y en la protección de la confianza que la conducta produce. Sin embargo, los
actos vinculantes, causantes de estado y definidores de una situación jurídica de su autor y que
vayan encaminadas a crear, modificar o extinguir algún derecho y no han de ser ambiguos,
sino revestidos de solemnidad.
29 La OAMI ha declarado que el deber de fidelidad y lealtad del agente no se extingue
con el contrato, sino que persiste una vez finalizado éste y mientras perduren los beneficios
derivados del mismo para el agente y, en relación a un contrato de licencia de marca y un
contrato de distribución, ha señalado que existe dicho deber en un plazo inferior a tres meses
y dos meses respectivamente después de la extinción del contrato. (Resolución de la División
Por último, respecto al «agente o representante» cabe indicar que el

Tribunal Supremo en sentencia de 20 de julio de 2004 (RJ/ 2004/4873)
declara aplicable la protección establecida para este supuesto al caso de
que la marca indebidamente registrada sea cedida con posterioridad a un
tercero, con independencia de la buena fe del adquirente. En la misma
se declara que no existe una aplicación exorbitante de la prohibición de
registro por parte del agente de la marca de la que sea titular el principal
en otro país miembro de la Unión de París «al considerar abuso de de-
recho la pretensión de registro de la marca “SOVA” [...] por la persona
que se encuentra vinculada a dicha empresa por relaciones comerciales,
sin que la alegación de cesión a un tercero pueda convalidar sobreveni-
damente la prohibición».
IV. Circunstancias que legitiman la actuación del agente

La Ley impide al agente o asimilado el registro de la marca de su
principal, titular de la marca30, sin autorización de éste31 o sin causa que
lo justifique.
De manera que tanto el derecho nacional como el derecho comunitario
prohíben al agente o representante el registro de la marca del principal,
salvo que medie su autorización o concurra una causa que lo justifique;
dicho en otros términos, puede darse legítimamente el registro de la
de la Oposición de 21 de febrero de 2002, asunto AZONIC, de 21 de marzo de 2002, asunto

FIRST DEFENSE, de 21 de marzo de 2002, asunto SYBEX, y, más recientemente, los asuntos
HUWA-SAN de 14 de noviembre de 2008, APTOS, de 19 de mayo de 2008 y BERIK, de 13
de enero de 2009).
30 Se exige, por tanto, que el empresario sea titular de una marca solicitada en España por
el agente. El problema de la concesión de la titularidad excede ampliamente de la temática de

este artículo, pues se parte en el mismo de la base de que tal titularidad existe y es reconocida
como tal. Respecto a la problemática que sobre esta figura, en este contexto, se genera ver:
Boet Serra, E., «Los contratos de distribución y el derecho de marca», en Contrato de agen-
cia, distribución y franquicia, op. cit., Madrid, CGPJ, 2007, pp. 301-306.
31 En el supuesto de que el principal autorice el registro por parte del agente, se suele
prever en los contratos escritos de agencia o distribución el destino de las marcas y el carácter
fiduciario de la inscripción. El CUP permite al agente justificar el registro en el caso de que
no haya el citado consentimiento expreso (Lobato, M., Comentarios, p. 392). Aun así, dicha
admisión tiene carácter puramente excepcional, así por ejemplo, sería posible según Boet Serra
(Boet Serra, M. E., Los contratos de distribución…, op. cit.) si la implantación de la marca
en España se debe a los esfuerzos e inversiones realizados por el agente o representante, y no
de su principal (tal y como recoge la Resolución de la División de Oposición de la OAMI de
26 de septiembre de 2001, asunto APEX, donde se considera como insuficiente para justificar
el registro que el titular de la marca se niegue a contribuir con los gastos de marketing de la
misma). El criterio del consentimiento expreso es el manifestado en la reiterada Jurisprudencia
de nuestros tribunales tanto respecto al art. 10 LM como al 18 RMC, cuyo fondo es esencial-
mente el mismo.
marca del principal por parte del agente o representante. En este pun-
to conviene prestar atención fundamentalmente al modo en que debe
prestarse el consentimiento del principal para que éste sea efectivo y a
la relevancia de esta autorización respecto al registro de la marca.
1. Forma de la autorización otorgada por el principal

Por lo que se refiere al modo de prestar el consentimiento cabe, sin
duda, que conste una previsión específica al respecto incluida en el con-
tenido de los acuerdos de colaboración existentes entre el titular de la
marca y el agente o representante. Por regla general, dicha autorización
irá incorporada al contrato, en el que se facultará al agente o represen-
tante el registro y goce de la titularidad registral hasta la extinción del
mismo. Si no, podría también articularse mediante un poder singular
a favor del agente o representante para la inscripción. Los problemas
surgen respecto a la admisión o no del consentimiento tácito y más aún
respecto a cuáles son los elementos que deben estar presentes para su
consideración como tal. En este sentido, parece que el consentimiento
exigido por la legislación no debe ser necesariamente un consentimiento
prestado de modo expreso, pero, como señala la Audiencia Provincial de
Barcelona (Sección 15.ª), eso no significa «que la pretendida autorización
pueda extraerse del mero silencio o de una mera presunción, como sería
pensar que pudiera resultar de la ausencia de cualquier prohibición de
registrar la marca»; añadiendo que:
El consentimiento requerido para que el agente pueda registrar el signo

a su favor equivale (o supone, en definitiva) a una renuncia del titular a su
derecho exclusivo, toda vez que el mencionado acceso registral de ese signo
conlleva la extinción de sus derechos marcarios en el país en el que ello tiene
lugar, por lo que debe manifestarse de forma que revele de manera inequívoca
su voluntad de hacer dejación de su derecho. El consentimiento, pues, debe
expresarse positivamente y los elementos que han de tenerse en cuenta para
inferir la existencia de un consentimiento tácito deben revelar con certeza la
renuncia del titular de la marca a oponer su derecho exclusivo (Sentencia de 8
de abril de 2005, AC 2005/857).
Respecto a la marca comunitaria, la postura que adopta respecto a

este extremo la OAMI es que el consentimiento sobre la presentación de
marca comunitaria debe contener una delegación expresa de la misma a
nombre del agente. De la misma forma, aunque el titular haya consen-
tido expresamente la presentación de la solicitud de marca comunitaria,
su consentimiento no puede considerarse suficientemente específico a
efectos de lo dispuesto en el art. 8.3 RMC si no se indican los signos
específicos que el solicitante está autorizado a solicitar como marcas
comunitarias32. Sin embargo, sí se ha de considerar la posibilidad del

consentimiento tácito o implícito en los casos en que pueda inferirse de
una prueba33 suficientemente clara respecto a las intenciones del titular,
debiendo hacerse la interpretación de las mismas de una manera muy
restrictiva34.
En todo caso, a pesar de que en la sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona, que acabamos de citar, se admite que cabe un consentimiento
no manifestado de forma expresa, los requisitos exigidos con posterioridad
remiten —más que a un consentimiento tácito— a un consentimiento
alejado de formalismos concretos. Será interesante, al hilo de estas con-
sideraciones, recordar el planteamiento de Llobregat Hurtado, quien
afirma que para resolver la cuestión será necesario remitirse a los princi-
pios generales de la representación. Los casos de distribución comercial
están englobados en la categoría de la representación voluntaria, que se
basa como su nombre indica en un acto voluntario del representado, en
un poder o facultad que otorga para que el representante obre en lugar
de él. Si bien dicho poder en nuestro ordenamiento no tiene que revestir
forma alguna, sin embargo, se entiende que el silencio o el «consenti-
miento tácito» no es suficiente para aquellos actos que trascienden de
una mera administración. Tal como recoge el art. 1713 Cc, respecto al
mandato, «para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro
acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso»35.
Cosa diferente es que su actuación sea justificable36, en base a razones
diferentes que la del consentimiento tácito. Entrarían en este caso, los
32 Decisión de Oposición de la OAMI n.º 722/2002, de 21 de marzo de 2002, asunto
First Defense.
33 En estos casos corresponde la carga de la prueba al agente, quien deberá probar que
el consentimiento le ha sido otorgado, y bastará una mera declaración del titular legítimo de
la marca para acreditar que la solicitud se presentó sin su consentimiento. Vid. § 67 STGUE
(Sala Octava). Sentencia de 13 abril 2011 (TJCE\2011\97) – Asunto First Defense Aerosol
Pepper Projector.
34 Por ejemplo, el hecho de que el titular haya tolerado la presentación de solicitudes en
nombre del agente sin su consentimiento en otras jurisdicciones no puede generar en el soli-
citante la confianza legítima de que el titular tampoco pondrá objeciones a la presentación de
una solicitud de marca comunitaria. Decisión de la OAMI n.º 244/2001 Gordon And Smith/
Gordon And Smith, de 31 de enero de 2001. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 6 de septiembre de 2006, Caso DEF-TEC De-
fense Technology GMBH contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
35 Díez Picazo, L., La representación en el derecho privado, Madrid, ed. Civitas, 1979,
pp. 155 y ss.

36 Respecto a esta materia en el tema de Marca Comunitaria ver las Resoluciones de la
División de oposición de la OAMI de 21 de diciembre de 2005; asunto Carbo, de 27 de sep-

tiembre de 2004; asunto Sybex, de 14 de mayo de 2004; asunto ACT-TEX, de 21 de febrero
de 2002; asunto Azonic, de 26 de septiembre de 2001; asunto Apex, de 31 de enero de 2001;
supuestos de la declaración de abandono de la marca o la voluntad de con-

servar determinados derechos, así como el hecho de que el empresario titular
de la marca le había manifestado su falta de interés en registrar y usar la
marca en el mercado nacional donde el agente desarrolla sus actividades.
Si bien el artículo 10 LM trata la falta de consentimiento del titular
y la ausencia de una justificación válida por parte del solicitante como
dos condiciones distintas, estos requisitos se solapan en gran medida, ya
que si el solicitante acredita que la presentación de la solicitud se basó
en algún tipo de acuerdo, habrá aportado asimismo una justificación
válida de su actuación.
El solicitante siempre puede invocar cualquier circunstancia que de-
muestre que tenía una justificación para presentar la solicitud de marca
comunitaria en su propio nombre. No obstante, a falta de pruebas de
un consentimiento directo sólo se admitirán razones excepcionales
como justificación válida, dada la necesidad de evitar una violación de
los intereses legítimos del titular a falta de indicios suficientes de que
su intención era autorizar la presentación de la solicitud por el agente
en su propio nombre.
Por ejemplo, cabría inferir que el titular ha autorizado tácitamente la
presentación de la solicitud si no actúa en un plazo razonable después de
haberle informado el solicitante de su intención de presentar la solicitud
de marca comunitaria en su propio nombre. Con todo, ni siquiera en ese
caso cabe presumir que la presentación de la solicitud ha sido autorizada
por el titular si el agente no le ha manifestado de forma suficientemente
clara por adelantado a nombre de quién piensa presentar la solicitud.
Otro caso de justificación válida es aquel en que el titular hacer creer
a su agente que ha abandonado la marca, o que no está interesado en
obtener o en mantener ningún derecho en el territorio considerado, por
ejemplo suspendiendo el uso de la marca durante un período de tiempo
relativamente largo.
De todas maneras, en nuestra opinión, en ningún caso se puede
considerar como causa justificativa que el agente alegue el hecho de que
mediante sus propios esfuerzos y las correspondientes inversiones del
agente o representante ha logrado difundir en el mercado español como
marca propia el signo constitutivo de la marca extranjera del empresario
principal. Si bien hay posturas que defienden que en este caso tal atribución
estaría plenamente justificada porque el goodwill o buena fama de la
asunto Gordon & Smith, de 13 de marzo de 2000. En la jurisprudencia de los Tribunales es-
pañoles: SAP Madrid (Sección 14.ª) de 6 de noviembre de 2000 (AC 2001\464).
correspondiente marca tiene su causa en la actividad desarrollada por

el agente y no en los esfuerzos del empresario individual37, estamos de
acuerdo con Ingerl cuando afirma que la compensación de las inversiones
del agente no es una tarea propia del Derecho de Marcas, sino del Derecho
de los Contratos. Como ya hemos apuntado en reiteradas ocasiones, el
contrato de agencia o representación reviste la característica de ser un
contrato intuitu personae. El agente o representante se elige en función
de una serie de criterios determinados, debiendo desempeñar su actividad
«con la diligencia de un ordenado comerciante» y siempre «actuando
lealmente o de buena fe» (art. 9 Ley 12/1992 del Contrato de Agencia,
de 27 de mayo), quedando el empresario principal obligado al pago de la
remuneración acordada, que será fruto de la negociación entre las partes, y
en el caso de la extinción del contrato a la correspondiente indemnización
por clientela (art. 28 LCA).
Por último, tal y como se hace referencia en nuestra jurisprudencia
en reiteradas ocasiones, no se puede confundir nunca el consentimien-
to del principal al uso de la marca por su agente o representante con el
consentimiento de la inscripción de la misma38.
2. Consecuencias de la autorización conferida al agente o representante

para la defensa del titular de la marca
Cuando el titular de la marca concede la autorización al agente o re-
presentante para proceder al registro de la misma se priva de la utilización
37 En sentido contrario, ver Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 100-101.
38 Sobre la posibilidad de que el consentimiento prestado por el titular pueda ser tácito
ya se ha manifestado el Pleno del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sen-
tencia de 20 de noviembre del año 2001 (TJCE 2001, 313), en un litigio atinente al agotamiento
de la marca. En dicha sentencia se admite la posibilidad de que «el consentimiento del titular
de una marca para la comercialización en el EEE de productos designados con dicha marca que
han sido comercializados anteriormente fuera del EEE por el titular o con su consentimiento
puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o
posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, revelen
con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE».
Lo relevante de las presunciones judiciales es el aspecto relativo a la inferencia o enlace lógico
entre los hechos base y consecuencia, constituyendo la pieza clave de toda esta cuestión la ra-
zonabilidad de la deducción. Por ello el Tribunal Supremo tiene dicho que el enlace preciso y
directo no exige que la deducción sea necesaria y unívoca, bastando que sea razonable (SSTS.
4 de febrero [RJ 1998, 401] y 21 de noviembre de 1998 [RJ 1998, 8751] y 1 de julio de 1999 [RJ
1999, 5965]), y que de unos mismos hechos cabe deducir diversas conclusiones lógicas, incluso
contrarias (SSTS 23 de julio de 1998 [RJ 1998, 6199] y 31 de marzo de 1999 [RJ 1999, 2653])
siempre que la inferencia no adolezca de ilegalidad, error, falta de lógica o arbitrariedad». Vid.
Fundamento de Derecho Sexto, SAP Alicante (Sección de Marca Comunitaria) 50/2006 de 3
de febrero [AC 2007\382], donde se falla que no puede considerarse como consentimiento
tácito la admisión de un plan de negocios del distribuidor. En el mismo sentido, STS 990/2000
de 25 de octubre [RJ 2000\8813] y SAP Valencia n.º 283/2002 de 7 de mayo [AC 2002\1586].
de los remedios previstos para la defensa de sus intereses en el caso de

que el registro de la marca se hubiera realizado sin su consentimiento.
Este hecho puede acarrear serios inconvenientes para el titular en el caso
de que, como es lógico, una vez finalizado el acuerdo de cooperación
pretenda recuperar la posición jurídica vigente con anterioridad a la
autorización.
La autorización conferida tendrá eficacia durante la vigencia de la
relación contractual, eficacia temporal que deriva bien de previsiones
específicamente contempladas en la relación de colaboración que vin-
cula a las partes o que, a falta de pacto expreso, sería fácil colegir de
la buena fe que debe presidir (ex art. 1258 del Código civil) cualquier
relación contractual, pero más aún estas relaciones de colaboración. No
en balde se trata de relaciones que obligan al agente o representante a
gestionar los intereses del titular de la marca en un marco de confianza
mutua, relaciones basadas en la confianza recíproca de las partes que
habitualmente establecen relaciones económicas duraderas, definidas o
indefinidas, desde el punto de vista temporal, y presididas por la lealtad
recíproca.
Por parte de nuestra doctrina se ha entendido que la autorización
para el registro de la marca por parte del agente o representante podrá
calificarse como cesión, en la medida que el titular de la marca se despoja
del derecho a la marca que le confieren las normas internacionales; no
obstante, se tratará de una cesión fiduciaria en tanto «viene condicionada
por y en interés del contrato de distribución subyacente»39.
En este contexto la titularidad adquirida mediando la autorización
por el agente o representante puede calificarse de fiduciaria de lo que
se desprende: Primero, que vigente la relación contractual que justifica
la titularidad registral del distribuidor a él le corresponde velar por los
intereses del principal en el marco del contrato de distribución en el que
se integra la cesión de la marca. Más concretamente, vendrá obligado a
usar la marca, para evitar las consecuencias derivadas de la falta de uso, y
deberá usarla siguiendo las indicaciones del principal; en su caso, deberá
también ejercitar las acciones correspondientes para impedir que su marca
sea utilizada por un tercero provocando confusión en el mercado. Segun-
do, que una vez extinguida la relación contractual el fiduciario (agente o
representante) vendrá obligado a cesar en la utilización de la marca y a la
formalización de los actos que permitan al principal la recuperación de los
39 Curto Polo, La cesión..., op. cit., p. 227. Junto a este supuesto de cesión fiduciaria
se refiere a otros casos de cesión de marca que podrían tener la misma consideración, vid., al
respecto, nota 681.
derechos sobre la misma40. Y esto es así porque constante la relación de

colaboración y en presencia de la autorización del titular de la marca, para
que el agente registre, se produce una disociación entre la titularidad real
y la titularidad registral que, dadas las razones expuestas, impide que la
titularidad registral del agente fiduciario devenga en una titularidad plena
y definitiva y, en consecuencia, esta titularidad fiduciaria deberá revertir
al principal una vez finalizada la relación contractual que la justifica. En
las acertadas precisiones que realiza Monteagudo a este respecto destaca,
tras advertir de las bondades de la figura de la titularidad fiduciaria para
arrojar luz sobre la trascendencia de la autorización del principal, «que
el fabricante transmite de hecho, mediante la autorización, las facultades
de defensa del signo, que resultarán considerablemente reforzadas por la
inscripción, y renuncia durante la vigencia del contrato a obtener él mismo
la titularidad y a ejercitar los mecanismos de protección registral»41.
Vista la importancia de la autorización del principal para proceder
al registro de la marca por parte del agente o representante cabe, a con-
tinuación, reflexionar sobre los mecanismos con que cuenta el titular
para, una vez extinguida la relación contractual, obligar al distribuidor
a cesar en el uso de la marca y a recuperar su posición jurídica respecto
de la misma.
La relevancia dada a la autorización parece que cierra la puerta a la
utilización de los remedios previstos en el art. 10 LM, dado que la exis-
tencia de la autorización o, en su caso, de causa justificativa impedirá
que el agente o representante se vea expuesto, durante la vigencia de la
relación subyacente a las acciones previstas en el mismo para propiciar
la legítima defensa de los intereses del titular en el caso de que se hubiera
incurrido en el ilícito previsto.
Por lo que se refiere a la recuperación del principal de su posición
jurídica, tras la finalización de la relación de colaboración justificativa
de la autorización, parece que se plantean dudas razonables respecto al
ejercicio de la denominada acción reivindicatoria a la que remite el art. 10
LM. Efectivamente el art. 10 LM atribuye al titular de la marca la posibi-
lidad de ejercitar la acción reivindicatoria42 en los términos establecidos
por el art. 2.2, esto es: tiene derecho para reivindicar la marca solicitada
o concedida al agente o representante infiel en fraude de sus derechos o
40Monteagudo, El registro..., op. cit., pp. 16-18.

41Op. cit., p. 17.
42 Sobre la conveniencia de mantener la denominación de acción reivindicatoria, vid. las
consideraciones de Galán Corona, E., «En torno al ejercicio de la acción reivindicatoria en

materia de patentes de invención y modelos de utilidad», ADI (1978), pp. 433 a 455.
con violación de una obligación legal o contractual. Y no parece que el

ejercicio de la acción reivindicatoria se ajuste a lo dispuesto en el art. 2.2
en los supuestos en que el distribuidor cuenta con la autorización del
titular. Ante las dudas que plantea el ejercicio de la acción reivindicatoria
consignada en el art. 2.2 LM, debido a los requisitos a que está sometido
su ejercicio, en estos supuestos cabe plantearse qué otros mecanismos
ofrece el ordenamiento jurídico para conseguir el objetivo perseguido.
Se trata, entonces, de determinar cuáles son los remedios que se pueden
utilizar para lograr que el titular de la marca pase a ocupar, si lo entiende
conveniente, la posición que el agente o representante obtuvo con su
consentimiento, pero ni de manera plena ni definitiva. Hay que recordar
en este sentido que la autorización se concede en orden al registro de
la marca por parte del distribuidor se considera el medio idóneo para
la gestión de sus intereses durante la vigencia de la relación contractual,
pero una vez finalizada la misma parece que el distribuidor, si el principal
lo considera oportuno, debería proceder a la transferencia a su favor del
registro inicialmente autorizado43.
Ésta sería la conducta a seguir por un leal colaborador. Sin embargo,
en caso de que se manifestara reacio a la cesión cabría exigirla mediante
las acciones derivadas de la relación establecida entre ambos, bien por-
que exista una previsión expresa al respecto, o bien, a falta de ella,
porque parece una obligación claramente deducible del contenido de estos
contratos en los que el agente o representante asume un deber genérico
de actuar velando en todo momento por los intereses del principal. De
manera que si el agente o representante se niega, tras la finalización
del contrato, a formalizar la transmisión registral a favor del principal,
éste podría reclamarla ante los tribunales por violación de una obliga-
ción contractual. E incluso y en última instancia quizá podría también
plantearse el ejercicio de una acción reivindicatoria propia del derecho
común respecto de la que no juegan las limitaciones previstas para la
acción reivindicatoria contemplada en el art. 2.2 LM. Bien es verdad que
el supuesto que estamos considerando en este momento no está expre-
samente previsto en la LM y por tanto habría de resolverse acudiendo al
sistema de fuentes previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Aunque
43 La sentencia del TS de 15 de noviembre de 1999 (RJ 1999/8865) en el ámbito de un
contrato de concesión que ampara el uso de la marca del concedente durante la vigencia de la
relación contractual considera que «mientras no conste la extinción del vínculo contractual no
cabe entender que se produce una utilización ilícita indebida de las marcas». Fácilmente cabe
entender, sensu contrario, que extinguida la relación contractual la utilización de las marcas del
concedente por parte del concesionario devendría ilícita. Parece que la misma argumentación
nos puede servir para el caso de la utilización de la marca por parte del agente o representante
que contaba con la autorización del principal.
nuestra legislación marcaria no lo hace expresamente44 al contrario que

otras leyes especiales (ad ex. art. 138 de la LPI), parece obvio que no está
cerrado el acceso a mecanismos de protección generales previstos por el
sistema para la protección de los legítimos intereses amparados por la
LM45. De manera que a elección del principal podría plantearse, según
cuáles sean sus pretensiones, tanto el ejercicio de la reivindicatoria como
el ejercicio de la declarativa de dominio previstas en el Código Civil.
Para el caso de que la autorización fuera revocada, habrá que consi-
derar cuáles son las causas de la revocación y cuál la trascendencia de las
mismas para la ejecución del contrato. Puede ser que la revocación esté
justificada por un incumplimiento de las obligaciones que el distribuidor
asumió en el marco de las relaciones de colaboración o por un mal uso
de la marca, en cuyo caso entendemos que su conducta deberá enjui-
ciarse a la luz del contenido contractual pactado. Si el incumplimiento
desemboca en la resolución del contrato, por lo que se refiere al tema
que nos ocupa, deberá también procederse a la trasferencia registral de la
marca a su pleno titular, para lo cual se podrán utilizar los mecanismos
apuntados en el párrafo anterior. Caso de que la revocación se deba a
un comportamiento arbitrario por parte del principal, entendemos que
con independencia de que el comportamiento sea perseguible en sede
de responsabilidad contractual, si el agente lo considera oportuno,
podrá seguir disfrutando plenamente de esta titularidad registral hasta
la finalización de la relación, debido a que la autorización inicialmente
concedida legitima su actuación, en caso de controversia y en ausencia
de pronunciamiento judicial en contra.
44 Sí parece, sin embargo, que las acciones civiles se enumeran ad exemplum en el art. 41 de
la LM. Vid. García Luengo, «Artículos 40 y 41 de la LM», en Comentarios, op. cit., p. 661.
45 Montés Penades, V., «Comentario al art. 348 de Codigo Civil», en AA. VV., Comen-
tarios al Código Civil, Ministerio de Justicia, 1993, pp. 962 y ss.; Martín Pérez, J. A., «Co-
mentario al art. 348 del Codigo Civil», en Pasquau, M. (dir.), Jurisprudencia Civil comentada,
Granada, Comares, 2000, pp. 923 y ss. En este sentido la acción reivindicatoria regulada en el art.
348 Código civil es la acción que puede ejercitar el propietario que no posee frente al poseedor
que no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión. La expresión «posesión» se
utiliza en este caso en sentido amplio. Para el ejercicio de esta acción el propietario vencerá al
poseedor y recuperará la cosa si se prueba el dominio, por parte del actor, la falta de derecho a
poseer del demandado, la tenencia o posesión de éste y la identidad de la cosa. Lo que caracte-
riza la acción reivindicatoria es que la demanda se dirija contra quien tenga en su poder la cosa
reclamada y que al efecto se pida la condena del demandado a devolverla. En el caso de la marca
registrada a favor del distribuidor con autorización del principal ya ha quedado suficientemente
justificado que, a pesar del registro, el fiduciario (agente o representante) adquiere sólo una titu-
laridad formal, en tanto necesaria para la consecución de los objetivos perseguidos, nunca plena
y definitiva porque concluye a la finalización del contrato. En consecuencia, si tras la extinción
de la relación de colaboración el titular formal se resiste a la entrega quien ostenta la titularidad
plena podrá si pretende recuperar su posición ejercitar la citada acción.
V. Registro por el agente o representante de marcas

semejantes a la del principal
Una interpretación literal del apartado 1 del artículo 10 LM llevaría a
la conclusión de que el empresario únicamente podría poner en marcha
los mecanismos defensivos previstos cuando el agente o representante
infiel solicitase o registrase una marca que fuese idéntica a la marca del
empresario principal en el doble sentido de identidad de los signos y de
los productos o servicios.
Se ha interpretado unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia
que, de acuerdo con los principios que informan el derecho de marca,
la protección del art. 10 abarca tanto los signos idénticos como a las
semejantes que impliquen riesgo de confusión46.
Para determinar si existe o no riesgo de confusión sobre los productos
o servicios que se ofrecen en el mercado no es suficiente la comparación
de los signos enfrentados, sino que es preciso realizar una doble com-
paración, esto es, tanto de los signos, como de los productos o servicios
a los que se aplican para distinguirlos en el mercado. Además, dicho
riesgo se ha de establecer siempre desde la perspectiva del consumidor
interesado, siguiendo el criterio del consumidor medio47.
46 El riesgo de confusión, figura central del Derecho de Marcas y del Derecho de la com-
petencia desleal, vino establecido, tal y como lo recoge nuestra actual ley de marcas por el art.
4 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre, cuando dice en su apartado 1. «El registro
de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: a) cuando sea
idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o
registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los
productos o servicios designados por ambas marcas exista por parte del público un riesgo de
confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». Respecto este tema
en el ámbito de la marca comunitaria (art. 8.3 RMC), se pronuncia la Resolución de Oposición
de la OAMI de 30 de abril, respecto a las marcas Colour Capture y Colour Catcher, in-
dicando que la aplicación del art. 8.3 exclusivamente a marcas idénticas para bienes o servicios
idénticos daría como resultado que esta provisión fuera inefectiva, así como permitiría al soli-
citante (agente) escapar de sus consecuencias simplemente realizando ligeras modificaciones a
la marca primigenia, o bien respecto a la especificación de bienes y servicios.
47 El concepto del consumidor medio ha sido perfilado, tal y como ha de ser entendido
en este punto, fundamentalmente por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas. Viene a ser entendido como el «consumidor que esté razonablemente bien
informado y sea razonablemente observador y prudente» (SSTJCE «Clinique» de 2 de febrero
de 1994, asunto C-315/92, «Mars» de 6 de julio de 1995, asunto C-470/93, RJTJ, «Gut Sprin-
genheide» de 16 de julio de 1998, «Adidas Benelux BV y otros contra Fitnessworld Trading
Ltd.» de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/2001, «Intel Corporation Inc. contra CPM
United Kingdom Ltd» de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07). A mayor abunda-
miento sobre esta cuestión: Fernández-Nóvoa, C., Tratado…, op. cit., pp. 278-283. Gon-
zález Vaqué, L., «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas», RDCE, Año n.º 8, n.º 17 (2004), pp. 47-82. Respecto
Si bien en principio el sistema parece coherente con la protección

que se otorga al supuesto de riesgo de marcas idénticas o semejantes en
nuestra ley de marcas (art. 6.1 b)48, no hay que perder de vista en este
punto la ruptura del principio de territorialidad de la marca49. Para poder
aplicar la protección que el art. 10 hace de la marca del principal, va a
ser determinante que los productos del citado agente o representante se
puedan percibir por el público como productos del principal, es decir,
que, aunque el consumidor pueda identificar las marcas y conozca el
distinto origen empresarial de las mismas, crean, sin embargo, que entre
las empresas titulares de las marcas exista alguna relación.
Tal es la interpretación que de manera reiterada se ha expuesto en
la jurisprudencia de los tribunales españoles. Así en la Sentencia n.º
219/2005 de 11 de abril, la Audiencia Provincial de Granada (Sección
4.ª) se reconoce en su Fundamento de Derecho Tercero que ha de ser
considerada integrada en el artículo 10 el caso de la inscripción por el
agente de una marca cuya identidad es casi absoluta y es utilizada para
productos similares (sustancias químicas para la mejora del suelo sobre
todo en forma de granulados y dispersiones, en una y abonos para tierras
y productos fertilizantes, en otra).
al ordenamiento español, SSTS 580/2007 de 30 de mayo [RJ 2007\3607], de 14 de octubre de

2008 [RJ 2008\572], de 17 de diciembre de 2007 [RJ 2008\78], 622/2006 de 21 de junio [RJ
2006\6081] y 620/2003 de 19 de junio [RJ 2003\4246], entre otras.
48 «No podrán registrarse como marcas los signos: [...] b) Que, por ser idénticos o se-
mejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que
designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo
de asociación con la marca anterior».
49 Con carácter general, las acciones que puede ejercitar el titular de la marca en el caso
de violación de su derecho exclusivo aparecen reguladas en los artículos 40 a 45 LM. Dicho

titular puede ejercer tanto acciones civiles como penales y exigir las medidas necesarias para
su salvaguarda. En el ámbito civil, el art. 41 recoge las principales acciones, pero no constitu-
ye una lista exhaustiva de las mismas (Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Introducción a las
Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, op. cit., p. 155) siendo especialmente
importante para la materia que tratamos la acción de cesación.
Los acuerdos de coexistencia de marcas desde
la perspectiva del Derecho español y comunitario
M.ª Mercedes Curto Polo*
Sumario: I. Concepto. II. Fundamento jurídico. III. Límites. IV. Naturaleza

jurídica. V. Regulación legal: 1. Legislación nacional: 1.1. Fase de concesión de
la marca posterior: A) Posibilidad de acuerdo entre las partes; B) Eficacia del acuerdo
frente a la OEPM; 1.2. Conflicto entre marcas ya concedidas; 2. Legislación comunitaria:
2.1. Fase de concesión: A) Posibilidad de acuerdo; B) Eficacia del acuerdo frente a la
OAMI; 2.2. Conflicto entre marcas ya concedidas. VI. Contenido de los acuerdos
de delimitación de uso de las marcas. VII. Los acuerdos de coexistencia desde
la perspectiva de las normas protectoras de la libre competencia.
I. Concepto
M ediante el término «acuerdos de coexistencia de marcas» ha-

cemos referencia a los pactos celebrados entre dos (o más) par-
tes que son titulares de marcas en conflicto, real o potencial, princi-
palmente por la posible existencia de un riesgo de confusión entre las
mismas, y cuyo contenido, que puede ser muy variado, incluye, con
carácter general, una serie de medidas encaminadas a evitar o a poner
fin al conflicto suscitado.
Normalmente dichas colisiones se producirán cuando en virtud de la
identidad o semejanza entre los signos y la identidad o similitud de los
* La autora es miembro del Programa de Investigación que lleva por título: Los contratos
19956) para los años 2011-2013.
68 M.ª MERCEDES CURTO POLO
productos o servicios con ellas distinguidos se pueda inducir al público a

confusión acerca del origen de las ofertas. Con todo, el conflicto también
puede producirse cuando, debido a la similitud entre los signos, se pueda
producir un perjuicio o un aprovechamiento indebido del renombre o
del carácter distintivo alcanzado por una de las marcas en cuestión, aun
sin que exista riesgo de confusión.
Por otro lado, aunque el objeto sobre el que versen los acuerdos de
coexistencia son normalmente marcas, es posible que estos mismos
pactos se celebren cuando el conflicto se suscita entre signos de distinta
naturaleza como una marca y un nombre comercial o, incluso, aunque
sea menos frecuente debido al carácter local de los rótulos de estableci-
miento, entre éste y una marca. También es posible que, en la medida en
que el nombre de dominio sea utilizado con fines distintivos, el acuerdo
tenga por objeto una marca y un nombre de dominio con el que pueda
entrar en colisión.
Además, es preciso apuntar que los acuerdos de coexistencia de mar-
cas no sólo pueden tener por objeto permitir la convivencia pacífica de
dos o más marcas nacionales, sino también la de marcas nacionales con
marcas comunitarias confundibles o, incluso, únicamente de marcas
comunitarias.
En todo caso, se trata de un mecanismo de autocomposición de los in-
tereses de las partes enfrentadas. Por ello, no es de extrañar que sean pocos
los pronunciamientos judiciales al respecto, permaneciendo reservados en
la mayoría de las ocasiones los términos concretos del acuerdo.
El contenido de tales pactos depende normalmente del grado de
confundibilidad entre los signos, así como del momento en que haya
tenido lugar el acuerdo entre los titulares de los mismos. Respecto del
primer aspecto, normalmente, la complejidad del contenido de los acuer-
dos será directamente proporcional al grado de confundibilidad entre
los signos en conflicto. Por otro lado, en relación con el momento en
que puede operar el acuerdo, es preciso tener en cuenta que el acuerdo
de coexistencia puede perfeccionarse con anterioridad a la concesión
registral del signo distintivo confundible, o bien con posterioridad,
normalmente como consecuencia de una variación en las circunstancias
en que los signos venían siendo usados. Dicho momento temporal de
celebración del acuerdo está íntimamente relacionado, a su vez, con la
finalidad preventiva o resolutoria perseguida en relación con el conflicto
generado por la coexistencia entre signos confundibles.
Dado que cuando la marca o signo confundible está en fase de concesión,
por regla general, todavía no ha comenzado a ser usado, los acuerdos de
LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA DE MARCAS... 69
delimitación que puedan tener por objeto evitar el conflicto de dicho

signo con una marca prioritaria tienen carácter preventivo. Durante
esta fase los acuerdos podrán llevarse a cabo, bien antes de la solicitud,
bien una vez que la solicitud del signo confundible posterior haya sido
presentada. En todo caso, se trata de evitar que se genere el conflicto
como consecuencia de la coexistencia en el mercado de ambos signos
confundibles con amparo registral.
La casuística por la que puede ser necesario concluir un acuerdo en
fase de concesión de una marca puede ser variada. Por un lado, no hay
que olvidar que para registrar un signo como marca o nombre comercial
no se requiere ninguna originalidad, por lo que no es infrecuente que
el término elegido para ser registrado como marca o nombre comercial
sea confundible con un signo anteriormente registrado. Por otro, en
una economía cada vez más globalizada como es la actual, puede ocurrir
que el conflicto se origine como consecuencia de la expansión de los
mercados geográficos en que operaba inicialmente un signo distintivo
o por la intención de operar en nuevos sectores económicos distintos
a aquellos en los que se venía operando. De esta forma, marcas que
habían coexistido pacíficamente por ser comercializadas en ámbitos
geográficos distintos o para productos o servicios diferentes, pueden
verse abocadas a un serio conflicto cuando el titular de una de ellas
decide registrar su marca para un país o sector donde la marca con-
fundible venía operando.
Por último, el principio de la coexistencia de las marcas nacionales y las
marcas comunitarias en el ámbito espacial de la Unión Europea genera,
sin duda, el caldo de cultivo idóneo para la expansión de estos acuerdos,
en la medida en que la intención de operar en mercados geográficos
diferentes y perfectamente delimitados puede ser el fundamento de un
acuerdo de delimitación de uso que permita el registro de una marca
posterior confundible, bien en el ámbito nacional, bien en el ámbito
comunitario, que podría ser imposible en el supuesto de que el titular
de la marca prioritaria no lo hubiese autorizado.
Por el contrario, cuando ambos signos confundibles gozan de res-
paldo tabular, el acuerdo de delimitación celebrado para poner fin al
conflicto generado entre ellos tiene normalmente carácter resolutorio,
en la medida en que el acuerdo pretende ser una vía para la resolución
del conflicto alternativa al ejercicio de las acciones por infracción de la
marca prioritaria o a la solicitud de nulidad del signo posterior.
En estos casos el conflicto se suscitará cuando, pese a contar con el
amparo registral, el uso efectivo de la marca ha estado limitado a unos
determinados productos o servicios o a un limitado mercado geográfico

y, como consecuencia de una decisión de expansión empresarial, se co-
mienza a usar la marca en otros sectores o mercados en los que ya venía
siendo usado un signo confundible.
A modo de ejemplo cabe aludir al acuerdo de coexistencia que puso
fin al conflicto que se suscitó entre la Universidad de Málaga y la em-
presa argentina UMA cueros. La primera tenía registrada su marca en
España desde el año 2004 para cuatro de las 45 clases del Nomenclátor,
en concreto para todo lo referente a educación, telecomunicaciones,
servicios científicos y tecnológicos y aparatos e instrumentos de ense-
ñanza. No obstante, en el año 2005 decidió solicitar la ampliación del
registro para todas las clases restantes. En este momento la empresa
UMA cueros presentó oposición al registro con fundamento en una
marca española prioritaria alegando que fonéticamente ambos signos
eran idénticos, aunque existían importantes diferencias gráficas, y que,
en el caso de ser concedida la marca posterior, ambas podrían entrar en
conflicto si se comercializasen por parte de la Universidad de Málaga
productos de cuero.
Finalmente, la Universidad de Málaga y la empresa argentina llegaron
a un acuerdo de coexistencia de marcas en 2006 por el que, sin negar
la posibilidad de que la primera comercializase cualquier género de
productos, ambas partes delimitaron la forma concreta en que debían
usarse sus signos distintivos. En este sentido, se acordó que la marca de
la Universidad de Málaga no fuera utilizada con la tipografía estándar
de la palabra UMA, sino que siempre fuera utilizada con su grafía par-
ticular, caracterizada por los rasgos picassianos de la letra U.
Por otro lado, no cabe olvidar el importante papel preventivo que
pueden desempeñar los acuerdos de coexistencia de marca en los su-
puestos de cesión parcial de una marca registrada para unos determi-
nados productos o servicios, reservándose el titular del signo su uso
para otros productos o servicios para los que la marca estaba registrada
y que, en función de las características del mismo, puede dar lugar a
ciertos conflictos entre cedente y cesionario parcial. Posibilidad ésta de
cesión parcial de la marca que no era admitida bajo la vigencia de la Ley
de Marcas de 1988 y que expresamente ha sido consagrada en el art. 46.2 de
la Ley de Marcas vigente. El supuesto más frecuente en este sentido se
dará cuando una gran sociedad vende una sociedad filial o es dividida en
empresas de menores dimensiones (de-merger) y cada una de las partes

quiere mantener derechos sobre la marca originaria1.
II. Fundamento jurídico

La posibilidad de celebrar acuerdos de coexistencia radica en la facultad
de disposición de los titulares en relación con sus marcas y sus solicitu-
des de marcas. Como es bien sabido, la marca se incluye dentro de los
property rights y, por tanto, le son aplicables las notas de disponibilidad
y transmisibilidad, tanto intervivos como mortis causa. Igualmente, el
solicitante de una marca podrá disponer de los derechos inherentes a
su solicitud, si bien la posición jurídica que se confiere en función de la
misma es de contenido mucho más limitado que la que otorga la marca
ya concedida.
En este sentido, conviene recordar que el contenido de la marca y
de la solicitud de marca tienen tanto una vertiente positiva como una
vertiente negativa. De este modo, la marca confiere a su titular, por un
lado, el derecho al uso exclusivo en el tráfico económico del signo distin-
tivo (art. 34.1 LM), por sí o por medio de un tercero que cuente con su
consentimiento, concretándose tal uso exclusivo en las facultades que se
explicitan de manera negativa y no exhaustiva en el art. 34.3 LM. Sensu
contrario, el titular de la marca podrá ejercitar el ius prohibendi que se
enuncia en el art. 34.2 LM y cuyo contenido varía en función de que
se trate de una marca notoria o renombrada o simplemente de una marca
ordinaria. Igualmente, el titular de una marca registrada podrá oponer-
se al registro de una marca o nombre comercial posterior que entre en
conflicto con su marca prioritaria, así como invocar posteriormente su
nulidad en el caso de que dichos signos fueran finalmente registrados.
Por otro lado, el titular de la marca podrá cederla total o parcialmente
a un tercero, autorizar el uso de la misma mediante la correspondiente
licencia de marca o disponer de ella de cualquier forma admitida en
Derecho. Finalmente, aunque nada se diga expresamente en la nueva
Ley de Marcas, como veremos, parece no existir ningún obstáculo para
que, de igual manera que el registro de una marca anterior le otorga al
titular de la marca la posibilidad de oponerse al registro posterior de
un signo confundible, se le reconozca también la facultad de autorizar
tales registros.
1 Martens Lawsen, M. y Kjeserud, L., Trademark Coexistence Agreements in the EU

fron an Interdisciplinary Perspective, Dinamarca, Aahus School of Business, http://theses.asb.
dk/projekter/fbspretrieve/7065/THESIS_FINAL_COPY.pdf.
Por su parte, el solicitante de una marca podrá oponerse al registro de

una marca o nombre comercial solicitados posteriormente cuando, como
consecuencia de la identidad o semejanza de los signos y de la identidad o
similitud de los productos, exista un riesgo de confusión entre el público,
que incluye el riesgo de asociación. De igual manera, parece que, aunque
la nueva normativa guarde silencio al respecto, podrá igualmente autori-
zar el registro de tales signos posteriores. En cambio, no podrá prohibir
el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o semejante al que
es objeto de su solicitud de marca susceptible de inducir a confusión al
público, dado que esta facultad sólo se le reconoce al titular de la marca
registrada. Sin embargo, desde la fecha de publicación de la solicitud se
le confiere al solicitante de la marca una protección provisional consis-
tente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a
las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre la fecha de
publicación de la solicitud y la fecha de publicación de la concesión, un
uso de la marca que después de concedida resultaría prohibido (art. 38
LM). Incluso, es posible que pueda extenderse esta protección provi-
sional a un momento anterior a la publicación de la solicitud frente a la
persona a quien se le hubiere notificado la presentación de la solicitud
y el contenido de ésta. Por otro lado, nada obsta para que el solicitante
de la marca subrogue a un tercero en la posición jurídica derivada de
la solicitud mediante cualquier negocio jurídico apto para transmitir la
titularidad sobre la misma.
Como tendremos ocasión de analizar con detalle más adelante, los
acuerdos de coexistencia de marca tienen por objeto en la mayoría de
las ocasiones facultades que incluiríamos dentro de la vertiente negativa
del contenido otorgado por la marca o por la solicitud de marca. Así,
veremos como en muchos de los casos los acuerdos de coexistencia
incluyen pactos relativos al no ejercicio de la facultad de oposición al
registro de una marca confundible, al no ejercicio del ius prohibendi o
a la facultad de invocar la nulidad de la marca posterior. Con todo,
también es posible que el acuerdo de coexistencia incida sobre ciertas
facultades de la llamada vertiente positiva, como son el compromiso
de abstenerse de usar el signo en relación con determinados productos
o servicios para los que la marca está registrada o en un determinado
mercado geográfico, la obligación de usar el signo en un determinado
color o grafía o en relación con unos determinados productos o servi-
cios; o incluso la cesión total o parcial de la marca a la contraparte en
el acuerdo.
III. Límites
Al fundamentar los acuerdos de coexistencia en el derecho de dispo-
sición que se le otorga a los titulares de los derechos exclusivos, hemos
de considerar que, al igual que acontece con el derecho de propiedad, el
derecho de uso y de disposición de la marca o de la solicitud de marca
no son absolutos, sino que encuentran determinados límites. En este
sentido, recordemos que el art. 33 CE establece que la función social de
la propiedad privada delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
De igual manera el art. 348 CC nos informa de que la propiedad es el
derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes.
Por su parte, en sede contractual, el art. 1255 CC establece que la
autonomía de la voluntad de las partes encuentra como límites la ley,
la moral y el orden público. En consecuencia, la autonomía de la volun-
tad de los titulares de los signos confundibles a la hora de celebrar un
acuerdo de coexistencia puede verse limitada.
Dado que, en la mayoría de las ocasiones, los acuerdos de coexistencia
de marca versan sobre la vertiente negativa del derecho, es preciso tener
en cuenta el art. 6.2 del Código Civil conforme al cual «la exclusión
voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reco-
nocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden
público ni perjudiquen a terceros». De este modo, los titulares de las
marcas o de las solicitudes de marcas no tendrán una libertad absoluta
para configurar sus pactos, sino que deberán atender a todos los intereses
que protege el Derecho de marcas.
En este sentido es importante tener en cuenta que los intereses pro-
tegidos por esta rama del ordenamiento jurídico no son solamente los
intereses jurídico-privados de los titulares de los signos distintivos,
sino que indirectamente también quedan protegidos los intereses de los
consumidores y usuarios y del público y, en general, el interés general
en la transparencia y el buen funcionamiento del mercado (SSTS de 30
de octubre de 1986 [RJ 6020/1986] y de 14 de diciembre de 1988 [RJ
9442/1988]).
Es paradigmático en este sentido el régimen jurídico al que quedan
sometidas las prohibiciones absolutas de registro de las marcas y nom-
bres comerciales, cuya concurrencia es normalmente examinada de
oficio por las administraciones encargadas de otorgar el registro de los
signos distintivos. Y ello por entender que mediante estas prohibiciones
absolutas se trata de proteger intereses públicos que escapan a la esfera

de influencia de los particulares.
Pero, incluso, cuando la protección de los signos distintivos se deja a
la iniciativa privada, la renuncia a poner en marcha los mecanismos de
defensa establecidos en el Derecho marcario debe estar sometida a lími-
tes. Así, es preciso tener en cuenta que, aunque la facultad de impulsar
estos mecanismos para proteger los signos distintivos entra dentro de
la esfera jurídico-privada de sus titulares, su ejercicio efectivo no está
sólo encaminado a defender los exclusivos intereses del titular de la
marca en que el signo de su propiedad cumpla efectivamente la función
de identificar su oferta en el mercado, sino igualmente los intereses del
público en disponer de un instrumento de diferenciación de ofertas y
del propio mercado en que éste funcione con transparencia.
Tanto en el ámbito nacional como en el ámbito comunitario, es nece-
saria la oposición de los titulares de las marcas o solicitudes de marcas
anteriores para que tengan efectividad las prohibiciones relativas, o causas
de denegación relativas, según la normativa comunitaria. De igual manera,
sólo los titulares de las marcas o sus causahabientes están legitimados
para ejercitar las acciones por violación de la marca o de nulidad relativa
de un signo confundible registrado con posterioridad (arts. 40 y 59 b de
la Ley de Marcas). Ahora bien, cuando el titular de una marca o de una
solicitud de marca prioritaria renuncia a oponerse al registro de un signo
posterior confundible o a ejercitar la acción de nulidad relativa en el caso
de que haya sido registrado, así como cuando renuncia a ejercitar su ius
prohibendi en relación con el uso de un signo confundible, parece que
deben ser tenidos en consideración todos los intereses presentes en el
uso correcto de los signos distintivos y no sólo los intereses privados de
los titulares, de forma que se pueda impedir que, como consecuencia
de este acto de disposición, los consumidores puedan verse inducidos a
error acerca del origen de las prestaciones.
En este sentido, es paradigmática la práctica estadounidense, conforme
a la cual, pese a la presentación de un acuerdo de delimitación (consent
agreement or letter of consent) durante la fase de registro de la marca,
el examinador no necesariamente concederá la marca. Si se trata de un
naked consent de modo que el acuerdo no vaya acompañado de ciertas
medidas que eviten el riesgo de confusión, el examinador no concederá
la marca posterior (In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357,
1363, 177 USPQ 563, 568 [C.C.P.A. 1973]).
Práctica que tradicionalmente ha encontrado refrendo legal en nues-
tra normativa de marcas hasta la reciente promulgación de la Ley de
Marcas vigente. Así, conforme al art. 150 EPI, si se hubiera formulado

oposición al registro de una marca posterior, se le concedía al solicitante
el plazo de un mes para que alegara las razones que estimara pertinentes
a su derecho, modificara la marca o presentara autorización del primi-
tivo concesionario, por la que se permitiera el registro solicitado. Ahora
bien, tal autorización sólo cabía en los supuestos de semejanza y no de
identidad. En estos casos, aun cuando se presentara autorización, ésta
se consideraba ineficaz.
De modo semejante, el art. 12.2 de la Ley de Marcas de 1988 disponía
que «podrá registrarse una marca semejante a otra marca o nombre
comercial anteriormente solicitado o registrado para productos, ser-
vicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente
por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se
adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo
de confusión». En este texto legal se da un paso más con respecto al
EPI puesto que, en aras a tutelar los intereses de los terceros, se exige
a las partes que adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de
confusión entre los signos. Por otro lado, del tenor literal del precep-
to cabe deducir, sin género de dudas, que la autorización del anterior
titular sólo era eficaz frente a la Oficina en caso de semejanza entre
los signos, y no de identidad2.
Así lo tiene declarado igualmente nuestro Tribunal Supremo. En
Sentencia de 4 de febrero de 1965 se establece que «En caso de identidad
denominativa, el permiso del anterior titular es siempre nulo de pleno
derecho e ineficaz, desde el momento en que se encuentra a priori en
contradicción inmediata con el interés general prevalente (STS de 21
de noviembre y de 18 de diciembre de 1974, y está por encima de todo
convenio (Sentencia de 5 de noviembre de 1971)».
Si se tratara de simple semejanza sería válida en principio aquella
autorización, pero podría resultar ineficaz si la intensidad del parecido,
rayano en la igualdad, pusiera en peligro la transparencia del mercado.
Así, en STS de 9 de junio de 1975 (RJ 2750/1975), en relación con el
conflicto suscitado entre los signos distintivos Ishah e Hisa3, se establece
que, aunque gráficamente sean marcas diferentes, fonéticamente resultan
2 Lo cual es criticado por Areán Lalín por considerar que tal autorización pudiera ser
factible en alguna hipótesis, si se deslindasen nítidamente los productos o servicios diferen-
ciados por las marcas idénticas del autorizante y del autorizado. Vid. Areán Lalín, M., «La
transacción sobre marcas», CJPI, n.º 5, pp. 29 y ss.
3 Comentada por Otero Lastres, J. M., «La autorización del anterior titular de la mar-
ca y la protección de los consumidores», ADI (1976), pp. 285 y ss.
prácticamente idénticas, de modo que ha de considerarse ineficaz la

autorización del anterior titular. Y ello porque
en las relaciones propias del tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal, de-
nominativo, sobre todos los demás para conseguir la función individualizado-
ra de los productos o actividades, según ha dicho en más de una ocasión este
Tribunal Supremo —sentencias de 27 de enero, 20 de febrero y 10 de mayo
de 1975—, por lo que, no obstante, la validez intrínseca de la declaración de
consentimiento aludida más arriba en cuanto afecta al derecho subjetivo del
primitivo concesionario ha de negársele toda eficacia en el presente caso para
salvaguardar así la intangibilidad del interés general, a causa de la notoria se-
mejanza gráfica y la igualdad fonética, suficientes cada una de ellas por sí para
inducir a error, con el consiguiente peligro de desorientación del consumidor
inherente a la confundibilidad.
Igualmente, parece que la necesidad de tutelar todos los intereses pre-

sentes en el Derecho de marcas subyace en la parca regulación aplicable
a los acuerdos de coexistencia de marcas presente en la Primera Direc-
tiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas. En este sentido, el art. 4.5 del citado texto normativo dispone
que «Los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias
apropiadas, el registro de una marca no deba ser obligatoriamente de-
negado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del
derecho anterior consienta que se registre la marca posterior».
Por consiguiente, parece que podemos afirmar que la autonomía de la
voluntad de las partes a la hora de celebrar un acuerdo de coexistencia de
marcas encuentra como límites la necesaria tutela de los intereses de los
consumidores en no verse inducidos a confusión como consecuencia de
la coexistencia de dos signos confundibles, así como la necesaria tutela
de la transparencia en el tráfico.
IV. Naturaleza jurídica

El problema de los límites a la libre disponibilidad de los titulares de
los signos confundibles sobre sus signos conecta, directamente, a nuestro
parecer, con la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de los acuerdos
de delimitación.
Si simplemente nos centráramos en la existencia del principio de libre
disposición sobre las marcas que ampara a sus titulares y en el principio
de la libre autonomía de la voluntad establecido en el art. 1255 Código
Civil para fundamentar las cláusulas y pactos celebrados entre los titulares
de marcas confundibles para evitar o poner fin a un conflicto entre ellas,
podríamos afirmar que los acuerdos de delimitación podrían caracterizarse

como contratos por los que las distintas partes intervinientes consienten
en obligarse normalmente a un hacer o a un no hacer, aunque incluso
pueden comprometerse a una obligación de dar.
Ahora bien, teniendo en cuenta su finalidad, cual es evitar o poner
fin a un conflicto entre distintos signos distintivos, podemos caracteri-
zarlo como un contrato de transacción y, como tal, sometido al régimen
jurídico que para el mismo prevé nuestro ordenamiento.
En efecto, no cabe olvidar que el acuerdo de delimitación constituye
una forma de transacción en la medida en que tiene como fin evitar los
conflictos entre signos o la finalización de un conflicto ya planteado. En
este sentido, conviene recordar que el art. 1809 CC define la transacción
como «el contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo
cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término
al que había comenzado». Calificación que se ajusta perfectamente al
convenio de delimitación de uso entre marcas que, con independencia
del concreto contenido que se le dé entre las múltiples posibilidades que
se le abren a las partes, implicará para cada una de ellas otorgar ciertas
concesiones recíprocas en relación con los signos distintivos de los que
disponen a efectos de evitar que surja un conflicto entre ellos o a fin de
poner fin al conflicto planteado4.
Por ello, cuando en la práctica, pese a la existencia del acuerdo, una de
las partes se oponga al registro de la marca posterior, ejercite las acciones
de defensa de su marca o la acción de nulidad frente a la contraparte en
el contrato, será frecuente que ésta esgrima el acuerdo de delimitación
como excepción frente al ejercicio de acciones (vid. STS de 7 de julio
2006 [RJ 2006/4715]). Si atendemos a la eficacia del acuerdo de transac-
ción entre las partes (teniendo presente que, según el art. 1816 CC, la
transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada), podremos
concluir que el demandado estará plenamente legitimado para oponer
la excepción de transacción (exceptio litis per transactionem finitae). En
consecuencia, tal actuar del legitimado pasivo de una acción de nulidad
o de violación con fundamento en un signo distintivo prioritario será
perfectamente lícito. Ahora bien, ello no implica que el Tribunal tenga
que estimar en todo caso dicha excepción. Por el contrario, el juez puede
valorar la licitud del contrato de transacción y considerar que éste es
4 En este sentido, cabe recordar que se define la transacción como un contrato consen-
sual, recíproco y oneroso, por el cual las partes resuelven, mediante mutuas concesiones, una
cuestión que les parece dudosa. Vid. Manresa en Albaladejo, M. y Díaz Alabart, S. (dirs.),
Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, tomo XII, 3.ª ed., p. 101.
nulo por no ajustarse a los límites establecidos en Derecho, de modo

que no podría prosperar la excepción que tiene como fundamento tal
acuerdo entre las partes.
En este sentido, resulta especialmente explícita la STS de 14 de diciem-
bre de 1988 que en su Fundamento Segundo dispone lo siguiente:
Por lo mismo, si la transacción tiene para las partes la autoridad de cosa

juzgada (art. 1816), no le es dable, para evitar su cumplimiento, exhumar pac-
tos o cláusulas, vicios o defectos, posiciones o circunstancias afectantes a las
relaciones jurídicas cuya colisión o incertidumbre generó el pacto transaccio-
nal (S. 26 de abril de 1963), que ha de ser respetado con absoluto y escrupuloso
cumplimiento de las obligaciones asumidas (S. 8 de marzo de 1962), de forma
que la exceptio pacti o excepción de transacción vincula al órgano jurisdiccio-
nal del posterior proceso cuando concurren los mismos elementos subjetivos
y objetivos de la dicha cosa juzgada material, aunque no pueda identificarse
totalmente con los efectos de la cosa juzgada propia de las sentencias firmes
(SS. 28 de septiembre de 1984 y 10 de abril de 1985)...
Con todo, dado que el contrato de transacción no puede ser contra-

rio a normas imperativas de nuestro ordenamiento jurídico, establece
igualmente en su Fundamento de Derecho Tercero que
No obstante lo anteriormente expuesto, ha de recordarse que no puede

atribuirse validez al acto dispositivo que contraría normas imperativas o pro-
hibitivas (art. 6.3 CC) y que la dejación o renuncia de derechos no puede con-
trariar el interés o el orden público, ni perjudicar a tercero (art. 6.2 del propio
texto legal), teniendo establecido este Tribunal que en materia de Propiedad
Industrial y concretamente en materia de Derecho de Marcas, las mismas pro-
tegen no sólo el interés particular de quien las inscribe (titular), sino también
el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y
supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su
procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público
consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca (S.
30 de octubre de 1986)...
Pese a la ausencia de regulación legal expresa de la posible autoriza-

ción del titular de la marca anterior en la legislación de marcas vigente,
podemos afirmar que la jurisprudencia apuntada en relación con la
valoración judicial de los acuerdos de coexistencia de marcas a la luz
de la posible afectación a los intereses de los consumidores y al interés
general seguirá siendo aplicable.
Por otro lado, es preciso apuntar que, de acuerdo con el art. 1815
del Código Civil, el contrato de transacción y, por tanto, el acuerdo de
coexistencia de marcas, debe ser interpretado de una manera estricta
de modo que ha de atenderse de forma literal a los términos del mismo5.

Ello nos lleva necesariamente a negar la posibilidad de invocar un acuerdo
de coexistencia de marcas para solucionar los posibles conflictos que se
puedan dar en el futuro como consecuencia de las nuevas modalidades
de comercialización, especialmente por Internet, que no habían sido
previstas en el acuerdo, así como a aconsejar la actualización periódica
de los términos del mismo a la luz de las circunstancias que se vayan
planteando.
A efectos de ilustrar estas consideraciones, conviene traer a colación
dos recientes ejemplos de gran importancia práctica que se han suscitado
en dos países de nuestro entorno. El primero de ellos atañe a un acuer-
do de coexistencia de marcas celebrado en el Reino Unido por Apple
Corps, sello discográfico creado por los Beatles, y Apple Computers
en 1991. Según dicho acuerdo de coexistencia, las partes convinieron
los productos o servicios para los que podían usar el signo Apple, de
modo que se garantizaba la coexistencia pacífica de ambos signos en el
mercado. Así, Apple Computers tendría el derecho exclusivo de usar
la marca Apple para o en relación con productos electrónicos, progra-
mas informáticos y servicios de procesamiento y transmisión de datos,
mientras que Apple Corps se reservaba el derecho a utilizar el mismo
signo para o en relación con toda obra creativa presente o futura cuyo
contenido principal sea música o interpretaciones y ejecuciones musi-
cales, independientemente de que los medios empleados para grabar o
comunicar estas obras sean tangibles o intangibles. Habiendo coexis-
tido ambos signos pacíficamente, el conflicto se plantea cuando, para
comercializar digitalmente música, Appel Computers lanza el software
y la tienda digital iPod y iTunes y Apple Corps entiende que, con tal
proceder, invade su ámbito de exclusiva. Apple Corps demanda entonces
a Apple Computers alegando la infracción del acuerdo de coexistencia.
En este caso el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales6 entendió que
no se había violado el acuerdo porque el signo había sido utilizado por
Apple Computers en relación con el software y no con la música que
ofrecía el servicio. Pero éste es un claro ejemplo de cómo el devenir de
5 A modo de ejemplo, cabe señalar que si se ha autorizado el uso como denominación

social no cabe oponer la excepción de transacción para legitimar el uso como marca; igualmen-
te, si el objeto del acuerdo ha sido un concreto signo, no cabe extender los efectos del acuerdo
a otro similar.
6 Apple Corps Ltd. v Apple Computers, Inc [2006] EWHC 996 (Ch) (08 May 2006)
URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2006/996.html.
los acontecimientos puede originar determinados conflictos que no han

sido suficientemente previstos en el acuerdo de coexistencia7.
El otro supuesto al que parece oportuno referirnos es el conflicto
suscitado entre, de un lado, las compañías ferroviarias de distintos
Estados miembros de la UE [la Société Nationale de Chemins de Fer
Français (SNCF), la Société Nationale des Chemis de Fer Belges (SNCB)
y Eurostar (UK) Ltd.] que explotan el tren denominado Eurostar, que
realiza su servicio entre Francia, Bélgica y el Reino Unido y, de otro, una
compañía de diamantes belga (Eurostar Diamonds Traders) en relación
con el signo «Eurostar». Las sociedades ferroviarias eran cotitulares de
distintas marcas «Eurostar» registradas en distintos países, entre ellos
varios de la Unión Europea, desde 1988 y las hicieron valer en oposición
cuando en 2001 la empresa de diamantes intentó registrar en diferentes
Estados distintas marcas que contenían el signo Eurostar. Para poner
fin a aquellos conflictos se firmó un acuerdo de coexistencia de marcas
en 2004.
Posteriormente, en 2006 Eurostar Diamonds Traders logró registrar
a su nombre el nombre de dominio eurostar.eu. por haberse anticipado
en tan sólo 6 minutos a la solicitud de nombre de dominio presentado en
nombre propio y de las otras compañías que gestionan el servicio Eurostar
por Eurostar UK. Considerando que tal registro era contrario al acuerdo
de coexistencia, las sociedades ferroviarias demandan a la compañía de
diamantes ante el Tribunal de Comercio de París, quien estima que no le
corresponde prohibir a una sociedad registrar un nombre de dominio con
base en un acuerdo que guarda silencio al respecto. De idéntica manera
se pronuncia el Tribunal de Grande Instance de París cuando el 15 de
noviembre de 2006 decide sobre la cuestión8. En dicha decisión se pone
de manifiesto la necesidad de interpretar restrictivamente los acuerdos
de transacción y, por tanto, la imposibilidad de invocarlos para dirimir
conflictos que no habían sido previstos en el acuerdo. En el acuerdo de
coexistencia de marcas celebrado en 2004 nada se había dicho en relación
con la posibilidad de registrar el signo como nombre de dominio, por
7 Conviene destacar que, aunque formalmente el Tribunal de Inglaterra y Gales puso

fin a la disputa entre Apple Corps y Apple Computers afirmando la legitimidad del uso por
parte de ésta en relación con el software empleado para comercializar música por Internet por
entender que no se había infringido el acuerdo de 1991, Apple Corps recurrió la sentencia y
cuando estaba pendiente el fallo sobre el recurso de apelación planteado, ambas partes llega-
ron a un nuevo acuerdo de coexistencia en 2007, en virtud del cual, pese a que los términos del
acuerdo no trascendieron al público, parece que Apple Corps vendió su marca a Apple Com-
puters por una suma de 500 millones de euros y simultáneamente se reservó la licencia de uso
para los productos o servicios para los que la venía usando.
8 TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15 de noviembre de 2006.
lo que no podía considerarse que con su proceder Eurostar Diamonds

Traders había infringido el acuerdo.
Para finalizar el análisis de la naturaleza jurídica de los acuerdos de
coexistencia, apuntaremos que conviene diferenciar dichos acuerdos
de otras figuras afines con las que podría ser confundida. Así, deben ser
diferenciados de los contratos de licencia de marca en la medida en que
éstos recaen sobre una única marca, cuyo uso se autoriza a un tercero,
normalmente a cambio de un precio, mientras que los acuerdos de co-
existencia tienen por objeto dos o más marcas iguales o confundibles
pertenecientes a titulares distintos, de modo que a través de dicho acuerdo
se establecen los usos permitidos por cada uno de ellos en relación con
sus marcas en aras a evitar el riesgo de confusión9.
Los acuerdos de delimitación del uso de la marca se diferencian igual-
mente del contrato por el que se transmite la titularidad sobre el derecho
de marca. Presupuesto de los acuerdos de delimitación del uso es la exis-
tencia de dos marcas idénticas o confundibles registradas para distinguir
productos o servicios idénticos o similares pertenecientes a dos titulares
independientes, quienes se ponen de acuerdo para adoptar ciertas medidas
tendentes a evitar el riesgo de confusión que el uso concurrente de las mar-
cas podría generar en el mercado. No se produce en tal supuesto ninguna
transmisión de la titularidad sobre los derechos, sino que, normalmente, el
acuerdo de delimitación de uso tendrá como objeto la renuncia al ejercicio
de ciertas facultades que conlleva el derecho de marca (vertiente negativa
del derecho o ius prohibendi). Por ello, en este caso no se puede hablar
de una cesión parcial del derecho de marca, ya que cada una de las partes
contratantes mantiene la titularidad sobre las marcas independientes. No
obstante, en ocasiones, el acuerdo de coexistencia puede tener por objeto
la cesión total o parcial de una de las marcas en liza a la contraparte en el
contrato. Con todo, es preciso apuntar que en estos supuestos la cesión
de la marca será uno de los diversos contenidos en los que se concreta
el acuerdo de coexistencia que normalmente, en virtud de su carácter
complejo, irá acompañado de ulteriores cláusulas encaminadas a poner
fin al conflicto planteado. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que
también un contrato de cesión parcial de marca, en relación con determi-
nados productos o servicios para los que se halla registrada, en la mayoría
de las ocasiones irá acompañado de ciertos acuerdos de delimitación del
uso de las marcas con el fin de evitar el riesgo de confusión que el uso
concurrente de las dos marcas idénticas e independientes podría generar
9 Roncero Sánchez, A., El contrato de licencia de marca, Madrid, Civitas, 1999, p. 153;
Ortuño Baeza, M. T., La licencia de marca, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 170.
en el mercado. Principalmente en los supuestos en que la similitud de

los productos o servicios distinguidos sea tal que el riesgo de confusión
susceptible de ser generado sea grande o en los que la marca objeto de
transmisión parcial goce de gran prestigio en el mercado y su uso en re-
lación con otros productos o servicios sea susceptible de inducir a error a
los consumidores acerca de las características de los productos o servicios
ofertados por otro titular.
Finalmente, los acuerdos de coexistencia de marcas deben ser distin-
guidos de la llamada caducidad por tolerancia; figura ésta que aparece
reconocida en virtud del art. 9 de la Directiva de Marcas, en el art. 52.2
LM y en el art. 54 RMC. Dejando de lado los estrictos requisitos que
se dan para la aplicación de esta institución jurídica (necesario registro
de la marca posterior, tolerancia del uso de la misma durante un plazo de
cinco años, etc.), la principal diferencia radica en la naturaleza jurídica
de ambas figuras y la finalidad perseguida por las mismas. Mientras que
los acuerdos de coexistencia obedecen a una voluntad deliberada de per-
mitir la convivencia pacífica de dos marcas en el mercado, la caducidad
por tolerancia supone una medida encaminada a penalizar la pasividad
del titular de la marca prioritaria, que, conocedor del uso de la marca
posterior en el mercado, no hizo nada por evitarlo. Por ello, la finalidad
perseguida por los acuerdos de coexistencia es la resolución por vías
de la autocomposición de los conflictos reales o posibles que pueden
producirse entre dos marcas, mientras que el objetivo buscado por la
institución de la caducidad por tolerancia es proteger las expectativas del
usuario posterior de la marca idéntica o confundible y la consolidación
de su uso en el mercado, en aras a garantizar la seguridad jurídica.
V. Regulación legal
A la hora de estudiar la regulación positiva de los acuerdos de co-
existencia de marcas que puede incidir en los conflictos que tengan
por objeto, al menos, una marca u otro signo distintivo de protección
nacional, conviene atender, por un lado, a la Ley española de Marcas
vigente y, por otro, al Reglamento sobre la Marca comunitaria (versión
refundida aprobada en virtud del Reglamento 207/2009, del Consejo,
de 26 de febrero de 2009). No hay que olvidar que la oposición al regis-
tro de una determinada marca comunitaria puede venir fundamentada
en la existencia de una marca registrada en un Estado miembro en una
fecha prioritaria, siendo el acuerdo de coexistencia una de las posibles
soluciones para poner fin al conflicto suscitado entre la marca nacional
anterior y la solicitud de marca comunitaria posterior.
1. Legislación nacional
1.1. Fase de concesión de la marca posterior
A) Posibilidad de acuerdo entre las partes
En relación con la legislación nacional, cabe apuntar que la Ley de marcas
vigente carece de una disposición general semejante a la que contenían
los textos legislativos anteriores que regulaban los signos distintivos en
relación con la posible autorización por parte del titular de una marca
anterior del registro de una marca confundible posterior (arts. 150 EPI y
12 LM 1988). Luego, no existe en la Ley de marcas vigente un precepto
en el que fundamentar, de manera general, los acuerdos de coexistencia
de marca cuando nos encontramos en fase de concesión de la marca
posterior confundible. Únicamente el art. 9.1 de la Ley de Marcas alude
a la posible autorización del titular de los derechos sobre determinados
signos distintivos para legitimar el registro de determinadas marcas o
nombres comerciales que puedan entrar en conflicto con ellos.
La razón de esta previsión expresa de autorización establecida en el
art. 9.1 LM 2001 se nos manifiesta como evidente si atendemos al dato de
que en este artículo se trata de proteger derechos individuales, algunos
de ellos fundamentales, que trascienden el ámbito marcario y que sólo
con la debida autorización pueden quedar sometidos a la disciplina del
Derecho de marcas. Por otro lado, no hay que olvidar que la prohibi-
ción contenida en el art. 9.1 b) de la LM es la única prohibición relativa
examinada de oficio por la Oficina de Patentes y Marcas, de modo que,
si no consta la debida autorización de la persona que para la generali-
dad del público es identificada con un determinado nombre, apellido,
seudónimo o cualquier otro signo identificador, no podrá concederse el
registro como marca de tales signos a nombre de otro titular.
Ahora bien, el hecho de que no exista un precepto en el Derecho
de Marcas en el que fundamentar los acuerdos de coexistencia en fase de
concesión del registro de una marca posterior confundible no implica
necesariamente la imposibilidad de celebrarlo, puesto que tampoco existe
una previsión legal expresa que los prohíba y ya hemos visto que puede
defenderse el derecho de libre disposición de los titulares de marcas sin
más limitaciones que las establecidas en las leyes.
De hecho, en la LM encontramos ciertos mecanismos que parecen
alentar la posibilidad de que las partes inmersas en un conflicto de
confundibilidad de marcas puedan llegar a un acuerdo de coexistencia.
Así, de acuerdo con el art. 26 letra d) LM, la OEPM podrá suspender el
procedimiento de tramitación a solicitud conjunta de todos los interesados,
sin que la suspensión en este caso pueda exceder de seis meses. Parece, en
consecuencia, que las partes pueden pedir dicha suspensión para poder
llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto suscitado.
Por tanto, no parece existir un obstáculo legal para que las partes puedan
llegar a un acuerdo de coexistencia de marcas durante la fase de concesión
del signo confundible posterior. En este sentido, a modo de ejemplo, se
podrá acordar una limitación de los productos o servicios para los que
pretende ser registrada la marca posterior (art. 23.1 LM) o, incluso, una
modificación del signo que se pretende registrar como marca, siempre
dentro de los estrictos límites que marca el art. 23.2 LM. Por su parte,
el titular de la marca prioritaria adquirirá compromisos distintos según el
estado en que se encuentre la tramitación. Así, es posible que todavía
no haya presentado oposición y puede comprometerse a renunciar al
derecho de oposición; o bien, si ya la había presentado, comprometerse
a retirarla. E, incluso, si el acuerdo se celebrara en un momento en que
ya no cabe retirar la oposición, siempre cabrá la posibilidad de presentar
una nueva solicitud de marca y que el titular de la marca prioritaria se
obligue a no oponerse al registro.
Con todo, si atendemos a los preceptos legales que son aplicables en
materia de disposición y renuncia de derechos, podremos concluir que
el contenido de este acuerdo está sometido a límites puesto que, según
el art. 6.2 del Código Civil, dichos acuerdos deberían contener las me-
didas necesarias para evitar el riesgo de confusión del público, de modo
que no queden afectados intereses generales. En este sentido nos parece
plenamente adecuada la previsión de la legislación derogada exigiendo
las medidas pertinentes para evitar el riesgo de confusión.
Medidas que parecen especialmente necesarias en los supuestos de
identidad de signos dada la alta probabilidad de que se cree un riesgo
de confusión como consecuencia de la coexistencia en el mercado de
dos signos idénticos. En este sentido, y a falta de prohibición expresa,
no parece que haya de entenderse que la renuncia del titular de la marca
anterior a ejercitar su derecho de oposición deba ser vetada o ser con-
siderada ineficaz en todo caso. No obstante, los titulares de los signos
en conflicto deben adoptar necesariamente las medidas necesarias para
evitar el riesgo de confusión entre los mismos.
A esta conclusión llegamos si atendemos a ciertos preceptos relativos
a los conflictos suscitados entre marcas idénticas en nuestra legislación
vigente. Así, de acuerdo con el art. 6.1 a) LM, ha de considerarse que
en los supuestos de identidad de signos y de productos o servicios cabe
deducir la existencia de una suerte de presunción de existencia de un
riesgo de confusión entre el público. De modo que para que sea admisible
un acuerdo de coexistencia entre dichas marcas parece necesario adoptar
las medidas adecuadas para destruir tal riesgo de confusión.
A esta misma conclusión llegamos si atendemos a lo dispuesto expresa-
mente en la LM en materia de arbitraje en el procedimiento de concesión
de las marcas (art. 28 LM). En este sentido, se observa como, de acuerdo
con el art. 28.2 LM, sólo podrán someterse a arbitraje las cuestiones
relativas a las prohibiciones relativas de registro contenidas en los arts.
6.1 b), 7.1 b), 8 y 9. En consecuencia, queda excluida expresamente la
posibilidad de arbitraje en relación con las prohibiciones absolutas de
registro (al igual que las cuestiones referidas a la concurrencia o no
de defectos formales), así como en relación con los conflictos que pue-
dan surgir sobre las prohibiciones relativas de registro contenidas en los
arts. 6.1 a) y 7.1 a) LM, basadas en la identidad de signos y productos
o servicios.
A estos efectos, es interesante recordar que en el Dictamen del Con-
sejo de Estado en relación con el Anteproyecto de Ley de Marcas de
septiembre de 2000, emitido el 25 de enero de 2001, se puso de manifiesto
que tal exclusión se fundamentaba en la existencia de un interés público
en garantizar que no coexistieran marcas idénticas registradas para los
mismos productos o servicios, dado que dicha doble inmatriculación
podría crear confusión entre el público y desvirtuaría la publicidad re-
gistral10. Tal previsión fue acogida finalmente en el art. 28.2 LM11.
No obstante, el hecho de que no puedan someterse a un convenio
arbitral no implica necesariamente que las partes no puedan suscribir un
acuerdo privado de coexistencia. Ante la ausencia de prohibición expresa
y en función del reconocimiento del principio de libre disposición sobre
las marcas, parece que tal acuerdo sería posible siempre que se adoptaran
los mecanismos oportunos para evitar el riesgo de confusión y proteger
así todos los intereses subyacentes en el Derecho de marcas.
10 Vid. Lobato García-Miján, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2.ª ed.,
Pamplona, Thomson Civitas, 2007, p. 539.

11 Del mismo modo, el Consejo de Estado abogaba por prohibir el arbitraje en relación
con el resto de las prohibiciones relativas cuando la marca hubiera sido denegada por la Ad-
ministración, dado que en estos casos igualmente existiría un interés público en que no coexis-
tieran dos marcas semejantes para los mismos o similares productos o servicios susceptibles de
generar un riesgo de confusión entre el público, tal como había declarado la Administración
con su proceder. Tal previsión no fue acogida por la Ley de Marcas, dado que se podrán some-
ter a arbitraje los conflictos derivados de las prohibiciones relativas de registro contenidas en
los arts. 6.1 b), 7.1 b), 8 y 9 LM con independencia de que la Oficina haya concedido o dene-
gado la marca que entra en conflicto con el signo anterior.
B) Eficacia del acuerdo frente a la OEPM

Admitida la posibilidad de acuerdo entre las partes en relación con
el registro de una marca posterior confundible, el siguiente problema
que se plantea es dilucidar la eficacia de tal acuerdo frente a la Oficina.
A diferencia de lo que ocurría en la legislación anterior, no se contempla
ninguna norma que otorgue eficacia a estas formas de autocomposición
frente al órgano administrativo. Cabe recordar que, a excepción del su-
puesto del art. 9.1 b) LM, la OEPM no examina de oficio la concurrencia
de prohibiciones relativas. Por lo tanto, no será necesario presentar dicha
autorización con la solicitud de marca. La cuestión más problemática se
suscitará cuando se ha presentado oposición por parte del titular de la
marca prioritaria y, tras llegar a un acuerdo con el solicitante posterior,
o bien renuncia a su oposición, retirándola, o bien presenta él mismo o
el solicitante de la marca posterior una autorización de registro (cabría
que el solicitante lo presentase en la contestación a la oposición).
Pese a que no nos conste pronunciamiento expreso de la OEPM al
respecto, parece que ésta dota de plena eficacia al acuerdo de coexistencia
y, en consecuencia, enervada la oposición al registro, concede la marca
posterior por haber desaparecido el obstáculo relativo existente para su
concesión.
Tal proceder está en perfecta correspondencia con ciertos artículos
de la Ley de Marcas que otorgan una eficacia plena a la autonomía de
la voluntad de las partes frente a la OEPM. Así, recordemos que fina-
lizado el procedimiento administrativo de registro, y antes de que gane
firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo, las
partes pueden notificar a la OEPM la existencia de un convenio arbitral
en sustitución de los recursos ordinario y contencioso-administrativo
que tendrá plena eficacia frente a la Oficina y los juzgados del orden
contencioso-administrativo.
Con todo, en el supuesto de marcas idénticas, si las partes no han
adoptado los mecanismos necesarios para evitar el riesgo de confusión,
cabe pensar que la OEPM podría llegar a denegar de oficio el registro de
la marca posterior confundible. Para llegar a esta afirmación, conviene
atender al art. 47.2 LM que, en relación con la cesión de la marca, faculta
a la OEPM para denegar la inscripción de la cesión si de los documen-
tos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que
debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en
particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de
los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada,
a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la

marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.
1.2. Conflicto entre marcas ya concedidas

Cuando el conflicto se origina entre marcas que gozan de amparo
registral, cabe que se planteen dos situaciones distintas. En primer lugar,
puede ocurrir que el conflicto se origine como consecuencia del intento
de ampliación del registro a otras clases de productos o servicios para
los que la marca inicialmente no estaba registrada. En estos supuestos,
serán aplicables las consideraciones precedentes en torno a la admisibi-
lidad de pactos de autocomposición y la eficacia de los mismos frente
a la OEPM.
Por otro lado, puede ocurrir que el conflicto no se origine en relación
con la ampliación objetiva del registro, sino como consecuencia del uso
efectivo del signo en el mercado. En estos supuestos, la disputa se pro-
ducirá normalmente durante el curso de un procedimiento judicial que
tenga como objeto dirimir el ejercicio de una acción de defensa de la
marca o de nulidad de una marca posterior. La celebración de un acuer-
do de coexistencia en este ámbito, poniendo fin al conflicto suscitado,
tendrá todo el valor de contrato transaccional y, como tal, sometido a
la regulación que del mismo efectúa nuestro ordenamiento.
2. Legislación comunitaria
2.1. Fase de concesión
A) Posibilidad de acuerdo
En el ámbito comunitario, la posibilidad de llegar a un acuerdo de
coexistencia de marcas en fase de concesión aparece establecida expre-
samente. En este sentido, es preciso atender a tres mecanismos distintos.
Por un lado, y con gran relevancia práctica, el Reglamento (CE) n.º
2868/95, de 13 de diciembre, de la Comisión, por el que se aprueba el
Reglamento de ejecución de la marca comunitaria, instituyó en su Regla
18 el llamado período de reflexión o cooling off. Conforme a esta norma,
una vez presentada una oposición con fundamento en alguno de los signos
previstos en el art. 8 RMC, y siendo ésta considerada como admisible,
la OAMI envía una notificación a ambas partes (solicitante y oponente)
estableciendo los plazos del procedimiento de oposición. El primero de
estos plazos es el de dos meses contados desde la notificación durante
los cuales las partes podrán llegar a un acuerdo acerca del conflicto
suscitado entre sus signos distintivos. Dicho plazo en la práctica era
considerado prorrogable a petición de las partes, pero tras la modifica-

ción del Reglamento de ejecución por el Reglamento n.º 1041/2005, de
29 de junio, se estableció una duración máxima del período de reflexión
de 24 meses contados desde la notificación de la oposición al solicitante,
de modo que al expirar el plazo inicial de dos meses, como máximo se
podrá prorrogar el período de reflexión por otros veintidós.
Por otro lado, iniciada ya la fase de contradicción, por haber expirado
el período de reflexión, las partes podrán solicitar de mutuo acuerdo una
suspensión del procedimiento con la finalidad de llegar a un pacto de
coexistencia. A esta conclusión llegamos si atendemos a la Regla 20.7 c)
del RE que permite a la OAMI suspender el procedimiento de oposición
«en caso de que se den otras circunstancias que justifiquen la suspensión»
e interpretando que la solicitud de mutuo acuerdo de las partes constituye
circunstancia suficiente para interrumpir el procedimiento12.
Por último, con arreglo al art. 42.4 RMC, se promoverá la concilia-
ción entre las partes por parte de la Oficina «si lo estima útil». Dicha
conciliación, que no aparece reglada ni en el RMC ni en el RE, podrá
dar lugar a un acuerdo de coexistencia de marcas que resuelva el proce-
dimiento de oposición.
En los tres casos, en el momento en que se notifique el acuerdo
amistoso entre las partes se pondrá fin al procedimiento de oposición.
Con todo, la principal diferencia que se producirá según el momento
en que se haya llegado al acuerdo vendrá determinada por las costas.
Así, si el acuerdo se alcanzó durante el período de reflexión, de acuerdo
con la Regla 18.4 del RE, la OAMI no adoptará ninguna medida sobre
las costas. Si, por el contrario, se alcanzó en un momento posterior y el
acuerdo guarda silencio en materia de costas, la OAMI fijará libremente
los gastos de acuerdo con lo establecido en el art. 85.4 RMC.
B) Eficacia del acuerdo frente a la OAMI

Como hemos podido apreciar, los acuerdos de coexistencia de marcas
que se celebren entre las partes en conflicto durante el procedimiento
de oposición son plenamente oponibles frente a la Oficina.
El problema se suscita cuando el acuerdo de coexistencia se había
celebrado con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca
comunitaria y las partes en conflicto interpretan de forma diferente los
12 Geroulakos, P., «Comentario al Artículo 43 RMC», en Casado Cerviño, A. y Llo-
bregat Hurtado, M. L., Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria, 2.ª ed.,
La Ley, 2000, pp. 395 y ss., p. 410.
términos del acuerdo en relación con la presentación de dicha solicitud

de marca comunitaria. Normalmente dicho acuerdo se habría celebrado
para facilitar la convivencia pacífica de dos marcas nacionales semejan-
tes y el conflicto se origina cuando para una de ellas su titular solicita
con posterioridad el registro como marca comunitaria. Puede ocurrir
entonces que el titular de la marca en conflicto se oponga a la concesión
de la solicitud de la marca comunitaria por entender que dicha solicitud
viola los términos del acuerdo. O bien que el solicitante de la marca
comunitaria alegue que la oposición entablada por la contraparte en el
acuerdo en contra de su solicitud de marca comunitaria contraviene las
cláusulas del acuerdo previamente firmado. ¿Debe entonces la Oficina
entrar a conocer los términos del acuerdo a la hora de conceder o denegar
la marca comunitaria? ¿O debe realizar su valoración de la posible exis-
tencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la oponente
sin prestar relevancia al pacto anteriormente firmado?
La práctica de la OAMI ha sido vacilante al respecto. Inicialmente,
de acuerdo con las Directrices de Oposición de la OAMI (Parte 2, Ca-
pítulo 2 D, punto 6), los acuerdos privados celebrados entre las partes
eran irrelevantes en los procedimientos de oposición. El fundamento
último de tal proceder se encontraba en la interpretación realizada del art.
74.1 RMC (ahora art. 76.1 tras la versión consolidada del Reglamento),
conforme al cual la Oficina tiene competencia únicamente para valorar
los «hechos», pero no para interpretar «obligaciones». Igualmente, se
consideraba que ni el RMC ni el Reglamento de Ejecución contienen
una base legal para privar al opositor del locus standi para hacer valer su
oposición a la solicitud de una marca comunitaria y, por último, que los
acuerdos privados entre las partes no tienen eficacia erga omnes y, por
tanto, no pueden desplegar sus efectos en fase de oposición13.
No obstante, existen algunas Decisiones de las Salas de Recurso que
otorgan cierta relevancia a la existencia del acuerdo de coexistencia a fin
de rechazar la oposición entablada por una de las partes contra el registro
de la marca comunitaria presentada por la otra parte del acuerdo. Tal es
el caso de las Decisiones COMPAIR/COMPAIR (Asunto R 590/1999-
2, de 30 de julio de 2002) o VICHY/VICHY CATALÁN (Asunto R
24/2003-1, de 12 de julio de 2004). Con todo, se consideraba que, en todo
caso, la OAMI no debía entrar a interpretar las cláusulas del acuerdo y,
por ello, ante las posibles dudas que podían generar las cláusulas oscuras
13 Folliard-Monguiral, A., «Coexistence in Community trade mark disputes: condi-
tions and implications», Journal of Intellectual Property Law and Practice, vol. 1, n.º 11, pp.
703 y ss., p. 708.
era conveniente que el solicitante de la marca comunitaria acudiera a

los tribunales de justicia nacionales a fin de buscar una interpretación
adecuada del acuerdo, así como una orden de retirada de la oposición
presentada por la otra parte ante la OAMI, solicitando entre tanto que
no recayera una sentencia firme la suspensión del procedimiento de
registro ante la OAMI14.
Pese a esta inclinación de la OAMI a otorgar cierta eficacia a los acuerdos
de coexistencia de marcas en fase de concesión de la marca comunitaria,
el Tribunal de Primera Instancia se mostró algo más reticente al respecto
en su Sentencia de 6 de noviembre de 2007, en el Asunto T-90/05, Ome-
ga SA c. OAMI, si bien es importante destacar que en este supuesto las
cláusulas del acuerdo invocado eran relativamente oscuras. En el asunto
referido existía un acuerdo de coexistencia con efectos en el Reino Unido
entre la Sociedad OMEGA S.A., con domicilio en Suiza, y la Sociedad
Omega Engineering Inc., con domicilio social en los Estados Unidos,
en relación con el signo distintivo OMEGA registrado por ambas partes
como marca en el Instituto de la Propiedad Intelectual (IPO) del Reino
Unido. En virtud de dicho acuerdo, OMEGA S.A. se comprometía, entre
otras cosas, a no solicitar el registro de la marca OMEGA en relación con
aparatos que pudieran ser empleados con fines industriales o científicos
para la medida y control de parámetros variables como la temperatura,
la presión, la fuerza, la carga, la vibración, la conductividad eléctrica, los
niveles de líquidos, la acidez, la humedad, la tensión y el flujo. En abril
de 1996, OMEGA S.A. presentó una solicitud de marca comunitaria
de un signo mixto cuya parte denominativa era la palabra OMEGA en
relación con distintas clases de productos y servicios de la Clasificación
Internacional, figurando en la solicitud, entre otras, las Clases 9 y 42.
Omega Engineering Inc. presentó una oposición en la medida en que
la solicitud venía referida, entre otros productos y servicios incluidos
en la clase 9, a
... instalaciones de control, medida de tiempo y de distancia, principal-

mente destinadas a los ámbitos deportivo, científico e industrial; [...] aparatos
que constituyen esas instalaciones, concretamente aparatos periféricos para
la adquisición de informaciones; equipos para la transmisión de información;
aparatos de medida, cálculo, procesamiento, impresión y memorización de in-
formación; equipos para la señalización y visualización de informaciones de
todo género.
14 Folliard-Monguiral, A., «Coexistence in Community trade mark disputes...»,
op. cit., p. 709.

En consecuencia, dicha solicitud entraba en conflicto con su marca

registrada en el Reino Unido para productos de la Clase 9. Igualmente,
se opuso con fundamento en que la solicitud de marca comunitaria venía
referida a la Clase 42 y, en concreto, a la «creación de diseños y de mo-
delos; investigación científica e industrial; programación por ordenador»
y, por tanto, dicha solicitud entraba en colisión con su marca francesa
registrada para productos de la Clase 42.
La División de Oposición y la Segunda Sala de Recursos de la OAMI
habían denegado la marca comunitaria para las Clases 9 y 42 con fun-
damento en las marcas nacionales prioritarias hechas valer en oposición
por OMEGA Engineering, otorgando la marca para las restantes clases
solicitadas. El Tribunal de Primera Instancia (ahora Tribunal General)
mantuvo la Decisión de la Sala de Recursos de la OAMI en la medida
en que la coexistencia de las marcas británica y francesa registradas por
OMEGA Engineering Inc. para las Clases 9 y 42 respectivamente, en
relación con el signo OMEGA y de la marca comunitaria en relación
con el mismo signo denominativo para las mismas clases de productos
era susceptible de ocasionar el riesgo de confusión entre el público en los
mercados británico y francés. En relación con el acuerdo de coexisten-
cia de las marcas británicas pertenecientes a ambas partes en conflicto,
el Tribunal consideró que los términos eran ambiguos, puesto que, si
bien quedaba claro que OMEGA S.A. se comprometía en virtud del
acuerdo a no registrar su marca en relación con aparatos destinados a ser
empleados con fines industriales o científicos para la medida y control
de parámetros variables, no era aparente que OMEGA Engineering
se obligara por su parte a no presentar oposiciones en relación con el
registro del signo OMEGA por parte de la contraparte en el acuerdo.
En consecuencia, afirmó el Tribunal que «en todo caso, sin ser necesario
tener en consideración las consecuencias del acuerdo para las partes, la
cuestión es que el acuerdo es irrelevante para afirmar la existencia de un
riesgo de confusión en el presente caso».
No obstante, en el mismo mes en que se dictó esta resolución (no-
viembre de 2007) se operó un cambio en las Directrices de la OAMI. En
las Directrices de Oposición, Parte 2, Capítulo 2 D, punto 6 in fine se
anuncia expresamente un cambio en la práctica de la Oficina, señalando
lo siguiente:
Por lo tanto, por regla general, los acuerdos suscritos por las partes en re-
lación con acciones de oposición no se tendrán en cuenta en el procedimiento
de oposición, a menos que: exista un acuerdo entre las partes en el procedi-
miento ante la OAMI sobre su significado, o un tribunal nacional haya emiti-
do una resolución sobre su significado.
En caso de que el acuerdo sea objeto de controversia, no se tendrá en

cuenta. En caso de que haya procedimientos judiciales pendientes, corres-
ponderá a la División de Oposición tomar la decisión sobre la suspensión
del procedimiento.
Ya no se aplica la práctica anterior según la cual los acuerdos de Derecho
civil suscritos por las partes, de cualquier tipo, (p. ej. contratos) carecen de
relevancia en los procedimientos de oposición.
Este cambio ha sido tenido en cuenta por la High Court británica

en su Sentencia de 28 de mayo de 201015 que resuelve el conflicto que
se planteó entre las mismas partes (OMEGA S.A. y OMEGA Engi-
neering Inc.) en relación con la solicitud por parte de la segunda de
una nueva marca en el Reino Unido referida a productos y servicios
incluidos en la Clase 14. Existía un acuerdo previo entre las partes, en
virtud del cual Omega S.A. consentía al registro por parte de Omega
Engineering de la marca OMEGA en relación con instrumentos y apa-
ratos destinados a una aplicación científica o industrial para la medida,
señalización, control, visualización o grabación de calor o temperatura,
sin perjuicio de la indicación de la hora. No obstante, nada se decía
expresamente en el acuerdo acerca de la limitación del registro de las
marcas de la empresa estadounidense en relación con una determinada
Clase del Nomenclátor.
OMEGA S.A. se opuso entonces a dicho registro alegando que era
titular de una marca prioritaria sobre el signo referido a la Clase 14 y
que el acuerdo de coexistencia debía interpretarse en el sentido de que
autorizaba únicamente a OMEGA Engineering Inc. a registrar su marca
en el Reino Unido para la Clase 9 del Nomenclátor Internacional. Tras
el rechazo de su oposición por la IPO, OMEGA S.A. apeló a la High
Court invocando expresamente la Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 6 de noviembre de 2007 a fin de que se considerara irrele-
vante el acuerdo de coexistencia firmado con anterioridad con OMEGA
Engineering S.A. y pidiendo que se revocara la decisión de la IPO por
no haber interpretado dicho acuerdo en el sentido de que la autorización
sólo venía referida a la Clase 9. Por su parte, OMEGA Engineering Inc.
acudió a la High Court para demandar a OMEGA S.A. por infracción
de contrato, siendo ambos procesos acumulados y decididos por el juez
Arnold. En su fallo, éste declaró el incumplimiento de contrato de OME-
GA S.A. y mantuvo la decisión de la IPO, considerando que los acuerdos
de coexistencia celebrados entre las partes eran plenamente eficaces en
los procedimientos de registros de marcas e hizo expresamente alusión
15 Omega Engineering Inc. v. Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd) (2010) EWHC 1211
(Ch), Chancery Division (England and Wales), 28 May 2010.

al cambio de práctica que previsiblemente supondría la modificación de

las Directrices de Oposición de la OAMI al respecto.
2.2. Conflicto entre marcas ya concedidas

La posibilidad de alcanzar un acuerdo de coexistencia en relación
con dos o más signos ya registrados es igualmente viable en los procedi-
mientos de anulación de la marca posterior o de ejercicio de las acciones
por infracción de la marca prioritaria. En este sentido; el art. 57.4 del
Reglamento sobre la marca comunitaria establece expresamente la po-
sibilidad de que la Oficina insta a las partes a llegar a una conciliación
«si lo estima útil».
Por otro lado, es preciso tener en consideración que, conforme a la
práctica de la OAMI, el acercamiento de quien pretenda registrar una
marca comunitaria a quien sea titular de una marca nacional anterior
que podría resultar confundible con vistas a celebrar un acuerdo de co-
existencia con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca
comunitaria se entiende como una prueba de la ausencia de mala fe al
presentar la marca comunitaria. Así lo expresa la Resolución de la Di-
visión de Anulación de la OAMI de 3 de mayo de 2001 en relación con
la marca AROMATONIC.
VI. Contenido de los acuerdos de delimitación

de uso de las marcas
La finalidad de los acuerdos de delimitación de uso de las marcas es
evitar o poner fin al posible riesgo de confusión entre dos marcas con-
fundibles, entendido éste en un sentido amplio por incluir igualmente
el riesgo de asociación. Por otro lado, en la medida en que una de las
marcas en conflicto pueda considerarse como renombrada, los acuerdos
de delimitación tratarán de evitar que, como consecuencia del registro o
el uso de una marca posterior, se pueda causar un perjuicio al renombre
o al carácter distintivo de la marca renombrada, o aprovecharse indebi-
damente de los mismos.
Con vistas a conseguir tal finalidad, el contenido de los acuerdos de
delimitación de uso de las marcas puede ser muy variado, incluyendo,
entre otras, cláusulas relativas a la forma de uso de los signos o de los
productos o servicios para los que pueden ser usados; renuncia al ejercicio
de acciones por infracción con fundamento en una marca prioritario, o,
en ocasiones, renuncia al ejercicio de acciones por caducidad del signo
anterior (non challenge clause). A efectos de un mejor análisis, conviene
diferenciar según que el acuerdo se celebre en fase de concesión de la marca

posterior o una vez que ambas marcas gozan de respaldo tabular.
En fase de concesión el contenido normal de los acuerdos de delimi-
tación implica la existencia de una autorización al registro por parte del
titular del signo prioritario, acompañada de una serie de medidas ten-
dentes a lograr la pacífica coexistencia de los signos distintivos, como la
determinación exacta del signo cuyo registro se autoriza (grafía, colores,
etc.), así como la delimitación concreta de los productos o servicios para
los que se autoriza el registro, con la consiguiente prohibición de exten-
der posteriormente el registro a otra clase de productos o servicios, etc.
Igualmente, el acuerdo va acompañado de ciertas medidas encaminadas a
lograr la eficacia del acuerdo como la obligación de no solicitar la nulidad
de la marca o signo posterior en la medida en que se hayan respetado
los límites para el registro establecidos en el acuerdo o la abstención en
el ejercicio de las acciones por violación de la marca prioritaria siempre
que se respeten los límites citados.
Cuando el acuerdo se celebra estando los distintos signos registrados,
del mismo modo que en la fase de concesión, el contenido del acuer-
do de delimitación puede ser bastante complejo, puesto que junto a
pactos referentes a las formas o los territorios en que los signos van a
ser usados, las partes pueden incluir convenios tendentes a lograr la
coexistencia de tales signos en los términos pactados, como la renuncia
al ejercicio de las acciones de violación de la marca o el signo anterior,
o a la acción de nulidad de la marca o signo posterior. Más problemas
conlleva, como tendremos ocasión de comprobar, la inclusión de la
renuncia al ejercicio de la acción de caducidad por no uso de la marca
o signo anterior.
En todo caso, conviene atender a la realidad del mercado para que
las medidas adoptadas sean realmente eficaces en orden a evitar o poner
fin al posible conflicto entre las marcas. De esta manera, conforme a la
Sentencia de la CCPA estadounidense de 3 de julio de 1973 (177 USPQ
567) en el asunto In Re Du Pont de Nemours, es preciso atender al uso
real de las marcas en el mercado.
De igual manera, la STS de 14 de diciembre de 1988 en su Fundamento
Tercero in fine parece aludir a este criterio al afirmar:
... Pues bien, señalados los límites de la transacción y la función protectora

de los consumidores que cumple el Registro de la Propiedad Industrial, ha de
tenerse en cuenta la realidad vivida en la práctica, tratando de acercar a ella esa
otra realidad formal del Registro, ya que lo importante es la realidad social
que late y respira con la efectiva utilización en el mercado, realidad que no es
otra, en el caso que nos ocupa, cual en sus escritos reconocen las partes y en
sus actuaciones ponen de manifiesto, que sobre la identidad y coincidencia en
la palabra Barbier, las marcas y nombre comercial convivieron pacíficamente
durante más de medio siglo, sin crear confusionismo en los consumidores,
mientras mantuvieron René Barbier y Barbier plenamente deslindados sus
ámbitos en dicho mercado, por dedicarse Barbier a lo que le era propio.
VII. Los acuerdos de coexistencia desde la perspectiva

de las normas protectoras de la libre competencia
La autonomía de la voluntad de las partes a la hora de celebrar un
acuerdo de delimitación de uso de marcas encontrará como límites no
solamente los intereses de los consumidores y de la propia transparencia
en el mercado, sino igualmente la normativa encaminada a lograr una
competencia libre. En este sentido, la Comisión de la Unión Europea ha
considerado que si estos acuerdos de delimitación del uso se concluyen entre
titulares de marcas seriamente confundibles no constituyen restricciones
a la competencia en el sentido del art. 85.1 TCE (hoy art. 101.1 TFUE)16.
Tales acuerdos vendrían justificados por la necesidad de salvaguardar los
propios derechos de marca. Por ello, a medida que se debilita el riesgo
de confusión entre marcas, sus titulares tienen que adoptar medidas
menos enérgicas que no impongan a su titular la prohibición de usar la
marca17. Y, por ello, también se considera anticoncurrencial la cláusula
16 Vid. Decisión de la Comisión de 15 de diciembre de 1982, Toltecs/ Dorcet (JOCE L
379, de 31 de diciembre de 1982, p. 19), comentada por Fernández-Nóvoa, C., «La deli-
mitación del uso de la marca como práctica anticompetitiva», ADI (1982), pp. 217 y ss. Un
acuerdo de reparto de mercados, conseguido no a través de una cesión territorialmente de las
marcas, sino a una renuncia al uso de las mismas, fue condenado por la Comisión en su Deci-
sión de 5 de marzo de 1975, Sirdar-Phildar (DOCE n.º L 125 de 16.5.75, p. 27). La misma pos-
tura fue adoptada por la Comisión en su Decisión de 15 de diciembre de 1982, Toltecs/Dorcet,
(DOCE n.º L 379 de 31.12.82, p. 19). No fue considerado, sin embargo, contrario al art. 85. 1
TCE un acuerdo por el que una gran multinacional norteamericana se comprometía a no uti-
lizar en Irlanda la marca «Penneys» y se reservaba el resto de la Comunidad Europea, porque,
dada la posibilidad de operar a través de filiales en Irlanda que quedaba abierta, el acuerdo
no era susceptible de afectar sensiblemente a la competencia. Decisión de la Comisión de 23
de diciembre de 1977, Penneys, DOCE n.º L 60 de 2.3.78, p. 19. Tampoco fue considerado
contrario al art. 85.1 TCE un acuerdo por el que dos empresas independientes que utilizaban
la misma marca perteneciente en un principio a la misma empresa acordaran darle una forma
distinta a la presentación de la marca con el objeto de evitar la confusión de los consumidores.
Re the Persil Trade Mark, C.M.L.R., 1978, p. 395. Por otro lado, la Comisión ha considerado
contrario al art. 86 TCE un acuerdo por el que se le imponía al licenciante de una marca la
obligación de no utilizarla hasta pasados 6 años desde la expiración del contrato de licencia.
Vid. «Commission opens EC Continental Banana Market for Fyffes», en Commission Press
Release, IP/92/461 de 4.6.1992.
17 Fernández-Nóvoa, C., «La delimitación del uso de la marca...», op. cit., p. 227. Ahora
bien, este autor pone de manifiesto el peligro existente en el ámbito comunitario de que sea
la propia Comisión la encargada de valorar la existencia del riesgo de confusión, puesto que
que prohibe al titular de la marca más moderna impugnar la marca más

antigua por falta de uso. Tal medida no estaría encaminada a proteger el
derecho de marca. Ésta ha sido la postura que ha venido manteniendo
la Comisión como se demuestra en la negative clearance comfort letter
9/6/99: Case 37365, Sears Clothing and Selfridges Retail, en la que declaró
conforme a un acuerdo notificado en el que el uso de marcas similares
no quedaba delimitado en función de criterios geográficos.
Estas mismas consideraciones han sido seguidas por el TJCE en los
escasos pronunciamientos en los que ha tenido ocasión de pronunciarse al
respecto, como es el caso 35/83, BAT c. Comisión (1985), ECR p. 363.
Y parece que esta política no va a sufrir cambios en un futuro próxi-
mo. De acuerdo con el Working Paper presentado por la Comisión de
la Unión Europea el 21 de mayo de 2003 (SEC [2003] 575), los acuerdos
de coexistencia pueden infringir el art. 101 TCE si su objetivo es com-
partimentar el mercado o restringir la competencia de cualquier otra
forma. Sin embargo, dichos acuerdos son legales y útiles si sirven para
delimitar, en interés mutuo de las partes afectadas, las esferas dentro
de las cuales pueden ser utilizadas sus respectivas marcas y si tienden a
evitar la confusión o el conflicto entre ellas.
no tiene competencia para ello. Entre las medidas que pueden adoptar las partes, figuran la
delimitación territorial del uso de la marca (enjuiciada muy severamente por la Comisión),
la delimitación en relación con los productos o servicios, de la forma del uso del signo, etc.
Vid. un análisis de las distintas decisiones de la Comisión al respecto en Waelbroek, D. F.,
«Les conventions de delimitation des marques face au droit communautaire», CDE (1985),
pp. 402 y ss.; Harte, H., «Die kartellrechtliche Beurteilung von Abgrenzungsvereinbarun-
gen über Warenzeichen», GRUR (1978), pp. 501 y ss.
El ámbito territorial del agotamiento del derecho
de marca en el ordenamiento comunitario
y en el sistema normativo de la Organización
Mundial del Comercio
Luis Alberto Marco Arcalá
Universidad de Zaragoza
Sumario: I. Consideraciones previas: el principio de territorialidad y la

doctrina del agotamiento de los derechos de marca. II. La discutida dimen-
sión territorial del agotamiento del derecho de marca: 1. La concepción
inicial del agotamiento como una consecuencia lógica de la propia configuración de
los derechos de propiedad industrial; 2. La posterior evolución del agotamiento: su
tipificación como norma específica y la consecuente aparición del elemento territorial;
3. Los diferentes tipos de agotamiento del derecho de marca en función de su alcance
territorial. Agotamiento nacional. Agotamiento supranacional. Agotamiento interna-
cional. III. El agotamiento del derecho de marca en el derecho comunitario
europeo: 1. Preliminar: mercado único interior y agotamiento del derecho de marca;
2. La normativa comunitaria sobre el agotamiento del derecho de marca. La opción en
favor del agotamiento comunitario: los artículos 7 de la Directiva sobre marcas y 13 del
Reglamento sobre la marca comunitaria. Otras normas: especial referencia al artículo
3.1 del Reglamento del Consejo 1383/2003; 3. La jurisprudencia comunitaria y de la
EFTA sobre el agotamiento del derecho de marca. Antecedentes previos: la ausencia de
referencias expresas al agotamiento y la consiguiente libertad de los Estados miembros
del Espacio Económico Europeo para aceptar el agotamiento internacional. La Directiva
sobre marcas: la opción favorable al agotamiento en el Espacio Económico Europeo;
4. Estado actual de la cuestión en el ordenamiento comunitario: el carácter regional del
agotamiento del derecho de marca. IV. El agotamiento del derecho de marca en la
Organización Mundial del Comercio: 1. Preliminar: de nuevo sobre la importancia
de la propiedad intelectual e industrial en el comercio internacional; 2. La normativa
de la Organización Mundial del Comercio sobre el agotamiento del derecho de marca.
El artículo 6 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
e Industrial relacionados con el comercio: acuerdos y desacuerdos. La incidencia de
98 LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ
los principios generales del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del
Comercio; 3. La jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias entre los Es-
tados miembros de la Organización Mundial del Comercio: su escasa incidencia en el
agotamiento del derecho de marca; 4. Estado actual de la cuestión en la Organización
Mundial del Comercio; 5. Excursus. La incorporación del carácter comunitario del
agotamiento en la jurisprudencia española sobre marcas. V. Breve referencia a la
incidencia en la distribución comercial del alcance territorial del agota-
miento del derecho de marca. VI. Reflexiones finales.
I. Consideraciones previas: el principio de territorialidad

y la doctrina del agotamiento de los derechos de marca
E l reconocimiento jurídico de la marca como signo distintivo

atribuido en exclusiva a su titular se halla vinculado al poder públi-
co que la concede, de forma que dicho reconocimiento queda circuns-
crito (y limitado) a la geografía de un Estado (o, en su caso, a la de cada
uno de los Estados miembros de una Organización Supranacional).
Pues bien, este es el llamado principio de territorialidad e independen-
cia de las marcas, tal y como es designado en algunos Convenios Inter-
nacionales1 y entre la práctica totalidad de la doctrina2, y se considera,
1 Vid. los arts. 6.3 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad
industrial (CUP), de 20 de marzo de 1883, en su revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967
(Instrumento de Ratificación de España de 13 de diciembre de 1971 —BOE 28, de 1 de febrero
de 1974—), y 9 ter del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacio-
nal de Marcas (AMMI), también en su revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 (Instrumen-
to de Ratificación de España de 16 de febrero de 1979 —BOE 147, de 20 de junio de 1979—),
y complementado por el Protocolo (PAMMI) adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (Ins-
trumento de Ratificación de España de 8 de abril de 1991 —BOE 276, de 18 de noviembre de
1995— también reproducido en ADI, vol. 16 (1994-1995), pp. 836-848—). Sobre ambos conve-
nios internacionales, vid. Bodenhausen, G. C. H., Guía para la aplicación del Convenio de Pa-
rís para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, 1.ª ed., Ginebra,
BIRPI, 1969; Ladas, S. P., The Internacional Protection of Industrial Property, tomos I a III, 1.ª
ed., Cambridge, Harvard University Press, 1930; Botana Agra, M., La Protección de las Mar-
cas Internacionales, 1.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 1994; del mismo autor, «El protocolo de 1989
al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas», ADI, vol. 16 (1994-1995), pp.
991-1004, y Kunze, G. H., «The Madrid system for the international registration of marks as
applied under the Protocol», EIPR, vol. 16, n.º 6 (June 1994), pp. 223-226.
2 Sobre este principio, vid. Van Bunnen, L., Aspects actuels du Droit des marques dans
le Marché commun, 1.ª ed., Bruselas, Centre Interuniversitaire de Droit Comparé, 1967, pp.
277-357; De las Heras, T., Europa y las Patentes y las Marcas, 1.ª ed., Madrid, Fundación
Universidad-Empresa, 1989, p. 16; Röttger, M., «Das Territorialitätsprinzip im Warenzei-
chenrecht», GRUR Int, fasc. 3 (1964), pp. 125-132; Beier, F. K., «Territorialität des Marken-
rechts und internationaler Wirtschaftsverkehr», GRUR Int, fasc. 1 (1968), pp. 8-17 (versión
en lengua inglesa en IIC, vol. 1, fasc. 1, [1970], pp. 48-72), también publicado en Markenre-
chtliche Abhandungen, Beiträge zur neueren Entwicklungen des Warenzeichen-, Austattungs
und Herkunftsschutzes 1956 bis 1985, Colonia, Carl Heymanns Verlag KG, 1986, pp. 31-57, y
Von Mühlendahl, A.; Hilf, M. y Oehler, W. (coords.), «Die Gemeinschaftsmarke und die
EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA... 99
como es obvio, una lógica consecuencia de la soberanía de los Estados.

En nuestro ordenamiento, este principio se establece con carácter gene-
ral para todos los sectores normativos (incluido el Derecho de marcas)
en el art. 10.4 CC, y sus principales consecuencias son las siguientes3:
– La protección de una marca comprende únicamente el territorio del
Estado (o, en su caso, el de cada uno de los Estados miembros de una
Organización Supranacional) que la concede, aunque sólo se utilice
en una parte del mismo (aspecto positivo del principio de territoria-
lidad e independencia), por lo que carece de efecto alguno cualquier
acto jurídico realizado sobre dicha marca, pero fuera de tal territorio
(aspecto negativo del reiterado principio).
– Esta protección de la marca se rige única y exclusivamente por el
Derecho del Estado en el que se halla reconocida.
De esta forma, la protección de una marca en varios Estados a la vez

habrá de someterse a ordenamientos diferentes en territorios diferentes,
y, por tanto, podría ser reconocida y mantener su vigencia en uno de
tales Estados, y ser rechazada o posteriormente anulada en el otro, por
lo que podría existir en el primero y no en el segundo, dado que se trata
de títulos jurídicos independientes entre sí (principio de independencia
del Derecho de marcas)4. Por esta razón, se habla de «marcas paralelas»
cuando su titular las ha protegido simultáneamente en varios Estados
distintos, en una situación frecuente en la práctica, pero que da lugar a
claras dificultades lingüísticas y procedimentales y a costes nada desde-
ñables de tramitación y mantenimiento. Por ende, esta solución resulta
insatisfactoria en el marco de la creciente globalización del comercio
mundial, ya que contribuye a compartimentar los mercados. Sin em-
bargo, ello es una consecuencia de la idiosincrasia del poder público
que concede la marca, todavía ceñido al ámbito de la soberanía de los
Estados como ya se indicó, y no de la propia naturaleza de la marca,
ya que su carácter incorpóreo hace que no conozcan fronteras, al igual
que las restantes modalidades de los bienes inmateriales5. De ahí que los
Angleichung der Markenrechte in der Gemeinschaft», en Der Schuts des Geistiges Eigentum
in Europa, 1.ª ed., Baden Baden, Nomos Verlaggesellschaft, 1991, pp. 69-84.
3 Vid. Van Bunnen, L., ibidem, y De las Heras, T., ibidem.
4 Este principio se reconoce expresamente en los arts. 6.3 CUP y 9 ter AMMI, como
señalan Groves, P.; Martino, A.; Miskin, C. y Richards, J., Intellectual property and the
internal market of the European Community, 1.ª ed., Dordrecht, Londres y Boston, Graham
& Trotman Ltd, 1993, pp. 46-47.
5 En este sentido, vid. Ascarelli, T., Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales
(trad. de E. Verdera y L. Suárez-Llanos), 1.ª ed., Barcelona, Bosch, 1970, pp. 309-317, y
Lacruz Berdejo, J. L., Elementos de Derecho civil, tomos I a V (revisión y puesta al día de A.
Luna Serrano), 3.ª ed., Madrid, Dykinson, 2008, tomo III, «Derechos reales», vol. I, «Posesión
intentos de solución de los diversos problemas que plantea en el plano

internacional esta antinomia entre la configuración de la marca como bien
inmaterial y el ámbito territorial de su reconocimiento como tal gocen
de gran raigambre desde mucho tiempo atrás, puesto que se remontan
a la segunda mitad del s. xix, y que se hayan mantenido hasta hoy6.
Pues bien, uno de los más destacados de entre estos problemas es,
sin duda, la doctrina del llamado agotamiento del derecho de marca,
configurado como una delimitación del ámbito real y efectivo de las
facultades de su titular sobre la marca, y consistente básicamente en que
el carácter exclusivo y excluyente de dichas facultades (o dicho en otras
palabras, del contenido de los derechos sobre la marca)7 sólo comprenda
la comercialización de los productos distinguidos con la marca en los
supuestos delimitados conforme a los requisitos siguientes:
– Requisito objetivo: ha de tratarse de la primera comercialización de
los productos distinguidos con la marca en cuestión, lo que excluye
del ius prohibendi de la marca la mayor parte de los supuestos de re-
venta de dichos productos, habitualmente conocidos como «ventas
grises» o, en su caso, «importaciones paralelas»8.
y propiedad», pp. 385-387. De ahí que pueda concluirse que las marcas tienen una clara vocación
supranacional, como señala Van Bunnen, L., Aspects actuels..., op. cit., pp. 286-292.
6 Para ampliar información, vid. Ladas, S. P., The Internacional Protection..., op. cit.;
Plaisant, M., Traité de Droit Conventionnel International concernant la propriété industrie-
lle, 1.ª ed., París, Librairie du Recueil Sirey, 1949; del mismo autor y Jaqc, F., Le nouveau
régime international de la propriété industrielle, 1.ª ed., París, Librairie du Recueil Sirey, 1927;
Troller, A., «Die Mehrseitigen Völkerrechtlichen Verträge im internationales gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht», en Pointet, P. J. y Troller, A. (dirs.), Studien zum Im-
materialgüterrecht, vol. 6, 1.ª ed., Basilea, Verlag für Recht und Gesellschaft AG, 1965.
7 Sobre la calificación del agotamiento como una delimitación del contenido del derecho
de marca y no como uno de sus límites propiamente dichos, vid. Fernández-Nóvoa, C.,
Derecho de marcas, 1.ª ed., Madrid, Montecorvo, 1990, pp. 170-171; De las Heras Loren-
zo, T., El agotamiento del derecho de marca, 1.ª ed., Madrid, Montecorvo, 1994, pp. 50-55,
y Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. y
García-Cruces González, J. A. (dirs.), Comentarios a la Ley de Marcas, tomos I y II, 2.ª
ed., Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2008, tomo I, pp. 575-600, p. 577 (en contra, vid. Lo-
bato García-Miján, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2.ª ed., Madrid, Civitas,
2007, p. 593), así como la S. TS (Sala de lo Civil) de 23 de marzo de 2007 (caso «Marlboro»,
RJ 2007\2317) y la S. AP de Valencia (Civil/Secc. 9.ª) de 5 de octubre de 2007 (caso «Loewe-
Dior», AC 2007\2063).
8 Para ampliar información en relación con las importaciones paralelas y el agotamiento,
vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 25-37; Fernández Fernán-
dez, M. C., Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca, 1.ª ed.,
Granada, Comares, 2005, pp. 1-35; Casado Cerviño, A., «Importaciones Paralelas y agota-
miento del derecho de marca», GJUE, n.º 220 (2002), pp. 9-22; Massaguer Fuentes, J., «El
agotamiento del derecho de marca y las importaciones paralelas», Temas de Derecho Indus-
trial y de la Competencia (TDIC), n.º 5 (2001), pp. 285-328, y Baudenbacher, C., «Trade-
mark Law and parallel imports in a globalized World-Recent developments in Europe with
– Requisito subjetivo: esta primera puesta en el mercado ha de haber

sido llevada a cabo por el titular o con su consentimiento (por ejem-
plo, por un licenciatario sobre la base de su contrato de licencia de
marca).
– Requisito territorial: tales conductas han de haber sido desarrolladas
en el territorio del Estado (o en su caso en el territorio de la Organi-
zación Supranacional) en el que la marca se ha visto concedida.
De esta enumeración se desprende la evidente y estrecha ligazón de la

doctrina del agotamiento con el principio de territorialidad de la marca,
puesto que el último de los requisitos expuestos consiste justamente en
vincular el alcance del agotamiento del derecho sobre la marca al mismo
ámbito geográfico en el que la misma se halla reconocida, y de ahí que
esta relación requiera ser analizada con el debido detenimiento.
II. La discutida dimensión territorial del agotamiento

del derecho de marca
Es bien sabido que la doctrina del agotamiento del derecho de marca es
una de las materias más controvertidas en el Derecho de marcas9, con una
casi inagotable capacidad para generar todo tipo de cuestiones, de entre
las que destaca con diferencia el referido requisito territorial, no sólo en
cuanto a su alcance, sino también en lo tocante a su propia existencia, ya
que hasta este último extremo ha sido objeto de debate. De ahí el interés
de delimitar y ubicar en su verdadero contexto la dimensión territorial
del agotamiento de la marca, tarea que requiere examinar sucintamente
su nacimiento y posterior evolución hasta la actualidad.
special regard to the legal situation in the United States», Fordham International Law Journal
(FILJ), vol. 22, fasc. 3 (1998), pp. 645-695 (disponible en «http://ir.lawnet.fordham.edu/ilj»).
9 Así, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit.; del mismo autor, «El
agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», en Estudios
sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia (Homenaje a A. Berco-
vitz), 1.ª ed., Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 585-619; Fernández-Nóvoa,
C., Tratado de Derecho de marcas, 2.ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 462-490; del mis-
mo autor, «El agotamiento del derecho sobre la marca», en Concepción Rodríguez, J. L.
(dir.), Ley de marcas, 1.ª ed., Madrid, CGPJ, 2003, pp. 315-330; Martín Aresti, P., «Comen-
tario al artículo 36», op. cit.; Schricker, G., «Reflexiones sobre el agotamiento en el Derecho
de los bienes inmateriales», ADI, vol. 20 (1999), pp. 347-358; Rasmussen, J., «The principle of
exhaustion of trade mark rights pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)», EIPR,
vol. 17, fasc. 4 (abril 1995), pp. 174-179; Lobato García-Miján, M., «El agotamiento del
Derecho de marca», RDM, n.º 223 (enero-marzo 1997), pp. 117-148; Fernández Fernández,
M. C., Los motivos..., op. cit., y Castro García, J. D., «El agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual», RLPI, n.º 13 (2009), pp. 253-282, entre otros muchos autores.
1. La concepción inicial del agotamiento como una consecuencia lógica

de la propia configuración de los derechos de propiedad industrial
En un primer momento, el agotamiento del derecho de marca y en
general de los restantes derechos de propiedad industrial no existía
como doctrina ad hoc, sino que fue surgiendo poco a poco a lo largo de
la segunda mitad del s. xix y de los inicios del s. xx en diversos ordena-
mientos europeos como una construcción jurisprudencial a partir de la
configuración misma de dichos derechos, y en particular del derecho
sobre la patente10. De esta forma, e incluso sin que llegase a ser denomi-
nado como tal en los primeros pronunciamientos sobre esta cuestión,
el agotamiento fue concebido como un efecto lógico del propio ámbito
de los derechos de propiedad industrial, ámbito que abarca tan sólo una
primera puesta en el mercado por parte de su titular de las prestaciones
amparadas por tales derechos, pero no las restantes fases de comerciali-
zación y circulación de dichas prestaciones. De lo contrario, la extensión
de la exclusiva que constituyen los derechos de propiedad industrial re-
sultaría tan amplia y desmedida que pasarían a convertirse en verdaderos
monopolios contrarios a la libertad de empresa y de comercio de la que
traen causa y su razón de ser en tanto que instrumentos vinculados a
la competencia11. En suma, pues, el agotamiento del derecho de marca
no era sino el resultado de una correcta interpretación y aplicación de
los fundamentos de este derecho, en particular su alcance y virtualidad
efectivos, que nunca pueden ir más allá de la referida primera comer-
cialización de las prestaciones identificadas con la marca12. De ahí que,
como ya se ha indicado, el agotamiento no constituya en realidad un
límite impuesto a posteriori a los derechos de marca, sino más bien una
consecuencia derivada de su propia naturaleza.
10 Sobre la gestación del agotamiento del derecho de marca, vid. De las Heras Lorenzo,
T., El agotamiento..., op. cit., pp. 41-66; Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 462-470;
Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit., pp. 37-54, y Hiebert, T. H., «Founda-
tion of the Law of parallel importation: duality and universality in nineteenth century trademark
Law», TMR, vol. 80 (1990), pp. 483-513, así como las SS. del Tribunal de París de 21 de febrero y
6 de noviembre de 1863 (reseñadas en Pouillet, E.; St. Leon, M. y Pataille, H., Dictionnaire
de la propriété industrielle, artistique et littéraire, tomos I y II, 1.ª ed., Paris, Librairie Nouvelle
de Droit et de Jurisprudence/Arthur Rousseau, 1887, tomo II, pp. 122-123, y traducidas parcial-
mente al español por De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., p. 71), y las famosas
SS. del Reichsgericht (RG) alemán de 14 de febrero y 2 de mayo de 1902 (casos «Kölnisch Was-
ser» y «Mariani», reproducidos en Entscheidungen des Reichtsgericht in Zivilsachen [RGZ] 50,
p. 229, y 51, p. 263, respectivamente), entre otras muchas.
11 Sobre la vinculación de los derechos de propiedad industrial a la libertad de competen-
cia, vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A., «La formación del Derecho de la competencia»,
ADI, vol. II (1975), pp. 61-81.
12 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 50-56,
y Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36», op. cit., p. 577.

2. La posterior evolución del agotamiento: su tipificación como norma

específica y la consecuente aparición del elemento territorial
Efectivamente, el agotamiento constituye solamente una derivación
inmediata y automática de la propia configuración de la propiedad industrial
como un conjunto de facultades de exclusiva de su titular circunscritas
únicamente a la primera puesta en el mercado de las prestaciones objeto
de tales derechos, y así fue generalmente aceptado en los inicios de esta
doctrina, sobre todo en aras de prevenir y evitar que se llegase a reconocer
a tales derechos una extensión prácticamente ilímitada y desde luego nada
deseable, a modo de monopolios absolutos y por tanto contrarios a la
libre competencia. No obstante, lo cierto es que, quizá por la novedad
de esta institución, esta concepción del agotamiento se percibió entre
los autores y la jurisprudencia que comenzaron a pronunciarse sobre el
particular como difícilmente justificable en cuanto a sus fundamentos
teóricos13, y de ahí la proliferación inicial de diversas teorías al respecto,
formuladas sin duda con mejor intención que acierto14. Pues bien, fue en
este contexto en el que surgió la propia denominación de agotamiento y,
sobre todo, la necesidad de que fuese expresamente tipificada en normas
ad hoc al margen de la definición misma de los derechos de propiedad
industrial, entre ellos las marcas. Y fue igualmente entonces cuando se
planteó un problema que, en realidad, nunca existió o, al menos, nunca
debió haber existido15, ya que fue esta tipificación adicional y específica
del agotamiento (añadida a su consideración como efecto lógico de la
naturaleza de los derechos de propiedad industrial) lo que dio lugar a
su sometimiento al principio de territorialidad de las diversas legisla-
ciones reguladoras de tales derechos y, así, también de las marcas16. De
13 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., p. 53,
citando a autores como Castell, B., L’Epuisement du droit intellectuel en droits allemand,
français et communautaire, 1.ª ed., París, Presses Universitaires de France, 1989, pp. 79-80.
14 Sobre estas teorías, vid. Massaguer Fuentes, J., Los efectos de la patente en el comer-
cio internacional, 1.ª ed., Barcelona, Bosch, 1989, pp. 197-200; Castell, B., L’Epuisement...,
op. cit., pp. 80-94; De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 50-56, pp. 44-50;
Schricker, G., «Reflexiones...», op. cit., pp. 349-351, y Castro García, J. D., «El agota-
miento...», op. cit., pp. 256-258, haciendo referencia a teorías como, entre otras, las de la licen-
cia tácita, la adquisición de buena fe de los bienes muebles, o la de la conexión de las formas de
explotación.
15 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., p. 52.
16 Señala el carácter omnicomprensivo de la doctrina del agotamiento respecto de todos
los derechos de propiedad intelectual e industrial Beier, F. K., «Propiedad industrial y libre
circulación de mercancías», RGD, n.º 549 (1990), pp. 4507-4536, p. 4527, y aboga por el ca-
rácter internacional del agotamiento, pp. 4533-4536, al igual que en «Territorialität...», op. cit.,
pp. 16-17. Con todo, una diferencia entre el origen del agotamiento nacional en las patentes y
en las marcas es que la consideración inicial de estas últimas como derechos de la personalidad
constituyó un argumento en favor del carácter internacional de dicho agotamiento (en este
sentido, citando a Köhler, J., vid. Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 465-466, así
hecho, el carácter internacional del agotamiento pervivió pese a todo

hasta mucho después en numerosos fallos jurisprudenciales en diversos
ordenamientos17, y sólo tras un paulatino y prolongado transcurso del
tiempo se fue aceptando (si bien erróneamente, como ya se ha indicado)
el requisito territorial tal y como hoy viene siendo conocido, pese a que
ya se hubiese producido con anterioridad su referida inclusión expresa en
muchas de las normas reguladoras de los diferentes derechos de propiedad
industrial18, entre ellas por supuesto las disposiciones españolas19, en las
como Beier, F.-K., ibidem, y Götting, H. P., «Die Entwicklung des Markenrechts vom Per-
sönlichkeits vom Inmaterialgüterrecht», en Strauß, J. (ed.), Aktuelle Herausforderungen des
geistiges Eigentum (Festgabe für Friedrich-Karl BEIER zum 70. Geburstag), 1.ª ed., Colonia,
Carl Heymanns Verlag KG, 1996, pp. 233-242.
17 Así, se mantuvo el carácter internacional del agotamiento en las famosas SS. del Ober-
landesgericht Düsseldorf de 29 de marzo de 1963 y 14 de julio de 1964 (casos «Revlon»; re-

producidos en GRUR, fasc. 4 [1964], pp. 207-208, y GRUR Int., fasc. 4 [1965], pp. 204-206,
respectivamente), y del Bundesgerichthof (BGH) alemán de 22 de enero de 1964 (caso «Maja»,
reproducida en GRUR, fasc. 7, pp. 372-376 —con anotación de W. Hefermehl— y en GRUR
Int., fasc. 4 [1964], pp. 202-208 —con anotación de F. K. Beier—), y de 2 de febrero de 1973
(caso «Cinzano», reproducida en GRUR, fasc. 8 [1973], pp. 468-474 —con anotación de L.
Heydt—), así como las también muy célebres SS. TS (Sala de lo Penal) de 23 de enero de 1935
(caso «Clarión», RJ 1935, 58, comentado por De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento...,
op. cit., pp. 128 y 129) y (Sala de lo Civil) de 15 de mayo de 1985 (caso «Scotsman», RJ 1985,
2393, comentado por De las Heras Lorenzo, T., en CCJC, n.º 8 [1985], pp. 2655-2667, por
Fernández-Nóvoa, C., «Dos cuestiones candentes del Derecho de marcas», La Ley, tomo IV
[1985], pp. 294-302, y por Botana Agra, M., «Los efectos del derecho de marca y las impor-
taciones paralelas», ADI, vol. 12 [1987-1988], pp. 179-195), entre otros pronunciamientos.
18 Sobre el agotamiento del derecho de marca en los diversos ordenamientos comparados,
vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 67-117; del mismo autor, «El
agotamiento...», op. cit., pp. 617 y 618; Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit.,
pp. 37-54; Castro García, J. D., «El agotamiento...», op. cit., pp. 280-281; Baudenbacher,
C., «Trademark Law...», op. cit., pp. 675-689; Fezer, K.-H., Mankennecht, 4.ª ed., Munich, C.
H. Beck, 209, pp. 1614-1696; Zadra-Symes, L. J. y Basista, J. J., «Using U.S. intellectual pro-
perty rights to prevent parallel imports», y Tessenjohn, J. A. y Yamamoto, S., «The big alu-
minium wheel dust up-International exhaustion of rights in Japan», ambos en EIPR, vol. 20,
fasc. 6 (junio 1998), pp. 219-225, y pp. 228-238, respectivamente; Verma, S. K., «Exhaustion
of intellectual property rights and free trade – Article 6 of the TRIPS Agreement», IIC, vol.
29, fasc. 5 (1998), pp. 534-567; Van Melle, A., «Parallel importing in New Zealand: historical
origins, recent developments and future directions», EIPR, vol. 21, fasc. 2 (1999), pp. 63-87, y
Gusev, A. y Fedorov, S., «The exhaustion of trade mark rights», EIPR, vol. 31, fasc. 1 (junio
1998), pp. 25-30.
19 Sobre la aparición y posterior evolución del agotamiento del derecho de marca en nues-
tro Derecho, comentando preceptos como los antiguos arts. 32 de la Ley de Propiedad Indus-
trial (LPI) de 16 de mayo de 1902 (Gaceta de Madrid 138, de 18 de mayo de 1902), y 123 del
derogado Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI, RCL 1930, 759) aprobado por la Real Orden
de 30 de abril de 1930 (Gaceta de Madrid 127, de 7 de mayo de 1930), y pronunciamientos como
la S. TS (Sala de lo Penal) de 23 de enero de 1935 (caso «Clarión», RJ 1935, 58), entre otras ma-
terias, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 119-135, y ya en relación
con el también derogado art. 32 de la anterior Ley 32/1988, de 10 noviembre (BOE 272, de 12 de
noviembre de 1988, RCL 1988, 2267), de marcas (ALM), y con fallos tan famosos y controverti-
dos como la S. AP de Barcelona (Civil/Secc. 15.ª) de 29 de septiembre de 1995 (AC 1996\2572),
cuales el agotamiento del derecho de marca aparece contemplado en la

actualidad en el vigente art. 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre20,
de Marcas (LM)21.
En otro orden de cosas, habría que añadir que la ya de por sí evidente
complejidad de la territorialización de la doctrina del agotamiento se ha
incrementado aún más cuando a las ya expuestas dificultades de carácter
estrictamente técnico-jurídicas se han sumado otras consideraciones de
política y de oportunidad legislativas y, sobre todo, de protección
de los mercados autóctonos frente a las importaciones paralelas de ter-
ceros Estados cuyas circunstancias fuesen sumamente diversas a las de
dichos mercados22. Ello obedece al discutible y discutido planteamiento
de que semejante protección permite defender la rentabilidad de las
inversiones realizadas por los titulares de los diversos bienes inmate-
riales y, así, mantener el fomento de la innovación tecnológica y del
desarrollo empresarial, en especial ante la desigualdad que supondría
para los operadores económicos de una determinada área geográfica
que se reconociese en la misma un agotamiento internacional cuando
no se hiciese lo propio en otras áreas en las que el agotamiento siguiese
sometido a límites territoriales23. Pues bien, al margen de la postura
confirmada en la TS (Sala de lo Civil) de 28 de septiembre de 2001 (caso «Bacardí», RJ 2001,

8718, comentado por Gutiérrez Arévalo, A., «La cuestión del agotamiento internacional del
derecho de marca en el ordenamiento comunitario», La Ley, tomo I [2002], pp. 1818-1823); vid.
Fernández-Nóvoa, C., Derecho..., op. cit., pp. 169-174; del mismo autor, Tratado..., op. cit., pp.
470-472, y Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36», op. cit., pp. 592 y 593.
20 BOE 294, de 8 de diciembre de 2001 (RCL 2001, 3001).
21 Sobre el art. 36 LM, vid. Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 470-490; del
mismo autor, «El agotamiento...», op. cit.; Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36»,
op. cit., y Lobato García-Miján, M., Comentario..., op. cit., pp. 592-610.
22 En este sentido, vid. Schricker, G., «Reflexiones...», op. cit., pp. 348-353, comentan-
do, por ejemplo, el Documento de Trabajo de la Comisión Europea de 1 de diciembre de 1999

(Doc. SEC 1999/2033, de carácter interno) sobre el agotamiento del Derecho de marca, espe-
cialmente pp. 17-19.
23 Sobre los argumentos en contra y a favor de tales planteamientos, vid. De las Heras
Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 34-37; Schricker, G., ibidem; Massaguer Fuen-
tes, J., «Acerca del agotamiento internacional del derecho de marca (a propósito de algunas
recientes sentencias de Audiencia Provincial)», Aranzadi Civil, tomo I, vol. III (1996), pp. 119-
138; Conde Gallego, B., «El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e inte-
lectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del Derecho de la libre
competencia», en ADI, vol. 23, 2002, pp. 43-72, pp. 52-54; Verma, S. K., «Exhaustion...», op.
cit., pp. 558-567, y Bonadio, E., «Parallel imports in a global market: should a generalised
international exhaustion be the next step», EIPR, vol. 33, fasc. 3 (marzo 2011), pp. 153-161,
pp. 155-158; también el Doc. SEC 1999/2003, op. cit., y el Documento de Trabajo de la Comi-
sión Europea de 21 de mayo de 2003 (Doc. SEC 2003/575, de carácter interno, disponible en
«http://europa.eu») sobre los posibles abusos en materia de derechos de marca en la UE en el
marco del agotamiento comunitario, así como las SS. acumuladas TJUE (Gran Sala) C-468/06
a C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE y otros v. GlaxoSmithkline AEVE Farmakeftikon Proïonton,
de 16 de septiembre de 2008 (caso «GSK AEVE», Rec. I, p. 7139 —disponible en «http://curia.
que se pueda sostener en esta controversia, lo cierto es que la misma ha

dado lugar a que se haya evitado entrar a regular verdaderamente esta
materia en algunos de los principales convenios internacionales sobre
propiedad industrial por la imposibilidad de alcanzar acuerdo alguno
al respecto, como se verá con posterioridad. En suma, la eventual supe-
ración del elemento territorial en el agotamiento del derecho de marca
se ha convertido en un grave y complicado problema cuya solución se
revela tan difícil como lejana en el tiempo, ya que no parece previsible
que se produzca a corto plazo.
3. Los diferentes tipos de agotamiento del derecho de marca en función

de su alcance territorial
Una de las principales consecuencias de este proceso de gestación de
la doctrina del agotamiento del derecho de marca en su configuración
actual ha sido la inclusión en la misma de su famoso y muy controvertido
requisito o elemento territorial, en función del cual se pueden distinguir
varios tipos de agotamiento, cuyo único rasgo en común consiste en
responder todos ellos a la búsqueda en el ámbito del Derecho de marcas
de la unidad de mercado en el área geográfica correspondiente (nacional,
supranacional o internacional)24, y que van a ser sucintamente descritos
a renglón seguido.
– Agotamiento nacional
Este tipo de agotamiento es el que sólo se aplica a la puesta en el mer-
cado de las prestaciones distinguidas con la marca que haya sido realizada
por el titular de la misma o con su consentimiento dentro del territorio
del Estado en el que dicha marca haya sido concedida y reconocida. De
este modo, el agotamiento nacional del derecho de marca permite que
sea utilizada como una barrera contra las importaciones paralelas de sus
propias prestaciones por parte de terceros, pese a que tales prestaciones
hubiesen sido comercializadas por el titular de la marca o con su consen-
timiento, sólo que en el territorio de otro Estado. Por tanto, este tipo de
europa.eu»—), ftos. 52 a 57. Buenos ejemplos del carácter controvertido que reviste el alcance
territorial del agotamiento es que la polémica al respecto haya llegado al Parlamento Europeo,
y, así, que se formulase desde esta Institución comunitaria a la Comisión Europea la pregunta
n.º E-0488/00, de 24 de febrero de 2000, respondida por el comisario Bolkenstein el 10 de abril
de 2000 (DOUE C 330 E, de 21 de noviembre de 2000), e igualmente que se emitiese la Reso-
lución PE A5-0311/2001 sobre el Doc. SEC 1999/2003, op. cit., en la sesión de 3 de octubre de
2001 (DOUE C 87 E, de 11 de abril de 2002) instando a la Comisión Europea a elaborar un
informe exhaustivo en esta materia (ambos docs. se hallan disponibles en «http://europa.eu»).
24 En este sentido, vid. Berenguer Fuster, L. y Berenguer Giménez, L., «Derecho de
marcas y libre competencia», GJUE, n.º D-26 (febrero 1999), pp. 9-58, p. 26.
agotamiento constituye todo un instrumento de control de la distribución

en manos del titular de la marca cuando éste introduce sus prestaciones
en varios Estados25, pero asimismo una forma de compartimentar los
mercados de cada uno de tales Estados, y de ahí las críticas a esta opción
legislativa que, sin embargo, sigue estando muy extendida26.
– Agotamiento supranacional
Esta variante del agotamiento, también denominada agotamiento
regional27, es aquella que se aplica no sólo al territorio de un deter-
minado Estado, sino que va más allá y abarca todo un conjunto de
Estados agrupados en una organización internacional no meramente
intergubernamental, sino de las que se han dado en designar como de
carácter supranacional o de integración, es decir, aquellas cuya finalidad
consiste en alcanzar un cierto grado de integración entre tales Estados,
para lo cual éstos ceden parte de su soberanía y de sus competencias a
dicha organización28. Hasta la fecha, el ejemplo más paradigmático (pero
no el único)29 de este fenómeno viene a ser la Unión Europea (UE),
y, por extensión, el Espacio Económico Europeo (EEE)30, de manera
que este tipo de agotamiento se halla establecido tanto en las normas
25 En este sentido, vid. Schricker, G., «Reflexiones...», op. cit., p. 348.

26 Vid. supra la doctrina cit. n. 18.
27 En este sentido, vid. Conde Gallego, B., «El agotamiento...», op. cit., p. 44 —n. 1—.
28 Sobre las organizaciones supranacionales o de integración, vid. por todos Díez de Ve-
lasco Vallejo, M., Las organizaciones internacionales (actualización coord. por J. M. Sobri-
no Heredia), 16.ª ed., Madrid, Tecnos, 2010, pp. 51-53.
29 Así, se observan experiencias similares de integración en el Acuerdo de Integración
Subregional Andino, firmado en Cartagena de Indias el 25 de mayo de 1969, conocido como

el Pacto Andino hasta la reforma introducida por el Protocolo de Trujillo de 10 de marzo
de 1996, por la cual pasó a llamarse Comunidad Andina, y cuyos Estados miembros son ac-
tualmente Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (sobre el particular, vid. Díez de
Velasco Vallejo, M., Las organizaciones..., op. cit., pp. 805-818, y Da Cruz Vilaça, J. L.
y Sobrino Heredia, J. M., «Del Pacto a la Comunidad Andina: el Protocolo de Trujillo de
10 de marzo de 1996, ¿simple reforma institucional o profundización en la integración subre-
gional?», GJUE, n.º D-26 [noviembre 1996], pp. 83-138), y el Tratado por el que se establece
el marco jurídico y económico para la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
firmado en Asunción el 26 de marzo de 1991, y complementado, entre otros, por el Protocolo
Adicional sobre la estructura institucional del MERCOSUR, firmado en Ouro Preto el 17
de diciembre de 1994, y entre cuyos Estados miembros se cuentan hasta la fecha Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay (sobre el particular, vid. Díez de Velasco Vallejo, M., op. cit.,
pp. 818-839, y Dromi, R.; Ekmekdjian, M. A. y Rivera, J. C., Derecho comunitario (sistemas
de integración. Regimen del Mercosur), 1.ª ed., Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina,
1995).
30 La UE se rige en la actualidad por el Tratado de la Unión Europea (TUE) en su actual
versión consolidada, tras su modificación más reciente llevada a cabo mediante el Tratado de
Lisboa de 13 de diciembre de 2007 (Instrumento de Ratificación de España de 26 de septiem-
bre de 2008 —BOE 286, de 27 de noviembre de 2009—), y por el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) en su actual versión consolidada (DOUE C 115, de 9 de mayo
comunitarias al respecto como en los respectivos ordenamientos nacio-

nales de sus Estados miembros, como se expondrá posteriormente con
mayor detalle. En esta forma de agotamiento se observan las mismas
limitaciones que en el agotamiento nacional, si bien el área geográfica a
la que va referida es mucho más amplia, en la idea de que los mercados
económicos en dicha zona no deben verse trabados por barrera alguna
y deben funcionar como si de un único mercado se tratase, y de ahí que
se hable de un mercado único interior dentro de la UE31.
– Agotamiento internacional
Éste sería el tipo de agotamiento cuyo ámbito geográfico resultaría
más amplio y omnicomprensivo, puesto que abarcaría cualesquiera Es-
tados en los que el titular de la marca o un tercero con su consentimien-
to hubiesen llevado a cabo la puesta en el mercado de las prestaciones
identificadas con dicha marca. En otras palabras, más que hablar del
alcance ilímitado del requisito territorial en esta forma de agotamiento,
habría que señalar, de una manera más precisa, que no existe tal requisito
en el agotamiento internacional, pues no se tiene en cuenta a la hora de
determinar si se ha producido o no el agotamiento la zona o área en
la que se haya realizado la primera comercialización de los productos
distinguidos con la marca en cuestión. Como ya se ha indicado, ésta fue
la única variante del agotamiento contemplada como tal en los inicios
de esta doctrina, pero resulta sumamente controvertida en el momento
actual, en el que no ha sido posible lograr acuerdo alguno al respecto en
los convenios internacionales sobre propiedad intelectual e industrial de
de 2008), también adoptada mediante el Tratado de Lisboa (ambos disponibles en «http://

europa.eu»). Por lo demás, el EEE se halla integrado por los Estados de la UE y los de la
European Free Trade Association o Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA/AELC),
y se rige por el Acuerdo sobre la creación del Espacio Económico Europeo (AEEE), firmado
en Oporto, el 2 de mayo de 1992, con su Protocolo anejo de adaptación, firmado en Bruselas,
el 17 de marzo de 1993 (Instrumento de Ratificación de España de 26 de noviembre de 1993
—BOE 21, de 25 de enero de 1994—), también modificado por el Tratado de Lisboa. Sobre
el EEE, vid. Viguera, E., «El Tratado del espacio económico europeo y la ampliación de la
Unión Europea», DN, n.º 45 (1994), pp. 12-14; Federlin, C., «Enforcement of the European
Economic Area Competition Rules —EEA—. Division of Competence and cooperation Be-
tween the European Commission and the EFTA. Surveillance Authority in the Framework of
the EEA Agreement», RDAI, n.º 4 (1994), pp. 441-455.
31 Sobre el proceso de integración comunitario y sobre el mercado único interior, vid.
Díez de Velasco Vallejo, M., Las organizaciones..., op. cit., pp. 581-725; Truyol y Serra,
A., La integración europea. Análisis histórico-institucional con textos y documentos, vol. I, 1.ª
ed., Madrid, Tecnos, 1999; Aldecoa Luzarraga, F., La integración europea. Análisis histó-
rico-institucional con textos y documentos, vol. II, 1.ª ed., Madrid, Tecnos, 2002; Mattera,
A., El mercado único europeo: sus reglas y funcionamiento, 1.ª ed., Madrid, Civitas, 1991, y
Moreiro González, C., Organización de mercado e integración europea, 1.ª ed., Madrid,
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, 1998.
alcance general, sobre los que se volverá más adelante, básicamente por no
haberse llegado a conseguir una completa y total unidad de mercado en
el plano internacional por motivos evidentes. No obstante, pese a dichos
inconvenientes, el agotamiento internacional sí que se ha ido extendiendo
a diversos ordenamientos comparados nacionales y supranacionales en
los que ya se va viendo progresivamente reconocido32.
III. El agotamiento del derecho de marca en el Derecho

comunitario europeo
La relevancia de la doctrina del agotamiento del derecho de marca
queda bien patente en el cuidado y la atención con que se ve contemplada
en el marco de la UE, y por extensión del EEE, tanto en las propias nor-
mas del Derecho comunitario de marcas como en la jurisprudencia del
TJUE en la que se ha conocido acerca de las mismas, la cual se muestra
suficientemente amplia y compleja. De ahí que el tratamiento de esta
materia en el ordenamiento comunitario requiera de un comentario
pormenorizado.
1. Preliminar: mercado único interior y agotamiento del derecho

de marca
Como es bien sabido, uno de los objetivos más relevantes (aunque
no el único) de la Comunidad Europea (CE) desde los mismos inicios,
32 Así, el agotamiento internacional se acepta en los ordenamientos de Nueva Zelanda y de
la mayoría de los Estados iberoamericanos y de otros países en vías de desarrollo (para ampliar
información, vid. Van Melle, A., «Parallel importing...», op. cit.; Tessenjohn, J. A. y Yamamo-
to, S., «The big aluminium...», op. cit.; Rangel Ortiz, H., «Intellectual Property and NAFTA
with reference to TRIPs and to Mexican Law», IIC, vol. 27, fasc. 6 [1996], pp. 771-790, pp.
788-789, y Castro García, J. D., «El agotamiento...», op. cit., pp. 280-281), así como en el art.
106 de la Decisión 344/1993, de 17 diciembre (reproducida en ADI, vol. 15 [1993], pp. 683-716)
en materia del régimen común de la propiedad industrial en la Comunidad Andina, dictada en
desarrollo del art. 27 del Acuerdo de Cartagena, op. cit. (para ampliar información, vid. Ale-
man Badel, M. M. y Harker García, J., Normatividad supranacional en materia de marcas
comerciales, 1.ª ed., Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1993, y Kresalia Rosselló, B.,
«Panorámica de la propiedad industrial en el Grupo Andino», ADI, vol. 15 [1993], pp. 799-811,
p. 807), y en el art. 13 del Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en
materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, aprobado por De-
cisión del Consejo del MERCOSUR/CMC/DEC 8/95, de 5 de diciembre de 1995 (reproducido
ADI, vol. 16 [1994-1995], pp. 863-868), que desarrolla el art. 13 del Tratado de Asunción, op. cit.
(para ampliar información, vid. Aracama Zorraquin, E., «Le Mercosur et la propriété indus-
trielle», en De Visscher, F. [dir.], Jura Vigilantibus, Antoine BRAUN, les droits intellectuelles,
le barreau, 1.ª ed., Bruselas, Larcier, 1994, pp. 9-18, y De Lima Assafim, J. M., «El Protocolo de
armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercado Común del Sur», ADI, vol.
16 [1994-1995], pp. 1005-1013, p. 1010).
y en el momento presente de la UE, consistió y consiste en el estableci-

miento de un mercado único entre sus Estados miembros, así como el
desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas, tal y
como se establece en la actualidad en los arts. 3.3 y 3.4 TCE. Ello implica
que tales actividades y en general todos los factores económicos propios
del territorio de la UE deben llegar a comportarse en su interior tal y
como lo harían dentro de las fronteras nacionales de un solo Estado.
La consecución efectiva de este mercado único ha sido la justificación
de acciones comunitarias tan diversas como numerosas, entre ellas, el
Derecho comunitario de marcas, puesto que resulta evidente que los
derechos sobre este signo distintivo pueden llegar a actuar como una
barrera de división de los mercados nacionales interiores de los Esta-
dos miembros de la UE. Y con igual o mayor motivo puede decirse lo
mismo del propio agotamiento del derecho de marca, dado que de su
extensión y contenido puede llegar a depender en gran medida todo el
comercio paralelo de reventa de productos llevado a cabo dentro de la
UE y, por extensión, del EEE, de forma que, por ejemplo, el carácter
estrictamente nacional del agotamiento supondría compartimentar este
comercio en cada uno de sus Estados miembros33. De ahí que desde los
mismos trabajos preparatorios de las que pasaron a ser las normas que
integran en el momento presente el Derecho comunitario de marcas se
hubiese previsto una regulación en esta materia, por cierto acogiendo el
carácter internacional del agotamiento en las versiones iniciales de dichas
normas, si bien se optó finalmente por el agotamiento comunitario en las
fases finales de tales trabajos34, y así ha quedado en los actuales arts. 7 de
33 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 139-
150 y 297-302; Schricker, G., «Reflexiones...», op. cit., p. 350 —n. 9—; Berenguer Fus-
ter, L. y Berenguer Giménez, L., «Derecho de marcas...», op. cit., pp. 25-36, y Mackenzie
Stuart, A. J., «The Function of Trade marks and the free Movement of Goods in the Euro-
pean Economic Community», IIC, vol. 7, fasc. 1 (1976), pp. 27-38, así como el Mémorandum
sur la création d’une marque communautaire, de la Comisión Europea, de 6 de julio de 1976,
sup. 8/76, Bull.CE, Bruselas-1976, especialmente pp. 7-16, el Doc. SEC 1999/2003, op. cit.,
especialmente pp. 5-7, y las tempranas SS. TJUE 40/70, Sirena Srl. v. Eda Srl e alteri., de 18 de
febrero de 1971 (caso «Sirena», Rec. p. 69), ftos. 4 a 7, 119/75, Société Terrapin (Overseas) Ltd.
v. Société Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co., de 22 de junio de 1976 (caso «Terrapin-
Terranova», Rec. p. 1039), fto. 6, y específicamente en relación con el agotamiento del derecho
de marca, 102/77, Hoffmann-La Roche & Co AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Phar-
mazeutischer Erzeugnisse mbH, de 23 de mayo de 1978 (caso «Hoffmann-La Roche», Rec. p.
1139), ftos. 9 y 10, entre otras muchas (disponibles en «http://curia.europa.eu»; sobre las mis-
mas, vid. De las Heras Lorenzo, T., Europa..., op. cit., pp. 22-24, 27-32 y 34-36, y del mismo
autor, El agotamiento..., op. cit., pp. 153-158 y 177-187).
34 Así, vid. los arts. 16 y 17 del Ante-Proyecto de Convenio sobre un Derecho europeo
de Marcas, de abril de 1964 (Doc. 5934/IV/64-D, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones

Oficiales de las CE, 1973; sobre la misma, vid. Mémorandum..., op. cit., p. 29), el art. 6 de
la Propuesta de Directiva del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los
la Directiva sobre Marcas (DM)35 y 13 del Reglamento sobre la Marca

Comunitaria (RMC)36, que serán comentados con posterioridad. De esta
forma, tales preceptos, en particular el primero de ellos, han dado lugar
a que se adopte este alcance comunitario del agotamiento en todas las
legislaciones internas sobre marcas de los Estados miembros de la UE
(entre ellas la nuestra, en el ya citado art. 36 LM)37 como consecuencia
de su armonización en este y otros puntos y con miras a impedir que las
marcas nacionales puedan llegar a ser utilizadas a modo de instrumento
de división del mercado único interior dentro del EEE. Así pues, el
agotamiento en la UE y del EEE es de carácter supranacional o regional
(es decir, comunitario) y no meramente nacional.
2. La normativa comunitaria sobre el agotamiento del derecho de marca

Como ya se ha indicado, el Legislador comunitario ha tomado postura
de forma expresa en relación con el agotamiento del derecho de marca y
ha optado por limitar su alcance geográfico al ámbito del territorio de
Estados miembros en materia de marcas, de 25 de noviembre de 1980, y el art. 11 de Propuesta

de Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria, de la misma fecha (ambas reproducidas
en el Doc. 1-682/80-COM [80] 635 final, de 27 noviembre 1980, en el DOCE n.º C 351, de 31
de diciembre de 1980, y también en el documento de la Comisión de la UE, Nouveau système
de marques pour la Communauté, sup. 5/80, Bull. CE.3, Bruselas, 1980, pp. 7-12 y pp. 19-52,
respectivamente; sobre las mismas, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp.
356-358; Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 462-464, y Von Mühlendahl, A., «Die
Gemeinschaftsmarke...», op. cit., p. 81). Tan sólo se hacía una referencia al elemento territorial
en la letra a) del ap. 2 de ambos preceptos en lo tocante a la existencia de motivos legítimos del
titular de la marca para oponerse a las importaciones paralelas en la CE procedentes de otros
Estados ajenos a la misma en los que los productos distinguidos con dicha marca hubiesen sido
comercializados por el propio titular o por un tercero con su consentimiento, atendiendo, por
ejemplo, a la imposibilidad del titular de controlar la calidad de tales productos puestos en el
mercado por su licenciatario (así se desprende del documento Nouveau système..., op. cit., p. 60).
De un modo u otro, se adoptó posteriormente el agotamiento comunitario por las presiones al
respecto de los sectores interesados (sobre el particular, vid. Beier, F. K., «Propiedad industrial...»,
op. cit., pp. 4532-4536) en el art. 6.1 de la Propuesta modificada de Primera Directiva sobre marcas,
de 17 de diciembre de 1985 (Doc. COM [85] 793 final, de la misma fecha, publicada en el DOCE
C 351, de 31 de diciembre de 1985), y en el art. 11.1 de la propuesta modificada de Reglamento
del Consejo sobre la marca comunitaria, de 9 de agosto de 1984 (Doc. COM [84] 470 final, de 31
de julio de 1984, publicada en el DOCE C 230, de 31 de agosto de 1984).
35 Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo (versión codificada), de
22 de octubre de 2008 (DOUE L 299, de 8 de noviembre de 2008), que ha venido a sustituir a

la antigua y ya derogada Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de
1988 (DOCE n.º L 40, de 11 de febrero de 1989), relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas.
36 Reglamento 207/2009/CE, del Consejo (versión codificada), de 26 de febrero de 2009
(DOUE L 78, de 24 de marzo de 2009), que ha venido a sustituir al antiguo y ya derogado

Reglamento 40/94/CE, del Consejo, de 20 diciembre 1993 (DOCE L 11, de 14 de enero de
1994), sobre la marca comunitaria.
37 Sobre el mismo, vid. supra la doctrina cit. n. 20.
la UE y del EEE en lo que se denomina el agotamiento comunitario

de este derecho.
– La opción en favor del agotamiento comunitario: los artículos 7
de la Directiva sobre Marcas y 13 del Reglamento sobre la Marca
Comunitaria
Esta opción se ha visto tipificada en los referidos preceptos, es
decir, el art. 7.1 DM y el art. 13.1 RMC38, en los cuales se regula
el agotamiento del derecho de marca con parámetros equivalentes,
como no podía ser de otro modo, una vez más en aras de la unidad
del mercado interior. Así, el ámbito comunitario del agotamiento del
derecho de marca desde el punto de vista territorial se ha establecido
tanto en relación con la armonización de las legislaciones nacionales
de los Estados miembros de la UE (a las cuales se ha ido incorporando
igualmente esta solución, como se observa, por ejemplo, en el ya citado
art. 36 LM), como en lo tocante al régimen de la marca comunitaria.
En consecuencia, el agotamiento de los derechos sobre ambos tipos
de marcas se producirá cuando las prestaciones distinguidas con tales
marcas se hayan visto comercializadas por sus respectivos titulares o
con su consentimiento en el territorio, no sólo de la UE, sino tam-
bién del EEE39, sin que hasta la fecha se haya visto extendida más allá
de estos estrictos límites, ni desde la jurisprudencia comunitaria, ni
tampoco en los diversos Acuerdos internacionales alcanzados por la
38 Sobre los mismos, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 295-
414; Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 462-490; Fernández Fernández, M. C.,
Los motivos..., op. cit., pp. 54-114, y Rasmussen, J., «The principle...», op. cit.
39 La extensión del agotamiento comunitario del territorio de la UE al área del EEE es
consecuencia de lo establecido en el art. 65.2 y en el Anexo XVII.4 c) del AEEE, cit., así como
en el art. 2.1 de su Protocolo 28 en materia de propiedad intelectual (en este sentido, vid.
Casado Cerviño, A.: «Importaciones paralelas...», op. cit., p. 11). Para ampliar información,
vid. Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 477-478; De las Heras Lorenzo, T., El
agotamiento..., op. cit., pp. 279-286; Gómez Segade, J. A., «Propiedad industrial e intelectual
y Derecho de la competencia en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (AEEE)»,
en Iglesias Prada J. L. (coord.), Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menén-
dez, tomos I a IV, 1.ª ed., Madrid, Civitas, 1996, tomo I, pp. 789-808; García Vidal, A.,
«El alcance territorial del agotamiento del Derecho de marca en la jurisprudencia reciente del
TJCE [Comentario a las SS del TJCE de 16 de julio de 1998 (Silhouette) y 1 de julio de 1999
(Sebago)]», ADI, vol. 20 (1999), pp. 567-591 y 576-578; Cornish, W.: «Trade marks: Port-
cullis for the EEA», EIPR, vol. 20, fasc. 5 (mayo 1998), pp. 172-177; Carboni, A., «Cases
about spectacles and torches: now, can we see the light?», EIPR, vol. 20, fasc. 12 (noviembre
1998), pp. 470-473; Fezer, K.-H., op. cit., pp. 1624-1636, y Norman, H., «Parallel imports
from non-EEA member States: the vision remains unclear», EIPR, vol. 22, fasc. 4 (abril 2000),
pp. 159-170.
UE con terceros Estados40. De este modo, se ha llevado al Derecho

comunitario derivado lo que ya se había venido reiterando casi sin
fisuras en la jurisprudencia comunitaria sobre marcas anterior a tales
normas y se ha venido manteniendo de forma igualmente inalterada
con posterioridad y hasta la fecha41, aunque con algunas excepciones
puntuales como se verá más adelante.
40 Así, no se ha extendido el agotamiento a los territorios de Estados terceros a la UE y
al EEE con los que la CE hubiese alcanzado algún tipo de Acuerdo de Asociación por medio
de la jurisprudencia comunitaria en materia de propiedad industrial, puesto que tales Acuer-
dos tienen por finalidad suprimir algunas restricciones cuantitativas al comercio entre las altas
partes contratantes de los mismos, pero no alcanzar un mercado único interior entre la UE y
los Estados signatarios de dichos Acuerdos (en este sentido, en relación con el agotamiento de
los derechos de autor, vid. los ftos. 18 a 22 y el propio fallo de la S. TJUE 270/80, Polydor Li-
mited and RSO Records Inc. v. Harlequin Records Shops Limited y Simons Records Limited,
de 9 de febrero de 1982 —disponible en «http://curia.europa.eu»—). A mayor abundamiento,
incluso se ha establecido expresamente que no suceda así, y que tal situación no tenga ninguna
incidencia en la regulación del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e indus-
trial en algunos de los reiterados Acuerdos. Concretamente, es el caso del art. 10.2 del Anexo
VIII sobre la protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial de la Decisión del
Consejo de Asociación CE-Turquía 1/1995, de 22 de diciembre de 1995 (DOUE L 35, de 13
de febrero de 1996), relativa al establecimiento de la fase final de la unión aduanera entre la CE
y dicho Estado, en el marco del Acuerdo de Asociación entre ambos firmado en Ankara el 12
de septiembre de 1963 (DOUE L 217, de 29 de diciembre de 1964), precepto en el cual se ha
dispuesto que dicha Decisión no diese lugar al agotamiento de tales derechos (entre ellos las
marcas) entre ambas partes contratantes, es decir, la CE y Turquía, como ya se ha indicado.
Para ampliar información sobre el agotamiento del derecho de marca en relación con otros
Acuerdos de Libre Comercio de la CEE con Estados terceros, vid. De las Heras Lorenzo,
T., El agotamiento..., op. cit., pp. 272-279.
41 Sobre el agotamiento comunitario del derecho de marca, vid., además de los casos Si-
rena, Terrapin y Hoffmann-La Roche, cit., y sin ánimo de exhaustividad, las SS. TJUE 6/74,
Centrafarm v. Winthrop, de 31 de octubre de 1974 (caso «Centrafarm-Winthrop», Rec. p.
1183), 3/78, Centrafarm BV v. American Home Products Corporation, de 10 de octubre de
1978 (caso «American Home Products», Rec. p. 1823), 1/81, Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm,
de 3 de diciembre de 1981 (caso «Pfizer», Rec. p. 2913), C-232/94, MPA Pharma v. Rhône-
Poulenc, y los asuntos acumulados, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Bristol-Myers Squibb y
otros v. Paranova, ambos de 11 de julio de 1996 (casos «Pharma» y «Paranova», Rec. I, pp.
3452 y 3514, respectivamente), C-352/95, Phytheron International SA v. Jean Bourdon SA,
de 20 de marzo de 1997 (caso «Phytheron», Rec. I, p. 1729), C-337/95, Parfums Christian
Dior SA & parfums Christian Dior BV v. Evora BV, de 4 de noviembre de 1997 (caso «Dior»,
Rec. I, p. 6013), C-349/95, Frits Loendersloot Internationale Expeditie v. George Ballantine &
Son Ltd. y otros, de 11 de noviembre de 1997 (caso «Ballantine», Rec. I, p. 6227), C-355/96,
Silhouette international Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,
de 16 de julio de 1998 (caso «Silhouette», Rec. I, p. 4799), C-63/97, Bayerische Motorenwerke
AG (BMV) und. BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, de 23 de febrero de 1999 (caso
«BMW»; Rec. I, p. 905), C-173/98, Sebago Inc. et Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. G-B
Unic SA, de 1 de julio de 1999 (caso «Sebago», Rec. I, p. 1200), C-379/97, Pharmacia & Upjo-
hn SA v. Paranova A/S, de 12 de octubre de 1999 (caso «Upjohn», Rec. I, p. 6927), los asuntos
acumulados, C-414/99, C-415/99 y C-416/99, Zino Davidoff S.A. v. A & Co. Imports Limited
y Levi Strauss & Co. v. Tesco Stores Ltd. and Costco Wholesale UK Ltd., de 20 de noviembre
de 2001 (caso «Davidoff/Levi Strauss», Rec. I, p. 8691), C-143/00, Boehringer Ingelheim KG,
Boehringer Ingelheim Pharma KG y otros v. Swingward Ltd. y otros, de 23 de abril de 2002
(caso «Boehringer I», Rec. I, p. 3759), C-443/99, Merck, Sharp & Dohme GmbH v. Parano-
va Pharmazeutica Handels GmbH, de 23 de abril de 2002 (caso «Merck», Rec. I, p. 3703),
– Otras normas: especial referencia al artículo 3.1 del Reglamento

del Consejo 1383/2003
Ciertamente, los arts. 7 DM y 13 RMC son las principales normas
del Derecho comunitario de marcas en materia de agotamiento, pero
ni mucho menos las únicas, pues existen otras con alguna incidencia
C-433/00, Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Kohlpharma GmbH und MTK Pharma
Vertriebs-GmbH, de 19 de septiembre de 2002 (caso «Aventis», Rec. I, p. 7761), C-244/00,
Van Doren + Q GmbH v. Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH und Michael
Orth, de 8 de abril de 2003 (caso «Van Doren», Rec. I, p. 3051), C-16/03, Peak Holding AB
v. Axolin-Elinor AB, de 30 de noviembre de 2004 (caso «Peak Holding», Rec. I, p. 11313),
C-348/04, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG y otros v. Swing-
ward Ltd. y otros, de 26 de abril de 2007 (caso «Boehringer II», Rec. I, p. 3391), C-276/05, The
Wellcome Foundation Ltd v.Paranova Pharmazeutica Handels GmbH, de 22 de diciembre de
2008 (caso «Wellcome», Rec. I, p. 10479), C-59/08, Copad SA v. Christian Dior couture SA,
Vincent Gladel et Société Industrielle Lingerie (SIL), de 23 de abril de 2009 (caso «Dior-Co-
pad»; Rec. I, p. 3421), C-324/08, Makro Zeifbedienungsgroothyel CV y otros v. Diesel SpA, de
15 de octubre de 2009 (caso «Makro», Rec. I, p. 10019) y C-127/09, Coty Prestige Lancater
Group GmbH v. Simex Tradin AG, de 3 de junio de 2010 (caso «Lancaster»; todavía no pub.
en el Rec.), entre otros muchos (todos ellos disponibles en «http://curia.europa.eu»). Para un
análisis de las mismas, vid. De las Heras Lorenzo, T., Europa..., op. cit.; del mismo autor, El
agotamiento..., op. cit., y «El agotamiento...», op. cit.; Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op.
cit., pp. 462-490; del mismo autor, «El agotamiento....», op. cit.; Fernández Fernández, M.
C., Los motivos..., op. cit.; Casado Cerviño, A., «Importaciones paralelas...», op. cit.; García
Vidal, A., «El alcance territorial...», op. cit.; Berenguer Fuster, L. y Berenguer Giménez,
L., «Derecho de marcas...», op. cit., pp. 25-36; Bercovitz Álvarez, R., «La utilización de una
marca por persona distinta del titular, como medio de publicitar la reventa o la reparación de
productos previamente comercializados por el titular de la misma (Comentario a la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de febrero de 1999)», GJUE, n.º
201 (1999), pp. 59-67; De Martín Muñoz, A. J., «Las importaciones paralelas con altera-
ción del producto original (Comentario a la STJCE de 12.10.1999, caso Upjohn/Paranova)»,
GJUE, n.º 207 (2000), pp. 100-107; Vidal Martínez, P., «Novedades jurisprudenciales del
TJCE en materia de agotamiento del derecho de marca», RGD, n.º 666 (2000), pp. 2377-2386;
González Navarro, B. A., «El agotamiento del derecho sobre la marca: doctrina del TJCE
sobre el agotamiento comunitario», RAD, n.º 7 (2000), pp. 31-41; Gutiérrez Arévalo, A.,
«La cuestión...», op. cit., pp. 1818-1821; Carboni, A., «Cases...», op. cit.; Shea, N., «Para-
llel importers’ use of the trade marks: The European Court of Justice confers rights but also
imposes responsibilities», EIPR, vol. 19, fasc. 3 (marzo 1997), pp. 103-114; Castillo de la
Torre, F., «Trade marks and free movement of pharmaceuticals in the European Commu-
nity: To partition or not to partition the market», EIPR, vol. 19, fasc. 6 (junio 1997), pp. 304-
314; Fezer, K.-H., op. cit., pp. 1656-1696; Verma, S. K., «Exhaustion...», op. cit., pp. 546-552;
Ohly, A., «Trade marks and parallel importation, recent developments in european Law»,
IIC, vol. 30, n.º 5 (1999), pp. 512-530; Clark, A., «Parallel imports: a new job for customs»,
EIPR, vol. 21, fasc. 1 (enero 1999), pp. 5-7; Rosenberg, D. y Van Kerckhove, M., «Upjohn-
Paranova: Utterly exhausted by a trip too far», EIPR, vol. 21, fasc. 5 (mayo 1999), pp. 223-
227; Walsh, P.; Treacy, P. y Feaster, T., «The exhaustion and unauthorised explotation of
the trade mark rights in the European Union», ELR, vol. 24, n.º 3 (junio 1999), pp. 259-275;
Urlesberger, F. C., «Legitimate reasons for the proprietor of a trade mark registered in the
EU to oppose further dealings in the goods after they have been put on the market for the first
time», CMLR, vol. 36, n.º 5 (1999), pp. 1195-1228; Norman, H., «Parallel...», op. cit., pp. 161-
170, y Grasssie, G., «Parallel imports and trade marks: where are we? (part 1)», EIPR, vol.
28, fasc. 9 (septiembre 2006), pp. 474-479, y «Parallel imports and trade marks: the repackag-
ing cases (part 2)», EIPR, vol. 28, fasc. 10 (octubre 2006), pp. 513-516, entre otros autores.
en la misma, tales como, por ejemplo, los arts. 5 DM y 9 RMC en lo

tocante al ámbito de protección de la marca y a las conductas frente
a las cuales puede oponerse su titular en virtud de su ius prohibendi,
en los que no se incluye precisión alguna de carácter geográfico42. Sin
embargo, reviste una mayor relevancia en lo tocante a la perspectiva
territorial del agotamiento que se deje sentir la misma ausencia de este
tipo de referencias en otras disposiciones mucho más directamente
relacionadas tanto con las marcas como con la ordenación aduanera,
como es el art. 3.1 del Reglamento 1383/2003/CE, del Consejo, de 22
julio, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los ca-
sos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de
propiedad industrial y a las medidas que deben tomarse respecto de las
mercancías que vulneren tales derechos43. En síntesis, lo que se estable-
ce en este precepto es que las previsiones de este Reglamento sobre las
mercancías falsificadas [es decir, aquellas en las que figure una marca o
nombre comercial idénticos o esencialmente similares a los válidamente
registrados para los mismos tipos de mercancías, de acuerdo con el art.
2.1 a) i) del Reglamento 1383/2003] no se aplicarán a aquellas mercancías
a las que se haya puesto la marca con el consentimiento de su titular,
pero que estén en alguna de las situaciones contempladas en el art. 1.1
del citado Reglamento, esto es, que hayan sido declaradas para su des-
pacho a libre práctica (es decir, para su libre introducción en un Estado
miembro del EEE), importación, exportación o reexportación sin dicho
consentimiento44. En otras palabras, ello significa que las únicas mercan-
cías que serán consideradas con usurpación de marca serán aquellas a las
que la misma se les haya aplicado sin el reiterado consentimiento de su
titular, pero en modo alguno se verán subsumidas en tan grave supuesto
42 Esta circunstancia ha llevado a De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit.,
pp. 371-382, a sostener la existencia de una «recepción implícita» del agotamiento internacio-
nal en el art. 5 DM.
43 DOUE L 196, de 2 de agosto de 2003. Este Reglamento se ha visto desarrollado por el
Reglamento 1891/2004/CE, de la Comisión, de 21 de octubre de 2004 (DOUE L 328, de 30 de

octubre de 2004), a su vez modificado por el Reglamento 1172/2007/CE, de la Comisión, de 5
de octubre de 2007 (DOUE L 261, de 6 octubre 2007).
44 Tales conceptos se hallan expresamente regulados a lo largo del texto articulado del
Código Aduanero Comunitario (CAdC), aprobado por el Reglamento 450/2008/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 (DOUE L 145, de 4 de junio de 2008),
al cual hay que entender realizada la remisión contenida en el referido art. 1.1 a) del Regla-
mento 1383/2003, op. cit., a tenor de lo dispuesto en el propio art. 186.2 CadC, y también se
ha pronunciado sobre los mismos el TJUE en diversos fallos, en particular las SS. C-405/03,
Class International BV v. Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, Smithkline Beecham
plc. y Beecham Group plc., de 18 de octubre de 2005 (caso «Class International», Rec. I, p.
8735) y C-281/05, Montex Holdings Ltd. v. Diesel SpA, de 9 de noviembre de 2006 (caso
«Montex», Rec. I, p. 10881), ambos disponibles en «http://curia.europa.eu».
aquellas otras que la falta de dicho consentimiento sólo vaya referida a

su importación o despacho a libre práctica en algún Estado miembro
del EEE, y no a la imposición de la marca en tales mercancías, que se
habría llevado a cabo por parte del propio titular de la marca o de un
tercero debidamente autorizado por éste, sólo que en un país fuera del
EEE. De ahí que no hayan faltado voces entre la más cualificada doctrina
que, en una postura sumamente avanzada, han visto en esta regulación
un nuevo y valioso argumento en favor de la recepción del agotamiento
internacional en el Derecho comunitario de marcas45. Sin embargo, y
como se verá a continuación, no parece que el TJUE se haya hecho eco
de tales planteamientos, al menos a tenor del corpus conformado por las
diversas resoluciones emitidas hasta la fecha en torno al agotamiento del
Derecho de marcas, en el que el Alto Tribunal comunitario ha optado
por una interpretación ad litteram de los arts. 7 DM y 13 RMC, y se
ha decantado así por un agotamiento estricta y rigurosamente limitado
al área del EEE en casi todos sus pronunciamientos, con muy escasas
excepciones, y sin que la posición antes expuesta (que, por lo demás,
se comparte desde el presente trabajo, pese a su escaso reconocimiento
actual en la jurisprudencia comunitaria) acerca de la recepción implícita
del agotamiento internacional en los arts. 5 DM y 9 RMC o explícita en
el art. 3.1 del Reglamento 1383/2003, cit., haya merecido la consideración
favorable por parte del TJUE46.
45 En este sentido, en relación con el antiguo Reglamento 3295/1994/CE, del Consejo,
de 22 de diciembre de 1994 (DOCE n.º L 341, de 30 de diciembre de 1994), por el que se

establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la explotación, la reexpor-
tación, y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca
y las mercancías piratas, y que establecía el mismo régimen contenido en el actual Reglamento
1383/2003, cit., por el que se vio sustituido, vid. de nuevo De las Heras Lorenzo, T., El
agotamiento..., op. cit., pp. 350-356; del mismo autor, ya en lo que hace al vigente Reglamento,
«El agotamiento...», op. cit., pp. 612-617, y en sentido similar, Clark, A., «Parallel...», op. cit.,
pp. 2-6, razón por la cual este último autor proponía que, a la vista del fallo del TJUE en el
caso Silhouette, cit., que se modificase en este punto el Reglamento 3295/1994, cit., para que
se estableciese expresamente en su tenor literal un agotamiento claramente comunitario en la
misma línea que los arts. 7 DM y 13 RMC; sin embargo, la disparidad de criterios al respecto
persiste en la actual regulación dispuesta en el vigente Reglamento 1383/2003, cit. En contra
de esta interpretación, vid. Massaguer Fuentes, J., «Acerca del agotamiento internacional...»,
op. cit., pp. 128-129.
46 En este sentido, vid. los ftos. 33 y 34 del caso Class International, cit. (si bien en este
supuesto —vid. ftos. 35 a 50 y el ap. 1 del fallo de este caso— se concluyó que el titular de la
marca no podía oponerse a la inclusión de las mercancías originales comercializadas desde
un Estado tercero al EEE cuando se hallaban en régimen de tránsito externo o de depósito
aduanero sin haber llegado a ser despachadas a libre práctica por no constar que fuesen a ser
finalmente comercializadas en el territorio del EEE), y, sobre todo, los ftos. 19 a 26 y el propio
fallo recaído en el Auto del TJCE en el asunto C-449/09, Canon Kabushiki Kaisha v. IPN
bulgaria OOD, de 28 de octubre de 2010 (caso «Canon-Bulgaria», todavía no pub. en el Rec.,
disponible en «http://curia.europa.eu»), en el que sí resultaba clara la futura introducción de
3. La jurisprudencia comunitaria y de la EFTA sobre el agotamiento del

derecho de marca
El evidente carácter controvertido del agotamiento del derecho de
marca y su especial predisposición para dar lugar a todo tipo de debates
sobre sus diversos elementos ya se han visto recalcados en los primeros
epígrafes de este estudio, pero revisten una especial relevancia en relación
con la jurisprudencia sobre el particular, sin ir más lejos porque este hecho
explica el continuo y hasta ahora imparable incremento de dicha jurispru-
dencia con nuevos fallos, aunque resulte ya bastante amplia y numerosa47.
En otro orden de cosas, ello hace que la importancia de la jurisprudencia
para la adecuada comprensión del agotamiento en toda su dimensión sea
más obvia e inmediata, si cabe, de lo que ya lo es per se en cualesquiera
otras materias de nuestro ordenamiento, pues difícilmente se hallará un
ejemplo más idóneo que éste respecto de lo que es una institución de de-
recho vivo y en acción. Pues bien, todo lo expuesto se cumple por igual
en relación con todos y cada uno de los diferentes contenidos de la doc-
trina del agotamiento, incluyendo desde luego el requisito territorial del
agotamiento en el Derecho comunitario de marcas, que sigue siendo una
cuestión recurrente sobre la que debe pronunciarse cada cierto tiempo el
TJUE, en general, para confirmar casi sin fisuras la limitación geográfica del
agotamiento del derecho de marca al área del EEE, pese a la clara opción
del Legislador comunitario al respecto que, sin embargo, no ha cerrado la
discusión en este punto en la doctrina ni tampoco en los supuestos sobre
los que debe conocer el Alto Tribunal comunitario.
– Antecedentes previos: la ausencia de referencias expresas al
agotamiento y la consiguiente libertad de los Estados miembros del
EEE para aceptar el agotamiento internacional
Aunque la jurisprudencia del TJUE en materia de marcas comenzó su
andadura desde fechas muy tempranas, en los mismos inicios del llamado
proceso de construcción europea48, lo cierto es que la aparición de las
los productos controvertidos en el EEE, y conforme a cuyo tenor literal: «El artículo 5 de la
Directiva [...] en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una
marca puede oponerse a la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo, sin su
consentimiento, de productos originales que lleven dicha marca» (la cursiva son del autor del
presente trabajo).
47 Vid. supra n. 41.
48 Así, a modo de ejemplo, vid. la famosa S. TJUE en los asuntos acumulados 56 y 58/64,
Grundig-Verkaufs GmbH und Consten SAR v. Comisión, de 13 de julio de 1966 (caso «Grun-
dig-Consten»/Rec. p. 321). Sobre esta primera etapa jurisprudencial en materia de propiedad
intelectual e industrial en el Derecho comunitario, vid. De las Heras Lorenzo, T., Europa...,
op. cit., pp. 21 y 78; Bercovitz Rodríguez-Cano, A., «La propiedad intelectual e industrial
en el Derecho comunitario», en García de Enterría, E.; González Campos, J. D. y Muñoz
primeras referencias al agotamiento de los derechos de propiedad inte-

lectual e industrial se hizo esperar un poco más y no llegó hasta algunos
años después, concretamente a principios de la década de los años 70
del pasado s. xx49, e incluso serían precisos unos tres años más para ver
la primera alusión a esta doctrina en una sentencia comunitaria en ma-
teria de Derecho de marcas50. De ahí que a nadie pueda sorprender que
la preocupación del Alto Tribunal comunitario en este primer periodo
de implantación del agotamiento consista justamente en asentar dicha
implantación en el marco del comercio entre los Estados miembros de
la todavía CEE, actualmente UE, y que, por ello, no llegase a plantearse
directamente el alcance internacional o universal de dicho agotamiento,
ya que, en realidad, el mero hecho de llegar a consolidarlo en el plano
exclusivamente comunitario constituía todo un logro y un importante
avance en tan delicados momentos en los que, por ende, se carecía de
norma o disposición alguna en el Derecho comunitario derivado en la
que se tipificase expresamente el agotamiento, ya que sería más de una
década después cuando se adoptase la entonces Primera Directiva sobre
Marcas, actual DM.
Sin embargo, por paradójico y contradictorio que pueda parecer a
primera vista, lo cierto es que fue este contexto de vacío normativo en
esta materia el que propició el que ha resultado ser uno de los pronun-
ciamientos del TJUE más próximos y favorables al agotamiento interna-
cional del derecho de marca, si no el más favorable hasta la fecha, en toda
una excepción a la línea más consolidada de agotamiento estrictamente
comunitario que se ha venido manteniendo con posterioridad. Se trata
del también muy renombrado caso EMI-CBS, de 197651, en el cual, sin
embargo, no se entró expresamente a ponderar el alcance territorial del
agotamiento, ni tan siquiera se recurrió a esta doctrina como base de la
Machado, S. (dirs.), Tratado de derecho comunitario europeo (estudio sistemático desde

el Derecho Español), tomos I a III, 1.ª ed., Madrid, Civitas, 1986, tomo II, pp. 517-617;
Loewenheim, U., «Trade Marks and European Community Law», IIC, vol. 9, n.º 5 (1978),
pp. 422-435, y Beier, F. K., «Doctrine of exhaustion in EEC trademark Law – scope and
limits», vol. 10, n.º 1 (1979), pp. 20-51.
49 Vid. la también muy conocida S. TJUE 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft
Gmbh v. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, de 8 de junio de 1971 (caso «Deutsche
Grammophon», Rec. p. 487, disponible en «http://curia.europa.eu»), en su Parte II, ap. B), en
el que se recogen las observaciones de Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, y en cuyas
versiones en lengua inglesa e italiana ya aparecen las voces «exhaustion» y «esaurimento»,
respectivamente.
50 Vid. otro fallo de gran importancia como fue la S. TJUE 16/74, Centrafarm v. Win-
throp, de 31 de octubre de 1974 (caso «Centrafarm-Winthrop», Rec. p. 1183, disponible en

«http://curia.europa.eu»), en su fto. 9.
51 S. TJUE EMI Records Ltd v. CBS United Kingdom Ltd, de 15 de junio de 1976 (caso
«EMI-CBS», Rec. p. 811, disponible en «http://curia.europa.eu».), especialmente sus ftos. 20 a 24.

argumentación del TJUE en esta sentencia, lo que de nuevo se revela

sorprendente en una primera aproximación a este fallo. En realidad, este
caso se revela mucho más relacionado con otra doctrina jurisprudencial
de esta primera etapa del Derecho comunitario de marcas, como fue
la llamada doctrina del origen común de las marcas, siempre polémica
y muy criticada, que se inició con el caso Sirena, cit., y especialmente
con el famoso caso Hag I, de 197452, y se vio confirmada en sentencias
posteriores como el ya citado caso Terrapin, pero que en la actualidad
fue rechazada como errónea por el propio TJUE en los también muy
conocidos casos Hag II, de 199053, e Ideal Standard, de 199454, en uno de
los más claros giros copernicanos experimentados en la jurisprudencia
comunitaria. Conforme a esta ya superada doctrina del origen común,
resultaba contrario al Derecho comunitario que el titular de una marca
en un determinado Estado miembro de la CEE, actualmente UE, pudiese
prohibir en virtud de su derecho las importaciones de productos proce-
dentes de otro Estado miembro y distinguidos con la misma marca por
parte de un tercero pese a que una y otra marca perteneciesen a personas
diferentes cuando ambas marcas hubiesen tenido un origen común, es
decir, que hubiesen pertenecido inicialmente al mismo titular, pero se
hubiesen fraccionado con posterioridad entre titulares distintos en Estados
diversos, bien por actos voluntarios, tales como su cesión, o por actos
forzosos, por ejemplo, una expropiación55. Pues bien, en el supuesto de
52 S. TJUE 192/73, Van Zuylen Frères v. Hag AG, de 3 de julio de 1974 (caso «Hag I»,
Rec. p. 731, disponible en «http://curia.europa.eu»).

53 S. TJUE C-10/89, SA CNL-SUCAL v. HAG AG, de 17 de octubre de 1990 (caso «Hag
II», Rec. p. 3711, disponible en «http://curia.europa.eu»).

54 S. TJCE C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH Uwe Danziger v. Ideal
Standard GmbH und Wabco Standard GmbH, de 22 de junio de 1994 (caso «Ideal Standard»,
Rec. I, p. 2789, disponible en «http://curia.europa.eu»).
55 Para ampliar información sobre la doctrina del origen común y sobre su relación con
la doctrina del agotamiento, vid. De las Heras Lorenzo, T., Europa..., op. cit., pp. 22-29; del
mismo autor, El agotamiento..., op. cit., pp. 159-165, 187-233 y 251-267, y «El agotamiento...»,
op. cit., p. 599; Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit., pp. 73-75; Ladas, S. P.,
«The Court of Justice of the European Community and the ‘‘Hag’’ Case», IIC, vol. 5, n.º 3
(1974), pp. 302-313; Alexander, W., «Some comments on the café HAG judgment», CMLR,
vol. 11, n.º 4 (1974), pp. 386-394; Fernández-Nóvoa, C., «La erosión del Derecho de mar-
ca (en torno al caso HAG)», ADI, vol. II (1975), pp. 31-60; Casado Cerviño, A. y Cerro
Prada, B., «La doctrina comunitaria del origen común: la saga continúa», CJPI, n.º 12 (1993),
pp. 49-65; de los mismos autores, «Cesión de marca y origen común: una lectura abierta de
la doctrina contenida en el caso Hag-II», GJUE, vol. 85 (mayo 1993), pp. 5-12, y «Cesión de
marca y libre circulación de mercancías en el comercio intracomunitario», GJUE, vol. 102
(abril 1995), pp. 5-11; Joliet, R., «Droit des marques et libre circulacion des marchandises:
l’abandon de l’arret Hag I», RTDE, vol. 27, n.º 2 (1991), pp. 169-185, versión inglesa prepa-
rada por D. T. Keeling, publicada en IIC, vol. 22, n.º 3 (1991), pp. 303-319, versión alemana
preparada por F. Henning-Bodewig, publicada en GRUR Int., fasc. 3 (1991), pp 177-184,
versión española preparada por E. Vallejo y J. Vias, GJUE, n.º D-15 (diciembre 1991),
hecho del caso EMI-CBS se estaba planteando esta misma cuestión en

relación con la marca «Columbia», que pertenecía a las dos entidades
en litigio en el Reino Unido (y en otros Estados miembros) y en los
EE. UU., respectivamente, como consecuencia de una serie de cesiones
previas, pero con la importantísima peculiaridad de que las importacio-
nes de los productos identificados con esta marca a las que pretendía
oponerse su titular en el Reino Unido (aunque también se habían dado
en otros Estados miembros por la actuación tanto de sociedades filiales
como de importadores minoristas) procedían de los EE. UU., esto es,
de un Estado tercero ajeno a la CEE. De ahí que las instancias judiciales
británicas elevasen la oportuna cuestión prejudicial al TJUE y que el
Alto Tribunal comunitario optase por no aplicar la doctrina del origen
común a dicho supuesto por considerar que el comercio intracomunitario
no se veía afectado por importaciones llevadas a cabo desde territorio
extracomunitario56, lo que, en suma, dejaba carta blanca a los Estados
miembros para regular estas situaciones como estimasen conveniente.
En otras palabras, y pese a no versar formalmente sobre el agotamiento
del derecho de marca, el caso EMI-CBS supuso abrir la puerta a que se
decidiese con entera libertad por parte de los poderes legislativos de cada
uno de los Estados miembros de la UE para establecer en sus respectivos
ordenamientos el carácter internacional del agotamiento, por ende a falta
de disposición alguna sobre el particular en el Derecho comunitario de
marcas. Por tanto, se ha venido considerando en general que este caso
se había mostrado favorable al agotamiento internacional57.
Del mismo modo, e incluso de manera mucho más rotunda, clara y
contundente, se sentaron planteamientos más o menos similares a los ya
expuestos en relación con los Estados miembros de la EFTA, si bien en
un periodo muy posterior al del caso EMI-CBS, cuando la creación e
implantación efectiva del EEE entre dicha organización y la propia UE
pp. 9-38; Tato Plaza, A., «El derecho de marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso
HAG II», ADI, vol. 14 (1991-1992), pp. 267-282; Botana Agra, M., «El Derecho de marca
en la jurisprudencia del Tribunal de las CE: de un derecho descafeinado a un derecho con
cafeína», CJPI, n.º 9 (1992), pp. 44-52; Massaguer Fuentes, J., «Algunas cuestiones acerca
del agotamiento y de la protección absoluta en relación con la cesión de marcas (Comentario
a la Sentencia del Tribunal de justicia de 22-VI-94, asunto C-9/93, ‘‘IHT Internationale Heiz-
technik GmbH y otros c Ideal Standard GmbH y otros’’)», CJPI, n.º 14 (1994), pp. 37-68, y
Marco Arcalá, L. A., «El declive de la doctrina del origen común de las marcas tras el caso
‘‘Hag II’’», RIE, vol. 20, n.º 1 (1993), pp. 251-285.
56 Vid. de nuevo los ftos. 20 a 24 y el propio fallo del caso EMI-CBS, op. cit.
57 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., Europa..., op. cit., p. 31, del mismo
autor, El agotamiento..., op. cit., pp. 269-272 y 348-350; Jones, J., «Does an oportunity still
exist for the development of a doctrine of international exhaustion at a Community level un-
der articles 28 and 30?: EMI v. CBS revisited», EIPR, vol. 22, fasc. 4 (abril 2000), pp. 171-177,
y Norman, H., «Parallel...», op. cit., pp. 160-161.
dio lugar a la extensión a dichos Estados de la aplicación de las normas

y de la jurisprudencia comunitarias en materia de agotamiento de los
derechos de propiedad intelectual e industrial como ya se ha indicado58.
Esta misma extensión fue expresamente reconocida y se tomó como base
e inicio de la argumentación contenida en el famoso Dictamen Consul-
tivo del Tribunal de la EFTA conocido como caso «Maglite», de 199759.
Pese a ello y a que ya se habían adoptado y habían entrado en vigor en la
fecha de dicho dictamen las primeras versiones de la DM y del RMC, se
fue mucho más allá en dicho pronunciamiento de lo que se había dejado
entrever en la escasa jurisprudencia comunitaria emitida sobre el particular
hasta entonces60, de forma que el referido Tribunal se mostró abierta y
expresamente favorable61 a que fuesen los Estados miembros de la EFTA
quienes decidiesen libremente si optaban o no por establecer en sus res-
pectivas legislaciones un agotamiento internacional del derecho de marca.
Fue ésta una resolución muy controvertida62, ya que sus evidentes ventajas
de flexibilidad y carácter abierto y avanzado tenían su contrapartida en la
falta de uniformidad a este respecto en el EEE, que podía convertir a los
derechos de marca en barreras que compartimentasen el mercado único
interior entre los Estados miembros de la EFTA y los de la UE63.
58 Vid. supra n. 30 y 39.

59 Vid. los tres primeros ftos. de este Dictamen Consultivo del Tribunal de la EFTA,
E-2/97, Mag Instrument Inc v. California Trading Company Norway, Ulsteen, de 3 de diciem-
bre de 1997 (caso «Maglite», disponible en «http://www.eftacourt.int», en lengua inglesa).
60 Como se desprende del fto. 18 del caso Maglite, op. cit., esta carencia de una línea juris-
prudencial comunitaria clara en esta materia en aquel momento en el que, por ejemplo, se ha-
llaba sub iudice el actual caso Silhouette, cit., fue uno de los motivos que llevó al Tribunal de la
EFTA a dar a sus Estados miembros plena libertad para adoptar el agotamiento internacional
del Derecho de marca en sus respectivos ordenamientos internos, circunstancia que también
destaca García Vidal, A., «El alcance territorial...», op. cit., pp. 585 y 586.
61 Vid. los ftos. 19 a 27 y la propia conclusión final del caso Maglite, op. cit.
62 Así, por ejemplo, en contra del parecer expresado en el caso Maglite, cit., y asumien-
do sin fisuras el agotamiento comunitario en el EEE, vid. las Conclusiones preliminares del
Magistrado Ponente del Tribunal de la EFTA en este caso, C. Baudenbacher (disponibles en
«http://www.eftacourt.int», en lengua inglesa).
63 En sentido similar, vid. Fezer, K.-H., op. cit., pp. 1635-1636, y especialmente De las
Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., cit., pp. 282 y 283, cuando alude a la situación que se
daría en el supuesto de que un Estado miembro del EEE hubiese establecido en su legislación
interna el agotamiento internacional del derecho de marca, en cuyo caso el titular de la marca
en dicho Estado no podría oponerla frente a importaciones paralelas de sus productos desde
terceros Estados. De esta forma, su derecho se habría agotado en cualquier caso en el referido
Estado, pero como dicho agotamiento se produciría ope legis, es decir, sin su consentimiento
(lo que es obviamente un requisito básico del agotamiento comunitario, expresamente exi-
gido en el tenor literal de los arts. 7.1 DM y 13.1 RMC), por lo que no se extendería al resto
de los Estados miembros de la UE, ya que no se habría dado dicho consentimiento respecto de
las importaciones paralelas hacia tales Estados. En otras palabras, las mercancías distinguidas
con la marca del titular atravesarían las fronteras de los Estados miembros de la EFTA que
Con todo, lo cierto es que los casos EMI-CBS y Maglite, ya citados, no

han sido sino excepciones a la regla general del agotamiento comunitario
(o, mejor dicho, en el EEE) que se ha ido imponiendo con posterioridad,
por lo demás en una coyuntura de ausencia normativa en este punto y
de una jurisprudencia al respecto que estaba comenzando poco a poco
su posterior evolución y, sobre todo, su incremento en cantidad y rele-
vancia. Y dicha coyuntura se revela tan diversa a la actual que poco tiene
que ver con esta última y que, por ello, no reviste un excesivo interés
práctico en el momento presente.
– La Directiva sobre marcas: la opción favorable al agotamiento en el
Espacio Económico Europeo
Como ya se ha indicado, la adopción de la DM a finales de 1988, seguida
de la del RMC a finales de 1993, supusieron toda una toma de postura
en favor del agotamiento comunitario a tenor de lo dispuesto en sus arts.
7.1 y 13.1, respectivamente. En una primera fase tras su entrada en vigor
y progresiva incorporación a los ordenamientos nacionales, se suscitaron
algunas dudas sobre la virtualidad de este precepto, sobre todo a tenor de
su posible carácter de minimis o, lo que es lo mismo, si dejaba libertad a
los Estados miembros para introducir el agotamiento internacional del
derecho de marca en sus respectivas legislaciones, como se sostuvo entre
un numeroso y prestigioso sector doctrinal64. No obstante, no habría que
esperar demasiado para que se aclarase tal interrogante en la jurispruden-
cia del TJUE, concretamente en otro fallo famoso en materia de marcas,
como es el caso Silhouette, de 1998, ya citado65, en el cual las instancias
mantuviesen el agotamiento internacional en sus respectivos ordenamientos, pero quedarían

detenidos en los límites de los Estados miembros de la UE, con el consiguiente efecto de com-
partimentación del mercado único interior.
64 En este sentido, vid. Beier, F. K., «Propiedad industrial...», op. cit., pp. 4535-4536;
Rasmussen, J., «The principle...», op. cit., p. 175; Shea, N., «Does the First Trade Marks
Directive allow international exhaustion of rights», EIPR, vol. 17, fasc. 10 (octubre 1995),
pp. 463-465, y en sentido más o menos similar en nuestra doctrina, Massaguer Fuentes, J.,
«Acerca del agotamiento internacional...», op. cit., pp. 132-133, entre otros muchos autores; en
contra, vid. Lobato García-Miján, M., «El agotamiento...», op. cit., pp. 127-128, y poniendo
de manifiesto las posturas posibles y sugiriendo la necesidad de un pronunciamiento claro
e inequívoco sobre el agotamiento internacional en el Derecho comunitario de marcas, vid.
Cornish, W., «Trade marks...», op. cit., p. 175, y Michaux Foidart, M., «L’Integration euro-
péenne au travers du Droit des marques (Les rôles respectifs du juge et du législateur)», Revue
du Marché Unique Européen (1998), pp. 129-188, especialmente pp. 158-173.
65 Vid. supra n.º 41; sobre el caso Silhouette, vid. Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit.,
pp. 478-479; Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit., pp. 86-88; De las Heras Lo-
renzo, T., «El agotamiento...», op. cit., pp. 605-607: García Vidal, A., «El alcance territorial...»,
op. cit., pp. 573-578; Vidal Martínez, P., «Novedades...», op. cit., pp. 2378-2382; Fezer, K. H., op.
cit., pp. 1634-1635; Cornish, W.: «Trade marks...», op. cit., pp. 174-177; Clark, A., «Parallel...»,
op. cit., pp. 1-3; Jones, J., «Does...», op. cit.; Carboni, A., «Cases...», op. cit.; Ohly, A., «Trade
marks...», op. cit., pp. 521-526; Norman, H., «Parallel...», op. cit., pp. 161-164; Hays, T. y Hansen, P.,
judiciales austriacas elevaron al Alto Tribunal comunitario una cuestión

prejudicial acerca del alcance geográfico del agotamiento en relación con
un supuesto de importaciones paralelas en Austria de monturas de gafas
distinguidas con la marca «Silhouette», generalmente dirigida a un público
de alto poder adquisitivo, previamente comercializadas en Bulgaria por el
titular de la marca por haberse quedado algo obsoletas, y posteriormente
reintroducidas en territorio austriaco por un minorista que las revendía
a bajo precio. Pues bien, el TJUE se decantó por una aplicación literal,
estricta y rigurosa del art. 7.1 DM, y por tanto en favor del agotamiento
comunitario, conforme a la cual no se dejaba duda alguna acerca de la
facultad que debe asistir al titular de la marca en las legislaciones de los
Estados miembros de la UE de oponerse a las importaciones paralelas
de productos identificados con dicha marca y puestos en el mercado por
dicho titular o por un tercero con su consentimiento cuando tales impor-
taciones procediesen de un Estado tercero que no perteneciese a la UE ni
al EEE66. Por otra parte, tampoco deja margen de maniobra alguno a los
Estados miembros para ir más allá de la DM en este punto y optar por el
agotamiento internacional del Derecho de marca (tradicional en el Dere-
cho de marcas austriaco hasta la incorporación al mismo de la DM)67, ya
que se afirma expresamente en este pronunciamiento que el art. 7.1 de la
referida Directiva resulta contrario a dicha opción68.
Los efectos del caso Silhouette fueron tan intensos como inmediatos,
ya que no sólo dio lugar a numerosas reflexiones en general bastante
reticentes con este fallo del TJUE, sino que dio lugar a la retirada y
posterior archivo de varias cuestiones prejudiciales de varios Tribunales
nacionales más o menos similares a la formulada en este supuesto69. Lo
«Silhouette is not the proper case upon which to decide the parallel importantion question»,
EIPR, vol. 20, fasc. 7 (julio 1998), pp. 277-286; Cohem Jehoram, H., «Prohibition of parallel
imports through intellectual property rights», IIC, vol. 30, n.º 5 (1999), pp. 495-511, entre
otros muchos autores.
66 Vid. los ftos. 23 a 31 y el primer ap. del propio fallo del caso Silhouette, op. cit. Con
todo, esta facultad no debe estar basada única y exclusivamente en el art. 7.1 DM, sino más
bien en la incorporación a las normas nacionales de esta disposición, puesta en relación con
la incorporación del art. 5 de la misma Directiva en lo referente al ius prohibendi derivado del
derecho de marca, como se indica expresamente en los ftos. 32 a 37 y el segundo ap. del fallo
emitido en este caso.
67 Así lo indicó el propio Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de Austria) en la
cuestión prejudicial que elevó al TJUE en este caso, como se desprende de su fto. 13 y del
ap. 22 de las Conclusiones del Abogado General, Mr. F. G. Jacobs, elevadas al TJUE el 29 de
enero de 1998 (disponibles en «http://curia.europa.eu»).
68 Vid. de nuevo el fto. 31 y el primer ap. del propio fallo del caso Silhouette, cit., así
como los aps. 61 a 63 y el primer inciso del ap. 73 de las Conclusiones del Abogado General,
cit.
69 Así, vid. las referencias disponibles en «http://curia.europa.eu» a los casos C-278/97 y
C-80/98, Wrangler Germany GmbH v. Memo Selbstbedienungs-Großhandel GmbH, y 3com

cierto es que, pese a ello, el Alto Tribunal comunitario volvería a tener

ocasión de pronunciarse con posterioridad sobre la misma cuestión, y así
lo ha hecho en ulteriores sentencias igualmente muy comentadas, como
fueron los casos Sebago, de 199970; Davidoff/Levi Strauss, de 200171, y
Van Doren, de 200372, también previamente citados73. En lo referente a la
virtualidad geográfica del agotamiento del derecho de marca se dictaminó
en tales casos siempre en el mismo sentido que en el caso Silhouette74,
que ha pasado a ser el referente básico y fundamental a tener en cuenta
en lo concerniente al alcance territorial del agotamiento en el Derecho
comunitario de marcas, que queda por tanto circunscrito al ámbito del
EEE, y reviste, pues, carácter comunitario y no internacional, con todo
lo criticable que pueda resultar esta solución75.
En otro orden de cosas, se observan, además, otros planteamientos
adicionales que pueden inferirse de las referidas sentencias del TJUE en
relación con los elementos a tener en cuenta a la hora de determinar si
se ha producido o no el agotamiento comunitario del derecho de marca,
los cuales vienen a ser, en concreto, los siguientes:
Corporation v. Bluecom Danmark a/s und Kiss Nordic a/s, respectivamente, ambos
archivados el 7 de octubre de 1998, C-370/97, The Polo/Lauren Company lp and Pololo SA
París v. Jürgen Denz, archivado el 20 de octubre de 1998, y C-4/98, Calvin Klein Trademark
Trust v. Cowboyland a/s Dansk Supermarket Administration y otros, archivado el 14 enero
1999; sobre los mismos, vid. Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit., pp. 92 y
93 —n. 254 y 258—.
70 Vid. los ftos. 13 y 17 a 19, y el ap. primero del propio fallo de este caso, cit.
71 Vid. los ftos. 30 a 34 y el ap. primero del propio fallo de este caso, cit.
72 Vid. los ftos. 25 y 26 de este caso, cit.
73 Vid. supra n. 41; sobre tales sentencias, vid. Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op.
cit., pp. 479-486; Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit., pp. 80-88; De las
Heras Lorenzo, T., «El agotamiento...», op. cit., pp. 607-610; García Vidal, A., «El alcance
territorial...», op. cit., pp. 573-590; Framiñán Santas, F. J., «El concepto de consentimiento
para la comercialización de productos con marca (Comentario a la Sentencia del TJCE de 20
de noviembre de 2001, casos ‘‘Zino Davidoff, S.A.’’ y ‘‘Levi’s’’)», ADI, vol. 22 (2001), pp. 599-
617; Vidal Martínez, P., «Novedades...», op. cit., pp. 2378-2382; Ohly, A., «Trade marks...»,
op. cit., pp. 521-530; Norman, H., «Parallel...», op. cit., pp. 161-170; Gross, N., «Trade mark
exhaustion: the U.K. perspective», EIPR, vol. 23, fasc. 5 (mayo 2001), pp. 224-237; Sheppard,
P., «Batch codes used in Davidoff. The brand owner’s view», EIPR, vol. 22, fasc. 4 (abril 2000),
pp. 147-149; Swift, R., «Davidoff: Scottish Court declines to follow english ruling on parallel
imports», EIPR, vol. 22, fasc. 8 (agosto 2000), pp. 376-378; Stothers, C., «International
exhaustion of trade marks and consent in the EEA», EIPR, vol. 23, fasc. 7 (julio 2001), pp.
344-348, y Cushley, D., «International exhaustion: The Davidoff (and Levi) cases», EIPR,
vol. 23, fasc. 9 (septiembre 2001), pp. 397-401, entre otros muchos autores.
74 No obstante, en los fallos previos de los Tribunales británicos y en la propia cuestión
prejudicial elevada al TJUE con ocasión del caso Davidoff/Levi Strauss, cit. (para ampliar in-
formación, vid. Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 480-484) se aboga por una línea
más abierta al agotamiento internacional del derecho de marca, que no fue finalmente adoptada
por el Alto Tribunal comunitario en dicho supuesto ni en ningún otro hasta la fecha.
75 En este sentido y sobre tales críticas, vid. supra la doctrina cit. en la n. 65.
– La delimitación de la noción de comercialización, es decir, cuán-

do debe entenderse que se ha producido la puesta en circulación
en el EEE de los productos distinguidos con la marca por parte
del titular o con su consentimiento. En este punto, revisten una
importancia de primer orden las precisiones introducidas por el
TJUE en los casos Phytheron, de 1997, y Peak Holding, de 2004,
ya citados; del primero se desprende que no es necesario que los
productos hayan sido fabricados en el EEE, sino que basta tan sólo
con que sean puestos en circulación en dicho territorio76; en cam-
bio, lo que se discutía en caso Peak Holding era si se podía calificar
como comercialización el supuesto en el que la sociedad titular
de la marca, de nacionalidad danesa, así como otras entidades de
su mismo grupo de sociedades habían importado en el EEE sus
propios productos fabricados en Estados terceros, pagando los co-
rrespondientes derechos de aduana, con la intención de ponerlos
a la venta en el territorio del EEE, pero sin llegar a hacerlo, por lo
que los productos en cuestión volvieron a los almacenes del titular
o de sus sociedades filiales. A mayor abundamiento, el titular de la
marca había vendido una partida de dichos productos a una segun-
da sociedad en Francia con prohibición de reventa de los mismos
en el EEE, salvo un mínimo porcentaje de los mismos, concreta-
mente de un 5%, sin especificar exactamente a cuáles de ellos iba
referida tal autorización. En esta tesitura, un importador paralelo
de nacionalidad sueca consiguió revender en el mercado sueco al-
gunos de estos productos, lo que dio lugar a la oportuna cuestión
prejudicial para saber si había llegado o no a producirse comercia-
lización de los mismos en el sentido del art. 7.1 DM77. Pues bien,
el Alto Tribunal comunitario respondió que para ello era preciso
que la venta de los productos hubiese llegado a consumarse, y que
no bastaba con la mera importación o puesta a la venta de aquéllos,
ya que tales actos ni permiten al titular de la marca hacer efectivo
su valor económico ni transmiten a terceros el derecho a disponer
de las mercancías identificadas con la marca, de forma que se man-
tenía intacto el interés del titular sobre el control de su calidad78.
No obstante, el TJUE estimó que sí existía comercialización en lo
referente a la venta realizada con un operador establecido en el
EEE pese a que se hubiese estipulado la prohibición de reventa
76 Vid. los ftos. 21 a 24 y el propio fallo de este caso, op. cit.

77 Vid. los ftos. 6 a 21 de este caso, cit., así como los aps. 7 a 14 de las Conclusiones de la
Abogada General, Sra. C. Stix-Hackl, elevadas al TJUE el 27 de mayo de 2004 (disponibles en
«http://curia.europa.eu»).
78 Vid. los ftos. 39 a 44 y el primer ap. del propio fallo de este caso, cit.
en su territorio, ya que dicha prohibición no empece el hecho de

que se ha llevado a cabo una venta en el EEE, la cual supone de un
modo u otro el agotamiento de la marca, puesto que el mismo no
puede quedar supeditado a cláusulas de este tipo conforme al tenor
literal del reiterado art. 7.1 DM79. En suma, el agotamiento exige
no sólo la mera importación con la intención de vender o la mera
puesta a la venta, sino la venta efectiva en el EEE de los productos
con la marca por parte del titular de la marca o de un tercero con su
consentimiento, pero sin que se puedan enervar sus efectos con
restricciones ni prohibiciones de reventa de ninguna clase. Ello im-
plica, pues, que actividades como por ejemplo la mera oferta de los
productos por parte del titular de la marca a través de Internet no
será suficiente por sí sola para que se dé el agotamiento en el EEE,
sino que será preciso, además, que se verifique materialmente la
venta de dichos productos.
– La delimitación de la noción de consentimiento, es decir, cuándo
puede entenderse que el titular de la marca ha permitido la co-
mercialización en el EEE de los productos distinguidos con dicha
marca por sí mismo o por un tercero debidamente autorizado. Al
respecto, cabe señalar que el TJUE admitió en el caso Davidoff/
Levi Strauss, de 2001, ya citado, que el titular de la marca llegase a
prestar su consentimiento de forma tácita y no solamente de forma
expresa en un supuesto de comercialización de productos distin-
guidos con la marca de dicho titular llevada a cabo por él mismo
fuera del EEE y posteriormente introducidos en dicho territorio
por un importador paralelo80. No obstante, el Alto Tribunal co-
munitario tuvo sin duda muy presente que una afirmación de este
calado sin ulteriores precisiones, además de crear una evidente in-
seguridad jurídica ante lo desdibujado y difuso que puede resultar
la delimitación de lo que viene a ser o no consentimiento tácito,
podía constituir toda una introducción encubierta del agotamiento
internacional del derecho de marca a través de esta figura81, y por
79 Vid. los ftos. 50 a 56 y el segundo ap. del propio fallo de este caso, cit. Todo ello queda
al margen de otras cuestiones tales como, de un lado, las posibles consecuencias derivadas del
incumplimiento contractual que pueda constituir la infracción de una prohibición de este tipo,
y de otro, el eventual carácter anticoncurrencial en que podría incurrir semejante prohibición
en determinadas circunstancias, como se especificó por parte del TJUE en los ftos. 22 a 28, 29
a 33 y en el propio fallo del famoso caso C-306/96, Javico International y Javico AG v. Yves
Saint Laurent Parfums SA (YSLP), de 28 de abril de 1998 (caso «Javico», Rec. I, p. 1983 —dis-
ponible en «http://curia.europa.eu»—).
80 Vid. el fto. 47 y el propio fallo de este caso, cit.
81 En sentido similar, vid. Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 481-484, y Fra-
miñán Santas, F. J., «El concepto de consentimiento...», op. cit., p. 616.

ello matizó a renglón seguido de forma contundente que el consen-

timiento tácito sólo podrá inferirse de circunstancias que muestren
inequívocamente la voluntad del titular de la marca en este senti-
do82, que la prueba de tales circunstancias corresponde a quien las
invoque a su favor y no necesariamente a dicho titular83, y, sobre
todo, que este consentimiento tácito no puede deducirse sin más
de indicios tales como el mero silencio del titular de la marca o su
falta de comunicación expresa de oposición a la puesta en el mer-
cado interior del EEE de estos productos, la falta de indicación en
los mismos de su prohibición de comercialización en dicho mer-
cado o la ausencia de cualesquiera restricciones o prohibiciones de
venta de estos productos en el EEE de origen legal o contractual
una vez que el titular de la marca haya transmitido su propiedad84.
De ahí que, en un marco tan restrictivo, el TJUE no haya tenido
ocasión hasta la fecha de apreciar la concurrencia de consentimien-
to tácito en el sentido recién expuesto y así, que el Alto Tribunal
comunitario se haya limitado a reiterar y recalcar los parámetros
sentados en el caso Davidoff/Levi Strauss, como por ejemplo en
el caso Makro, de 2009, ya citado85, o bien que haya rechazado de
plano la concurrencia de dicho consentimiento tácito, y por tanto
de agotamiento de la marca, por la mera entrega a intermediarios
vinculados contractualmente con el titular de la marca de frascos
de pequeños probadores de perfume para que los potenciales clien-
tes puedan tener acceso a su contenido, dado que tal entrega tuvo
lugar sin transmisión de propiedad, con las menciones de prueba y
de prohibición de venta indicadas expresamente en dichos frascos,
con la facultad del titular de la marca de retirarlos en cualquier mo-
mento, y con una presentación sensiblemente diversa a los frascos
de perfume habitualmente destinados a la venta. De hecho, esto
último es lo que ha sucedido en el reciente caso Lancaster, de 2010,
también citado con anterioridad86, en el que no se estimó que se
hubiese dado agotamiento porque el grupo titular de ésta y otras

84 Vid. los ftos. 56 a 58 y el propio fallo de este caso, cit.
85 Vid. supra n. 41, así como los ftos. 22 a 30 y el propio fallo de este caso, cit., con la
única novedad de que el TJUE señala que, a efectos de la concurrencia del consentimiento
tácito por parte del titular de la marca a la comercialización de sus productos en el EEE, es
irrelevante que la primera puesta en el mercado de los mismos se realizase fuera o dentro de
dicho territorio, sino que lo único que debe haber tenido lugar es que dicha comercialización
alcance finalmente esta área geográfica con ese consentimiento expreso o tácito del titular o de
un tercero debidamente autorizado por aquél.
86 Vid. supra n. 41, así como los ftos. 40 a 48 y el propio fallo de este caso, cit.
marcas de prestigio en el sector de la perfumería facilitase tales

artículos con los referidos fines a sus distribuidores dentro y fuera
del EEE cuando fueron vendidos en Alemania por un importador
que los había obtenido del distribuidor autorizado en Singapur. En
suma, aun cuando el TJUE ha querido dejar la puerta abierta a la
apreciación de un eventual consentimiento tácito en lo que hace al
agotamiento del derecho de marca, también se ha cuidado de que
tal posibilidad se configure como una excepción y no como una
nada deseable regla general.
– La delimitación de lo que debe entenderse por tercero debidamente
autorizado por el titular de la marca para llevar a cabo la comercia-
lización de sus productos en el EEE, punto éste sobre el que se ha
matizado en varias sentencias, tales como los casos Ideal Standard,
de 1994, Phytheron, de 1997, y Dior-Copad y Makro, ambos de
2009, todos ellos ya citados, que el agotamiento se produce cuando
la puesta en el mercado del EEE de los productos con la marca del
titular es llevada a cabo por este último o por operadores econó-
micamente relacionados con él, en particular como licenciatarios o
como sociedades filiales del mismo grupo87. En cambio, no se po-
drá apreciar agotamiento cuando los productos comercializados en
el EEE estén identificados con una marca idéntica que pertenezca
a una persona diferente al titular de la marca en el Estado miembro
de que se trate y sin ningún tipo de relación jurídica ni económica
entre ambos, ni siquiera aunque esta situación sea debida a un frac-
cionamiento por vía de cesión de una misma marca detentada por
un único sujeto ya que el origen común de las marcas no merma en
modo alguno las facultades de sus respectivos titulares ni mucho
menos da lugar a su agotamiento, habida cuenta del abandono y
superación de la doctrina del origen común en la jurisprudencia
comunitaria sobre marcas, como ya se indicó88.
– Los productos que se verán afectados por el agotamiento comuni-
tario del derecho de marca serán todos y cada uno de los ejemplares
de los mismos a los que vaya referido el consentimiento expreso o
tácito del titular de la marca respecto de su comercializacion en el
EEE. En particular, en el caso Sebago, de 1999, ya citado89, el TJUE
excluyó tajantemente la posibilidad de extender los efectos de dicho
consentimiento a los productos idénticos o similares a aquellos en
87 En este sentido, vid. los ftos. 34 y 37 del caso Ideal Standard, cit., 21 del caso Phythe-
ron, cit., 43 del caso Dior-Copad, cit., y 24 del caso Makro, cit.
88 Vid. supra n. 51 a 55.
89 Vid. supra n. 41, así como los ftos. 19 a 22 y el ap. segundo del propio fallo de este caso, cit.
relación con los cuales se invoca el agotamiento. De esta forma,

para que pueda apreciarse el agotamiento conforme a los arts. 7.1
DM y 13.1 RMC será preciso que se trate de los productos distin-
guidos con la marca del titular sobre los que haya recaído directa-
mente el consentimiento de este último en cuanto a su puesta en
el mercado único interior dentro del EEE, bien por sí mismo o
por un tercero debidamente autorizado, y única y exclusivamente
de tales productos, sin que los efectos del consentimiento puedan
extenderse a cualesquiera otras mercancías.
– La carga de la prueba de que se ha producido la referida comer-
cialización en el EEE de los productos distinguidos con la marca
por parte del titular o de un tercero con su consentimiento es una
cuestión procesal cuya regulación es competencia de cada uno de
los Estados miembros a falta de normas más específicas a este res-
pecto en el Derecho comunitario de marcas90. De este modo y con-
forme a la opción de política legislativa más generalidada, el onus
probandi de los hechos de los que depende la aplicación de una
determinada norma habrá de recaer, en principio, sobre la parte
que invoca dicha norma, que será normalmente (pero no siempre)
quien alegue en su favor el agotamiento de la marca en cuestión, es
decir, habitualmente (aunque no necesariamente) el operador que
lleve a cabo la importación paralela91. Sin embargo, ello puede dar
lugar a dificultades prácticas nada desdeñables para dicho opera-
dor, ya que debe probar un hecho que no ha sido realizado por él
sino por una persona distinta, a saber, el propio titular de la mar-
ca o el tercero debidamente autorizado por aquél. Y es obvio que
tales dificultades podrían ser aprovechadas por estos últimos para
que el agotamiento de la marca no llegase a ser formalmente re-
conocido ante la instancia judicial correspondiente pese a haberse
producido efectivamente en la realidad práctica. En otras palabras,
la carga de la prueba en esta materia puede llegar a convertirse en
90 Así se desprende, por ejemplo, con una excelente y muy documentada argumentación,
de las Conclusiones de la Abogada General, Sra. C. Stix-Hackl, elevadas al TJUE el 18 de

junio de 2002 en relación con el caso Van Doren, cit. (disponibles en «http://curia.europa.eu»),
en particular sus aps. 37 a 39, 40 a 53, 57 a 67 y 91 a 100. Por lo demás, sobre las cuestiones
procesales en el Derecho de marcas en nuestro ordenamiento, vid. Bellido Penadés, R., El
Proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial [aproximación a la incidencia de
la LEC de 2000 y de la Ley de Marcas de 2001], 1.ª ed., Madrid, Civitas, 2002, y Barona Vilar,
S., Protección del Derecho de marcas (aspectos procesales), 1.ª ed., Madrid, Civitas, 1992.
91 Así se desprende, por ejemplo, del fto. 54 del caso Davidoff/Levi Strauss, cit. y del fto.
35 del caso Van Doren, cit., este último en relación con el Derecho de marcas alemán, aten-
diendo a la cuestión prejudicial elevada en este caso al TJUE por el Bundesgerichtshof (Tribu-
nal Supremo alemán).
un instrumento para compartimentar el mercado único interior en

el EEE, y si así fuese (lo que, obviamente, constituye una quaes-
tio facti, que deberá ser apreciada, en su caso, por los tribunales
nacionales competentes, y desde luego probada por quien aduzca
en su interés esta circunstancia), las exigencias derivadas de la pro-
tección de la libre circulación de mercancías en el Derecho comu-
nitario forzarían una inversión de la carga de la prueba, de manera
que la misma recaería sobre el titular de la marca o el tercero por
él autorizado. Así se infiere del pronunciamiento del TJUE en el
caso Van Doren, de 2003, ya citado92, en el cual fue el distribuidor
exclusivo en Alemania autorizado por el titular de la marca, de
nacionalidad estadounidense, quien se opuso a las importaciones
paralelas en dicho país de los productos identificados con dicha
marca llevadas a cabo por otro operador. Según el distribuidor
autorizado, este operador había adquirido tales productos en los
EE. UU., por lo que no se había dado el agotamiento comunitario
de la marca en litigio, pero el operador afirmó que había adquirido
dichas mercancías en el EEE (y por tanto, que había tenido lugar el
referido agotamiento) y manifestó que no estaba obligada a facili-
tar la identidad de sus proveedores, lo que complicaba en extremo
para el distribuidor autorizado la prueba de sus alegaciones. De
ahí que el Alto Tribunal comunitario considerase la comercializa-
ción de los productos del titular de la marca mediante un sistema
de distribución exclusiva como todo un ejemplo paradigmático de
supuesto en el que la carga de la prueba puede utilizarse indebida-
mente como vía para dividir el mercado único interior93, de suerte
que se podría declarar su inversión en los términos ya expuestos
sobre la base de la protección de la libre circulación de mercancías
en el ordenamiento comunitario. Lo verdaderamente peculiar del
caso Van Doren es que esta inversión de la carga de la prueba era
solicitada por el distribuidor exclusivo autorizado por el titular de
la marca y no por el importador paralelo, lo que deja bien patente
que no será este último el principal beneficiario de esta línea juris-
prudencial, contra lo que pudiera parecer a primera vista.
– Por último, sólo queda recalcar que el agotamiento del derecho de
marca en el EEE sólo se producirá si, además de verse cumplidos
92 Vid. los ftos. 20 a 24, 37 a 42 y el propio fallo de este caso, cit.

93 Vid. el fto. 42 y el propio fallo de este caso, cit., así como las reflexiones al respecto de
García Vidal, A., «El alcance territorial...», op. cit., pp. 590-591; González Navarro, B. A.,
«El agotamiento...», op. cit., p. 39, y Hays, T., «The burden of proof in parallel-importation
cases», EIPR, vol. 22, fasc. 8 (agosto 2000), pp. 353-358.
todos los presupuestos ya expuestos tipificados a tal fin en los arts.

7.1 DM y 13.1 RMC, no concurren ninguna de las excepciones
o motivos legítimos para impedir estos efectos tal y como se ha-
llan regulados en el segundo párrafo de tales preceptos, que tam-
bién han sido objetos de una amplia y compleja jurisprudencia del
TJUE, y cuyo análisis en detalle excede con mucho de los objetivos
del presente trabajo94.
Un ulterior apunte a realizar es que se observa en esta segunda fase de

la evolución de la jurisprudencia comunitaria en materia de agotamiento
del derecho de marca el mismo paralelismo que en la fase anterior en lo
tocante a los Estados miembros de la EFTA, a los cuales se ha extendido
asimismo la aplicación de las normas y de la jurisprudencia comunitarias
en este punto, tal y como se había previsto en el ya citado art. 2.1 del
Protocolo 28 del AEEE sobre propiedad intelectual e industrial95. De
esta forma, se ha dado todo un giro copernicano respecto de la situación
en la etapa precedente: ciertamente, ya se indicó que el caso «Maglite»,
ya citado, dejaba entera libertad a los Estados miembros de la EFTA
para establecer o no el agotamiento internacional de la marca en sus
legislaciones nacionales; sin embargo, han ido teniendo lugar con poste-
rioridad hechos tales como la rotunda opción de los sucesivos fallos del
TJUE tras el caso Silhouette, ya citado, a favor del ámbito estrictamente
comunitario de este agotamiento, que quedaría limitado por tanto al
territorio del EEE, y además eliminando cualquier margen de maniobra
de los Estados miembros de la UE para ampliar las previsiones del Le-
gislador comunitario contenidas en los arts. 7.1 DM y 13.1 RMC, que
no revestirían carácter mínimo, sino que estarían llamados a crear un
marco lo más homogéneo posible en el mercado único interior del EEE.
En consecuencia, a nadie puede extrañar96 que, casi tres lustros después
del caso «Maglite», el Tribunal de la EFTA rectificase diametralmente su
94 Para ampliar información, vid. Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit.;
De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 286-292; del mismo autor, «El ago-
tamiento...», op. cit., pp. 596-599; y Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 486-490;
así como los casos Pharma, Paranova, Dior, BMW, Upjohn, Boehringer I, Merck, Aventis,
Boehringer II, y Wellcome, cit., entre otros, a los que hay que añadir los asuntos acumula-
dos C-400/09 y C-207/10 Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S y otros v. Merck & Co. Inc. y
Merck Sharp & Dohme B.V. y otros (caso «Orifarm», todavía no pub. en el Rec., disponible en
«http://curia.europa.eu»), de 28 de julio de 2011 en el que las preguntas planteadas versan en
gran medida sobre el contenido y alcance de algunas de estas excepciones o motivos legítimos
para evitar el agotamiento del derecho de marca.
95 Vid. supra n. 30 y 39.
96 De hecho, hubo voces en la doctrina (en este sentido, vid. García Vidal, A., «El alcance
territorial...», op. cit., pp. 585 y 586) que dejaron entrever con anterioridad lo que iba a suceder,
sin ir más lejos sobre lo que se señalaba expresamente en el mismo fto. 18 del caso Maglite, cit.
parecer y adoptase en bloque la jurisprudencia sentada a partir del caso

Silhouette en su Sentencia sobre el caso L’Oréal, de 200897. Este caso
trae causa de la solicitud por parte de las instancias judiciales noruegas
competentes98 para que dicho Tribunal se pronunciase sobre la inter-
pretación del art. 7.1 DM puesto en relación con las normas noruegas
en las que se determinaba el agotamiento internacional del derecho de
marca a un supuesto de importaciones paralelas en dicho país de pro-
ductos con la marca «Redken» procedentes de los EE. UU., a las que la
filial del grupo L’Oréal de esta nación pretendía oponerse como titular
de dicha marca en Noruega desde 1980 invocando la virtualidad del
agotamiento únicamente dentro y no fuera del EEE en la jurispruden-
cia y en el Derecho comunitario de marcas. Pues bien, el Tribunal de la
EFTA dictaminó en esta Sentencia que, atendiendo a la interpreación
del art. 7.1 DM en los casos Silhouette y Sebago, entre otros, dicho
precepto se opone a la introducción o el mantenimiento unilaterales
del agotamiento internacional del derecho de marca99. En suma, se ha
pasado en los Estados miembros de la EFTA de su anterior autonomía
a estos efectos a un seguimiento global y completo de los planteamien-
tos comunitarios en cuanto a los límites geográficos del agotamiento
que no admite fisuras en los ordenamientos nacionales de tales Estados
y en la que, por tanto, se ha renunciado a la flexibilidad inicial en aras
de la supresión total de eventuales barreras derivadas de los derechos de
marca dentro del mercado del EEE.
4. Estado actual de la cuestión en el ordenamiento comunitario: el carácter

regional del agotamiento del derecho de marca
De todo lo expuesto hasta ahora en relación con la normativa y la
jurisprudencia comunitarias se puede concluir que, efectivamente, el
alcance territorial del agotamiento en el Derecho comunitario de marcas
está llamado a revestir un evidente carácter regional en el sentido de que
se ve limitado al EEE, y que, además, no se ha dado opción a los Estados
miembros en los diversos fallos del TJUE sobre esta cuestión a tipificar
una solución distinta en sus correspondientes legislaciones nacionales,
97 Sentencia del Tribunal de la EFTA en los asuntos acumulados E-9/07 y E-10/07,
L’Oréal Norge AS and L’Oréal S.A. v. Per Aasrkog AS, Nille AS and Smart Club AS, de 8
de julio de 2008 (caso «L’Oréal», disponible en «http://www.eftacourt.int», en lengua inglesa
—reseña en DOUE C 275, de 30 de octubre de 2008—).
98 Solicitud de 24 de octubre de 2007 (DOUE C 40, de 14 de febrero de 2008).
99 Vid. los ftos. 25 a 38 y el propio fallo del caso L’Oréal, cit., así como las Conclusiones
preliminares del Magistrado Ponente del Tribunal de la EFTA en este caso, H. Bull (disponi-
bles en «http://www.eftacourt.int», en lengua inglesa), en general en el mismo sentido que el
fallo de la Sentencia, aunque con otro tenor literal.
de cara a lograr la mayor homogeneidad posible (e incluso la total uni-

formidad) en el mercado único interior. Con todo ello, la línea sentada
por el Alto Tribunal comunitario ha transformado materialmente el art.
7.1 DM en una disposición de las que actualmente son denominadas de
armonización plena o de máximos100, pese a que, en su perspectiva for-
mal, nunca lo ha sido ni estuvo llamada a serlo101, entre otros motivos
porque dicha figura se hallaba en sus inicios cuando se adoptó la primera
versión de la DM a finales de 1988, y surgió posteriormente102, sin que
se hayan introducido cambios al respecto en su vigente versión.
Obviamente, es innegable el avance que representa en relación con
el logro de la mayor integración posible en el mercado único interior la
implantación de una única opción legislativa entre los Estados miem-
bros del EEE en cuanto al agotamiento del derecho de marca, y, en ese
punto, hay que congratularse del hecho en sí de que se haya abogado la
jurisprudencia comunitaria sobre marcas por la búsqueda y la adopción
de una solución de máximos para prevenir que la marca se convierta en
un nada deseable instrumento para compartimentar territorialmente los
mercados. Ahora bien, sentada esta afirmación como punto de partida,
y justamente en razón de la misma y en una perspectiva de creciente
100 En sentido similar, vid. De las Heras Lorenzo, L., «El agotamiento...», op. cit., p. 610.
101 Sobre el tipo de armonización a que respondió la DM en su primera versión, vid. Ro-
bles Morchón, G., Las marcas en el Derecho español (adaptación al Derecho comunitario),
1.ª ed., Madrid, Civitas, 1995, pp. 21-28.
102 En el momento presente se califican como Directivas de armonización plena o de
máximos aquellas con las que se pretende suprimir cualesquiera disparidades legislativas que
puedan obstaculizar el mercado único interior, conforme a lo dispuesto en los arts. 114 a 118
TFUE (sobre el particular, vid. Bellido Barrionuevo, M., La directiva comunitaria, 1.ª ed.,
Madrid, Dykinson, 2003, pp. 172-178), y surgieron por vez primera con ocasión de la intro-
ducción del antiguo art. 100 A en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea mediante
su modificación a través del Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de
1986, y en La Haya el 28 de febrero del mismo año (DOUE L 169, de 29 de junio de 1987-Ins-
trumento de Ratificación de España de 9 de diciembre de 1986 —BOE 158, de 3 de julio de
1987—, sobre el AUE, vid. Beneyto, J. M., El Acta Única Europea: Mercado Único Interior
y Cooperación Política Europea, 1.ª ed., Madrid, Civitas, 1989); posteriormente, esta materia
pasó a verse regulada en los arts. 95 a 97 de dicho Tratado como consecuencia de su modifi-
cación a través del Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997 (DOUE C 340, de 10 de
noviembre de 1997, ratificado por España mediante LO 9/1998, de 16 de diciembre —BOE
301, de 17 de diciembre de 1998—), y, finalmente, tras la reforma llevada a cabo por medio
del Tratado de Lisboa, cit., a los referidos arts. 114 a 118 TFUE (para ampliar información
sobre las Directivas comunitarias antes y después del AUE, vid. Capelli, F., Le direttive com-
munitarie, 1.ª ed., Milán, Giuffré, 1983; Bello Martín-Crespo, M. P., Las Directivas como
criterio de interpretación del Derecho nacional [especial consideración de la jurisprudencia del
TS en la aplicación de normas de Derecho mercantil], 1.ª ed., Madrid, Civitas, 1999; Puerta
Domínguez, E. M., La directiva comunitaria como norma aplicable en Derecho, 1.ª ed., Gra-
nada, Comares, 1999, y Alguacil González-Aurioles, J., La directiva comunitaria desde
la perspectiva constitucional, 1.ª ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2004).
globalización económica, parecen muy coherentes las críticas de con-

tenido a la regulación actual del agotamiento tal y como se ha visto
configurada en los pronunciamientos del TJUE, ya que el agotamiento
no debiera verse geográficamente limitado al EEE, sino que se debiera
haber establecido su carácter internacional, y no meramente regional, si
bien continúa la polémica sobre el particular con posturas muy encon-
tradas103. A mayor abundamiento, ya se ha indicado que, desde un punto
de vista técnico-jurídico, había base suficiente a tales efectos en otras
normas comunitarias además de los arts. 7.1 DM, pero es igualmente
evidente que no ha sido ésta la interpretación por la que se ha decantado
el Alto Tribunal comunitario. Por ello, parece claro que el agotamiento
internacional ya no va a ser una cuestión que dependa de unas u otras
interpretaciones jurisprudenciales, sino que requeriría de modificaciones
normativas en el Derecho comunitario derivado para tipificar directa y
expresamente su virtualidad universal104. Sin embargo, no se tiene noticia
hasta la fecha de que se hallen en trámite modificaciones de esta índole,
por lo que no resulta previsible que lleguen a prosperar, al menos en un
futuro próximo, y tan sólo cabe, de lege ferenda, formular la oportuna
propuesta en tal sentido. En suma, pues, la búsqueda de este objetivo se
revela compleja y difícil y, desde luego, nada cercana, al menos a medio
o corto plazo.
5. Excursus. La incorporación del carácter comunitario del agotamiento

en la jurisprudencia española sobre marcas
Como no podía ser de otro modo, también la jurisprudencia española
debe observar los planteamientos del Derecho comunitario de marcas en
materia de agotamiento, no sólo porque han sido tales planteamientos
los que se han incorporado a nuestra legislación interna, concretamente
al vigente art. 36.1 LM, ya citado105, sino también porque, como es evi-
dente, forman parte de nuestro ordenamiento. De esta forma, los jueces
y tribunales españoles han de verse vinculados a la interpretación que se
103 En este punto, nos adherimos a las opiniones expresadas en favor del agotamiento in-
ternacional por Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Introducción a las marcas y otros signos dis-
tintivos en el tráfico económico, 1.ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2002, especialmente pp. 144 y
ss., p. 149; De las Heras Lorenzo, L., El agotamiento..., op. cit., especialmente pp. 25 a 37; del
mismo autor «El agotamiento...», op. cit., especialmente pp. 610-611 —n. 36—; Martín Ares-
ti, P., «Comentario al artículo 36», especialmente pp. 589-591; en una posición distinta, vid.
Fernández-Nóvoa, C., Tratado..., op. cit., pp. 462-490, y Massaguer Fuentes, J., «Acerca del
agotamiento internacional...», op. cit., especialmente pp. 134-138.
104 En sentido similar, vid. Massaguer Fuentes, J., «Acerca del agotamiento internacio-
nal...», op. cit., p. 133.

105 Vid. supra n.21.
ha hecho del alcance territorial del agotamiento del derecho de marca a

partir de los arts. 7.1 DM y 13.1 RMC en la jurisprudencia del TJUE como
máxima instancia comunitaria de carácter judicial. De hecho, así ha sido
o, mejor dicho, así está siendo en general, pero con algunas excepciones,
ya que la ponderación que se ha hecho del agotamiento en cuanto a su
ámbito geográfico en nuestra jurisprudencia nacional no ha sido uniforme
en su totalidad. Ello no debe ser motivo de sorpresa, ya que no es sino
el resultado lógico de los notables cambios experimentados al respecto
en nuestra normativa y también en nuestra jurisprudencia previas, por
cuanto se ha pasado en lapsos de tiempo no muy prolongados de una
orientación favorable en cierta medida al agotamiento internacional a un
estricto agotamiento nacional en el derogado art. 32.1 ALM de 1988106,
por lo demás incompatible con los parámetros de la DM y el RMC107, y
en la actualidad al agotamiento comunitario en el reiterado art. 36.1 LM,
cuyo tenor literal se muestra absolutamente conforme con las disposi-
ciones de la UE sobre este particular. Pues bien, esta misma evolución de
nuestro Derecho interno se ha dejado notar en los pronunciamientos que
lo han aplicado, y de ahí que, ocasionalmente, alguno de ellos adolezca
de cierta confusión o incluso contravenga abiertamente la jurisprudencia
comunitaria sobre agotamiento. Por otra parte, hay que tener en cuenta
la incidencia que han podido tener a veces en tales pronunciamientos las
normas internas sobre competencia desleal, en concreto la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)108, en su versión modi-
ficada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el
régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora
106 Sobre este precepto, vid. Fernández-Nóvoa, C., Derecho..., op. cit., pp. 169-174; De
las Heras Lorenzo, L., El agotamiento..., op. cit., pp. 295-309 y 382-414, y Lobato Gar-
cía-Miján, M., «El agotamiento...», op. cit.
107 Sobre ésta y otras discordancias entre la versión de 1988 de la DM y la ALM, vid.
la doctrina cit. en la n. anterior, Robles Morchón, G., Las marcas..., op. cit., pp. 166-167,
y Casado Cerviño, A., «La nueva normativa española y comunitaria sobre marcas: análi-
sis comparativo», GJUE, n.º D-13 (noviembre 1990), pp. 85-129, pp. 116-117, publicada en
GRUR Int, fasc. 2 (1992), pp. 107-120, en su versión alemana, y en la Prop.Ind, Juin. 1989, pp.
251-262, en su versión francesa. De hecho, la famosa S. AP de Baleares (Civil/Secc. 3.ª) de 27
de junio de 1994 (caso «Cosmética Selecta», AC 1994\1135), interpretó el art. 32 ALM según
los parámetros del art. 7.1 DM y aplicó un agotamiento comunitario y no meramente nacional
por el principio de interpretación del Derecho nacional conforme al Derecho comunitario, y
en especial con las Directivas de la UE (para ampliar información sobre este principio, vid.
Bello Martín-Crespo, M. P., Las Directivas..., op. cit.).
108 BOE 10, de 11 de enero de 1991. Sobre la misma, en su versión anterior a la reforma
de 2009 —vid. infra n. posterior—, vid. la obra colectiva, Bercovitz Rodríguez-Cano, A.

(coord.), La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, 1.ª ed.,
BOE y CCI de Madrid, 1992; Massaguer, J., Comentario a la Ley de competencia desleal, 1.ª
ed., Madrid, Civitas, 1999, y la obra colectiva, Martínez Sanz, F. (dir.), Comentario práctico a
la Ley de competencia desleal, 1.ª ed., Madrid, Tecnos, 2007.
de la protección de los consumidores y usuarios109. No obstante, hay

que reiterar que se trata de excepciones que, en el momento presente,
no hacen sino confirmar la regla general del agotamiento comunitario
del derecho de marca.
De esta forma, las tendencias que presenta nuestra jurisprudencia
interna en materia de agotamiento del derecho de marca se podrían
sintetizar en las dos siguientes:
– La apreciación y aplicación del agotamiento internacional del de-
recho de marca a pesar de lo dispuesto en los arts. 32 ALM de 1988
y 7.1 DM y de la orientación de la jurisprudencia comunitaria en
esta materia. Es lo que, aparentemente, podía llegar a inferirse de las
dos sentencias, de Audiencia y del TS, en el caso Bacardí, de 1995
y de 2001, respectivamente, ya citado110, dada su confusa y prolija
argumentación111, y asimismo el fallo final, en el que se rechazó
que la sociedad licenciataria exclusiva de la famosa marca y filial
del grupo Bacardí en España pudiese oponerse en virtud de dicha
marca a las importaciones paralelas del ron de esta marca llevadas
a cabo desde México, si bien ello se debió más bien a que se esti-
mó que tales mercancías habían sido introducidas en el EEE con
el consentimiento del titular de la marca. No obstante, lo cierto
es que esta percepción de que este caso se mostraba favorable al
agotamiento internacional ha sido clara y expresamente acogida
en algún otro pronunciamiento de Audiencia, aunque a modo de
obiter dictum, ya que la manipulación del etiquetado de los pro-
ductos permitió entender que concurrían motivos legítimos para
enervar los efectos del agotamiento y, por tanto, el titular de la
marca pudo oponerse a las importaciones paralelas en España112.
En suma, pues, lo que muestran estos fallos es una cierta confusión
109 BOE 315, de 31 de diciembre de 2009. Sobre la versión actual de la LCD, vid. las obras
colectivas, Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.), Comentario a la Ley de Competencia

Desleal, 1.ª ed., Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2011, y Ruiz Peris, J. I. (dir.), La
reforma de la Ley de competencia desleal (Estudios sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre,
por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora
de la protección de los consumidores y usuarios), 1.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.
111 En este sentido, vid. Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36», op. cit., p. 592, y
Gutiérrez Arévalo, A., «La cuestión...», op. cit., p. 1821.

112 En este sentido, vid. la S. AP de Baleares (Civil/Secc. 3.ª) de 12 de mayo de 2003 (caso
«Chivas I», AC 2003\1504), en relación con las importaciones paralelas de bebidas espirituo-
sas de las marcas «Chivas», «Passport», «Four Roses», «Absolut» y «Martell» desde Latino-
américa y Asia; por lo demás, ello confirma los temores expresados por Gutiérrez Arévalo,
A., «La cuestión...», op. cit., p. 1822, de que el caso Bacardí, cit., fuese invocado con posteriori-
dad como favorable al agotamiento internacional del derecho de marca.
más que una verdadera declaración en favor del carácter interna-

cional del agotamiento de la marca.
– La vinculación al agotamiento comunitario del derecho de marca
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7.1 DM y 13.1 RMC y en
la misma línea que la orientación sentada por el TJUE en esta ma-
teria. Es la orientación mayoritaria y más consolidada en la actuali-
dad y se sostiene en diversas sentencias de Audiencia y del TS, bien
como fundamento del fallo finalmente emitido113, o bien a modo
de obiter dictum114, y muestran la cada vez más clara y asentada
adaptación de nuestra jurisprudencia interna a los parámetros del
agotamiento en la normativa sobre marcas de la UE y en su inter-
pretación por parte del Alto Tribunal comunitario.
En otro orden de cosas, y dentro de las sentencias mayoritarias favo-

rables al agotamiento comunitario del derecho de marca, se han consta-
tado (e incluso ampliado en algún supuesto) igualmente algunos de los
elementos a considerar en la ponderación de la concurrencia o no de este
113 En este sentido, vid., además de los casos Marlboro, Loewe-Dior y Cosmética Selecta,
cit., las SS. TS (Sala de lo Civil) de 20 de diciembre de 2005 (caso «Reebok», RJ 2006\288), 29 de
noviembre de 2006 (caso «Polygram Ibérica»; RJ 2007\372, si bien en relación con el agotamien-
to comunitario de los derechos de autor), 20 de octubre y 12 de noviembre de 2008 (casos «Jack
Daniel’s I» y «Polo Ralph Lauren», RJ 2008\5780 y RJ 2009\139, respectivamente), 2 de abril
de 2009 (caso «Nike-Kimeli», RJ 2009\2005) y 1 de septiembre de 2010 (caso «Jack Daniel’s
II», RJ 2010\6949), y las SS. AP de Valencia (Civil/Secc. 7.ª), de 30 de julio de 2003 (caso «Jack
Daniel’s I», AC 2004\825), de Asturias (Civil/Secc. 6.ª) de 26 de mayo de 2003 (caso «Polo Ralph
Lauren», AC 2003\1574), de Madrid (Civil/Secc. 9.ª), de 13 de octubre de 2003 (caso «Sebago-
Pryca», AC 2004\119), de Barcelona (Civil/Secc. 15.ª) de 30 de enero de 2004 (AC 2004\506),
de Madrid (Civil/Secc. 20.ª) de 2 de febrero de 2005 (caso «Chivas II», AC 2005\880), de Las
Palmas (Civil/Secc. 3.ª) de 25 de noviembre de 2005 (caso «Regal», AC 2005\2355), de Madrid
(Civil/Secc. 28.ª) de 18 de mayo de 2006 (caso «Sebago-Rofel Trading», AC 2006\1690), de Las
Palmas (Civil/Secc. 5.ª) de 20 de mayo de 2009 (caso «Smirnoff», AC 2010\630), de Madrid
(Civil/Secc. 28.ª) de 11 de diciembre de 2009 (caso «Gulf», AC 2010\692), y de Alicante (Civil/
Secc. 8.ª) de 27 de octubre de 2010 (caso «Honda I», AC 2011\64), y del JM n.º 1 de Alicante de
13 de octubre de 2009 (caso «Honda II», AC 2010\199); para ampliar información sobre algunos
de estos fallos, vid. Massaguer Fuentes, J., «Acerca del agotamiento internacional...», op. cit., y
Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36», op. cit., pp. 589-595.
114 En este sentido, vid. las SS. AP de Barcelona (Civil/Secc. 15.ª) de 28 de septiembre de
2006 (caso «Dulcolax», AC 2009\378), y de Valencia (Civil/Secc. 9.ª), de 3 junio 2010 (caso
«Yves Saint Laurent-Nokitel», JUR 2010\313224), que versaron más bien sobre la no concu-
rrencia, en la primera, y la existencia, en la segunda, de motivos legítimos que impiden el ago-
tamiento, y la S. AP de Granada (Civil/Secc. 3.ª), de 14 de julio de 2006 (JUR 2007\185582),
confirmada por la S. TS (Sala de lo Civil) de 1 de septiembre de 2010 (caso «Jack Daniel’s II»,
RJ 2010\6949), en las que se desestimó la demanda de las entidades titulares de las marcas en
litigio no por su agotamiento, sino por no haberse probado la obtención de los productos por
parte de los importadores paralelos a través de canales de distribución ajenos a los de los titu-
lares de dichas marcas en el EEE.
agotamiento que se habían sentado en la jurisprudencia comunitaria, en

concreto los siguientes:
– Las dificultades de prueba respecto del territorio en el que se ha
producido la primera comercialización de los productos objeto de
las importaciones paralelas, o bien de que se había producido el
consentimiento del titular de la marca en relación con dicha co-
mercialización en el EEE, que llevaron a desestimar la demanda de
aquél contra los importadores paralelos en las sentencias de Au-
diencia y del TS recaídas en el caso Jack Daniel’s II, de 2006 y de
2010, respectivamente, o a estimarla tan sólo parcialmente en el
caso Regal, de 2005, ambos ya citados115. Así, ello confirma la exis-
tencia de esta evidente dificultad de prueba, puesta de manifiesto
en el caso Van Doren, de 2003, también ya citado116.
– La inaplicabilidad del agotamiento del derecho de marca en caso
de que se trate de marcas idénticas pertenecientes a diferentes titu-
lares como consecuencia de una cesión de la que fuese inicialmente
una única marca, puesto que su origen común nada tiene que ver
con ello, como se indicó en el caso «Gulf», de 2009, ya citado117,
lo que, por tanto, recalca la superación de la doctrina del mismo
nombre, conforme a casos tan emblemáticos en la jurisprudencia
comunitaria como los «Hag II», de 1990, e «Ideal Standard», de
1994, igualmente citados118.
– La imposibilidad de considerar que se ha emitido por parte del
titular de la marca un consentimiento tácito a la comercialización
de sus productos en el EEE por el mero hecho de haber obtenido
la necesaria homologación técnica de los mismos a estos efectos,
como sucedió en el caso «Honda I», de 2010, ya citado119, en rela-
ción con los vehículos de automoción de la famosa multinacional
japonesa. De este modo, se confirma la línea de interpretación res-
trictiva de la noción de consentimiento tácito sentada en los casos
Davidoff/Levi Strauss, de 2001; Makro, de 2009, y Lancaster, de
2010, todos ellos ya citados120.
115 Vid. supra las dos n. anteriores.

118 Vid. supra n. 53 a 55.
IV. El agotamiento del derecho de marca en la Organización

Mundial del Comercio
Los planos o estratos normativos que presenta en la actualidad el
Derecho de marcas y en general la regulación de la propiedad intelectual
e industrial no se hallan limitados tan sólo al ámbito de los diferentes
ordenamientos nacionales en estas materias, y tampoco concluyen en
el marco de los fenómenos de integración supranacional, sino que van
más allá y abarcan incluso determinados convenios internacionales es-
pecíficos sobre el particular. De ahí que no se pueda prescindir de ciertas
disposiciones de algunos de los más relevantes de entre estos convenios
en el análisis del agotamiento del derecho de marca en su perspectiva
territorial, y en concreto del sistema jurídico creado y sostenido en el
marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO)121,
también conocido como sistema GATT122.
1. Preliminar: de nuevo sobre la importancia de la propiedad intelectual

e industrial en el comercio internacional
Obviamente es el comercio internacional el escenario en el que más
claramente se observan los problemas que plantean para la liberalización
de dicho comercio y para la economía de mercado en general los dere-
chos de propiedad intelectual e industrial, y que ya fueron expuestos
al principio de este trabajo, en particular el carácter territorial de tales
derechos. Por ello, la preocupación en torno a los mismos se puso de
manifiesto ya desde los mismos inicios del sistema GATT, puesto que
la primera versión de este Acuerdo de 1947 (GATT 1947)123 ya contenía
una sucinta regulación sobre la protección de la propiedad intelectual
e industrial como una de las posibles excepciones a la aplicación de las
demás disposiciones de dicho Acuerdo entre sus Estados miembros. En
concreto, se trata de su art. XX d), similar en sus parámetros básicos al
121 Siglas en lengua inglesa de World Trade Organisation.

122 Siglas en lengua inglesa de General Agreement on Tariffs and Trade.
123 El sistema normativo de Acuerdos conocido como sistema GATT se inició con el fa-
moso Protocolo de Aplicación Provisional de 30 de octubre de 1947, en vigor desde el 1 de

marzo de 1955 hasta la entrada en vigor del Acuerdo de creación de la OMC, cit., y que fue
adoptado tras las negociaciones de la Conferencia sobre Comercio y Empleo que tuvo lugar
en La Habana entre el 21 de noviembre de 1947 y el 24 de marzo de 1948. España formó parte
del GATT a partir del Protocolo de Accesión a dicho Acuerdo de 29 de julio de 1963 (BOE
24, de 28 de enero de 1964). Para ampliar información sobre la historia y desarrollo del sistema
GATT, vid. Jackson, J. H., World Trade and the Law of GATT, 1.ª ed., Indianápolis, Kansas
City y Nueva York, The Bobbs-Merill Company, 1969, y Long, O., Law and its Limitations
in the GATT multilateral trade system, 1.ª ed., Dordrecht, Boston, Lancaster, Martinus NI-
jhoff Publishers, 1985, entre otros muchos.
actual art. 36 TFUE124, y que dio lugar a que los derechos de propiedad
intelectual e industrial fuesen objeto de algunos de los informes más
destacados emitidos en el curso de diversos procedimientos de solu-
ción de diferencias entre los Estados parte en este Acuerdo, al socaire
de lo previsto en sus arts. XX y XXIII125, hoy desarrollados mediante
el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que
se rige la solución de diferencias126. Sin embargo, se fue mucho más allá
con ocasión de la institucionalización formal de este sistema que tuvo
lugar mediante la adopción del Acuerdo de Creación de la Organización
Mundial del Comercio127, y así se adoptó igualmente en el marco de
dicho sistema (que pasó a ser conocido como sistema GATT o GATT
124 En este sentido, indicando con abundantes citas como inspiró el art. XX d) GATT
1947 la redacción de la primera versión del actual art. 36 TFUE, vid. por todos De las Heras
Lorenzo, L., El agotamiento..., op. cit., p. 425 —n. 560—.
125 Sobre tales casos en esta primera etapa del sistema GATT, vid. por todos De las He-
ras Lorenzo, L., El agotamiento..., op. cit., pp. 425-442.

126 Anexo 2 al Acuerdo de Creación de la OMC (vid. infra n. posterior) en el sistema
GATT 1994 (disponible en «http://www.wto.org»). Para ampliar información, vid. Cerro

Prada, B., «Sistema integrado de solución de controversias. El entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias», en Iglesias Prada,
J. L. (dir.), Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio: el
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comer-
cio, tomos I y II, 1.ª ed., Madrid, IDEI y CEFI, 1997, tomo II, pp. 83-98; López-Jurado
Romero de la Cruz, C., «La solución de diferencias en la OMC», en Hinojosa Martínez,
L. M. y Roldán Barbero, F. J. (coords.), Derecho internacional económico, 1.ª ed., Madrid,
Marcial Pons, 2010, pp. 107-208; Petersmann, E. U., «The dispute settlement system of the
World Trade Organisation and the evolution of the GATT dispute settlement since 1948»,
CMLR, vol. 31, n.º 6 (1994), pp. 1157-1244, y Macrory, P. F. J.; Appleton, A. E. y Plum-
mer, M. G. (eds.), The World Trade Organisation: legal, economic and political analysis, vols.
I-III, 1.ª ed., Nueva York, Springer, 2005, vol. II, ap. D (con varias colaboraciones de diversos
autores), Dispute Settlement, pp. 1197-1520.
127 Acuerdo adoptado al final de la Ronda multilateral entre los Estados del GATT conoci-
da como Ronda Uruguay, iniciada con la Declaración Ministerial de Punta del Este (Uruguay),
de 25 de septiembre de 1976 (Release de Presse GATT/1396 86-1520, disponible en «http://
www.wto.org»), y concluidas con la Carta de Marrakech o Acta Final, de 15 de abril de 1994,
en vigor desde el 1 de enero de 1995, y ratificada hasta la fecha por 153 Estados, entre ellos
España (Instrumento de Ratificación de 30 de diciembre de 1994 —BOE 20, de 24 de enero
de 1995—). Sobre este Acuerdo, vid. Ávila Álvarez, A. M.; Castillo Urrutia, J. A. y Díaz
Mier, M. A., Regulación del comercio internacional tras la Ronda Uruguay, 1.ª ed., Madrid,
Tecnos, 1994; Ávila Álvarez, A. M. y Díaz Mier, M. A., «El mundo de los negocios y el
GATT», DN, n.º 48 (septiembre 1994), pp. 11-18; Cremades Sanz-Pastor, J. A., «Régimen
jurídico del comercio mundial», DN, n.º 72 (septiembre 1996), pp. 1-12; Fernández de la
Gándara, L., «La Ronda Uruguay y el GATT: análisis y perspectivas», en Stewart, T. P. (ed.),
Los derechos de propiedad intelectual..., op. cit., tomo I, pp. 45-81, la obra colectiva The GATT
Uruguay Round, A negotiating History (1896-1992), vols. I y II, 1.ª ed., Deventer y Boston,
Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993; The World Trade Organisation..., op. cit., y en rela-
ción con la propiedad industrial y el agotamiento del derecho de marca, Casado Cerviño, A.
y Cerro Prada, B., GATT y propiedad Industrial, 1.ª ed., Madrid, Tecnos, 1994, pp. 21-66, y
De las Heras Lorenzo, L., El agotamiento..., op. cit., pp. 415-480.
1994) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el tráfico de Mercan-
cías Falsificadas128 (ADPIC/TRIPs)129. La entonces CE, y hoy también
UE, participó en las negociaciones previas a la firma de tales acuerdos
conjuntamente con sus entonces 12 Estados miembros, hoy ya 27, por lo
que el sistema GATT 1994 forma parte del ordenamiento comunitario,
tal y como ha confirmado el TJUE en su celebrado Dictamen 1/94130.
128 Doc. MTN/FA I-AIC, de 13 de diciembre de 1993, firmado el 15 del mismo mes y
año, también conocido como Documento Dunkel, en honor al Presidente de la Comisión

negociadora, A. Dunkel, finalmente recogido como Anexo 1 C al Acuerdo de Creación de
la OMC, cit. (disponible en «http://www.wto.org»). Para ampliar información, vid. Casado
Cerviño, A. y Cerro Prada, B., GATT..., op. cit., pp. 67-209; la obra colectiva Los derechos
de propiedad intelectual..., op. cit.; Gómez Segade, J. A., «El Acuerdo ADPIC como nuevo
marco para la protección de la propiedad intelectual e industrial», y Botana Agra, M., «Las
normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual»,
ambos en ADI, tomo XVI (años 1994-1995), pp. 33-80, y pp. 109-162, respectivamente;
Reinbothe, J. y Howard, A., «The state of play in the negotiations on TRIPs (Gatt/Uruguay
round)», EIPR, vol. 13, n.º 5 (May 1991), pp. 157-164; Cottier, T., «The agreement on Trade-
Related Aspects of Intelellectual Property Rights», en The World Trade Organisation..., op.
cit., vol. I, pp. 1041-1120; Correa, C. M., Trade related aspects of Intellectual property rights:
a commentary on the TRIPs Agreement, 1.ª ed., Nueva York, Oxford University Press, 2007,
y Stoll, P. T.; Busche, J. y Arend, K. (eds.), WTO. Trade-related aspects of Intellectual
property rights,1.ª ed., Dordrecht, Boston, Lancaster y Leiden, Max-Planck-Institute for
Comparative Public Law and International Law-Martinus NIjhoff Publishers, 2009 (en su
versión alemana en Colonia, Carl Heymanns Verlag KG, 2006), entre otros muchos.
129 Siglas en lengua inglesa de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights, Including Trade in Counterfeit Goods.

130 Dictamen TJUE 1/94, de 15 de diciembre de 1994 (Rec. I, p. 5267, reproducido en RIE,
vol. 21, n.º 1 [1995], pp. 224-253). Sobre el mismo, vid. Martín y Pérez de Nanclares, J., «La
competencia de la CE para celebrar el Acuerdo de la OMC (Comentario al dictamen del TJCE
1/94, Acuerdo OMC, de 15 de diciembre de 1994)», RIE, vol. 22, n.º 2 (1995), pp. 593-622; Mu-
riel Palomino, J. M., «El Dictamen 1/94 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
sobre el reparto de competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros en la conclusión
del Acuerdo OMC: especial referencia al Acuerdo sobre los ADPIC», en Los derechos de pro-
piedad intelectual..., op. cit., tomo I, pp. 83-116; Eeckhout, P., «The domestic legal status of
the WTO Agreement: interconnecting legal systems», CMLR, vol. 34, n.º 1 (1997), pp. 11-58,
y DREXL, J., «Nach ‘‘Gatt und Wipo’’: Das TRIPs-Abkommen und seine Anwendung in der
Europäischen Gemeinschaft», GRUR Int, fasc. 10 (1994), pp. 777-788. Conforme a dicho Dic-
tamen, el rango del GATT en el ordenamiento comunitario es el mismo que corresponde a los
Tratados internacionales ratificados por la UE, es decir, de primacía sobre el Derecho comuni-
tario derivado, aunque supeditados a los Tratados fundacionales, y carentes de aplicabilidad y
efecto directos, si bien han de servir de pauta interpretativa para todo el Derecho comunitario
derivado y asimismo para aquellas normas de Derecho interno en cada Estado miembro de la UE
que versen sobre materias en las que exista alguna disposición de derecho comunitario derivado
en ejercicio de las competencias de las instituciones comunitarias. Es lo que se ha señalado reitera-
damente en la jurisprudencia del TJUE, antes y después de la entrada en vigor del sistema GATT
1994. Así, vid. las SS. TJCE recaídas en los asuntos acumulados 21 a 24/72, International Fruit
Company NV and others v. Produksschop voor Groenten en Fruit, de 12 de diciembre de 1972
(caso «International Fruit», Rec. p. 1219), ftos. 12, 13, 14 y 18, 9/73; Carl Schlüter v. Hauptzolla-
mt Lörrach, de 24 de octubre de 1973 (caso «Schlüter», Rec. p. 1135), ftos. 28 a 34, 181/73; R&V
Haegeman v. Etat Belge, de 30 de abril de 1974 (caso «Haegeman», Rec. p. 449), fto. 31, 38/75;
Pues bien, las previsiones e incidencia en general de este sistema y en

particular del TRIPs en materia de agotamiento del derecho de marca
van a ser sucintamente comentadas a continuación.
2. La normativa de la Organización Mundial del Comercio sobre el

agotamiento del derecho de marca
Al igual que en cualesquiera otros ordenamientos nacionales o su-
pranacionales, también en el sistema GATT el análisis de la regulación
Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen v. Inspecteur der Invoerrechten en Occijnzen, de

11 de octubre de 1975 (caso «Nederlandse Spoorwegen», Rec. p. 1439), fto. 16, 266/81; Società
Italiana per l’Oleodotto Transalpino (SIOT) v. Ministère de la Marine Marchande, de 16 de mar-
zo de 1983 (caso «Siot», Rec. p. 731), ftos. 28 a 30, 267 a 269/81; Administration des Finances de
l’Etat v. Società petrolifera Italiana SpA (SPI) et SpA Michelin Italiana, de la misma fecha (caso
«SPI-SAMI»Rec. p. 801), ftos. 12 a 20, asuntos acumulados 290 y 291/81; Compagnia Singer SpA
et Geigy SpA v. Amministrazione delle Finanze dello Stato, de la misma fecha (caso «Singer-Gei-
gy», Rec. p. 847), fto. 7, 70/87; Federation de l’Industrie de l’Huilerie de la CEE v. Commission
des Communautés Europeénnes, de 22 de junio de 1989 (caso «Fediol III», Rec. p. 1781), ftos.
18 a 23; C-280/93, República Federal de Alemania v. Consejo de la UE, de 5 de octubre de 1994
(caso «Plátanos», Rec. I, p. 4973), ftos. 103-112; C-149/96, República Portuguesa v. Consejo de
la UE, de 23 de noviembre de 1999 (caso «Portugal-Consejo», Rec. 2000 I, p. 8395), ftos. 46 y
47; C-377/02, Leon Van Parys NV v. BIRB, de 1 de marzo de 2005 (caso «Van Parys», Rec. I,
p. 1465), ftos. 37 a 54; y en relación con el TRIPs las SS. TJUE C-53/96, Hermès International
v. FHT Marketing Choice BV, de 16 de junio de 1998 (caso «Hermès», Rec. I, p. 3603), ftos. 22
a 33; los asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, Parfums Christian Dior SA, Assco Gerüste
GmbH y Rob van Dijk v. Tuk Consultancy BV, Wilhelm layher GmbH & Co. KG, y Layher BV,
de 14 de diciembre de 2000 (caso «Dior-Tuk», Rec. I, p. 11307), ftos. 41 a 49; C-89/99, Schieving-
Nijstad vof y otros v. Robert Groeneveld, de 13 de septiembre de 2001 (caso «Schieving», Rec. I,
p. 5851), ftos. 50 a 55; C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v. Budêjovicky Budvar, národni podnik,
de 16 de noviembre de 2004 (caso «Bud», Rec. I, p. 10989), ftos. 54 a 57; C-431/05, Merck Ge-
néricos Productos Farmacéuticos, L.da v. Merck & Co. Inc. y Merck Sharp &Dohme, L.da, de 11
de septiembre de 2007 (Rec. I, p. 7001), ftos. 29 a 35; y C-275/06, Promusicae v. Telefónica de
España SAU, de 29 de enero de 2008 (caso «Promusicae», Rec. I, p. 271), fto. 60. Sobre tales SS.,
vid. Castillo de la Torre, F., «Los efectos del GATT en el Derecho Comunitario – Conse-
cuencias de la sentencia relativa al régimen de importación del platáno para la aplicación de los
Acuerdos de la Ronda Uruguay en Derecho comunitario», GJUE, vol. 102 (abril 1995), pp. 13-
25; García López, J. A., «Una nueva secuencia en el proceso iniciado con los asuntos ‘‘Hermès’’
y Christian Dior (Comentario a la sentencia ‘‘Schieving-Nijstad’’», La Ley, tomo 6 (2001), pp.
1604-1606; Petersmann, E. U., «Application of GATT by the Court of Justice of the European
Communities», CMLR, vol. 20, n.º 3 (1983), pp. 397-439; Ullrich, H., «Technologieschutz
nach TRIPS: Prinzipien und Probleme», GRUR Int, fasc. 8-9 (1995), pp. 623-634, y Ruttley,
P. y Weisberger, M., «The WTO Agreement in European Community Law: status, effect and
enforcement», en The World Trade Organisation..., op. cit., vol. II, pp. 1459-1520. No obstante,
algún pronunciamiento español sí que ha reconocido efecto directo a alguno de los preceptos del
TRIPs cuando su contenido permite reconocerles tal carácter autoejecutivo, como fue el caso de
la S. AP de Madrid (Civil/Secc. 28.ª), de 26 de octubre de 2006 (AC 2007\69), en relación con el
art. 70.7 TRIPs y su incidencia del reconocimiento de patentes europeas en España sobre produc-
tos farmacéuticos con efectos anteriores al 7 de octubre de 1992. Se trata, pues, de una cuestión
extremadamente controvertida, como se desprende del trabajo de De Gregorio Merino, A.,
«El efecto directo de los Acuerdos OMC a la vista de su instrumento de solución de diferencias:
evolución jurisprudencial y crítica», GJUE, n.º 240 (2005), pp. 3-14.
del agotamiento del derecho de marca debe ser realizado desde una
perspectiva global. Por tanto, el punto de partida habrá de ser desde
luego la normativa específica al respecto, pero puesta en relación con
las disposiciones de ámbito más general que puedan tener alguna in-
cidencia en esta materia, y atendiendo, además, a la aplicación de que
hayan sido objeto las primeras y las segundas por parte de las instancias
competentes. De esta forma, se puede obtener una visión completa de
dicha regulación.
– El artículo 6 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial relacionados con el comercio:
acuerdos y desacuerdos
Parecería en una primera y acelerada lectura que, de un modo u otro,
mediante este precepto ha entrado a regular expresamente el agotamien-
to de los derechos de propiedad intelectual e industrial reconocidos en
este acuerdo (entre los que, desde luego, se cuentan las marcas conforme
a sus arts. 15 a 21), ya que va referido a todos ellos dada su ubicación
sistemática en la Parte I TRIPs, relativa a las disposiciones generales y
principios básicos de dicho acuerdo. Sin embargo, el enunciado del art.
6 TRIPs no debe llamarnos a engaño puesto que, como ya han señalado
numerosos autores, el tenor literal del mismo, ambiguo donde los haya,
lejos de aclarar la situación al respecto, la oscurece sobremanera131. De esta
forma, a nadie puede sorprender que se haya debatido muy profusamente
sobre esta norma y que se hayan dado acuerdos y desacuerdos en torno a
la misma. Los desacuerdos, a la sazón muy amplios, han versado sobre lo
que es y lo que representa, es decir, sobre su naturaleza y su significado132,
mientras que el acuerdo prácticamente unánime, pero mucho más exiguo
131 Así, vid. Reinbothe, J. y Howard, A., «The state of play...», op. cit., p. 159, y Casado
Cerviño, A. y Cerro Prada, B., GATT y propiedad industrial, op. cit., p. 87; los primeros
afirman que el art. 6 TRIPs en nada modifica la situación preexistente, mientras que los se-
gundos califican de «críptica» tal regulación. Por su parte, Martín Aresti, P., «Comentario
al artículo 36», op. cit., p. 590, habla de un «...significativo silencio...» de este precepto. Más
lejos van Ullrich, H., «Technologieschutz...», op. cit., pp. 634 y 635; Gómez Segade, J. A.,
«El Acuerdo ADPIC...», op. cit., pp. 56-57; Massaguer Fuentes, J., «Acerca del agotamiento
internacional...», op. cit., p. 130, y Lobato García-Miján, M., «El agotamiento...», op. cit.,
pp. 121-125, cuando afirman con acierto que realmente el TRIPs no regula relamente el agota-
miento, pues en su art. 6 se deja en manos de los Estados adheridos al mismo la regulación de
dicha cuestión, y que es sorprendente que así haya sido. Parcialmente en contra, vid. Cottier,
T., «The agreement...», op. cit., pp. 1070-1071, que considera meramente aparente la vacuidad
del art. 6 TRIPs, pero porque ha de ser puesto en relación con otras disposiciones, tanto de
dicho acuerdo como del sistema general del GATT, extremos que serán tratados infra.
132 En particular en cuanto al carácter sustantivo o procedimental del 6 TRIPs; para
más información, vid. Correa, C. M., Trade related aspects..., op. cit., pp. 78-89, pp. 78-82;
Cottier, T., «The agreement...», op. cit., pp. 1069 y 1070, y Keßler, F., «Article 6. Exhaustion»,
en WTO. Trade-related aspects..., op. cit., pp. 169-178, pp. 172-174.
(por eso ha de ser designado en singular, pues sólo es uno y no varios), va

referido a que lo único que se desprende con seguridad de esta norma es la
absoluta libertad de los Estados miembros de la OMC en esta materia133,
ya que la misma queda expresamente excluida del sistema de resolución
de controversias, por lo que tales Estados podrán dar al agotamiento de
los derechos de propiedad intelectual e industrial el alcance territorial que
se estime oportuno por parte de sus correspondientes órganos legislativos
de manera libérrima, ya sea nacional, supranacional (como sucede entre
los Estados miembros de la UE, según ya se ha expuesto, en razón de las
previsiones sobre agotamiento en el Derecho comunitario de marcas) o
internacional. De ahí que sea un tópico entre la doctrina calificar muy gráfi-
camente al art. 6 TRIPs como un verdadero «acuerdo para el desacuerdo»134,
e incluso se pueda decir que se revela superfluo por este motivo, ya que,
a la postre, no aporta casi nada en lo referente al agotamiento no sólo en
relación con su ámbito geográfico, sino tampoco en lo que hace a los res-
tantes elementos de dicho principio. Así pues, sólo cabe concluir que su
inclusión en este acuerdo parece haber obedecido a meras razones de
compromiso como vía para desbloquear una eventual oposición a su
adopción por parte de los Estados negociadores de la Ronda Uruguay
ante su notoria falta de coincidencia en este punto135.
– La incidencia de los principios generales del Acuerdo por el que se
crea la Organización Mundial del Comercio
El precepto que acaba de ser sucintamente comentado dista mucho de
ser un instrumento útil a la hora de aclarar cuál es el régimen del agota-
miento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el sistema
GATT 1994. En consecuencia, parece que entonces sólo cabrá recurrir a
133 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 475-
476; Casado Cerviño, A. y Cerro Prada, B., GATT y propiedad industrial, op. cit., pp.
87-88; Fernández Fernández, M. C., Los motivos..., op. cit., pp. 88-90; Gómez Segade, J.
A., «El Acuerdo ADPIC...», op. cit.; Lobato García-Miján, M., «El agotamiento...», op. cit.,
pp. 122-123; Ullrich, H., «Technologieschutz...», op. cit., pp. 634-635; Keßler, F., «Article
6...», op. cit., p. 173; Cottier, T., «The agreement...», op. cit., p. 1070; Bonadio, E., «Parallel
imports...», op. cit., p. 158, y Bronckers, M. C. E. J., «The exhaustion of patent rights under
WTO Law», Journal of World Trade, vol. 32, n.º 5 (1998), pp. 137-159, p. 142, entre otros mu-
chos autores.
134 Trad. libre de la locución en lengua inglesa «Agreement to disagree», creada por
Bronckers, M. C. E. J., ibidem, y reiterada por Keßler, F., ibidem; Cottier, T., ibidem, y
Bonadio, E., ibidem, entre otros muchos autores.
135 En este sentido y sobre la compleja negociación previa al TRIPs y sus dificultades, vid.
Casado Cerviño, A., «Importaciones paralelas...», op. cit., p. 11; Casado Cerviño, A. y Ce-
rro Prada, B., GATT y propiedad industrial, op. cit., pp. 88-89; Fernández Fernández, M.
C., Los motivos..., op. cit., p. 89; Keßler, F., «Article 6...», op. cit., pp. 171-172; Cottier, T.,
«The agreement...», op. cit., pp. 1070-1071, y del mismo autor, «The prospects for intellectual
property in GATT», CMLR, vol. 28, n.º 2 (1991), pp. 383-414.
los mandatos que se infieran de la interpretación de dicho precepto puesto

en su contexto, es decir, de manera conjunta con otras normas dentro del
sistema GATT en el que se ve encardinado este acuerdo136. Por otra parte,
y de conformidad con la referencia expresa incluida en el tenor literal del
propio art. 6 TRIPs, lo cierto es que la aplicación de este último no ha de
afectar en modo alguno a lo dispuesto en los arts. 3 y 4 de dicho acuerdo,
en los que se establecen los principios de trato nacional y de trato de la
nación más favorecida, respectivamente, lo que indica con toda claridad que
el reiterado art. 6 TRIPs también debe ser puesto en relación con algunos
de los objetivos básicos y principios generales del sistema al que pertenece,
entre ellos los dos recién citados, pero a los cuales hay que añadir algunos
otros, de forma que será preciso tener en cuenta los siguientes:
– Libertad de comercio internacional, como objetivo básico y fun-
damental del sistema GATT 1994, tal y como aparece enunciado
en el Preámbulo del GATT 1947137.
– Principio de no discriminación o de igualdad de trato, que, como
principio básico y fundamental del sistema GATT, también se ha-
lla enunciado en el Preámbulo del Acuerdo de 1947, y se entiende
que habrá de informar todos los demás principios y disposiciones
de dicho sistema.
– Principio de trato de la nación más favorecida (arts. I GATT 1947
y 4 TRIPs): que implica que toda ventaja concedida a los nacio-
nales de cualquier otro país en un Estado miembro de la OMC
se extiende automática e incondicionalmente a los nacionales de
todos los demás Estados miembros, con algunas excepciones.
– Principio de trato nacional (arts. III.2 GATT 1947 y 3 TRIPs): con-
forme el cual no debe existir diferencia alguna entre los nacionales
de los Estados miembros de la OMC, si bien con algunas excepcio-
nes derivadas de determinados convenios internacionales, siempre
que ello no constituya una restricción encubierta del comercio138.
136 En este sentido, y para ampliar información, vid. Cottier, T., «The agreement...», op.
cit., pp. 1071-1072, que, por ejemplo, en relación con el agotamiento del derecho de marca,
infiere un elemento favorable a su carácter internacional de la delimitación del ius prohibendi
del titular de la marca establecida en el art. 16.1 TRIPs.
137 El Preámbulo y los arts. I y III, XI y XX d) del GATT de 1947, que ha pasado a formar
parte del sistema GATT 1994, mantienen inalterada su vigencia tras la Ronda Uruguay, como
indican Casado Cerviño, A. y Cerro Prada, B., GATT y propiedad industrial, op. cit., p. 90.
138 Sobre este principio, vid. Evans, G. E., «The principle of national treatment and the inter-
national protection of industrial property», EIPR, vol. 18, fasc. 3 (marzo 1996), pp. 149-160.
– Principio de eliminación de restricciones cuantitativas (art. XI.1

GATT): que consiste en que ningún Estado miembro de la OMC
impondrá ni mantendrá (con algunas excepciones relativas a los
derechos de aduanas, impuestos u otras cargas) prohibiciones ni
restricciones a la importación de un producto del territorio de otro
Estado miembro o a la exportación o venta para la exportación de
un producto destinado al territorio de otra Parte contratante, ya
sean aplicados mediante contingentes, licencias de importación o
exportación, o a través de medidas con un efecto equivalente.
Así, parece que la aplicación conjunta e interrelacionada de tales

principios debiera dar lugar, entre otras muchas consecuencias, a la
adopción de un agotamiento de alcance internacional entre los Estados
miembros de la OMC, tal y como se está sosteniendo por parte de un
cada vez más amplio (aunque no unánime) sector doctrinal139, favorable
a la vigencia de dicho agotamiento en el sistema GATT atendiendo a
estos principios y disposiciones generales más que al art. 6 TRIPs. Al
menos en un plano estrictamente jurídico, este razonamiento se revela
tan correcto como coherente, por lo que no cabe sino adherirse al mismo,
y defender que el sistema GATT tiende al agotamiento internacional
como uno más de entre los restantes instrumentos de liberalización del
comercio mundial en un contexto de economía global. No obstante, se
plantea la salvedad de que, pese a su ya señalada idoneidad, esta inter-
pretación gravita sobre principios que, por su carácter general, debieran
verse, si no desarrollados en ulteriores normas, sí al menos confirmados
en algún pronunciamiento desde las instancias competentes en este sis-
tema lo que, al menos hasta la fecha, no se ha producido140, como se va
a exponer a renglón seguido.
139 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 417-443;
del mismo autor, «El agotamiento...», op. cit., pp. 616-617 y 618-619; Martín Aresti, P., «Co-
mentario al artículo 36», op. cit., pp. 590-591; Correa, C. M., ibidem; Keßler, F., «Article 6...»,
op. cit.., pp. 175-176; Cottier, T., «The agreement...», op. cit., pp. 1073-1077; del mismo autor,
«The prospects...», op. cit., pp. 399-400; Verma, S. K., «Exhaustion...», op. cit., pp. 552-567, y
Bonadio, E., «Parallel imports...», op. cit., especialmente pp. 158-161. En contra, también con
una amplia argumentación, vid. Massaguer Fuentes, J., «Acerca del agotamiento internacio-
nal...», op. cit., especialmente pp. 132-138, y Lobato García-Miján, M., «El agotamiento...»,
op. cit., pp. 122-125.
140 En sentido similar, expresando la posibilidad de que la interpretación pudiera no ser
aceptada, vid. Casado Cerviño, A. y Cerro Prada, B., ibidem y Fernández Fernández,
M. C., ibidem.
3. La jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias entre los

Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio: su
escasa incidencia en el agotamiento del derecho de marca
Podría decirse que la exclusión de la posibilidad de introducir alegación
alguna referente al agotamiento de los derechos de propiedad intelec-
tual e industrial en los procedimientos de solución de diferencias que
se desprende del art. 6 TRIPs ha tenido efectos claros y contundentes
en la interpretación y aplicación que se ha hecho de este precepto en
tales procedimientos. Sin embargo, lo que realmente habría que decir
para ser realmente exactos sería más bien lo contrario, es decir, que tal
exclusión ha dado lugar a una manifiesta y patente escasez (cuando no
completa ausencia) de referencias expresas al mismo o a la doctrina del
agotamiento en la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias
(OSD) en el marco de la OMC, pese a la existencia de diversos informes
en relación con el TRIPs y con la protección de la propiedad intelectual
e industrial en general, algunos de ellos paradigmáticos141. Por otra par-
te, no cabe duda de que la interpretación amplia que se viene haciendo
en tales procedimientos del concepto de restricciones cuantitativas al
socaire de lo dispuesto en el art. XI.1 GATT 1947 deja abierta la puerta
a que el alcance geográficamente limitado del agotamiento pueda ser
considerado en un futuro como una de tales restricciones y, por tanto,
prohibido en virtud de la referida disposición142.
Sin embargo, aunque el art. 6 TRIPs no haya sido objeto de ninguno
de estos procedimientos, ni tampoco haya habido ocasión para ponderar
la virtualidad de los principios generales y objetivos básicos del sistema
GATT en relación con la doctrina del agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual e industrial, lo cierto es que sí que esta materia
ha sido objeto ya de alguna declaración oficial en el marco de la OMC.
141 A modo de ejemplo, vid., entre otros, el Informe WT/DS362, de 26 de enero de 2009
(disponible en «http://www.wto.org»), en el caso entre EE. UU. y China en cuanto a diversas

medidas nacionales en el país asiático que menoscababan la protección y observancia de los
derechos de propiedad intelectual e industrial, en especial en cuanto a la piratería de derechos
de autor y a las falsificaciones de marca, y también los Informes WT/DS176, de 15 de julio de
1999, y WT/DS176/AB/R (OPA), de 2 de enero de 2002, en el caso entre la UE y los EE. UU.
en relación con el art. 211 de la Ley Omnibus de asignaciones de 1998 en este último Estado,
que impedía el registro o renovación en su territorio de marcas previamente abandonadas por
su titular a raíz de la confiscación de un negocio o cualquier otro activo en virtud de la legisla-
ción cubana, lo que afectaba a la marca «Havana Club Bacardí», o, mejor dicho, a la explota-
ción de la misma en EE. UU. por parte de diversas empresas europeas, en un supuesto más o
menos similar a los casos Hag I y Hag II, cit., ya que se trataba, a la postre, de marcas con un
origen común. En ambos casos el OSD y el OPA apreciaron que algunas de las disposiciones
de los Estados demandados infringían en parte algunas normas del TRIPs.
142 En sentido similar, vid. Bonadio, E., «Parallel imports...», op. cit., pp. 155-156.
Concretamente, se trata de la famosa Declaración de la Conferencia Mi-

nisterial relativa al TRIPs y a la salud pública de 20 noviembre 2001143,
en cuyo ap. 5 d) se confirma y reitera el planteamiento ya expresado en
relación con la libertad absoluta de que gozan los Estados miembros de
la OMC a la hora de establecer en sus respectivas legislaciones naciona-
les el régimen del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual
e industrial en virtud del TRIPs. En una primera lectura, ello podría
considerarse como un argumento en contra de la interpretación antes
expuesta en favor del carácter vinculante del agotamiento internacio-
nal en el sistema GATT en razón de sus objetivos básicos y principios
generales, pero no parece que pueda ser así si se tiene en cuenta que se
reproduce en el último inciso de dicho ap. 5 d) la misma reserva de las
disposiciones de los arts. 3 y 4 TRIPs sobre trato nacional y trato de la
nación más favorecida, respectivamente. En suma, pues, poco o nada de
claridad aporta en este punto esta Declaración, de manera que persisten
las posibles dudas sobre el verdadero alcance territorial del agotamiento
en el sistema GATT.
4. Estado actual de la cuestión en la Organización Mundial del Comercio

A tenor del sucinto análisis realizado, sólo queda reiterar que el ago-
tamiento internacional debería considerarse vigente e imperativo para
los Estados miembros de la OMC en el sistema GATT en virtud de una
lógica y deseable coherencia con su objetivo básico de libertad de comer-
cio, de un lado, y con sus principios básicos de trato nacional, trato de
la nación más favorecida y de eliminación de restricciones cuantitativas,
de otro. Sin embargo, la libertad que se reconoce a tales Estados a la
hora de regular esta cuestión en el art. 6 TRIPs interpretado conforme
al ap. 5 d) de la Declaración relativa al TRIPs y a la salud pública, aun
sin perjuicio de algunos de tales principios, no arroja sino confusión
a este respecto. Y, por ende, tampoco existe una línea jurisprudencial
consolidada en uno u otro sentido en los procedimientos de solución de
diferencias que pueda despejar dicha confusión, siquiera en parte. Por
tanto, sólo cabe esperar a que se emitan en un futuro pronunciamientos
sobre el particular que apliquen correctamente los objetivos y principios
del GATT, o incluso que se alcance un consenso necesario en el seno de
la OMC como para modificar y mejorar sensiblemente el régimen del
agotamiento en el TRIPs.
143 Doc. WT/MIN(01)/DEC(02) (01-5860), adoptado el 14 de noviembre de 2001 a la
conclusión del cuarto periodo de sesiones de la Ronda Doha, entre el 9 y el 14 de noviembre

de 2001 (disponible en «http://www.wto.org»); sobre la misma, vid. Keßler, F., «Article 6...»,
op. cit., p. 174, y Bonadio, E., «Parallel imports...», op. cit., p. 158.
V. Breve referencia a la incidencia en la distribución

comercial del alcance territorial del agotamiento
Como es evidente, la importancia que reviste el agotamiento y en
general el Derecho de marcas en materia de distribución comercial es
tan notable como inmediata, y de ahí que un problema tan vasto y tan
complejo haya sido abordado ya con mayor profundidad y acierto en
otros de los trabajos que integran la presente obra colectiva, a los que
resulta obligado remitirse. No obstante, en lo tocante al alcance territorial
del agotamiento del derecho de marca, cabe indicar que su incidencia en
la distribución comercial ha consistido básicamente en convertirse en un
mecanismo más de defensa contra las importaciones paralelas o, lo que
es lo mismo, de control de la estructura y funcionamiento de las redes
de distribución selectiva. Ni que decir tiene que ello aporta ventajas para
una mejor protección de las demás funciones de la marca diferentes a la
función indicadora de la procedencia empresarial, y que permite al titular
de la marca planificar mejor sus estrategias empresariales de cara a unos
mercados no siempre tan globalizados como pudiera parecer144, pero
también hay que tener en cuenta que semejante situación redunda con
frecuencia en unas diferencias de precios sobre los mismos productos a
veces difícilmente justificables sólo por el mero hecho de comercializarse
en lugares muy distantes entre sí145. Este debate sigue abierto y parece
que todavía lo estará por mucho tiempo, sobre todo, por haber pasado a
ser una cuestión con intensas connotaciones políticas, que requerirá para
su superación de amplios consensos internacionales, que a día de hoy
se revelan todavía muy lejanos146. En consecuencia, la única propuesta
que sería deseable formular al respecto sería que la limitación geográfica
del agotamiento quedase absolutamente al margen de dicho debate, ya
que esta doctrina nunca estuvo llamada a ser utilizada como argumento
en el mismo y nunca debió haber sucedido así, aunque sea exactamente
eso lo que ha ocurrido, por una determinada coyuntura y, sobre todo,
una serie de carencias en la regulación del agotamiento del derecho de
marca en sus inicios.
Dicho de otro modo, el planteamiento más lógico del agotamiento
del derecho de marca en el contexto actual de libre mercado y economía
144 En este sentido, vid. Massaguer Fuentes, J., «Acerca del agotamiento internacio-
nal...», op. cit., pp. 132-138.

145 En este sentido, vid. De las Heras Lorenzo, T., El agotamiento..., op. cit., pp. 27-37,
y Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36», op. cit., pp. 590-591.
146 Sobre dicho debate, vid. de nuevo el Doc. SEC 2003/575, op. cit., sobre los posibles
abusos en materia de derechos de marca en la UE en el marco del agotamiento comunitario.

global habría sido dotarle de alcance universal o, lo que es lo mismo,

no imponerle restricción territorial alguna, pero no ha podido ser así
hasta la fecha por los ya referidos intereses en cuanto a la protección de
los sistemas de distribución, por lo demás legítimos, que no contaban
con mejores instrumentos a tales efectos hasta fechas relativamente
recientes. Sin embargo, en la actualidad tales instrumentos existen, y
entre ellos destacan sobremanera los motivos legítimos que impiden el
agotamiento del derecho de marca, cuyo análisis excede con mucho de
los fines de este trabajo como ya se indicó147, pero cuyo ámbito cada
vez más amplio y desarrollado en los planos legislativo y jurispruden-
cia está permitiendo proteger adecuadamente las funciones de la marca
no indicadoras del origen empresarial de las prestaciones identificadas
con la misma y asimismo el mantenimiento inalterado de los canales de
distribución organizados por su titular. Hemos tenido buenos ejemplos
al respecto en algunos fallos judiciales muy interesantes emitidos en
nuestras instancias judiciales, tanto nacionales148 como comunitarias149,
pero quizá la muestra más palpable y paradigmática de la eficiencia y el
equilibrio de los intereses en juego que se consigue con esta solución sea
la notable virtualidad que están teniendo estos motivos para prevenir
importaciones paralelas indebidas por causas tales como, entre otras, la
alteración de los productos originales o el menoscabo del prestigio de
la marca en resoluciones judiciales emitidas por los tribunales de Esta-
dos en los que se ha mantenido a ultranza el carácter internacional del
agotamiento del derecho de marca150, algunas relativamente recientes
como el caso Converse II151, de 2010, en Japón, en el que la ausencia
de control de calidad por parte del titular de la marca sobre los bienes
importados permitió oponerse a su introducción en el país nipón, sin
147 Sobre los mismos, vid. supra la doctrina y jurisprudencia cit. en la n. 94.
148 Así, vid. el caso Yves Saint Laurent-Nokitel, cit., y la S. AP de Zaragoza (Civil/Secc.
4.ª) de 20 de octubre de 2003 (caso «Clarins-Sabeco», AC 2003\1693), en la que la famosa
marca de cosméticos pudo evitar una forma de comercialización de sus productos fuera de los
canales regulares de distribución que redundaba en un menoscabo de su imagen de prestigio y
de calidad.
149 Así, vid. las SS.TPI T-19/92 y T-88/92, Groupement d’achat Eduoard Leclerc v. Comi-
sión de las CE y otros, ambas de 12 de diciembre de 1996 (casos «Yves Saint Laurent» y «Gi-
venchy», Rec. II, pp. 1851 y 1967, respectivamente), en cuyos ftos. 114 y 115 se incluyen en el
concepto de «propiedades» propias de los productos cosméticos de lujo no sólo sus caracte-
rísticas materiales, sino también la percepción que se tiene de tales productos entre el público
interesado y, más concretamente, su «aura de lujo».
150 Por ejemplo, sobre el ordenamiento estadounidense, vid. Fernández Fernández, M.
C., Los motivos..., op. cit., pp. 42-51.

151 S. del Alto Tribunal japonés sobre Propiedad Intelectual e Industrial, Itôchu v. Royal,
de 27 de abril de 2010, sub iudice ante el Tribunal Supremo japonés, reproducida en lengua
inglesa en IIC, vol. 42, n.º 2 (2011), pp. 235-248, con el comentario de C. Heath.
que el origen común de las dos marcas en liza en dicho Estado y en los
EE. UU. tuviese ninguna relevancia en la decisión final.
En suma, pues, aun cuando no pueda negarse que una hipotética im-
plantación general del agotamiento internacional tendría consecuencias
importantes en la distribución comercial, lo cierto es que, en el estado
actual del Derecho de marcas, es posible que no resultasen tan drásticas
ni apocalípticas como se ha querido hacer ver en ocasiones, sin duda
atendiendo más al vacío normativo de que se adolecía años atrás en
materia de excepciones al agotamiento. No obstante, colmado ya este
vacío, sólo queda pensar que los operadores económicos irán abando-
nando poco a poco sus reticencias y temores en torno a un agotamiento
de alcance universal.
VI. Reflexiones finales

Como colofón a todo lo expuesto, habría que concluir que se alcan-
zará de forma generalizada el carácter internacional del agotamiento
del derecho de marca cuando desaparezca toda referencia al requisito
territorial del mismo, y sólo haya que considerar sus requisitos obje-
tivos y subjetivos y, en su caso, sus excepciones o motivos legítimos
para oponerse a dicho agotamiento. En otras palabras, el agotamiento
internacional o universal se estará aplicando de forma real o efectiva
cuando ya no sea necesario reflexionar sobre el mismo y, por tanto,
sean otras las cuestiones que susciten interés y que precisen de análisis
en relación con esta doctrina, de manera que ya no sean de utilidad ni
resulten necesarios estudios como el que ahora finaliza, por supuesto,
con la esperanza de que así suceda en un futuro no lejano.
La marca en los sistemas de distribución selectiva
(el problema de las ventas paralelas)
*
Fernando Carbajo Cascón
Sumario: I. Descripción y caracteres básicos de los sistemas de distribución

selectiva. II. El papel de la marca en los sistemas de distribución selectiva.
III. El comercio paralelo (mercado gris) de bienes de lujo y prestigio. IV. La
tutela de la marca y de los sistemas de distribución selectiva frente al comer-
cio paralelo: 1. La protección de la marca y de los sistemas de distribución selectiva
mediante la competencia desleal; 2. La defensa de los sistemas de distribución selectiva a
través del derecho exclusivo de marca. El problema del agotamiento y sus excepciones;
3. Recapitulación crítica: entre la libre circulación de mercancías y la tutela de la marca.
V. La defensa de productos de lujo y marcas de prestigio frente a la comer-
cialización en plataformas globales de comercio electrónico (el caso ebay).
I. Descripción y caracteres básicos de los sistemas de

distribución selectiva
L a distribución selectiva o distribución autorizada es un mode-

lo o sistema de organización vertical para la comercialización de
bienes y servicios que participa plenamente de las características pro-
pias de los modelos de negocio o sistemas de distribución indirecta
integrada1.
* El autor es miembro del Programa de Investigación que lleva por título: Los contratos
19956) para los años 2011-2013.
1 El art. 1.2 letra d) del Proyecto de Ley de Contratos de Distribución registrado en el
Congreso de los Diputados (BO Cortes Generales, 29 de junio de 2011.-Serie A. n.º 138-1)
define las redes de distribución integradas como aquellas en las que un proveedor ejerce un
poder de dirección comercial sobre una pluralidad de distribuidores, caracterizada por una
marca o método operativo propio.
154 FERNANDO CARBAJO CASCÓN
Dentro de este marco de la distribución indirecta integrada, los sis-

temas de distribución selectiva se caracterizan por una selección previa
de distribuidores mayoristas y minoristas por parte del proveedor (que
puede ser el propio fabricante, o bien una filial de éste en otro país o
un importador exclusivo que siguen las instrucciones del fabricante
para crear una red de distribuidores agregados), basada en criterios
objetivos específicos (generalmente de carácter cualitativo, tales como
la cualificación profesional del revendedor y de su personal, así como la
ubicación, dimensiones o imagen comercial de sus instalaciones), otor-
gándoles un trato preferencial en la adquisición de sus prestaciones así
como asistencia técnica y para la formación, con la finalidad de que tales
distribuidores autorizados comercialicen por su cuenta y riesgo en sus
establecimientos (o, en su caso, a través de Internet) los productos o
servicios de la marca objeto del contrato en régimen de no exclusividad,
siguiendo las directrices comerciales establecidas por el proveedor, pres-
tando además servicios de asistencia preventa (información) y postventa
(reclamaciones, mantenimiento, reparaciones) a la clientela, y asumiendo
el compromiso de no revender los productos o servicios del proveedor
a otros distribuidores —mayoristas o minoristas— no integrados en la
misma red de distribución autorizada2.
Los sistemas de distribución selectiva son habituales en sectores o
mercados muy concretos de artículos de lujo o de alta tecnología (como
el de los perfumes y cosméticos, relojes, joyas, bisutería, ropa, marro-
quinería, complementos o productos electrónicos, electrodomésticos,
automóviles o motocicletas), en los que importa más cuidar al detalle
la política de prestigio de la marca que la política de precios, pues se
trata de llegar a un público más o menos especializado que demanda
productos y servicios rodeados de una importante aureola de prestigio
—o al menos de cierto halo de distinción— o que requieren asistencia
técnica especializada antes y después de la compra.
Al limitar la reventa de sus productos a distribuidores seleccionados
previamente, el fabricante consigue que sus productos lleguen a los
consumidores en unas condiciones muy concretas de presentación y
asistencia al cliente, ya que sólo se seleccionan distribuidores que reúnan
2 Sobre el concepto y caracteres de la distribución selectiva, vid. Górriz López, C., Dis-
tribución Selectiva y Comercio Paralelo, Madrid, Thomson-Civitas, 2007, pp. 31 y ss.; Carba-
jo Cascón, F., «El contrato de distribución selectiva», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. y
Calzada Conde, M.ª A. (dirs.), Contratos Mercantiles, 3.ª ed., Madrid, Thomson-Aranzadi,
2009, pp. 816 y ss.; Vaquero Pinto, M.ª J., «Contrato de distribución autorizada o selectiva»,
en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (dir.), Tratado de Contratos, vol. III, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2009, pp. 3190 y ss.
LA MARCA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SELECTIVA... 155
una serie de características muy concretas en lo relativo a su estableci-

miento, información al cliente y pericia técnica, logrando así una imagen
unitaria en la comercialización que contribuye a mantener el prestigio
de su marca en el mercado.
La estructura o sistema de distribución selectiva no está basado en
criterios territoriales, por lo que el distribuidor autorizado goza de
mayor autonomía organizativa y funcional que el concesionario o el
franquiciado, siendo inferior el grado de integración entre proveedor y
distribuidor, el cual, entonces, se presenta como un distribuidor espe-
cializado en los productos del fabricante, pero no como un distribuidor
exclusivo o único. En la distribución selectiva el distribuidor se limita a
promocionar y comercializar los productos del proveedor en la forma
indicada por éste (promoción publicitaria, presentación y colocación
de productos y servicios en el establecimiento del distribuidor, política
comercial sobre promociones, precios, descuentos, etc.), siguiendo sus
campañas publicitarias y prestando especial atención a la información
al cliente, a la asistencia posventa y —particularmente— al cuidado de
la imagen de la marca dentro de su establecimiento y de sus propias
campañas promocionales. Se trata, en principio, de un distribuidor mul-
timarca, diferente por tanto del concesionario y del franquiciado, lo cual
necesariamente le otorga un grado mayor de independencia respecto al
fabricante o proveedor3.
Ahora bien, aunque el distribuidor defiende sus propios intereses no
goza de una independencia absoluta, pues debe desarrollar su negocio
velando también por los intereses del proveedor, como consecuencia
de la integración económica que se produce entre ambos por medio del
contrato de distribución celebrado. Y es así porque el distribuidor au-
torizado, integrado en la red creada por el proveedor, colabora estrecha-
mente con éste para llevar a cabo la promoción activa y comercialización
de sus prestaciones en el mercado, presentándose como un distribuidor
especializado en esos productos o servicios de marca y prestando, en
consecuencia, servicios de información y asistencia técnica especializada
antes y después de la venta. En definitiva, aunque el distribuidor integrado
conserve su independencia jurídica y patrimonial, se encuentra vinculado
económicamente —con mayor o menor intensidad— con el proveedor
o principal creador y responsable de la red de distribución.
La estructura o modelo organizativo de las redes de distribución
selectiva aporta, en definitiva, un valor añadido en el mercado, pues
3 No obstante, como luego se verá, las normas sobre competencia admiten en la actuali-
dad la combinación de sistemas de distribución selectiva y sistemas de distribución exclusiva.
sirve para trasladar una mayor confianza al cliente o consumidor final,

estimulando la demanda y aportando así beneficios tanto para el pro-
veedor como para el distribuidor. Para el proveedor porque el sistema
le permite expandirse a nuevos mercados e incrementar su clientela sin
asumir el coste, y porque puede controlar el proceso de distribución de
sus bienes o servicios de acuerdo con la política comercial y de marketing
fijada por él mismo, ajustando al mismo tiempo su producción. Para el
distribuidor porque se aprovecha de la clientela atraída directamente por
la marca de los productos o servicios del proveedor y por las campañas
publicitarias que éste realice para la promoción de sus prestaciones,
presentándose como un vendedor cualificado que dispone de toda la
información necesaria sobre esos productos para asistir al cliente antes
y después de la venta.
Probablemente por ese valor procompetitivo en el sector de la distri-
bución, estos sistemas reciben un trato muy favorable por la legislación
sobre defensa de la competencia.
El tratamiento antitrust de los sistemas de distribución selectiva se
justifica en tanto en cuanto se construyen sobre contratos que consti-
tuyen acuerdos verticales entre empresas independientes que operan en
planos distintos del mercado (cadena de producción y diversas fases de
la cadena de distribución) y que, por ello, son susceptibles de vulnerar
o restringir la libre competencia en el segmento de la distribución co-
mercial. Efectivamente, la integración vertical entre proveedores o sus
licenciatarios y distribuidores conlleva una limitación en el número de
intermediarios que van a comercializar los productos o servicios del
proveedor y una compartimentación del mercado de la distribución,
incurriendo así en la prohibición de prácticas colusorias del art. 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del art. 1.1 de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
No obstante, se trata de acuerdos que, conforme con lo previsto en
el art. 101 apartado 3 TFUE y en el art. 1.3 LDC, pueden quedar exen-
tos de la prohibición por contribuir a la mejora y racionalización en la
producción y distribución de los productos y servicios, revalorizando
el prestigio de la marca, fomentando el progreso técnico y económico
(pues las restricciones de la competencia intramarca se compensan con
creces con la promoción de la competencia intermarca) y reservando
al mismo tiempo a los consumidores una participación equitativa en
el beneficio resultante (ya que facilitan la localización y acceso a los
bienes y servicios, además de prestar una asistencia especializada por
parte del distribuidor antes y después de la adquisición del producto o
servicio), siempre y cuando no impongan a las empresas participantes
en el acuerdo restricciones que no sean indispensables para la conse-

cución de aquellos objetivos, ni ofrezcan la posibilidad de eliminar
la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o
servicios contemplados4. Ello, salvo en los casos en que una excesiva
concentración de sistemas de distribución selectiva pudiera provocar
restricciones de la libre competencia en situaciones en que el mercado
relevante presentara estructuras de concentración empresarial e incluso
cercanas al oligopolio5; tampoco cuando un mismo proveedor utilizara
los sistemas de distribución selectiva en diferentes Estados miembros
para compartimentar el mercado estableciendo condiciones desiguales
en cada uno de los territorios.
Por eso, estos sistemas de distribución autorizada o selectiva, junto
a los otros modelos de distribución indirecta integrada, en tanto que
acuerdos verticales, son objeto de exenciones en bloque o por categorías
en el Reglamento (UE) n.º 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de
2010, que ha sustituido al anterior Reglamento (CE) n.º 2790/99, de la
Comisión, de 22 de diciembre de 19996.
Precisamente, estos Reglamentos de exención por categorías y sus
directrices de interpretación han jugado y juegan un papel relevante en
la conformación contractual de los sistemas de distribución selectiva,
señalando la estructura básica de estos sistemas y los límites de las esti-
pulaciones contractuales: indicando qué condiciones utilizadas habitual-
mente por los operadores del sector son o no lícitas desde la perspectiva
de las prácticas o conductas colusorias. Es importante asimismo, para
la adecuada comprensión de los sistemas de distribución selectiva, la
Comunicación de la Comisión Europea sobre las Directrices relativas
a las Restricciones Verticales, que adaptan además estos sistemas a las
peculiaridades del mercado de la distribución en Internet7.
El art. 1 letra e) del Reglamento (UE) 330/2010 define el sistema de
distribución selectiva como «un sistema de distribución por el cual el
proveedor se compromete a vender los bienes o servicios contractuales,
4 Vid. al respecto, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (STJ-

CE) de 25 de octubre de 1977 (As. 26/76, Metro I). Vid. también la Resolución del Tribunal de
Defensa de la Competencia español de 11 de mayo de 1999 (Exp. 255/98, Clarins).
5 Vid. STJCE de 22 de octubre de 1986, As. 75/84, «Metro II».
6 Reglamentos comunitarios que se aplican directamente en España en virtud de la remi-
sión que hizo el Real Decreto 378/2003, de 15 de abril, y posteriormente el 1.4 LDC 15/2007
(cfr., Disposición derogatoria segunda Ley 15/2007 y Real Decreto 261/2008, de 22 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia).
7 DOCE C130/01, de 19 de mayo de 2010. Vid. al respecto, Carbajo Cascón, F., «La
Distribución en Internet», en Herrero García, M.ª J. (dir.), La Contratación en el Sector de la
Distribución Comercial, Navarra, Aranzadi Thomson-Reuters, 2010, pp. 163 y ss., esp. 196 y ss.
directa o indirectamente, sólo a distribuidores seleccionados sobre la

base de criterios específicos, y los distribuidores se comprometan a no
vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el territorio
en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema».
Las Directrices relativas a las restricciones verticales añaden algunos
matices para la mejor comprensión de estos sistemas de distribución
(cfr., apartado 174), aclarando que los acuerdos de distribución selecti-
va restringen, por una parte, el número de distribuidores autorizados,
y, por otra, las posibilidades de reventa; radicando la diferencia con la
distribución exclusiva, de un lado, en que la restricción del número de
distribuidores autorizados no depende del número de territorios, sino
de criterios de selección relacionados, fundamentalmente, con la natura-
leza de los productos8; y, de otro lado, en que la restricción de la reventa
no consiste en una restricción de las ventas activas en un territorio, sino
en una restricción de todo tipo de venta (activa y pasiva) a distribuidores
no autorizados en el territorio en el que el proveedor ha decidido aplicar
el sistema, de modo que tan sólo quedan como posibles compradores
los distribuidores designados (integrados en la misma red creada por el
proveedor) y los clientes finales9. Se apunta, además, que casi se siempre
se utiliza un sistema de distribución selectiva para distribuir productos
finales de marca. Y es que, efectivamente —como enseguida veremos—,
estos sistemas se construyen normalmente sobre la base de marcas no-
torias o renombradas, contribuyendo al mismo tiempo a mantener e
incluso incrementar la fama de esas marcas entre el público.
El prestigio de la marca funciona, entonces, como factor fundamental
en estos peculiares sistemas de distribución, donde se compite en imagen
más que en precio. De ahí, precisamente, el aspecto más característico
de estos sistemas: la prohibición del comercio paralelo o mercado gris.
Esto es, la prohibición contractual impuesta a los distribuidores autori-
zados de comercialización de los bienes o servicios objeto del contrato
8 La normativa comunitaria sobre restricciones verticales admite los sistemas de distri-

bución puramente cualitativa y los sistemas de distribución cuantitativa (cfr., apartado 175
de las Directrices 2010), aunque la esencia de estos sistemas de distribución selectiva está sin
duda en los primeros, en los que se seleccionan los distribuidores autorizados únicamente
en virtud de criterios objetivos relacionados con la naturaleza del producto, normalmente de
lujo o prestigio (tales como la formación del personal de venta especializado, la imagen del
establecimiento, el servicio de atención al cliente prestado en el punto de venta, la venta de
una determinada gama de productos, etc.), y en los que no se limita directamente el núme-
ro de distribuidores autorizados. Los sistemas de distribución selectiva cuantitativa se basan
normalmente en criterios adicionales que limitan de forma más directa el número potencial
de distribuidores autorizados, sea fijando el número de distribuidores o sea exigiendo ventas
mínimas o máximas.
9 Cfr., art. 4 b, iiii), art. 4 c), art. 4 d) y art. 5 c) Reglamento 330/2010.
a otros distribuidores no autorizados por el fabricante o proveedor; esto

es, a distribuidores no integrados en la misma red de distribución. Un
distribuidor autorizado sólo podrá vender los bienes o servicios con-
tractuales a los consumidores finales o a otros distribuidores mayoristas
o minoristas que formen parte de la misma red creada por el proveedor
(suministros cruzados)10, pero en ningún caso podrán revender los bienes
objeto del contrato a otros distribuidores —mayoristas o minoristas—
que no hayan sido autorizados para formar parte de la red de distribución
selectiva por el proveedor o principal creador de la misma11.
Se trata de una restricción que actúa como freno frente al comercio
paralelo (el mercado gris) de esos productos y servicios por parte de
distribuidores independientes (comerciantes ajenos a la red o free riders).
Constituye así una importante limitación a la libre circulación de mer-
cancías en el Espacio Económico Europeo, por lo que a priori supone
una restricción al principio de libre competencia12. Sin embargo, esa
restricción es consustancial al sistema o modelo de distribución selectiva,
que persigue poner a disposición del público determinados productos
de lujo o prestigio solamente a través de determinados distribuidores
cualificados seleccionados según criterios objetivos. De hecho, las Au-
toridades comunitarias y nacionales de defensa de la competencia y el
propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han conside-
rado tradicionalmente que estos sistemas de distribución selectiva hacen
10 Aunque interpretados a sensu contrario los arts. 4 b, ii) y 4 c) del Reglamento 330/2010,
puede concluirse que se consideran válidas las estipulaciones que prohíban a un distribuidor
mayorista autorizado (por ejemplo, un licenciatario de fabricación y distribución al por ma-
yor o un importador que actúe como mayorista) revender los productos o servicios objeto del
contrato a usuarios finales, restringiendo su actividad de reventa a los comerciantes minoristas
o a otros comerciantes mayoristas (por ejemplo, almacenistas), evitando así interferencias con
la clientela natural de los distribuidores autorizados minoristas de la misma red, a quienes
debe aprovisionar de manera natural el mayorista.
11 Sin embargo, sorprendentemente, la definición que el Proyecto de Ley de Contratos
de Distribución de 2011 (en adelante PLCD 2011) da del contrato de distribución selectiva
en el art. 2 d) omite este aspecto fundamental de estos sistemas, tal y como se han desarro-
llado en la práctica y reconocido por la normativa comunitaria de defensa de la competencia.
Así, la norma proyectada define el contrato de distribución selectiva como aquello por el cual
el proveedor se obliga a vender los bienes o servicios objeto del contrato únicamente a dis-
tribuidores seleccionados por él y que no gozan de exclusividad territorial, mientras que el
distribuidor se compromete a revender esos bienes o a prestar esos servicios a consumidores
y usuarios finales, respetando las instrucciones pactadas y prestando, en su caso, asistencia
técnica a los compradores. Podrá observarse que tampoco se considera esencial otro aspec-
to característico: la asistencia técnica a la clientela. Desde luego estos aspectos desnaturalizan
considerablemente la distribución selectiva, por lo que requieren necesariamente ser objeto de
revisión en el proceso de tramitación parlamentaria.
12 Vid. De Martín Muñoz, A. J., El llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil
Europeo, Madrid, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pp. 229-230.

más eficiente la distribución de productos de prestigio: racionalizando

su fabricación y distribución mediante la discriminación de la oferta,
facilitando el acceso informado a los mismos a los consumidores y, en
fin, contribuyendo a incrementar el buen nombre o reputación de la
marca.
La vulneración de esta prohibición por algún miembro de la red de
distribución selectiva, permitiendo con ello que comerciantes no autori-
zados vendan los productos de la red (las llamadas ventas grises o ventas
paralelas), puede acabar por viciar todo el sistema, afectando negativa-
mente a las ventas de los distribuidores y reduciendo considerablemente
el prestigio o reputación de la marca en perjuicio del fabricante y del
conjunto de miembros de la red de distribución. De hecho, el problema
de las ventas grises o comercio paralelo constituye el principal proble-
ma práctico de la distribución selectiva planteado ante las instancias
judiciales, y, en la actualidad, uno de los más frecuentes conflictos del
binomio marcas-distribución comercial, confrontándose el principio co-
munitario de la libre distribución de mercancías y el adyacente principio
del agotamiento de derechos de propiedad intelectual (especialmente el
agotamiento de la marca) con el modelo restrictivo de ventas propio de
la distribución selectiva (considerado lícito por el Derecho Antitrust) y
el respeto a la función distintiva y al prestigio o renombre de la marca
sobre el que se sustenta dicho sistema de distribución.
II. El papel de la marca en los sistemas de distribución selectiva

Ya se ha avanzado que los sistemas de distribución selectiva se susten-
tan en amplísima medida en el valor o fuerza distintiva de la marca que
identifica y diferencia los productos y servicios objeto de la distribución
comercial. Con este modelo de distribución el proveedor —fabricante,
licenciatario o importador— compite en el mercado no en base al precio,
sino a la calidad y prestigio de los productos y servicios ofertados, que se
condensa en la imagen de marca. El titular de la marca pretende crear y
mantener un aura de distinción y prestigio sobre sus prestaciones, con-
trolando la comercialización de las mismas por los distribuidores. Por
ello, los sistemas de distribución selectiva se cimientan en una restricción
en el número de distribuidores autorizados para comercializar determi-
nados productos y servicios que destacan generalmente por su elegancia,
distinción o excelencia, imponiendo usos y prácticas concretas en la
presentación de los productos, las campañas informativas y la asistencia
al cliente; razón fundamental por la que en los contratos de distribución
selectiva se prohíbe expresamente a los distribuidores autorizados la venta
o suministro de esos productos a comerciantes mayoristas o minoristas

que no pertenezcan a la red de distribución selectiva.
El proveedor busca distribuidores que dispongan de establecimientos
adecuados y personal cualificado a fin de trasladar al público esa aura
o nimbo de distinción que el proveedor quiere imprimir en todo mo-
mento a sus productos y servicios; lo cual incide positivamente sobre
el reconocimiento de la marca entre el público, que asocia el producto
contraseñado por la marca con una forma muy concreta —selectiva—
de distribución del mismo. Tanto la limitación de los puntos de venta,
como la prestación —en los establecimientos autorizados— de servi-
cios de información preventa y de asistencia postventa de la clientela
(servicios exigidos por el proveedor a los distribuidores seleccionados),
sin olvidar las cuidadosas campañas de marketing orquestadas por el
proveedor y seguidas por los distribuidores, favorecen la visibilidad y
el reconocimiento del signo, incrementando el poder distintivo de la
marca y, con ello, la consideración (en términos de calidad y prestigio)
de los productos y servicios identificados con la misma en el mercado
por parte del público.
El proceso de distribución selectiva trasciende así a la mera transmisión
de la propiedad de las mercancías, que se convierte en un elemento más
dentro de la compleja relación negocial entre proveedor y distribuidor. El
distribuidor autorizado no se limita a revender los productos fabricados
y contraseñados con la marca del proveedor, sino que se compromete
con éste a colaborar activamente en la promoción de los productos del
principal según una serie de usos y prácticas que contribuyen a crear y
mantener un halo de distinción en torno a los mismos.
Como es sobradamente conocido, las marcas son un instrumento
fundamental para la existencia y funcionamiento eficiente del mercado en
términos de competencia, ya que permiten a los empresarios identificar
sus productos y servicios distinguiéndolos de otros iguales o similares,
al tiempo que sirve a los consumidores para diferenciar los productos o
servicios y discriminar la oferta. Entonces, la marca actúa como instru-
mento de promoción competitiva para los empresarios y como elemento
de tutela de los consumidores, siendo su función esencial la identifica-
ción del origen o procedencia empresarial de los productos o servicios;
función ésta que —según pone de manifiesto reiterada doctrina cientí-
fica y jurisprudencial— debe entenderse en el sentido de que la marca
constituye la garantía para el consumidor de que todos los productos y
servicios designados con ella reúnen las mismas características, por haber
sido fabricados, distribuidos o prestados bajo el control de una única

empresa a la que puede hacerse responsable último de su calidad13.
Por eso, a la función esencial de la marca aparece íntimamente ligada
la función indicadora de la calidad, ya que el consumidor asocia la marca
con una concreta calidad (buena, mala o regular), homogénea en todos
los productos o servicios distinguidos por aquella en el mercado. Y con
carácter accesorio aflora también la función condensadora del goodwill o
reputación de los productos o servicios identificados, apreciable en marcas
notoriamente conocidas y renombradas, las cuales atesoran y comunican
hacia el público un conjunto de valores o percepciones colectivas de
los productos y servicios distinguidos con ellas e, indirectamente, de la
empresa responsable de los mismos; dicho de otra forma, en la «imagen
de marca» se condensa la imagen de la empresa titular y responsable de
la misma14. Finalmente, la función o capacidad publicitaria de la marca
condensa y canaliza las restantes funciones del signo hacia el mercado,
actuando el signo como elemento de promoción de ventas entre el pú-
blico, con mayor impacto cuanta más notoriedad atesore.
Pues bien, teniendo en cuenta, de un lado, la importancia fundamental
de la marca en la construcción de redes de distribución selectiva y, de
otro lado, el rol que este peculiar modelo de distribución juega en la
percepción de los productos así distribuidos por parte del público, puede
decirse que se produce una suerte de retroalimentación entre la marca y
el modelo de distribución selectiva: la marca actúa como valor primario
13 Cfr., SSTJCE de 23 de mayo de 1978 (As. 102/77, Hoffmann-La Roche); de 17 de
marzo de 2005 (As. C-228/03, Gillete Company y Gillete Group Finland); y de 23 de abril
de 2009 (As. C-59/08 Copad c. Christian Dior couture). Como apunta el maestro C. Fer-
nández-Nóvoa, el consumidor puede desconocer el nombre y circunstancias puntuales del
empresario que emplea la marca, pero confía en que ese empresario siempre será el mismo,
es decir, confía en que, cuando adquiera productos o servicios de una marca concreta, esos
productos o servicios tendrán el mismo origen empresarial que otros productos de la misma
marca adquiridos anteriormente (Tratado sobre Derecho de Marcas, 2.ª ed., Madrid, Marcial
Pons, 2004, p. 71). En la misma línea, el maestro A. Bercovitz Rodríguez-Cano señala que
la marca realmente no garantiza que los productos o servicios que identifica proceden de la
misma empresa, sino solamente que esos productos o servicios han sido comercializados con
autorización del titular de la marca, bien por su propia empresa o bien por otras empresas
distintas a través de licencias (Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico
económico, Navarra, Aranzadi, 2002, p. 61).
14 Según la STJCE de 12 de diciembre de 1996 (As. T-19/92, Leclerc c. Comisión, aps.
114 y 115), las propiedades de un determinado producto no pueden quedar limitadas a sus ca-
racterísticas materiales, sino que abarcan igualmente la percepción específica que de ellos
tienen los consumidores, y más concretamente su aura de lujo, la cual, además, permite
distinguirlos de otros productos similares, pero carentes de una imagen de este tipo; siendo di-
cha imagen de lujo importante para los consumidores, que conceden importancia a la posibili-
dad de comprar productos de lujo, al considerar que existe un escaso grado de sustituibilidad
entre ellos.
y fundamental en la estructura de los sistemas de distribución selectiva

(construidos generalmente en torno a marcas notorias y renombradas
que atesoran un alto prestigio y un elevado potencial publicitario), al
tiempo que la particular organización y funcionalidad de estos sistemas
contribuye a ampliar la reputación de la misma (actuando directamente
sobre la función de calidad y la función condensadora del goodwill o
prestigio, e indirectamente sobre la función primaria de identificación
del origen empresarial) y, con ello, acentúa el prestigio de los produc-
tos y servicios que distingue, reforzando el buen nombre comercial
del fabricante o proveedor y también, indirectamente, la consideración
comercial del distribuidor autorizado.
Esto es, el modelo de distribución selectiva de los productos de lujo o
de alta cualificación técnica influye en la asociación que hace el público
entre el producto y la marca que lo distingue, por lo que el sistema de
distribución va a influir sobre la marca acrecentando su notoriedad o re-
nombre, comunicando una determinada (normalmente alta) calidad de los
productos contraseñados a los consumidores y, finalmente, identificando
la forma de distribución selectiva como una característica homogénea
de esos productos y, por tanto, como un elemento distintivo adicional de
los mismos frente a otros productos iguales o similares. Se aprecia así el
efecto positivo en la competencia intermarca a pesar de que los sistemas
de distribución selectiva restringen la competencia intramarca, al limitar
el número de distribuidores autorizados para revender los productos
contraseñados por la marca sobre la que se construye el sistema.
Así lo ha considerado el Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas en la Sentencia de 23 de abril de 2009 (As. C-59/08,
«Copad c. Christian Dior couture»), al señalar que «... la calidad de
los productos de prestigio [...] resulta no sólo de sus características
materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les
confieren una sensación de lujo» (ap. 24). «En efecto, al constituir
los productos de prestigio artículos de gama alta, la sensación de lujo
que emana de ellos es un elemento esencial para que los consumidores
puedan distinguirlos de otros productos parecidos» (ap. 25). «Por
tanto, un perjuicio causado a dicha sensación de lujo puede afectar
a la propia calidad de estos productos» (ap. 26). A juicio del TJCE,
«... las características y las modalidades propias de un sistema de
distribución selectiva pueden, por sí mismas, preservar la calidad y
asegurar el uso apropiado de dichos productos» (ap. 28). «En efecto,
la organización de un sistema de distribución selectiva [...] que pre-
tende [...] garantizar una presentación que realce los productos en el
punto de venta, en particular por lo que respecta a la colocación, la
promoción, la presentación de los productos y la política comercial,

puede contribuir [...] a la reputación de los productos en cuestión y,
por tanto, al mantenimiento de su sensación de lujo» (ap. 29).
Así pues, el sistema de distribución selectiva contribuye a incremen-
tar la sensación de lujo o prestigio de los productos distribuidos y, con
ello, a potenciar directamente la reputación o goodwill de la marca, e,
indirectamente, el carácter distintivo y el valor publicitario de la misma
en el mercado.
En esta misma línea ya se había pronunciado anteriormente, con
notable precisión técnica, la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de
Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) en su Sentencia de 14
de octubre de 2008 («L’Oreal S.A. y otros c. Univexva S.L.»)15, donde
reconoce que:
La pluralidad de condiciones en la comercialización de los productos de
determinadas marcas constituyen, en ocasiones, a modo primario, en otros,
de modo sobrevenido, un auténtico cuño de calidad que se proyecta de modo
directo e inmediato sobre la marca, al punto que el consumidor de productos
de alta gama, alía a la adquisición o goce del producto, determinados servicios
que no con ser complementarios, dejan de ser naturales en la gama de que se
trata, revirtiendo sobre la imagen misma del producto aquello que en prin-
cipio resulta ser o nace como elemento complementario al producto (Fdto.
Dcho 5.º).
Es por ello que [...], con referencia al segmento de lujo, el sistema de distri-
bución selectiva es relativamente normal y se justifica [...] por la necesidad del
fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, de tal manera que el propio
medio de distribución es, en sí mismo, parte del valor añadido, pues si se pro-
duce una apertura completa del sistema de distribución, se provoca una gran
discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del
cual se realiza (Fdto. Dcho 6.º)16.
Una distribución selectiva [...], con cláusulas directamente destinadas al
mantenimiento de la imagen y prestigio de la marca y a su constante revalo-
rización, responde desde la perspectiva del más puro derecho marcario, a la
función condensadora del goodwill o reputación cuya protección constituye
derecho del titular. Y siendo así, su infracción lo constituye de la marca misma
porque con ella se recula en la imagen y, por tanto, en una de las funciones de
la marca (Fdto. Dcho 7.º).
De esta influencia recíproca o retroalimentación entre la marca y los

sistemas de distribución selectiva se sigue, entonces, que la comercialización
15 La Ley Juris 208338/2008.

16 Citando, al respecto, Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia
(RRTDC) de 14 de octubre de 1997, 29 de diciembre de 1999, 6 de marzo de 2000 y 19 de
diciembre de 2002.
de los productos y servicios designados por la marca por parte de

distribuidores no integrados en la red de distribuidores autorizados
creada por el proveedor titular de la marca (las ventas grises o comercio
paralelo) podría terminar perjudicando al prestigio de esos productos y,
en consecuencia, perturbando la percepción que los consumidores tienen
de su calidad y prestigio, pervirtiendo en último término la función
de indicación del origen empresarial, lo cual —como vamos a ver a
continuación— podría conllevar una infracción del derecho exclusivo
de marca o, en su caso, un acto de competencia desleal por parte del
distribuidor independiente, además de un incumplimiento contractual
por el distribuidor integrado desleal.
III. El comercio paralelo (mercado gris) de bienes

de lujo y prestigio
El origen del comercio paralelo reside en las diferencias de precios
existentes sobre los mismos productos originales en diferentes países o
incluso en diferentes zonas o territorios de un mismo país. Diferencias
de precio que se justifican, fundamentalmente, en los mayores o menores
niveles de renta de la población de un concreto país o territorio; aunque
también en la mayor o menor aceptación y grado de conocimiento de
un producto en cada país o territorio. Los distribuidores no integrados
en redes de distribución (concesión, franquicia, distribución selectiva)
basan su negocio en esas diferencias de precios o de conocimiento del
producto, adquiriendo los productos de marca en países o territorios
donde su precio es más bajo para importarlos (importaciones paralelas)
y revenderlos en territorios donde esos productos resultan más costosos
a un precio inferior, lucrándose con la diferencia.
Hemos visto que en los sistemas de distribución selectiva los distri-
buidores autorizados sólo pueden revender los productos de la marca
del proveedor a los consumidores finales o a otros distribuidores que
formen parte de la misma red de distribución selectiva (suministros cru-
zados, incluso entre distribuidores integrados establecidos en distintos
Estados miembros del Espacio Económico Europeo [EEE]). Pero en no
pocas ocasiones los distribuidores autorizados ignoran la prohibición y
venden los productos de marca a terceros distribuidores ajenos a la red
(free riders o polizones), ya sea para dar salida al stock sobrante o a los
productos obsoletos, o porque reciben tentadoras ofertas de compra
de un elevado número de artículos que difícilmente podrían vender
mediante operaciones singulares con consumidores.
Surge así el mercado gris o comercio paralelo de artículos de lujo en

el ámbito de la distribución selectiva: la reventa de productos de marca
originales al margen del canal de distribución establecido por el fabri-
cante, que tiene su origen en un comportamiento indebido (infracción
contractual y deslealtad con el conjunto de la red) de alguno o algunos
de los miembros que conforman el mercado blanco (el fabricante, algún
licenciatario de fabricación o distribución o cualquiera de los distribui-
dores autorizados mayoristas o minoristas integrados en la red).
El comerciante o distribuidor independiente (no integrado), que puede
ser mayorista (almacenista) o minorista, se aprovecha de la indisciplina
o deslealtad de un miembro de la red de distribuidores autorizados para
adquirir productos de prestigio o alta cualificación técnica a un precio
razonable, con la intención de revenderlos en su establecimiento o
—también últimamente— a través de Internet17 a un precio inferior al
fijado por los distribuidores autorizados, lucrándose con la diferencia
que supone el evitar los costes derivados de las obligaciones propias del
sistema de distribución selectiva (establecimientos con determinadas con-
diciones, personal cualificado para asistencia al cliente, publicidad, etc.).
Estos distribuidores independientes son pasajeros sin billete, polizones,
que se aprovechan del prestigio de la marca y de las campañas publici-
tarias realizadas por el creador de la red de distribución para revender
los productos (navegando en la misma nave: la marca de prestigio) sin
incurrir en los costes (sin pagar el pasaje) que implica la integración en
la red de distribución selectiva.
Esta problemática se enmarca en el secular debate económico sobre la
eficiencia o ineficiencia del comercio paralelo y sus efectos sobre las redes
de distribución integrada; debate económico —de máxima trascendencia
si se sitúa en el marco del proceso de liberación mundial del comercio—
que se traslada al plano jurídico, situándose a mitad de camino entre
el derecho de la competencia y el derecho de la propiedad intelectual;
entre la libre competencia en el sector de la distribución, como máxima
expresión del principio de libre circulación de mercancías, y el respeto
a los legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial (patentes,
diseños, derechos de autor, derechos conexos y, sobre todo, marcas de
17 Las potencialidades comerciales de Internet y, en particular, los mercados creados en
torno a sitios de agregación de oferta y demanda mediante sistemas de subasta o similares,

hacen que, además del comercio electrónico entre empresarios (B2B) y entre empresarios y
consumidores (B2C), se den también casos de comercio paralelo por parte de consumidores
(comercio C2C) que adquieren productos de prestigio en países donde el precio de venta al
público es inferior para revenderlos luego a través de sitios de agregación como puede ser
«ebay.com» o «mercadolibre.com». Vid. sobre el fenómeno de los agregadores comerciales,
Carbajo Cascón, F., «La Distribución en Internet», cit., pp. 207 y ss.
productos), donde el problema económico del comercio paralelo se sub-

sume en la problemática jurídica del agotamiento del derecho exclusivo
y sus excepciones18.
El comercio paralelo favorece a priori la libre competencia en el sector
de la distribución al por mayor y al detalle, ampliando los puntos de
venta y reduciendo precios en beneficio de los consumidores. Por eso a
nivel comunitario y nacional se estableció el principio del agotamiento
de derechos exclusivos en el mercado interior desde la primera comer-
cialización de un producto en el Espacio Económico Europeo19.
Pero esta apreciación adquiere tintes distintos, especialmente complejos,
cuando el comercio paralelo afecta a productos de lujo, prestigio o espe-
cial cualificación técnica que se comercializan exclusivamente mediante
sistemas de distribución selectiva. El comercio gris (problema de por sí
complejo cuando se pone en relación con el respeto a los derechos de
18 Sobre el comercio paralelo o mercado gris en general, vid., en nuestra doctrina, De las
Heras Lorenzo, T., El agotamiento del derecho de marca, Madrid, Montecorvo, 1994; De
Martín Muñoz, A. J., El llamado comercio paralelo en el derecho mercantil europeo, Madrid,
Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pp. 23 y ss. y 38-40. Sobre los efectos de las ven-
tas grises en los sistemas de distribución selectiva en particular, vid. Massaguer Fuentes, J.,
«La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ventas grises», en Estudios de
Derecho Industrial en Homenaje a H. Baylós, Barcelona, (Grupo español de la AIPPI), 1992,
pp. 454 y ss.
19 Significa esto que el derecho exclusivo a controlar la comercialización de un producto
contraseñado por una marca se extingue (en relación con ese producto) tras la primera comer-
cialización del mismo en el EEE por el titular de la marca o por un tercero con su consen-
timiento, expresado de forma expresa o tácita. El agotamiento se limita así territorialmente
(regionalmente), quedando prohibidas las importaciones paralelas provenientes de terceros
países; es decir, no se admite el agotamiento internacional de los derechos de propiedad in-
telectual, con la intención de proteger el mercado europeo frente a las importaciones de paí-
ses con niveles de renta inferiores. Cfr., últimamente, STJCE de 15 de octubre de 2009 (As.
C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel, aps. 31 y 32).
El principio del agotamiento del derecho de marca en el EEE se establece en el art. 7 de
la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación
de las legislaciones nacionales en materia de marcas; actualmente derogada y sustituida por
la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008,
que recoge una versión codificada (en adelante DM). El mismo principio se establece para la
marca comunitaria, en el art. 13 del Reglamento CE n.º 40/94, del Consejo, de 20 de diciem-
bre de 1993, sobre la marca comunitaria; sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009,
del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada, en
adelante RMC). Señala Martín Aresti, P., «Comentario al artículo 36 LM», en Bercovitz
Rodríguez-Cano, A. y García-Cruces González, J. A. (dirs.), Comentarios a la Ley de
Marcas, 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 589 y ss., que el agotamiento internacional se
muestra, al menos en apariencia, como el más acorde con la globalización económica y con el
Tratado OMC (TRIPs/ADPIC) que la fomenta, sentando las bases para la liberalización del
comercio mundial. Sin embargo, el art. 6bis TRIPs no se pronuncia sobre este punto, limitán-
dose a excluir la posibilidad de invocar el agotamiento internacional con vistas a la solución de
conflictos de diferencias en el acuerdo TRIPs.
propiedad intelectual e industrial y, en particular, al derecho exclusivo

de marca) adquiere características propias, más espinosas aún, cuando
se refiere a productos de lujo, prestigio o alta tecnología que sólo se
distribuyen mediante sistemas de distribución selectiva.
Para expresarlo sintéticamente: los principios comunitarios de libre
circulación de mercancías y de libre competencia constituyen barreras o
límites a los derechos nacionales de marcas y al derecho sobre la marca
comunitaria; barreras que delimitan el alcance del derecho exclusivo,
plasmándose normativamente en el principio de agotamiento del de-
recho de marca (cfr. art. 7.1 DM; art. 13.1 RMC; art. 36.1 LM), el cual
establece una diferencia fundamental entre la existencia y el ejercicio
del derecho delimitando20. Ahora bien, esos límites a los derechos de
propiedad intelectual, en particular —por su importancia como elemento
estructural del mercado competitivo— al derecho de marca, sólo estarán
justificados cuando no perviertan la función específica de tales derechos;
en el caso concreto de la marca, cuando no alteren la función esencial de
la marca como garantía del origen empresarial (y, adicionalmente, como
información de la calidad) de los productos contraseñados con la misma.
Por eso se establecen excepciones al agotamiento cuando existan motivos
legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización
ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se
haya modificado o alterado tras su primera comercialización (cfr. arts.
7.2 DM, 13.2 RMC y 36.2 LM).
El licenciatario o distribuidor integrado en la red de distribución
selectiva que vende a terceros distribuidores ajenos a esa red contra lo
dispuesto en el contrato por el proveedor estará cometiendo una infrac-
ción contractual al vulnerar el pacto que prohíbe expresamente la venta
20 Que el derecho de marca (u otro derecho de propiedad intelectual) se agote no signifi-
ca que el derecho caduque, sino que el titular no puede ejercer su derecho de marca para impe-
dir la comercialización ulterior de los productos marcados una vez puestos en circulación por
primera vez en el territorio de referencia; en este caso, el Espacio Económico Europeo. Por lo
tanto el derecho exclusivo a impedir o autorizar la comercialización de productos designado
por la marca se extingue (se agota) únicamente respecto de los ejemplares del producto que
hayan sido objeto de una primera comercialización en el EEE por el propio titular o por un
tercero con su consentimiento, pero no con respecto a otros ejemplares del mismo producto
que no hayan sido objeto de una primera comercialización en el EEE. Cfr. STJCE de 1 de julio
de 1999 (As. C-173/98, Sebago y Maison Dubois, aps. 19-20); también STJCE de 3 de junio de
2010 (As. C-127/09, Coty Prestige Lancaster y Simex Trading, aps. 30-31).
La STS de 23 de marzo de 2007 (RJ 2007, 2317) se refiere al agotamiento como una «de-
limitación de los contornos» del derecho de marca, en el sentido de que no es una limitación
que opere por detracción de una facultad normalmente contenida en ese derecho, sino un lí-
mite general o conformador, por razón de la función social que se asigna a la marca —como
derecho exclusivo sobre un bien inmaterial— en el sistema de economía de mercado.
a comerciantes paralelos (sin perjuicio, además, según las circunstancias,

de posibles actos de competencia desleal contra el titular de la marca
y el resto de distribuidores integrados en la misma red, así como una
posible violación del derecho de marca por contravención de la licencia
—siquiera implícita— de marca). Pero el distribuidor independiente o
comerciante paralelo —que adquiere esos productos para su reventa—
no comete en principio infracción alguna de los derechos del titular
de derechos de propiedad intelectual una vez que el producto se haya
comercializado en el territorio del Espacio Económico Europeo por
su titular o por un tercero con su consentimiento; a no ser que altere o
modifique el estado o la presentación de los productos, lo cual no in-
cluye solamente los casos de alteración del producto y su presentación
(como el reenvasado o reetiquetado), sino también alteraciones en la
forma habitual de comercialización de tales productos. En tales casos el
titular del derecho de marca podría invocar las excepciones al principio
del agotamiento previstas en la legislación marcaria para defender viola-
ciones de su derecho exclusivo, al subvertirse la función de indicación del
origen empresarial; valor éste fundamental para el adecuado desarrollo
del mercado en términos de libre y leal competencia y también para la
correcta formación del criterio de decisión de los consumidores en tanto
que árbitros del mercado.
Como hemos visto ya, en los sistemas de distribución selectiva el
fabricante no pretende competir en el mercado en torno al precio, sino
destacando sobremanera la calidad y prestigio de los productos comer-
cializados con una marca que atesora por lo general un alto renombre o
notoriedad, resultando que la distribución mediante distribuidores espe-
cializados autorizados por el titular de la marca se erige en un factor que
contribuye a reforzar la imagen de calidad y prestigio de esos productos
de marca y, con ello, el poder distintivo del signo, ofreciendo mayor
seguridad y confianza a los consumidores que buscan en el mercado un
trato personalizado cuando demandan productos que identifican con una
imagen previa de lujo, glamur o alta definición técnica. Por eso, siendo
plenamente conscientes de los efectos beneficiosos que este modelo tiene
para la fabricación, distribución y consumo de productos cuya marca
atesora un alto prestigio, las autoridades de defensa de la competencia
han considerado que la prohibición de reventa a distribuidores indepen-
dientes constituye un pacto no perjudicial para la libre competencia (a
pesar de su evidente carácter colusorio, ex art. 101.1 TFUE, pues excluye
a comerciantes que no reúnen las características exigidas por el proveedor
y, de esta manera, frena también a priori el comercio paralelo), ya que
permite racionalizar la fabricación y la distribución de productos de lujo,
prestigio o alta tecnología que requieren una información y asistencia

personalizada a la clientela, así como el cuidado de la imagen de marca,
beneficiando también en última instancia a los consumidores de este
tipo de productos que identifican la calidad presumida a los mismos con
sistemas restrictivos de comercialización.
De lo que se colige, en último término, que la violación de la prohibición
de reventa a distribuidores independientes y el subsiguiente comercio
paralelo puede resultar sumamente pernicioso para el proveedor, para el
conjunto de distribuidores integrados en su red de distribución selectiva
e incluso para los consumidores que confían en el prestigio de la marca,
al cual asocian precisamente un modo muy concreto (selectivo) de dis-
tribución; sin que se haya justificado hasta el momento, con suficiente
rigor empírico, que el comercio paralelo de este tipo de productos de lujo
—comercializados en principio por distribuidores autorizados con unas
características básicas comunes— pueda aportar un efecto beneficioso
para la libre competencia en la distribución de tales productos y para
los intereses de los consumidores, incrementando el grado de eficiencia
en los tres niveles de fabricación, distribución y consumo; o cuando
menos en el último nivel, ya que —es preciso insistir— el consumidor
razonablemente informado no busca tanto ventajas en el precio como
garantías de autenticidad, calidad y asistencia personalizada en el trato
pre- y poscomercial.
El público presume el lujo, prestigio y la alta calidad de los productos
y servicios comercializados solamente por algunos establecimientos
distinguidos seleccionados y autorizados previamente por el fabricante
o importador, asociando así esa imagen de lujo y prestigio a la marca,
lo cual contribuye a acrecentar y mantener el renombre de la misma.
Por eso, la venta de esos productos y servicios de lujo, rodeados de un
halo de distinción, por distribuidores no autorizados, puede erosionar
la percepción que el público tiene de los mismos y diluir el renombre o
reputación de la marca que los distingue, perjudicando tanto al titular
de la misma como al conjunto de los distribuidores autorizados inte-
grados en la red de distribución selectiva y, en último término, a los
consumidores demandantes de productos de lujo y de una asistencia
personalizada antes y después de la venta por parte de distribuidores
especializados. Sin embargo, en los últimos años se aprecia un notable
incremento del comercio paralelo o ventas grises de productos de lujo
o alta tecnología. Un mercado paralelo en expansión (que actualmente
se multiplica a través del comercio electrónico en Internet), frente al
que los responsables de los sistemas de distribución reaccionan, por un
lado, desarrollando estrategias contractuales y comerciales específicas
destinadas a cerrar todo lo posible el sistema de distribución, evitando

fugas de productos originales hacia los mercados grises, y, por otro
lado, defendiendo activamente su sistema de distribución mismo y sus
legítimos derechos de marca, sea por la vía de la competencia desleal o
sea reclamando la infracción del derecho exclusivo de marca invocando
las excepciones al principio del agotamiento del derecho de marca.
IV. La tutela de la marca y de los sistemas de distribución

selectiva frente al comercio paralelo
El incremento sostenido de los sistemas de distribución selectiva como
mecanismo de distribución en los países desarrollados (y poco a poco
en las economías emergentes), apostando por la imagen, el prestigio y
la asistencia al cliente en la publicidad en detrimento de las condiciones
relacionadas con el precio, ha provocado a su vez un crecimiento expo-
nencial del comercio paralelo de estos bienes de lujo y alta tecnología
cada vez más demandados por el público, buscando ofrecer esos pro-
ductos de imagen cualificada a un precio inferior al que lo comercializan
los distribuidores autorizados por el titular de la marca; más aún tras la
generalización del comercio electrónico y de plataformas de agregación
de la oferta y la demanda dispersa en Internet (eBay, mercadolibre...).
Eso ha llevado en los últimos años a los titulares de marcas notorias
y renombradas y promotores de sistemas de distribución selectiva a
emprender una defensa firme de su marca y del conjunto de la red de
distribución frente a los comerciantes paralelos y a los agregadores
de información comercial (oferta y demanda) en Internet. Por un lado,
desarrollando estrategias contractuales y comerciales como la codificación
numérica de productos, incluyendo en los envases leyendas advirtiendo
que el producto sólo puede comercializarse por distribuidores autorizados,
e imponiendo restricciones a la garantía comercial del fabricante (que
sólo se ofrecen a quienes adquieran el producto en un establecimiento o
punto de venta autorizado). Por otro lado, interponiendo masivamente
demandas en las que se invoca aislada o conjuntamente competencia
desleal e infracciones del derecho exclusivo de marca (argumentando la
infracción en las excepciones al agotamiento del derecho exclusivo).
Ambas estrategias están claramente interrelacionadas. Las estrate-
gias contractuales y de marketing desarrolladas por los responsables
de las redes de distribución selectiva para reforzar la seguridad de sus
sistemas, como son las advertencias en los envases de que el producto
sólo puede comercializarse por distribuidores autorizados y la utiliza-
ción de códigos numéricos de identificación y control de cada artículo,
servirán como indicios relevantes a la hora de determinar la deslealtad

del comportamiento de distribuidores autorizados «traidores» y de
comerciantes paralelos o «polizones», ayudando a superar las dificul-
tades probatorias inherentes a los ilícitos por competencia desleal, en
tanto que ilícitos de facto (no de iure, como sucede con la infracción
de un derecho exclusivo) que requieren una estricta demostración de
los factores de deslealtad exigidos por la Ley para declarar la ilicitud de
un comportamiento. Asimismo, serán factores determinantes para decidir
la concurrencia de motivos legítimos a la oposición al agotamiento de la
marca y la consecuente infracción del derecho exclusivo21.
1. La protección de la marca y de los sistemas de distribución selectiva

mediante la competencia desleal
El comercio paralelo de productos de lujo distribuidos mediante siste-
mas de distribución selectiva puede —en función de las circunstancias—
resultar contrario a los buenos usos comerciales en el mercado (cláusula
general de deslealtad: actos objetivamente contrarios a las exigencias de
la buena fe) perjudicando tanto al proveedor como a los consumidores.
De hecho estas prácticas podrían tener cabida en algunos de los ilícitos
tipificados en la normativa sobre competencia desleal22.
En concreto, el comercio paralelo podría provocar riesgo de asociación
(art. 6 II LCD) entre los consumidores de productos de lujo o prestigio,
pues pueden llegar a pensar que el polizón forma parte de la red oficial
21 Conviene apuntar que las infracciones por el derecho de marca sólo pueden ser recla-
madas judicialmente por el titular de la marca o por un licenciatario exclusivo expresamente

autorizado para ello, mientras que las acciones por competencia desleal también pueden ser
interpuestas por distribuidores autorizados perjudicados por el comercio paralelo llevado a
cabo por distribuidores independientes, toda vez que el art. 33.1 LCD reconoce legitimación
activa para el ejercicio de acciones por competencia desleal a cualquier persona que participe
en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados
por la conducta desleal. Más aún, las acciones por competencia desleal también podrían ser
ejercitadas, según los casos, por el titular de la marca (sin perjuicio de acciones por infracción
de contrato) y por los distribuidores integrados en su red de distribución selectiva, contra
cualquier distribuidor autorizado que infringiera la prohibición de reventa fuera de la red.
22 Requisito imprescindible, en todo caso, es que las ventas grises susceptibles de ser
consideradas objetivamente contrarias a las exigencias de la buena fe (art. 4 LCD; cláusula

general) produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español, inclinán-
dose así por los efectos —y no por el origen— del acto de competencia desleal. Con lo que
podrá recurrirse a la Ley de Competencia Desleal si los artículos litigiosos son adquiridos en
terceros países, sean comunitarios o extracomunitarios, para su comercialización paralela en
España, pero también si los productos son adquiridos de distribuidores autorizados radicados
en España para su comercio paralelo en terceros países, pues en ambos casos se puede causar
perjuicio al titular de la marca y al conjunto de la red de distribución selectiva en España. Vid.
Górriz, Distribución selectiva y comercio paralelo, cit., p. 348.
de distribuidores autorizados, máxime si utiliza la marca del fabricante

en su establecimiento y publicidad para indicar que vende esos pro-
ductos y si los productos originales —como suele suceder— contienen
una leyenda en su envase advirtiendo de que ese producto sólo puede
ser comercializado por distribuidores autorizados por el titular de la
marca. Sin embargo, el art. 6 II LCD sólo considera desleal el compor-
tamiento que resulte idóneo para crear un riesgo de asociación respecto
de la procedencia de la prestación, y es muy posible que un consumidor
medianamente informado sepa apreciar con claridad diferencias en el
establecimiento, en la presentación de los productos y, sobre todo, en la
asistencia al cliente propias entre los distribuidores oficiales de artículos
de lujo o alta cualificación técnica y los distribuidores independientes.
Y es así porque en este sector del mercado la competencia no se hace en
función del precio, sino de la calidad de los productos y la imagen de
prestigio de la marca que los identifica y distingue en el mercado, resul-
tando que el público que consume este tipo de productos suele tener un
conocimiento elevado no sólo de las características de tales bienes, sino
también de su forma habitual de comercialización, siendo plenamente
consciente de las diferencias entre un distribuidor autorizado y un co-
merciante paralelo o independiente, fallando así el requisito esencial de
la idoneidad para crear riesgo de asociación. De modo, en definitiva,
que puede presentarse un serio problema de prueba para el demandante
por deslealtad, dependiendo la solución del caso de las circunstancias
puntuales relacionadas con la forma en que el comerciante paralelo lleve
a cabo la distribución23.
Podrían también apreciarse actos de engaño en las ventas grises de
productos comercializados en régimen de distribución selectiva. El art.
5.1 LCD exige para ello la utilización o difusión de informaciones fal-
sas o incorrectas o la omisión de las verdaderas siempre y cuando sean
susceptibles de inducir a error a las personas a las que se dirige el acto
sobre la naturaleza, características, modo de fabricación o distribución
de los productos o la existencia o no de asistencia posventa al cliente, la
situación del empresario o profesional que vende los productos o presta
los servicios, entre otras circunstancias posibles. Así, un comerciante
paralelo podría inducir a error a los compradores de los productos de
marca puestos a la venta al margen de la red oficial (más aún si en los
envases de los productos originales se advierte al consumidor de que el
producto sólo puede ser vendido por distribuidores autorizados por
el titular de la marca), haciéndoles creer —al igual que en el ilícito por riesgo
23 Cfr. Górriz, Distribución selectiva y comercio paralelo, cit., p. 354.

de asociación— que forma parte de la red de distribuidores oficiales de

la marca y, en consecuencia, que tienen derecho a los servicios postventa
normalmente ofrecidos por los distribuidores autorizados24. Ahora bien,
no habrá deslealtad en el comportamiento del comerciante paralelo si el
consumidor es plenamente consciente de que no está adquiriendo el pro-
ducto de un distribuidor oficial, sino de un distribuidor independiente que
lo ofrece a un precio inferior, y que, por consiguiente, el adquirente no
podrá tener acceso a los servicios postventa25. Surge así, una vez más, un
importante obstáculo probatorio para el demandante, ya que tendrá que
probar que la forma en que se produce la comercialización por el distri-
buidor paralelo induce o puede inducir a engaño a los destinatarios de la
oferta alterando su comportamiento económico, pues la norma establece
un claro criterio subjetivo en la noción de engaño: lo determinante no es
la posibilidad del engaño (que podría producirse por el simple hecho de
vender productos de lujo que normalmente se distribuyen solamente por
distribuidores autorizados), sino que la conducta del comerciante paralelo
pueda distorsionar el comportamiento económico de la clientela26. De
modo que el comerciante paralelo podrá evitar el error si advierte a los
consumidores que no es un distribuidor autorizado y que, por tanto, no
puede ofrecer los servicios postventa característicos de los distribuidores
oficiales. Y tampoco habrá engaño si de las circunstancias en que se produce
la venta de esos productos se desprende con claridad, para un consumidor
razonablemente informado, que el distribuidor no forma parte de la red
de distribuidores autorizados (ausencia de publicidad específica sobre el
producto, atención al cliente, etc.).
Es posible asimismo combatir el comercio gris recurriendo al ilícito
del aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 12 LCD).
En principio parece claro que el comerciante paralelo se aprovecha del
prestigio de la marca distintiva de los productos de lujo, así como de la
publicidad que el titular de la misma hace de tales productos para crear
y mantener esa reputación y aura de lujo27. Sin embargo, una vez más,
el ilícito sólo se considera desleal si concurre un factor adicional: que el
aprovechamiento de la reputación ajena sea indebido. Y entiende la doc-
trina especializada al respecto que, en el comercio paralelo de productos
24 Cfr. Massaguer, «La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ven-
tas grises», cit., p. 464.

25 Górriz, Distribución selectiva y comercio paralelo, cit., p. 357.
26 Vid. García-Cruces González, J. A., «Comentario al artículo 5 LCD. Actos de
engaño», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.), Comentarios a la Ley de Competencia

Desleal, Aranzadi Thomson-Reuters, 2011, pp. 128 y ss.
27 Así, Massaguer, «La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ven-
tas grises», cit., p. 467.

de lujo, el distribuidor independiente siempre se aprovechará de forma

inevitable de la reputación asociada a la marca de los artículos de lujo,
por lo que ese aprovechamiento no resultará indebido cuando la utili-
zación del signo ajeno esté justificada por el agotamiento del derecho
exclusivo de marca tras la primera comercialización28. Entiendo, sin
embargo, que debe tenerse en cuenta que en la distribución selectiva está
expresamente prohibida la reventa a distribuidores no integrados en la
red oficial, siendo además un pacto expresamente declarado válido por
la legislación de defensa de la competencia, lo que supone una barrera
lícita (no absoluta, como luego veremos) al comercio paralelo de pro-
ductos de lujo. En consonancia con ello, el distribuidor paralelo sabe o
debe saber (conviene no perder de vista el patrón general de la diligencia
del ordenado y leal comerciante) que el comercio paralelo que lleva a
cabo puede ser calificado de ilícito, siquiera sea por resultar contrario
a la cláusula general de competencia desleal (si no, directamente, por
infracción del derecho exclusivo de marca), al tratarse de un comporta-
miento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe; a pesar
de lo cual decide arriesgarse, aprovechándose de la reputación atesora-
da por la marca renombrada para atraer clientela dispuesta a adquirir
productos originales a un precio inferior (sean o no conscientes de su
condición de distribuidor no oficial). En definitiva el comportamiento
del polizón no es inevitable si es consciente o puede razonablemente
tener conocimiento por su actividad de que el comercio paralelo de esos
productos de lujo atenta contra la estructura y mantenimiento de un
sistema de distribución selectiva, existiendo cláusulas contractuales
destinadas a impedir la venta a terceros no autorizados que además se
consideran lícitas por la legislación antitrust29.
Sin perjuicio de lo anterior, también pueden apreciarse posibles ac-
tos de perjuicio a la reputación, perseguible vía cláusula general (art. 4
LCD), por el hecho de diluir el prestigio de la marca y del sistema de
distribución selectiva en su conjunto (teniendo presente la ya comenta-
da retroalimentación que se produce entre ambos), al ser vendidos los
productos de verdadero lujo o elevada cualificación técnica por alma-
cenistas o comerciantes no especializados que no preservan la sensación
de prestigio ni aportan asistencia al cliente.
28 Cfr. Górriz, Distribución selectiva y comercio paralelo, cit., pp. 359-360.

29 Las leyendas impresas en los envases de los productos distribuidos mediante redes de
distribución selectiva, informando de que tales productos sólo pueden ser comercializados por
distribuidores autorizados por el fabricante o proveedor de la red, pueden servir para «abrir
los ojos» a los «inocentes» comerciantes paralelos que desconocen el sistema de distribución
de esos productos, pasando —si deciden a pesar de todo desarrollar el comercio paralelo— de
bisoños comerciantes a auténticos polizones.
Por último, debe analizarse la posible concurrencia del ilícito de in-

ducción a la infracción contractual (art. 14 LCD), el cual, en el caso del
comercio paralelo de artículos de lujo objeto de distribución selectiva,
se desdobla en la deslealtad consistente en la inducción a infringir de-
beres contractuales básicos contraídos con los competidores (art. 14.1
LCD) y en la deslealtad derivada del aprovechamiento de una infracción
contractual ajena cuando, siendo conocida, vaya acompañada de circuns-
tancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor
del mercado u otras análogas (art. 14.2 LCD)30.
Será desleal, por tanto, la inducción por parte de un distribuidor in-
dependiente a un distribuidor autorizado (que actúa como proveedor
del primero en el mercado paralelo) para que infrinja una obligación
contractual básica de su contrato de distribución selectiva31, cual es
la prohibición de reventa a distribuidores no integrados en la red de
distribución oficial; y ello aunque entre el comerciante paralelo y el
fabricante o proveedor de la red de distribución selectiva no exista una
relación de competencia directa stricto sensu32 y aunque el distribuidor
independiente no llegue a obtener una ventaja o aprovechamiento de
esa infracción. Ocurre, sin embargo, que este ilícito contiene un factor
subjetivo que hace casi imposible la prueba, como es el hecho mismo de
la inducción a la infracción; prueba que corresponde al fabricante titular
de la marca, al proveedor del sistema de distribución selectiva (caso de
ser un tercero licenciatario) o a uno de los distribuidores oficiales o au-
torizados, lo que, en la práctica, reduce notablemente las posibilidades
de éxito de una demanda por deslealtad basada en este ilícito33.
30 No interesa a los comerciantes paralelos el tercer supuesto de deslealtad contemplado
en la norma referida: la inducción a la terminación del contrato; pues el comerciante paralelo

busca provocar y/o aprovecharse de la infracción contractual que supone la venta por un dis-
tribuidor autorizado a terceros distribuidores no integrados en la red oficial.
31 Del tenor literal de la norma (a lo que se suma el carácter de ilícitos de peligro de los
actos desleales, ex art. 1 LCD) se deduce que basta con la mera inducción; no es necesario que
se produzca de manera efectiva la infracción contractual.
32 Como es sobradamente conocido, el art. 3.2 LCD establece que la aplicación de la Ley
no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y pa-
sivo del acto de competencia desleal. Sí que habrá relación de competencia si la acción de com-
petencia desleal fuera interpuesta por uno de los distribuidores autorizados. Cfr. Massaguer,
La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ventas grises, cit., p. 465; también
Górriz, Distribución selectiva y comercio paralelo, cit., p. 363.
33 Vid. Massaguer, La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ventas
grises, cit., p. 466; del mismo autor, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid,
Civitas, 1999, p. 423, donde señala que sólo la casualidad o unos gastos desmesurados en una
agencia de investigación pueden proporcionar al demandante los medios de prueba que ne-
cesita para demostrar que uno de los distribuidores autorizados fue inducido a incumplir los
pactos relativos a la selección de revendedores.
Asimismo, se podrá reputar desleal el aprovechamiento ilícito por el

comerciante paralelo de la infracción contractual de un distribuidor auto-
rizado (sin necesidad de que se trate de una obligación básica) si, siendo
conocida, ha ido acompañada de alguna circunstancia adicional como puede
ser el engaño, haciéndose pasar como un distribuidor autorizado de la red.
En este caso no es necesaria la inducción a la infracción contractual, siendo
suficiente el aprovechamiento desleal, esto es, no justificado concurren-
cialmente. Aprovechamiento que se produce de manera manifiesta en el
caso de los comerciantes paralelos de productos de lujo, ya que, gracias a
la infracción de un distribuidor autorizado, podrán vender esos productos
en el mercado paralelo sin incurrir en los costes asociados a la pertenencia
a una red de distribución selectiva, lo que les permitirá reducir el precio
significativamente respecto al precio habitual del mismo producto en los
establecimientos autorizados. Más compleja es la demostración del co-
nocimiento de la infracción contractual por el comerciante paralelo, pues
no siempre un distribuidor independiente conocerá la existencia de una
red de distribución selectiva en la comercialización de los productos que
adquiere para la reventa, máxime si se trata de un almacenista o revende-
dor al por mayor; aunque no es menos cierto que ese conocimiento podrá
presumirse en la mayoría de las situaciones, sobre todo si —como sucede
actualmente— los productos de lujo o alta tecnología son identificados
con códigos numéricos y van acompañados de leyendas advirtiendo de
que sólo pueden comercializarse por distribuidores autorizados. Final-
mente, debe concurrir también una falta de legitimación concurrencial
en el comportamiento del comerciante paralelo, lo que significa que debe
emplear medios o finalidades torticeras, como el engaño (hacerse pasar
frente al distribuidor autorizado como un miembro más de la red de
distribuidores oficiales) o la intención de perjudicar la viabilidad misma
del sistema de distribución selectiva (lo cual sucedería si la actuación del
comerciante paralelo es habitual o sistemática, y no meramente puntual
o circunstancial, y también si el distribuidor independiente manipula o
destruye los códigos numéricos de control de los productos)34.
Este ilícito del art. 14.2 LCD es, probablemente, el que mejor se
ajusta al supuesto de hecho del comercio gris de productos de lujo. Sin
embargo, al igual que sucede con los ilícitos por confusión y asociación,
engaño o aprovechamiento de la reputación ajena, las estrictas condicio-
nes establecidas por el legislador complican seriamente la prueba de la
34 Vid. Massaguer, «La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ven-
tas grises», cit., pp. 469-470; también en Comentario a la Ley de Competencia Desleal, cit., pp.
425-426. Con carácter sintético, vid. Górriz, La distribución selectiva y el comercio paralelo,
cit., pp. 367-369.
deslealtad del acto (ya sea por el desconocimiento de la infracción con-

tractual, o ya por la falta de legitimación concurrencial) que recae siempre
sobre quien reclama la deslealtad35. Ahora bien, como se apuntó antes,
las estrategias comerciales seguidas por los responsables de sistemas de
distribución selectiva (codificación de productos, prohibiciones de venta
por distribuidores no autorizados impresas en los envases, restricciones
de garantías) han servido positivamente para minimizar los problemas de
prueba de la deslealtad del comportamiento de distribuidores autorizados
y de distribuidores paralelos36; y también para acreditar la concurrencia
35 Las dificultades probatorias de la deslealtad para el proveedor de una red de distribución
selectiva llevaron al Tribunal Supremo Alemán (BGH) a desarrollar la denominada tesis de la

estanqueidad o ausencia de lagunas (Lückenlössigkeit) en la red de distribución selectiva. Según
esta doctrina, si el fabricante o proveedor de la red de distribución selectiva consigue demostrar
el cierre completo de la red de distribución (esto es, que ha implementado un sistema estanco
en el que todos los distribuidores autorizados tienen las mismas prohibiciones de reventa a distri-
buidores independientes y en el que el fabricante actúa por igual, sin discriminaciones positivas,
contra posibles incumplimientos), se puede presumir cabalmente que el comerciante paralelo ha
adquirido los productos de lujo bien engañando a alguno de los distribuidores oficiales o bien
induciendo o aprovechándose deslealmente de la infracción contractual. La estanqueidad llegó
a configurarse en Alemania como un elemento estructural fundamental de los sistemas de dis-
tribución selectiva si el comerciante quería impedir el mercado gris de sus productos de lujo. El
problema surgió, sin embargo, cuando se intensificaron las importaciones paralelas de productos
de lujo, pues la Sentencia del BGH de 22 de junio de 1989 (Schweizer Aussenseiter; polizón suizo)
estableció —de manera polémica— que para presumir la deslealtad de un comerciante paralelo el
titular de la marca debía probar el cierre (estanqueidad) del sistema de distribución selectiva en
todos los países donde comercializara esos productos; algo sumamente difícil en la medida en que
no siempre es posible establecer sistemas de distribución selectiva rigurosamente cerrados en cada
país (pues depende en buena medida de los niveles de renta y la idiosincrasia comercial); y porque
no todos los países reconocerán (como sucedía en Suiza en el caso comentado) el aprovechamien-
to del incumplimiento contractual ajeno como un acto desleal.
La crisis de la doctrina de la estanqueidad fue total tras la publicación de la STJCE de 13
de enero de 1994 (As. C-376/92, «Metro SB-Grossmaerkte c. Cartier S.A.»), refrendada por la
posterior STJCE de 5 de junio de 1997 (As. C-41-96, «VAG Händlerbeirat eV c. SYD Con-
sult»), según la cual el reconocimiento de la validez de una red de distribución selectiva en el
mercado común no puede depender de la capacidad que pueda tener el fabricante de lograr
la «estanqueidad» del sistema en todas partes, aunque la legislación de determinados Estados
terceros se oponga a la consecuencia de este objetivo o incluso impida alcanzarlo; de lo que
se desprende que la estanqueidad de un sistema de distribución selectiva no es un requisito
de su validez con arreglo al Derecho comunitario. Vid. sobre el problema de la estanqueidad
o ausencia de lagunas en el Derecho alemán Fezer, Markenrecht, 4.ª ed., cit., p. 1653. En la
doctrina española, vid. la excelente exposición de Górriz López, Distribución selectiva y co-
mercio paralelo, cit., pp. 67 y ss.
36 La Cour de Cassation francesa declaró, en su sentencia de 27 de octubre de 1992 (caso
«Rochas»; en Dalloz 1992, Jurisprudencia 505) que el hecho de comercializar, a través de un

intermediario no autorizado, productos en cuyo envase figura la mención «venta exclusiva
por distribuidores autorizados» constituye, por sí mismo, un acto de competencia desleal.
De modo que, para la Jurisprudencia francesa, ni siquiera sería necesario probar la filtración
por parte de un distribuidor autorizado ni tampoco que ha existido inducción a la infracción
contractual o aprovechamiento indebido de la reputación ajena, presumiendo la existencia del
conocimiento de la infracción y el aprovechamiento desleal (no justificado) de la misma.
de excepciones al principio del agotamiento marcario y la consecuente

infracción del derecho exclusivo37/38.
El caso es que, a pesar de las dificultades probatorias apuntadas,
contamos ya con algunas resoluciones judiciales que declaran la des-
lealtad del comercio paralelo de productos distribuidos en sistemas de
distribución selectiva, sea de forma aislada o con carácter subsidiario o
complementario a infracciones marcarias.
37 La marca, con ayuda de los códigos numéricos, actúa como instrumento de protec-
ción de los sistemas de distribución selectiva legítimos, y la supresión de esos códigos puede
interpretarse como un acto de competencia desleal (sea por engaño o por la cláusula general
de deslealtad) y también como un motivo legítimo que excluye el agotamiento del derecho
de marca (cfr. art. 7.2 DM; art. 13.2 RMC y art. 36.2 LM; vid. infra IV.4). Vid. Sheppard, P.,
«Batch codes used in Davidoff: the brand owner’s view», European Intellectual Property Re-
view (EIPR) (2000), pp. 147 y ss. Para Górriz, la supresión de códigos de control debería
considerarse como regla general un motivo legítimo para exceptuar el agotamiento del dere-
cho de marca en los sistemas de distribución selectiva (Distribución selectiva y comercio pa-
ralelo, cit., pp. 418-420). Vid. también, en el Derecho alemán, Fezer, K.-H., Markenrecht,
4.ª ed., München, Beck, 2009, pp. 1683-1685, comentando la doctrina del Tribunal Supremo
alemán (BGH) sobre la licitud o ilicitud de los sistemas de codificación para proteger los sis-
temas de distribución selectiva y la tutela de los mismos (y, con ello, los intereses del titular de
la marca y de los distribuidores incluidos en la red) frente a su supresión mediante el derecho
de competencia desleal y el mismo derecho de marcas (pues no resultaría aplicable, en tal caso,
el principio del agotamiento del derecho exclusivo). Vid. también Ingerl/Rohne, Markenge-
setzkommentar, 2.ª ed., München, Beck, 2003, pp. 1216-1217.
38 La doctrina del TJCE sobre la estanqueidad o estructura estanca de un sistema de distri-
bución selectiva debe tomarse en consideración a la hora de analizar el alcance de las estrategias
comerciales empleadas por los titulares de marcas prestigiosas para combatir el comercio parale-
lo, en especial los códigos numéricos de control y las restricciones a las garantías comerciales. Es
un hecho que estas estrategias contribuyen a cerrar el sistema de distribución selectiva, evitando
fugas de las que se aprovechan los polizones. Sin embargo, de la doctrina sentada en la STJCE de
13 de enero de 1994 (As. C-376/92, «Metro SB-Grossmaerkte c. Cartier S.A.») se extrae como
consecuencia que, dado que la estanqueidad no es un elemento estructural de los sistemas de
distribución selectiva, el hecho de no cerrar completamente el sistema en todos los países donde
se comercializan los productos de la marca del titular no va a impedir al titular de la marca y
responsable de sistemas de distribución selectiva ejercitar acciones por competencia desleal y/o
infracción del derecho de marca en aquellos países donde se detecten ventas grises por un dis-
tribuidor no integrado en la red oficial. Ciertamente, en los países donde el fabricante no haya
cerrado su sistema de distribución selectiva (permitiendo la venta a distribuidores independien-
tes para incrementar su presencia en ese mercado o relajando la persecución de distribuidores
desleales que infrinjan la prohibición de reventa a terceros independientes) o en los que no se
prevea o no se admita la deslealtad por inducir a la infracción contractual o por aprovecharse
de esa infracción, el fabricante o el responsable de la red de distribución en ese país (una filial
licenciataria o un importador exclusivo) no dispondrá de argumentos suficientes para perseguir
a los comerciantes paralelos que adquieran los productos de esos comerciantes autorizados; pero
sí que estará legitimado para evitar que esos mismos productos sean luego revendidos por el
mismo polizón o un tercero en otro país donde el sistema de distribución selectiva sea férreo y
la legislación contemple mecanismos suficientes para declarar la deslealtad del acto o para perse-
guir infracciones al derecho exclusivo de marca.
Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Secc. 1.ª) de

22 de enero de 2001 («Antonio Marcelo Vaca S.L. y Clarins Paris S.A.
c. Mostazo y Cía S.A.»)39, aprecia comportamiento desleal por aprove-
chamiento desleal en beneficio propio de la infracción contractual ajena
(art. 14.2 LCD) por parte de un distribuidor paralelo, así como un apro-
vechamiento de la reputación y prestigio de los productos de la marca
«Clarins» (art. 12 LCD) y por el riesgo de confusión y engaño creado en
los consumidores (arts. 5 y 6 LCD). La Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza (Secc. 4.ª) de 20 de octubre de 2003 («Clarins Paris
S.A. c. Supermercados Sabeco»)40, después de estimar una acción por
infracción del derecho exclusivo de marca, reconoce también ilícitos
por competencia desleal en concepto de confusión, engaño y explotación
de la reputación ajena (arts. 5, 6 y 12 LCD).
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28.ª) de 5
de octubre de 2006 («Bulgari spa y Hevige Distribución S.L. c. Makro
Autoservicio Mayorista S.A.»)41, reconoce, tras estimar también con
carácter previo la demanda por infracción del derecho de marca, que
la venta gris daña de modo inmediato la capacidad competitiva del
distribuidor autorizado y a medio plazo la del propio fabricante, con-
cluyendo que:
[…] Si la desviación del producto es fruto de la inducción el comporta-

miento merecería la calificación de desleal, pues con ello se estaría obteniendo
una injustificada ventaja competitiva, pues la posición de privilegio no se al-
canzaría fruto de la eficacia de las propias prestaciones sino de la fama y del
atractivo de un producto, que otros han promocionado, y de la elusión en la
participación en los costes que entraña el integrarse en la red de distribución
(de formación de personal especializado, de inversión en instalaciones de de-
terminadas características que se adecuen a la imagen de la marca, de cuidada
publicidad, etc.). Pero también puede ser considerado ilícito concurrencial sin
que medie inducción si el tercero se aprovecha de lo que constituye una in-
fracción contractual por parte del distribuidor infiel y lo hace en unas circuns-
tancias que evidencian deslealtad, a tenor de lo previsto en el n.º 2 del artículo
14 de la LCD (Fdto. Dcho. 4º).
Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc.

9.ª) de 5 de octubre de 2007 («Perfumes Loewe S.A., Parfums Christian
Dior S.A. y LVHM Iberia S.L. c. Grupo Nokitel S.L.»)42, una vez acogida
la reclamación por infracción del derecho exclusivo de marca, dispone
39 AC/2001/542.
40 AC 2003/1693.
41 La Ley Juris 900/2007.
42 AC 2007/2063.
que la mera comercialización de los productos de las marcas «Loewe»

y «Dior» por un distribuidor ajeno a la red de distribución selectiva
es constitutiva de diversos supuestos de competencia desleal; a saber,
actos de confusión-asociación (art. 7), engaño (art. 5) y explotación de
la reputación ajena (art. 12),
… pues tal venta, tanto en su establecimiento abierto al público como a

través de su página web, crea el riesgo de asociación por parte del consumi-
dor respecto de la procedencia de la prestación realizada por la demandada,
induce a error sobre la naturaleza, características y distribución del producto
vendido y se aprovecha indebidamente, en beneficio propio, de las ventajas de
la reputación comercial adquirida por las demandantes (Fdto. Dcho. 4.º).
Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Secc.

8.ª/Tribunal de Marca Comunitaria) de 14 de octubre de 2008 («L’Oreal
S.A. y otros c. Univexva S.L.»)43, considera que, formulado —como es
habitual— el planteamiento de competencia desleal de forma subsidiaria
respecto de la infracción del derecho de marca y estimada la infracción
marcaria, no cabe analizar el segundo, la existencia de competencia
desleal; ajustándose así a la moderna línea jurisprudencial que rechaza
entrar a valorar el juicio de deslealtad de un comportamiento si antes
ha sido estimada la infracción de un derecho exclusivo de propiedad
intelectual o industrial susceptible de subsumir los distintos compor-
tamientos desleales del demandado formulados de manera subsidiaria
o alternativa (cfr. SSAP Madrid de 4 de mayo de 2006, 11 de enero de
2007 y 6 de junio de 2007)44.
Realmente esta última doctrina parece más correcta, pues muchos de
los ilícitos por deslealtad reclamados en procedimientos en los que aparece
implicado un derecho exclusivo de propiedad intelectual o industrial,
como sucede con las ventas grises de productos de lujo comercializados
43 La Ley Juris 208338/2008.

44 Cfr. La Ley Juris 2392479/2006; La Ley Juris 2597305/2007. Según esta doctrina, el otor-
gamiento de la protección por la normativa sobre propiedad intelectual o industrial hace inne-
cesario que se invoque además la tutela por la vía de la competencia desleal, no resultando ésta
aplicable cuando existe un derecho exclusivo que es además el único que puede activar los meca-
nismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora
de la competencia desleal reducido a aquellos extremos que no ampara la normativa específica,
dado su carácter residual o complementario. Según la doctrina de los círculos concéntricos, que
explican las relaciones entre los distintos ámbitos normativos, cuando un determinado acto ten-
ga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales
que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deban aplicarse, y no
la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo, que sólo será aplica-
ble en la medida en que el bien inmaterial no sea tutelable por la legislación especial o que el acto
concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquélla.
exclusivamente mediante sistemas de distribución selectiva, pueden

incluirse o subsumirse dentro del alcance del derecho exclusivo (confusión
y asociación, engaño, aprovechamiento o menoscabo de la reputación
ajena), cuya infracción no sólo perjudica al titular de tal derecho sino
también, en muchas ocasiones (especialmente tratándose de una marca), a
los consumidores y al mismo interés general en el funcionamiento correcto
del sistema competitivo. No obstante, en ocasiones puede darse el caso
de que un determinado comportamiento no llegue a vulnerar el derecho
exclusivo (en el caso del comercio paralelo, como veremos a continuación,
cuando por la forma en que se comercialicen los productos de lujo por el
distribuidor paralelo no se produzca un menoscabo de la reputación de
la marca ni se pervierta su función de indicación del origen empresarial)
y, sin embargo, puede llegar a calificarse de desleal por incurrir en algún
ilícito tipificado en la legislación sobre competencia desleal45.
Puede concluirse, entonces, que la legislación sobre competencia
desleal se aplicará a los signos distintivos o a cualquier conducta sus-
ceptible de afectar directa o indirectamente a esos signos, siempre que la
protección de tales signos no pueda obtenerse a través de su específica
regulación (cfr., entre otras, STS de 7 de octubre de 2009). De modo que
el reconocimiento de una infracción de la marca hace innecesario analizar
posibles ilícitos de competencia desleal, salvo que hagan referencia a
otras conductas concurrenciales que no queden subsumidas o incluidas
en la vulneración del derecho exclusivo.
A lo anterior se añade el menor esfuerzo probatorio que, por lo
general, debe realizar el titular de un derecho exclusivo de propiedad
industrial e intelectual para reclamar la infracción de su derecho exclusivo
(que le atribuye una posición de monopolio en el uso del mismo), ya
que le bastará con acreditar un uso indebido de su signo protegido para
interponer una demanda trasladando la carga de la prueba al presunto
infractor, quien tendrá que demostrar que el uso de la marca ajena no
45 V. gr., la inducción a la infracción de un deber contractual básico o el aprovechamiento
desleal en beneficio propio de una infracción contractual conocida, mediando engaño o con
la finalidad de eliminar competidores sin llegar a afectar al signo, ex art. 14.1 y 2 LCD; el
aprovechamiento del esfuerzo ajeno (publicidad, etc.) sin tener que asumir los costes de los
distribuidores autorizados (vía cláusula general, ex art. 4 LCD). El caso, en definitiva, es que
la normativa sobre competencia desleal debe situarse en un plano de complementariedad res-
pecto a la legislación sobre propiedad industrial e intelectual. Apunta el Tribunal Supremo al
respecto que «no cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia,
en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como tampoco la
posibilidad de que la Ley 3/1991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones
que, en todo o en parte, no la obtengan de la legislación especial reguladora de un específico
título de propiedad industrial» (STS de 13 de junio y 4 de septiembre de 2006).
infringe el derecho exclusivo de su titular, trasladándose así el debate

hacia el proceloso terreno del agotamiento de la marca y las excepciones al
mismo que justifiquen la oponibilidad del ius prohibendi a comerciantes
paralelos. Y finalmente, la protección del derecho marcario ofrece mayor
seguridad al titular de la marca en materia del cálculo de la indemnización
de daños y perjuicios, pues el art. 43.1 LM contempla expresamente la
posibilidad de solicitar indemnización del perjuicio causado al pres-
tigio de la marca por el infractor, especialmente por una presentación
inadecuada de aquélla en el mercado; el art. 43.3. LM dispone que para
fijar la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias,
la notoriedad, renombre y prestigio de la marca, atendiendo en caso de
daño al prestigio, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la
lesión y grado de difusión en el mercado; y, finalmente, el art. 43.5 LM
establece que el titular de la marca cuya violación hubiera sido declara-
da judicialmente tendrá en todo caso y sin necesidad de prueba alguna,
derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios
el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los
productos ilícitamente marcados, teniendo derecho además a exigir una
indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó
daños o perjuicios superiores.
2. La defensa de los sistemas de distribución selectiva a través del derecho

exclusivo de marca. El problema del agotamiento y sus excepciones
Desde la perspectiva del Derecho de marcas debe analizarse si las
ventas grises que afectan a sistemas de distribución selectiva quedan
legitimadas con carácter general por el principio del agotamiento del
derecho de marca o si, por el contrario, constituyen una excepción a
ese principio y pueden ser perseguidas por el titular de la marca. La
cuestión es sumamente delicada, pues sintetiza como pocas el delicado
equilibrio que debe mantenerse entre, por un lado, la promoción de
la libre circulación de mercancías en el EEE que favorece el comercio
paralelo como uno de los valores básicos del mercado interior (arts. 34
y 35 TFUE) y, por otro lado, la protección de los legítimos derechos de
propiedad industrial e intelectual, especialmente el derecho de marca,
como herramientas fundamentales del sistema competitivo de mercado
(art. 36 TFUE).
Como hemos visto antes, según el principio del agotamiento marcario
el titular del derecho de marca no podrá prohibir a terceros el uso de la
misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo
con dicha marca por el titular o por un tercero con su consentimiento

(cfr. art. 7.1 DM; art. 13.1 RMC; art. 36.1 LM 2001)46.
El agotamiento supone que una vez introducidos los productos en el
EEE por el titular o con su consentimiento no es necesario que se renueve
ese consentimiento para cada transmisión de la facultad de disposición
de los productos contraseñados por la marca, ya que con ello la marca
cumpliría su función esencial de identificar a su titular como fabricante y
responsable último de las mercancías, permitiéndole además controlar la
calidad de las mismas47. Pero para que opere el agotamiento es necesario
en todo caso que se dé la condición previa de que el producto haya sido
comercializado o puesto en circulación (presupuesto objetivo) dentro del
EEE (presupuesto territorial) por el titular de la marca o por un tercero
con su consentimiento (presupuesto subjetivo)48.
Por comercialización en el EEE ha de entenderse la cesión de la
facultad de disposición sobre la mercancía y la realización de su valor
económico, sea por el propio titular de la marca o por un tercero que
cuente con su consentimiento expreso o tácito49. En concreto, la transmi-
sión de la propiedad del producto contraseñado con la marca por parte
del proveedor o por un tercero autorizado por éste (por ejemplo, un
licenciatario de fabricación y distribución) al distribuidor integrado en
la red de distribución selectiva dentro del EEE supone la introducción
de ese producto en el comercio por primera vez en el EEE.
Sin embargo, en los casos —habituales en los sistemas de distribución
selectiva— de frascos de perfume presentados en pequeños envases que
contienen, además de la mención «prueba», la indicación expresa de «pro-
hibida su venta», se aprecia claramente la voluntad del titular de la marca de
excluir esos productos de la venta, sea fuera o dentro del EEE, por lo que
la entrega de esos «tester» o «probadores de perfume» a los intermediarios
vinculados contractualmente (distribuidores autorizados) con el titular
de la marca se produce a título gratuito, sin transmisión de propiedad y
46 Ello incluye también el uso de la marca por terceros para anunciar al público la comer-
cialización ulterior de tales productos (cfr. STJCE de 4 de noviembre de 1997, As. C-337/95,
«Parfums Christian Dior c. Evora», aps. 36-38), salvo que con ello traslade al consumidor una
imagen de pertenencia a la red de distribuidores de la marca (cfr. STJCE de 23 de febrero de
1999, As. C-63/97, «BMW AG y BMW Nederland BV c. Deenik», aps. 61-64).
47 Cfr. STJCE de 30 de noviembre de 2004 (As. 10/03, «Peak Holding»). Vid. Górriz
López, Distribución selectiva y comercio paralelo, cit., p. 392.

48 Vid. un análisis en profundidad de los tres presupuestos indicados en De Martín Mu-
ñoz, El llamado comercio paralelo en el Derecho mercantil europeo, cit., pp. 80 y ss.
49 Cfr. STCE de 30 de noviembre de 2004 (As. C-16/03, Peak Holding); STJCE de 15 de
octubre de 2009 (As. C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel, ap. 19); STJUE de 3 de junio
de 2010 (As. C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group y Simex Trading, aps. 34-40).
con prohibición expresa de venta, con la finalidad promocional única de

que los distribuidores puedan ofrecer a sus clientes finales la prueba
de esos productos; razón por la que no puede apreciarse un consenti-
miento tácito del titular de la marca para la comercialización de dichos
«frascos de prueba», ni, en consecuencia, aplicar a estos casos los efectos
del agotamiento del derecho exclusivo. Si no hay comercialización no
puede haber agotamiento de la marca, independientemente de si la entrega
de esos «tester» por el proveedor al distribuidor autorizado tiene lugar
fuera o dentro del EEE, por lo que el titular de la marca podrá oponer su
derecho exclusivo a la venta de esos probadores o muestras50.
Asimismo, según la doctrina establecida por la STJCE de 23 de abril
de 2009 (As. C-50/08, Copad c. Christian Dior Couture), cuando un
licenciatario de fabricación y distribución de productos de lujo incum-
ple una cláusula del contrato de licencia que, al objeto de mantener la
notoriedad y prestigio de la marca, le impide vender los productos de
marca a mayoristas, saldistas o empresas de venta a domicilio que no
formen parte de la red de distribuidores autorizados, habrá que entender
que existe una infracción del derecho exclusivo de marca por parte del
licenciatario (y no una simple infracción contractual) si dicha cláusula
encaja en alguna de las circunstancias señaladas con carácter exhaustivo
en el art. 8.2 DM51; y habrá que entender también, en consecuencia, que
50 Vid. STJUE de 15 de enero de 2009 (As. C-495/07, Silberquelle c. Maselli-Strickmode,
aps. 20-22); STJUE de 3 de junio de 2010 (As. C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group y
Simex Trading, aps. 42-48). El titular podrá impedir la comercialización ulterior de esos artícu-
los de demostración en cualquier mercado donde esté vigente su derecho exclusivo, inclui-
das las ventas realizadas desde mercados o plataformas de agregación de comercio electrónico
como eBay, tal y como establece la STJUE de 12 de julio de 2011 (As. C-324/09, L’Oreal c.
eBay, aps. 68-73).
51 El contrato de licencia no equivale, por tanto, a un consentimiento absoluto e incondi-
cional del titular de la marca para que el licenciatario comercialice los productos contraseñados
con la misma; antes bien, el titular puede poner limitaciones o condiciones a la comercializa-
ción del licenciatario fundándose precisamente en el poder que le confiere su derecho exclusi-
vo sobre el signo. Por eso, según el art. 8.2 DM (art. 48.2 LM 2001) el titular puede ejercitar el
derecho exclusivo de marca contra cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones
del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la natura-
leza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad
de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario (cfr. STJCE de 23 de
abril de 2009, aps. 47 y 48).
Podría entenderse, así, que la violación de una cláusula contractual que impide a un li-
cenciatario integrado en un sistema de distribución selectiva la venta de productos de lujo a
comerciantes paralelos mayoristas, saldistas, de venta a distancia o, en general, a distribuidores
paralelos que no trasladen una imagen de lujo y atención al cliente es susceptible de afectar a
la calidad de los productos por menoscabar su imagen de prestigio y la reputación de la marca
(cfr., STJCE de 23 de abril de 2009, aps. 26 y 30; también las Conclusiones del Abogado Ge-
neral, ap. 31), por lo que quedaría incluida dentro de las cláusulas comprendidas en el art. 8.2
DM (en particular la relativa a la calidad de los productos fabricados por el licenciatario).
no se produce el agotamiento del derecho de marca en la venta reali-

zada por el licenciatario a un tercero saldista (o en general a cualquier
distribuidor no integrado en la red de distribución selectiva), en tanto
en cuanto la infracción de la licencia supone que el titular de la marca
no habría autorizado la comercialización de los productos designados
con la misma en el EEE, ex art. 7.1 DM (art. 36.1 LM). En suma, que
no habría comercialización autorizada por el titular de la marca (por el
incumplimiento de las exigencias establecidas en el contrato en relación
con esa primera comercialización) y no se produciría así el presupuesto
objetivo —primer e inexcusable requisito para que se produzca el agota-
miento marcario—, si la infracción del contrato de licencia es susceptible
de afectar a alguno de los aspectos señalados en el art. 8.2 DM (art. 48.2
LM) como circunstancias de violación del derecho exclusivo de marca
(en particular, para el caso de los sistemas de distribución selectiva, la
calidad de los productos).
Sensu contrario, se interpreta que, si la infracción contractual no
es susceptible de encajar en alguna de las circunstancias del pacto de
licencia mencionadas en el art. 8.2 DM, se producirá una simple infrac-
ción contractual, pero no una violación del derecho exclusivo; y, por
tanto, en tales casos sí debe entenderse producido el agotamiento de la
marca en la venta realizada por el licenciatario a un tercero52. En particu-
lar, apunta el TJUE que, si a pesar de infringir la prohibición contractual
que impide al licenciatario vender a distribuidores no integrados en la
red de distribución selectiva creada por el proveedor, dicha venta del
licenciatario al tercero no permite —por la naturaleza concreta de los
productos, por las condiciones del tercero o por las circunstancias en
que se realiza— cuestionar la calidad de los productos de prestigio de-
signados con la marca53, habrá que entender producido el agotamiento
marcario sobre esos productos. De manera que, en estas situaciones, al
titular de la marca sólo le quedaría el recurso de invocar las excepciones
al agotamiento (ya producido) de la marca (arts. 7.2 DM y 36.2 LM)
para impedir la sucesiva o sucesivas comercializaciones de esos mismos
productos por parte del tercero o terceros adquirentes de esos productos
en el EEE (distribuidores independientes), si el método empleado en
sus establecimientos o sistemas de comercialización es susceptible de
52 Cfr. STJCE de 23 de abril de 2009, aps. 50 y 51.

53 Por ejemplo, porque los productos en cuestión no son merecedores de unas condicio-
nes excesivamente estrictas de comercialización, por no trasladar una sensación firme de lujo o
prestigio. También porque el tercero al que vende el licenciatario ofrezca, en apariencia, unas
condiciones objetivas de lujo, prestigio y atención al cliente en sus establecimientos y sistema
de comercialización que servirán en principio para mantener la aureola de prestigio de los pro-
ductos signados con la marca.
menoscabar la reputación de la marca y afectar negativamente el prestigio

de los productos54.
Producida entonces la primera comercialización del producto en
la venta u otra transmisión de propiedad realizada por el proveedor o
tercero autorizado por éste (licenciatario, importador) a un distribui-
dor autorizado dentro del EEE, cualquier restricción contractual a la
comercialización sucesiva del mismo producto (como es la prohibición
de reventa fuera de la red típica de la distribución selectiva, cláusula con-
tractual considerada válida por las disposiciones de derecho antitrust) no
impedirá, en principio, en caso de infracción del compromiso contractual
por el distribuidor autorizado, que se produzcan los efectos propios del
agotamiento del derecho de marca (pues se habrían cumplido ya, con la
primera comercialización, los tres presupuestos básicos del mismo, ex
art. 7.1 DM y art. 36.1 LM).
En consecuencia, la infracción de la prohibición contractual de re-
venta por el distribuidor autorizado tendría, en principio, únicamente
consecuencias jurídico-obligatorias: el titular de la marca podrá instar la
resolución del contrato y exigir la indemnización de daños y perjuicios
pertinente, ex arts. 1124 y 1101 CC55. Ahora bien, si se admite la existen-
cia de una licencia de marca —siquiera implícita— dentro del contrato
de distribución selectiva (o en los contratos de distribución indirecta
integrada en general) concertado entre un fabricante o proveedor y un
distribuidor (revendedor) mayorista o minorista56, interpretando in extenso
54 STJCE de 23 de abril de 2009, aps. 57 y 59. La interpretación, naturalmente, no se de-
tiene en el comerciante paralelo que adquiere los productos del licenciatario, sino que se hace
extensiva a posibles terceros que adquieran y revendan sucesivamente los productos de marca
sin condiciones que preserven la sensación de lujo o prestigio.
55 En el Derecho alemán vid. Ingerl/Rohnke, Markengesetzkommentar, 2.ª ed, cit.,
p. 1192, y Fezer, Markengesetz, 4.ª ed., cit., p. 1640.

El art. 16.3 PLCD 2011 dispone, con indudable acierto en pos de la seguridad jurídica en
las relaciones contractuales de distribución integrada (y en especial de la distribución selec-
tiva), que las conductas que menoscaben la imagen o el prestigio de la marca darán derecho a la
resolución del contrato con indemnización de los daños y perjuicios.
56 Vid. al respecto, mi trabajo, Carbajo Cascón, F., «El contrato de distribución selecti-
va», cit., pp. 856-858. También Martín Aresti, P., «Algunas cuestiones en torno a los contra-
tos de distribución comercial y los signos distintivos», en Herrero García, M.ª J. (dir.), La
Contratación en el Sector de la Distribución Comercial, Navarra, Aranzadi Thomson Reuters,
2011, pp. 97 y ss., especialmente pp. 114-115.
La licencia implícita de marca en contratos de distribución haría referencia a las cláusulas
relativas específicamente a la marca del proveedor pactadas entre proveedor y distribuidores.
En particular, usos publicitarios en el establecimiento (nombre comercial, indicación de que
se trata de distribuidor autorizado, publicidad en expositores y escaparates) o fuera del mismo
(campañas publicitarias indicando no sólo la oferta de esos productos, sino también la condición
de distribuidor autorizado, especialista en esos productos), la prohibición de usar proactivamen-
te la marca tras la extinción del contrato o, en el caso que nos interesa, la prohibición de reventa
la doctrina sentada por la STJCE de 23 de abril de 2009 (As. C-59/09,

Copad c. Christian Dior Couture), cabría admitir la facultad del titular
de la marca para dirigirse contra el distribuidor autorizado desleal por
infracción del derecho exclusivo de marca si, por las circunstancias en
que se realice la reventa de los productos de prestigio a un tercero no
integrado en la red de distribución selectiva, puede producirse un per-
juicio o menoscabo para la reputación de la marca y para el prestigio de
los productos que pueda afectar a la calidad de los mismos tal y como
es percibida comúnmente por un consumidor medio (ex arts. 8.2 DM
y 48.2 LM)57. Pero, en este caso, la infracción de la licencia (implícita)
por el distribuidor autorizado no impediría el agotamiento marcario,
por la simple razón de que dicho agotamiento ya se habría producido
con la primera comercialización realizada por el proveedor a dicho
distribuidor autorizado.
Agotado pues el derecho exclusivo de marca con la primera comercia-
lización del mismo por parte del titular de la marca o un tercero (licen-
ciatario, importador) a un distribuidor autorizado, el titular de la marca
no podrá impedir la reventa de esos productos por los distribuidores
autorizados a comerciantes paralelos (sin perjuicio, como decimos, de
las acciones contractuales o marcarias de que, en su caso, dispone contra
el distribuidor desleal). Pero eso no impedirá que las condiciones en
que luego el polizón o comerciante paralelo realice la reventa a otros
comerciantes paralelos o al público determinen una posible vulneración
del derecho exclusivo de marca.
La cuestión, llegados a este punto, consiste en determinar de qué
opciones dispone el titular de la marca para impedir la reventa de sus
productos de lujo o prestigio por parte de los comerciantes paralelos
(terceros distribuidores no integrados en la red de distribución selectiva);
ante el riesgo cierto que esas ventas pueden conllevar para la reputación
de la marca, el prestigio de los productos y la supervivencia misma de su
sistema de distribución selectiva. A tales fines, los ordenamientos comu-
nitario y nacional disponen un régimen de excepciones al principio del
agotamiento (arts. 7.2 DM y 36.2 LM), fundadas en la concurrencia de
motivos legítimos en el caso específico que justifiquen una reactivación
de su derecho exclusivo.
a comerciantes no integrados en la red de distribución (especialmente si son mayoristas, sal-

distas, almacenistas o vendedores a distancia) con la finalidad de mantener la reputación de la
marca y el prestigio de los productos.
57 Será decisivo entonces acreditar que la infracción de la prohibición de reventa a comer-
ciantes paralelos se hizo en circunstancias que pueden afectar a la calidad de los productos y
por tanto a la reputación de la marca. Fuera de estas circunstancias, el problema quedará redu-
cido a una mera infracción del contrato.
Con las excepciones legales al agotamiento marcario se está admitiendo

la posibilidad de invocar restricciones puntuales a la libre circulación de
mercancías cuando resulten necesarias para preservar las funciones propias
del derecho de marca; en particular, la indicación del origen empresarial,
aunque también, en conexión con ella, otras funciones como la de calidad
o la función condensadora del goodwill o reputación de la marca. En la
conciliación de intereses entre la libre circulación de mercancías en el
mercado interior comunitario y el respeto a los legítimos derechos de
marca se sitúa, a modo de bisagra, el principio de libre competencia: la
libre circulación de mercancías favorece el comercio paralelo y, con ello,
facilita la libre competencia en el sector de la distribución en beneficio de
los competidores, de los consumidores y de la eficiencia económica en el
mercado. Sin embargo, el comercio paralelo puede subvertir la función
esencial de la marca y pervertir con ello la elección de los consumidores,
perjudicando a éstos, a los titulares de marcas (sobre todo renombradas)
y al interés general en el funcionamiento eficiente del mercado58.
El problema reside en determinar el alcance que debe darse a esta dis-
posición; esto es, en perfilar los motivos legítimos que se pueden erigir
como excepción al principio general del agotamiento de la marca y, por
lo tanto, a la libre circulación de mercancías en el EEE. En este sentido,
el TJCE viene declarando que el empleo de los términos «en especial»
en el apartado segundo del art. 7 DM (excepciones al agotamiento), de-
muestra que el supuesto —indicado en la propia norma— relativo a la
modificación o alteración del estado de los productos que lleven la marca59
sólo se ofrece a modo de ejemplo de los que pueden ser unos motivos
legítimos para impedir el agotamiento del derecho de marca60.
58 El agotamiento favorece la libre circulación de mercancías y, con ello, la libre compe-
tencia en el sector de la distribución, beneficiando a la estructura competitiva del mercado y en

último término a los consumidores y usuarios. Sin embargo, el agotamiento pierde su raciona-
lidad económica y legitimación jurídica si llega a perjudicar a la marca objeto del comercio pa-
ralelo, viciando su función distintiva y su reputación, pues con ello acaba perjudicando tanto
a su titular como a los consumidores y al funcionamiento mismo del mercado en términos de
competencia.
59 La norma comunitaria recoge, de modo ejemplificativo, uno de los supuestos más ha-
bituales de conflicto entre marcas y comercio paralelo: la modificación del producto en su

forma o en su presentación (reenvasado, reetiquetado y sustitución de marca). Vid. al respecto,
De Martín Muñoz, El llamado comercio paralelo..., cit., pp. 186 y ss.; Fernández Fernán-
dez, M.ª Cristina, Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca,
cit., pp. 166 y ss.; Martín Aresti, «Comentario al artículo 36», 2.ª ed., cit., pp. 596-598.
60 Cfr. STJCE de 11 de julio de 1996 (As. acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93,
«Bristol Myers Squibb y otros», aps. 26 y 39); también STJCE de 4 de noviembre de 1997 (As.
C-337/95, «Parfums Christian Dior c. Evora», ap. 42).
Partiendo de esta consideración previa, el TJCE interpreta con carác-

ter general que el menoscabo causado a la reputación de la marca en la
reventa de los productos contraseñados con la misma puede ser, según
las circunstancias, un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del
artículo 7 DM (art. 36.2 LM), que justifique que el titular se oponga a
la comercialización ulterior de los productos de prestigio que fueron
puestos en circulación en la Comunidad Europea (ahora el EEE) por él
mismo o con su consentimiento61.
De esta manera, si consigue probar que las formas de comerciali-
zación de productos de lujo por comerciantes no integrados en la red
de distribución selectiva, sin condiciones que resalten el prestigio y la
utilización cuidada de la marca, pueden menoscabar la aureola de pres-
tigio de los productos (alterando la percepción que los consumidores
tienen sobre la calidad de los productos y el origen empresarial de los
mismos) y perjudicar así la reputación de la marca, corrompiendo por
ende las funciones publicitaria, de calidad y garantía de origen empre-
sarial de la marca, el titular de la marca podría invocar las excepciones
al agotamiento para recuperar o reactivar su ius prohibendi y oponerlo
contra los revendedores independientes o comerciantes paralelos ajenos
a su red de distribución.
La ya citada STJCE de 23 de abril de 2009 expone, de manera con-
creta, que la organización de un sistema de distribución selectiva puede
contribuir a realzar la reputación de los productos así distribuidos, in-
fluyendo sobre la percepción de la calidad que los consumidores tienen
de los mismos y, con ello, indirectamente, sobre la función indicadora
del origen empresarial de la marca62; de manera que la venta de esos
productos de prestigio fuera de la red de distribuidores autorizados
puede llegar a menoscabar la calidad de tales productos perjudicando
la reputación y la función distintiva de la marca. A este respecto, como
sugiere la misma STJCE de 23 de abril de 200963, para apreciar el me-
noscabo en la reputación de la marca deben tomarse en consideración,
en particular, los destinatarios de la reventa y las condiciones específicas
de comercialización de los productos de prestigio.
61 SSTJCE de 23 de febrero de 1999 (As. C-63/97, «BMW», ap. 49); y de 4 de noviembre
de 1997 (As. C-337/95, «Parfums Christian Dior c. Evora», ap. 43). Así lo ha venido enten-
diendo también la doctrina científica. Vid. entre otros, Martín Aresti, P., «Comentario al ar-
tículo 36 LM», 2.ª ed., cit., p. 599. También, Górriz López, Distribución Selectiva y Comercio
Paralelo, cit., p. 414.
62 As. C-59/08, «Copad c. Christian Dior Couture», aps. 56 y 57.
63 Ap. 58.
En definitiva: no puede afirmarse con carácter general que el comercio

paralelo de productos de lujo o prestigio por distribuidores indepen-
dientes, ajenos a un sistema de distribución selectiva, constituya per se
un menoscabo del buen nombre o reputación de tales productos y de su
marca susceptible de configurar en todo caso una excepción al principio
del agotamiento64.
De la cuidadosa doctrina del TJCE se desprende la necesidad de realizar
un análisis casuístico, examinando si, en cada caso concreto, la forma de
comercialización de los productos de prestigio por distribuidores inde-
pendientes al margen de las pautas de comercialización establecidas por el
proveedor a los distribuidores autorizados es susceptible de menoscabar
la reputación de los mismos hasta el punto de erigirse en excepción al
principio del agotamiento del derecho exclusivo de marca.
En esta línea hermenéutica se sitúa la jurisprudencia española reciente y
la de otros países de nuestro entorno, que tiende a garantizar la vigencia
y defensa del derecho exclusivo de marca frente al comercio paralelo
tanto en establecimientos no autorizados como a través de Internet
en sitios no autorizados por el titular de la marca, cuando, por la forma en
que se produce la comercialización, pudiera menoscabarse la imagen de
lujo de los productos objeto de sistemas de distribución selectiva y, con
ello, perjudicar la reputación de la marca y viciar la función indicativa
del origen empresarial.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 4.ª) de 20
de octubre de 2003 («Clarins Paris S.A. c. Supermercados Sabeco»)65
establece que los derechos de marca recayentes sobre productos de alto
prestigio (como son algunos productos de cosmética) abarcan también
la imagen misma de lujo de aquélla, «de modo que las acciones u omisio-
nes atinentes a concretos aspectos de su comercialización que lesionan
64 Así lo puso de manifiesto el profesor García Vidal en relación con la reventa de produc-
tos de lujo a través de Internet, apuntando que aun cuando Internet pueda ser un medio de co-
mercialización de inferior calidad que la propia de los sistemas de distribución selectiva, ello, por
sí solo, no implica un motivo legítimo para excepcionar el agotamiento marcario. Vid. García
Vidal, A., Derecho de Marcas e Internet, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 129-131.
No obstante, es preciso tener en cuenta que la venta en Internet tampoco puede igno-
rar por completo la necesidad de conservar cierta aureola de prestigio en la presentación de
los productos de lujo o alta gama. Más aún si el proveedor hubiera establecido una serie
de condiciones a los distribuidores autorizados para llevar a cabo la comercialización por vía
electrónica, sea en la presentación del sitio web, en la forma de destacar los productos objeto
del sistema de distribución y en la asistencia en línea al cliente (información, recepción de
reclamaciones, etc.), tal y como permiten las Directrices de interpretación de los Reglamentos
UE de acuerdos verticales n.º 2790/99 y, actualmente, n.º 330/2010.
65 AC 2003/1693.
dicha imagen de lujo y prestigio de los productos marcarios, constituyen

indudablemente lesión de los derechos mismos de marca»66.
Asimismo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc.
28.ª) de 5 de octubre de 2006 («Bulgari spa y Hevige Distribución S.L.
c. Makro Autoservicio Mayorista S.A.»)67, considera que la venta de los
prestigiosos perfumes de la marca «Bulgari» por un distribuidor mayorista,
con establecimientos abiertos al público (naves) situados en polígonos
industriales, exponiendo los perfumes de lujo de forma inadecuada sin
estar debidamente diferenciados y sin personal formado para atender y
asesorar al público, produciéndose la venta en régimen de autoservicio,
ofreciendo publicidad en folletos quincenales donde tales productos de
prestigio aparecen junto a productos alimenticios y de higiene personal,
está lejos de evocar la imagen de lujo que ha perseguido el titular de la
marca y su red de distribución selectiva; a lo que debe sumarse la mani-
pulación de embalajes y de los códigos de identificación insertos por el
fabricante en las cajas; todo lo cual —dice— «entraña una clara lesión
para la imagen de la marca, pues desmerece la presentación del producto
y puede generar dudas sobre su autenticidad, lo que resulta de especial
gravedad cuando lo que se quiere transmitir con la marca es la imagen
de lujo y exclusividad», y, «constituyen razones suficientes para que el
titular de la marca pueda oponerse a la comercialización por parte de
MAKRO de los productos originales de BULGARI, por la existencia de
motivos legítimos que, al amparo del artículo 36.2 de la Ley de Marcas,
justifican la apreciación de una excepción al principio del agotamiento
en el ámbito comunitario del derecho de marca»68.
66 Concluyendo en el caso concreto enjuiciado, que las condiciones y circunstancias con-
cretas en que se lleva a cabo la comercialización de los productos de una marca prestigiosa
(«Clarins») en los establecimientos abiertos al público del demandado («Supermercados Sa-
beco») «son sensiblemente deficitarias respecto de las de un distribuidor autorizado para ello
por la actora, tanto en cuanto a la presentación de dichos productos, preparación específica del
personal que atiende al público, como cumplimiento de las ofertas promocionales y campañas
publicitarias llevadas a cabo por la licenciataria en España de dichos productos de cosmética
de lujo, renovación de existencias, entrega de muestras gratuitas y prueba previa de los diver-
sos productos para poder seleccionar el adecuado a cada cliente, lo que afecta negativamente
a la imagen misma de la marca, con lesión de los derechos de su titular, lo que justifica la opo-
sición de éste a tal clase de comercialización de sus productos, por tratarse de un supuesto de
excepción al agotamiento del derecho de marca contemplado en el apartado 2 del artículo 36
de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001».
67 La Ley Juris 900/2007.
68 Como se advirtiera antes, el hecho de comercializar productos de lujo con envases
que avisan de que sólo pueden ser vendidos por distribuidores autorizados o la manipulación
de códigos numéricos de identificación no sólo sirven como referentes para posibles juicios de
deslealtad por engaño, asociación o aprovechamiento o menoscabo de la reputación ajena, sino
también para apreciar infracciones al derecho exclusivo de marca por perversión de la función de
calidad y, sobre todo, la función de indicación del origen empresarial común de esos productos.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9.ª) de 5 de

octubre de 2007 («Perfumes Loewe S.A., Parfums Christian Dior S.A.
y LVHM Iberia S.L. c. Grupo Nokitel S.L.»)69 entiende que tanto la
venta de productos de marcas prestigiosas a través de la página web de
la demandada (www.perfumesvalencia.com), pese a carecer de la corres-
pondiente autorización de distribución selectiva, como la circunstancia
de que tales ventas incluyen no sólo los productos específicos destinados
a la venta sino también los «tester» o envases de uso promocional (cuya
venta al público está prohibida), constituyen una excepción al principio del
agotamiento de la marca prevista en el art. 36.2 LM 2001, por constituir
los anteriores comportamientos motivos legítimos que justifican que el
titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Secc. 8.ª/Tribunal
de Marca Comunitaria) de 14 de octubre de 2008 («L’Oreal S.A. y otros
c. Univexva S.L.»)70, advierte también la existencia de una excepción al
principio del agotamiento del derecho de marca en la venta de perfumes
de lujo mediante un sistema de comercio electrónico automatizado en un
sitio web por un distribuidor no autorizado (www.perfumilandia.com)71,
señalando que:
El principio que por tanto impera en el ámbito de los productos de lujo
o gama alta sometidos a condiciones concretas de distribución que, por sus
69 AC 2007/2063.
70 La Ley Juris 208338/2008.
71 Que revoca parcialmente la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia (Juzgado de
Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios) n.º 1 de Alicante de 26 de marzo

de 2008 (vid. en La Ley 13646/2008), la cual rechaza que exista infracción del derecho de marca
por menoscabo de la reputación de marcas de lujo por el simple hecho de la comercialización on
line mediante un sistema de comercio electrónico de autocompra o automatizado en sitio web
(contratos web-clic), de productos verdaderos, no alterados ni manipulados, comercializados
previamente con permiso de las actoras titulares de las marcas en el Espacio Económico Euro-
peo, entendiendo que las exigencias impuestas por el titular de la marca a los distribuidores auto-
rizados en sistemas de distribución selectiva (como la cualificación profesional en perfumería del
personal; condiciones de almacenamiento de los productos; presentación adecuada del produc-
to, incluyendo exposición en escaparates; exposición de la publicidad en proximidad inmediata
del mostrador de venta; realización de acciones de prospección entre la clientela y apoyo de
campañas publicitarias y de promoción de las marcas; mantenimiento de un stock mínimo por
punto de venta y adquisición del producto a un concesionario autorizado dentro del territorio
comunitario...) podrán tener sentido en todo caso respecto de los encuadrados en el sistema de
distribución selectiva y a lo sumo servir de pauta comparativa con los que siguen un sistema
de venta tradicional, con un punto de venta físico, pero devienen carentes de aplicación a los
sistemas de comercio on line, donde el consumidor ya es conocedor de que se encuentra ante un
sistema de autocompra, sin asistencia alguna (ap. 18); sin que en el caso presente, del examen de
las impresiones de la pagina web de la demandada se pueda afirmar que el empleo de las marcas
ajenas sea lesivo ni esencialmente diverso su contenido al de otros sitios web, dedicados asimis-
mo a la venta on line de productos de perfumería, entre ellos los de las actoras (ap. 19).
estrictas condiciones, implica incluso una restricción del número de distribui-

dores autorizados y de las posibilidades de reventa, es el que la reventa no
encauzada por los distribuidores autorizados o en las condiciones básicas que
justifican la especialización de la distribución, supone per se un menoscabo a
la imagen del producto que escapa a ese canal de comercialización [...]
de modo que, «en atención a las condiciones y naturaleza del producto,
el incumplimiento de las mismas implica un objetivo daño a la repu-
tación y fama de la marca». Daño —dice— que también se produce si
el comercio paralelo se produce a través de Internet por distribuidores
independientes en condiciones en las que no se respete la imagen de lujo
y prestigio de los productos, pues «mantener que hay exención en el
cumplimiento de las normas específicas de distribución por razón del
tipo de comercio que se ejerce, supone privar de toda virtualidad a la
capacidad del titular de la marca de restricción en la distribución con
carácter general y, en particular, a la más limitativa vinculada [...] a la
propia imagen y reputación de la marca»72.
72 Entiende así el referido Tribunal que la comercialización de perfumes de lujo mediante
sistemas de autocompra en sitios web, sin diferenciar debidamente unos productos de otros,
una gama de otra (ordenar los productos por orden alfabético de las marcas) y sin ofrecer el
servicio específico al cliente que el titular de la marca impone a los distribuidores autorizados
en la venta mediante establecimientos abiertos al público (ofrecer servicio telefónico adminis-
trativo, pero no especializado sobre los distintos productos), «supone una igualación negativa
de calidad, que afecta de manera objetiva a la imagen de la marca que se pretende salvaguardar,
precisamente, a través de las normas específicas de distribución consistentes en la separación
de productos que desvalorizan la imagen de aquella [...} El contraste entre la conducta del pro-
ductor para con su marca en la fijación de normas específicas de comercialización, y la efectiva
comercialización on line, ajena a aquellas, conllevaría la afectación negativa de la marca, una
mácula que atenta a la reputación de la marca y, por tanto, a una de las funciones específicas
de la misma cuya protección corresponde a su titular —art. 9 RMC y 34 LM respecto de las
marcas nacionales— que adquiere el derecho de excluir conductas de esta naturaleza incluso
respecto de productos para reventa por haber sido previamente dispuestos por el titular de
aquella o con su consentimiento —art. 13.2 RMC».
La anterior interpretación se ve sustentada por las Directrices de interpretación del Regla-
mento (UE) n.º 330/2010, las cuales reconocen (ap. 54) que en determinados casos el provee-
dor puede exigir niveles mínimos de calidad en el diseño y presentación de un sitio web por
parte de los distribuidores autorizados (y, por tanto, de los comerciantes paralelos), garanti-
zando con ello la visibilidad del producto en la red y un servicio eficiente de atención al cliente
en línea; todo ello con la finalidad de preservar la imagen de lujo o prestigio de la marca y sus
productos también en el mercado virtual. Vid., in extenso, Carbajo Cascón, «La distribución
en Internet», cit., pp. 200-202. La misma postura parece acogerse en los arts. 14.2 y 3 PLCD
2011, donde, después de afirmar que el proveedor no podrá prohibir al distribuidor el acceso
a la venta por Internet salvo por motivos de salud pública o seguridad de los consumidores, se
dispone (en consonancia con las directrices sobre acuerdos verticales) que, ello no obstante,
se podrán establecer en el contrato condiciones que tengan carácter necesario, no sean discri-
minatorias y sean proporcionadas, para la comercialización del distribuidor por Internet,
con salvaguarda de los niveles de calidad y protección de la imagen de marca y prestigio del
sistema; si bien, se señala también que en ningún caso dichas condiciones impedirán, por
medios directos o indirectos, el acceso de los destinatarios finales a la web o a los productos
Finalmente, la SAP Valencia (Sección 9.ª) de 3 de junio de 2010, se

mantiene en esta misma línea, apuntando que altera la imagen de lujo y
glamur de la marca la comercialización en Internet de perfumes de fras-
cos de prueba sin ofrecer una adecuada presentación de los mismos para
cuidar la imagen de marca (apareciendo entremezclados aleatoriamente
con otras marcas, algunas de gran consumo), sin apoyo publicitario es-
pecífico y sin ningún tipo de asesoramiento, haciendo especial hincapié
únicamente en el carácter rebajado del producto.
3. Recapitulación crítica: entre la libre circulación de mercancías y la

tutela de la marca
A la vista de los argumentos doctrinales y jurisprudenciales expuestos,
podemos concluir que no siempre puede deducirse una infracción de
marca por la venta realizada por el distribuidor autorizado a distribui-
dores independientes o por las reventas realizadas posteriormente por
estos comerciantes paralelos. Para poder decidir in solidum en cada caso
concreto, habrá que analizar, en primer lugar, si la marca y los produc-
tos contraseñados por la misma tienen características de lujo, prestigio
o alta gama reales como para «merecer» un sistema de distribución tan
restrictivo como es el de la distribución selectiva; y, en segundo lugar,
si la forma de actuar del distribuidor autorizado infractor o la forma de
actuar del comerciante paralelo de productos de lujo o alta gama distin-
guidos con marcas notorias o renombradas73 (y no la mera infracción de
del distribuidor, denegarán el suministro a los destinatarios finales por razón de su proce-
dencia o impondrán precios superiores a los de la venta presencial. Vid., al respecto, Fuentes
Naharro, M., «Distribución selectiva e Internet: análisis de la problemática concurrencial
del fenómeno desde las restricciones verticales a la libre competencia», Revista de Derecho
de la Competencia y la Distribución (RDC), n.º 6 (enero-junio 2010), pp. 117 y ss. De modo,
en consecuencia, que el proveedor no podrá impedir o entorpecer de forma absoluta la venta
por Internet a los distribuidores integrados en su red (pues de lo contrario el acuerdo podría
verse privado del beneficio de la exención de la prohibición de pactos colusorios; cfr. STJUE
de 13 de octubre de 2011, As. C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS, aps. 60-61),
si bien la venta en Internet por comerciantes paralelos sin mantener condiciones similares o
equivalentes de prestigio, además de una ventaja competitiva desleal, sí que podría perjudicar
la reputación de la marca y sus productos, justificando (además de la ya comentada resolución
contractual) excepciones al agotamiento de la marca.
73 Tener en cuenta, entre otras circunstancias, el volumen y frecuencia de las ventas efec-
tuadas por el distribuidor autorizado desleal y las características de los destinatarios de esas
ventas, tales como la naturaleza y mayor o menor prestigio del comerciante paralelo, la situa-
ción y presentación comercial de su establecimiento y, en su caso, de su sitio web, la forma de
presentar el producto de lujo al público, la existencia o no de asistencia preventa y postventa es-
pecializada; también circunstancias relativas a la forma de comercialización de los productos,
como la presentación del producto en campañas publicitarias, si se han producido manipula-
ciones de envases con códigos de barras o se han suprimido etiquetas o envases a productos
comercializados fuera del EEE, etc.
la prohibición contractual o el mero hecho del comercio paralelo, como

parece admitirse en algunos países, como Francia) son susceptibles de
crear un riesgo de asociación susceptible de engañar a los consumidores
y/o de constituir un aprovechamiento o menoscabo a la reputación de la
marca que acabe afectando también a su función de calidad y a la función
básica de garantía de un origen empresarial común.
Por lo que se refiere en concreto a las excepciones al agotamiento
marcario (arts. 7.2 DM y 36.2 LM) es posible advertir cómo tras los
motivos legítimos para oponerse al agotamiento del derecho de marca de
productos de prestigio comercializados mediante sistemas de distribución
selectiva apuntados por doctrina y Jurisprudencia están representados
realmente comportamientos y valores propios de la competencia desleal.
Por eso, no falta quien propone analizar cada caso de comercio paralelo
particularizadamente, extramuros del derecho marcario, recurriendo
al examen circunstancial de los hechos concretos a través del derecho
de competencia desleal; entendiendo —no sin razón— que ese análisis
casuístico o coyuntural es impropio de un derecho de atribución o de-
recho de exclusiva como es el derecho de marca.
Pero, en el fondo, no debe olvidarse que el principio del agotamiento
de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y en particular el
agotamiento del derecho de marca, no es sino una plasmación o inserción
del principio procompetitivo de la libre circulación de mercancías en el
EEE (impulsor del comercio paralelo y manifestación del principio de
libre competencia en el sector de la distribución comercial) dentro
de las distintas leyes que contemplan y regulan los derechos de propiedad
industrial e intelectual; a modo de delimitación del derecho exclusivo.
Por ello, en la misma línea, habrá que entender que las excepciones al
límite del agotamiento no son sino la institucionalización de una regla
(fruto de una determinada orientación político-legislativa favorable al
fortalecimiento del derecho de marca) que permite la defensa del derecho
de atribución (marca) para casos concretos en los que determinados com-
portamientos de mercado puedan poner en peligro la función esencial del
mismo: identificar el origen empresarial del producto correspondiente,
preservando sus características de calidad y, en su caso, su reputación.
Las excepciones al agotamiento buscan preservar la defensa de la
marca como instrumento de competencia (y, con ello, tutelar la libre y
leal competencia) frente a los abusos provenientes del comercio paralelo
(sea en origen cuando se aplican a las ventas de un distribuidor autori-
zado que infringe una prohibición de reventa, o sea en destino cuando
se aplican a las reventas efectuadas por polizones) que puedan afectar al
renombre y a la función distintiva genuina del signo (identificar el origen
empresarial común de todos los productos identificados con la marca) en

perjuicio de su titular, de los distribuidores autorizados como usuarios
autorizados del signo y a los propios consumidores y usuarios. Ésta es la
razón de que no se establezca un elenco cerrado de excepciones, sino una
norma abierta y algunos ejemplos, que requieren en todo caso un examen
detallado de las circunstancias que rodeen el caso concreto, muchas de
las cuales pueden constituir comportamientos de competencia desleal.
De ahí las evidentes dificultades de los Tribunales (plasmadas sobre todo
en las decisiones prejudiciales del TJUE) para establecer una doctrina
firme y uniforme sobre el alcance del agotamiento y sus excepciones. Y
de ahí también, finalmente, la dificultad para concebir las ventas grises
en la distribución selectiva como una infracción de marca y/o un caso
de competencia desleal en todo caso.
Resulta coherente con la explicación anterior que si los sistemas de
distribución selectiva, basados en el poder distintivo de las marcas
de prestigio, se caracterizan por contener una prohibición de reventa a
comerciantes paralelos —que constituye una excepción autorizada por
el Derecho de la libre competencia a ese principio de libre circulación
de mercancías—, las ventas de productos de lujo o alta gama efectuadas
por estos distribuidores no integrados en la red de distribución selectiva
del proveedor (aprovechándose de actos de deslealtad de distribuidores
autorizados) puedan ser consideradas como una excepción al principio
del agotamiento marcario (plasmación del principio de libre circulación
en la normativa marcaria y derechos de propiedad intelectual en general)
cuando, por la forma en que se realicen las ventas grises, puedan pervertir
la función esencial de la marca como medio de identificación del origen
empresarial y seña de calidad y publicitaria de los productos contraseñados,
provocando un riesgo de confusión o asociación en el mercado, engaño
para los consumidores, un aprovechamiento de la reputación ajena o el
menoscabo de la reputación de la marca de la que se aprovecha su titular
y el conjunto de los miembros de la red de distribución selectiva.
Así, al igual que sucede con los límites propiamente dichos al derecho
de marca, establecidos en el art. 6 DM y en el art. 37 LM, los cuales sólo
se consideran lícitos siempre que el uso de la marca ajena en cualquiera de
las formas permitidas se haga «conforme a las prácticas leales en materia
industrial y comercial» (esto es, cuando el uso de la marca ajena en una
de esas formas no represente un acto de competencia desleal, en forma,
ad. ex., de asociación parasitaria, engaño, aprovechamiento del renombre
o reputación de la marca, o perjuicio o menoscabo de esa reputación)74,
74 Al respecto, STJCE de 17 de marzo de 2005 (As. C-228/03, «The Gillette Company,
Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratoires Ltd Oy», ap. 46).

tampoco el agotamiento del derecho de marca, concebido como límite

endógeno o delimitación apriorística de los contornos propios del derecho
de marca, puede emplearse o invocarse para hacer un uso desleal de la
marca ajena hasta el punto de dejar sin efecto las funciones características
de ésta que hacen de ella un elemento estructural básico del sistema de
economía de mercado; lo que justifica, a la postre, que se interpreten
como motivos legítimos para excepcionar el agotamiento del derecho de
marca aquellos comportamientos susceptibles de ser calificados como
actos de competencia desleal (asociación, engaño, aprovechamiento y
menoscabo de la reputación ajena, obstaculización…), correspondiendo
a los órganos jurisdiccionales nacionales la valoración del uso de la marca
ajena conforme a esas prácticas leales en materia industrial o comercial
mediante la apreciación global de todas las circunstancias del caso75.
De esta forma, al reconducir situaciones susceptibles de ser califica-
das como desleales hacia el derecho exclusivo de marca, por la mayor
protección que éste ofrece (ilícito normativo, frente al ilícito fáctico
de la competencia desleal)76, se estaría reforzando considerablemente
la posición de los titulares de marcas de prestigio que utilizan siste-
mas de distribución selectiva para comercializar sus prestaciones en el
mismo con fundamento en la imagen de marca más que en el precio;
pero también se estarían protegiendo indirectamente los intereses de
los consumidores en recibir una comunicación o información fiable
sobre la calidad y prestigio de tales productos a través de su marca; con
lo que, en definitiva, se estaría contribuyendo —a través del derecho
marcario— a reforzar la existencia efectiva de una competencia libre y
correcta o leal en el mercado77.
El agotamiento de la marca (de los derechos de propiedad intelectual e
industrial en general) constituye una norma de mercado —justificada por
la lógica de la libre circulación de mercancías y de la libre competencia
en el sector de la distribución— inserta en la legislación sobre bienes
inmateriales para delimitar el derecho exclusivo, de modo que no impida
las comercializaciones sucesivas de productos que lleven incorporados
uno o varios bienes inmateriales. Pero siendo una norma de mercado, el
agotamiento también debe respetar las funciones básicas de los derechos
75 Cfr. la antes citada STJCE de 17 de marzo de 2005 y también la STJCE de 7 de enero
de 2004 (As. C-100/02, «Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. C. Putsch GMBH»).
76 En el ilícito normativo al titular de la marca le basta con acreditar el uso de su marca
por un tercero no autorizado debidamente, trasladando a éste la carga de la prueba del uso
lícito, mientras que en el ilícito fáctico es el titular de la marca quien tiene que probar la con-
currencia de un conjunto razonable de circunstancias que acrediten la deslealtad del acto.
77 Así, Fezer, Markenrecht, 4.ª ed., 2009, cit., p. 1652.
sobre bienes inmateriales, en particular el derecho de marca, por cuanto

éstos constituyen piezas básicas para el funcionamiento eficiente del
mismo mercado en términos de libre competencia.
De ahí que se establezcan excepciones al agotamiento del derecho exclusivo
de marca cuando el comercio paralelo de productos no resulte conforme a las
prácticas leales en materia industrial y comercial, de modo que pueda llegar
a perturbar o trastornar las funciones básicas de la marca como instrumento
de información y discriminación de ofertas para el consumidor: el prestigio
o reputación de los productos, la calidad de los mismos y la garantía de un
origen empresarial común. Y de ahí también que los motivos legítimos para
oponerse al agotamiento requieran un análisis ad hoc de las circunstancias
concretas que rodean cada caso de comercio paralelo; análisis éste —como
acabamos de apuntar— más próximo al derecho de competencia desleal
que al derecho de atribución o de exclusiva propiamente dicho, pues no
basta con acreditar el simple uso no autorizado del signo protegido, sino
que, agotado en principio el derecho sobre el signo, el titular tendrá que
hacer un esfuerzo probatorio mayor y demostrar al menos la concurrencia
de circunstancias concretas que sirvan para frustrar el papel de la marca
como instrumento básico del sistema competitivo y, en particular, para
perturbar el normal funcionamiento y amenazar la propia supervivencia
del sistema de distribución selectiva creado por el titular de la marca, en
detrimento de los intereses de su titular, de los distribuidores integrados en la
red, de los consumidores y del interés general en el correcto funciona-
miento del mercado en términos de libre y leal competencia; trasladando
luego al comerciante paralelo demandado la carga principal o más pesada
de la prueba para acreditar, bien que el sistema de distribución selectiva es
una mera apariencia que no se corresponde con la verdadera naturaleza
del producto y la percepción que el público tiene del mismo a través
de la marca, o bien que las condiciones en que se ha comercializado el
producto por el propio comerciante paralelo no desmerece para nada la
reputación de la marca ni el prestigio de los productos de lujo78.
78 No obstante, en la práctica se antoja harto difícil la prueba para el comerciante para-
lelo, máxime si se tienen en cuenta las estrategias comerciales empleadas por los titulares de
marcas famosas para proteger su red de distribución oficial, pues no será fácil probar la mera
apariencia del sistema de distribución selectiva o su falta de correspondencia con el producto
contractual, como tampoco lo será acreditar condiciones de comercialización que no perju-
diquen la imagen de prestigio de la marca asociada al sistema de distribución selectiva, pues
los comerciantes paralelos lo que buscan es obtener el máximo rendimiento de la reventa de
productos de lujo asumiendo los menores costes posibles, compitiendo así en el precio —y
no en imagen o asistencia— con los distribuidores autorizados (que deben asumir elevados
costes en la presentación de sus establecimientos, publicidad y asistencia al cliente).
En línea con estas conclusiones, señala la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Alicante (Secc. 8.º/Tribunal de Marca Comunitaria) de
14 de octubre de 2008 («L’Oreal S.A. y otros c. Univexva S.L.»), antes
citada, que
la relación entre el menoscabo de reputación de la marca, la forma de comer-
cialización y el renacimiento de la facultad de exclusión del titular, requiere de
métodos de análisis variables valorando las circunstancias concurrentes. Así
ocurre en los casos de sometimiento de una marca a un específico sistema de
distribución, vinculado a la comercialización y de forma indirecta, a la pu-
blificación, pues en estos casos resulta preciso examinar si el incumplimiento
de las normas de distribución implica menoscabo de la marca. Tal afirmación
implica además, una alteración de la carga de la prueba, mejor dicho, una re-
distribución de dicha carga ya que si están diseñadas formas de distribución,
vinculadas a formas de calidad del servicio comercializador amparado por el
agotamiento, debe imponer al demandado el gravamen de probanza del méto-
do de comercialización y la inalteración de las condiciones de prestigio parti-
culares de la marca mediante el uso de tal método alternativo al determinado
por el titular de la marca (Fdto. Dcho 4.º)79.
También la STJCE de 23 de abril de 2009 (As. C-59/08, «Christian

Dior couture S.A. c. Copad S.A.») indica que incumbe el juez nacional
apreciar, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, si la comercia-
lización ulterior de los productos de prestigio de la marca efectuada por
el tercero utilizando los métodos usuales del ramo causa un perjuicio a la
reputación de esta marca, debiendo tomarse en consideración al respecto,
en particular, a los destinatarios de la reventa y las condiciones específicas
de comercialización de los productos de prestigio (aps. 57 y 58).
Puede apreciarse, en definitiva, cómo, siguiendo la estela dejada por la
cuidada doctrina del TJCE80, se adoptan posiciones híbridas que buscan
79 Concluye la misma resolución apuntando extremos probatorios que podrían servir para
justificar el comercio paralelo de productos comercializados mediante sistemas de distribución

selectiva por el titular de la marca: «En sentido negativo diríamos que el titular de la marca pue-
de oponerse legítimamente conforme al apartado 2 del artículo 13 del Reglamento de la Marca
Comunitaria, a la comercialización ulterior de un producto cuya distribución no cumpla las
condiciones impuestas por aquél a menos que: 1) se pruebe con tal oposición una contribución
a restringir ilícitamente la competencia; 2) se pruebe que la comercialización por canal diverso
al de la distribución exclusiva no pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular; y
3) que se pruebe que por la modalidad de comercialización, no es posible el cumplir todas o al-
gunas de las condiciones de distribución propuestas por el titular de la marca y que cumpliendo
con las factibles, se satisfacen los aspectos básicos según las condiciones de la modalidad de co-
mercialización, a la protección de la marca, sin que en todo caso, la prueba de esta comercializa-
ción impeditiva implique que no pueda acreditarse que el revendedor, por la comercialización
ejecutada, perjudique la reputación de la marca o la de su titular» (Fdto. Dcho. 7.º).
80 SSTJCE de 4 de noviembre de 1997 (As. C-337/95, «Parfums Christian Dior c. Evo-
ra»), de 23 de febrero de 1999 (As. C-63/97, «BMW AG y BMW Nederland BV c. Deenik») y

de 23 de abril de 2009 (As. C-59/08, «Copad c. Christian Dior couture»).
otorgar protección a los sistemas de distribución selectiva fundados en

marcas notorias y renombradas sin excluir por completo el comercio
paralelo —que implica no sólo el uso de esas marcas en la comercialización
de los productos marcados, sino también en las campañas publicitarias
del distribuidor independiente—, por ser éste una consecuencia directa
de los principios de libre circulación de mercancías y libre competencia,
en línea con el equilibrio establecido entre los arts. 34 y 36 TFUE.
Con este delicado equilibrio parece querer evitarse que la tutela
excesiva de marcas prestigiadas y de los sistemas de distribución selec-
tiva asociados a las mismas frente al comercio gris o paralelo sea de tal
intensidad que prácticamente conduzca a un blindaje de estos modelos
de distribución y constriña totalmente las ventas o importaciones para-
lelas de los productos que son objeto de los mismos, pues, de ser así, la
sobreprotección de la marca podría contribuir a la compartimentación
del mercado y, con ello, a una expansión artificial de los modelos de
distribución selectiva para productos que no cumplan objetivamente
con las características tradicionales de estos sistemas (productos de lujo
o prestigio y productos de una alta gama tecnológica), perjudicando uno
de los objetivos básicos de la UE y el EEE como es la libre circulación de
mercancías.
Efectivamente, los sistemas de distribución selectiva pueden dejar de
ser eficientes desde una perspectiva de política-jurídica del derecho de
la competencia, si se generalizan y empiezan a ser utilizados para dis-
tribuir productos y servicios de escaso prestigio, glamur o complejidad
técnica que no requieren o justifican de manera objetiva una distribución
especializada basada en una presentación especial y en la información
y asistencia al cliente. Y también pierden su razón de ser si se recurre a
este modelo selectivo como coartada, subterfugio o fachada para ocul-
tar estrategias de compartimentación de mercados mediante el precio,
compitiendo así en función del precio y no en función del prestigio o
reputación de la marca (pervirtiendo la esencia y función última de estos
sistemas). Así pues, parece que la cuestión crítica o elemento principal
de los esquemas o sistemas de distribución comercial selectiva reside
en el verdadero carácter de prestigio, lujo o complejidad técnica de los
productos objeto de distribución, en la reputación asociada a la marca
y en la existencia efectiva de un método común y no discriminatorio
de distribución para todos los miembros de la red donde destaque el
prestigio de los productos condensado en la marca81.
81 De hecho, así fue establecido en origen por el TJCE, que fijó como condiciones para
admitir la licitud de los sistemas de distribución selectiva: primero que la naturaleza del producto
No obstante, esta visión tradicional de los sistemas de distribución

selectiva, que subyace a las resoluciones del TJUE en materia de excep-
ciones al agotamiento marcario, choca con la actual consideración de los
sistemas de distribución selectiva contenida en los últimos Reglamentos
de exención por categorías; a saber, el ya derogado Reglamento (CE) n.º
2790/99 y el vigente Reglamento (UE) n.º 330/2010.
Aunque tradicionalmente la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia
exigían una proporcionalidad adecuada entre la naturaleza y propiedades
del producto o servicio y los criterios de selección de los distribuidores por
parte del fabricante o proveedor, aceptando solamente como compatibles
con la libre competencia, ex art. 81 TCE (art. 101 TFUE), los sistemas de
distribución selectiva basados en criterios cualitativos objetivos y unifor-
mes para la distribución de bienes de consumo duraderos, de alta calidad
o complejidad técnica, a fin de mantener un comercio especializado de los
mismos de acuerdo con sus características de excelencia, pronto adoptaron
una posición más flexible para admitir la posibilidad de establecer este tipo
de sistemas de distribución en otros sectores no tan cualificados (cuando
resultaran justificados por la naturaleza específica de los productos o
por las exigencias de distribución de algunos productos o servicios) y la
introducción de criterios de selección cuantitativos82.
necesite un sistema de distribución de ese tipo para preservar su calidad y garantizar su uso
correcto; segundo, que los revendedores sean seleccionados sobre la base de criterios objetivos
de carácter cualitativo, establecidos de forma uniforme y no discriminatoria; y tercero que los
criterios establecidos no excedan de lo necesario. Vid. por todas, STJCE de 25 de octubre de
1977 (As. 26/76, Metro I).
82 Cfr. STJCE de 3 de julio de 1985 (As. 243/83, Binon); y STPI de 2 de diciembre de 1996
(As. 19/92, Leclerc). Línea permisiva o flexibilizadora que se amplió aún más con la aproba-
ción del Reglamento (CE) n.º 2790/1999 y los posteriores Reglamentos (CE) n.º 1400/2002 y
n.º 772/2004, sobre distribución de vehículos a motor y transferencia de tecnología, y que se
mantiene con el vigente Reglamento (UE) n.º 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010,
sobre acuerdos verticales, y sus Directrices de interpretación de 10 de mayo de 2010. Ni el ya
derogado Reglamento (CE) n.º 2790/1999 ni el vigente Reglamento (UE) n.º 330/2010 esta-
blecen exigencia alguna respecto a los bienes o servicios que pueden ser objeto de los sistemas
de distribución selectiva, ni tampoco respecto a la naturaleza de los criterios de selección, de-
jando plena libertad al fabricante o proveedor para implementar el sistema de distribución que
considere más adecuado a sus intereses, sin que deba justificar la selección de los distribuido-
res autorizados basándose en criterios cualitativos proporcionados con la naturaleza y propie-
dades de los bienes o servicios, bastando con que tales distribuidores sean seleccionados sobre
la base de «criterios específicos» (art. 1 d. Reglamento n.º 2790/99; art. 1 e. Reglamento n.º
330/2010); lo cual permite también la utilización de criterios cuantitativos para limitar drás-
ticamente el número de distribuidores autorizados siguiendo criterios territoriales, de atribu-
ción de grupos de clientes o cualesquiera otros. Se concede así la máxima libertad al fabricante
o proveedor de cualesquiera tipos de productos para que establezca el sistema de distribución
que más convenga a sus intereses empresariales, incluida la distribución selectiva, que ya no
tendría que justificarse en el prestigio, glamur o excelencia técnica de los productos objeto de
distribución, e incluso podrá combinarse con otras restricciones verticales como los pactos
Esta opción político-legislativa desnaturaliza de manera importante

el modelo original de distribución selectiva o autorizada (aunque en la
práctica sigue utilizándose fundamentalmente para la distribución de
productos de lujo y alta gama técnica). Sin embargo, el prestigio de los
productos y la reputación de su marca sí que seguirá estando muy presente
a la hora de justificar la exención de la prohibición de acuerdos entre
empresas. Por eso, siguiendo la doctrina fijada en su día por el TJCE, la
Comisión Europea ha señalado, tanto en las Directrices de interpreta-
ción del derogado Reglamento (CE) n.º 2790/99 (ap. 186) como en las
Directrices de interpretación del vigente Reglamento (UE) n.º 330/2010
(ap. 176), que si las características del producto no exigen el uso de la
distribución selectiva o no exigen el uso de los criterios aplicados en un
concreto sistema, un sistema de este tipo no aportará, por lo general,
suficientes efectos de eficiencia para contrarrestar una reducción signi-
ficativa de la competencia intramarca; de modo que si no se producen
efectos de eficiencia apreciables, es probable que se retire el beneficio
del Reglamento de exención por categorías. Parece, en suma, que sólo la
verdadera naturaleza glamurosa o técnicamente compleja de un producto
justifica aceptar un sistema de distribución selectiva que supone, per
se, un obstáculo al comercio paralelo de ese producto, restringiendo la
libre circulación de mercancías entre distribuidores y, por ende, la libre
competencia en el segmento de la distribución comercial.
Y en esta misma línea hermenéutica se sitúa el TJUE a la hora de en-
juiciar posibles infracciones marcarias como consecuencia del comercio
paralelo o mercado gris que afecta a las redes de distribución selectiva.
Por eso insiste el TJUE en que no siempre supondrá una infracción del
derecho exclusivo de marca la reventa de productos por un distribuidor
no integrado en la red de distribución selectiva creada por el fabricante
o proveedor de los mismos, pues dependerá en último término de la na-
turaleza misma de los productos afectados (su mayor o menor prestigio
condensado en la mayor o menor notoriedad o reputación de su marca), de
las condiciones objetivas que presente el revendedor independiente y del
acto mismo de presentación, oferta y venta del producto en cuestión.
La STJCE de 23 de abril de 2009 (As. C-59/08, «Copad c. Christian
Dior couture») deja así el problema relativamente abierto a las circuns-
tancias concurrentes en el caso concreto, al disponer (después de afirmar
que la venta de productos de prestigio fuera de la red de distribuidores
de no competencia o la distribución exclusiva siempre que no se limiten las ventas activas de

los distribuidores entre sí y de éstos con los usuarios finales (cfr. ap. 176 de las Directrices de
interpretación 2010).
autorizados puede suponer un menoscabo a la reputación de la marca que

justifique la oposición del titular a esa comercialización invocando las
excepciones al agotamiento del derecho exclusivo, ex art. 7.2 DM) que
es necesario ponderar, por un lado, el legítimo interés del titular de la marca

[…] en obtener protección contra un saldista que no pertenezca a la red de
distribución selectiva que use su marca con fines comerciales de un modo que
podría perjudicar la reputación de la misma y, por otro lado, el legítimo inte-
rés del comerciante en poder revender los productos de que se trata utilizando
los métodos usuales del ramo (ap. 56)83.
Puede decirse, como conclusión, que la eficacia del sistema de distribu-

ción selectiva frente al comercio paralelo será directamente proporcional
a la naturaleza glamurosa, de lujo o excelencia técnica de sus productos
y al prestigio de su marca, tornándose más ineficaz para impedir el co-
mercio paralelo cuanto menos prestigiosos resulten los productos y la
marca del fabricante o proveedor de la red.
V. La defensa de productos de lujo y marcas de prestigio

frente a la comercialización en plataformas globales
de comercio electrónico (el caso ebay)
Sin duda, la expansión del comercio electrónico ha traído consigo
una nueva y mayor amenaza para los sistemas de distribución selectiva.
Internet se perfila como el paraíso del comercio paralelo, afectando con
particular incidencia a los productos de lujo (perfumes, cosméticos,
moda, complementos...). El problema se agrava cuando el comercio gris
no tiene lugar en sitios web propios de comerciantes paralelos, sino en
grandes plataformas de comercio electrónico (como eBay o mercadoli-
bre.com) en las que se llevan a cabo diariamente millares o millones de
operaciones comerciales de acuerdo con sistemas de subasta electrónica
o venta directa implementados por el operador de la plataforma.
Estos operadores de plataformas o mercados virtuales se presentan
y actúan en el mercado virtual global a modo de agregadores de oferta y
demanda dispersa, cual grandes lonjas virtuales de contratación en las que
el operador del mercado no participa en las operaciones comerciales ni se
83 Si el juez nacional puede cuestionar que la calidad y el prestigio de los productos ob-
jeto de distribución selectiva no se ven significativamente afectados por el modo en que son
puestos a la venta por un comerciante paralelo, o bien porque las ventas grises han tenido
carácter asistemático o esporádico y/o no se han realizado en condiciones que resulten deni-
gratorias para los productos en cuestión, dependiendo de su prestigio real, deberá rechazar la
demanda por violación de marca y dar preferencia al agotamiento marcario y, por tanto, a la
libre circulación de mercancías en el EEE.
hace responsable de la correcta ejecución de las informaciones aportadas

por las partes ni de la ejecución de los contratos, limitándose a actuar
como mero punto de encuentro (corredor en línea) entre empresarios
(B2C), entre éstos y consumidores (B2C) e incluso entre particulares
que intercambian todo tipo de bienes sin tener la condición de empre-
sarios (C2C)84.
Es frecuente, así, encontrar en estas grandes plataformas de agregación
comercial ofertas de reventa de productos de marca falsificados o imita-
ciones, pero también de productos originales que son ofertados por dis-
tribuidores no autorizados e incluso por particulares no comerciantes que
se limitan a revender productos usados o bien a aprovechar las diferencias
de renta entre países para obtener ganancias a través de estos mercados en
la reventa de productos originales de marcas prestigiosas. Naturalmente, la
publicidad, ofertas y ventas a través de estos agregadores suelen realizarse
al margen de las estrictas condiciones de cuidado de la imagen y asisten-
cia al cliente exigidas por los proveedores de productos de prestigio a sus
distribuidores autorizados tanto dentro como fuera de la Red; por ello
son susceptibles de perjudicar la imagen de la marca y de sus productos
y amenazan seriamente los sistemas de distribución selectiva.
Los titulares de grandes marcas de prestigio han plantado cara a este
tipo de prácticas para defender el prestigio de sus marcas y productos,
así como los sistemas de distribución selectiva de los mismos dentro
y fuera de Internet; pues son conocidos los esfuerzos de las grandes
marcas (amparados por la nueva normativa de acuerdos verticales) por
mantener el prestigio dentro de la Red exigiendo a sus distribuidores el
mantenimiento de la imagen de lujo y prestigio y la atención al cliente
en sus sitios en línea. Y para ello han dirigido demandas tanto contra
los oferentes y vendedores de sus productos a través de tales platafor-
mas de agregación comercial como frente a los propios operadores o
responsables de estas plataformas que se aprovechan indirectamente del
comercio paralelo masivo de marcas prestigiosas; en particular, contra
el gigante multinacional eBay.
En estos procesos se han planteado complejas cuestiones jurídicas rela-
cionadas con la violación del derecho exclusivo de marca, el agotamiento y
sus excepciones en el EEE, y —como cuestión más novedosa— la posible
84 Vid. Carbajo Cascón, «La Distribución en Internet», cit., pp. 207 y ss. Los arts. 27 y
28 PLCD 2011 incluyen como modalidades contractuales de la distribución las organizacio-

nes de mercados privados y espacios comerciales comunes, pensando fundamentalmente en
Internet y, en particular, en la realización de subastas electrónicas, disponiendo, con carácter
general, que la creación de espacios comerciales comunes y mercados o corros de contratación
privados, así como la organización de subastas electrónicas, se someterá a los principios de
libertad económica, transparencia, libre acceso y no discriminación.
responsabilidad del operador del mercado de agregación electrónico por las

infracciones de marcas cometidas por los usuarios del mismo. Cuestiones
a las que viene a dar respuesta la importantísima STJCE de 12 de julio de
2011 (As. C-324/09, «L’Oreal c. eBay»). No es éste el lugar idóneo para
analizar en profundidad los distintos problemas que plantea este caso ni
las soluciones aportadas por el TJUE (en contraste con las alcanzadas por
algunos tribunales nacionales europeos y estadounidenses), por lo que nos
limitaremos a reseñar las más significativas.
1º. Señala el TJUE que en las ventas de productos de marca realizadas
por personas físicas que no tengan la condición de empresarios (comercio
electrónico C2C), el titular no puede hacer valer su derecho exclusivo de
marca (arts. 5 DM y 9 RMC), dado que sólo es posible invocar ese derecho
cuando dicho uso tenga lugar en el tráfico económico; dando por hecho
que un no empresario que realiza operaciones comerciales aisladas en un
mercado no tiene carácter de operador económico. (Criterio éste más que
discutible, pues el concepto de tráfico económico o mercado en abstracto
incluye todas las operaciones económicas que se realizan en un determi-
nado espacio físico o virtual, independientemente de la condición del
operador; de manera que la aplicación del derecho del mercado, es decir,
del derecho de la libre y leal competencia y de los derechos de propiedad
intelectual en cuanto instrumentos o herramientas fundamentales de com-
petencia, debe aplicarse a todos aquellos intervinientes en el tráfico, sean
o no empresarios)85. Ello, salvo que las ventas realizadas por un concreto
particular superen, por su volumen, frecuencia u otras características, el
ámbito normal de una actividad privada (aps. 54-55)86.
2º. En relación con la violación del derecho exclusivo de marca, dispone
la Sentencia que la reventa en estas plataformas globales de comercio
electrónico de productos designados por una marca comunitaria o una
marca de un Estado miembro de la UE no comercializados anteriormente
en el EEE vulnerará el derecho exclusivo de marca (pues no se producen
los efectos del agotamiento, ex arts. 5 y 7.1 DM) cuando las ofertas
85 Resulta especialmente significativo, en este sentido, el art. 3 LCD.

86 Habrá que valorar así en tales casos si las reventas esporádicas de productos de mar-
cas reputadas por particulares puede afectar de forma apreciable al prestigio de la marca y a
la estructura de distribución selectiva, justificando excepciones al agotamiento marcario y la
consiguiente violación del derecho exclusivo. Parece que, apreciado el fenómeno globalmente
(la suma de operaciones aisladas que tienen lugar en estos mercados virtuales), el menoscabo
que sufren las marcas de prestigio es mucho más evidente, pero habrá que evaluar si eso justifica
que deban prosperar acciones individuales por infracción de marcas dirigidas contra particula-
res que realizan operaciones esporádicas; dejando a salvo, no obstante, posibles acciones con-
tra los operadores de los mercados virtuales por amparar, impulsar o contribuir a esas reventas
masivas.
o anuncios de venta estén destinados a consumidores situados en el

EEE o cuando la venta se produzca de forma efectiva a uno de esos
consumidores. Para ello, los tribunales nacionales tendrán que apreciar
si existen indicios relevantes en cada caso concreto de que el anuncio,
oferta o venta realizados desde la plataforma electrónica están destinados
a consumidores situados en el EEE (ap. 67)87.
3º. El TJUE reitera su doctrina sobre los «testers» de productos de
lujo, y señala que la venta en plataformas de comercio electrónico
de productos de prueba o «testers» designados con una marca no queda
amparada por el agotamiento marcario en el EEE, en tanto en cuanto
no ha habido una primera comercialización de esos productos por el
titular o un tercero autorizado, al tratarse de artículos de prueba en los
que está expresamente prohibida la venta (ap. 73).
4º. Señala asimismo que el titular de una marca puede oponerse a la
reventa de productos de marca sin embalaje a través de plataformas de
comercio electrónico, cuando la retirada del embalaje suponga que no
figuren informaciones esenciales (como las relativas a la identificación
del fabricante o del responsable de la comercialización del producto),
o cuando a pesar de constar esas informaciones la retirada del embalaje
suponga un menoscabo para la imagen del producto y para la reputa-
ción de la marca (ap. 83). Situación ésta especialmente aplicable a los
productos de lujo o alta gama comercializados mediante sistemas de
distribución selectiva.
5º. Sin duda el aspecto más controvertido es la posible responsabilidad
del operador de la plataforma de comercio electrónico por las infraccio-
nes de derechos de marca cometidas por sus clientes o usuarios. En este
sentido, la STJUE de 12 de julio de 2011 considera que son los clientes
vendedores y no el operador del mercado electrónico quienes hacen uso
de signos idénticos o similares a las marcas de terceros en los anuncios,
ofertas y ventas realizados en la plataforma de comercio electrónico; por
lo que, en principio, el operador del mercado no tiene por qué responder
de las infracciones de derechos exclusivos que tengan lugar a través de
su plataforma (aps. 103 y 105).
Son de aplicación aquí las reglas de exención de responsabilidad de los
servicios de intermediación en la sociedad de la información, recogidas
en los arts. 12-15 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, de servicios
87 Para ello resultará de especial utilidad tener presentes los criterios recogidos en la Re-
comendación conjunta OMPI-CUP sobre la protección de las marcas y otros derechos de

propiedad industrial sobre signos en Internet, de 2001.
de la sociedad de la información y del comercio electrónico (DCE)88; en

particular las reglas relativas a la actividad de hosting o alojamiento de
datos (arts. 14 DM y 16 LSSICE), actividad a la que pueden equipararse
los servicios prestados por agregadores de información como Google o
eBay, tal y como puso de manifiesto anteriormente el propio TJUE en su
Sentencia de 23 de marzo de 2010 (As. C-236/08, C-237/08 y C-238/08,
«Google c. Louis Vuitton Malletier»)89.
Sin embargo, la actividad de estos agregadores no siempre se restringe
al mero alojamiento de datos, sino que prestan un servicio de interme-
diación en la venta complementado por servicios accesorios de organi-
zación y publicidad de las ofertas. Por eso, de acuerdo con lo previsto
en la propia DCE, la regla general de exención de responsabilidad puede
quebrar en aquellos casos en que el operador del mercado electrónico
tenga «conocimiento efectivo» de que los productos comercializados por
sus clientes infringen derechos ajenos y no hace nada para evitarlo90.
88 Cfr. arts. 14-17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la infor-
mación y del comercio electrónico (LSSICE).

89 Vid. Carbajo Cascón, F., «El caso Google AdWords: sobre la infracción de marcas y
la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización

de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (As. acumulados
C-236/08 a C-238/08)», Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución (RCD), n.º 7
(2010), pp. 321 y ss., especialmente, pp. 334 y ss.
90 Vid. sobre esta problemática, con análisis de jurisprudencia de otros países, Peguera
Poch, M., «Infracción de derechos de marca en las plataformas de subastas en línea y aplica-
ción de las normas de exclusión de responsabilidad», IDP (Revista D’Internet, Pret i Política),
Universitat Oberta de Catalunya, n.º 8 (2009), accesible en http://idp.uoc.edu. Vid. también
el documento «Marcas e Internet» del Comité Permanente OMPI sobre Derecho de Marcas,
Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, SCT/24/4, de 31 de agosto de 2010.
La Sentencia de la Cour d’appel de Reims de 20 de julio de 2010, Chambre civile, 1.ª
section («Hermès International c. eBay International AG y eBay France»), considera que
la actividad de eBay no es la de un mero prestador de servicios de alojamiento de datos, ya
que utiliza la notoriedad de la marca para atraer la atención de los usuarios del sitio hacia los
espacios donde se ponen a la venta por terceros productos falsificados, lo que demuestra que
eBay ejerce un control sobre el contenido de las informaciones (ofertas de venta) almacenadas
en su sitio en línea que va más allá —de acuerdo con la doctrina fijada por la STJUE de 23 de
marzo de 2010— de la prestación de un servicio puramente técnico, automático y pasivo que
justifica el régimen general de exoneración de responsabilidad de los servicios de alojamiento
según la legislación comunitaria y nacional sobre comercio electrónico. En parecidos términos
se pronuncia la Cour d’appel, Pôle 5, Chambre 2, en las tres Sentencias dictadas el día 3 de
septiembre de 2010 (asuntos «eBay c. Louis Vuitton Malletier», «eBay c. Parfums Christian
Dior et autres» y «eBay c. Christian Dior Couture»), en las que se acredita una intervención
activa de eBay en la asistencia, el seguimiento y la promoción de ventas de productos por
comerciantes paralelos que no forman parte de la red de distribución selectiva de esos productos
y que, por tanto, no tienen autorización del titular de la marca para la venta de los mismos,
considerando así que eBay no tiene la calidad de intermediario puro al realizar una actividad
de corretaje online y que, por tanto, no puede ampararse en la exoneración de responsabilidad
de los prestadores de servicios de alojamiento de datos al no ser su comportamiento puramente
técnico, automático y pasivo, en el sentido apuntado por la STJUE de 23 de marzo de 2010.
En concreto, desarrollando aún más la doctrina fijada en la STJUE de

23 de marzo de 2010 («Google c. Louis Vuitton Malletier»), la STJUE
de 12 de julio de 2011 («L’Oreal c. eBay») concluye que el intermediario
o agregador no podrá gozar del beneficio de la exención de responsabi-
lidad en aquellos casos en que no ocupe una posición neutral entre los
vendedores y los potenciales compradores (mediante un tratamiento
meramente técnico, pasivo y automático de los datos facilitados por sus
clientes), sino que desempeñe un papel activo consistente, entre otras
cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta o en promover
activamente esas ofertas, que le permita adquirir un conocimiento efec-
tivo o control de los datos relativos a las mismas (aps. 113-116 y 123). Y
tampoco en aquellos otros casos en que, a pesar de ocupar una posición
puramente neutral, el operador hubiera tenido conocimiento efectivo
de que la actividad o información de sus clientes es ilícita y no hubiera
actuado con prontitud para retirar esos datos o informaciones o hacer
que el acceso a los mismos sea imposible (aps. 119 y 124).
Como colofón, para evitar interpretaciones excesivamente restricti-
vas de qué debe entenderse por «conocimiento efectivo»91, el Tribunal
señala que para retirar el beneficio de la exención de responsabilidad
bastará con que el intermediario haya tenido conocimiento de hechos
o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente
hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar rápidamente para
retirar los datos o impedir su acceso (aps. 120 y 124). Así pues, para
eludir el régimen de exoneración de responsabilidad de los agregadores
de información, será necesario acreditar que el intermediario conocía
o al menos debería conocer sin faltar a la buena fe el carácter ilícito de
las actividades o informaciones en cuya edición, promoción y difusión
91 En España se optó por una consideración sumamente restrictiva, disponiendo los arts.
16 y 17 LSSICE (para las actividades de almacenamiento de datos y servicios de búsqueda y en-

laces) que el prestador de servicios tiene conocimiento efectivo de la ilicitud cuando un órgano
competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite
el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador cono-
ciera la correspondiente resolución. Se establece así que el conocimiento efectivo de la ilicitud
de los contenidos enlazados no puede quedar a expensas de las denuncias o comunicaciones
—más o menos acreditadas— de los sujetos afectados o de cualesquiera terceros; y tampoco al
simple conocimiento de la existencia de eventuales reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
De modo que el proveedor de instrumentos de búsqueda y enlaces sólo sería responsable si
no reacciona diligentemente (retirando los enlaces) cuando tenga un conocimiento real, serio
y fundado de la existencia de una resolución judicial o administrativa (independientemente de
la naturaleza o finalidad del procedimiento judicial o administrativo en el que se produzca)
que declare la ilicitud de los contenidos enlazados y ordene su retirada o que se imposibilite
el acceso. Y ello, sin perjuicio de la implementación de procedimientos de detección y retirada
de contenidos aplicados por el prestador de servicios en virtud de acuerdos voluntarios, y al
margen de otros posibles medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse por el
prestador.
colabora activamente92. Con ello debe quedar desterrada la muy restrictiva

consideración del «conocimiento efectivo» del intermediario sentada en
los arts. 16 y 17 LSSICE, que deberán a partir de ahora interpretarse de
acuerdo con los principios establecidos en la DCE en la forma apuntada
por el TJUE y el TS.
Cuestión distinta es el tipo de infracción que debe imputarse al inter-
mediario o agregador. Parece claro que no se le puede imputar la misma
responsabilidad por infracción marcaria que corresponda a sus clientes,
pues el intermediario en principio no hace uso de esas marcas de terceros
(o al menos con fines distintivos de sus propios servicios en el tráfico
económico)93. Como tuvimos ocasión de exponer en otro lugar94, inter-
pretado en sentido contrario el régimen de exención de responsabilidad de
los intermediarios de la sociedad de la información parece reconocer una
posible imputación de responsabilidad por contribución a la infracción
(doctrina angloamericana de la contributory infrigment). Responsabilidad
que no es por hecho ajeno, sino por hecho propio (facilitar o contribuir
a la infracción de derechos de terceros), por lo que su determinación en
el caso concreto debe partir en todo caso del examen culpabilístico de la
actividad o comportamiento del intermediario en relación con las activi-
dades, datos o informaciones ilícitas de sus clientes. Una responsabilidad
por hecho propio derivada de acciones u omisiones concretas encaminadas
a facilitar o promover la infracción de derechos de terceros por parte de
sus usuarios, normalmente asociadas a su propio beneficio como operador
de un servicio de intermediación. El agregador está contribuyendo así
indirectamente a la infracción de la marca, pero, dado que la legislación
marcaria no tipifica infracciones indirectas al derecho exclusivo de marca,
la imputación de responsabilidad al intermediario debería encauzarse,
por tanto, ya por el régimen de competencia desleal (por promover
92 Esta postura ya fue mantenida con anterioridad por el Tribunal Supremo español en
SSTS de 9 de diciembre de 2009 (caso putasgae.com; La Ley 247488/2009) o 10 de febrero de

2011 (caso Ramoncín; RJ, 2011/313).
93 El TJUE confirma en esta sentencia de 12 de julio de 2011 que el uso de marcas aje-
nas como palabra clave para enlaces patrocinados en servicios de referenciación como Google
AdWords no supone una infracción marcaria cuando se haga para dar publicidad a su pro-
pio servicio de comercio electrónico, salvo en supuestos concretos de protección reforzada de
marcas renombradas (aps. 89 y 90). Aunque sí puede haber infracción del derecho de marca
cuando el enlace patrocinado haga publicidad de ofertas concretas de esas marcas que proce-
den de clientes de su plataforma de comercio electrónico, pues con ello se está produciendo
un uso de marcas ajenas para productos o servicios idénticos o similares a los designados con
la marca, incluso aunque ese uso sea para identificar prestaciones de terceras personas (los
clientes o usuarios de la plataforma eBay) (aps. 91-93). Para determinar si se produce o no
infracción marcaria habrá que estar a los criterios fijados por el TJUE en sus sentencias de 8 de
julio de 2010 (As. C-558/08, «Portakabin c. Primakabin») y de 22 de septiembre de 2011 (As.
C-323/09, «Interflora C. Mark & Spencer»).
94 Carbajo Cascón, F., «El caso Google AdWords...», cit., p. 337.
deslealmente en el mercado las actividades de un tercero) o ya por el ré-

gimen general de responsabilidad civil extracontractual.
6º. Sin perjuicio de la posible responsabilidad imputable a los interme-
diarios que actúan como agregadores de información, la STJUE de 12 de
julio de 2011 se ocupa de una cuestión prejudicial en la que se pregunta si
cabe así posibilidad de solicitar requerimientos judiciales dirigidos contra
un operador de un mercado electrónico como eBay a través del cual se
han violado derechos exclusivos de marca, con la finalidad de que se or-
dene a ese operador la adopción de medidas para evitar que en el futuro
se lesionen nuevamente tales derechos; y, en caso de respuesta afirmativa,
cuáles podrían ser esas medidas. El trasfondo del problema es la política o
programa VeRO de eBay: un sistema o procedimiento voluntario (Cdo.
56 y art. 14 DCE) de detección y retirada de informaciones o datos ilícitos
por violar derechos de terceros, que recibe las denuncias de los afectados
y procede, en su caso, a retirar la información (notice and take-down)95.
El art. 11 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de
propiedad intelectual (Directiva antipiratería), dispone que los Estados
miembros garantizarán que los titulares de derechos tengan la posibilidad
de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios
cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho
de propiedad intelectual. En su incorporación al ordenamiento español, el
art. 41.3 LM 2001 (modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio) establece
que las medidas de cesación de actos que violen un derecho de marca y las
necesarias para evitar que prosiga la violación podrán también solicitarse,
cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra
un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos
intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico; dichas medidas deberán ser
en todo caso objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.
Es decir, con independencia de la responsabilidad en que pudiera in-
currir el intermediario por los ilícitos cometidos en el uso de su servicio,
95 La cuestión es que este tipo de procedimientos (claramente influenciados por la norma-
tiva prevista en la Sect. 512d de la US Copyright Act, introducida por la DMCA) de denuncia y
retirada puntual de informaciones comerciales ilícitas puede resultar insuficiente, exigiendo los
perjudicados un grado superior de diligencia al responsable del sitio; de manera que si éste sabe
o puede saber sin faltar a la buena fe que su servicio es utilizado masiva e indiscriminadamente
para vulnerar derechos exclusivos de terceros, habría quizás margen de maniobra para prevenir
comportamientos reincidentes, obligándole a implementar (invocando su debida diligencia, ex
Considerando n.º 48 DCE) filtros que impidan, cuando menos, que las informaciones (ofertas)
retiradas no puedan ser subidas nuevamente al sistema y que los infractores no reincidan en su
comportamiento.
la norma establece medios para dirigirse contra él exigiendo la adopción

de medidas destinadas a poner término a las violaciones de derechos y
a impedir que prosigan esas violaciones.
Pues bien, la STJUE de 12 de julio de 2011 afronta tan complejo pro-
blema señalando que es posible exigir judicialmente al operador de un
mercado electrónico, como eBay, que adopte medidas eficaces destinadas
no sólo a poner término a las lesiones causadas por terceros a través de
su mercado, sino también a evitar nuevas lesiones (aps. 131 y 132). Por lo
tanto, sin llegar al extremo de exigir una supervisión general de los datos
de cada uno de sus clientes, ni tampoco imponer una prohibición general
y permanente de poner a la venta en el mercado electrónico productos de
las marcas infringidas, pues ello podría crear obstáculos al comercio legíti-
mo y resultaría inequitativo, desproporcionado y excesivamente gravoso
(incompatible con el art. 3 DCE), el TJUE considera que es posible dirigir
requerimientos efectivos y proporcionados los operadores de mercados
electrónicos para que, si éstos no deciden motu proprio suspender la cuenta
de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual reclamados, para
evitar que el mismo comerciante u operador vuelva a cometer infrac-
ciones de esta naturaleza en relación con las mismas marcas, puedan ser
obligados a ello mediante una orden judicial (ap. 141). Del mismo modo,
es posible requerir al operador para que adopte medidas que faciliten la
identificación de sus clientes vendedores, pues si bien es cierto que resulta
necesario respetar la protección de datos personales, no lo es menos que,
cuando el autor de la infracción actúa en el tráfico comercial y no en el
ámbito de su esfera privada, debe ser claramente identificable, de acuerdo
con la filosofía del art. 6 de la Directiva 2000/31/CE (ap. 142).
Se deja así abierta la puerta a una mayor exigencia a operadores de

mercados electrónicos, tanto desde la perspectiva de la retirada de conte-
nidos y cierre de cuentas de clientes que infringen derechos de terceros,
como desde la de imputación de responsabilidad por contribuir con
su comportamiento a la infracción de derechos exclusivos. Esta línea
jurisprudencial forzará seguramente una respuesta diligente por los ope-
radores, si no quieren ser objeto de constantes demandas de cesación y
responsabilidad, y con ello promoverá un entorno de mayor respeto a los
derechos de marca y, en particular, a las marcas de lujo y a los sistemas de
distribución selectiva de los mismos. No obstante, no parece fácil que se
pueda controlar todo el tráfico que circula por estas plataformas, por lo
que los titulares de marcas deberán seguir realizando grandes esfuerzos
para controlar el uso de sus marcas en este mercado virtual global.
Cuestiones concurrenciales y marcarias en
la distribución de piezas de recambio
(la problemática de los aftermarkets)
Carlos Andrés Uribe Piedrahita*
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
Sumario: I. Mercados secundarios y/o de piezas de recambio (AFTERMARKETS).

II. La determinación de los mercados secundarios o de piezas de recambio:
1. Beneficios y restricciones en el mercado secundario o de piezas de recambio; 1.1. Ex-
plicaciones a las restricciones en los mercados secundarios; 1.2. Daños potenciales a la
competencia y a los consumidores; 2. Asuntos decididos por las autoridades europeas
en materia de mercados secundarios. III. Consideraciones sobre el agotamien-
to de los derechos de marca en los mercados secundarios: 1. Generalidades;
2. El agotamiento del derecho de marca: 2.1. Comercialización de los productos y el
EEE; 2.2. La comercialización de los productos por el titular o con su autorización;
3. La relación distribución/agotamiento del derecho de marcas y sus efectos sobre los
mercados secundarios: 3.1. El asunto Copad v. Christian Dior: A) Excepción al ago-
tamiento por infracción del licenciatario sobre el contrato de licencia/distribución;
B) Excepción al agotamiento por infracción del contrato de distribución por el licen-
ciatario; 3.2. Distribución en mercados secundarios y límites al agotamiento del de-
recho de marca: A) Importaciones paralelas; B) Mercados secundarios; 4. Mercados
secundarios y la nueva regulación en materia de acuerdos de distribución de vehícu-
los a motor y de distribución de recambios para vehículos a motor.
I. Mercados secundarios y/o de piezas de recambio (AFTERMARKETS)
L os mercados de piezas de recambio (aftermarkets) son mer-

cados para la oferta o distribución de productos o servicios
necesarios para el uso de (o en conexión con) bienes de larga du-
ración que han sido adquiridos con anterioridad. Estos mercados
* Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctorando del Depar-

tamento de Derecho Privado (Área de Derecho Mercantil) de la Universidad de Salamanca.
Correo e: uribecarlos@javeriana.edu.co.
214 CARLOS ANDRÉS URIBE PIEDRAHITA
incluyen la reparación, los servicios de mantenimiento, las piezas de

recambio, bienes consumibles (películas fotográficas, cartuchos de im-
presora), aplicaciones (software), entre otros1. El mercado de piezas de
recambio es usualmente denominado un mercado secundario, mien-
tras que al mercado de los bienes duraderos o que fueron adquiridos
con anterioridad se le conoce como el mercado primario2.
Algunos de los problemas de la libre competencia y de la distribución en
los mercados de piezas de recambio comienzan por identificar el mercado
y la dominancia en estos mercados secundarios3. Por ejemplo, algunas
autoridades de competencia diferencian entre mercados de sistemas,
mercados múltiples y mercados duales4. Los mercados de sistemas hacen
referencia al conocimiento que el consumidor tiene sobre la vinculación
estricta entre el mercado primario y el mercado secundario, como pue-
den ser los costes que se vinculan a la vida y uso del producto principal,
estableciéndose un solo mercado de productos primarios y secundarios5.
Los mercados múltiples plantean la existencia de un mercado primario
donde compiten los diferentes productos de larga duración y mercados
secundarios individuales con productos que son compatibles con cada
uno de los productos de larga duración, no existiendo intercambiabilidad
1 Los mercados aftermarkets también hacen alusión, aunque de forma menos precisa, a
mejoras y productos accesorios que surgen durante la vida de un producto. En el caso del soft-
ware se encuentran las actualizaciones y nuevas versiones a las cuales un usuario puede optar.
Vid. Temple Lang, John, «Practical aspects of aftermarkets in European competition law»,
Competition Policy International, vol. 7, n.º 1 (2011), pp. 199-241, p. 200; Bauer, Joseph P.,
«Antitrust implications of aftermarkets», Antitrust Bulletin (Spring 2007), pp. 31-51, p. 32.
2 Vid. DG Competition Discussion Paper on the aplication of article 82 of the Treaty to
exclusionary abuses, diciembre de 2005. Considerando 243.
3 Vid. O’Donoghue, Robert y Padilla, Jorge, The Law and Economics of Article 82,
Oxford, Harth Publishing, 2008, pp. 103 y ss.
4 Office of Fair Trading (OFT), Market Definition Guidelines. Understanding com-
petition law, 2004, Considerando 6.2 «Three possible types of market definition are often put
forward as regards after markets: • a system market: a unified market for the primary product
and the secondary product (e.g. a market for all razors and replacement heads) • multiple mar-
kets: a market for primary products and separate markets for the secondary product(s) associated
with each primary product (e.g. one market for all razors, individual markets for each type of
replacement head), and • dual markets: a market for the primary product and a separate market
for the secondary product (e.g. one market for all razors, a separate market for all replacement
heads)».
5 En relación con los mercados de sistemas vid. Comisión Europea, Directrices relativas
a las restricciones verticales, 2010/C 130/01. Considerando 91: «[…] En la práctica, lo que
debe decidirse es si una proporción significativa de compradores toman su decisión teniendo
en cuenta los costes durante la vida del producto. En caso afirmativo, esto indica que existe un
mercado conjunto para el equipo original y las piezas de recambio». Vid. Comunicación de la
Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunita-
ria en materia de competencia, DO C 372 de 9.12.1997, Considerando 86.
CUESTIONES CONCURRENCIALES Y MARCARIAS... 215
en este segundo mercado6. Por último, los mercados duales consideran

dos mercados, un mercado primario donde compiten todos los bienes de
larga duración y un mercado secundario donde compiten todas las piezas
de recambio, siendo éstas intercambiables o compatibles con cualquiera
de los bienes de larga duración del mercado primario7.
Otros problemas relacionados con la libre competencia y la distri-
bución dependen de las características de los comportamientos que
las empresas utilicen en el mercado primario para extender un posible
poder de mercado a un mercado secundario, sin decir con esto que cada
vez que estos comportamientos son adelantados por empresas en el
mercado (con o sin poder de mercado) dan lugar a la existencia de una
violación de las normas de libre competencia8. Entre estas prácticas se
encuentran la conclusión de acuerdos exclusivos de abastecimiento de
bienes o servicios del mismo productor o prestador del bien o servicio
en el mercado primario, por ejemplo, en acuerdos de distribución o
compra exclusiva, acuerdos de franquicia, etc.9. Otra posible forma de
comportamiento dirigida a la extensión de un poder de mercado a un
mercado secundario consiste en las prácticas de vinculación de productos,
donde el comprador del producto principal para poder acceder a éste
debe contratar otro bien que complementa o que funciona en conjunción
(siendo un producto de un mercado secundario) con el producto del
mercado primario10. Comportamientos relacionados con negativas de
suministro, especialmente cuando el bien principal y el bien secundario
se encuentran protegidos o incorporan derechos de propiedad intelectual
(igualmente se pueden considerar comportamientos relacionados con
6 Office of Fair Trading (OFT), Market Definition Guidelines. Understanding com-

petition law, cit. supra, considerando 6.2.
7 Ibidem.
8 Vid. Rey, Patric y Tirole, Jean, «A Primer on Foreclosure», en Armstrong, M. y
Porter, R. (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. III, North Holland, Amsterdam,
2007, p. 2148. «[...] the notion of foreclosure until recently had poor intellectual foundations.
Indeed, the intellectual impetus in the late seventies (reflected in the American antitrust prac-
tice of the eighties) cast serious doubt about its validity»; Bijlsma, Michiel; Kocsis, Viktoria;
Shestalova, Victoria y Zwart, Gijsbert, «Vertical Foreclosure: A Policy Framework», CPB
Document, n.° 157 (enero de 2008), p. 96; vid. Ergas, Henry y Ralph, Eric Kodjo, New Mo-
dels of Foreclosure: Should Antitrust Authorities Be Concerned?, febrero de 1998. Disponible
en: SSRN: http://ssrn.com/abstract=55775 or DOI: 10.2139/ssrn.55775.
9 Vid. Jones, Alison y Sufrin, Brenda, EC Competition Law. Text, Cases and Materials,
3.ª ed., Oxford, Ed. Oxford University Press, 2008, pp. 475 y ss., 734 y ss.; Malamed, Duglas,
«Eclusionary Vertical Agreements», en The American Bar Association, Washington, D.C., An-
titrust Section, abril 2, 1998. Disponible en: http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/1623.
pdf.
10 Para una revisión de la vinculación de productos, vid. Herrero Suárez, Carmen, Los
contratos vinculados (Tying Agreements) en el derecho de la competencia, Madrid, La Ley,
2006.
el estrechamiento o compresión de márgenes en sectores regulados)11,

donde el titular del derecho de propiedad intelectual se niega a licenciar
los derechos de propiedad intelectual que incorporan los bienes secun-
darios, convirtiéndose así en la única fuente de suministro de estos bie-
nes12. Conductas relacionadas con la modificación de la compatibilidad,
interoperabilidad o configuración entre bienes primarios y secundarios
pueden generar los mismos efectos de apalancamiento de una posición
de un mercado principal a un mercado secundario13.
A continuación se pretende dar cuenta de los problemas más relevantes
en los mercados secundarios en materia marcaria desde la perspectiva
del derecho de la competencia. Para lograr este objetivo se tratará a
continuación, de un lado, la determinación de los mercados secundarios,
con especial referencia a los beneficios y restricciones a la competencia
que ocurren en estos mercados y, de otro lado, los principales asuntos
resueltos en esta materia por las autoridades europeas de la competencia.
Posteriormente, en la tercera parte se estudia el agotamiento de los dere-
chos de marca en los mercados secundarios, primero se hará un recorrido
por las nuevas interpretaciones del Tribunal de Justicia en materia del
agotamiento marcario y luego se plantea la relación entre distribución y
agotamiento en los mercados secundarios. Por último, se concluye con
una valoración de la nueva regulación en mercados secundarios para
vehículos automotor.
11 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Konkurrensverket v TeliaSonera AB, Asunto
C-52/09 del 17 de febrero de 2011, Rec. Juris. 2011.

12 Drexl, Josef, Refusal to deal. Answers to the questionnaire of the ICN unilateral conduct
working group, 2010, pp. 12-13, disponible en: http://www.internationalcompetitionnetwork.

org/uploads/questionnaires/uc%20refusals/drexl.pdf; vid. Höppner, Thomas, Abuse of Market
Dominance: The Refusal to Supply Competitors under Article 82 EC, VDM, Saarbrücken, Verlag
Dr. Müller, 2009, pp. 125. pp. 25-25, 68-70; Díez Estella, F., «La doctrina del abuso en los
mercados conexos: del ‘‘monopoly leveragin’’ a las ‘‘essential facilities’’», RDM, n.° 248 (julio
de 2003), pp. 555-604; Villar Rojas, F., Las Instalaciones Esenciales para la Competencia,
Granada, Comares, 2004, pp. 410; Conclusiones del Abogado General Jacobs. Oscar Bronner
GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG and
Others, Asunto C-7/97, del 28 de mayo de 1998.
13 Vid. Jacobson, Jonathan; Sher, Scott y Holman, Edward, «Predatory Innovation:
An Analysis of Allied Orthopedic v. Tyco in the Context of Section 2 Jurisprudence», Loyola

Consumer Law Review, vol. 23, n.º 1 (2010), pp. 1-33, p. 2 «[…] behavior related to redesign
or ‘‘innovation’’. While innovation generates significant procompetitive benefits, courts must
be sensitive to dominant firms’ ability to use purported ‘‘innovation’’ as a means to secure
market dominance or impede competition in complementary markets, without any material
benefit to consumers. In such instances, this type of conduct is exclusionary or predatory and
violates the Sherman Act»; Devlin, Alan J. y Jacobs, Michael S., Anticompetitive Innovation
and the Quality of Invention, 12 de septiembre de 2011, próximamente en: Berkeley Techno-
logy Law Journal, disponible en SSRN: http://ssrn.com/abstract=1926228.
II. La determinación de los mercados secundarios

o de piezas de recambio
Habiendo definido anteriormente los mercados donde se encuentran
bienes o servicios primarios (mercado primario) y bienes o servicios se-
cundarios (mercado secundario) como mercados de sistemas, mercados
múltiples y mercados duales, según su posible encuadramiento desde
la perspectiva de los usuarios finales, ahora se estudia el conjunto de
características que, según esta división, deben ser tenidos en cuenta para
una valoración del mercado relevante.
La Comisión en la Comunicación relativa a la definición del mercado
de referencia plantea que al examinar mercados primarios y secundarios,
especialmente en materia de abusos de posición dominante, cuando la
compatibilidad sea un asunto importante puede derivar a que se reali-
cen valoraciones de mercado más restringidas, pudiendo así definir un
mercado específico para piezas de recambio como un mercado indepen-
diente del mercado primario14. Con ello, considera la Comisión que las
limitaciones a la sustituibilidad del mercado secundario y la existencia de
condiciones que dan lugar a que los consumidores se queden bloqueados
(lock-in)15 en el bien primario para optar por un cambio en este mercado
(switching cost)16, aun existiendo un incremento de los precios relativos
en el mercado secundario, deben ser reconocidas para la valoración de-
finitiva de una definición del mercado primario y secundario a afectos
de libre competencia17.
14 Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a
efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03), DO C 372 de

9.12.1997, p. 5/13, Considerando 56.
15 Los efectos de lock-in o de bloqueo pueden ser entendidos como el conjunto de costes
hundidos que los consumidores han asumido para adquirir un bien. Por ejemplo, en mercados
en red, los consumidores estarán más dispuestos a quedarse en la red a la que pertenecen si los
costes que han asumido no son recuperables si deciden cambiarse a otra red. Cuando existe
un dominio de un operador en una red específica, los efectos de red facilitan la existencia de
efectos de bloqueo que a su vez refuerzan la posición de dominio de la empresa que ya es
dominante.
16 Los costes de cambio hacen referencia al conjunto de costes que un consumidor debe
asumir si ha de cambiar de producto. En la valoración de los costes de cambio se valoran los

efectos de bloqueo y los efectos de red. Además de los costes de los bienes, se deben consi-
derar las nuevas condiciones que se deben adquirir para aprovechar los nuevos bienes, como
puede ser el conjunto de conocimientos que se tienen que adquirir, las fuentes de suministro
existentes en los mercados secundarios y los servicios de atención postventa.
17 Vid. Apostolopoulos, Haris, «Refusal-to-Deal Cases of IP Rights in the Aftermarket
of US and EU Law: Convergence of Both Law Systems through Speaking the Same Language of
Law and Economics», DePaul Business & Commercial Law Journal, vol. 5 (2007), pp. 237 y ss.
Se puede comprender de la Comunicación que si el mercado primario

es competitivo y el mercado secundario lo es igualmente, el análisis de
mercado no requiere valoraciones más restringidas. Esto es, por ejem-
plo, si consideramos las impresoras y los cartuchos de tinta, se puede
identificar lo siguiente: puede existir sólo un mercado que es el de las
impresoras y sus cartuchos porque los consumidores conocen perfec-
tamente los costes de elegir una impresora determinada, el número de
impresiones que se realizarán, el valor de remplazar cada cartucho y los
costes de servicios, reparaciones y piezas de recambio. Por lo tanto, se
puede considerar que cada consumidor se encuentra comprometido con
el producto durante toda su vida útil. Así, existe sólo un mercado que
incluiría ambos niveles, el del bien primario y el del bien secundario,
que se enmarcaría en el que se ha denominado mercado de sistemas.
Otro ejemplo puede ser considerar un mercado para todas las impre-
soras y un mercado para todos los cartuchos, pues el consumidor elige
entre todas las impresoras la que más se acomode a sus necesidades y
restricciones, al igual que posteriormente puede elegir entre todos los
cartuchos, pues éstos son intercambiables para cualquier impresora, por
lo tanto, el análisis de mercado que se haría tendría en cuenta dos mer-
cados, el de las impresoras y el de los cartuchos. En este último ejemplo
nos encontraríamos en mercados duales18.
Los problemas de mercado que más atención pueden generar por
sus particularidades se dan en el evento de que no existiendo una sus-
tituibilidad en el mercado secundario, los consumidores se quedan
bloqueados en la elección realizada en el bien del mercado primario,
como lo considera la Comunicación sobre el mercado relevante19. Por
ejemplo, los consumidores pueden elegir entre las diferentes impresoras
y posteriormente se considera que existe un mercado para cada cartucho
de tinta, pues los consumidores no pueden identificar de forma precisa
los costes que asume la elección del mercado primario. En este ejemplo
nos encontramos en el caso de mercados múltiples.
Las circunstancias en cada caso particular que requieren ser iden-
tificadas se encuentran relacionadas con el alcance de la competencia
en el mercado primario que puedan prevenir una explotación de los
18 O’Donogue y Padilla, The Law and Economics of Article 82, cit. supra, pp. 102 y ss.
19 Vid. Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia…
cit. supra. Considerando 56. «[…] El método para definir los mercados [cuando se examinan
los mercados primario y secundario] […] es básicamente el mismo, esto es, se evalúan las reac-
ciones de los clientes, basadas en sus decisiones de compra, a variaciones de los precios relati-
vos, aunque teniendo en cuenta también las limitaciones por lo que respecta a la sustituibilidad
que resultan de las condiciones imperantes en los mercados conexos».
consumidores en el mercado secundario20. Como fue mencionado con

anterioridad, la existencia de un mercado secundario donde los bienes
y servicios son compatibles con cualquiera de los bienes del mercado
primario evita que los consumidores se encuentren bloqueados (lock-in)
en el mercado primario y, como consecuencia, en el mercado secunda-
rio21. Situación diferente se encuentra cuando en el mercado secundario
los consumidores no encuentran bienes o servicios sustitutos o inter-
cambiables. De un lado, si los consumidores pueden prever el valor de
los costes del mercado secundario cuando eligen el bien primario, se
debe recordar que se tiene en cuenta sólo un mercado de sistemas y por
ello la problemática del bloqueo (lock-in) se refiere sólo a un mercado
como el todo y, por lo tanto, no depende de una definición de mercados
secundarios. En este sentido, se debe entender que el incremento de los
precios en el mercado secundario afecta de forma importante la elección
de los consumidores sobre el bien en el primer mercado, haciendo que
los equilibrios de pérdida de clientes y beneficios del incremento de los
precios en el mercado secundario sean negativos. De otro lado, si el
consumidor no puede prever los costes del mercado secundario y a su
vez un cambio en el mercado primario por otro bien competidor (swit-
ching cost) es excesivamente oneroso, los consumidores se encuentran
bloqueados —por razón de los costes del mercado secundario— en el
mercado primario. Sin embargo, para que este comportamiento pueda
ser comprendido como racional por parte de la empresa productora
de los bienes y servicios del mercado primario y secundario, se debe
identificar que la empresa no perderá nuevos clientes por esta política
de incrementar los precios en el mercado secundario o, por lo menos,
que el equilibrio entre la pérdida de nuevos clientes y las utilidades que
se derivan de los incrementos de precios en el mercado secundario son
positivas para la empresa que adelanta este tipo de comportamientos22.
20 Vid. O’Donogue y Padilla, The Law and Economics of Article 82, cit. supra, pp. 102-103.
21 Vid. Comisión Europea, Competition discussion paper on the application of Article 82
of the Treaty to exclusionary abuses, Bruselas, 2005, Considerandos 251-263.
22 Temple Lang considera que para realizar una valoración de los costes durante la vida
útil del producto se deben identificar diferentes circunstancias: (a) el nivel de sofisticación
de algunos de los compradores; (b) los costes del bien en el mercado primario; (c) los costes
relativos del bien en el mercado primario y los costes de los bienes y servicios en el mercado
secundario durante la vida útil del bien principal; (d) cuánto tiempo se va a usar el bien
principal; (e) el conocimiento que los consumidores puedan tener de los costes de los bienes
y servicios en el mercado secundario al momento de realizar la compra del bien principal;
(f) la forma de los costes en el mercado secundario, si éstos son rutinarios como en caso de
los bienes consumibles o porque existen obligaciones periódicas de revisión (por ejemplo, los
motores de los aviones comerciales) o si son costes imprevistos como los de las reparaciones
y cambio de piezas; (g) las variaciones entre nuevos consumidores y antiguos consumidores;
(h) la posibilidad de discriminación de precios entre nuevos y antiguos consumidores; (i) la
Por último, es necesario considerar si una empresa sin tener un poder

de mercado en el mercado primario puede adelantar un comportamien-
to que sea considerado abusivo en el mercado secundario. Al valorar
esta cuestión se deben hacer varias consideraciones. En primer lugar, se
deben identificar las condiciones del mercado primario y la situación
de los consumidores frente a los comportamientos de explotación del
fabricante de los bienes primarios. En segundo lugar, se debe considerar
si los consumidores se encuentran en una posición difícil frente al cambio
de bienes primarios competidores. Por último, se requiere conocer si
era posible la identificación de los costes en el mercado secundario o, al
menos, podían o no ser previsibles por los consumidores al momento
de la adquisición de los bienes primarios y si existen posibilidades rea-
les de intercambiabilidad o sustituibilidad en el mercado secundario.
Al realizar estas consideraciones se puede identificar que un mercado
primario que ofrece unas barreras altas en términos de costes de cam-
bio a los consumidores y que no puede ser considerado un mercado
de sistemas donde los consumidores podían conocer con cierto grado de
certeza los costes del mercado secundario da lugar a una valoración
de las condiciones del mercado secundario desde la perspectiva del artículo
102 del TFUE, sin que se requiera que la empresa deba ser dominante
en el mercado primario.
1. Beneficios y restricciones en el mercado secundario

o de piezas de recambio
Los agentes económicos disponen de diferentes alternativas o mé-
todos para realizar restricciones en el mercado secundario. Entre estos
comportamientos se encuentran conductas que pueden ser relacionadas
con formas especiales de vinculación de productos, donde el vendedor
de un producto en el mercado primario condiciona la venta de éste (el
producto vinculante) a la compra de un producto o servicio —produc-
to o servicio en el mercado secundario— relacionado con el producto
del mercado primario (producto vinculado)23. Este comportamiento va
forma de acceso al bien principal, si se encuentra disponible exclusivamente para compra

o si existen otras alternativas como los arrendamientos de estos bienes; (j) los costes del
cambio del bien principal (switching cost) en los que tiene que incurrir el consumidor
(nuevo conocimiento, entrenamiento, licencias, compatibilidad con otros bienes, efectos
de red indirectos, tiempo de remplazo, etc.); y (k) el rendimiento y duración de los bienes
consumibles del mercado secundario. Vid. Temple Lang, John, «Practical aspects of
aftermarkets in European competition law», cit. supra, p. 103
23 Vid. Herrero Suárez, Carmen, «Los contratos vinculados (Tying Agreements) en el
derecho de la competencia», cit. supra.

destinado a un aprovisionamiento de forma exclusiva del productor del

bien principal o vinculante (o de quien éste indique), bien estableciendo
de forma expresa esta obligación, o estableciendo consecuencias negativas
sobre garantías, financiación, reparación y aprovisionamiento de otros
bienes al no usar los bienes producidos por el vendedor o distribuidos
por éste para el mercado secundario en conjunción con el bien del mer-
cado primario.
También se pueden identificar comportamientos relacionados con
negativas a contratar o negativas de licencia, especialmente cuando los
productos del mercado secundario se encuentran protegidos por de-
rechos de propiedad intelectual24. En este tipo de comportamientos el
productor de los bienes del mercado principal y del mercado secundario
se convierte en el único proveedor de los bienes o servicios del mercado
secundario. Cuando intervienen derechos de propiedad intelectual el
titular de los derechos puede optar por realizar modificaciones en los
diseños y compatibilidades en los productos del mercado primario que
permitan que sus productos del mercado secundario sean los únicos
que puedan ser acoplados a éstos25.
Comportamientos relacionados con la discriminación de precios
pueden permitir al productor del bien en el mercado primario obtener
mayores beneficios en el mercado secundario, al discriminar, durante la
vida del producto del mercado principal, los costes de una eventual venta
a precios excesivamente bajos que luego son recuperados por medio de
los precios en el mercado secundario26.
1.1. Explicaciones a las restricciones en los mercados secundarios

Como fue presentado con anterioridad, los comportamientos que
pretenden mantener una relación cercana entre el mercado primario y
el mercado secundario, bajo la forma que permite a una empresa tener
un dominio sobre el mercado secundario al haber contratado con ella
en el mercado primario, no son necesariamente perjudiciales para la
24 Para una discusión amplia de las negativas a licenciar en aftermarkets, vid. U.S. Dep’t
of Justice y Fed. Trade Comm’n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights:
Promoting Innovation and Competition, 2007. Disponible en: www.usdoj.gov/atr/public/
hearings/ip/222655.pdf.
25 Vid. supra, nota de pie de página 13; Ayal, Adi, «Monopolization via voluntary net-
work effects», Antitrust Law Journal, vol. 76, n.º 3 (2010), pp. 799-822.
26 Vid. Díez Estella, Fernando, La Discriminación de Precios en el Derecho de la Com-
petencia, Madrid, Ed. Thomson-Civitas, 2003.

competencia y los consumidores27. En términos de los objetivos perse-

guidos por algunas de estas prácticas se encuentra que son promovidas
por la búsqueda de eficiencias y, en algunos casos, los efectos sobre la
competencia son neutrales haciendo que no se amerite una intervención
de las autoridades de libre competencia28. Las razones argumentadas
por estas prácticas pretenden mantener un control sobre la calidad de
los productos o proteger el buen nombre (goodwill) de la marca que se
incorpora en estos bienes29.
Estas consideraciones, calidad de productos y protección de la marca,
reciben una importante atención en materia de contratos de franquicia
cuando se trata de los bienes utilizados en la prestación de los servicios o
en la producción de los bienes objeto de la franquicia30. Por ejemplo, las
Directrices relativas a las restricciones verticales al tratar los acuerdos de
franquicia reconocen que varias formas de restricciones verticales pueden
concurrir en este tipo de contratos, entre ellas se encuentran formas de
distribución selectiva, exclusiva y cláusulas de no competencia31. Las
restricciones relativas al uso de las materias primas, productos y ma-
quinaria suministradas por el franquiciador al franquiciado hacen parte
de la excepción de no competencia que queda por fuera de la aplicación
27 Para una valoración de las dificultades del análisis de los comportamientos de empresas
en mercados de nuevas tecnologías desde la perspectiva de la Escuela de Chicago, vid. Posner,

Richard A., Antitrust Law, 2.ª ed., Chicago, University Chicago Press, 201, pp. 278 y ss.
28 Vid. Kikwood, John J. y Lande, Robert H., «The Chicago School’s foundations is
flawed: Antitrust protects consumers, not efficiency», en Pitofsky, R. (ed.), How the Chicago
School Overshot he Mark. The Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust
Law, Oxford University Press, 2008, pp. 89-97.
29 Para una consideración de los problemas de marca y el control sobre la calidad de
los productos fabricados por un licenciatario, vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, IHT
Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger contra Ideal-Standard GmbH y Wab-
co Standard GmbH. Asunto C-9/93de 22 de junio de 1994. Petición de decisión prejudicial:
Oberlandesgericht Düsseldorf-Alemania Rec. Juris. 1994, p. I-02789.
30 Algunas consideraciones importantes sobre las condiciones del franquiciador sobre
el franquiciado en materia precontractual y postcontractual, pueden ser revisadas en Klein,

Benjamin, «Market power in franchise cases in the wake of kodak: applying post-contract
hold-up analysis to vertical relationships», Antitrust Law Journal, vol. 67 (1999), pp. 383 y
ss.; Warren, S. Grimes, «Market Definition in Franchise Antitrust Claims: Relational Market
Power and the Franchisor’s Conflict of Interest», Antitrust Law Journal, vol. 67 (1999),
pp. 243 y ss.
31 Directrices sobre acuerdos verticales 2010/C 130/01, cit. supra. Considerandos 190 y
191, en especial el considerando 190 b): «Las obligaciones de no competencia en los bienes o
servicios adquiridos por el franquiciado quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo
101, apartado 1, cuando son necesarias a fin de mantener la identidad y reputación comunes
de la red franquiciada. En estos casos tampoco es pertinente la duración de la obligación de no
competencia con arreglo al artículo 101, apartado 1, siempre y cuando no exceda de la dura-
ción del propio acuerdo de franquicia».
del artículo 101 (1) del Tratado cuando éstas se encuentren destinadas a
mantener la identidad y reputación de la franquicia32.
Empresas productoras de un bien o servicio en el mercado primario
pueden realizar comportamientos de discriminación de precios entre
diferentes compradores o usuarios que adquieren el bien primario a
un coste relativamente bajo, captando mayores ingresos en el mercado
secundario al asegurarse que la utilización de bienes o servicios secun-
darios les permita obtener mayores utilidades33. Esta práctica tiene hoy
importante atención en mercados donde el bien o servicio del mercado
primario tiene costes relativos importantes que desalentarían el consumo
masivo de los mismos34. Con ello, empresas que pueden lograr discrimi-
nar el bien principal que requiere ser usado con otros bienes o servicios
secundarios consumibles o que para su mejor disfrute depende de la suma
de bienes complementarios pueden utilizar una estrategia que les permita
añadir un valor superior a su coste marginal a los bienes secundarios y
con ello obtener unos mayores beneficios. Por ejemplo, estrategias de
esta naturaleza se encuentran en las videoconsolas, la telefonía móvil
32 Sentencia del Tribunal de Justicia, Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Ir-
mgard Schillgallis, Asunto C-161/84 de 28 de julio de 1986: «[…] En algunos casos, como
sucede con los artículos de moda, puede resultar imposible establecer requisitos objetivos de
calidad. Además, velar por la observancia de estos requisitos puede requerir gastos excesivos,
dado el gran número de cesionarios. Por consiguiente, puede considerarse necesaria una cláu-
sula que imponga al cesionario la obligación de vender únicamente mercancías suministradas
por el cedente o por proveedores seleccionados por él, con el fin de proteger el prestigio de
la red de distribución. Sin embargo, dicha cláusula no debe impedir al cesionario procurarse
estas mercancías a través de otros cesionarios».
33 Díez Estella, Fernando, La Discriminación de Precios en el Derecho de la Competen-
cia, Madrid, Ed. Thomson-Civitas, 2003, p. 416, p. 232: «Una variable de este tipo de discri-
minación [discriminación de precios de segundo grado] es la denominada estrategia de bienes
relacionados en la venta. […] Un mayor consumo del bien complementario indica una mayor
disposición a pagar por el bien, con lo que las ventas del producto complementario sirven al
productor para medir el precio de reserva. Así, el productor puede hacer uso de la estrategia
de bienes relacionados en la venta para llevar a cabo una discriminación de precios de segundo
grado»; una posición contraria puede ser revisada en: Mackie-Mason, Jeffrey K., What to
Do About Unilateral Refusals to License? Documento presentado en: FTC-DOJ Hearings on
Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, en
mayo 1 de 2002, disponible en: www.ftc.gov/opp/intellect/020501mackie2.pdf.
34 Klein, Benjamin y Shepard Wiley Jr., John, «Competitive Price Discrimination as
an Antitrust Justification for Intellectual Property Refusals to Deal», Antitrust Law Journal,
vol. 70 (2003), pp. 599-642, pp. 613: «[…] Intellectual property can be expensive to create
due to high fixed R&D costs, but cheap to produce once created due to low marginal costs
of production. Under such conditions, manufacturers have a large profit incentive to move
down their demand curve by making incremental sales without losing the profit from existing
sales. One technique to accomplish this is to reduce equipment price and transfer some of the
return on their intellectual property to the service aftermarket. Manufacturer profit will in-
crease if the service aftermarket indeed serves as a reasonable measure of product value, both
across consumers and across units purchased by any individual consumer —that is, if relati-
vely low— valued units of the product truly do use less aftermarket service».
prepago, máquinas y cuchillas de afeitar, etc., y, en especial, cuando

intervienen derechos de propiedad intelectual que limitan la entrada de
competidores en el mercado secundario35.
1.2. Daños potenciales a la competencia y a los consumidores

Existe una discusión muy agitada entre quienes consideran que las
restricciones en los mercados secundarios no afectan a la competencia ni
a los consumidores y aquellos para los que estas prácticas requieren valo-
raciones particulares que determinen los equilibrios entre los beneficios
y las restricciones a la competencia y el bienestar de los consumidores36.
Para los seguidores de la escuela de Chicago, la existencia de restricciones
en la demanda y en la oferta hace que sea poco probable que el productor
de bienes primarios pueda encontrar rentable explotar el mercado secun-
dario de forma supracompetitiva, aunque los consumidores se encuentren
bloqueados (lock-in) en el mercado primario. Desde la perspectiva de
Chicago, los consumidores suelen considerar los costes relacionados con
la vida del producto cuando deciden comprar un bien en un mercado
primario37. Este hecho, para la escuela de Chicago, limita de forma im-
portante la libertad del productor del bien en el mercado primario para
cargar precios supracompetivos en los mercados secundarios38. Ade-
más, las empresas en mercados que exhiben competencia en el mercado
35 Para una reflexión interesante sobre las estrategias de discriminación de precios en el
mercado de las máquinas de afeitar y las cuchillas de afeitar en el contexto histórico de Gi-
llette, vid. Picker, Randal C., «The Razors-and-Blades Myth(s)», The University of Chicago
Law Review, vol. 78 (2011), pp. 225-255.
36 A favor de una regla per se de legalidad y a favor de una regla de la razón sobre los
aftermarkets vid. Schleicher, Tara J., «The U.S. Supreme Court’s use of Post-Chicago anti-
trust theory in Eastman Kodak v Image Technical Services: Implications for marketing prac-
tice», Journal of Public Policy & Marketing, vol 16, n.º 2 (1997), pp. 310-318. Esta discusión
es importante en el asunto Eastman Kodak en el disentimiento del juez Scalia, vid. Eastman
Kodak v. Image Technical Servs. (90-1029), 504 U.S. 451 (1992).
37 Shapiro considera que los compradores de bienes primarios tienen importantes incentivos
para obtener protecciones contractuales que los prevengan de explotaciones supracompetitivas en

los mercados segundarios. Entre estas formas de protección se encuentran: (a) cubrimientos por
garantía; (b) arrendamiento o leasing de los bienes primarios; (c) contratos de suministro de largo
plazo de servicios de reparación; (d) cláusulas no discriminatorias, en especial, aquellas relaciona-
dos con cláusulas de la nación más favorecida, donde el comprador de un bien primario se asegura
que aquellos mejores servicios o productos ofrecidos a los nuevos clientes en el mercado secunda-
rio también le serán aplicados; (e) cláusulas relacionadas con libertad de fuentes de abastecimiento
(second sourcing and open system). Vid. Shapiro, Carl, «Aftermarkets and consumer welfare: ma-
king sense after Kodak», Antitrust Law Journal, vol. 63 (1995), pp. 483-504, pp. 488-489.
38 Por ejemplo, este argumento es soportado por Shapiro y Teece en mercados con rápi-
dos cambios tecnológicos, donde los consumidores pueden actuar ante incrementos supracom-
petitivos de los precios en los mercados secundarios. Además, consideran que esta situación
se vería reforzada en mercados donde los consumidores son usuarios de diferentes marcas al
mismo tiempo. Vid. Shapiro, Carl y Teece, David J., «Systems competition and aftermarkets:
An economic analysis of Kodak», Antitrust Bulletin, vol. 39, n.º 1 (1994), pp. 135-162.
primario también tienen incentivos para revelar a los consumidores los

costes de los bienes y servicios en el mercado secundario durante toda
la vida del bien del mercado primario39. También considera la escuela
de Chicago que, aun existiendo problemas en determinar los costes
durante la vida del producto primario, la existencia de competencia
en el mercado primario genera que los precios supracompetitivos en
el mercado secundario sean descontados por los consumidores por
razón de precios infracompetitivos en el mercado primario. Otro de
los argumentos construidos por Chicago hace referencia a la existencia
de explicaciones racionales para los comportamientos monopólicos en
el mercado secundario que deben ser valoradas favorablemente debido
a las incertidumbres de los comportamientos potencialmente anticom-
petitivos40. Por último, esta escuela considera que la intervención del
derecho de la competencia en los mercados secundarios limitaría los
procesos de innovación y desarrollo de nuevos productos, como tam-
bién el mejoramiento de los existentes (especialmente en el mercado
primario). Esta observación se sustenta desde Chicago en la idea de
que los monopolios son la mejor fuente para la creación de bienestar
a través de la innovación, pues los márgenes de beneficios sobre los
costes marginales les permiten a las empresas invertir en actividades
de riesgo que traen como consecuencia nuevos productos al mercado
y a los consumidores41.
El análisis propuesto por los seguidores de Post-Chicago advierte que
las empresas pueden adelantar comportamientos racionales anticompeti-
tivos al realizar incrementos de los precios en los mercados secundarios
a niveles supracompetitivos42. Esta escuela encuentra que no se puede
suponer, como lo hacen los seguidores de Chicago, que las empresas
que participan en un mercado primario y secundario al mismo tiempo
se verían cohibidas de realizar un comportamiento de incremento de
precios en el mercado secundario debido a la pérdida de consumidores
39 Ibidem. «Even households white goods take operating, service, and repair cost into
account. As a consequence, producers will often make these features an explicit part of their
marketing strategy»; Coppi, Lorenzo, «Aftermarket monopolization: the emerging consensus
in economics», Antitrust Bulletin, vol. 52, n.º 1 (2007), pp. 53-71, p. 57.
40 Vid. Kikwood, John J. y Lande, Robert H., «The Chicago School’s foundations is
flawed: Antitrust protects consumers, not efficiency», cit. supra, pp. 90 y ss.
41 Para una lectura de los beneficios de los monopolios desde la perspectiva de Chicago,
vid. Coppi, Lorenzo, «Aftermarket monopolization: the emerging consensus in economics»,

cit. supra, pp. 60-61.
42 Para una revisión crítica de la escuela Post-Chicago, vid. Hovenkamp, Herbert, «Post-
Chicago Antitrust: A Review and Critique», Columbia Business Law Review (2001), pp. 257 y ss.
en el mercado primario43. Así, consideran los seguidores de Post-Chicago

que las empresas se enfrentan ante un balance entre las pérdidas que
puedan sufrir en la venta de nuevos bienes primarios y los beneficios
que puedan obtener de los incrementos de precios en el mercado secun-
dario, pudiendo así verse incentivados a adelantar comportamientos de
explotación de las rentas de los consumidores en el mercado secundario.
Esta escuela considera los incrementos en los precios como una conse-
cuencia de otro conjunto de políticas que limitan la competencia en los
mercados secundarios, en especial, comportamientos relacionados con
la vinculación de productos, negativas de suministro y discriminación
de precios. Es decir, Post-Chicago interpreta los beneficios monopólicos
como un lugar donde el derecho de la competencia no tiene mucho para
aportar, pero sí, cuando los comportamientos restrictivos tienen como
consecuencia un incremento de los precios por medios diferentes a una
competencia fundamentada en los méritos. Por ejemplo, una empresa
puede obtener beneficios supracompetitivos discriminando en contra
de los consumidores que ya han adquirido los bienes primarios al incre-
mentar los precios de los bienes en el mercado secundario y disminuir los
precios sobre los bienes primarios a los nuevos consumidores de estos
bienes. Con ello, los consumidores que ya han adquirido los bienes en
el mercado primario se encuentran bloqueados (lock-in), por los costes
de cambio a otro bien primario (switching cost), en el mercado secun-
dario a pagar los precios supracompetitivos de los bienes secundarios44.
Otra posibilidad que puede ser contemplada por parte de empresas que
participan en los dos mercados, primario y secundario, que permite a
éstas considerar incrementos en los precios de los bienes del mercado
secundario, como pueden ser las piezas de recambio y los servicios de
reparación, ocurre cuando existe un cambio tecnológico y los nuevos
productos del mercado primario pueden tener a su vez costes altos.
Esta condición supone que la empresa puede incrementar los precios a
niveles supracompetitivos de los bienes del mercado secundario, pues los
43 Para una explicación de estos problemas desde los costes de transacción, vid. Denoz-
za, Francesco, «Riasing Consumers’ cost as an antitrust problema: a sketch of the argument
from Kodak to Microsoft (the European proceedings)», en Cucinotta, A.; Pardolesi, R. y
Van den Bergh, R. (eds.), Post-Chicago Developments in Antitrust Law, Cheltenhan, Ed.
Edward Elgar, 2002, pp. 197-212.
44 Es necesario considerar que aun con las reducciones de precios en el mercado pri-
mario, el monopolista en el mercado secundario puede obtener ingresos totales mayores al

realizar incrementos mayores en el mercado secundario. Sería necesario considerar para de-
terminar esta conclusión las pérdidas en el mercado primario y la disminución del consumo
en el mercado secundario debido al incremento de precios de los bienes en este mercado. Vid.
Borenstein, Severin; Mackie-Mason, Jeffrey K. y Netz, Janet S., «Antitrust Policy in Af-
termarkets», Antitrust Law Journal, vol. 63 (1995), pp. 455-482, pp. 461-462.
consumidores que están bloqueados en el mercado se encuentran frente

a costes de cambio altos y requieren seguir comprando los bienes del
mercado secundario durante la vida útil del bien primario. Además de
esta consideración, la empresa puede reducir los problemas de imagen y
pérdida de clientes en el mercado primario debido a la información que
se suministre sobre los nuevos productos principales y los valores de
los bienes secundarios, explotando así a los consumidores en el mercado
secundario que se encuentran bloqueados con menores consecuencias
de pérdidas de nuevos clientes45.
Consideraremos ahora otro tipo de restricciones a la competencia re-
lacionadas con las negativas de suministro a las empresas de servicios de
reparación independientes (independent services organizations – ISOs)46.
Como es común destacar en materia de negativas a contratar, las empresas
son libres de elegir sus socios comerciales y una negativa a contratar o
licenciar no es un comportamiento que atente contra la libre competencia
así éste fuese adelantado por una empresa con una posición dominante
de mercado. Como ha sido manifestado por el Tribunal de Justicia, una
negativa a contratar sólo puede violar la normativa de libre competencia
en circunstancias excepcionales47. La discusión de las negativas a contratar
se concentra fundamentalmente en determinar la indispensabilidad del
bien al que se requiere el acceso para participar en un mercado secundario
o conexo al del bien requerido48. La principal preocupación en materia
45 Ibidem, pp. 466-467.

46 Vid. supra, Apostolopoulos, Haris, «Refusal-to-Deal Cases of IP Rights in the Af-
termarket of US and EU Law: Convergence of Both Law Systems through Speaking the Same
Language of Law and Economic…».
47 Para una revisión de las circunstancias excepcionales que deben concurrir para esta-
blecer una negativa a contratar, vid. Comisión Europea, «Comunicación sobre las priorida-
des de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta
excluyente abusiva de las empresas dominantes, 2009/C 45/02», DO n.º C 045 de 24/02/2009
pp. 0007-0020, Considerandos 81 y 87.
48 No se quiere decir con esto que los demás requisitos que conforman las circunstan-
cias excepcionales no sean importantes y no se tengan efectivamente en cuenta para valorar

la ilegalidad de una negativa a contratar, de suministro o de licencia. El criterio que se quiere
sostener se fundamenta en que las circunstancias de la existencia de una negativa y la elimina-
ción de competencia en un mercado secundario o conexo se deben reunir en el estudio de la
indispensabilidad. Los criterios de la no existencia de una justificación objetiva y la utilización
del recurso indispensable para la creación de un nuevo producto pueden tener una valoración
diferente a la indispensabilidad (para asuntos relacionados con derechos de propiedad inte-
lectual), bien porque el primero se relaciona con la motivación de la negativa en términos de
por qué esa negativa, atentando contra el derecho de la competencia, se encuentra justificada o
puede ser excepcionada y, la segunda, la exigencia de un producto nuevo, porque tiene como
objetivo proteger al titular de derechos de propiedad intelectual de una competencia que se
limite a reproducir los bienes que incorporan los derechos, es decir, pretende que a su vez
se creen eficiencias dinámicas (relacionadas con la innovación) y no sólo eficiencias estáticas
(relacionadas con la disminución de precios por incrementos en la oferta).
de libre competencia en asuntos relacionados con negativas a contratar

en mercados secundarios de piezas de recambio puede suceder en modi-
ficaciones del comportamiento, donde, como en el asunto Commercial
Solvents49, las negativas a contratar o conceder una licencia se realizan
con posterioridad a la existencia de relaciones contractuales previas en-
tre la parte que solicita el acceso y la empresa que se niega a continuar
una relación de suministro50. Si bien puede ocurrir que se establezca una
negativa de suministro en sentido estricto con agentes con los que no se
ha tenido una relación contractual previa, es poco probable que la misma
produzca un daño a la competencia, en especial si se considera que la
negativa está relacionada con derechos de propiedad intelectual, pues
la exigencia de un nuevo producto para el que existe una demanda potencial
—o en su criterio más laxo, la potencialidad de un nuevo producto para
el que exista una demanda potencial—51 restringe de forma significativa
la posibilidad de identificar un falseamiento de la competencia por abuso
de la posición dominante52.
En el último supuesto, las negativas a contratar con empresas de
servicios de reparación independientes, la problemática que se presenta
en materia de libre competencia consiste en determinar si existe o no
49 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. y Com-
mercial Solvents Corporation contra Comisión de las Comunidades Europeas Asuntos acu-
mulados 6 y 7-73 de 6 de marzo de 1974. Rec. Juris. 1974 p. 00223.
50 Vid. Comisión Europea, «Comunicación sobre las prioridades de control de la Co-
misión en su aplicación del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las
empresas dominantes», cit. supra, Considerando 84: «[…] el hecho de poner fin a un acuerdo
de suministro tendrá más probabilidades de ser considerado abusivo que si se trata de una de-
negación de novo […]».
51 Vid. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Microsoft Corp. V. Comisión de las
Comunidades Europeas Asunto T-201/04 de 17 de septiembre de 2007. Rec. Juris. II-03601,

Considerando 335: «[…] el Tribunal de Justicia expuso en el apartado 44 de la sentencia IMS
Health, citada en el apartado 107 supra, que bastaba que pudiera determinarse un mercado
potencial, incluso hipotético, y que así sucedía cuando los productos o servicios eran indis-
pensables para desarrollar una actividad determinada y existía una demanda efectiva de ellos
por parte de las empresas que pretendían desempeñar esa actividad […]».
52 La problemática del producto nuevo parece concentrarse en el resultado del acceso re-
querido para identificar eficiencias dinámicas. Sin embargo, puede ocurrir que la negativa del
suministro (licencia) bloquee un mercado por la naturaleza de los propios derechos de propie-
dad intelectual; posiblemente por existir una sobreprotección desde el derecho de propiedad
intelectual, la competencia se ve limitada, no siendo tampoco éste el objeto de la normativa
de propiedad intelectual. En circunstancias como éstas el derecho de la competencia tiene la
función de servir como límite externo al derecho de la propiedad intelectual, incrementando
los incentivos a innovar y competir en determinados mercados, sin que se pueda predicar que
la intervención del derecho de la competencia lo que produce es una restricción a las innova-
ciones. En este doble juego de cuándo el derecho de la competencia, permitiendo el acceso a
terceros a los recursos de un monopolista, incrementa o perjudica los incentivos a innovar se
tiende el debate sobre las dificultades que enfrentan las autoridades o el juez de competencia
para valorar las negativas a contratar.
un daño a los consumidores. En principio puede considerarse que, en

materia de precios, el fabricante de los bienes del mercado secundario
vendería éstos a un precio que no permitiera a las empresas de servicios
independientes competir en precios frente al fabricante. Esto es, los
márgenes de utilidad en materia de las piezas de recambio tenderían a
cero, por ello el consumidor no podría verse beneficiado con menores
precios, con ello, no se podría considerar que existe una limitación en la
oferta y por ello el consumidor final no obtendría un beneficio propio
de la competencia en precios. Sin embargo, se puede considerar que las
empresas de servicios independientes podrían competir en otros aspectos
relacionados con el mercado secundario que los consumidores valorarían
positivamente para dirigirse a éstos en vez de al fabricante. Por ejemplo,
se puede considerar que los consumidores valoren una atención más
personalizada, unos tiempos de reparación menores, valores por los
servicios o mano de obra más económicos, piezas de recambio están-
dares que pueden acoplarse a las piezas del fabricante de los bienes del
mercado primario, etc. En definitiva, el consumidor puede verse afectado
de forma indirecta por comportamientos relacionados con negativas
a contratar o a licenciar de los fabricantes de piezas de recambio en el
mercado secundario (en el evento de mercados múltiples) a las empresas
de servicios de reparación independientes en razón de la limitación de
una presión competitiva en la prestación de los servicios y piezas que
acompañan los bienes que son de suministro exclusivo del fabricante
del producto principal del mercado primario53.
2. Asuntos decididos por las autoridades europeas

en materia de mercados secundarios
Los principales asuntos adelantados por las autoridades europeas que
tratan la problemática de los mercados secundarios son Hugin, Hilti,
Tetra Pak, Pelikan/Kyosera y Confédération européenne des associations
d’horlogers-réparateurs (CEAHR) contra Comisión Europea. A través
de estos asuntos se puede verificar la problemática sobre la necesidad o
no de una posición dominante en el mercado primario para determinar
un abuso de la posición dominante en el mercado secundario, los efec-
tos de bloqueo y los costes de cambio. Después de que sean valorados
estos asuntos, se puede tener una idea de la ausencia de una doctrina
uniforme sobre los abusos en los mercados secundarios, indicando con
ello que desde la perspectiva de los efectos sobre la competencia y el
53 Temple Lang, John, «Practical aspects of aftermarkets in European competition law»,
cit. supra, p. 216.

bienestar de los consumidores, parece ser el caso por caso, el punto

decisivo en la valoración de los mercados secundarios sin que se pueda
predicar, entonces, una guía clarificadora para la valoración de estos
comportamientos que requiera o exima de la valoración de un poder de
mercado en los mercados primarios para establecer las consecuencias
de los comportamientos abusivos en los mercados secundarios.
En el asunto Hugin54, el Tribunal de Justicia anula la Decisión de la
Comisión que condenaba a Hugin por negarse a vender piezas de re-
cambio de las cajas registradoras fabricadas por ella misma a Lipton y
a otras empresas independientes de reparación de cajas registradoras55.
Si bien el análisis del Tribunal no se concentra en los hechos de la ne-
gativa como violación del artículo 102 del TFUE, sino que estima que
el comportamiento adelantado por Hugin no afecta el comercio entre
los Estados miembros, requisito indispensable para la aplicación de las
normas de competencia a nivel Europeo, el Tribunal, sin embargo, rea-
liza una valoración sobre la posición de mercado de Hugin, señalando
que ésta ostenta una posición dominante en el mercado de piezas de
recambio, con independencia que su cuota de mercado en el mercado
competitivo de la fabricación y venta de cajas registradoras (mercado
primario) sea muy reducida56. Esta consideración nos permite identifi-
car que, en principio, un abuso de la posición dominante en mercados
múltiples puede ser analizado exclusivamente desde la consideración del
comportamiento adelantado por una empresa con poder de mercado
en el mercado secundario. Como fue revisado, este comportamiento
permite identificar el grado de perjuicio que puedan tener los consumi-
dores que se encuentran bloqueados (lock-in) en el producto principal
y sobre los cuales un cambio en las políticas comerciales de la empresa
dominante en el mercado secundario podría conducir a una explotación
abusiva del bienestar de los consumidores por medio de transferencias
del excedente de los consumidores a la empresa dominante, sin que exista
una justificación objetiva del beneficio que conlleva esa transferencia de
54 Sentencia del Tribunal de Justicia, Hugin Cassaregister AB & Hugin Cash Register v
Comisión, Asunto 22/78 de 31 de mayo de 1979.

55 Decisión de la Comisión, Hugin/Liptons, Asunto 78/68/CEE de 8 de diciembre de
1977, IV/29.132, DO L 22 de 27.1.1978, pp. 23-35.

56 El Tribunal de Justicia encuentra que existe una demanda específica para las piezas de
recambio de Hugin y a su vez que éstas no tienen sustitutos en el mercado. Con ello, identifica
que el mercado relevante para una valoración de abuso de la posición dominante (hoy, artículo
102 TFUE) consiste en el mercado de piezas de recambio para las cajas registradoras Hugin
demandadas por empresas independientes. Vid. ibidem, Considerandos 7 y 8.
bienestar para aquellos consumidores que se encuentran bloqueados en

el producto del mercado principal57.
A diferencia del asunto Hugin, la Comisión consideró en el asunto
Hilti58 la posición de mercado tanto en el mercado primario (pistolas
grapadoras)59, como en los diferentes mercados secundarios (cartuchos
y grapas60)61. En ambos mercados encontró que la posición de Hilti se
correspondía con una posición de dominio, y que a su vez se veía re-
forzada por derechos de propiedad intelectual62 y diferentes estrategias
comerciales que le permitían extender su poder de mercado, del merca-
do de pistolas grapadoras y cartucheras, al mercado de las grapas. Sin
embargo, el análisis del mercado en el que se adelantaron las valoracio-
nes sobre la determinación de la existencia de un abuso de la posición
57 Vid. supra, notas de pie de pp. 14 y ss. y texto que las acompaña.
58 Sentencia del Tribunal de Justicia, Hilti AG contra Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas, Asunto C-53/92P de 2 de marzo de 1994, Rec. Juris. I-00667; Sentencia del Tribunal de
Primera Instancia, Hilti AG contra Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T-30/89,
de 12 de diciembre de 1991. Rec. Juris. 1991, p. II-01439; Decisión de la Comisión Eurofix-
Bauco contra Hilti, 88/138/CEE de 22 de diciembre de 1987, IV/30.787 y 31.488, DO L 65 de
11.3.1988, pp. 19-44.
59 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Hilti AG contra Comisión de las Comu-
nidades Europeas, Asunto T-30/89, cit. supra, Considerando 19: «[…] la cuota de Hilti en el
mercado comunitario de pistolas grapadoras es aproximadamente de un 55% de las ventas. En
cuanto a las cartucheras y grapas en general, la Comisión considera que la cuota de mercado
de Hilti en la CEE es como mínimo igual a la indicada para las pistolas grapadoras. Según la
Decisión, la cuota de Hilti en el mercado comunitario de grapas y cartucheras compatibles con
sus aparatos es superior a la que tiene en el mercado de grapas y cartucheras en general».
60 Ibidem. Considerando 92. La Comisión había considerado que las cuotas en el Reino
Unido eran superiores y se encontraban entre el 70 y 80%.

61 La Comisión rechazó el argumento de Hilti que pretendía el reconocimiento de la
existencia de un solo mercado de sistemas de fijación mediante pólvora. La Comisión, y pos-

teriormente el Tribunal General (Ex-TPI), critican esta observación bajo el argumento de que
tal consideración equivaldría en la práctica a que los fabricantes de estas pistolas impidieran la
utilización en sus aparatos de productos consumibles que no sean de la misma marca. Desde
el punto de vista del derecho de la competencia, para fabricar productos consumibles que pue-
dan utilizarse en aparatos fabricados por otros, no existe ninguna limitación desde que no se
viole un derecho de propiedad intelectual o normas que así lo prohíban. Además, el fabricante
de los aparatos donde se usan los consumibles no puede tomar una decisión unilateral a falta de
regulación para prohibir el uso de éstos, alegando que las características del sistema pueden
resultar afectadas. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Hilti AG contra Comisión de
las Comunidades Europeas, Asunto T-30/89, cit. supra, Considerando 68.
62 Asunto Hilti. Las licencias a las que se hace referencia se encontraban en la categoría
de licencias de derecho. Para la época de los hechos la política de patentes en el Reino Unido
había cambiado el término de protección de 16 años a 20 años para mantener una uniformidad
con los demás Estados miembros. Las patentes que ya habían sido concedidas con una dura-
ción de 16 años de protección pasaban en los últimos cuatro años, para completar los 20 años
de protección, a un régimen de licencias de pleno derecho. Para una revisión sobre las licencias de
pleno derecho en el régimen español de patentes, vid. Ley 11/1986 de Patentes, Capítulo 3 del
Título VIII.
dominante se concentró en el mercado de las grapas compatibles con

las pistolas Hilti63. Con esto, los comportamientos que se consideraron
abusivos de la posición dominante de Hilti se relacionan con la vinculación
de productos (las cartucheras como producto vinculante y las grapas
como producto vinculado)64; la discriminación en precios para aquellos
consumidores que solicitaban cartuchos, limitando su poder de elección
y restringiendo por objeto y/o por efecto la competencia de fabricantes
independientes de grapas65; la imposición de restricciones y límites al
suministro de cartucheras a su red de distribución y a los distribuidores
independientes para que no atendiesen solicitudes de suministro de fa-
bricantes independientes en el Reino Unido, como también limitación de
suministro a clientes que pudieran revender los cartuchos a fabricantes
independientes de grapas66; prácticas dilatorias en el establecimiento de
los valores de las licencias de pleno derecho a las que podían acceder los
fabricantes independientes67; negativas al cumplimiento de las garantías
de los bienes del mercado primario como una estrategia conducente a
excluir la competencia de fabricantes independientes de grapas68; entre
otras.
El asunto Hilti, presentando diferencias fácticas importantes con el
asunto Hugin, en especial, el poder de mercado existente en el asunto
Hilti en relación al mercado primario (mercado de bienes de larga dura-
ción), no se aleja mucho de las consideraciones de un análisis de mercado
fundamentado en el mercado secundario donde se valora la existencia
de las restricciones a la competencia69. En el asunto Hilti se establecen
las relaciones entre el mercado primario y el mercado secundario para
limitar el grado de intercambiabilidad que puede existir en los merca-
dos secundarios. Al determinarse la posición dominante en el mercado
primario, la valoración posterior se concentra en el conjunto de bienes
63 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Hilti AG contra Comisión de las Comu-
nidades Europeas, Asunto T-30/89, cit. supra, Considerando 74: «[…] Al limitar la compe-
tencia [sic] efectiva con respecto a nuevos productores, Hilti ha podido preservar su posición
dominante. La posibilidad de llevar a cabo estas políticas ilegales se deriva de su poderío en
el mercado de cartucheras y pistolas grapadoras compatibles con Hilti (donde su posición de
mercado es más fuerte y las barreras para entrar son más altas) y va dirigida a reforzar su posi-
ción dominante en el mercado de grapas compatibles con Hilti (donde resulta potencialmente
más vulnerable a la nueva competencia)».
64 Decisión de la Comisión, Considerando 75.
69 Vid. Conclusiones del Abogado General Jacobs, Hilti AG contra Comisión de las Co-
munidades Europeas, Asunto C-53/92 P., presentadas el 10 de noviembre de 1993, Rec. Juris.
1994, p. I-00667.
que pueden ser compatibles con ese mercado primario y, así, valorar
la posición de mercado en el mercado secundario. En este análisis se
considera la posibilidad de competencia en el mercado secundario y si
ésta ha sido excluida por medio de prácticas que no se corresponden con
una competencia fundada en los méritos. Al determinarse que existen en
ambos mercados posiciones de dominio (que para el caso era un mercado
primario y dos secundarios, el de cartuchos y el de grapas), los compor-
tamientos adelantados por la empresa dominante adquieren una mayor
relevancia sobre los efectos excluyentes de la competencia, en especial
bajo dos formas de análisis: primero, porque la empresa dominante
puede apalancar su posición dominante en un mercado primario a uno
secundario o, como una alternativa relacionada con la misma lógica, la
empresa dominante puede proteger la posición de dominio en el mercado
secundario mediante el cierre de mercado a los bienes primarios de los
fabricantes de bienes secundarios compatibles70. En segundo lugar, se
considera si las restricciones en el mercado secundario presentan algún
balance positivo entre las eficiencias que se pretenden obtener de las res-
tricciones realizadas y los beneficios que pueden obtener los consumidores
con la existencia de un mercado secundario competitivo. Si este balance
es negativo, las restricciones adelantadas por la empresa dominante en
el segundo mercado se consideran abusivas en los términos del artículo
102 del TFUE y no se encuentran justificadas objetivamente71.
En el asunto Tetra Pak II72, el Tribunal de Justicia sostiene las valo-
raciones realizadas por el Tribunal General y por la Comisión sobre
los abusos de la posición dominante adelantados por Tetra Pak en el
mercado aséptico (las máquinas para acondicionar los envases en con-
diciones asépticas y los envases de cartón) donde su cuota de mercado
se encuentra alrededor del 90% al 95%73 y, en el mercado diferenciado
pero cercano, no aséptico (las máquinas para acondicionar productos
70 El uso de estrategias de apalancamiento por parte de la empresa dominante puede ser
utilizado para obtener mayores beneficios del mercado primario y secundario y, a su vez, al
prevenir la competencia en el mercado secundario, especialmente en mercados con efectos
de red y complementos, puede proteger la incursión de nuevos competidores en el mercado
primario al incrementar los efectos de red indirectos. Vid. Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia, Microsoft Corp. contra Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T-201/04
de 17 de septiembre de 2007, Rec. Juris. 2007, p. II-03601, Considerando 31.
71 Vid. Albors-Llorens, Albertina, «The role of objective justification and efficiencies in
the application of article 82 EC», Common Market Law Review, vol. 44 (2007), pp. 1727-1761.
72 Sentencia del Tribunal de Justicia Tetra Pak International SA contra Comisión de las
Comunidades Europeas, Asunto C-333/94 P de 14 de noviembre de 1996, Rec. Juris. 1996,

p. I-05951.
73 Decisión de la Comisión, Tetra Pak II, Asunto IV/31.04 de 24 de julio de 1991, 92/163/
CEE DO L 72 de 18.3.1992, p. 1/68, Considerandos 11 a), 11 b) y 12.

alimenticios frescos y los envases de cartón) donde su cuota de mercado

se encuentra entre el 50% y el 55%74. Si bien el asunto Tetra Pak II hace
referencia a un importante conjunto de prácticas anticompetitivas, como
también a importantes problemáticas sobre la definición del mercado
relevante, nos concentraremos en la relación entre los mercados primario
y secundario y las restricciones que se pueden generar a la competencia
desde esta relación, especialmente en los mercados secundarios75. Las
prácticas adelantadas por Tetra Pak en relación con los mercados se-
cundarios consistían especialmente, de un lado, en la vinculación de los
bienes consumibles (envases de cartón aséptico y no aséptico —producto
vinculado—) con la adquisición o arrendamiento de las máquinas de
envasado (producto vinculante)76 y, de otro lado, en la vinculación de las
reparaciones y piezas de recambio (producto vinculado) con la adquisición
o arrendamiento de las máquinas de envasado (producto vinculante)77.
La Comisión, el Tribunal General y posteriormente el Tribunal de Jus-
ticia coincidieron en que las prácticas adelantadas por Tetra Pak en sus
cláusulas contractuales buscaban establecer una exclusividad que con-
virtiera los productos del mercado primario y del mercado secundario
en productos indisociables, produciendo como efecto la exclusión de la
competencia en el mercado secundario por medio de la vinculación de
productos78. En materia del mercado aséptico, la Comisión consideró
que las restricciones eran especialmente graves porque, además de pre-
venir una competencia intermarcas, la forma de suministro se supeditaba
al distribuidor que estableciera Tetra Pak, creando así limitaciones de
competencia intramarca en un mercado donde la cuota de mercado es
cuasimonopólica79. En relación con la exclusividad respecto al mante-
nimiento y las reparaciones, la Comisión observó que estas prácticas
se extendían más allá del término para la garantía, configurando una
74 Ibidem, Considerandos 11 c), 11 d) y 13.

75 Para una discusión del asunto Tetra Pak II, vid. Curto Polo, Mercedes, «Hacia una
noción ampliada del abuso de posición dominante (Comentario a la sentencia del TJCE de
14 de noviembre de 1996, en el caso Tetra Pak International, S. A., contra Comisión de las
CE, Asunto C-333/94)», Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo 18 (1997),
pp. 347-370.
76 Decisión de la Comisión, Tetra Pak II, Asunto IV/31.04 de 24 de julio de 1991, cit.
supra, Considerandos 116-120.

77 Ibidem, Considerandos 108 y 109.
78 Ibidem, Considerandos 108, 109, 116 a 120; Sentencia del Tribunal de Primera Ins-
tancia, Tetra Pak International SA contra Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto
T-83/91 de 6 de octubre de 1994, Rec. Juris, p. II-00755, Considerandos 135 y 136; Sentencia
del Tribunal de Justicia Tetra Pak International SA contra Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas, Asunto C-333/94 P, cit. supra, Considerandos 34-38.
supra, Considerando 116.

relación de dependencia entre el consumidor y Tetra Pak, como a su vez

una exclusión de cualquier posibilidad de competencia en el mercado
secundario de repuestos y servicios de reparación80. Además, esta prác-
tica se unía a la imposibilidad de competencia intramarca en materia de
repuestos, ya que su distribución se realizaba a través de un proveedor
designado por ella81.
El asunto Tetra Pak II presenta interesantes valoraciones sobre la
identificación de los mercados secundarios y la importancia de la exis-
tencia de competencia que se puede esperar en estos mercados. En primer
lugar, se encuentra que Tetra Pak pretendió demostrar que el producto
ofrecido constituía un solo mercado (mercado de sistemas) presentándose
como proveedor de «sistemas integrados de distribución para alimentos
líquidos y semilíquidos destinados al consumo humano»82. En segundo
lugar, Tetra Pak considera las ventajas de las economías de escala y la
reducción de los costes de las materias primas debido a relaciones de
largo plazo de compra exclusiva que se pueden considerar al establecer
el mercado como un mercado de sistemas83. En tercer lugar, Tetra Pak
presenta como argumento para las compras exclusivas una justificación
técnica, argumentando que las relaciones que se tejen entre la tecnología
de las máquinas, los envases de cartón y los productos que han de ser
envasados requieren un conocimiento amplio sobre el funcionamiento
de las máquinas, los productos a ser envasados y sus interacciones. En
este sentido, considera Tetra Pak que las relaciones que se tejen entre el
mercado primario y el mercado secundario (maquinas y envases) reflejan
una «relación natural» que justifica las cláusulas de suministro exclusivo
porque ellas dan lugar a la creación de sinergias en materia de investiga-
ción y desarrollo (innovación) y en relación con el servicio postventa84.
En cuarto lugar, Tetra Pak identifica que, al reconocer como un mercado
de sistemas los productos ofrecidos por ella, trae consigo el beneficio de
establecer una sola fuente de responsabilidad, evitando dilaciones sobre
cuestiones complejas de reparto de responsabilidad entre el proveedor
de los bienes primarios (las máquinas) y el proveedor de los bienes
80 Ibidem, Considerando 108.

82 Ibidem, Considerando 118, Tetra Pak consideraba que los sistemas integrados com-
prendían los conocimientos técnicos, los bienes del mercado primario (bienes de equipo), los
bienes del mercado secundario (recipientes), el servicio y la formación.
supra, Considerando 118; Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Tetra Pak International
SA contra Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto T-83/91, cit. supra, Consideran-
dos 82, 83 y 138; Sentencia del Tribunal de Justicia Tetra Pak International SA contra Comi-
sión de las Comunidades Europeas, Asunto C-333/94 P, cit. supra, Considerando 36.
secundarios (los envases de cartón). En quinto lugar, Tetra Pak considera

que las interacciones que se consiguen entre el mercado primario y el
mercado secundario de sus productos evitan problemas sanitarios que
benefician a los consumidores85. Por último, identifica Tetra Pak que las
razones técnicas y sanitarias argumentadas se encuentran en una relación
muy importante con la reputación de la marca, por ello existe un interés
legítimo en que se utilicen bienes en el mercado secundario procedentes
de ella misma como proveedora86.
Las consideraciones ofrecidas por Tetra Pak fueron interpretadas por
la Comisión en tres vías y reconocidas igualmente por el Tribunal General
y por el Tribunal de Justicia. En primer lugar, la Comisión considera
que no se puede identificar una «relación natural»87 entre productos de
características físicas totalmente diferentes y que proceden de procesos de
producción distintos para justificar una relación de suministro exclusivo88.
En segundo lugar, considera la Comisión que los vínculos técnicos
entre el mercado primario y el secundario argumentados por Tetra Pak,
si realmente existieran, no requerirían la inclusión de las cláusulas de
exclusividad y, además, si existen alternativas técnicas, los consumidores
deben ser los encargados de elegir entre las alternativas que puede haber
en el mercado89. Esta misma consideración es realizada en relación con
los argumentos de Tetra Pak en materia de sinergias, identificando que
si tales resultados se pueden presentar por la utilización conjunta de
productos de Tetra Pak, tal decisión corresponde a los consumidores
y no al proveedor. Por último, considera la Comisión, al igual que
en el asunto Hilti, las consideraciones sobre problemas técnicos, de
seguridad y sanitarios no pueden ser decididas de forma unilateral por la
empresa dominante cuando existen autoridades encargadas de adelantar
tales procedimientos, y cuando la expedición de normas técnicas y

86 Ibidem.
87 En el momento de la discusión del asunto, Tetra Pak pretendía la inclusión de una
exención en relación con el artículo 3 literal c) del Reglamento 1984/83, el cual fue considera-
do por la Comisión no aplicable por razón de que la regulación no preveía una exclusión de la
aplicación de la normativa de competencia relacionada con el abuso de la posición dominante.

89 La Comisión considera que el mercado de productos no asépticos es un ejemplo que
puede demostrar la utilización conjunta de un bien en un mercado primario con bienes de

marcas diferentes en el mercado secundario. Además, la vinculación de exclusividad de Tetra
Pak no se ha realizado únicamente con los bienes de su propia marca en el mercado primario,
sino también con otras marcas que ella se encargaba de distribuir.
especificaciones de uso por parte de Tetra Pak puede evitar la existencia

de problemas de esta naturaleza90.
En el asunto Pelikan/Kyocera la Comisión desestimó la denuncia
presentada por Pelikan contra Kyocera por abuso de la posición do-
minante y acuerdos restrictivos de la competencia entre Kyocera y sus
distribuidores. Kyocera es una empresa que fabrica impresoras para
ordenadores y fotocopiadoras, mientras que Pelikan fabrica cartuchos
de tóner compatibles con las impresoras Kyocera que compiten con los
propios cartuchos de tóner de Kyocera. Pelikan sostenía que Kyocera
ejercía dos tipos de restricciones a la competencia: la primera hacía
referencia a las limitaciones impuestas por Kyocera a la garantía de
sus impresoras cuando éstas fueran utilizadas con cartuchos de tóner
diferentes a los de su propia marca y, en segundo lugar, acusaba que los
descuentos por volumen al comprar paquetes de cartuchos restringían
las posibilidades de competencia en el mercado secundario. Ante las
acusaciones de Pelikan, la Comisión realizó unas importantes consi-
deraciones sobre la relación entre los mercados primario y secundario.
En primer lugar, la Comisión estableció que Kyocera no ocupaba una
posición dominante en ninguno de los dos mercados, ni en el mercado
primario de impresoras ni en el mercado secundario de cartuchos de tóner
y, además, contempla la Comisión que si Kyocera tuviera una posición
dominante, los comportamientos adelantados por ella no se corresponden
con un abuso de la posición dominante. En segundo lugar, la Comisión
explica las razones por las cuales considera que Kyocera, teniendo una
cuota de mercado alta en el mercado secundario, no podía disfrutar de
una posición de dominio. Estas razones pueden ser divididas en cuatro
razonamientos: (1) Las características de la competencia que enfrentaba
Kyocera en el mercado primario (otras empresas productoras de impre-
soras) limitaba su comportamiento en el mercado secundario (el de los
tóneres de su propia marca); (2) Los compradores de los productos del
mercado primario (impresoras) se encontraban bien informados de los
precios de los bienes en el mercado secundario (cartuchos de tóner) y
sus decisiones de compra se hacían en función de ambos criterios; (3)
Los bienes del mercado primario y los bienes del mercado secundario se
ajustaban a un equilibrio entre la vida útil del bien primario y los costes
de los bienes secundarios durante su vida útil. Así que los consumido-
res al observar que los precios de los bienes del mercado secundario
incrementaban, encontrarían incentivos para cambiar de producto en
el mercado primario por una marca competidora; (4) La complejidad y

los costes de los bienes del mercado primario permitían que los costes
de cambio no fuera excesivos91.
Recientemente, el Tribunal General resolvió un recurso de anulación
en contra de una Decisión de la Comisión en el asunto CEAHR en re-
lación con una denuncia de la Confederación Europea de la Asociación
de Reparadores de Relojes sobre acuerdos anticompetitivos y abuso de la
posición dominante de los fabricantes de relojes de lujo92. En este asunto
la Comisión había considerado que los mercados de relojes de lujo estaban
constituidos como «mercados de sistemas», en el entendido que tanto el
mercado primario y el mercado secundario constituían un solo mercado
que se veía afectado por los cambios en la oferta en cualquiera de los
dos segmentos. Es decir, la Comisión consideró que un cambio en los
precios de los servicios postventa (piezas de recambio y/o servicios de
reparación) generaba un cambio en la demanda de los bienes primarios
(mercado de los relojes de lujo) hacia otro competidor93. Los criterios
utilizados por la Comisión para llegar a esta conclusión se fundamentaron
en dos supuestos: (1) cuando un consumidor puede optar por los bienes
o productos de otro competidor en el mercado secundario y (2) cuando
el consumidor puede cambiar de producto primario y evitar con ello
precios más elevados en el mercado secundario94. Desde la perspectiva
de la Comisión, estos supuestos se ven cumplimentados cuando, de un
lado, los consumidores pueden abastecerse de diferentes fuentes en el
mercado secundario diferentes a la propia fuente de suministro de la
empresa del mercado primario, en el caso del supuesto primero y, de
otro lado, cuando los consumidores tienen diferentes alternativas en el
mercado primario y los costes de cambio no son extremadamente onero-
sos, bien porque existen alternativas de suministro (bienes usados, bienes
de ocasión, etc.) o porque adquirir un bien nuevo compensa en relación
a los incrementos en los precios de los bienes del mercado secundario,
en el caso del segundo supuesto95. Sin embargo, el Tribunal General,
91 Comisión Europea, XXV Informe sobre la política de competencia 1995, Bruselas,
1996, p. 148.
92 Sentencia del Tribunal General, Confédération Européenne des Associations
d’Horlogers-Réparateurs (CEAHR) contra Comisión Europea, Asunto T-427/08, de 15 de

diciembre de 2010, Rec. Juris. 2010.
93 Decisión de la Comisión, Independent Watches Repairers, Asunto COMP/39097 del 1
de agosto de 2011, Considerandos 17 y 18.

95 Ibidem, Considerandos 25 y 26; de igual forma el Tribunal General considera que la
clasificación realizada por la Comisión en los dos supuestos tratados (intercambiabilidad en el

mercado secundario y la no existencia de efectos de bloqueo) es acorde con la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia en materia de sustituibilidad y con la Comunicación sobre el mercado
relevante en los Considerandos 7, 17 y 56. Vid. supra, Comunicación de la Comisión relativa
aceptando la clasificación de la Comisión, considera que, en primer lugar,

la Comisión no establece la existencia de sustituibilidad o intercambiabi-
lidad en el mercado secundario de piezas de recambio. Por el contrario,
considera el Tribunal que, durante el procedimiento, tanto la Comisión
como la parte coadyuvante y algunas interpretaciones de autoridades
de competencia nacionales (suiza y neerlandesa) habían señalado la no
existencia de intercambiabilidad en el mercado secundario de piezas de
recambio96. En segundo lugar, el Tribunal General considera, a diferen-
cia de la Comisión, que los consumidores sí se enfrentan a importantes
costes de cambio, dada la diferencia entre el valor del bien del mercado
primario y el valor de los bienes del segundo mercado (servicio de re-
paración y piezas de recambio), donde estos últimos son en proporción
muy bajos con relación a un bien del mercado primario. Así, considera
el Tribunal que la Comisión no demostró que los consumidores que ya
han adquirido el bien primario tengan posibilidades de cambio reales sin
asumir costes importantes y por ello no se encuentran bloqueados en el
mercado primario97. Por último, el Tribunal establece que la considera-
ción del mercado de los relojes de lujo como un «mercado de sistema»
tampoco fue acreditada por la Comisión, en especial porque no se puede
identificar del análisis de la Comisión que los consumidores al momento
de adquirir los bienes primarios tengan una especial consideración de los
costes del mercado secundario, ni tampoco que, existiendo un incremento
en los precios del mercado secundario, los consumidores optarían por
un bien del mercado primario de un competidor diferente98.
III. Consideraciones sobre el agotamiento de los derechos

de marca en los mercados secundarios
1. Generalidades
En el derecho de la competencia, un aspecto de gran importancia en
su relación con el derecho de la propiedad intelectual se encuentra en las
restricciones postventa que el titular de un derecho de propiedad intelec-
tual puede imponer a los distribuidores o consumidores en la reventa o
a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de

competencia, DO C 372 de 9.12.1997, Considerandos 7, 17 y 56.
d’Horlogers-Réparateurs (CEAHR) contra Comisión Europea, Asunto T-427/08, cit. supra,

Considerandos 84-90.
97 Ibidem, Considerandos 91-102.
d’Horlogers-Réparateurs (CEAHR) contra Comisión Europea, Asunto T-427/08, de 15 de di-

ciembre de 2010, Rec. Juris. 2010, Considerandos 103-109; Sentencia Hilti, Considerando 67.
uso de los bienes. Para identificar la problemática, es necesario considerar

que los bienes que incorporan los derechos de propiedad intelectual son
transferidos a un tercero por medios relacionados con la venta, el arren-
damiento, las licencias o formas semejantes.
Desde la relación considerada anteriormente, la identificación del tí-
tulo por medio del cual se transfiere la propiedad puede tener efectos en
relación con la aplicación del derecho de la competencia. Por ejemplo, la
doctrina del agotamiento de derechos de propiedad intelectual se aplica
exclusivamente a la venta o formas similares traslaticias del dominio de los
bienes que incorporan los derechos de propiedad intelectual; mientras que
comportamientos relacionados con la vinculación de productos pueden
ser valorados bajo el derecho de la competencia tanto para ventas, como
arrendamientos o licencias de derechos de propiedad intelectual99. Sin
embargo, aparte de estas consideraciones y, como veremos más adelante
en materia de bienes durables en relación con los monopolios, el título
por medio del cual se transfiere un bien puede tener una importancia
relativa para la valoración de las restricciones postventa100.
Las restricciones a las que se hace referencia en el derecho de la com-
petencia cuando se considera la problemática de las limitaciones en la
postventa se denominan restricciones intramarca y restricciones inter-
marca. Las primeras hacen referencia a las limitaciones que el fabricante-
vendedor de su propio producto puede hacer a la distribución o uso de
producto en las transacciones subsiguientes. Las segundas, intermarca,
tratan las restricciones en el comercio de un bien que el vendedor puede
hacer, ya sea sobre el uso del producto en conjunción con otras marcas o
en relación con las limitaciones a la distribución del bien en competencia
con otras marcas. La práctica más común de restricción intramarca se
relaciona con el mantenimiento de precios de reventa y acuerdos que
restrinjan el comercio paralelo de bienes marcarios, mientras que, en
materia de restricciones intermarca, los comportamientos más comunes
que ameritan una intervención del derecho de la competencia se rela-
cionan con los acuerdos de exclusividad, la distribución selectiva y la
vinculación de productos por sus efectos de explotación y exclusión.
99 Debe entenderse que la discusión del agotamiento se presenta cuando el bien ha sido
comercializado y que su forma común de expresión es el contrato de venta, sin perjuicio de

que lo mismo sea dicho de otras formas de transmisión del dominio como la permuta, la da-
ción en pago, la donación, etc.
100 Vid. Hovenkamp, H., «Post-Sale restraints and competitive harm: the first sale doctri-
ne in perspective», NYU Annual Survey of American Law (2011), pp. 101-158; vid. Sentencia
del Tribunal de Justicia Tetra Pak International SA contra Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas, Asunto C-333/94 P, cit. supra, en especial las restricciones mediante arrendamientos
de las máquinas empacadoras en el mercado aséptico.
La problemática que se aborda en este trabajo se relaciona con los

esquemas de distribución de productos donde interviene un mercado se-
cundario. Actualmente, es más frecuente que la distribución sea entendida
como una extensión de la actividad del productor puesta al servicio del
producto que se tranza en el mercado para llegar al consumidor. Es decir,
en el contrato de distribución se plantea no sólo la finalidad de llegar al
consumidor, sino también las condiciones objetivas de cómo se ha de
adelantar el proceso de la distribución que garantice un pleno respeto
de los bienes y de los derechos que frecuentemente se incorporan en
ellos (especialmente los derechos de marca). Por ello, es común encontrar
importantes restricciones verticales en los contratos de distribución que
envuelven derechos de propiedad intelectual. El alcance de estas restric-
ciones tal vez no tiene el mismo interés si se trata de bienes comunes sin
distinciones particulares como puede ser la distribución de manzanas o
de maíz. Establecer restricciones sobre el uso de estos bienes comunes
(salvo que los mismos contengan patentes o marcas muy reconocidas),
como puede ser requerir que los mismos sean consumidos con otros
bienes específicos o sean revendidos bajo determinadas condiciones,
parecería no tener mucho sentido económico.
En materia de bienes que crean mercados secundarios (mercados de
servicios postventa —piezas de reparación, servicios de mantenimien-
to—) se requiere la realización de acuerdos de largo plazo para una venta
adecuada de los bienes, de su utilización, el goodwill del productor, etc.
Para cumplir estos objetivos se requiere la utilización de determinados
mecanismos de restricción vertical y los mismos ocurren frecuentemente
cuando los mercados en los que se practican estas restricciones se ca-
racterizan por la existencia de derechos de marca, derechos de autor y
derechos de patente que están involucrados en las transacciones de los
bienes que constituyen esos mercados. En especial hoy, el uso de siste-
mas de distribución selectiva para el logro de estos objetivos, donde el
titular de los derechos de propiedad intelectual, en el caso de las marcas,
pueda conseguir que, además del producto en sus características físicas,
reciba del distribuidor un conjunto de prestaciones que son acordes con
la marca, su prestigio y valor.
Lo anterior nos lleva a considerar las restricciones que pueden ser
identificadas en el derecho de la competencia como problemáticas para
una competencia efectiva en los mercados y para el bienestar de los con-
sumidores. Así comprendido, se presenta en este trabajo un estudio de las
restricciones verticales que se pueden generar, de un lado, mediante la tutela
del titular de derechos de marca sobre la comercialización de los bienes
que incorporan sus derechos por parte de los distribuidores-licenciatarios,
como su alcance frente a terceros que decidan comerciar estos bienes por
fuera del ámbito deseado por el fabricante y estipulado en un contrato
de licencia. En especial, se determinará el alcance del agotamiento y sus
excepciones en relación con mercados secundarios. En segundo lugar, en
materia de mercados secundarios, se pretende establecer el alcance de las
restricciones que pueden atentar contra la competencia, bien porque se
generan cierres de mercado, restricciones a la oferta de bienes sustitutos,
incrementos en los precios y/o restricciones a la innovación.
2. El agotamiento del derecho de marca

Una de las particularidades en el derecho de marcas y su relación
con los mercados se encuentra en determinar la existencia del agota-
miento del derecho del titular marcario para ejercer su ius prohibendi u
oponer su derecho de marca para crear límites al tráfico económico de
las mercancías (bienes o servicios) que incorporan sus derechos101. La
discusión que se plantea sobre la doctrina del agotamiento, bien como
límite impuesto al derecho de marcas, o bien como una delimitación de
sus contornos, es entendida en este trabajo desde la perspectiva de un
límite endógeno que opera en la institucionalidad del propio derecho
de las marcas102. Con ello, se entiende que el propio derecho de marcas
pretende fijar los alcances y fronteras donde el derecho de propiedad
industrial específico de la marca tiene su campo de acción jurídica y
económica. El ordenamiento jurídico confiere al titular del derecho
de marca la exclusividad para introducir en el comercio los productos
que incorporan su marca y fijar su precio103. Sin embargo, el proceso de
llevar los bienes marcarios a los consumidores en múltiples ocasiones
depende ya no sólo del titular del derecho marcario, sino de las redes de
distribución que éste elija para disminuir costes y aumentar la oferta
de sus bienes en los diferentes mercados geográficos.
101 A lo largo de este trabajo se usará la expresión bienes para designar tanto a bienes o
servicios. Cuando sea preciso usar de forma concreta alguna alusión a los servicios se realizará
de forma expresa.
102 Vid. Martín Aresti, Pilar, «Comentario al artículo 36 de la Ley de Marcas. Ago-
tamiento del Derecho de Marca», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. y García-Cruces

González A. (dirs.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, 2008, pp.
577-600; Fernández-Nóvoa, Carlos, Derecho de Marcas, Madrid, Montecorvo, 1994, pp.
170-171; De las Heras, Lorenzo T., El agotamiento del derecho de marcas, Madrid, Monte-
corvo, 1994, pp. 50-53.
103 Vid. Galán Corona, Eduardo, «Comentario al artículo 34. Derechos conferidos por
la marca», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. y García-Cruces González, J. A. (dirs.),

Comentarios a la Ley de Marcas, 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, 2008, pp. 531-563.
En relación con el derecho de la competencia, especialmente con la

valoración de los monopolios, el derecho de marcas otorga a su titular un
derecho exclusivo de dimensión territorial que, en principio, cubre todo
el territorio del Estado en el que la marca se encuentra registrada104. En
este sentido, el derecho de marcas puede ser usado por el titular de una
marca como un instrumento que le permite aislar un territorio (merca-
do), especialmente, para prevenir la entrada de productos originales que
incorporan la marca del propio titular del derecho, bien que hayan sido
contraseñados por él, o bien por un licenciatario en otro territorio105.
Así considerado, el derecho de marca, tanto desde la perspectiva de la
exclusividad como desde el ejercicio del ius prohibendi, permite al titular
excluir la libre circulación internacional de los bienes que incorporan su
marca, con el objetivo fundamental de explotar las diferencias de precios
que puedan existir entre los Estados por razón de las rentas, hábitos de
consumo y necesidad que los consumidores valoran106. Mientras esta forma
de agotamiento (principio de agotamiento nacional) es de uso común en
materia de comercio internacional, a nivel europeo, en coherencia con
la idea de un mercado único, se ha pretendido a través de la doctrina del
agotamiento de los derechos de marca evitar que los comportamientos
de las empresas permitan una compartimentación del mercado común
por medio del uso de las normas de propiedad industrial como barreras
artificiales al comercio en el Espacio Económico Europeo (EEE)107. Esta
consideración ha sido doctrina común por el Tribunal de Justicia108 y,
posteriormente, consagrada a nivel regulatorio en diferentes Directivas
y Reglamentos sobre marcas109.
104 Vid. artículo 8.2 de la ley de marcas.

105 Esta idea se encuentra respaldada en el principio del agotamiento nacional de la marca,
que tiene por objeto impedir la importación paralela de productos que han sido puestos en el
comercio en un territorio extranjero por el titular del derecho de marca o por un tercero bajo
su consentimiento. Para un estudio de los diferentes regímenes del agotamiento y el papel de
derecho de la libre competencia a nivel internacional, vid. Conde Gallego, Beatriz, «El ago-
tamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva
del comercio internacional y del derecho de la libre competencia», Actas de Derecho Indus-
trial y Derecho de Autor, tomo 23 (2002), pp. 43-72.
106 Ghidini, Gustavo, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual
Property Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, pp. 174 y ss.

107 Vid. Tritton, Guy et al., Intellectual Property in Europe, 3.ª ed., London, Sweet &
Maxwell, 2008, pp. 673 y ss.

108 Vid. Tritton, Guy et al., Intellectual Property in Europe, 3rd edn, London, Sweet &

109 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,

DO L 299 de 8.11.2008, pp. 25-33, artículo 7; Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26
de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria, DO L 78 de 24.3.2009, artículo 13.
Reconociendo que el agotamiento es un límite del derecho marcario a

favor de la libre circulación de mercancías, y así de la libre competencia,
implica éste que el titular de los derechos de marca no pueda oponer su
derecho, una vez los bienes han sido puestos en el comercio, para impedir
las ulteriores transacciones que se realicen de los bienes contraseñados.
Para que los comerciantes puedan invocar el agotamiento de los derechos
de marca del titular marcario, deben concurrir un conjunto de elementos
para que se pueda predicar la ocurrencia de tal excepción al control de las
marcas. La doctrina del agotamiento es aplicable, en un sentido general,
cuando el titular de los derechos de propiedad industrial de marca, o un
tercero bajo su autorización, ha comercializado los bienes que incor-
poran tales derechos en el Espacio Económico Europeo (EEE)110. En
definitiva, tres parecen ser los elementos que deben concurrir para que
se considere agotado el derecho de marca111: un presupuesto objetivo,
consistente en la comercialización o puesta en circulación del producto
que incorpora la marca; un presupuesto territorial, que consiste en que
el presupuesto objetivo tenga ocurrencia en el Espacio Económico Eu-
ropeo, y un presupuesto subjetivo que identifica que los presupuestos
objetivo y territorial se hayan cumplido bajo la voluntad del titular de
la marca, bien de forma directa, o bien de forma indirecta por un tercero
bajo su consentimiento112.
2.1. Comercialización de los productos y el EEE

En una forma general, la comercialización ha sido considerada por
el Tribunal de Justicia desde la perspectiva de la explotación económica
del producto en el mercado —EEE—. Queriendo con esto diferenciar
aquellas actividades que se destinan exclusivamente a la promoción de
un producto, las cuales no agotan los derechos del titular de la marca,
de aquellas prácticas que están destinadas a la obtención de los beneficios
económicos por razón de las transacciones sobre los productos113.
110 Ibidem.
111 Vid. artículo 36.1 de la ley de marcas; artículo 7.1 de la Directiva de Marcas.
112 Para un análisis más detallado de los presupuestos del agotamiento, vid. Martín Mu-
ñoz, Alberto J., El llamado comercio paralelo en el derecho mercantil europeo, Ed. Universi-
dad Pontificia de Comillas de Madrid, 2001, pp. 80 y ss.
113 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de julio de 2011, Asunto C-324/09, petición
de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division (Reino Unido), mediante resolución de 16 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de
Justicia el 12 de agosto de 2009, en el procedimiento entre L’Oréal SA y otros v eBay Interna-
tional AG y otros: «[…] el hecho de que el titular de una marca entregue a sus distribuidores
autorizados productos designados por dicha marca, destinados a que los consumidores los
prueben en los puntos de venta autorizados, así como frascos de muestra, designados igual-
mente con esa marca, de los que pueden tomarse pequeñas cantidades para distribuir a los
Si entendemos que el titular del derecho de marca ha entregado los

bienes a un distribuidor a título de venta u otro título traslaticio de
dominio en el EEE, sería necesario considerar que los bienes han sido
comercializados y por tanto el derecho de marcas se ha agotado. Salvo,
por ejemplo, que el bien que incorpora la marca sea entregado bajo
estrictas condiciones de venta (limitando las ventas activas y pasivas
del distribuidor, por ejemplo, mediante la forma de explotación de la
licencia de marca), dando lugar a que el control marcario permanezca
en el dominio del titular del derecho de marca sobre esos bienes114.
En materia de prueba, el Tribunal de Justicia estableció en el asunto
Van Doren + Q115 que el comerciante paralelo debe probar que116 el titular
del derecho de propiedad industrial de marca primero comercializó los
bienes que incorporan la marca en el mercado en un Estado miembro117.
consumidores como muestra gratuita, no constituye, a falta de elementos de prueba en sen-

tido contrario, una comercialización en el sentido de la Directiva 89/104 o del Reglamento
n.º 40/94»; Sentencia del Tribunal de Justicia Coty Prestige Lancaster Group GmbH y Si-
mex Trading AG, Asunto C-127/09 de 3 de junio de 2010, Petición de decisión prejudicial
planteada por el Oberlandesgericht Nürnberg (Alemania) el 6 de abril de 2009, DO C 209
de 31/07/2010 p. 0008-0009, Considerandos 47 y 48: «[…] el artículo 13, apartado 1, del Re-
glamento n.º 40/94 y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 deben interpretarse en
el sentido de que únicamente tiene lugar el agotamiento de los derechos conferidos por la
marca si, según una apreciación que corresponde al órgano jurisdiccional remitente, puede
inferirse el consentimiento expreso o tácito del titular de ésta a una comercialización en la
Comunidad o en el EEE, respectivamente, de los productos respecto a los cuales se invoca ese
agotamiento». «[…] la entrega de ‘‘probadores de perfume’’ a los intermediarios vinculados
contractualmente con el titular de la marca, para que sus clientes puedan probar el contenido,
se produce sin transmisión de propiedad y con prohibición de venta, en las que el titular de la
marca puede en todo momento retirar dichos productos y en las que la presentación de éstos
se distingue claramente de la de los frascos de perfume habitualmente puestos a disposición de
esos intermediarios por el titular de la marca, el hecho de que tales probadores sean frascos
de perfume que contienen las menciones ‘‘prueba’’ y ‘‘prohibida su venta’’, se opone a que se
reconozca tácitamente el consentimiento del titular de la marca a su comercialización, a falta
de todo elemento probatorio en sentido contrario […]».
114 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Coty Prestige Lancaster Group GmbH y Si-
mex Trading AG, Asunto C-127/09, cit. supra, Considerando 48.

115 Sentencia del Tribunal de Justicia, Van Doren + Q. GmbH v. Lifestyle Sports Handels-
gesellschaft mbH y Michael Orth, Asunto C-244/00 de 8 de abril de 2003, Rec. Juris. 2003,
p. I-03051.
116 Como recuerda el Tribunal, «la extinción del derecho exclusivo [de marca] resulta bien
del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE, manifestado de manera ex-
presa o tácita, bien de la comercialización en el EEE por el propio titular. Por consiguiente,
tanto el consentimiento del titular como la comercialización por éste en el EEE, que equivalen
a una renuncia al derecho exclusivo, constituyen elementos que determinan la extinción de
este derecho». Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Van Doren + Q, Asunto C-244/00, cit.
117 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Zino Davidoff SA contra A & G Imports Ltd y
Levi Strauss & Co. y otros contra Tesco Stores Ltd y otros, Asuntos Acumulados C-414/99 a
C-416/99, de 20 de noviembre de 2001Rec., p. I-8691, Considerando 54: «[…] corresponde al
Sin embargo, el Tribunal enfatizó que pueden existir circunstancias

donde mantener esta carga de la prueba puede generar o, por lo menos,
facilitar la existencia de una compartimentación del mercado europeo118.
Estas circunstancias pueden ocurrir cuando el titular del derecho de
marca ha comercializado los bienes contraseñados en el EEE por medio
de sistemas de distribución exclusiva, generando así que, si quien tiene
que aportar la prueba de la comercialización en el EEE fuera la parte
señalada como infractora de los derechos de marca, el acceso a las fuentes
de distribución podría verse afectado en el futuro119. Con ello, si la parte
demandada de violación del derecho de marca demuestra la existencia
de un riesgo de compartimentación del mercado europeo, la prueba de
la comercialización se invierte y el titular del derecho de marca debe de-
mostrar que los bienes sobre los que se teje el problema marcario fueron
comercializados por él o con su autorización por fuera del EEE120. Si el
titular marcario puede demostrar tales hechos, el demandado, supuesto
infractor marcario, debe probar el consentimiento o la autorización del
titular marcario para la comercialización de dichos bienes en el EEE121.
En relación a la prueba del consentimiento para importar bienes dentro
del EEE que han sido comercializados con su autorización fuera de
este territorio, el demandado por infracción marcaria debe probar la
existencia de un consentimiento expresado positivamente, es decir, este
consentimiento no se puede asumir como dado tácitamente por razones
como la no comunicación de su oposición a la comercialización a todos
los compradores sucesivos, la no indicación en los productos de la pro-
hibición de comercialización en el EEE, la no imposición de reservas
contractuales, sin importar que la ley aplicable al contrato indique que
a falta de reservas, el derecho de reventa es ilimitado, etc.122.
operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al

titular de la marca acreditar la falta de consentimiento»; vid. Sentencia del Tribunal de Justicia,
Van Doren + Q, Asunto C-244/00, cit. supra, Considerando 29: «[…] el consentimiento del
titular de la marca a una comercialización en el EEE no podía presumirse, que dicho consen-
timiento debía ser expreso o tácito y que correspondía acreditarlo al operador que invocara su
existencia».
118 El Tribunal de Justicia precisa que la existencia de una norma que indique que quien
invoca el agotamiento del derecho de marca debe probarlo: «pued[e] permitir que el titular
de la marca compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de
las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros». Vid. Sentencia del
Tribunal de Justicia, Van Doren + Q, Asunto C-244/00, cit. supra, Considerandos 35-38.
122 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Zino Davidoff SA contra A & G Imports Ltd y
Levi Strauss & Co. C-414/99 a C-416/99, cit. supra, Considerandos 54-60.
Por último, y en especial en materia de mercados secundarios, cabe

reconocer que el titular de derechos marcarios no puede oponerse a la
utilización de los signos distintivos para anunciar la prestación de servi-
cios relacionados con la marca, especialmente en mercados secundarios
donde se prestan servicios de reparación, atención postventa, venta
de piezas de recambio, etc., pues, como lo ha manifestado el Tribunal de
Justicia, se entiende que el derecho del titular marcario se ha agotado
con la comercialización por parte de éste o con su consentimiento de los
bienes contraseñados123. Igualmente, reconoce el Tribunal que el uso de
la marca por parte del anunciante debe hacerse acorde con los usos del
comercio, de forma leal, respetando los intereses legítimos del titular
de la marca, tanto en materia de reventa, como en materia de servicios
y bienes relacionados con mercados secundarios124.
2.2. La comercialización de los productos por el titular

o con su autorización
Para determinar si el titular de los derechos de marca ha agotado sus
derechos, se requiere el cumplimiento de otro requisito (en conjunción
con la comercialización en el territorio del EEE), consistente en que la
comercialización de los productos marcarios dentro del EEE haya sido
realizada directamente por el titular del derecho o con su consentimien-
to125. En esta perspectiva, la problemática se concentra en identificar si
123 Sentencia del Tribunal de Justicia, Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian
Dior BV contra Evora BV, Asunto C-337/95 de 4 de noviembre de 1997, Rec. Juris. 1997,
p. I-06013: «[…] los artículos 5 y 7 de la Directiva [hoy Directiva 2008/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008] deben interpretarse en el sentido de que,
cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comerciali-
zación en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado
para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al
público la comercialización ulterior de los mismos»; Sentencia del Tribunal de Justicia, Ba-
yerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik,
Asunto C-63/97de 23 de febrero de 1999, Rep. Juris. 1999, p. I-00905, Considerandos 61-64.
124 Sentencia del Tribunal de Justicia, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Ne-
derland BV, Asunto C-63/97, cit. supra, Considerando 61, el Tribunal reconoce que «[…] el uso
de la marca debe hacerse conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, cons-
tituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legíti-
mos del titular de la marca, análoga a aquella a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la
marca de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha marca»; también identifica
el Tribunal que el uso de la marca por empresas en mercados secundarios debe ser concebida
de la misma forma que si se tratase de revendedores, así, vid. ibidem, Considerando 63: «[…] se
autoriza el uso de la marca de otro para anunciar al público la reparación y mantenimiento
de productos que llevan dicha marca, en las mismas condiciones que las aplicables al caso del
uso de la marca para anunciar al público la reventa de productos que llevan dicha marca».
125 Vid. Martín Muñoz, Alberto J., El llamado comercio paralelo en el derecho mercantil
europeo, cit. supra, pp. 80 y ss.; Martín Aresti, Pilar, «Comentario al artículo 36 de la Ley de
Marcas. Agotamiento del Derecho de Marca», cit. supra, p. 581.
se puede entender que el producto ha sido comercializado cuando una

persona que tiene un vínculo legal con el titular del derecho ha realizado
la comercialización. Del mismo modo, la pregunta puede ser planteada,
ya no en materia de un vínculo legal, sino de un vínculo económico o,
también, si el tercero que comercializa los bienes ha sido cedido en los
derechos por el titular de un derecho de marca. En estas tres vertientes
se pretende conocer cuándo la comercialización de los bienes da lugar
al agotamiento de los derechos y cuándo no, bajo la determinación de
la autorización dada por el titular del derecho de marca126.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la posibilidad de
control por parte del titular de los derechos de marca es un aspecto
fundamental para determinar la existencia del consentimiento a una
comercialización específica de los bienes contraseñados. Por ejemplo,
en el famoso asunto Deutsche Grammophon el Tribunal de Justicia, en
relación con las consideraciones del Abogado General Karl Roemer, con-
sideró que el agotamiento del derecho marcario tenía ocurrencia cuando
el titular de los derechos había consentido en la comercialización de los
mismos127. Posteriormente en el asunto HAG II, el Tribunal de Justicia,
aparte de reconocer el principio del consentimiento, identifica que la
comercialización ocurre cuando es realizada por una persona vinculada
con el titular de la marca mediante relaciones de dependencia jurídicas
o económicas128. En el asunto Ideal Standard, el Tribunal considera la
126 Vid. Tritton, Guy et al., Intellectual Property in Europe, 3.ª ed., London, Sweet &

127 En el asunto Deutsche Grammophon se discutía un problema de importaciones para-
lelas en relación con los derechos de autor. Entendiendo que la racionalidad aplicada es simé-
trica a la que se estudia ahora en materia del agotamiento de los derechos de marca, el Tribunal
de Justicia considera que prohibir la comercialización de bienes puestos en circulación en otro
Estado miembro, por o con autorización del titular del derecho (mientras que el A. G. Roe-
mer utilizaba la expresión de un empresario dependiente), cuando la comercialización no se
haya realizado en el territorio del primer Estado miembro, sería contrario a las normas sobre
libre circulación de mercancías; Sentencia del Tribunal de Justicia, Deutsche Grammophon
Gesellschaft mbH contra Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, Asunto, 78/70 de 8 de
junio de 1971, Rec. Juri. 1971, p. 00487, Considerandos 12 y 13.
128 El Tribunal de Justicia modifica en la Sentencia HUG II la postura sostenida ante-
riormente en el Asunto HUG I sobre el origen común de los bienes, declarando ahora que la
empresa puede oponerse a la comercialización de bienes que crean confusión frente a los con-
sumidores cuando no tiene el control sobre los bienes que se prestan a confusión con su marca
en el Estado miembro de registro, vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, SA CNL-Sucal NV
v. HAG GF AG [HAG II], Asunto C-10/89 del 17 de octubre de 1990, Rec. Juris, p. I-03711,
Considerando 12: «[…] el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido
por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse
a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el
mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o
por una persona vinculada con el mismo mediante relaciones de dependencia jurídicas o eco-
nómicas», Considerando 13: «[…] Para que la marca pueda desempeñar este cometido [captar
dependencia económica para valorar el agotamiento de los derechos de

marca en el sentido de que tal principio «opera cuando el titular de la
marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado
de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas,
están económicamente vinculados»129. Además, agrega el Tribunal que,
en materia de licencias, el licenciante puede controlar la calidad de los
productos fabricados por el licenciatario, por lo tanto, el hecho de que
no controle los productos marcarios no limita la existencia de un consen-
timiento sobre la distribución de los mismos130. Finalmente, concluye el
Tribunal que el Tratado en los artículos 34 y 36 «se opone a la aplicación
de normativas nacionales que permitan hacer uso del derecho de marcas
para impedir la libre circulación de un producto provisto de una marca
cuya utilización está sometida a un control único»131.
Recientemente, el Tribunal de Justicia en el asunto Copad, dando
respuesta a una consulta prejudicial, se encarga de estudiar los efectos
del incumplimiento de una licencia sobre el agotamiento de los derechos
de marca. Estando este asunto vinculado con las relaciones contractua-
les que limitan la competencia intramarca, especialmente en materia
de productos de lujo, y con la manifestación del consentimiento del
licenciatario para determinar el agotamiento del derecho de marca, nos
permite continuar la discusión sostenida hasta ahora, en un siguiente
apartado donde se realizará una valoración de esta problemática, pero
dirigida hacia los efectos de las marcas en el comercio de bienes en mer-
cados secundarios.
3. La relación distribución/agotamiento del derecho de marcas

y sus efectos sobre los mercados secundarios
Reconociendo que el derecho de marcas no se concentra exclusivamente
en las marcas renombradas o de prestigio, gran parte de las interacciones
la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios], debe constituir la garantía de
que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una
única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad»; Sentencia del Tribunal de
Justicia, Van Zuylen frères contra Hag AG [HAG I], Asunto 192/73 de 3 de julio de 1974.
Petición de decisión prejudicial: Tribunal d’Arrondissement de Luxemburgo-Gran Ducado
de Luxemburgo, Rec. Juris. 1974, p. 00731.
129 Sentencia del Tribunal de Justicia, IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe
Danzinger contra Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH, Asunto C-9/93 de 22 de

junio de 1994, Petición de decisión prejudicial: Oberlandesgericht Düsseldorf-Alemania Rec.
Juris. 1994, p. I-02789, Considerando 34.
130 Ibidem, Considerando 38: «[...] Si el cedente tolera la fabricación de productos de mala
calidad a pesar de tener los medios contractuales para impedirlo, tiene que asumir la responsa-
bilidad que de ello resulte».
que atienden a la relación entre el derecho de la competencia y el derecho

de las marcas se vinculan especialmente con esta tipología de marcas.
Por ejemplo, en el sentido de las Directrices en materia de acuerdos
verticales, se requiere que los productos que se comercializan por
medio de contratos de distribución selectiva sean de una naturaleza
que requiera ese tipo de distribución, «en el sentido de que tal sistema
debe constituir una necesidad legítima, habida cuenta de la naturaleza
del producto, para preservar su calidad y garantizar un uso correcto»132.
Igualmente, el Tribunal de Justicia ha sostenido que la elección de una
red de distribución selectiva no se encuentra prohibida por el artículo
101.1 del TFUE, si la elección de los distribuidores se fundamenta en
criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos y aplicados de
forma no discriminatoria a los distribuidores y, además, los productos
que se comercializan por medio de la distribución selectiva deben requerir
unas condiciones que exijan la utilización de este sistema para preservar
la calidad y un uso apropiado133.
3.1. El asunto Copad v. Christian Dior

El Tribunal de Justicia en el asunto Copad SA v. Christian Dior
Couture SA estudia la inclusión en un contrato de licencia para la
fabricación y distribución de productos de prestigio de corsetería de
la marca Christian Dior, de la que Dior es titular. En este contrato se
incluyeron algunas cláusulas que tienen por objeto preservar el interés
legítimo de protección del titular de la marca frente a comportamientos
adelantados por el licenciatario/distribuidor que puedan afectar o
132 Vid. Directrices relativas a las restricciones verticales, 2010/C 130/01, Considerando
175; Carbajo Cascón, Fernando, La Distribución Selectiva y el Comercio Paralelo de Pro-

ductos de Lujo, Bogotá, Depalma/Ibañes/Pontificia Universidad Javeriana, 2009-2010, p. 75:
«Los sistemas de distribución selectiva se sustentan en amplísima medida en el valor o fuerza
distintiva de la marca que identifica y diferencia los productos y servicios objeto de la distri-
bución comercial».
133 Sentencia del Tribunal de Justicia, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS y Président
de l’Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Asunto

C-439/09 de 13 de octubre de 2011, Rec. Juri. 2011, Considerando: «[…] la organización de
una red de ese tipo no se aplica la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1, si la elección
de los revendedores se hace en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, estable-
cidos de modo uniforme respecto a todos los revendedores potenciales y aplicados de forma
no discriminatoria, si las propiedades del producto de que se trata requieren, para preservar su
calidad y asegurar su uso apropiado, un sistema de distribución de ese tipo y, por último, si los
criterios exigidos no exceden de lo que es necesario»; Sentencia del Tribunal de Justicia, Metro
SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contra Comisión de las Comunidades Europeas, Asunto
26/76 de 25 de octubre de 1977, Rec. Juri. 1977, p. 01875, Considerando 20; Sentencia del
Tribunal de Justicia, NV L’Oréal y SA L’Oréal contra PVBA «De Nieuwe AMCK», Asunto
31/80 de 11 de diciembre de 1980. Rec. Juri. 1980, p. 03775, Considerandos 15 y 16.
perjudicar la reputación de la misma, como también el legítimo interés

del licenciatario/distribuidor para adelantar su actividad —la reventa
de los productos de la marca objeto de la discusión— utilizando los
métodos usuales del ramo134.
En el asunto discutido por el Tribunal de Justicia, se examinaba la
existencia de una cláusula que limitaba al distribuidor en relación a los
sujetos a quienes podía revender los bienes objeto del contrato con el
objeto de mantener la «notoriedad y el prestigio de la marca»135. Esta
discusión se enmarca en la doble vertiente del incumplimiento contrac-
tual (licencia/distribución) y el agotamiento de los derechos de marca.
Desde la perspectiva de las autoridades francesas, en primer lugar, del
Tribunal de grande instance de Bobigny, se consideró la existencia de
una violación contractual, pero la inexistencia de una violación del de-
recho de marca. Posteriormente, La Cour d’appel de Paris consideró
que las ventas realizadas por el distribuidor (SIL) a un saldista (Copad),
relativas a las modalidades de distribución, no se encontraban dentro de
las disposiciones nacionales del derecho de marcas por las que se había
traspuesto la Directiva 89/104/CEE en el artículo 8.2136. Por último, el
comprador —saldista (Copad)— interpuso un recurso de casación ante
la Cour de cassation de Francia, para que se declarase que los derechos
de marca se habían agotado a causa de la comercialización por parte
del licenciatario/distribuidor (SIL), recurso al que se adhirió Dior, para
reclamar que la La Cour d’appel de Paris había negado la violación de
los derechos de marca tanto por parte del distribuidor licenciatario y el
comprador saldista137.
El Tribunal de Justicia considera que se debe valorar el alcance de
las limitaciones al agotamiento que se pueden establecer por medio
de una licencia. En este sentido, el Tribunal de Justicia considera que
tales limitaciones consagradas en materia de licencias de marca son
134 Sentencia del Tribunal de Justicia, Copad SA v. Christian Dior couture SA, Asunto
C-59/08 de 23 de abril de 2009, Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cas-
sation (Francia), Recopilación de Jurisprudencia 2009, p. I-03421.
135 Vid. ibidem, Considerando 8: «La cláusula 8.2, apartado 5, de dicho contrato precisa
que ‘‘al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca, el licenciatario se com-

promete a no vender a mayoristas, colectivos, saldistas, sociedades de venta por correo, por el
sistema de puerta a puerta o de venta a domicilio, salvo que medie acuerdo previo por escrito
de la concedente, y deberá adoptar todas las medidas para que este pacto sea respetado por sus
distribuidores o minoristas’’».
136 Para una revisión del mismo articulado en la Directiva de 2008, vid. artículo 8.2 de la
Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relati-
va a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
137 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Copad SA v. Christian Dior couture SA, Asun-
to C-59/08 de 23 de abril de 2009, cit. supra Considerandos 11-13.

exhaustivas en los términos del artículo 8.2 de la Directiva 89/104/CEE

(hoy Directiva 2008/95/CE)138. Tal exhaustividad se puede predicar
igualmente del artículo 48.2 de la ley española de marcas, redactado de
forma idéntica a la Directiva de marcas en este numeral139.
El Tribunal consideró primero la exhaustividad de las condiciones
establecidas en el articulado sobre las licencias (artículo 8.2) contenido
en la Directiva de marcas con el objeto de determinar la naturaleza de
los comportamientos que dan lugar a un incumplimiento de la licencia
en materia de marcas, especialmente para establecer el alcance del con-
sentimiento del titular del derecho de marca en la comercialización de
los bienes que incorporan tales derechos. Posteriormente, el Tribunal
de Justicia valora el comportamiento del licenciatario en relación a la
calidad de los productos fabricados. Así, y después de realizar algunas
valoraciones sobre la finalidad de la marca en el tráfico económico y,
en especial, sobre su función en un sistema de competencia no falseada,
el Tribunal especifica que la calidad de los productos va más allá de las
características materiales de éstos, reconociendo que en la calidad de los
productos, en especial cuando se trata de productos de prestigio, se debe
considerar «el aura» y «la imagen de prestigio que confieren a dichos
productos una sensación de lujo»140. Con ello, el Tribunal concluye que
138 Ibidem, Considerando 20: «[…] del propio tenor del artículo 8, apartado 2, de la Di-
rectiva se desprende que la mencionada relación sí presenta carácter exhaustivo».

139 Entendido que las limitaciones bajo licencia del agotamiento de los derechos de marca
son exhaustivas, no se puede deducir que lo mismo implica una exhaustividad para la valoración
de las limitaciones al agotamiento. Esto es, en sentido general, en lo que sería la consideración
del agotamiento bajo el articulado relacionado con específicamente éste, es decir, en relación con
el artículo 36.2 de la ley de marcas (artículo 7.2 de la Directiva 2008/95/CE), la normativa pre-
senta las excepciones al agotamiento en sentido amplio, no limitadas a lo definido expresamente
por la misma norma, sino todas aquellas que puedan ser consideradas como «motivos legítimos
que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos comercia-
lizados en el Espacio Económico Europeo». Mientras que, en materia de licencias, sólo se puede
llegar a la conclusión de que siendo exhaustivas las cláusulas del artículo 48.2 de la ley de marcas,
una violación de la licencia en estos términos acaba con la presunción de que la autorización de
la comercialización de los productos por el licenciatario se ha realizado con el consentimiento
del titular del derecho de marca. En este sentido, se puede considerar la existencia de una vio-
lación al derecho exclusivo de marca por parte del licenciatario frente al titular de los derechos
de marca que priva la configuración del agotamiento consagrado en el artículo 36.1 de la ley de
marcas. Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, Copad SA v. Christian Dior couture SA, Asunto
C-59/08 de 23 de abril de 2009, cit. supra, Considerando 51.
to C-59/08 de 23 de abril de 2009, cit. supra, Considerandos 24 y 25; Conclusiones del Aboga-
do General Kokott, Asunto C-59/08 presentadas el 3 de diciembre de 2008, Copad SA contra
Christian Dior couture SA, Vincent Gladel y Société industrielle lingerie (SIL), Consideran-
do 31: «[…] en el caso de los productos de lujo o de prestigio, la reputación del producto
es, por regla general, relevante para su calidad en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la
Directiva 89/104 [artículo 8.2 de la Directiva 2008/95/CE]. Con independencia de las demás
la existencia de una violación del contrato de licencia en el sentido de una

transgresión al prestigio de la marca, desde lo establecido por el artículo
8.2 de la Directiva (artículo 48.2 de la ley española de marcas) y, probado
tal incumplimiento por el licenciatario, el titular de la marca puede invocar
sus derechos de marca frente al licenciatario, sin perjuicio de que se puedan
ejercer las acciones correspondientes por la existencia de una violación del
contrato de distribución141.
Posterior a estas primeras consideraciones sobre la valoración del
artículo 8.2 de la Directiva y la exhaustividad de su clausulado para el
establecimiento de una violación de la licencia a efectos de los derechos
del titular de la marca, es preciso identificar si la violación de la licencia
en términos del artículo 8.2 de la Directiva 2008/95/CE o del artículo
48.2 de la ley española de marcas daría lugar a la excepción del artícu-
lo 7.2 de la Directiva o del artículo 36.2 de la ley española de marcas,
para considerar que no existe un agotamiento del derecho de marca del
artículo 7.1 de la Directiva en mención o del artículo 36.1 de la citada
ley142. En este sentido la profesora Martín Aresti ya había advertido la
necesidad de una interpretación prejudicial que requerían el artículo 8.2
de la Directiva y el artículo 48.2 de la ley de Marcas a efectos del alcance
de estas disposiciones en materia del agotamiento de los derechos del
titular marcario143.
cualidades de la mercancía, un perjuicio para la reputación de la marca puede dar lugar a que
estas mercancías ya no sean reconocidas de igual modo como productos de lujo y de presti-
gio. Así pues, respecto a estos grupos de mercancías, las modalidades de comercialización que
afecten a su reputación pueden cuestionar al mismo tiempo su calidad».
to C-59/08 de 23 de abril de 2009, cit. supra, Considerando 37: «[…] el artículo 8, apartado 2,
de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que el titular de la marca puede invocar
los derechos conferidos por esta última frente a un licenciatario que infringe una cláusula del
contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas de
productos como los que son objeto del litigio principal, siempre que se determine que tal in-
cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias propias del asunto principal, causa perjuicio
al aura y a la imagen de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo».
142 Para una revisión del sentido amplio de la excepción al agotamiento, vid. Sentencia del
Tribunal de Justicia, Bristol-Myers Squibb y otros, Asuntos acumulados C-427/93, C-429/93

y C-436/93 de 11 de julio de 1996, Rec. Jur. 1996, p. I-03457, Considerando: «El apartado 2
del artículo 7 de la Directiva prevé que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a la
comercialización ulterior de los productos cuando exista un motivo legítimo y, en especial,
cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. El
empleo de los términos ‘‘en especial’’ demuestra que el supuesto contemplado sólo se ofrece a
modo de ejemplo».
143 Vid. Martín Aresti, Pilar, «Comentario al artículo 36 de la Ley de Marcas. Agota-
miento del Derecho de Marca», cit. supra, p. 584: «[…] de suscitarse esta cuestión [la infrac-
ción de normas de calidad por el licenciatario] ante el juez nacional, sería recomendable el
planteamiento de una decisión prejudicial ante el TJCE que despeje las dudas sobre el alcance
de estas disposiciones».
a) Excepción al agotamiento por infracción del licenciatario sobre el

contrato de licencia/distribución
En este sentido, sería preciso identificar que, como lo ha expuesto el
Tribunal de Justicia, no toda violación de la licencia por parte del licen-
ciatario/distribuidor daría lugar a la excepción del agotamiento144, sino
que la excepción sólo puede surgir de una violación a la licencia que el
titular del derecho otorga al licenciatario/distribuidor en el sentido del
artículo 48.2 antes considerado y, en especial, como fuera mencionado
antes, debe considerarse el poder de control que tiene el licenciatario
sobre los productos que fabrica y distribuye el licenciatario145. Así consi-
derado, es necesario reflexionar que el licenciante tiene la posibilidad de
controlar su derecho de marca, por ejemplo, la calidad de los productos
del licenciatario, por medio de la inclusión de cláusulas específicas que
obliguen al licenciatario a respetar sus instrucciones y al titular de la marca
lo faculten para ejercer un control sobre el respeto de las mismas.
Entendida de esta forma la problemática de la violación de la licencia
y el agotamiento de los derechos de marca, se debe precisar que, en prin-
cipio, la comercialización que realiza el licenciatario de los productos
designados con la marca se ha efectuado con el consentimiento del titular
de tales derechos, dando lugar al agotamiento de los derechos de marca.
Sin embargo, sería necesario modular esta consideración bajo el enten-
dimiento de que el contrato de licencia no equivale a un consentimiento
absoluto e incondicional que permite cualquier tipo de comercialización
144 Para una revisión del consentimiento y la puesta en circulación de los productos que
incorporan la marca para efectos de un agotamiento del derecho de marca, vid. Sentencia del
Tribunal de Justicia, Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV contra Evora
BV, Asunto C-337/95 de 4 de noviembre de 1997, Petición de decisión prejudicial, Conside-
rando 43: «[…] el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un
motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que
el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados
en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En efecto, según la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de productos de marca, el titular de la marca
tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder
oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos re-
envasados puede perjudicar a la reputación de la marca»; Sentencia del Tribunal de Justicia,
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik,
Asunto C-63/97 de 23 de febrero de 1999, Petición de decisión prejudicial: Hoge Raad-Países
Bajos, Considerando 49: «[…] el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio,
puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que
justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron
comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento».
145 Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia, IHT v. Ideal-Standard, Asunto C-9/93, cit. su-
pra, Considerandos 34-39.

en manos del licenciatario146. En este entendido, los comportamientos

adelantados por el licenciatario, en violación del contrato de licencia,
cuando éstos se ajusten a los presupuestos del artículo 48.2 de la ley
de marcas o al artículo 8.2 de la Directiva, dan lugar a que se entienda
que el titular del derecho de marca no ha dado su consentimiento para
la comercialización de dichos bienes que, incorporando su derecho de
marca, atentan contra los fines de la explotación de su derecho de mar-
ca y, por lo tanto, cuando se pueda considerar que el licenciatario no
respetó las disposiciones contractuales de la licencia en perjuicio de lo
reconocido por el artículo 8.2 de la Directiva o 48.2 de la ley de marcas,
se entendería preferido el derecho de propiedad intelectual particular
que el objetivo competitivo que pretende el agotamiento de los dere-
chos de marca, bien desde la perspectiva de la libre circulación de bienes
como de la perspectiva de la libre competencia en sus consideraciones
de competencia intramarcas147.
b) Excepción al agotamiento por infracción del contrato de

distribución por el licenciatario
Además de las posibilidades de excepcionar el agotamiento mediante
un incumplimiento de la licencia de marca por el licenciatario en los
términos del artículo 8.2 de la Directiva o del artículo 48.2 de la ley de
marcas, el Tribunal suscribe otra consideración sobre las posibilidades
de excepción al agotamiento cuando existiendo una violación de la
licencia, la misma no se encuentra dentro del ámbito de la normativa
mencionada antes. En esta línea, el Tribunal entiende que aparte del in-
cumplimiento contractual, el titular del derecho de marca puede oponerse
al agotamiento de sus derechos cuando, en el caso de la distribución del
licenciatario de los productos contraseñados en incumplimiento de las
estipulaciones contractuales (y posiblemente del control del licenciante),
to C-59/08 de 23 de abril de 2009, cit. supra, Considerandos 47, 48 y 49: «[…] el titular de la
marca no puede alegar la mala ejecución del contrato para invocar, frente al licenciatario, los
derechos que le confiere la marca, también es cierto que, […], el contrato de licencia no equi-
vale a un consentimiento absoluto e incondicional del titular de la marca para que el licenciata-
rio comercialice los productos de esta marca». «[…] sólo el incumplimiento por el licenciatario
de una de dichas cláusulas [artículo 8.2 de la Directiva de Marcas] se opone al agotamiento
del derecho conferido por la marca a su titular, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la
Directiva».
147 Ibidem, Considerando 49: «[…] el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe inter-
pretarse en el sentido de que la comercialización por el licenciatario de productos designados

con la marca, mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, se efectúa sin
el consentimiento del titular de la marca cuando se determina que esta cláusula corresponde a
una de las establecidas en el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva».
el tercero adquirente/revendedor causa un perjuicio a la reputación de

la marca, cumpliendo así los requisitos para la excepción al agotamiento
consagrado en el artículo 36.2 de la ley de marcas o el artículo 7.2 de la
Directiva148. En sentido contrario, se debe entender que, aun existiendo
una violación del acuerdo de licencia/distribución, pero por fuera de los
supuestos del artículo 8.2 de la Directiva o del artículo 48.2 de la ley de
marcas, el revendedor tercero (no parte en el acuerdo de licencia) que
no afecta la reputación de la marca «el aura» y «la imagen de prestigio
que confieren a dichos productos una sensación de lujo» utilizando los
métodos usuales del ramo, se debe concluir que tal acto de comerciali-
zación es agotador del derecho de marca149.
3.2. Distribución en mercados secundarios y límites al agotamiento

En junio de 2010 entró en vigencia la nueva regulación sobre acuerdos
verticales150 y sus respectivas directrices151. Esta Regulación conocida
como Reglamento de Exención por Categorías [REC] se aplica a los
acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en niveles
diferentes de la cadena de distribución y hace referencia a las condiciones
en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados
bienes y servicios152.
El nuevo Reglamento mantiene la misma línea, estructura y contenido
que el Reglamento anterior. Sin embargo, este Reglamento introduce
algunos cambios importantes relacionados con el umbral del comprador,
mientras que las Directrices realizan un importante énfasis en las ventas
a través de Internet. En materia del umbral de cuota de mercado, el Re-
glamento mantiene el umbral del 30% de cuota de mercado para que las
prácticas en él consideradas se vean exentas de la aplicación del artículo
101(1) del TFUE. La modificación que trae el Reglamento 330/2010
148 Ibidem, Considerando 59: «[…] cuando la comercialización de productos de prestigio
por el licenciatario mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia deba
no obstante considerarse hecha con el consentimiento del titular de la marca, este último sólo
podrá invocar tal cláusula para oponerse a una reventa de estos productos sobre la base del
artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el supuesto de que se determine, habida cuenta de las
circunstancias propias del caso, que tal reventa causa un perjuicio a la reputación de la marca».
149 Ibidem.
150 Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos ver-

ticales y prácticas concertadas, n.º 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, DO n.º L
102 de 23/04/2010, pp. 0001-0007 (UE).
151 Comisión Europea, Directrices relativas a las restricciones verticales, 2010/C 130/01.
152 Reglamento 330/2010, artículos 1(a) y 1(b); Directrices sobre acuerdos verticales
2010/C 130/01, Considerando 24.

consiste en establecer un umbral del 30% de la cuota de mercado para

los compradores en la aplicación de la exención del Reglamento por
categorías153. Esta modificación tiene una importancia considerable al
equilibrar el razonamiento de que las restricciones en los mercados
pueden provenir tanto de los proveedores, como de los grandes com-
pradores154. En relación con las ventas en Internet, el nuevo Reglamento
considera con mayor énfasis la importancia que esta herramienta tiene
para el desarrollo de los negocios y la atención a la clientela. Con ello, las
Directrices consideran con mayor detalle las ventas por Internet como
ventas pasivas y califica éstas de forma más precisa como restricciones
especialmente graves en comparación con las anteriores Directrices155.
a) Importaciones paralelas
En referencia a las restricciones a las importaciones paralelas, activi-
dades que pretende incentivar el agotamiento de los derechos de marca,
el Reglamento 330/2010 no realiza una mención expresa de tal tipología
de acuerdos como especialmente graves para privar, a las partes que la
consagran en un acuerdo vertical, el beneficio de la exención que esta-
blece el Reglamento156. Sin embargo, las Directrices 2010/C 130/01, al
considerar que las conductas unilaterales se encuentran por fuera del
ámbito de aplicación del Reglamento, establecen que si un proveedor
avisa de la reducción de la oferta para impedir el comercio paralelo y
los distribuidores reducen la demanda y dejan de realizar efectivamente
153 El anterior Reglamento 2790/1999 consideraba un umbral de cuota de mercado del
proveedor del 30% para la aplicación de la exención por categoría y sólo consideraba la cuota
de mercado del 30% del comprador cuando se trataba de acuerdos verticales de suministro
exclusivo. El nuevo Reglamento establece una cuota de mercado del 30% tanto para el pro-
veedor como para el comprador sin restringir ésta a los acuerdos verticales de suministro ex-
clusivo. Vid. Reglamento 330/2010, artículo 3(1); Directrices sobre acuerdos verticales 2010/C
130/01, Considerando 23.
154 Vid. Noll, Roger, «‘‘Buyer Power’’ and Economic Policy», Antitrust Law Journal,
vol. 72, n.º 2 (2004-2005), pp. 589 y ss.; Hviid, Morten y Hancock, Ruth, Buyer Power and
Price Discrimination: The Case of the UK Care Home Market, ESRC Centre for Competiti-
ton Policy Working Paper Series, 20 de diciembre de 2010, disponible en SSRN: http://ssrn.
com/abstract=1728769.
155 Directrices sobre acuerdos verticales 2010/C 130/01, cit. supra, Considerandos 52 a
56; vid. Fuentes Naharro, Mónica, «Distribución selectiva e Internet: Análisis de la proble-
mática concurrencial del fenómeno desde las restricciones verticales a la libre competencia»,
Revista de Derecho de la Competencia y Distribución, n.º 6 (enero-junio 2010), pp. 117 y ss.;
Carbajo Cascón, Fernando, La Distribución Selectiva y el Comercio Paralelo de Productos
de Lujo, cit. supra.
156 Reglamento de la Comisión n.º 330/2010 de 20 de abril de 2010 relativo a la aplicación
del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determi-
nadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas DO L 102/1-7, artículo 4.
actividades de comercio paralelo, se considerará que éstos estarían ac-

cediendo tácitamente a la política unilateral del proveedor157.
El Reglamento prohíbe la determinación de precios de reventa, así
que en la medida que el proveedor establezca estas condiciones sobre
los distribuidores para limitar el comercio paralelo, se entendería que
tal comportamiento no se encuentra exceptuado por el Reglamento y
entraría a ser revisado bajo el artículo 101.1 del TFUE158. En este sentido,
se puede observar que existe a su vez una preocupación por los límites
que se puedan imponer a los distribuidores en la forma de comercio
con sus proveedores que termine concluyendo en una restricción a las
fuentes de abastecimiento y al comercio paralelo.
Junto a la preocupación con el mantenimiento de los precios de reventa,
se pueden considerar los acuerdos de distribución exclusiva y de compra
exclusiva. Bajo esta tipología de acuerdos, las Directrices sobre acuerdos
verticales establecen que los acuerdos de distribución exclusiva se pueden
ver acompañados de acuerdos de compra exclusiva, siempre y cuando
se puedan justificar sus eficiencias. Si bien es claro que los acuerdos de
distribución exclusiva pueden ser necesarios para proteger las inversiones
de los distribuidores en la promoción de una nueva marca, de productos
complejos o productos de fidelidad, las cláusulas de compra exclusiva son
más difíciles de justificar en el equilibrio entre restricciones a la compe-
tencia y bienestar del consumidor, en especial por el reforzamiento que se
genera en la restricción de la competencia intramarca. Establecer acuerdos
de compra exclusiva en sistemas de distribución exclusiva obstruye el
comercio paralelo al limitar las fuentes de abastecimiento e impedir que
los distribuidores puedan realizar actividades de arbitraje entre los bienes
que se deben distribuir exclusivamente al no poder dirigirse a cualquier
revendedor de la cadena del proveedor159.
157 Directrices relativas a las restricciones verticales, 2010/C 130/01, DO C 130/1-46,
Considerando 25.a): «[…] si tras el aviso por parte de un proveedor de una reducción unila-
teral de la oferta a fin de impedir el comercio paralelo, los distribuidores reducen inmediata-
mente sus pedidos y dejan de realizar comercio paralelo, entonces esos distribuidores estarían
accediendo tácitamente a la política unilateral del proveedor. No obstante, no puede llegarse a
esta conclusión si los distribuidores siguen realizando comercio paralelo o tratan de encontrar
nuevas vías para realizar comercio paralelo».
158 Reglamento de la Comisión n.º 330/2010 de 20 de abril de 2010, cit. supra, artículo 4.a).
159 Directrices sobre acuerdos verticales 2010/C 130/01, cit. supra, Considerando 162:
«[…] La compra exclusiva, que obliga a los distribuidores exclusivos a comprar sus sumi-
nistros de una determinada marca directamente al fabricante, elimina además el posible arbi-
traje de los distribuidores exclusivos, a quienes se impide comprar a otros distribuidores del
sistema. Como resultado el proveedor aumenta las posibilidades de limitar la competencia
intramarca aplicando al mismo tiempo condiciones de venta desiguales en detrimento de los
consumidores, a menos que la combinación permita la creación de eficiencias que den lugar a
una reducción de precios para todos los consumidores finales».
Efectos similares a los anteriores acuerdos considerados se pueden

identificar en los acuerdos de marca única, donde el distribuidor debe
comprar al proveedor más del 80% de las necesidades de un único pro-
ducto160. Sin embargo, se debe tener claro que los acuerdos de marca única
no indican un solo agente como fuente de abastecimiento, como puede
ser el fabricante, sino que contemplan toda la red de distribución del
producto. En caso contrario, las restricciones a la competencia intramarca
tendrían la potencialidad de verse agravadas con las restricciones inter-
marcas propias de estos esquemas de distribución de marca única161.
En la misma consideración se encuentran los acuerdos de cliente
exclusivo, los cuales, al asignar a determinado revendedor un determi-
nado número de clientes o un conjunto de clientes bajo unas condicio-
nes objetivas, limitan la venta activa de los productos del proveedor y
favorecen la partición de los mercados, facilitando así la discriminación
de precios. En este sentido, las Directrices sobre acuerdos verticales
consideran especialmente grave la combinación de este tipo de acuerdos
en conjunción con sistemas de distribución exclusiva162. Es importante
mencionar que este tipo de acuerdos se usan comúnmente en relación
con bienes intermedios y bienes secundarios, pues con este tipo de
acuerdos se pueden requerir inversiones de los distribuidores en equipos
específicos, técnicas o conocimientos para adaptarse a las necesidades
del grupo de clientes determinado por el proveedor163.
Como fue mencionado anteriormente, por medio de los acuerdos de
distribución selectiva se pretende una distribución acorde con productos
de marca164. En este sentido, se considera que la distribución selectiva pu-
ramente cualitativa no afecta la competencia intermarcas y, fuera de otros
160 Otras formas similares a la marca única y que tienen la potencialidad de generar los
mismos efectos son la imposición de cantidades de compra al distribuidor, sistemas de des-

cuentos de fidelidad y el ejercicio de la «cláusula inglesa» que obliga al distribuidor a informar
al proveedor de cualquier oferta mejor por parte de un competidor de este último, y que sólo
podría ser aceptada cuando el proveedor que impone la cláusula no puede igualar las condicio-
nes del proveedor competidor. Vid. Directrices sobre acuerdos verticales 2010/C 130/01, cit.
161 Ibidem, Considerando 130: «Los posibles riesgos de competencia de la marca única
residen en la exclusión de los proveedores competidores y potenciales, el debilitamiento de

la competencia y la propiciación de la colusión entre proveedores en caso de uso acumulativo
y, cuando el comprador sea un minorista que venda a los consumidores finales, una pérdida
de competencia intermarca dentro de los comercios. Dichos efectos restrictivos tienen conse-
cuencias directas para la competencia intermarca».
162 Ibidem, Considerando 168: «[…] una combinación de la asignación de cliente exclusi-
vo con la distribución selectiva es una restricción especialmente grave, ya que la venta activa a
los usuarios finales por los distribuidores designados habitualmente no es libre».
164 Vid. supra, nota 132 y texto que acompaña.
supuestos, no debería afectar la competencia intermarca. Sin embargo,

cuando el sistema de distribución selectiva es cualitativo y cuantitativo,
los riesgos de eliminar distribuidores y la colusión entre competidores
de productos de lujo o de marcas reconocidas se incrementa. Desde la
perspectiva del comercio paralelo, los problemas pueden surgir con
la inclusión de cláusulas de cliente exclusivo y acuerdos de marca única,
en ambos casos considerados problemáticos para ser exceptuados por el
Reglamento, bien por razón del cierre de mercado que se puede producir
a los demás proveedores, disminuyendo la competencia intermarcas, o
bien por las limitaciones a las fuentes de abastecimiento y la disminución
de la competencia intramarca que facilita la discriminación de precios
por parte del proveedor al disminuir tanto la presión competitiva de
las marcas competidoras, como de la importación paralela de bienes
contraseñados con la misma marca.
Basta concluir, por ahora, que el conjunto de acuerdos verticales
revisados anteriormente puede ser utilizado por los proveedores de
productos de lujo, bienes intermedios y/o bienes pertenecientes a los
mercados secundarios para limitar, aparte de la competencia intermarcas,
la competencia intramarca. En este sentido, cuando las empresas que se
encuentran en estos acuerdos superan las cuotas de mercado señaladas
por el Reglamento, se requiere un estudio particular de los asuntos para
determinar si, estando cobijados por el artículo 101.1 del TFUE, se pueden
ver exceptuados por el artículo 101.3 del TFUE. En relación con estas
consideraciones de libre competencia, el análisis del agotamiento de los
derechos de marca y el concerniente límite al dominio del titular de
los derechos de marca sobre los bienes contraseñados, y que son distri-
buidos en el EEE por el titular marcario o con su autorización, cumple
un papel fundamental en el balance de la libre circulación de mercan-
cías/libre competencia y los derechos de propiedad. Así considerado,
la existencia de una doctrina del agotamiento que permita identificar de
forma clara, de un lado, los intereses de la libre circulación y, de otro,
el alcance de los derechos de marca, facilita de forma considerable el
alcance que debe tener el derecho de la competencia para identificar las
restricciones de mercado que afectan el bienestar de los consumidores
sin consecuencias perjudiciales para los derechos de propiedad de los
titulares marcarios.
b) Mercados secundarios
En relación a los mercados secundarios, el Reglamento de exención
por categorías 330/2010 para ciertos acuerdos verticales identifica como
una restricción especialmente grave las limitaciones que el comprador de
componentes (piezas que se incorporan en un bien primario o equipo

original) pueda imponer al proveedor de los mismos, para que éste niegue
el suministro de tales componentes como piezas sueltas a usuarios finales
o talleres de reparación independientes165. Es decir, que no se entiende
exceptuada una cláusula que obligue al proveedor de piezas de recambio,
incorporadas en un bien primario, a un suministro exclusivo a la cadena
del fabricante en el sentido de someter al proveedor de las piezas a un
acuerdo de marca única (más del 80% de la producción debe ser vendida
a la cadena de distribución del fabricante de productos primarios). El
efecto directo sería así limitar estos componentes a la cadena de reparación
o mantenimiento de los productos primarios a los que se han incorpo-
rado dichas piezas. Sin embargo, no se debe entender prohibido que el
fabricante de los bienes primarios que incorpora dichos componentes
imponga una obligación a su red de mantenimiento y reparación para
que se abastezca exclusivamente de la red de distribución del fabricante
de dichas piezas166. Esta consideración del Reglamento tiene por objeto
estimular la competencia intermarcas de bienes primarios y, a su vez,
limitar las restricciones de la competencia intramarca al expandirse
las fuentes de aprovisionamiento de los componentes en los mercados
secundarios, favoreciendo del mismo modo la competencia en estos
mercados para la prestación de servicios de mantenimiento, reparación
y complementos.
Desde otra perspectiva en mercados secundarios, se puede identifi-
car que el Reglamento 330/2010 considera restricciones especialmente
graves las restricciones que el proveedor puede imponer al comprador
(por ejemplo, al distribuidor) en relación con el territorio o la clientela a
la que puede vender los bienes objeto del contrato167. Sin embargo, y en
especial en la comercialización de bienes en los mercados secundarios,
el Reglamento exceptúa la limitación que el vendedor puede imponer
a los distribuidores en relación con la venta de componentes suminis-
trados con la finalidad de ser incorporados a un producto, cuando el
comprador o cliente del distribuidor tenga como finalidad incorporar
estos componentes en la fabricación de un bien competidor del fabricado
por el proveedor168. Dicho de otra forma, el Reglamento de exención por
categorías autoriza restricciones en el suministro de componentes que
puedan ser incorporados en otros bienes primarios competidores.
165Reglamento de la Comisión n.º 330/2010 de 20 de abril de 2010, cit. supra, artículo 4.e).
166Directrices relativas a las restricciones verticales, 2010/C 130/01, DO C 130/1-46,
Considerando 59.
167 Reglamento de la Comisión n.º 330/2010 de 20 de abril de 2010, cit. supra, artículo 4 b).
168 Ibidem, artículo 4 b) iv).
En relación a la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Copad

v. Christian Dior169, podríamos plantear el siguiente supuesto en relación
con los mercados secundarios, derecho de la competencia y el agotamien-
to de los derechos de marca. Considérese, por ejemplo, al fabricante de
un componente fundamental que es incorporado en el desarrollo de un
bien primario que lleva su misma marca. Este ejemplo nos permitiría
considerar dos supuestos: de un lado, nos encontraríamos con el titular
del derecho de marca que licencia a un tercero la fabricación y distri-
bución de dichos componentes a los distribuidores designados de la
cadena de reparación y mantenimiento de sus propios bienes primarios.
De otro lado, se encuentra la posibilidad que el contrato incluya sólo la
comercialización de los componentes contraseñados con la marca del
titular/fabricante de los bienes primarios a los distribuidores de la red
de distribución señalada por el titular marcario. Desde la perspectiva de
estos dos supuestos, el titular de los derechos marcarios distribuye estos
componentes como piezas de recambio a sus licenciatarios/distribuidores,
pero bajo la condición de que los mismos no sean suministrados para la
fabricación de bienes primarios a un competidor del fabricante. Con ello,
y desde la perspectiva del agotamiento de los derechos de marca, cabe
preguntarnos si el titular de la marca conserva algún derecho que impida
restringir la libertad del distribuidor en la venta de estos componentes,
al indicarse que éste debe indagar sobre la utilización de los bienes que
son objeto de un nuevo contrato de venta. Otra alternativa que debe ser
considerada es que, si existiendo un agotamiento de los derechos de marca,
la violación de las restricciones impuestas por el fabricante-proveedor
deberían ser consideradas como un incumplimiento contractual o tal
cláusula debería ser valorada como contraria al Reglamento de exención
por categorías en materia de acuerdos verticales.
En relación con el agotamiento de los derechos de marca, el titular de
estos derechos, en materia del primer supuesto considerado (el licencia-
tario fabricante/distribuidor vende los bienes a un fabricante competidor
de los bienes primarios del titular del derecho marca), puede oponerse
al agotamiento de sus derechos de marca cuando se pueda considerar
que el licenciatario violó la licencia en el sentido del artículo 8.2 de la
Directiva de marcas o del artículo 48.2 de la ley de marcas. Esto es, si
se considera que la venta que realiza el licenciatario viola el contrato de
licencia en el sentido de «su duración, a la forma protegida por el regis-
tro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual
pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de
to C-59/08 de 23 de abril de 2009, cit. supra.

los servicios prestados por el licenciatario»170, como fuera sostenido por

el Tribunal de Justicia en el asunto Copad v. Christian Dior171 y, además,
como se consideró antes, se establece que el licenciante ejercía un control
efectivo que fue a su vez violado por el licenciatario, en el sentido de los
asuntos Ideal Standard172, el titular del derecho de marca se puede oponer
al agotamiento y restringir legítimamente la competencia en los mercados
primario y secundario de competidores de sus productos. Logrando con
esto que se prefiera el derecho de propiedad industrial de marca sobre
la libre competencia en mercados primarios y secundarios.
En relación con el segundo supuesto, el incumplimiento del contrato
de distribución, según lo considerado por el Tribunal de Justicia en el
asunto Copad, el titular de la marca podría oponerse al agotamiento,
ya no por incumplimiento de una licencia, sino en razón del artículo
7.1 de la Directiva de marcas o del 36.2 de la ley de marcas, bajo las
excepciones al agotamiento, en el supuesto que el tercero adquirente de
los componentes que han de ser incorporados en los bienes primarios y
secundarios competidores del titular de la marca afecte la reputación de
la marca en el sentido del aura y la imagen de prestigio que confieren a
dichos productos una sensación de lujo o en un supuesto que tenga el
mismo efecto sobre la reputación de la marca, como podría ser la idea
de una vinculación con otro fabricante, un soporte a los productos de
un tercero que afectaría el prestigio de su marca.
Por último, sería importante considerar necesario distinguir entre
piezas que generan una distinción o diferenciación frente a otras marcas
de aquellas que brindan un servicio meramente utilitario sin compromiso
del buen nombre de la marca de un tercero. Así, podríamos considerar
si la incorporación de piezas o componentes que permiten crear una
vinculación con una marca específica, confundir la procedencia empre-
sarial o la calidad y prestigio de los bienes primarios, podría permitirnos
concluir que la limitación de venta a fabricantes competidores de piezas
de recambio para la manufactura de bienes competidores sería contraria,
además del acuerdo de licencia, a los intereses del derecho de marca,
permitiéndole al titular del derecho de marca oponerse al agotamiento
de sus derechos para controlar las ventas sucesivas. Con esto, y dadas
las circunstancias particulares del caso, se puede determinar la no exis-
tencia de un agotamiento del derecho de marca y, por ello, el derecho a
170 Vid. artículo 8.2 de la Directiva de Marcas; artículo 48.2 de la ley de marcas.
to C-59/08 de 23 de abril de 2009, cit. supra.
172 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia, IHT v. Ideal-Standard, Asunto C-9/93, cit. su-
pra, Considerandos 34-39.

oponerse bajo el artículo 36.2 de la ley de marcas o 7.2 de la Directiva

de marcas, frente a los comportamientos de terceros que pretenden
incorporar dichas piezas en sus bienes para distribuirlos en el mercado
afectando la imagen de la marca del titular.
4. Mercados secundarios y la nueva regulación en materia de acuerdos

de distribución de vehículos a motor y de distribución de recambios
para vehículos a motor
El nuevo Reglamento 461/2010173 de aplicación del artículo 101.3 del
Tratado en materia de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el
sector de los vehículos a motor incorpora como novedad importante la
extensión por tres años más del Reglamento 1400/2002174 y la incorpora-
ción del sector de vehículos a motor a partir de la finalización de dicho
plazo a la Regulación común sobre acuerdos verticales, Reglamento
330/2010175. Sin embargo, en materia de mercados secundarios la Comi-
sión ha querido continuar con la existencia de reglas específicas para este
sector, eliminando la posibilidad de un régimen general, sin excepciones,
para el derecho de la competencia en materia de relaciones verticales.
En este sentido, son importantes las nuevas reglas que contienen una
lista negra de acuerdos (hardcore restrictions) aplicables a los mercados
secundarios de piezas de recambio y reparación.
Las restricciones especialmente graves consideradas por el nuevo Re-
glamento en materia de mercados secundarios (mercado de postventa de
vehículos a motor) presentan tres formas de comportamientos/acuerdos
que conducen a la retirada del beneficio de la exención propuesta en éste.
La primera hace referencia a la prohibición de ventas pasivas por medio
de una red de distribución selectiva a talleres de reparación independien-
tes que utilicen dichos recambios para la reparación y mantenimiento
de vehículos a motor. Esta limitación es importante en la medida que,
173 Reglamento de la Comisión n.º 461/2010, de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplica-
ción del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a deter-
minadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos
de motor, DO L 129 de 28/05/2010, pp. 0052-0057.
174 Reglamento de la Comisión n.º 1400/2002, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplica-
ción del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos ver-
ticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, DO L 203 de 01/08/2002
pp. 0030-0041; Comunicación de la Comisión 2010/C 138/05, Directrices suplementarias re-
lativas a las restricciones verticales incluidas en los acuerdos de venta y reparación de vehícu-
los de motor y de distribución de recambios para vehículos de motor, Diario Oficial n.º C 138
de 28/05/2010 pp. 0016-0027.
175 Reglamento de la Comisión n.º 330/2010, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplica-
ción del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos verticales y
prácticas concertadas, DO L 102 de 23/04/2010 pp. 0001-0007.
existiendo dicha cláusula, el titular de derechos de marca no podría ale-

gar la violación de un contrato de licencia/distribución con el fin de que
se determine una excepción al agotamiento del derecho de marca por
razón del incumplimiento de una licencia de fabricación/distribución
en el sentido del artículo 8.2 de la Directiva de marcas en relación con
el artículo 7.1 de la misma Directiva176.
Interpretada en este sentido la restricción del Reglamento al titular
marcario, se identifica una limitación al alcance del ius prohibendi para
oponerse al agotamiento del derecho de marca cuando, consagrando en
un contrato de licencia y/o distribución selectiva una prohibición de
venta a talleres de reparación independientes (restricciones a las ventas
pasivas), la misma haría que el acuerdo no se encuentre exceptuado por
el Reglamento y, al mismo tiempo, haciendo que tal comportamiento
deba ser analizado bajo el artículo 101.1 del TFUE. Con ello, no se
entendería jurídicamente coherente que el titular del derecho de marca
pueda reclamar una violación del contrato de licencia y, con ello, bus-
car que se declare que no ha existido un agotamiento de sus derechos
que le permita ir en contra del taller de reparación independiente por
violación de su derecho de marca. Desde la perspectiva del derecho
de la competencia, en relación a la innovación y diferenciación en los
mercados secundarios en el sector automotriz, los talleres indepen-
dientes se verían frenados en sus posibilidades de competencia si éstos
no pudieran acceder a los recambios que les permitieran prestar unos
servicios seguros y fiables a los consumidores177.
En segundo lugar, el Reglamento considera como una restricción es-
pecialmente grave entre el fabricante de vehículos a motor y el proveedor
de recambios, herramientas para reparaciones, equipos de diagnóstico,
176 Reglamento de la Comisión n.º 1400/2002, de 31 de julio de 2002, cit. supra, artículo
5: «Restricciones que conllevan la retirada del beneficio de la exención por categorías

(restricciones especialmente graves). La exención prevista en el artículo 4 no se aplicará a los
acuerdos verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros
factores bajo control de las partes, tengan por objeto: a) la restricción de las ventas de recambios
para vehículos de motor por parte de los miembros de un sistema de distribución selectiva a
talleres de reparación independientes que utilicen dichos recambios para la reparación y el
mantenimiento de un vehículo de motor».
177 Reglamento de la Comisión n.º 1400/2002, de 31 de julio de 2002, cit. supra, Conside-
rando 16: «[…] no debe concederse el beneficio de la exención por categorías a los acuerdos
que restrinjan la venta de recambios por parte de miembros del sistema de distribución selec-
tiva de un fabricante de vehículos a los talleres de reparación independientes que los utilicen
para la prestación de servicios de reparación o mantenimiento. Sin tener acceso a tales recam-
bios, los talleres de reparación independientes no podrían competir eficazmente con los talle-
res autorizados, al no poder ofrecer a los consumidores unos servicios de buena calidad que
contribuyan al funcionamiento seguro y fiable de los vehículos de motor».
etc., que sean necesarios para adelantar estas operaciones en el mercado

secundario, cuando las limitaciones que pueda imponer el fabricante de
vehículos estén destinadas a limitar la venta de estos bienes a distribui-
dores autorizados o independientes, a talleres de reparación autorizados,
independientes o a usuarios finales178.
En relación a los mercados secundarios en el sector automotor, el ob-
jetivo es una liberalización a los servicios, no sólo en cuanto a las piezas
de recambio, sino también en cuanto todo el conjunto de bienes e infor-
mación que sean requeridos como necesarios para prestar una atención
segura y fiable a los consumidores, al igual que permitir que los mismos
consumidores puedan adelantar sus propias reparaciones o asistencias179.
En todo caso, es importante reconocer que tales consideraciones tienen
algunos límites, por ejemplo, la posibilidad que tiene el fabricante de exigir
en su red de distribución en los mercados secundarios la utilización de
piezas de calidad equivalente a las originales, como también la facultad
de exigir en los períodos de garantía, en el mantenimiento gratuito y en
las operaciones de retirada del mercado que se utilicen solamente los
recambios suministrados por el fabricante180.
Esta consideración, al igual que lo valorado anteriormente sobre el
artículo 4.e) del Reglamento de exención por categorías en materia de
acuerdos verticales, tiene por objeto estimular la competencia intermarcas
178 «Reglamento de la Comisión n.º 1400/2002, de 31 de julio de 2002, cit. supra, artículo
5: «Restricciones que conllevan la retirada del beneficio de la exención por categorías (restric-
ciones especialmente graves). La exención prevista en el artículo 4 no se aplicará a los acuerdos
verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo
control de las partes, tengan por objeto: […] b) la restricción convenida entre un proveedor
de recambios, herramientas para reparaciones o equipos de diagnóstico o de otro tipo y un
fabricante de vehículos de motor, que limite la capacidad del proveedor para vender dichos
productos a distribuidores autorizados o independientes, a talleres de reparación autorizados
o independientes o a usuarios finales».
179 Reglamento de la Comisión n.º 1400/2002, de 31 de julio de 2002, cit. supra. artículo
5,b): «La restricción convenida entre un proveedor de recambios, herramientas para repara-
ciones o equipos de diagnóstico o de otro tipo y un fabricante de vehículos de motor, que
limite la capacidad del proveedor para vender dichos productos a distribuidores autorizados o
independientes, a talleres de reparación autorizados o independientes o a usuarios finales».
180 Reglamento de la Comisión n.º 1400/2002, de 31 de julio de 2002, cit. supra, Conside-
rando 17: «[…] Ello no afecta a la responsabilidad de los fabricantes de recambios en aplicación
del Derecho civil, o a la capacidad de los fabricantes de vehículos de exigir a los talleres de
reparación autorizados incluidos en su sistema de distribución que solo utilicen recambios
de calidad equivalente a la de los componentes empleados en el montaje de un determinado
vehículo de motor. Por otra parte, teniendo en cuenta la implicación contractual directa de los
fabricantes de vehículos en las reparaciones en período de garantía, el mantenimiento gratuito,
y las operaciones de retirada del mercado, la exención debe abarcar los acuerdos que incluyan
obligaciones para los talleres de reparación autorizados de utilizar solamente los recambios
suministrados por el fabricante de vehículos para dichas reparaciones».
en los bienes primarios y, a su vez, limitar las restricciones de la com-

petencia intramarca al expandirse las fuentes de aprovisionamiento de
recambios, herramientas para reparaciones, equipos de diagnóstico, etc.,
en los mercados secundarios, favoreciendo del mismo modo la competen-
cia en estos mercados para la prestación de servicios de mantenimiento,
reparación y complementos en beneficio de los consumidores.
Por último, el Reglamento de vehículos a motor considera una
restricción especialmente grave cuando el fabricante de vehículos que
utilice componentes fabricados por un tercero limite a este último en
contraseñar su marca o logotipo de forma efectiva y visible en los com-
ponentes suministrados o recambios que ésta fabrica181. Al considerar
esta restricción de los fabricantes de vehículos a los fabricantes de piezas
de recambio o componentes que se incorporan en los bienes principales
(vehículos a motor) sobre la libertad para usar su marca de forma visible,
pretende el incremento de la competencia intermarcas en los mercados
secundarios, posibilitando que diferentes fabricantes de piezas que sean
compatibles puedan competir en los mercados secundarios, bien porque
son usadas en la fabricación de los bienes primarios de forma indistinta
o porque entre los diferentes modelos y marcas de vehículos las piezas
pueden ser intercambiables sin deterioro de la calidad y bajo una garantía
propia de los terceros fabricantes.
181 Reglamento de la Comisión n.º 1400/2002, de 31 de julio de 2002, cit. supra, artículo 5,c):
«La restricción convenida entre un fabricante de vehículos de motor que utilice componentes
para el montaje inicial de los vehículos de motor y el proveedor de estos componentes, que li-
mite la capacidad del proveedor para poner su marca o logotipo de manera efectiva y fácilmente
visible en los componentes suministrados o en los recambios»; Reglamento de la Comisión n.º
1400/2002, de 31 de julio de 2002, cit. supra, Considerando 18: «[…] para que los talleres de
reparación autorizados e independientes y los usuarios finales puedan identificar al fabricante
de los componentes o de los recambios de vehículos de motor y elegir entre piezas alternativas,
la exención por categorías no debe abarcar los acuerdos por los que un fabricante de vehículos
de motor limite la capacidad de un fabricante de componentes o de recambios originales de colo-
car de manera efectiva y visible su marca registrada o su logotipo en tales piezas».
La marca del distribuidor: la llamada marca blanca
Juan Francisco Ortega Díaz*
Universidad de Los Andes (Colombia)
Sumario: I. Introducción. II. La marca del distribuidor o marcas blancas.

Concepto y características: 1. Un análisis preliminar: el efecto de las marcas blancas
en el mercado; 2. Precio; 3. Competencia, innovación e introducción en el mercado;
4. Imitación de envases o envoltorios (copycatpackaging). III. El etiquetado en las
marcas blancas. ¿Una vulneración del derecho de consumo? IV. Conflictos
entre marca del distribuidor y derecho marcario: 1. El acto de confusión
marcaria: confusión directa y por asociación en el ámbito de las marcas blancas: 1.1.
El titular de la marca blanca comercializa productos, utilizando una «marca-envase»,
en sentido estricto, titularidad de un fabricante: A) Confusión directa; B) Confusión
indirecta o confusión por asociación; 1.2. Los envases, idénticos o similares, están
distinguidos con un signo ex novo similar al que distingue los productos de la marca
envase imitada; 1.3. Los envases, idénticos o similares, están distinguidos con un signo
ex novo diferente al que distingue los productos de la marca envase imitada; 1.4. El
titular de la marca blanca comercializa productos utilizando una pseudomarca-envase,
combinándola con signos distintivos gráficos o nominativos; 2. ¿Derecho marcario
o acto de competencia desleal?; 3. Envases genéricos, marcas blancas con alto poder
distintivo y el supuesto de la distintividad sobrevenida. V. La marca blanca como
MARCA DE INTERPOSICIÓN: el registro de la marca blanca por parte del fabri-
cante extranjero. VI. El derecho de la competencia como telón de fondo
de las marcas blancas. VII. Conclusiones.
Se puede cambiar la fórmula de un producto, su color, su envoltorio,

su precio y su posicionamiento en el mercado. No obstante, no se puede
cambiar su nombre sin comenzar de nuevo.
Anthony Weir
* El autor es Doctor en Derecho y Premio Extraordinario de Doctorado por la Univer-

sidad de Salamanca (España). Profesor de Planta en la Universidad de Los Andes (Colombia) y
Director del Grupo de Estudios de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
(GEDCOP). Profesor Extranjero Invitado en la Harvard LawSchool. Profesor Doctor de la
Universidad de Salamanca (en excedencia). Para cualquier contacto: jf.ortega@uniandes.edu.co;
aracne@usal.es.
270 JUAN FRANCISCO ORTEGA DÍAZ
I. Introducción
L a distribución comercial, fenómeno empresarial complejo, ha

sufrido, en los últimos años, cambios radicales en toda Europa.
Como fenómeno de mercado, el proceso de concentración económi-
ca en las empresas distribuidoras —y, muy especialmente, en el sector
alimentario— ha sido innegablemente una realidad que ha emergido.
La creación de grandes cadenas de distribución tiene su leitmotiv en
que los distribuidores adquieren, en sus relaciones comerciales con los
fabricantes, la ventaja (powermarket) que les permite el trato comercial
favorable a sus intereses. El escenario arquetípico de lo descrito, repito,
lo originan las grandes cadenas de distribución que operan en el sector
de la alimentación. Gracias a su fortaleza en el mercado —generada
por su enorme capacidad no sólo de distribución, sino también por
el proceso de concentración sufrido—, estas cadenas son capaces de
imponer, en sus compras, a los fabricantes, condiciones que implican
plazos de pago dilatados en el tiempo. Eso explica que puedan adquirir
una gran cantidad de productos de los fabricantes, introduciéndolos el
distribuidor en el mercado en un periodo que oscila entre diez y veinte
días, mientras el pago a los fabricantes se realizará en noventa. Durante
el periodo de tiempo existente entre la venta y el pago de la mercan-
cía —de setenta a ochenta días—, los activos económicos, correspon-
dientes al valor de la misma, son depositados en productos financie-
ros que garanticen, al distribuidor, no sólo el capital, sino también un
margen de interés conveniente. Dicha práctica, poco conocida pero
habitual, genera, a las grandes cadenas de distribución, una gran par-
te de sus ingresos, que, en un buen número de ocasiones, compensan
el lucro cesante de las ofertas que estos distribuidores realizan me-
diante fuertes campañas publicitarias, como mecanismo de atracción
de clientes.
En efecto, los distribuidores son plenamente conscientes, en los
mercados desarrollados, de su enorme potencial y fortaleza negocia-
dora. En este escenario, además del pago aplazado a noventa días, o
más, los distribuidores alimentarios —incluso, los de otros sectores
económicos— negocian o imponen, a los fabricantes, condiciones tales
como el establecimiento de puntos de venta específicos dentro de sus
locales —conocidas como promociones directas—, la ubicación de los
productos en determinadas estanterías o la obligación de que sean sus
propios operarios quienes mantengan abastecida la estantería donde
sus productos son comercializados (Shelf Space Managment). Así, las
cosas, no parece descabellado señalar que, entre los grandes comerciantes
y los pequeños y/o medianos fabricantes, exista, utilizando la terminología
LA MARCA DEL DISTRIBUIDOR: LA LLAMADA MARCA BLANCA 271
propia del derecho de consumidores, una clara situación de adherencia.

Una situación diferente se produce cuando la contraparte es un gran
fabricante, titular de marcas conocidas y de prestigio en el mercado. En
la mayoría de estos casos, no existe una situación de adherencia. Los dis-
tribuidores —si tomamos como ejemplo el sector de la alimentación— no
pueden permitirse el hecho de carecer de productos muy demandados,
cuya ausencia causaría un perjuicio relevante no tanto al fabricante sino
más bien al propio distribuidor, que vería cómo sus clientes optan por
hacer sus compras alimentarias en establecimientos donde sí satisfacen
sus demandas. Ante esta incómoda situación, los distribuidores no tar-
daron en reaccionar y, por ello, buscaron una estrategia comercial, que
consistió en combinar la fuerza negociadora que les otorgaba su poder
en el mercado con la creación de marcas propias, esto es, las marcas del
distribuidor o, llamadas, marcas blancas. Con ellas surgía una proble-
mática que se hacía presente en el tráfico económico.
Basta examinar el mercado en los países desarrollados para constatar
que la introducción de estas marcas, por diversas razones, consiguió
el favor de los consumidores1. Conforme a los datos ofertados por la
Private Label Manufacturers Association, en el año 2008, uno de cada
cinco productos vendidos en un supermercado, farmacia o gran superficie
norteamericana pertenecía a una marca blanca. En el año 2010, ya era
uno de cada cuatro. Con todo, en el entorno europeo, y conforme a los
datos disponibles2, el triunfo de las marcas blancas es aún más arrollador,
siendo los porcentajes de participación en el mercado, específicamente
en el sector de la alimentación, extraordinariamente altos: Suiza (54%),
Alemania y España (40%)3 y Francia (32%).
Productos de calidad, carácter diversificado y precios bajos han sido,
desde su entrada en el mercado, los signos de identidad de los produc-
tos distinguidos como marcas blancas. No obstante, su coexistencia
1 En España, desde una perspectiva histórica demasiado breve, suele vincularse el na-
cimiento y, muy especialmente, el auge de las marcas blancas con el actual periodo de crisis.
Lo cierto es que el fenómeno de las marcas blancas es más antiguo y, si bien su desarrollo en
España puede haberse visto impulsado por la coyuntural situación económica, no es ésta su
génesis. Para una visión detallada de esta realidad, v. Pons Prat de Padua, J. M., Marcas de
fabricante y marcas de distribuidor: Algunas claves para entender la pugna (coord. J. Lamo de
Espinosa). Colección Mediterráneo Económico, n.º 15, Almería, Cajamar, 2009, pp. 317-327.
Disponible en http://www.fundacioncajamar.com/mediterraneo/medite.htm.
2 Ngobo, P. V., «Private label share, branding strategy and store loyalty», Journal of
Retailing and Consumer Services (2010).
3 Para una visión acerca del crecimiento de las marcas blancas en España, v. Bell, D.,
«The business Model for Manufacturer’s Brands», en Ezrachi, A. y Bernitz, U. (dirs.), Pri-
vate Labels, Brands, And Competition Policy. The changing Landscape of Retail Competition,
Oxford University Press, 2009, pp. 21-44, especialmente, 34-39.
con los tradicionales, «productos de marca» o «marcas de fabricante»,

no ha estado, ni está, exenta de una problemática jurídica enmarcada
en el derecho marcario y en el de la libre competencia. Los problemas
suscitados son varios y no siempre sencillos de resolver. A su examen
dedicaremos las siguientes páginas.
II. La marca del distribuidor o marcas blancas.

Concepto y características
A pesar de que las marcas blancas hayan sido un fenómeno desconocido
para la doctrina jurídica dedicada al ámbito marcario, al igual que para
el público en general que lo considera un fenómeno reciente, lo cierto es
que su origen no es reciente. En la, aún, Inglaterra decimonónica, poco
después de que una joven pareja, formada por Mary Ann Staples y John
James Sainsbury, fundara una pequeña tienda de comestibles —la primera
de muchas—, comenzó a forjarse el fenómeno que hoy se considera de
reciente aparición. Corría el año 1882. Los jóvenes propietarios, ante las
dificultades de una parte de la población para acceder a algunos alimentos
básicos de la dieta inglesa, decidieron adquirir estos productos al por
mayor, envasarlos y venderlos directamente a un menor precio. El primer
producto que vendieron de esta manera fueron lonchas de bacon y se
cuestionaron vender los productos dejando la etiqueta de los envases en
blanco. Puede presumirse que de esta posibilidad deriva el nombre de
marca blanca para definir a la marca de los distribuidores, si bien otras
hipótesis señalan que el nombre deriva del tipo de envases, generalmente
blancos y asépticos, que contenían los productos distinguidos con estos
signos. Posteriormente, tras descartar esta opción, decidieron distinguir
el producto estampando el nombre comercial del establecimiento en la
etiqueta —su marca privada—, Sainsbury. No deja de ser descriptivo el
hecho de que, en el ámbito angloamericano, esta modalidad marcaria
no se denomine marca blanca (White trademark), expresión inexisten-
te, sino etiqueta privada (Private Label). En la actualidad, basta visitar
cualquier rincón del Reino Unido para observar que Sainsbury es una
de las grandes cadenas de distribución de alimentos del país.
Una marca blanca puede definirse como el signo distintivo, utilizado
tanto por un minorista como por un mayorista, que puede o no coincidir
con su nombre comercial, para distinguir productos o servicios distribui-
dos, bajo su control, a través de su red comercial. Cabe señalar que los
titulares de las marcas blancas, en ningún caso, son fabricantes, tan sólo
distribuyen productos fabricados por terceros, distinguiéndolos con una
marca propia. De esta manera, los distribuidores tratan de proyectar, en

sus marcas blancas, su reputación comercial, su prestigio o buen nombre,
haciendo posible que el goodwill de estas marcas blancas crezca, de forma
relativamente rápida, sin una excesiva inversión económica.
Como ocurre en la práctica totalidad de los sectores de mercado,
los productos distinguidos con marcas blancas también están segmen-
tarizados, esto es, los distribuidores no atribuyen el mismo goodwill
—no construyen la marca— de la misma manera a todos. No cualquier
marca blanca distingue a cualquier tipo de producto. Lo mismo que los
productos se dirigen a determinados segmentos del mercado, las marcas
blancas se construyen para que su capacidad atractiva vaya destinada al
mismo segmento de mercado. De ahí, podemos decir que las marcas
blancas pueden clasificarse en cuatro grupos:
a) Marca genérica (Generic Brand): Es la modalidad más simple de
marca blanca. Se emplea en la comercialización de productos básicos o
esenciales —sin ningún grado de innovación— que son envasados en
envoltorios o continentes simples y económicos. En los mismos, figura
el nombre genérico del producto —café, té, azúcar— y se presenta sin
marca o bien la marca está en un lugar secundario del envase. Estas
marcas van destinadas a los consumidores con el poder adquisitivo más
bajo, quienes, generalmente, deciden su compra únicamente en función
del precio. En los países desarrollados con mercados maduros, este tipo
de marcas blancas apenas aparece en los establecimientos.
b) Marca del establecimiento (Store Brand): Esta modalidad se
corresponde con el nombre comercial del distribuidor. En España,
Carrefour es un ejemplo de ello. Los productos son comercializados
en envases y/o envoltorios, especialmente cuidados para transmitir, al
consumidor, la idea de que, primero, el producto es de calidad y, segun-
do, el establecimiento distribuidor disfruta de reputación comercial.
Estos productos poseen generalmente un excelente nivel de diseño e
innovación y, cuando los mismos pertenecen a determinados sectores
—tecnológicos, electrodomésticos, utensilios de cocina—, se presentan
en el mercado como auténticos competidores de los productos de marcas
líderes. El uso de estas marcas es susceptible de mejorar la imagen del
establecimiento o aportar una imagen corporativa moderna, innovadora
y diferenciada. En el mercado, con carácter general, esta marca blanca es
una de las más empleadas y, con ella se busca, además de los objetivos
señalados, la fidelización del cliente.
c) Marca propia (Non Store Brands)4: El distribuidor utiliza un signo

distintivo ex novo, no coincidente con el nombre del establecimiento.
En España, sirvan de ejemplo marcas como Hacendado o Bosque Ver-
de, propias del distribuidor alimentario Mercadona. La utilización de
las mismas presentó inicialmente, para los distribuidores, en materia
de riesgos empresariales, una ventaja. Si los productos distinguidos con
esta marca no presentan los niveles de calidad exigidos por el mercado
o, simplemente, no alcanzan el éxito comercial esperado, los consumi-
dores no asocian la marca con el distribuidor. Y, como inconveniente a
esta situación, se señala que a estas marcas nuevas se les imposibilita el
beneficiarse del prestigio comercial de los distribuidores, haciendo más
costosa y compleja la adquisición de un goodwill relevante. La realidad
es que, pasados los años y habiéndose visto el comportamiento de esta
modalidad de marcas blancas en el mercado, no parece que ninguna
de las dos afirmaciones sea cierta. Lo señalado ocurre en el periodo de
difusión de la marca, en el momento de su salida al mercado. Pasado un
tiempo prudencial, los consumidores, que ven únicamente esas marcas
en una cadena de distribución, establecen rápidamente la asociación
entre este tipo de marcas y los distribuidores, reconociendo a éstos
como sus titulares. Por ello, la aminoración del riesgo señalado ocurre
durante un periodo de tiempo muy escaso e, igualmente, transcurrido
el mismo, surge la sinergia entre la reputación del distribuidor y esta
marca non storebrand.
d) Marca privada o de intermediario (Private Brand): Distingue
productos desarrollados por fabricantes que, para su comercialización,
lo ceden a uno o varios distribuidores. Estos productos, a su vez, son
distinguidos con marcas diversas. A cada distribuidor se le entrega el
mismo producto, pero con signos distintivos distintos. De esta manera,
el fabricante consigue una penetración rápida en el mercado —ya que se
realiza a través de diferentes cadenas de distribución—, pero, a la vez,
los distribuidores disponen de un producto personalizado que les per-
mite dar una imagen singular en el mercado. Estas marcas, generalmente
denominadas marcas privadas (Private Brand), pueden estar vinculadas
al nombre del fabricante y al del distribuidor o, por el contrario, puede
ocurrir que el signo distintivo esté constituido por una denominación
denominativa ajena a ambos.
4 Cabe precisar que, en el ámbito anglosajón y en relación con las marcas blancas, es
habitual el empleo del término ownbrands, cuya traducción literal viene a ser «marca propia».
No obstante, esto nos lleva a una confusión terminológica, pues este concepto hace referencia
a otro más global que incluye a aquellas marcas a las que el distribuidor controla, esto es, la
marca del establecimiento (Store Brand) y la marca propia (Non Store Brands).
En función de la modalidad de marca blanca que el distribuidor elija,

los productos van competir, o no, con los de marca. Por ello, los pro-
ductos de marca blanca se pueden clasificar en cuatro tipos:
a) Productos económicos: Esta marca blanca es la marca económica
que está destinada a que el consumidor base su decisión de compra aten-
diendo únicamente al precio. Estos productos suelen estar distinguidos
con una Marca Genérica.
b) Productos de imitación: Se denominan así porque imitan a un pro-
ducto de marca líder —no sólo en el producto en sí, sino, esencialmente,
en su continente, envase o envoltorio—. Con ello se persigue generar, en
el cliente, un efecto de imitación por asociación. Es una realidad que,
como ya se examinará en su momento, genera problemas en el ámbito
del derecho marcario. Este tipo de productos suele ser distinguido bajo
dos modalidades de marca blanca, la de marca del establecimiento (Store
Brand) y la de marca propia (Non Store Brands).
c) Auténtico competidor: En este tipo de productos, el bien ofertado
se configura como un auténtico competidor de los productos de marca.
En estos supuestos, la marca blanca toma una fuerte posición donde la
marca del fabricante es débil o en aquellos sectores donde el mercado
se encuentra fragmentado.
d) Socio de categoría: En este supuesto, los productos están desti-
nados a complementar o a hacer que crezca la venta de determinados
tipos de productos pertenecientes a una categoría determinada. Para
ello, los fabricantes acuerdan con los distribuidores la elaboración de
determinadas gamas de productos que, posteriormente, se van a distin-
guir como marca blanca, generalmente, en su modalidad de marca del
establecimiento (Store Brand)5.
1. Un análisis preliminar: el efecto de las marcas blancas en el mercado

El impacto de las marcas blancas, en los mercados de los países
desarrollados, no siendo España una excepción, es indudablemente
una realidad. Ahora bien, más allá de su operatividad y organización
—extremos vistos hasta ahora— cabe preguntar qué efectos generan en
el mercado. Dicho en otros términos, parece necesario cuestionarnos
sobre qué elementos o conductas, con futuras repercusiones jurídicas,
inciden las marcas blancas.
5 Nenycz-Thiel, M.; Sharp, B.; Dawes, J. y Romaniuk, J., «Competition for memory
retrieval between private label and national brands», Journal of Business Research, n.º 63
(2010), pp. 1142-1147.
2. Precio
Es una apreciación habitual, por parte de los consumidores, la idea de
que las marcas blancas, con carácter general, distinguen, en el mercado,
productos a un precio menor que el de aquellos que son idénticos o
similares a los distinguidos con marcas líderes. Y lo cierto es que, en mu-
chas ocasiones, es así. No obstante, sostener esta declaración de manera
absoluta no refleja la realidad del comportamiento de los distribuidores.
Y ello es así porque, con mucha frecuencia, los distribuidores manejan
diferentes tipos de marcas blancas —tal como hemos visto— en las que
juegan con precios y calidades en función del público al que vayan di-
rigidos. De este modo, un distribuidor puede hacer uso de una marca
genérica que distinga productos básicos a precios mucho más baratos
que los competidores de marcas líderes6, a la vez que distingue otro tipo
de productos más innovados y de mayor calidad, con una marca propia
o con una marca del establecimiento, a un precio equiparable al de las
marcas líderes.
Es indudable que, en un gran número de ocasiones, el precio viene a
ser el factor determinante que incita al consumidor a que adquiera los
productos. La máxima germánica que señala que las cosas valen lo que se
esté dispuesto a pagar por ellas sigue hoy más vigente que nunca. Ahora
bien, ¿cómo se forma, en el consumidor, esa disposición al pago?, ¿cómo
juzga si un producto es o no económicamente costoso? La respuesta es
sencilla. Se juzga por medio de la comparación, de las referencias. En
mercados competitivos y transparentes, el usuario compara la calidad que
ofrecen los productos en relación con su precio. A calidades similares,
se piensa, precios similares. A este concepto, se le conoce como percep-
ción de valor. Pues bien, mediante el uso de marcas blancas, esta percepción
de valor puede ser alterada. Para que ello suceda, el titular de la marca
blanca sólo tiene que bajar su precio de manera significativa respecto al
de las marcas líderes. De ahí, el consumidor percibe que los productos
distinguidos con marcas líderes son injustamente caros, lo que, presu-
miblemente, haría variar su opción de compra hacia los productos de
marca blanca7. Aun, así, y es algo fundamental, la doctrina británica ha
6 Chan Choi, S. y Coughlan, A. T., «Private label positioning: Quality versus feature
differentiation from the national brand», Journal of Retailing, 82, 2 (2006), pp. 79-93.
7 Esta posición ha sido defendida de manera clara en la Decisión de la Comisión Euro-
pea, 1999/674/CE, Caso Rewe/Meinl, al señalar: «La introducción de marcas propias y de una
política específica de marcas propias también resulta más fácil para una cadena de almacenes
que para las cadenas minoristas de alimentación, organizadas de modo menos rígido. Según
se expone más adelante (considerando 111), Rewe/Billa dispone de una proporción superior
a la media de marcas propias en algunas categorías de productos, y es hasta ahora la única em-
presa del comercio austriaco de alimentación al por menor que ha introducido con éxito una
señalado que esta capacidad de alterar la percepción de valor no deja de

ser limitada. En efecto, se señala, la variación de los precios de las marcas
líderes vendrá determinada por las fuerzas del mercado —en el sector
alimentario, por tomar el ejemplo más gráfico—, por la competencia
entre supermercados y no por el comportamiento del distribuidor8. Con
ello, parece que se quiere indicar que, ante esta realidad, los titulares de
las marcas líderes tenderían a ajustar sus precios o, bien, a mejorar aún
más sus productos.
Con todo, la capacidad de abaratar los precios, por parte del titular
de marcas blancas, no deriva de una eficiencia en la elaboración de
los productos, que, aunque sean distinguidos con estas marcas, son
producidos por terceros, factor que el público, en general, desconoce.
Estos productos blancos son introducidos en el mercado sin necesidad
de realizar inversión alguna en publicidad o marketing, pues estos
conceptos son suplidos fehacientemente por el prestigio comercial del
distribuidor. Este ahorro, generalmente, va en beneficio del consumi-
dor y, así, se permite no sólo bajar el precio del producto blanco, sino
también otorgar al distribuidor una ventaja competitiva. Asimismo, los
productos de marca blanca tienen asegurada, en las estanterías idóneas
(Shelf Space Managment)9, una colocación adecuada que permite una
visualización óptima tanto de los mencionados productos como de la
marca por parte del comprador. Este extremo es de gran importancia
si, conforme a estudios sectoriales en el ámbito de la alimentación10,
comprobamos que, por ejemplo, sólo un tercio de las compras hechas
en tiendas de comestibles son planeadas con anterioridad.
gama propia de marcas en el segmento superior de precios. Las marcas propias pueden aumen-
tar la rentabilidad para los comerciantes. Los consumidores utilizan los precios de las marcas
conocidas como ‘‘baremo de medida’’ para evaluar la política de precios de un determinado
comerciante. En consecuencia, los comerciantes tienden a ajustar mucho el precio de estos
productos a fin de resultar ‘‘baratos’’ a ojos del consumidor. Esto da lugar a márgenes algo más
reducidos en los artículos de marcas conocidas».
8 Ezrachi, A., «Unchallenged Market Power? The Tale of Supermarkets, Private Labels
and Competition Law», World Competition, vol. 33, n.º 2 (2010). Available at SSRN: http://
ssrn.com/abstract=1524718.
9 Para un estudio detallado de la relevancia del Shelf Space Management en relación con
las marcas del distribuidor a nivel internacional, v. Corstjens, J. y Corstjens, M., Store Wars:
The Battle for Mind space and Shelf space, Wiley, 1999, pp. 196-219; Kuipers, P., «Retailers
and Private Labels: Asymmetry of Information, In-store competition and the Control of
Shelf Space», Private Labels, Brands… op. cit., pp. 189-215. Para una visión centrada en el
desarrollo y en la problemática del mercado español, v. Fernández Nogales, A. y Gómez
Suárez, M., «Shelf space management of private labels: a case study in Spanish retailing»,
Journal of Retailing and Consumer Services, n.º 12 (2005), pp. 205-216.
10 Dagnoli, J., «Impulse Governs Shoppers», Advertising Age (October 5th 1987), p. 93.
Con todo, debemos ser conscientes de que las marcas blancas no

compiten únicamente con marcas líderes o marcas de fabricantes. En
mercados desarrollados, con grandes cadenas de distribución, las marcas
blancas de estas cadenas compiten también entre sí. Tengamos presente
que, en el ámbito de las marcas de fabricantes, los consumidores pue-
den visualizar, a través de las ofertas y la publicidad, el precio que, a un
mismo bien, atribuye el distribuidor. Esto permite, en mayor o menor
medida, una transparencia en torno al precio. Esta realidad se dificulta
enormemente en el ámbito de las marcas blancas. Los productos distin-
guidos con éstas pueden variar, de un distribuidor a otro, en tamaño, en
presentación o en calidad, extremo que dificulta al consumidor comparar
los productos y los precios11.
3. Competencia, innovación e introducción en el mercado

Es bien sabido que, en el ámbito del derecho de la competencia, la
imitación de las prestaciones, por parte de los operadores económicos,
es libre12. Ello es así, y así se ha argumentado tradicionalmente y es algo
que apenas se discute13, por dos razones esenciales. Primera, la libre
imitación permite la entrada, en el mercado, de más competidores, lo
que aumenta la oferta y disminuye los precios —realidad que obliga
a los operadores a maximizar la eficiencia de sus procesos de produc-
ción— y, como consecuencia, se beneficia al consumidor. Segunda, ante
una situación de competencia perfecta, los productores tienden —y se
presupone que van a invertir en recursos financieros— a diferenciar sus
productos. Esta diferenciación se articula por la mejora del producto
en sí o, bien, por la de los procedimientos de producción a través de
procesos de innovación.
11 En la, ya citada, Decisión de la Comisión Europea 1999/674/CE, Caso Rewe/Meinl,
esta realidad vuelve a ser manifestada por el órgano comunitario al señalar: «En el caso de
las marcas propias, sin embargo, el consumidor no puede comparar directamente los precios.
Esto puede utilizarse para lograr un margen mayor que en el caso de los productos de marca.
Semejante estrategia resulta especialmente fácil de aplicar para las cadenas de almacenes, ya
que la central posee control absoluto sobre todas las filiales».
12 Cabe precisar que el que sea libre no significa que sea ilimitada. No en vano, la LCD
establece como límite claro la llamada imitación sistemática. En este sentido, el art. 11.3, de la
citada norma, señala: «Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática
de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha
estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mer-
cado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del
mercado». Para un estudio detenido de esta figura, v. Domínguez Pérez, E., Competencia
desleal a través de actos de imitación sistemática, Pamplona, Aranzadi, 2003.
13 Para una visión contraria a la común, v. Gollin, M. A., Driving innovation. Intellec-
tual Property Strategies for a Dynamic World, Cambridge, Cambridge University Press, 2008,
pp. 63-66.
Al examinar el comportamiento de las marcas blancas en el mercado,

cabe preguntarse si éstas, al realizar una imitación de prestaciones ajenas,
favorecen o no la innovación. La respuesta no es sencilla y dependerá de
cada caso. En multitud de ocasiones, al imitar el distribuidor —a través
de su marca blanca— productos de marcas líderes, la consecuencia es
que se incrementa la competitividad y, por ello, se obliga al titular de la
marca líder a innovar su producto.
Pensemos, también, que el acto de innovación es un acto de inver-
sión. Por ello, puede ocurrir que, si el acto de imitación por parte del
distribuidor se produce, desde que se creó el producto, en poco espacio
de tiempo, impidiendo recuperar la inversión hecha en ese producto
por parte del titular de la marca líder, la respuesta del fabricante va a
ser, previsiblemente, no innovar. Con todo, a medio plazo, esta rapidez
en la imitación que impide que la innovación sea rentable tampoco
conviene a las marcas blancas, pues éstas, al no ser capaces de innovar
si desean evolucionar, la decisión estratégica razonable es esperar a que
los fabricantes, titulares de marcas líderes, recuperen su inversión para,
posteriormente, innovar.
4. Imitación de envases o envoltorios (copycatpackaging)

Un último aspecto, relevante —especialmente, por los problemas
jurídicos que genera y que luego examinaremos—, es el relativo a la
forma de presentación de los productos distinguidos con marcas blan-
cas, esto es, a los continentes, envases o envoltorios. En efecto, es muy
habitual que los productos distinguidos con marcas blancas imiten los
envases de los productos de marcas líderes. Con ello, se persiguen varios
objetivos: a) Que el consumidor confunda el producto de marca blanca
con el de marca líder. b) Hacer creer al consumidor que hay algún tipo
de relación, no existiendo tal, entre el fabricante y el titular de la marca
blanca. c) Dotar a la marca blanca del prestigio que posee la marca líder
del producto imitado. Todas estas situaciones, en función del caso, son
susceptibles —como se verá— de incurrir en conductas atentatorias al
derecho de marcas y, en su caso, al derecho de la competencia desleal.
III. El etiquetado en las marcas blancas.

¿Una vulneración del derecho de consumo?
Un etiquetado correcto, consignado en el envase o envoltorio, es una
obligación que recae en los fabricantes de cualquier producto introdu-
cido en el mercado. Los productores, en su afán de atraer la atención
del consumidor, diseñan sus envases de manera atractiva. La función del
envase, desde la perspectiva del productor, es la de captar la atención del

consumidor, no la de informarle de lo que está adquiriendo. Por ello,
tanto la Unión Europea como los distintos Estados Nacionales, en una
maraña legislativa de carácter sectorial y laberíntico14, han reglamentado
qué elementos, con el menor número de caracteres, debe contener una
etiqueta. Esta obligación, claro está, ha de variar en función del tipo de
14 Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etique-

tado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (LCEur 2000\1093); Directiva
94/54/CE de la Comisión, de 18 de noviembre de 1994, relativa a la indicación en el etiquetado
de determinados productos alimenticios de otras menciones obligatorias distintas de las pre-
vistas en la Directiva 79/112/CEE del Consejo (LCEur 1994\3855); Directiva 87/250/CEE de
la Comisión, de 15 de abril de 1987, relativa a la indicación del grado alcohólico volumétrico
en las etiquetas de las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final (LCEur 1987\1368);
Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a las menciones o marcas
que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (LCEur 1989\868);
Directiva 2002/67/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2002, relativa al etiquetado de pro-
ductos alimenticios que contienen quinina y productos alimenticios que contienen cafeína
(LCEur\2002\1988); Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (LCEur
2003\3342); Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de
1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos
e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes (LCEur\1999\571); Directiva
1999/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa al es-
tablecimiento de una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados con
radiaciones ionizantes (LCEur\1999\574); Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de sep-
tiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimen-
ticios (LCEur 1990\1080); Reglamento (CE) n.º 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992,
relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenti-
cios (LCEur\1992\2430); Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007,
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos (LCEur 2007\1259). En relación
a productos no alimentarios, entre los sectores más relevantes: A) Textil: Directiva 96/74/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, relativa a las denomina-
ciones textiles (LCEur\1997\238); Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de
mezclas binarias de fibras textiles. B) Calzado: Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los
materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la venta al consu-
midor (LCEur 1994, 841). C) Cosméticos: Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio
de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
productos cosméticos (LCEur 1976\260). D) Sustancias peligrosas: Directiva 67/548/CEE del
Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias
peligrosas (LCEur 1967\38). E) Preparados peligrosos: Directiva 1999/45/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación,
el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos: (LCEur 1999\1989); Reglamento (CE)
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH) (LCEur 2006\3619).
productos, siendo, sin lugar a dudas, las más exigentes aquellas etiquetas
que se refieren a los productos alimentarios.
Ahora bien, esta obligación de etiquetado deriva, no de un capricho
del legislador, sí de dos derechos esenciales, el derecho a la seguridad
y el derecho a la información, reconocidos, a los consumidores, en la
práctica totalidad de las Directivas Comunitarias, que, en esta materia,
aborda el ordenamiento jurídico europeo15. En efecto, el segundo de
15 Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a
las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (LCEur
2006\3619); Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los con-
sumidores (LCEur\2009\612); Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus
relaciones con los consumidores en el mercado interior (LCEur\2005\1143); Directiva 93/13/
CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos hechos con con-
sumidores (LCEur 1993, 1071); Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de mayo, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia
(LCEur 1997\1493); Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relacio-
nes con los consumidores en el mercado interior; 305L0029 (LCEur\2005\1143); Reglamento
(CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales (Roma I) (LCEur 2008\1070); Reglamento (CE) 44/2001 del
Consejo, de 22 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecu-
ción de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (LCEur 2001\84 y 4086); Directiva
85/577/CEE, de 20 de diciembre, referente a la protección de los consumidores en el caso de
contratos negociados fuera del establecimiento mercantil (LCEur 1985, 1350); Reglamento
(CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, sobre la ley aplicable
a las obligaciones contractuales (Roma I) (LCEur 2008\1070); Reglamento (CE) 44/2001 del
Consejo, de 22 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecu-
ción de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (LCEur 2001\84 y 4086); Directiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determi-
nados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (LCEur 2000\1838);
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa a los
contratos de crédito al consumo, por la que se deroga la Directiva 87/102/CE del Consejo
(LCEur\2008\799); Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordina-
ción de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (LCEur 1989\1386);
Directiva 98/6/CE, de 16 de febrero, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
protección de los consumidores en materia de indicación de precios de los productos ofre-
cidos a los consumidores (LCEur 1998\763); Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de marzo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios
(LCEur 2000\1093); Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa
y publicidad comparativa (LCEur\2006\3518); Directiva 2005/29/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (LCEur\2005\1143);
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre, relativa a
la seguridad general de los productos (LCEur\2002\32); Directiva 85/374/CEE del Consejo,
de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños
estos derechos, que es el que, en el entorno de este trabajo, nos interesa,

viene recogido expresamente en nuestro derecho interno, ex art. 8.d), del
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios (LGDCU), al señalar: «Son derechos básicos de los consumidores
y usuarios: [...] D.) La información correcta sobre los diferentes bienes o
servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento so-
bre su adecuado uso, consumo o disfrute»; derecho que la misma norma
desarrolla, ex art. 17, al regular, con carácter general —al margen de las
reglamentaciones existentes y ya señaladas—, los elementos mínimos del
etiquetado. Con todo, y no siendo nuestra finalidad realizar un análisis
del etiquetado, sí es preciso recordar que el precepto señala:
1. El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades

de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumi-
dor y usuario, especialmente:
a) Sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su na-
turaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, ori-
gen o procedencia y modo de fabricación o de obtención. [...]
2. Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamenta-
riamente, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumido-
res y usuarios deberán incorporar, acompañar o, en último caso, permitir de
forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus
características esenciales, en particular sobre las siguientes:
a) Nombre y dirección completa del productor.
b) Naturaleza, composición y finalidad.
c) Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la
tienen.
d) Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible regla-
mentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de
caducidad.
e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, adver-
tencias y riesgos previsibles.
3. Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las
indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios
causados por productos defectuosos (LCEur 1985\712); Directiva 94/47/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre, relativa a la protección de los adquirentes en lo
relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización
de inmuebles en régimen de tiempo compartido (LCEur 1994\3610); Directiva 2008/122/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de
los consumidores, con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento
por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga dura-
ción, de reventa y de intercambio (LCEur\2009\147); Directiva 99/44/CE, de 25 de mayo, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías
de los bienes de consumo (LCEur\1999\1654); Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de
junio, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados
(LCEur\1990\614).
comercializados en España deberán figurar, al menos, en castellano, lengua

española oficial del Estado.
La pregunta que, inevitablemente, surge, al analizar las marcas blancas,

es la siguiente: cuando el titular de una marca blanca pone, en el mercado,
un producto idéntico al distinguido por una marca líder y producido por
el mismo fabricante, sin indicarlo en la etiqueta, ¿vulnera éste el derecho
a la información de los consumidores? Dicho en otros términos: ¿Está
comprendido dentro del derecho que tiene el consumidor a acceder a la
información el que éste deba conocer que un producto distinguido bajo
una marca blanca lo es, a su vez, bajo una marca líder? Por consiguiente,
¿estaría obligado a informar de ello en la etiqueta?
Parece ser una cuestión indiciaria el que, en el mercado español —es-
pecialmente, en el sector de la distribución alimentaria—, reconocidas
asociaciones de consumidores declaren que los productos de marca blanca
no cumplen muchas veces la normativa de etiquetado16. No obstante,
una cuestión es que puedan existir errores en el etiquetado y otra muy
diferente que los distribuidores tengan que señalar que el mismo producto
se comercializa bajo una marca líder. Con todo, a mi juicio, la respuesta
no es sumamente compleja. La etiqueta tiene que señalar, entre otros
extremos, la identificación del fabricante —el productor, en términos
de la LGDCYU—, pero no las marcas bajo las que el mismo producto
se distribuye. La razón de esta posición radica en la propia naturaleza
del etiquetado, esto es, velar por la información y la seguridad del con-
sumidor. A éste, el productor le propone varias marcas para que escoja
—en ocasiones, el mismo producto y, en otras, uno muy parecido— y
es él el que, únicamente, posee la potestad de decidir. Esta información
no pone en peligro ni la seguridad ni le priva del conocimiento necesario
para un consumo adecuado de esos productos17.
16 El estudio de 2010, realizado por CEACCU (Confederación Española de Organiza-
ciones de amas de casa, consumidores y usuarios), sobre el uso de declaraciones nutricionales

y de salud en el etiquetado de productos de marca blanca o distribuidor señala que, de un total
de 198 productos examinados, únicamente 18 no mostraban ningún posible incumplimiento de
la normativa aplicable.
17 Hay que precisar que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemen-
te atento y perspicaz —por utilizar la terminología habitual de la Jurisprudencia del TJUE—,

es capaz de determinar el origen empresarial de los productos, al menos, en el sector más
popular de las marcas blancas, el ámbito alimentario. En efecto, el consumidor puede acudir a
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y, en el formulario correspondien-
te (http://www.aesan.msc.es/rgsa/formulario_principal_js.jsp) incluir el número de registro
sanitario que incluyen todos los productos en su etiquetado, generalmente insertado en un
círculo con la expresión GR. De esta manera, se podrá determinar quién es el productor o
fabricante real del producto distribuido bajo marca blanca.
IV. Conflictos entre marca del distribuidor

y derecho marcario
En la actualidad, nadie duda del valor de las marcas. Como es sabido,
éstas son signos distintivos —de distintos tipos y clases— que sirven
para distinguir productos o servicios en el mercado. A mayor carácter
distintivo —la capacidad para establecer una relación psicológica entre
el consumidor y el signo distintivo—, mayor protección legal recibe la
marca y mayor valor posee ésta en el mercado. No en vano, la marca
cumple otras funciones, además de la distintiva, que la complementan.
De todas ellas18, sin lugar a dudas, es la función condensadora de la re-
putación o la buena fama (goodwill) la que ostenta, de manera relevante,
un valor económico y de mercado.
El proceso de creación del goodwill de una marca no es ni sencillo ni
barato. Crearlo implica generalmente realizar una gran inversión econó-
mica que haga posible que el público, a través del empleo de la publicidad
y del marketing, sea capaz de relacionar un signo con un producto, y no
sólo eso, sino atribuirle, también, a ese producto determinadas caracte-
rísticas y valores. Las marcas son un instrumento propio de los mercados
desarrollados que permiten, a los consumidores, identificar productos.
De hecho, en estos mercados, la venta de bienes de consumo sin marca
es prácticamente inexistente19. La razón es sencilla. Las marcas impri-
men valores a sus productos, informan acerca del origen empresarial de
los mismos y, en gran medida, son una garantía de la existencia de una
calidad homogénea en los productos distinguidos con ellas. No en vano,
el titular de una marca con un goodwill caracterizado por la calidad de
sus productos intenta mantener un estándar en los mismos, que siga
18 Para un examen de estas funciones, v. Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre derecho
de marcas, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2004, pp. 66-18; García-Chamón Cervera, E.,
«Responsabilidad derivada de la infracción del derecho de marca», en Moreno Martínez, J. A.
(dir.), La responsabilidad civil y su problemática actual, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 283-298.
19 En la doctrina británica, se suele señalar que las frutas y verduras son uno de los escasos
ejemplos de bienes que, en mercados desarrollados, se comercializan sin marca (v. Bernitz,
U., «Misleading packaging, copycats, and look-alikes: An unfair commercial practice?», en Ez-
rachi, A. y Bernitz, U. [dirs.], Private Labels, Brands, And Competition Policy. The changing
Landscape of Retail Competition, Oxford University Press, 2009, pp. 217-234, en especial, p.
220). Con todo, en el mercado español, si bien es cierto que pueden encontrarse frutas y verdu-
ras que no son distinguidos por signos distintivos, no es menos cierto que es una realidad que
está cambiado. Naranjas: «Come y Calla», melones: «Del Monte» o tomates cherry: «La Pal-
ma» son ejemplos de marcas que distinguen estos productos en el mercado nacional. Para una
visión acerca de este cambio, v. Arcas Lario, N. y Delgado Ballester, M.ª E., «Las marcas
en frutas y hortalizas: Problemática y líneas de actuación», Horticultura Global: Revista de
Industria, Distribución y Socioeconomía Hortícola, n.º 184 (2005), pp. 48-53.
proyectando este valor en el mercado y, así, generar una fidelización y

atracción de sus clientes.
Siendo así el planteamiento, el goodwill contribuye, en el seno de la
marca, a distinguir productos o servicios, no siendo la misma el artífice
de que el consumidor identifique marca y producto, sino haciendo que,
una vez distinguido el producto, el consumidor le atribuya determina-
dos valores, que pueden ser muy dispares. Una marca del sector de la
tecnología intenta que su signo distintivo se vincule con la innovación
y el diseño20; una marca de automóviles, con el placer o el lujo21, y una
marca de compresas o toallas higiénicas femeninas, con el sentido del
frescor y la limpieza22. Ser capaces de crear esta relación en la mente
del consumidor implica una ardua tarea de publicidad y marketing o,
expresado en términos económicos, una fuerte inversión financiera.
Esta inversión económica, y, por tanto, el goodwill de la marca, es
fuertemente protegida por sus titulares. No en vano, el titular de una
marca fuerte en valores —y que, con total seguridad, posee un alto
carácter distintivo—23 puede tener la posibilidad de utilizarla él mismo
o de licenciarla a terceros para distinguir bienes o servicios diferentes,
acordes a esos valores. Ejemplos paradigmáticos, y de carácter moderado,
20 En los últimos meses, basta observar las campañas publicitarias de Apple para cons-
tatar esta realidad. En su publicidad, claramente de valores destinada a fortalecer su good-

will, se señala: «Apple is delicious, Apple is current, Apple is learning, Apple is playful,
Apple is literary, Apple is artful, Apple is friendly, Apple is productive, Apple is scientific,
Apple is magical: Ipad». Para observar uno de esos anuncios: http://www.youtube.com/
watch?v=Lpo__xhTSv8.
21 En el sector automovilístico, BMW ha sido un referente en este tipo de campañas de
valores, destinadas a potenciar su goodwill marcario. Su publicidad con el lema «¿Te gusta
conducir?» ha sido un claro ejemplo. La calidad de los coches BMW es indiscutible y este
reconocimiento existe en el mercado. Por ello, el titular de la marca no realiza campañas des-
tinadas a vincular su marca —BMW— con un bien determinado —coches—, sino con valores
concretos. Ello explica que realicen un anuncio televisivo en el que publicitan una línea de sus
productos —en concreto, la llamada Serie 3— en el que no se dé ni un solo dato o caracte-
rística del producto. La finalidad no es informar de la calidad o características —los usuarios
vinculan ya BMW con calidad y fiabilidad—, sino unir el concepto de «placer para conducir»
con la marca BMW. Para ver un ejemplo de lo señalado: http://www.youtube.com/watch?v=v
ZyxWSVWK8c&feature=related.
22 En el ámbito publicitario español, la campaña de la marca «EvaxSalvaslip», del año
1999, se configuró como un referente en la vinculación de productos con valores a través del
eslogan «¿A qué huelen las nubes?». De esta manera, este producto —de difícil publicidad—
vinculaba los conceptos de frescura e higiene —sin citarlos— a la marca «EvaxSalvaslip».
Para visualizar el anuncio principal de la campaña: http://www.youtube.com/watch?v=d-
p8FxFS1_M.
23 Ello es así porque las marcas con un reconocido goodwill son marcas que gozan de un
amplio prestigio en el mercado, imposible de obtener si la marca no es conocida. En este sen-

tido, V. STJCE, de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, «Parfums Christian Dior, SA» contra
Parfums Christian Dior BV Evora BV (Rec. 1997, I-6013).
acontecen en el ámbito de la moda, donde las grandes marcas de ropa

distinguen perfumes o diferentes productos de belleza. De manera no tan
moderada, ha ocurrido en el mercado del tabaco, donde una marca como
Camel ha cambiado su principal línea de negocio —ropa de aventura
en lugar de tabaco— sin cambiar de marca. Ello ha sido posible por los
valores que poseía la marca (aventura, retos, etc.).
Con la introducción de las llamadas marcas blancas en el mercado,
pocas dudas existen acerca de la presión que éstas han ejercido sobre
las marcas líderes o marcas de fabricantes. Esta presión, en principio,
lícita, no excluye que, de manera no excepcional, se produzcan actua-
ciones que contravienen, bien el derecho marcario, bien el derecho de
la competencia. Y ello es así porque los titulares de las marcas blancas,
en su afán por captar clientes, pueden incluir, en sus productos, marcas
denominativas o gráficas y envases o envoltorios muy similares a los
empleados por los titulares de las marcas líderes, para distinguir pro-
ductos idénticos o similares.
En este sentido, pocas dudas existen acerca de que esta realidad es
una fuente de problemas para el titular de la marca líder o del fabrican-
te, quienes ven cómo productos muy similares o idénticos, con signos
idénticos o similares, son distribuidos en el mercado. Ello origina dos
consecuencias: a) Los consumidores pueden, por su apariencia, con-
fundir los productos, escogiendo una marca blanca en lugar de la marca
líder, en la creencia de que escogieron la segunda en lugar de la primera
(confusión directa). b) El consumidor puede creer que, debido a la men-
cionada apariencia de los productos, el titular de la marca blanca y el de
la marca líder han llegado a algún tipo de acuerdo jurídico, económico
o empresarial o, incluso, que el origen empresarial de los productos es
el mismo24 (confusión por asociación)25. En ambos supuestos, pero de
24 De facto, es posible que así sea. Es habitual que determinados fabricantes sean quienes
producen, junto a sus marcas líderes, los productos de las marcas blancas. El problema surge
cuando esta realidad no se produce, pero los consumidores sí establecen esa asociación.
25 Es preciso señalar que, tradicionalmente, tanto desde una perspectiva doctrinal como
desde una jurisprudencial, el llamado riesgo de asociación ha sido incluido mayoritariamente

dentro del riesgo de confusión, en sentido amplio. Así, se entiende que el riesgo de confusión,
en sentido estricto, es la probabilidad que tiene el consumidor de elegir productos distingui-
dos por una marca creyendo que es por otra (confusión directa). Por el contrario, el riesgo de
confusión, en sentido amplio, en el que se incluye el riesgo de asociación, viene definido por
la probabilidad de errar que tiene el consumidor al atribuir, basándose en el parecido de las
marcas, relaciones jurídicas o comerciales a las empresas titulares de las mismas. (V. Kunz-
Hallstein, H. P., «Europäisierung und Modernisierung des deutchen Warenzeichenrechts»,
GRUR. Int. [1990], pp. 747-759). Pues bien, baste aclarar que, normativamente, esta inclusión
del riesgo de asociación dentro del más amplio riesgo de confusión se ha producido con clari-
dad tanto en el art. 5.b) de la Directiva de Marcas como en el art. 34.2.b) de la LM de 8 de
manera muy especial en el segundo, si el producto de marca blanca es de

inferior calidad, ello puede conllevar a que el cliente, el consumidor, pierda
la confianza en la marca líder —disminución del goodwill (Dilutionor
Watering)— y es, por ello, por lo que éste propende a creer erróneamente
que el producto de marca blanca tiene alguna relación con el de la marca
líder. Esta pérdida de goodwill no sólo es grave en términos de gestión
de marca, sino también en los de inversión financiera. No es extraño,
por tanto, que el derecho deba dar una respuesta a esta situación.
Si bien cada caso debe ser examinado de manera independiente, una
cuestión resulta evidente, esto es, que van a existir supuestos ilícitos que
vulneren, bien, el derecho marcario, bien el derecho de la competencia.
Como nos recordara el maestro Bercovitz en un trabajo que ya tiene un
valor historiográfico de carácter clásico:
[…] la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la

protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos.
El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos.
Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello
significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte entre la
protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos
que le otorgan sus marcas o patentes. Y tienen, además, un círculo de protec-
ción más amplio, pero menos sólido, que es de la competencia desleal; porque
esa protección no se da en todo caso sino que depende de las circunstancias en
las que actúe el competidor26.
1. El acto de confusión marcaria: confusión directa y por asociación en

el ámbito de las marcas blancas
Centrando nuestra atención en el círculo más pequeño, y utilizando la
metáfora del maestro Bercovitz, cabe señalar que la confusión directa,
la producida en el consumidor que adquiere productos distinguidos
por marca blanca, no parece ser una realidad de carácter marginal. Esta
modalidad de confusión —la generada al escoger, por su apariencia, un
producto creyendo que es otro— se origina esencialmente por el parecido,
por la semejanza de los envoltorios o envases utilizados por los titulares
diciembre de 2001. V. Fernández-Nóvoa, C., «El riesgo de asociación», ADI (1997), pp. 23-
38.; Van Bunnen, L., Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun, Bruxelles,
Centre Interuniversitaire de Droit Comparé (C.I.D.C.), 1967, p. 442; Caso «Sabel BV v. Puma
AG», Sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de noviembre de 1997. Recopilación de la ju-
risprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas, 1997, pp. I-6214 y siguientes; Caso
«Canon». Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 29 de septiem-
bre de 1998. Item. 1998, pp. I-5535.
26 Bercovitz, A., La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero
de 1991, Madrid, 1992; del mismo autor y en el mismo sentido, «La competencia desleal»,
DN, n.º 20 (1992), pp. 1-12.
de marcas blancas. En efecto, éstos, para distinguir sus productos, suelen

escoger envases o envoltorios idénticos o similares a los empleados por
las marcas líderes de los mismos productos.
En el ámbito marcario, esta situación puede vulnerar —y, a mi juicio,
lo hace en multitud de ocasiones— el derecho de marca de los fabricantes.
¿El signo distintivo vulnerado? Generalmente, los envases o envoltorios
—cuya titularidad ostentan las marcas líderes, que invierten recursos en
los mismos para innovar y lograr nuevos diseños, con el fin de trans-
mitir e incrementar el goodwillde sus marcas— y que están protegidos,
de manera no excepcional, a título de marcas tridimensionales y, más
concretamente, a título doctrinal, que no legal, de marcas-envases27.
En efecto, es bien conocida la importancia que los envases tienen, con
carácter general, en la comercialización de un producto, especialmente,
aunque no de forma exclusiva, en el ámbito del sector alimenticio. Ello
se debe a que el diseño del envase o envoltorio contribuye de manera
clara, como consecuencia de su aceptación por los consumidores, tanto
al prestigio del producto como a la introducción del mismo en el mer-
cado. Por ello, no es de extrañar que, junto a envases genéricos, existan
otros que presenten un alto grado de diseño e innovación y, por con-
siguiente, que exhiban un gran carácter distintivo. Pues bien, son éstos
los productos que sus fabricantes tienden a proteger a título de marca
y, frente a los cuales, los titulares de marcas blancas centran sus actos
de imitación.
Respecto a la marca-envase, y siguiendo a la más autorizada doctrina
en la materia28, cabe realizar una doble distinción conceptual: la marca-
envase, en sentido estricto, y la pseudomarca-envase. La primera se
27 Debemos tener presente que los envases y envoltorios son, con total claridad, formas
tridimensionales, susceptibles de ser registradas a título de marca. En efecto, el art. 4.2.d) de la

LM señala específicamente y como signos susceptibles de constituirse en marca: «Las formas
tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto
o de su presentación». Cabe señalar que la derogada LM de 1988, ex art. 2, ya recogía esta po-
sibilidad. De facto, no parece excesivo señalar que el permitir este tipo marcario posee un cier-
to carácter histórico en nuestro ordenamiento, pues, tanto en la Ley de Propiedad Industrial
de 1902 como en el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929, el registro de esta modalidad
marcaria era posible. Para un examen de esta evolución histórica, v. Lema Devesa, C. y Tato
Plaza, A., «En torno al ámbito de protección de la denominada ‘‘marca-envase’’» RDP, n.º
7-8 (2004), pp. 395-412.
28 Otero Lastres, J. M., «En torno a la figura de la marca-envase. Comentario a la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1973», ADI, tomo 1 (1974), pp. 287-300. No deja
de resultar sorprendente que un artículo escrito hace treinta y seis años —uno antes de que
quien escribe viniera a este mundo— mantenga una actualidad semejante. Y más sorprendente
aún, que quien lo escribió siga manteniendo, en la actualidad, el grado de producción y de
calidad bibliográfica que antaño.
identifica con aquellos envases que, poseyendo una forma particular,

son aptos para distinguir, en el tráfico económico, productos idénticos
o similares a los contenidos en los mismos, sin necesidad de utilizar
ningún otro signo distintivo. No obstante, cabe señalar que la marca-
envase, casi en la totalidad de los supuestos, se configura como una
marca mixta al estar acompañada de otros signos distintivos de carácter
denominativo y gráfico. Por el contrario, la segunda —la especificada
como pseudomarca-envase— es aquella que, no poseyendo esta fuerza
distintiva, utiliza otros signos, gráficos y/o denominativos, para otorgar
al envase esta fuerza diferenciadora.
En el caso que nos ocupa, dos son las situaciones relevantes que deben
ser examinadas:
1.1. El titular de la marca blanca comercializa productos, utilizando

una «marca-envase», en sentido estricto, titularidad de un fabricante
En estos supuestos, el titular de la marca blanca imita con exacti-
tud los envases de la marca líder, insertando en éstos la denominación
de los mismos productos. Dichos productos «blancos» son distinguidos,
asimismo, bien, con la marca del distribuidor (Storebrand) y con un
signo genérico que indique la naturaleza del producto (agua, vegetales,
etc.) o, bien, únicamente, con este último signo. En estos supuestos, a
mi juicio, el riesgo, tanto de confusión directa como de confusión por
asociación, es evidente. Igualmente, si bien estos supuestos han sido los
tradicionales en el entorno de las marcas blancas, nada impide que una
marca-envase sea acompañada por otro signo distintivo del distribuidor
(Non Store Brands).
A) Confusión directa
Respecto al riesgo de confusión directa, el más reacio a ser aplicado
por los tribunales, nos parece aplicable al caso que nos ocupa. Si bien los
productos van identificados con dos signos distintivos —el envase-marca y
el Store Brand, vinculado al signo genérico—, no parece razonable colocar
ambos signos en un plano de igualdad. En efecto, los signos denominativos
o gráficos, en este supuesto, son meros acompañantes del signo29, que,
29 Esta primacía del signo que tiene un gran carácter distintivo sobre el resto, a la
hora de valorar la posible apreciación de la confusión, es una posición asumida tanto a

nivel doctrinal, v. Lema Devesa, C. y Tato Plaza, A., «En torno al…», op. cit., p. XXX,
como jurisprudencial. En este sentido, el Tribunal Supremo ha mantenido esta posición en
repetidas ocasiones, decantándose por ella de manera indúbita. A modo de ejemplo, sirva la
STS, de 12 de marzo de 1993, en la que señala: «[…] en los casos de marcas combinadas o
mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica,
efectivamente, ejerce el efecto distintivo, esto es, la marca-envase. Lo pre-

cedido es especialmente notorio en el sector de la distribución alimentaria,
donde la compra se realiza de forma compulsiva y no meditada. Ejemplo
de lo señalado es el llamado «Caso Nutrexpa», solventado en sentencia
firme por el Tribunal Supremo30. El conflicto tiene su origen, primero,
en la fabricación y comercialización, por parte de «Ollé, S.A.», de cacao
en polvo, bajo las marcas «Cantalou» y «Elgorriaga», en un envase de
cuerpo cilíndrico, color amarillo y tapa roja, y, segundo, en el suministro
del mismo producto y en tal envase a determinados distribuidores que lo
comercializan bajo sus propias marcas registradas, a saber, «Día», «Del-
puy», «Charter» y «Simago». «Nutrexpa, S.A.», fabricante de cacao en
polvo, líder en el mercado español y titular de la marca mixta, de carácter
renombrado, Cola-Cao, así como de una marca-envase constituida por
un recipiente de color amarillo y tapa de color rojo31, demandó a «Ollé,
S.A.» por vulneración de su derecho marcario así como por un acto de
competencia desleal. Este proceso escenifica la cuestión aquí planteada: a)
Un mismo producto en un envase idéntico que es el que aporta la fuerza
distintiva32. b) Producto distinguido con el nombre del distribuidor (Store
Brand) y signo genérico (cacao en polvo). Pues bien, en el presente caso,
el Alto Tribunal declara que dicha utilización genera confusión, argu-
mentándola en varias partes de la sentencia. En una de ellas, señala que la
la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto y

atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc., tanto como a las denominaciones; y
determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después
de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando
alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia
individualizadora, es este elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto
común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca disentida puede
provocar confusión en el tráfico, a costa de la prioritaria que lo había ampliamente difundido».
30 STS, de 23 de febrero de 1998 (RJ 1998/136).
31 Marca otorgada bajo el n.º 1.022.722 que, según consta en la descripción obrante en la
OEPM, consiste «en una marca envase constituida por un recipiente cilíndrico de color ama-
rillo y una tapa de color rojo, sobre cuyo recipiente y en puntos diametralmente opuestos está
repetidamente escrita la denominación ‘‘Cola-Cao’’ en letras azul oscuro y ribeteadas en rojo,
realizadas en un estilo parecido al manuscrito. En uno de dichos puntos están representados
unos negros en actitud de transportar y manipular frutos de cacao y en el otro una sucesión de
viñetas de fondo blanco en las que están representados unos vasos cuyas respectivas figuras se
combinan con unas figurillas que vierten una dosis de contenido: una cucharilla removiendo
dicho contenido, una botella que vierte parte de su contenido, y debajo de este conjunto está
inscrita la denominación ‘‘Nutrexpa’’, sobre un fondo rojo apaisado de contorno irregular.
Una orla de frutos de cacao perfila todo el borde inferior del envase».
32 En España, para varias generaciones, y en relación a la comercialización de productos
derivados del cacao, dos ideas son indiscutibles: a) La combinación de amarillo y rojo en un
bote cilíndrico es sinónimo de la marca Cola-Cao. b) Escuchar la expresión «leche, cacao,
avellanas y azúcar» es, inmediatamente, hacer referencia a otra marca renombrada del sector,
«Nocilla».
apariencia del bote con la combinación de colores, comercializada por

la demandada, produce confusión en cuanto al origen del producto. Por
el contrario, en otras partes de la sentencia, habla de simple confusión,
pareciendo que hace referencia a una confusión directa; extremo que, a
mi juicio, es susceptible de producirse, con gran claridad, en un primer
momento, en este caso33. Y nos reafirmamos en esta interpretación al
examinar otras decisiones del Tribunal Supremo que, en lo esencial, en
nada se alejan de los elementos imprescindibles para apreciar la confusión
directa. Así, en el llamado «Caso Bayleys»34, se planteó el supuesto de
un competidor que, utilizando un envase muy similar y distinguiendo el
mismo con una marca mixta diferente —como vemos, un caso práctica-
mente idéntico al «Caso Nutrexpa» en lo que a la apreciación se refiere—,
el Alto Tribunal pareció decantarse con claridad por la confusión directa
provocada por el imitador del envase, pues, si bien no utiliza el término
de confusión directa, lo describe con exactitud al señalar «[…] para una
persona no especializada, que no tiene a la vista las dos botellas de licor,
y que no se detenga en la atenta lectura de la denominación, es fácilmente
confundible un producto con el otro».
B) Confusión indirecta o confusión por asociación

El supuesto protagonista del presente epígrafe es susceptible de
generar no sólo confusión directa sino también lo es de producir un
supuesto de confusión por asociación. Establecer reglas que permitan
determinar el momento en el que este fenómeno se produce es un de-
bate largo, extenso y tratado por la doctrina especializada35. Con todo,
y en relación a las marcas blancas, algunas reglas deben ser puestas de
relieve. De aquí que la apreciación de la confusión por asociación debe
realizarse de manera individual, caso a caso, pues, no en vano, en la
33 Comparto la idea de que el Tribunal Supremo, si bien estuvo acertado en su decisión,
no argumentó, con la adecuada corrección técnica, la Sentencia. No en vano, el razonamien-

to general se centra en el derecho marcario para, al final, declarar la acción del demandado
como un acto de competencia desleal, algo que, teniendo cabida en el derecho marcario, en base
al principio de especialidad, era del todo innecesario a la par que atécnico. Para un comentario
detallado de esta cuestión v. Monteagudo, M., «Ámbito objetivo de protección de la marca,
acumulación de acciones y conflicto entre títulos de propiedad industrial en el caso del Bote de
‘‘Cola-Cao’’: Comentario a la STS 23 febrero 1998 (RJ 1998/136)», RDP, n.º 2, pp. 447-458.
34 Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de mayo de 1993 (RJ 1993\3804).
35 V. Fernández-Nóvoa, C., «Riesgo de Asociación», en Tratado de Marcas, Madrid,
Marcial Pons, 2.ª ed., 2004, pp. 369-388; García López, R., «El riesgo de confusión en el
Derecho de marcas: recientes aportaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas», DN, n.º 11 (2000), pp. 10-24; Casado Cerviño, A., «Algunas reflexiones sobre el ries-
go de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el Derecho español comunitario»,
ADI, n.º XXIII (2002), pp. 21-42.
apreciación de la operatividad de esta situación marcaria, siempre va a

operar la subjetividad del juzgador. No obstante, esta subjetividad ni
puede ni debe ser absoluta, debiendo estar sometida a diferentes reglas
que ayuden al juzgador a formar su convicción. Una de estas reglas es
la necesidad de contrastar, para poder configurar la convicción acerca de
cómo se produce la confusión por asociación, la totalidad de los signos
contenidos en la marca-envase, esto es, no sólo la forma del envase o
envoltorio, en sentido estricto, sino también los demás elementos gráfi-
cos y denominativos que la configuran como una marca mixta. De esta
manera, en el ámbito de las marcas blancas, podemos encontrarnos con
dos supuestos diferenciados:
1.2. Los envases, idénticos o similares, están distinguidos con un signo

ex novo similar al que distingue los productos de la marca envase
imitada
A mi juicio, en este primer supuesto, ninguna duda genera el hecho
de que, además de la posibilidad de que se produzca un caso de con-
fusión directa, se produzca, en todo caso, un acto de confusión por
asociación en relación al origen empresarial del producto. Y ello es así,
y no es fantasioso pensarlo, porque el consumidor medio, perspicaz y
razonablemente informado, puede pensar que semejantes similitudes
sólo pueden responder a un acuerdo entre fabricantes o a una identidad
en torno al origen empresarial de los productos.
No sería descabellado pensar que los distribuidores optaran por dis-
tinguir sus productos con signos distintivos ex novos, pero muy similares
a las marcas líderes para algunos productos. Estos signos distintivos no
figurarían únicamente en el envase sino que, junto a ellos, se incluiría la
marca propia del distribuidor (Brand Store) o, incluso, su marca blanca
(Non Brand Store). Si bien estos signos similares no podrían ser regis-
trados y, por tanto, obtener el derecho exclusivo de marca por incurrir
en prohibición absoluta, nada impediría que los utilizaran para atraer la
atención del público o confundir a sus clientes. Un ejemplo de esto es
el siguiente: un gran distribuidor, llamado «Muckt», cuya marca blanca
«Grade» es conocida entre el público por distinguir productos lácteos,
lanza, en España, un tipo de leche distinguida con la marca «Grade» y con
la marca «Muckt», pero denominada, en colores idénticos o semejantes
a los de la marca líder «Pascual», «Leche Pacoal». En este supuesto, a mi
juicio, no cabe duda de que existe un claro intento, cuando menos, de
una confusión por asociación, sin descartar un supuesto de asociación
directa. Y la gravedad del acto puede ir más allá. Por ello, tampoco sería
descartable la intervención del Derecho Penal por un delito contrario a
la propiedad intelectual, ex art. 271 CP36, siempre que la comisión del

acto fuera dolosa, característica que, a priori, parece producirse en un
supuesto de estas características. No obstante, para apreciarlo37, debería
probarse que la acción se realizó a sabiendas de que se vulneraba un
derecho marcario. Esta cuestión no es ajena, en nuestro derecho, a la
jurisprudencia penal, manteniéndose repetidamente el criterio de que el
dolo se aprecia en este caso, ya que quien cometió la acción ejerce pro-
fesionalmente el comercio, es decir, es un comerciante experimentado,
ya que, si no lo fuera, al encontrarse en los comienzos de su profesión,
no parece que pueda asegurarse, con plena seguridad, el conocimiento
del sector mercantil donde desarrolla su actividad38. Esta posición, igual-
mente, ha sido mantenida por el Tribunal Supremo en el llamado «Caso
Larios»39. En él, se dilucidaba la actuación dolosa de unos fabricantes de
ginebra que, para distinguir sus productos, utilizaban la marca «Lirios»
con el fin de aprovecharse de la reputación, en el mercado, de la marca
notoria «Larios».
1.3. Los envases, idénticos o similares, están distinguidos con un

signo ex novo diferente al que distingue los productos de la
marca envase imitada
En este supuesto, realizar declaraciones tan determinantes es mucho
más complejo. Para ello, entendemos que, para valorar esta operatividad,
dos nuevas reglas de valoración deben tenerse en cuenta: a) El riesgo de
36 Art. 274.1 CP: «Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y
multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consenti-
miento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación
de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro
modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mis-
mos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de
propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que
importen estos productos».
37 Para un examen detenido de la cuestión, v. Puente Aba, L. M., «La prueba del dolo
en los delitos referentes a la infracción del derecho de marca: Comentario a la jurispruden-

cia reciente», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, n.º 6 (2002),
pp. 919-926; Ragués i Valles, R., El dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, Bosch,
1999, pp. 425-427.
38 En esta línea, múltiples son las Sentencias que defienden, de manera reiterada, esta po-
sición: v. Sentencias que barajan este criterio vid. SAP Pontevedra 22-VII-1998 (AP 289/98);
SAP Baleares 23-11-2000 (ARP 1729/00); SAP Girona 15-V-2000 (ARP 1672/00); SAP Madrid
11-VII-2000 (AP 98/01); STS 22-IX-2000 (AP 55/01); SAP Badajoz 2-X-2000 (ARP 1889/00);
también emplean el mismo criterio, aplicando el artículo 534 del Código penal de 1973: la SAP
Barcelona 11-11-1999 (ARP 849/99); SAP Málaga 16-VI-1999 (ARP 4705 /99); SAP Alican-
te 26-X-1999 (ARP 4659/99); SAP Ciudad Real 23-11-2000 (ARP 1188/00); la SAP Valencia
1-11-2000 (ARP 1380/00); SAP Valladolid 31-XII-1999 (ARP 4855/99).
39 STS, de 22 de julio de 1993 (RJ 1993\6352).
confusión por asociación será mayor, en la proporción en la que el signo

—el envase o envoltorio o los signos distintivos que la acompañan—
tenga carácter distintivo en el mercado. A mayor carácter distintivo de la
marca con la que el signo, presuntamente vulnerador, se quiere vincular,
mayor será el riesgo de confusión. b) Asimismo, el riesgo será mayor
en la medida en la que el consumidor sea capaz de prestar atención o
valorar el mensaje enviado por la marca. Por ello, no es descabellado
señalar que, para determinar el riesgo de confusión, es necesario valorar
tanto el tipo de producto distinguido como el canal de distribución en
el que se comercializa. Por ello, el riesgo será propenso a producirse en
productos comercializados a través de canales de «compra compulsiva
o inmediata», esto es, en productos y en canales donde el consumidor
no medita especialmente su decisión de compra (sectores y productos
alimentarios, textiles, etc.)40.
Como ya se dijera al tratar de la confusión directa, puede ocurrir
que sólo uno de los signos, ya sea el propio envase o envoltorio o
los signos distintivos denominativos o gráficos insertos en el mismo,
tenga tal fuerza distintiva que baste ese signo fuerte para generar —y
apreciar— el riesgo de confusión, aun cuando se pudieran apreciar las
diferencias derivadas del resto de los signos que acompañan a este «signo
líder». Ejemplo paradigmático de esta situación fue el llamado «Caso
Amalfi»41. En él, un fabricante de cremas producía una determinada
cantidad de productos para una línea de supermercados, siendo estas
cremas distinguidas, con total claridad y de forma apreciable, bajo los
signos denominativos «Amalfi y Garley». No obstante, dichos signos
estaban estampados en una marca-envase de la que era titular la corpo-
ración, que, a su vez, también, lo era de la renombrada marca «Nivea».
Dicha marca-envase se identifica con una lata redonda, que, desde 1925,
se caracteriza por la combinación de los colores azul intenso y blanco
y, desde 1959, por la inclusión del término «creme» en una tipografía
característica. La marca-envase se dedica a la comercialización de cremas
para manos, siendo ésta extraordinariamente popular y conocida en el
mercado. Pues bien, en este caso, la Audiencia Provincial argumenta
que, a pesar de la existencia de signos denominativos diferentes que
pueden apreciarse con facilidad, al ser el envase en el que la demandada
comercializa un producto idéntico al de la marca-envase y tener éste
40 No es de extrañar que sea precisamente en estos productos donde las marcas blancas
han encontrado su nicho de mercado. En sectores de «compra reflexiva» —muebles, automó-

viles, etc.—, no es de extrañar que las marcas blancas no hayan encontrado acomodo.
41 SAP de Valencia, de 22 marzo de 2000 (AC 2000\3594).
una elevada capacidad distintiva, debe apreciarse la concurrencia de la

confusión indirecta. Así, señala:
[…] la marca permite al consumidor distinguir sin confusión productos

similares, bien por su denominación, su grafismo o su forma de presentación,
y por ello la Ley impide registrar una que por su semejanza fonética o gráfica
produzca confusión o genere riesgo de asociación con otra marca anterior.
Si bien es cierto que en el presente caso no existe semejanza fonética entre la
marca de la actora «Nivea» y las de la demandada «Amalfi» y «Garley», en
lo que sí existe semejanza es en el grafismo y en la forma de presentación de
los envases donde se contiene el producto. Así, comparando ambos envases,
se aprecia que son de color azul intenso, con letras blancas, siendo éstas del
mismo tipo y similar colocación en el envase, figurando en todas ellas el logo-
tipo «Creme» y siendo el envase de forma circular y similar tamaño. Si a ello
se añade que tanto la actora como la demandada utilizan dichos envases para
comercializar una crema de manos, hay que estimar que ello crea una confu-
sión en los consumidores de dichos productos, existiendo un riesgo evidente
para el usuario de los productos fabricados por la demandante de creer que
los productos que fabrica la demandada tienen la misma procedencia, al acos-
tumbrar a venderse en la actualidad dichos productos en medianas o grandes
superficies comerciales y por tanto en régimen de compras rápidas y de auto-
servicio.
De todo ello, deben extraerse algunas conclusiones. En el mercado

español, las marcas blancas operan mayoritariamente en el sector de
la distribución alimentaria. Basta examinar las marcas blancas más
populares para observar cómo, en gran número de ocasiones, los
distribuidores imitan envases o envoltorios de alto poder distintivo,
añadiéndole signos distintivos propios (Brand Store o Non Brand Store)
en la creencia de que ello, per se, evita o destruye la apreciación del
riesgo de confusión indirecta. A mi juicio, la realidad es bien distinta y,
a medida que las marcas blancas incrementen estas acciones, el número
de conflictos, en materia marcaria, entre distribuidores y fabricantes,
aumentará inevitablemente.
1.4. El titular de la marca blanca comercializa productos utilizando

una pseudomarca-envase, combinándola con signos distintivos
gráficos o nominativos
Hasta este momento, la problemática se ha centrado en conflictos
marcarios en los que el envase tenía carácter distintivo y recaía un
derecho de marca. No obstante, si bien esta situación se produce en el
tráfico económico, es habitual que las marcas blancas utilicen envases
o envoltorios de carácter genérico en los que insertan sus productos,
estampando en ellos sus propios signos distintivos.
Con todo, y a pesar de que sobre el envase no recaiga un derecho

exclusivo, ello no significa que esta situación esté exenta de problemas.
Y ello es así porque se ha convertido en una práctica frecuente el que
los distribuidores elijan los mismos modelos de envases genéricos uti-
lizados por los fabricantes de marcas líderes. Así, adoptan el mismo
envase —del mismo material, características y dimensiones— que, re-
cordemos, no está protegido a título de marca, insertando en los mismos
productos idénticos a los distribuidos en esos envases por las marcas
líderes. La única diferencia radica en los signos distintivos —gráficos y
denominativos— que, en estos supuestos, generalmente, se identifican
con una marca blanca del distribuidor que no coincide con su nombre
comercial (Non Brand Store), aunque una coincidencia en tal sentido
podría ocurrir en el tráfico económico. De ahí que nos encontremos ante
la siguiente realidad: productos idénticos, contenidos en envases iguales
y distinguidos con signos distintivos diferentes aunque, en una multitud
de casos, ligeramente similares a los signos de las marcas líderes. Es una
similitud que no es fonética, sino que se deriva generalmente del uso de
tipografías y colores similares en los envases.
2. ¿Derecho marcario o acto de competencia desleal?

Ante esta situación, surgen dos interrogantes: ¿Este comportamiento
es susceptible de generar confusión por asociación? ¿Se produce una
vulneración del derecho de marca? A mi juicio, y a pesar de que cada
caso debe ser examinado individualmente, la confusión por asociación
es clara en el supuesto que nos ocupa. El consumidor medio tiende, al
visualizar los envases o envoltorios de la marca blanca, a efectuar una
asociación con el producto de marca líder. Ahora bien, de ello no puede
desprenderse, en ningún caso, que dicha conducta implique una vulne-
ración del derecho marcario. Ningún derecho exclusivo de marca resulta
dañado. Empleando la terminología del maestro Bercovitz, no parece que
los derechos exclusivos ni la protección otorgada por el círculo interior,
el más pequeño, resulten vulnerados. Los envases genéricos utilizados
por los distribuidores no están protegidos por un derecho exclusivo y los
signos distintivos impresos en los mismos no parecen vulnerar los signos
distintivos, protegidos a título de marca, con los que son distinguidos
los productos de marca. Por ello, no cabe duda de que será el círculo más
amplio, el ámbito de la competencia desleal, el que deberá otorgar, si
fuera preciso, un determinado grado de protección.
Después de lo tratado, merece la pena recordar nuestro punto de
partida, que trata del supuesto analizado, tal como ha sido descrito, ge-
nerar confusión por asociación. Ya, la propia definición de confusión por
asociación implica una vulneración del derecho marcario o, en su defecto,
del derecho de la competencia desleal. Por ello, en este momento, cabe

realizar una advertencia. Puede existir una asociación lícita en aquellos
supuestos en los que el consumidor vincule el origen de los productos
de marca blanca a un fabricante determinado —y titular de la marca líder
con la que la asocia— cuando, efectivamente, ese fabricante produzca los
productos distribuidos bajo la marca blanca. En caso de que no sea así,
podría operar la figura de la confusión por asociación. En la práctica, y en
el caso que examinamos, los consumidores asocian estos productos con
marcas líderes, independientemente de que los titulares de estos últimos
sean o no los fabricantes. Esta realidad produce, indiscutiblemente, un
daño a los titulares de las marcas líderes, que ven cómo sus productos
son vinculados a otros, ajenos, sobre los que, evidentemente, al no te-
ner control alguno sobre ellos, no pueden determinar su calidad y, así,
impotentes, ven cómo otros se benefician de su reputación comercial.
En el ámbito de la distribución alimentaria española, lo aquí descrito
se manifiesta en dos marcas renombradas de productos alimentarios,
«Danone» y «Kellogg’s», en los que los titulares de éstas han visto cómo
los distribuidores comercializan productos similares en envases gené-
ricos, exactamente iguales a los empleados por ellos. Para invalidar esta
confusión por asociación —y evitar igualmente una posible dilución de
sus marcas—, los titulares de las mismas difunden, a través de campañas
publicitarias y de sus propios envases, el siguiente mensaje: «Danone o
Kellog’s no fabrican para otras marcas»42.
Realizadas las consideraciones del párrafo anterior, la pregunta a res-
ponder parece clara: ¿Supone el ejemplo que nos ocupa una vulneración
del derecho de la competencia desleal? La respuesta, a mi juicio, debe ser
positiva y halla su fundamento tanto en nuestro derecho interno como
en el comunitario. En efecto, la conducta enjuiciada puede encuadrarse
dentro de tres tipos de conductas, habituales en el marco de la com-
petencia desleal: los actos de confusión, los actos de explotación de la
reputación ajena y los actos de imitación. Respecto a los dos primeros,
no parece que existan dudas de que, en el caso que nos ocupa, se produce
tanto un acto de confusión, conforme al art. 6 LCD43, como un acto de
42 Y ello parece ser una primera medida. Los titulares de la marca Kellogg’s, a través de
la cuenta institucional de la marca en la red social Twitter, han anunciado que, para garanti-
zar la no fabricación para terceros de su línea CornFlakes, grabará su denominación marcaria
«Kellogg’s», a través de un mecanismo láser, en un buen número de las hojuelas de trigo con-
tenidas en cada paquete de este producto.
43 Art. 8 LCD: «Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear
confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación

por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para
fundamentar la deslealtad de una práctica».
explotación ajena, ex art. 1244. No ocurre lo mismo con el tercero de

los supuestos, los actos de imitación, ex art. 11 LCD45, donde la propia
norma exonera de deslealtad a aquellos supuestos en los que el riesgo
de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena resultan in-
evitables. Por ello, en cada caso concreto del supuesto aquí examinado
habrá que dilucidar si el titular de la marca blanca fue, o no, capaz de
evitar esta posible asociación.
Encuadrada la conducta en el ámbito del derecho de la competencia,
cabe cuestionarse, a la luz del derecho europeo, si el caso ahora exami-
nado es susceptible de vulnerar la Directiva sobre prácticas comerciales
desleales46. A mi juicio, pocas dudas existen de que la mencionada norma
alberga conductas que se pueden encuadrar en el caso aquí examinado.
No en vano, la Directiva parece perseguir aquellos actos que llevan, al
consumidor medio, a confundir el origen empresarial de los productos
y a basar su decisión de compra en esta confusión. En este sentido, el
art. 6.2 de la norma es relativamente claro al señalar que se considerarán
engañosas y, por tanto, desleales las prácticas comerciales que consigan
este fin mediante «[..] cualquier operación de comercialización de un
producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con
cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras
marcas distintivas de un competidor».
3. Envases genéricos, marcas blancas con alto poder distintivo y el supuesto

de la distintividad sobrevenida
Llegados a este punto, parece conveniente insistir en la idea de que
lo habitual, en la comercialización de marcas blancas, es que esta acti-
vidad se realice mediante la utilización de pseudomarcas-envase, esto
es, envases que, poseyendo fuerza distintiva, utilizan otros signos, sean
44 Art. 12 LCD: «Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio
o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro
en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de de-
nominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera proceden-
cia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares».
45 Art. 11: «1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales
ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.
2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte
idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o
comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad
de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la
deslealtad de la práctica. [...]».
46 Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, sobre Prácticas comerciales desleales de las em-
presas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (LCEur 2005\1143).
gráficos y/o denominativos, para otorgar al envase la imprescindible

fuerza diferenciadora.
No obstante, otro supuesto diferente no puede ser descartado. La
importancia que las private labels han adquirido, a nivel económico, en
el tráfico comercial —tal como quedó señalado en la parte introductoria
de este trabajo— es una realidad innegable. Por ello, no parece impro-
bable que, en el futuro, determinadas marcas blancas adquieran, per se,
un enorme poder distintivo, derivado del uso reiterado de las mismas y,
como consecuencia de ello, alcanzando una gran popularidad en el mer-
cado. Dicho en otros términos, si el distribuidor explota adecuadamente
la marca mediante un producto de éxito y realiza la inversión económica
adecuada valiéndose de un correcto proceso de construcción de marca,
nada impide que una pseudomarca-envase, que, inicialmente, no tenía
capacidad distintiva per se, la llegue a adquirir47. Dicha realidad, como
es sabido, genera una consecuencia, que es trascendental, pues otorga
al envase —independientemente del resto de los signos distintivos em-
pleados— la protección jurídica derivada de la operatividad inherente a
la figura de la distintividad sobrevenida48.
47 Cabe precisar que, por proceso de creación de marca, aludo a todas las actuaciones
realizadas por el titular del signo destinadas a aumentar el grado de distintividad y reputación
(goodwill) del mismo. Estos procedimientos se articulan a través de dos instrumentos esencia-
les, la publicidad y los contratos de patrocinio, que, con una gestión adecuada, alcanzan una
importancia crucial. Su articulación implica una inversión económica que no es factible desco-
nocer. No resulta, por ello, extraño que estos mecanismos resulten imprescindibles para que
una pseudomarca-envase obtenga, per se, un carácter distintivo. Así, como señala la doctrina
nacional más autorizada, «es evidente […] que el desarrollo de una intensa actividad publicita-
ria centrada en el envase puede contribuir a que éste adquiera aptitud distintiva, llevando a los
consumidores interesados a asociar mentalmente el envase con la correspondiente empresa».
V. Lema Devesa, C. y Tato Plaza, A., «En torno al…», op. cit., pp. 395-412.
48 La figura de la distintividad sobrevenida —conocida como secondary meaning en el
derecho angloamericano— se configura como una excepción a determinadas prohibiciones

absolutas, de registro en el art. 5.2 de la LM. Así, dicha norma señala: «Lo dispuesto en
las letras b, c y d del apartado 1 [preceptos normativos que contienen las prohibiciones de
registro derivadas de la ausencia de carácter distintivo, genericidad de los signos o indicaciones
o meras características de los bienes o servicios distinguidos] no se aplicará cuando la marca
haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter
distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma». En este sentido, y
visto y citado por todos, ya adquiere tintes clásicos la definición dada por Gómez Segade al
definir la distintividad sobrevenida o secondary meaning como aquel «[…] fenómeno, que
implica mutaciones semánticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente
desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de
los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado
empresario» (v. Gómez Segade, J. A., «Fuerza distintiva y ‘‘secondary meaning’’ en el derecho
de los signos distintivos», Cuadernos de Derecho y Comercio, n.º 16 [1995], pp. 175-200). Para
una visión de la figura en el derecho norteamericano, v. Scagnelli, John M., «Dawn of a
New Doctrine – Trademark Protection for Incipient Secondary Meaning», The Trademark
Reporter, vol. 71, Issue 5 (1981), pp. 527-549. (71 Trademark Rep. 527 [1981]); Levy, Marc
V. La marca blanca como MARCA DE INTERPOSICIÓN: el registro

de la marca blanca por parte del fabricante extranjero
El fenómeno de las marcas blancas ha generado, entre fabricantes y
distribuidores, una guerra comercial que ya no se disimula. Tanto los
fabricantes —titulares de las marcas líderes— como los distribuidores
—titulares de las blancas— tratan de posicionarlas, cada uno las suyas,
en el mercado. No obstante, es una guerra donde, también, hay treguas
y aliados. Los fabricantes, titulares de marcas líderes, fabrican, en gran
número de ocasiones, los productos que son distribuidos por los titulares
de las marcas blancas. Dichos productos, generalmente, no se compo-
nen estrictamente de los mismos elementos que los distinguidos por la
marca líder, aunque sí posean una identidad y una calidad parecida. El
fabricante reserva, para su marca propia, los productos dotados de mayor
innovación y de valor agregado y transfiere los más populares —los de
consumo masivo— a la marca blanca, la del distribuidor. La ventaja, para
ambas partes, es evidente. De una parte, el fabricante obtiene la certeza
de la venta de un elevado número de productos que le aseguran, a nivel
económico, un beneficio cierto y continuado, derivado de la introducción,
en las cadenas de distribución, de productos de gran consumo. De otra,
al distribuidor, la venta, que le hace el fabricante, de esa cantidad elevada
de bienes le ofrece, al negociar, una gran fuerza que le permite forzar al
fabricante a que le venda su producción a un coste más bajo.
En este contexto de lucha soterrada, se produce un fenómeno al que,
sin ningún ánimo grandilocuente, se podría bautizar como el fenómeno
de la marca de interposición. Es habitual que los distribuidores contraten
la producción de los bienes distinguidos con sus marcas blancas con fa-
bricantes fuera de su territorio nacional. En el ámbito europeo, éste no
es un fenómeno extraño. Piénsese, a título de ejemplo, en un distribuidor
alimentario alemán que desee vender vino con su marca blanca y, para
ello, no sería extraño que encargara la mercancía a una bodega española
o italiana. Pues bien, puede ocurrir que el fabricante, al recibir el primer
encargo, decida registrar, en su territorio nacional, la marca blanca del
distribuidor49. Si el distribuidor decidiera buscar otro fabricante dentro
C., «From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto Secondary

Meaning Doctrine», The Trademark Reporter, vol. 95, Issue 6 (2005), pp. 1197-1220 (95
Trademark Rep. 1197 [2005]). Para un análisis de los problemas probatorios de esta figura en
el derecho norteamericano, v. Ropski, Gary. M. y Johnson, P. J., «Nonobvious Framework
for Analyzing Proof of Secondary Meaning», APLA Quarterly Journal, vol. 11, Issue 2 (1983),
pp. 211-235 (11 APLA Q. J. 211 [1983]).
49 Aunque pueda parecer obvio, me refiero a supuestos en los que la marca blanca del
distribuidor ostenta una protección de marca nacional y no, de marca comunitaria.

del mismo territorio nacional para futuras producciones, el fabricante

originario podría actuar contra quien lo suplantó, alegando la vulneración
del signo distintivo. Con esto, se pretende forzar al distribuidor a que
vuelva a contratar y a equilibrar su fuerza negociadora y su capacidad para
imponer precios bajos. La marca se convertiría, así, en un instrumento de
interposición entre el distribuidor y el nuevo fabricante. No obstante, esta
descripción de la realidad no deja de ser matizada sustancialmente por
los argumentos del fabricante. Éste, de manera fundada, podría señalar
que la solicitud del registro marcario está fundada, no en una intención
de obstaculizar futuras contrataciones del titular de la marca blanca, sino
en el deseo legítimo de ser titular de una marca nacional que, en beneficio
de un tercero —el distribuidor alemán—, utiliza, en territorio nacional,
espacio territorial donde dicho signo no se encuentra protegido. Ante
esta realidad, cabe cuestionarse si el argumento del fabricante, al margen
de ser cierto, es lícito. En otras palabras, ¿utiliza el fabricante de manera
efectiva la marca cuando los productos o servicios distinguidos con el
signo distintivo van a ser comercializados fuera del territorio nacional?
La situación planteada tendría una fácil solución si la respuesta a esta
pregunta fuera negativa. No obstante, no parece que sea así. Es cierto
que la marca se concede para distinguir bienes o servicios en el mercado
implantado en un territorio determinado y podría argumentarse que la
utilización del signo, por parte del fabricante, tiene como finalidad el ser
distinguido en un territorio diferente. Con todo, no parece que sea éste
un argumento sólidamente sostenible como, en un principio, pudiera
parecer. Y ello es así porque el art. 34.3.c) de la LM circunscribe, dentro
del iusprohibendi del titular marcario, la posibilidad de prohibir a los
terceros el importar o exportar los productos con el signo. Por ello, si el
titular de una marca nacional puede prohibir, a un tercero, la exportación
de productos —que no van a ser distinguidos en el territorio nacional—,
se deduce claramente que el legislador entiende que, en estos supuestos, se
produce un uso efectivo de la marca protegida50. No parece, por tanto,
50 Esta opinión es compartida por la doctrina más autorizada, en materia de marcas, al
señalar: «[…] le permite invocar el ius prohibendi cuando los productos dotados con una mar-
ca infractora están destinados a ser comercializados en territorios extranjeros. En efecto, el
titular de una marca registrada española puede ejercitar las acciones previstas por los Arts.
40 y siguientes en la Ley en la hipótesis extrema de que, tras haber sido fijada la marca en los
productos (o en su presentación), éstos no van a ser introducidos en el mercado español, sino
que van a ser exportados a un mercado extranjero. Esta hipótesis, ciertamente, presenta la sin-
gularidad de que el mercado donde los productos van a ser adquiridos por los consumidores
no se encuentra en territorio español. A pesar de ello —y llevando a sus últimas consecuencias
el principio de territorialidad—, la Ley de 2001 atribuye al titular de la marca registrada la
facultad de prohibir la exportación de los productos portadores de la marca infractora». V.
Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, op. cit., p. 442.
que sea desacertado el argumento del fabricante, esto es que usa, en su

actividad empresarial, un signo distintivo cuyo titular es él mismo.
Se crea o no en la buena fe que, presuntamente, mueve al fabricante
a solicitar la marca blanca extranjera en su territorio —buena fe que, en
puridad, muy difícilmente puede ser defendida—, lo cierto es que la duda
que surge inevitablemente se refiere a los medios de defensa que puede
accionar el distribuidor para que su marca blanca no caiga en manos del
fabricante en el territorio de este último. A nuestro juicio, la respuesta
presenta dos caracteres:
a) El titular de la marca blanca se encuentra dentro del plazo para invocar

la preferencia unionista
Si el titular de la marca blanca, como es lo habitual, pertenece a un
país miembro del Convenio de París o a algún miembro de la Organi-
zación Mundial del Comercio —siendo en éste donde solicitó la marca
blanca cuyo derecho exclusivo posee en aquel territorio—, éste o sus
causahabientes podrán ejercitar el derecho de prioridad51 en un plazo
de seis meses52 contados desde la fecha en la que se deposita la solicitud
de la marca. En este supuesto, la solicitud del titular de la marca blan-
ca, presentada en el plazo correspondiente, tendrá preferencia sobre la
solicitud del mismo signo distintivo presentada por cualquier tercero,
incluida la solicitud del fabricante.
b) El titular de la marca blanca no se encuentra dentro del plazo para

invocar la preferencia unionista
Siendo el plazo de preferencia tan sólo de seis meses, no resulta extraño
que el titular de la marca blanca se encuentre fuera de plazo en el momento
en el que tiene conocimiento del registro del signo, por parte del fabri-
cante, en el territorio del mismo. Por ello, y ante tal situación, el titular
del signo tiene la posibilidad de realizar dos acciones diferentes:
1. Accionar en el trámite de oposición: Como es conocido, la LM
eliminó el examen, de oficio, de las prohibiciones relativas mediante el
trámite de presentación de oposiciones. Por ello, los terceros pueden
poner de manifiesto que la solicitud de marca incurre en alguna prohi-
bición, bien sea relativa o absoluta53. En el caso que nos ocupa, la cues-
tión a dilucidar es si el fabricante-solicitante incurre en alguna de estas
51 Art. 4.a.1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

52 Art. 4.c.1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
53 Para un examen detallado de esta cuestión, v. Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre
derecho de marcas, op. cit., pp. 124-125.

prohibiciones. Basta examinar el Título II de la LM para constatar que

una afirmación positiva no se puede exponer de manera clara. Ahora
bien, ello no impide que, en una interpretación flexible, el titular de la
marca blanca fundamente su oposición a la solicitud presentada por el
fabricante, en base al art. 5.f) de la LM54, derivando, de una actuación
contraria a la buena fe del solicitante, un acto contrario a la protección
de las buenas costumbres, tipificadas en esa norma. El argumento, re-
conozcamos que no goza de una gran solidez, puede, no obstante, ser
efectivo y el tercero que se opone no va a padecer una gran sanción salvo
el pago de la tasa de oposición.
2. Ejercicio de la acción de nulidad: La acción de nulidad es la siguiente
opción que ampara al titular de la marca blanca. Una vez concedida la
marca al solicitante, el distribuidor puede hacer uso de la acción de nu-
lidad, fundamentando su acción en la actuación maliciosa —contraria a
la buena fe—, ejercitada por el solicitante marcario. Cabe precisar que, al
contrario de lo que se menciona en el caso anterior, donde el distribuidor,
al realizar la oposición, debía hacer una interpretación laxa del art. 5.f)
de la LM, en éste, el precepto legal —art. 51.1.b) de la LM— es explícito:
«El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme
y ser objeto de cancelación: [...] b) Cuando al presentar la solicitud de
marca el solicitante hubiera actuado de mala fe».
Con todo, y sin entrar en un examen detenido del concepto de la buena
fe, que excedería con mucho el objetivo de este trabajo, cabe cuestionarse
cómo se puede vincular este concepto jurídico general e indeterminado
con el caso que nos ocupa. A mi juicio, dos son los argumentos sobre
los que se debe articularlo:
El primero se refiere a los valores que inspiran esta tipificación del
concepto de la buena fe —un elemento tan abstracto en un ámbito tan
concreto como el marcario— como causa de nulidad absoluta. Parece
evidente que el legislador quiso dejar una puerta abierta a los jueces
y tribunales para que, en su labor jurisdiccional, pudieran decretar la
cancelación marcaria en supuestos claramente injustos como el que exa-
minamos. No en vano, el legislador restringió, como causas de la acción
54 Art. 5.f) LM: «Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costum-
bres». Igualmente, cabe precisar que, en el caso de que la marca blanca cuya solicitud realiza
el fabricante ostentara el carácter de marca notoria, el distribuidor podría fundar su oposición
en el art. 6.2.d) LM: «Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de
la solicitud de la marca en examen sean ‘‘notoriamente conocidas’’ en España en el sentido del
artículo 6 bis del Convenio de París». No obstante, estamos ante un supuesto artificial que no
tiende a producirse en el supuesto que estamos examinando.
de nulidad, las prohibiciones más graves55 sancionando su presencia no

sólo con la nulidad radical, sino también configurando la acción proce-
sal con un carácter imprescriptible. La razón de tal configuración debe
buscarse, sin lugar a dudas, en los principios que defienden esas prohi-
biciones: interés de protección de los consumidores, orden público, etc.
Pues bien, uno de estos principios, utilizando la magnífica expresión de
Fernández-Nóvoa, es aquel por el cual «el sistema competitivo no debe
ser bloqueado por barreras erigidas al amparo del derecho de marcas»56.
Hacerlo, por lo tanto, atenta no sólo a lo que es el derecho marcario,
sino que demuestra una conducta contraria a los principios de la buena
fe. El solicitante, en realidad, desea adquirir la titularidad de la marca no
para distinguir bienes y servicios, sino para obtener, de manera injusta,
una clara ventaja de carácter desleal frente a otros competidores, confi-
gurándose esta finalidad como su auténtico objetivo. Así, si un tercero
produjera de manera más eficiente a un menor precio, al distribuidor,
titular de la marca blanca, le sería imposible contratar con él. De hacerlo,
el solicitante malicioso —y antiguo fabricante— demandaría a quien
ocupa su posición contractual como vulnerador del signo distintivo con
el que distingue los productos que fabrica para el distribuidor. La mala
fe se hace visible, en todo su esplendor, ante nuestros ojos.
El segundo, para la apreciación de la mala fe, deriva de la analogía
que pudiera hacerse con el supuesto de la marca del agente o del repre-
sentante, ex art. 10 LM. En efecto, es una cuestión bien conocida que,
cuando una empresa de un país extranjero incursiona en un segundo país
y establece contactos para introducir sus productos en éste, los agentes o
representantes tienden a registrar a su propio nombre las marcas con las
que estos productos son distinguidos. Al igual que ocurre en el caso de
las marcas blancas, la finalidad del agente o representante no es distinguir
los productos con la marca, sino interponer la marca para aumentar su
capacidad negociadora. La actuación desleal del agente o representante
y su naturaleza, contraria a la buena fe, es evidente. Como consecuencia
de ello, el legislador internacional condenó esta conducta, sancionándola
con una nulidad absoluta57. Pues bien, siendo ello así, en un supuesto
55 El art. 51.1 de la LM señala: «El registro de la marca podrá declararse nulo mediante
sentencia firme y ser objeto de cancelación: a) Cuando contravenga lo dispuesto en los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley. [...]».
56 V. Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, op. cit., p. 634. De hecho,
este principio fundamenta con claridad las prohibiciones de los apartados c), d) y e) del art. 5.1
de nuestra LM.
57 En la revisión del Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual
celebrada en 1958, los Estados miembros decidieron condenar esta sanción introduciendo el
art. 6 septies: «1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los
como el que nos ocupa, de características muy similares, la cuestión que

se plantea es por qué debe ser diferente. La respuesta es inexistente. A mi
juicio, los jueces y tribunales —a la espera de una reforma normativa que
pueda especificar este supuesto— deberían apreciar la mala fe que, con
respecto a la marca del agente o representante, se deriva de la conducta
del fabricante que solicita la marca blanca del distribuidor extranjero,
tal como lo hace de manera analógica el art. 10 de la LM.
VI. El derecho de la competencia como telón de fondo

de las marcas blancas
No es posible desconocer que la figura de las marcas blancas, es de-
cir, las del distribuidor, más allá de los problemas de derecho marcario
que centran este trabajo, pone de relieve determinados problemas, en el
ámbito del derecho de la competencia, que no podemos desconocer. Sin
ánimo de entrar en un análisis en detalle de cada uno de los supuestos
—deseo que precisa de más espacio del que disponemos—, sí parece
preciso poner de relieve la existencia de éstos.
El primero de ellos es el relativo a las posibles integraciones verti-
cales y horizontales. Como es sabido, en el ámbito del derecho de la
competencia, se entiende por relaciones verticales aquellos supuestos
en los que una misma empresa —o empresas sometidas a una unidad
de decisión— interviene en diferentes niveles del proceso de comercia-
lización58 y, asimismo, por una relación horizontal, aquella situación
en la que los productores generan bienes o servicios sustituibles que se
países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio
nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro
solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor
del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones. 2) El
titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el dere-
cho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante si no ha autorizado
esta utilización. 3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo
dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente
artículo». La LM, ex art. 10, incorpora a nuestro Ordenamiento el precepto señalado de la
citada norma internacional: «1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante
de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la
Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consen-
timiento de dicho titular. 2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la
marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria
o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de
París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 2».
58 De forma gráfica, sirva de ejemplo la producción y distribución de productos por par-
te de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

configuran o pueden configurarse como competidores. No obstante, en

el ámbito de las marcas blancas, esta dicotomía de relaciones verticales
y/o horizontales ha sido puesta en duda, por parte de la doctrina cien-
tífica europea, al señalar que el comportamiento de los distribuidores
presenta características de ambas, dando lugar a una especie de relación
híbrida que debe ser examinada con cautela59.
El segundo se refiere a las posibles conductas constitutivas de abuso
de posición de dominio en las que los distribuidores, debido a su enorme
fuerza en el mercado, puedan incurrir en su relación con los fabricantes
y, muy especialmente, las concernientes a los arts. 101 y 102 del Tratado
de Lisboa; antiguos 81 y 82 TCE.
Finalmente, no en el ámbito del derecho de la libre competencia, sino
en el de la competencia desleal, existe un último elemento que debe ser
objeto de atención. Me refiero a las posibles conductas de imitación,
realizadas sistemáticamente por parte de los distribuidores frente a los
fabricantes de marcas líderes. Este tema, que apenas ha sido tratado en la
doctrina científica —ni tan siquiera por la británica que ha ostentado el
liderazgo en esta cuestión—, pone de manifiesto que, tradicionalmente,
las marcas blancas no generan innovación en el mercado, sino que se
limitan a copiar los productos de éxito generado por las marcas líderes.
De aquí, que, cuando este efecto de imitación tuviera un carácter con-
tinuo y reiterado, y muy especialmente, cuando estuviera acompañado
de precios predatorios, cabría poder apreciar una conducta de imitación
sistemática, ex art. 11.3 LCD.
Todos estos problemas, que aquí tan sólo mencionamos, deben ser
estudiados con detenimiento a la luz del derecho de la competencia para
determinar, con exactitud, el alcance de los mismos.
VII. Conclusiones
El desarrollo de las redes de distribución, así como la fuerza que los
operadores han obtenido en el tráfico económico, ha desembocado en
una guerra sin cuartel cuyos contendientes son, de una parte, los fabri-
cantes, titulares de los productos de marca, y, de otra, los distribuidores,
quienes, aprovechando su poder en el mercado, desean obtener parte del
beneficio de los fabricantes vendiendo productos distinguidos con su
59 Para una primera aproximación a este concepto, v. Lianos, I., «The vertical/Horizon-
tal Dichotomy in Competition Law: Some reflections with regard to dual distribution and
private labels», en Private Labels, Brands…, op. cit., pp. 161-186.
propia marca. Este fenómeno, que ha aparecido hace ya bastante tiempo,

es, en los mercados desarrollados, una realidad en pleno auge.
No es de extrañar, por tanto, que esta pugna por el mercado haya
desembocado en una problemática jurídica que, como se ha visto, no es
baladí en el derecho marcario. Así, desde el etiquetado hasta la posible
vulneración de signos distintivos por el uso de determinados envases
y envoltorios, pasando por los supuestos de, lo que hemos llamado, la
«interposición marcaria», por parte del fabricante frente al distribuidor,
el fenómeno de las marcas blancas es conflictivo por naturaleza y esa
conflictividad, a nivel jurisprudencial, todavía está por surgir no sólo
en el ámbito español, sino también en el comunitario.
Ya, para finalizar, una cuestión no debe ser olvidada. El fenómeno
de las marcas blancas es un hecho que lleva aparejada una problemática
que está empezando a aflorar. Los fabricantes, no sólo en España, sino
también en Europa, ahora están comenzando a movilizarse para gene-
rar un contrapeso en esta lucha desigual. En el futuro, no sólo desde el
derecho marcario, sino también desde el de la competencia, vamos a ver
conflictos entre los protagonistas de esta guerra de mercado, cuya lucha
se augura extremadamente intensa para conseguir cuotas del mismo.
Será uno de los retos de esta década para estas apasionantes ramas del
derecho privado.
Algunas cuestiones sobre la distribución de
productos de imitación: el aprovechamiento de la
reputación ajena desde la perspectiva del derecho de
marcas y del derecho contra la competencia desleal
Eva María Domínguez Pérez
UNED
SUMARIO: I. Preliminar: imitación VERSUS falsificación. II. Aprovechamien-

to indebido de la reputación ajena mediante distribución de productos de
imitación: 1. La imitación de un signo distintivo (marca): infracción del derecho de
exclusiva y acto de competencia desleal; 2. El «aprovechamiento indebido de la repu-
tación ajena» en «las sentencias de los perfumes» desde la perspectiva del Derecho de
marcas: 2.1. Uso de la marca en el tráfico económico; 2.2. Utilización de marca sin au-
torización del titular; 2.3. La controvertida cuestión de la utilización del signo a título
de marca; 2.4. El uso de la marca notoria/renombrada ajena en «las sentencias de los
perfumes»: el supuesto del aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter dis-
tintivo y/o el aprovechamiento indebido de la notoriedad o menoscabo del renombre
de la marca ex art. 34. 2. c) LM; 3. El «aprovechamiento indebido de la reputación
ajena» en «las sentencias de los perfumes» desde la perspectiva del Derecho contra
la competencia desleal (art. 12 LCD): 3.1. El aprovechamiento de la reputación ajena
en el Derecho contra la competencia desleal ex art. 12 LCD: A) Deslealtad frente al
competidor y consumidor; B) Delimitación del ámbito objetivo de aplicación del art.
12 LCD: B.1) Aplicación jurisprudencial restrictiva del art. 12 LCD. Requisitos de
aplicación; B.2) Grupos de casos excluidos del art. 12 LCD. III. La colaboración
(cooperación) en la distribución de productos de imitación.
310 EVA MARÍA DOMÍNGUEZ PÉREZ
I. Preliminar: imitación VERSUS falsificación
A l abordar la temática de la imitación, resulta imprescindi-

ble tomar como punto de partida el dato de que se trata de una
actividad que presenta múltiples ventajas para el mercado, en parti-
cular para el modelo de mercado de competencia imperfecta; así, de
una parte, la actividad de imitación permite la difusión de las inno-
vaciones, lo que permite calificarla como actividad complementaria a
la innovación. Y es que la actividad imitativa colabora con la difusión
de las prestaciones logradas en el marco de los procesos innovativos,
lo que resulta esencial para todo innovador, puesto que de nada serviría
que las innovaciones obtenidas en el marco de un proceso producti-
vo no fueran objeto de difusión y comunicación en el mercado: puede
afirmarse, en definitiva, la íntima conexión que existe entre innovación
e imitación, al desencadenar la imitación un proceso de difusión de la
innovación en el mercado que estimula la actividad innovativa, y por
ello la competencia.
De otra parte, la actividad de imitación presenta un aspecto o faceta
creativa, al ser idónea para generar progreso técnico (inventing around),
en la medida en que posibilita obtener prestaciones sustitutivas (de imi-
tación) respecto de las originarias (imitadas) (imitación recreadora)1.
A la vista de ambas consideraciones, es evidente que la actividad de
imitación presenta importantes ventajas o beneficios —pese a «la mala
prensa» que tradicionalmente la ha acompañado, al referirse a ella con
expresiones como «no acepte imitaciones», «producto inimitable», entre
otras—, para el mercado en general, en la medida en que contribuye al
correcto funcionamiento del mercado, lográndose así la tutela directa del
mercado o interés general —objeto tuitivo del Derecho de la Compe-
tencia (así, art. 1 LCD, modificada recientemente)—2, e indirectamente
de los participantes en el mercado —destinatarios de las prestaciones
(consumidor) y operadores del mercado—.
Ahora bien, no debe equipararse imitación con falsificación, puesto
que mientras que la actividad de imitación es en principio lícita (leal,
desde criterios de corrección en el tráfico), la falsificación es una actividad
siempre ilícita y sancionada por la normativa (civil y penal); manifestación
de ello son los frecuentes supuestos de falsificaciones de marcas, en los
que la ilicitud se produce como consecuencia del uso de una marca para
1 Vid. Domínguez Pérez, E. M., Competencia desleal a través de actos de imitación

sistemática, Pamplona, ed. Aranzadi, 2003, pp. 76-80.
2 Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competen-
cia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS... 311
distinguir productos sin que tal uso haya sido autorizado por el titular de
la misma, además de crear frecuentemente en el consumidor la errónea
creencia de que el producto distinguido con la marca es el originario. De
esta forma, el consumidor adquiere el producto falsificado en la errónea
creencia de que es el original, debido a la similitud en los productos y
la marca que los distingue.
Como es sabido, el uso por un tercero de una marca sin autorización
de su titular, lejos de provocar efectos beneficiosos en el mercado —como
sucede, en principio, con la actividad de imitación—, genera un daño
directo al correcto funcionamiento del mercado, así como al titular de
la marca y consumidores.
Realizada la distinción entre ambas prácticas, imitación y falsifica-
ción, tampoco debe olvidarse que, pese a que la actividad de imitación
es, como hemos indicado, saludable para el mercado en su conjunto, es
también una práctica idónea para provocar disfunciones en el correcto
funcionamiento del mercado. Ello sucederá cuando, por las circunstancias
en que se realice la imitación, sea idónea para generar efectos negativos
sobre el mercado en su conjunto («protección de la competencia» ex art.
1 LCD) —bien jurídico tutelado por el Derecho de la Competencia—,
operadores y/o consumidores.
Pues bien, son precisamente, de una parte, el enfoque marcadamente
casuístico que presenta la actividad de imitación —puesto que resulta
siempre imprescindible analizar detenidamente las concretas circunstan-
cias en que se realiza la imitación para valorar qué juicio merece desde
parámetros de lealtad—, y, de otra parte, la afectación frecuente de
diversos intereses en juego (del mercado en su conjunto, del operador,
y/o del consumidor), las circunstancias que dificultan enormemente la
clasificación de los diversos actos de competencia desleal.
II. Aprovechamiento indebido de la reputación ajena mediante

distribución de productos de imitación
1. La imitación de un signo distintivo (marca): infracción del derecho de
exclusiva y acto de competencia desleal
Como es sabido, el registro de la marca confiere a su titular el derecho
exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (art. 34. 1. LM) (aspecto po-
sitivo), por lo que está facultado para impedir su uso a los terceros que, sin
su consentimiento, la utilicen en el tráfico (art. 34. 2. y 3. LM), mediante
el haz de acciones de que dispone (arts. 40 y 41 LM) (aspecto negativo o
ius prohibendi). Constatadas algunas de las circunstancias que enumera
el art. 34. 2. y 3. LM, no es necesario realizar ninguna otra constatación,

en el sentido de que la infracción se produce automáticamente.
Pero, además, es también conocido que el uso de un signo distintivo
(marca) por un tercero no autorizado es por sí mismo un acto de com-
petencia desleal, puesto que no parece razonable que un operador en el
tráfico, pese al amplio elenco de signos disponibles existentes, recurra
al uso de un signo distintivo muy similar (imitación) al ya registrado
por otro operador. Este comportamiento no encuentra otra justificación
que la mala fe del imitador, puesto que no existe razón alguna que justifique
la utilización en el tráfico de signos distintivos similares o idénticos; es
por ello que la imitación de signos distintivos (imitación formal) lleva
aparejada una carga de deslealtad a priori, en la consideración de que
se trata de un comportamiento contrario a las exigencias de la «buena
fe» (art. 4. 1 LCD), que tendrá lugar cuando un empresario o profesio-
nal tenga un comportamiento en el mercado contrario a la diligencia
profesional, «entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados
especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas
honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera
significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del
miembro del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica
comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores» (art. 4. 1. 2.º
párrafo)3.
Es por este motivo, por la carga de deslealtad que conlleva a priori
la imitación de un signo, por lo que el art. 6 (actos de confusión) —que
se refiere a la imitación de signos distintivos o imitación formal— no
contempla la denominada regla de la inevitabilidad de la confusión (al
estilo de la regla de la inevitabilidad ex art. 11. 2, in fine, LCD)4.
Sin embargo, pese a que, como decimos, la imitación de un signo
distintivo (marca) ya registrado supone por sí mismo en puridad un acto
de competencia desleal, es necesaria, acorde con el carácter casuístico del
sector del Derecho de la competencia desleal, la prueba de la deslealtad
3 La cláusula general ex art. 4 LCD ya no contiene el criterio de la buena fe objetiva,

como sí mencionaba el art. 5 de la Ley de competencia desleal antes de la reciente reforma.
La supresión a tal criterio resulta correcta, puesto que el carácter objetivo de la buena fe había
ocasionado algunas dificultades, especialmente si tenemos en consideración que la buena fe
como categoría jurídica tiene un carácter subjetivo. Y es que, como es sabido, el motivo que
llevó al legislador de 1991 a introducir tal matización a la buena fe se debió a la fuerte influen-
cia que la Ley de competencia desleal suiza (Loi féderale contre la concurrente déloyale, 19 de
diciembre de 1986, art. 2) ejerció en el legislador español, poniéndose además de manifiesto
de esta forma el afán innovador del legislador en sede de Ley de competencia desleal, en evidente
ruptura con el ya derogado art. 87 de la Ley de marcas de 1988.
4 Vid. Domínguez Pérez, E. M., Competencia desleal…, op. cit., pp. 50 y ss.
de la imitación. Y llegados a este punto es donde se pone de relieve el

marcado carácter casuístico del Derecho de la competencia desleal, puesto
que, como ponen de relieve los elaborados planteamientos jurispruden-
ciales, es muy frecuente que la prueba de la deslealtad venga de la mano
de la realización de un muy amplio elenco de comprobaciones y cons-
tataciones (así, a modo de ejemplo, pruebas demoscópicas, estudios de
mercado, pruebas periciales diversas —caligráficas, fonéticas, etc.—).
Se pone de relieve, en definitiva, que, aunque en principio toda imitación
de una marca constituiría per se un acto de competencia desleal al infringir
la «buena fe» (art. 4 LCD) que debe presidir el tráfico económico, no toda
imitación de marca puede calificarse como acto de competencia desleal
ex LCD, sino que la deslealtad de la imitación exige la concurrencia de
alguna/s de las circunstancias mencionadas en los arts. 6 o 12 LCD.
En el fondo de las anteriores consideraciones subyacen, en definitiva,
las consideraciones que A. Bercovitz-Rodríguez-Cano5 realizó hace
ya algún tiempo sobre la coordinación de ambos sectores (derechos de
exclusiva, y competencia desleal), consideraciones que resumidas bajo
la expresiva terminología de «círculos concéntricos» han logrado hacer
fortuna y emplearse de forma general por la doctrina y los tribunales;
en efecto, la tutela del signo distintivo se realiza a modo de círculo con-
céntrico, de forma que el interior estaría formado por la tutela, fuerte e
intensa, que conceden los derechos de exclusiva, mientras que el círculo
exterior, por la tutela, más débil y casuística, que otorga el Derecho de
la competencia desleal. Es por ello que la doble ilicitud que provoca la
imitación de una marca (infracción de un derecho de exclusiva y des-
lealtad de la imitación) implica la aplicación tanto de la LM como de la
LCD —siempre que concurran las circunstancias necesarias para ello—,
aplicación dual no exenta de dificultades de coordinación.
2. El «aprovechamiento indebido de la reputación ajena» en «las

sentencias de los perfumes» desde la perspectiva del Derecho de marcas
En el presente epígrafe abordamos ya el núcleo central o básico de este
trabajo, que es el análisis del aprovechamiento indebido de la reputación
ajena que puede suponer el uso de una marca ajena sin autorización del
titular de ésta; abordamos tal estudio, en primer lugar, desde la perspectiva
que nos proporciona la LM (II.2.), mientras que en un epígrafe posterior
se abordará la misma cuestión desde la perspectiva del Derecho contra
la competencia desleal (II.3.).
5 «La competencia desleal», Derecho de los Negocios (1991), pp. 1 y ss.

El análisis se realiza tomando como punto de partida algunos pro-

nunciamientos jurisprudenciales que se refieren al uso no autorizado de
una marca ajena, en particular, asuntos que se refieren al uso de marcas
registradas renombradas para distinguir perfumes («sentencias de los
perfumes»), sin perjuicio del análisis de algunas otras sentencias también
de interés en el tema que tratamos.
Es una idea pacífica que la marca, como signo distintivo, tiene como
función primordial la función distintiva, esto es, se trata de un signo
idóneo para distinguir productos/servicios idénticos o similares en el
tráfico económico; la función esencial de la marca es, pues, como se de-
riva del art. 4. 1. LM, una función identificadora del origen empresarial,
en la medida en que identifica un determinado producto/servicio con
un concreto origen empresarial (entre otras, sentencia TS, sala 1.ª, 20 de
junio de 1994, asunto «José Murúa Villaverde», 6024).
Es también sabido que, junto a tal función, la marca puede desempeñar
otras funciones, como la función publicitaria —art. 34. d) LM—, que se
refiere a la posibilidad de emplear la marca en publicidad, lo que consti-
tuye un medio importantísimo para dar a conocer la marca a la clientela,
estimulando así la adquisición de los productos/servicios identificados
por ella6. En el caso de las marcas renombradas, que es la temática que
nos ocupa en estas líneas, la función publicitaria cobra especial dimen-
sión, en cuanto que, debido al prestigio que atesoran las mismas, son
objeto de uso frecuente en campañas publicitarias, adquiriendo a través
de este medio un auténtico selling power, que les dota de una especial
fuerza o poder atractivo7.
Se ha indicado que la marca cumple también una función de tute-
la de los consumidores, en la medida en que los consumidores están
especialmente interesados en que no existan productos/servicios con
marcas confundibles entre sí; idea ésta que debe ser matizada, puesto
que, aunque ello es cierto en sede de prohibiciones absolutas de registro
(art. 5 LM), no lo es en sede de prohibiciones relativas (art. 6-9 LM),
al haber suprimido la LM de 2001 el examen de oficio que establecía la
LM de 1988, examen mediante el cual se podía impedir la coexistencia
de marcas confundibles, que perjudican a los consumidores, incluso sin
que el titular de la marca anterior presentara oposición8.
6 Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Comentarios a la Ley de Marcas, t. I, ed. Thomson

Aranzadi, 2.ª ed., 2008, pp. 124 y 125.
7 Monteagudo Monedero, M., La protección de la marca renombrada, ed. Civitas,
1995, pp. 86 y 87, entre otras.
8 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, A., Comentarios…, op. cit., p. 126.
Se ha considerado que la marca cumple una función de garantía, en

el sentido de que el titular sería responsable por los daños ocasionados
a los consumidores por los productos distinguidos por la marca, que
encuentra acomodo legal en la responsabilidad del productor por los
productos defectuosos (Texto refundido de la Ley General para la De-
fensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias,
RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, arts. 128 y ss.).
Finalmente, se ha indicado que la marca cumple también una función
de calidad, esto es, que la marca garantiza que todos los productos por
ella identificados tienen una determinada calidad. En realidad, como ha
indicado la jurisprudencia, más que considerar la función de garantía en
los términos expuestos, habría que considerar que los productos/servi-
cios que se ofrecen en el mercado bajo una misma marca tienen iguales
características, esto es, una calidad homogénea (sentencia del TS, Sala 1.ª,
de 20 de junio de 1994, op. cit., «la marca es un medio de protección a
los clientes a través de la constante calidad»), aunque es cierto que en el
caso de las marcas renombradas el aspecto de la calidad que atesoran este
tipo de marcas se ve especialmente destacado. Esta función, la función
de garantizar la homogeneización de los productos/servicios, debería
implicar la exigencia de que el titular de la marca adopte las medidas ne-
cesarias para garantizar tal homogeneidad especialmente en supuestos de
transmisión o licencias de marcas, pero no existen sin embargo en la LM
medidas en tal sentido, sino que expresamente ha indicado el legislador
que la marca puede transmitirse «con independencia de la transmisión
de la totalidad o de una parte de la empresa» (art. 46. 2. LM).
Pues bien, el uso no autorizado de la marca por un tercero en el trá-
fico económico supone la quiebra de las funciones de la marca descritas,
entrando entonces en juego la vertiente negativa o ius prohibendi de
que dispone el titular del derecho de marcas, para garantizar al titular
de la marca el señorío que el ordenamiento jurídico le reconoce sobre
tal bien inmaterial.
Ahora bien, para que el titular de la marca pueda ejercitar el haz de
acciones que le reconoce la LM (arts. 40 y ss.), es imprescindible que se
cumplan simultáneamente los requisitos que establece el art. 34. 2. LM
—a saber, que el tercero utilice la marca sin su consentimiento, y tal uso
se realice en el tráfico económico—, así como que el signo se use a título
de marca, aspectos que son comentados seguidamente.
2.1. Uso de la marca en el tráfico económico

Al describir los derechos que confiere a su titular el derecho de marca,
indica el art. 34. 2. LM que «el registro de la marca confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico». Es evidente que en

un sistema competitivo de economía de mercado es imprescindible que
existan signos distintivos que identifiquen y distingan a las empresas y sus
productos, por lo que puede afirmarse que la marca sólo es jurídicamente
relevante en relación con el mercado9. Por este motivo, porque la marca
sólo despliega efectos jurídicamente relevantes cuando su uso se produce
en el mercado10, es por lo que el uso de la misma en otro ámbito ajeno al
mercado no sería de interés para el Derecho (en el ámbito comunitario,
vid. sentencias TJCE de 12 de noviembre de 2002, 330, asunto «Arsenal»;
de 25 de enero de 2007, 24, asunto «Adam Opel»).
La LCD de 1991 se pronunciaba también sobre esta cuestión, al exigir
esta norma, para ser de aplicación, que el acto se realizase «en el mercado»,
lo que ya la propia EM (III) de la Ley explicaba que debía entenderse
como que el acto tuviera «trascendencia externa», esto es, que el acto no se
realizara ni produjera sus efectos exclusivamente en el ámbito interno de
quien lo realiza, sino que éstos se proyectasen también hacia el exterior. No
obstante, este planteamiento ha sido recientemente matizado en la nueva
redacción dada al art. 2. 3. LCD («La Ley será de aplicación a cualesquiera
actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de
una operación comercial o contrato, independientemente de que éste
llegue a celebrarse o no»), en la medida en que actos que en principio no
se realizan estrictamente hablando en el mercado, y por ello no producen
sus efectos en él, sí podrían ser calificados como actos desleales al amparo
del art. 2. 3. LCD. Seguramente que el ejemplo más evidente de ello sea
el supuesto del almacenamiento de productos realizado de forma previa
(«antes») a la introducción efectiva de los productos en el mercado.
El nuevo planteamiento asumido por la LCD11 —esto es, actos que
se realizan al margen del mercado (así, almacenamiento de productos),
9 Vid. Galán Corona, E., «Comentario al artículo 34 LM», en Bercovitz Rodrí-

guez-Cano, A., Comentarios a la Ley de Marcas, 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, 2008, p. 534.
10 En todo caso, es necesario matizar la idea de «mercado», cuando, por ejemplo, el ám-
bito del mercado es virtual. Así, en la reciente sentencia del TJCE de 23 de marzo de 2010,
asuntos «Google», C-236/08-238/08, el «mercado» que debe tomarse en consideración para
determinar quién ha usado la marca en la red no es el «mercado» en el que actúa el prestador
de servicios (Google), sino aquel en el que actúa el anunciante (que ofrece productos marca
«Louis Vuitton» de imitación y copia). Por ello, aunque el prestador de servicios «Google»
actuaba «en el tráfico económico», no usaba el signo a título de marca (fto. 55).
11 En todo caso, existían ya algunos pronunciamientos que, antes de la reciente reforma
de la LCD, interpretaban de forma amplia la «trascendencia externa» a que se refería la EM de

la LCD, en el sentido de considerar que un acto realizado en el ámbito interno, si está enca-
minado a posibilitar otro de trascendencia externa (acto preparatorio), debe reputarse también
«acto realizado en el mercado» (sentencia de la AP de Valencia de 14 de enero de 1998, asunto
«Querol, S.A.»).
pero que en un momento posterior se realizarán en él (introducción de

productos en el mercado—, está en la línea seguida por la LM, puesto
que en sede de Derecho de marcas se admite que actos que en principio
se desarrollan en el ámbito interno pueden ser idóneos para suponer
una infracción de un derecho de marca. Una manifestación de ello la
encontramos en el propio articulado de la LM: el titular del derecho de
marca podrá prohibir «almacenarlos con esos fines» (art. 34. 3. b), es
decir, almacenarlos con el fin de ofrecer o comercializar los productos.
Tal actuación, el simple almacenamiento, aunque en principio se trate
de una conducta que no sea estrictamente realizada en el mercado (en
el sentido expuesto), es idónea para producir un efecto en él, con «tras-
cendencia externa».
El mismo planteamiento se produce cuando el signo usado sin auto-
rización del titular se coloca sobre productos todavía no introducidos
en el mercado, sino simplemente almacenados; en este supuesto, es
cierto que el simple almacenamiento no tiene efectos en el mercado,
pero es evidente que se realiza con la finalidad posterior de introducir
el producto en el mercado. En definitiva, como señaló acertadamente
Galán Corona, se pone de relieve que determinadas conductas realizadas
inicialmente en el ámbito interno de un empresario devienen ilícitas en
virtud de la finalidad que persiguen, cual es poner en el mercado los
productos marcados12.
Un asunto interesante relacionado con la realización del acto «en el
mercado»es el asunto «Loewe, S.A.»13, en el que el demandado («Per-
fumes y Cosméticos Yodeyma, S.L.») había utilizado la marca «Loewe»
sin autorización del titular, para distinguir perfumes fabricados por él,
pero comercializados en el mercado por un tercero, lo que constituía,
en su opinión, un evidente aprovechamiento de la reputación ajena. En
particular, el demandado consideraba que las octavillas realizadas por él
—octavillas que contenían unas tablas comparativas de los precios de los
perfumes comercializados bajo la marca «Loewe» y de los confecciona-
dos por él— no constituían publicidad realizada «en el mercado», sino
que en realidad eran medidas de uso interno en la empresa. Tampoco
los folletos confeccionados por él eran, en su opinión, actos realizados
«en el mercado», en la medida en que en ellos sólo se explicaba el sis-
tema de ventas que seguirían (al que denominaba «franquicia de venta
directa»), folletos y octavillas que eran distribuidos no al consumidor,
sino a «colaboradores y vendedores».
12 Vid. Galán Corona, E., «Comentario…», op. cit., p. 534.

13 Sentencia de la AP de Toledo de 28 de febrero de 2001, 124/2001, AC.
En primera Instancia, el Tribunal desestimó la demanda al considerar

que la publicidad realizada por la demandada no había sido realizada «en
el mercado», sino exclusivamente en el ámbito interno de la empresa, lo
que, a juicio del Tribunal, impedía considerar que se hubiera producido
un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
Recurrida la sentencia de instancia, la AP de Toledo la revocó, al estimar
que las octavillas y los folletos constituían auténticos actos publicita-
rios que se realizaban «en el mercado», puesto que los perfumes fabricados
por el demandado se ofrecían directamente a clientes que los adquirían
para su consumo o para revenderlos por su cuenta y riesgo, «sin que
pueda darse por probado que las octavillas tenían exclusivamente efectos
internos en la empresa, puesto que tampoco puede darse por probado
que existan vendedores en plantilla en dicha empresa». Efectivamente,
se trata de una resolución basada en unos planteamientos correctos,
puesto que el Tribunal interpretó de forma amplia el art. 2 LCD (antes
de la reciente reforma), interpretación que está en perfecta sintonía con
la nueva redacción del mismo a la luz de la reforma.
En la sentencia de la AP de Murcia de 14 de mayo de 2007 (asunto
«Gráficas F. Gómez, S.L.»)14, el Tribunal consideró que la actuación de
los demandados —trabajadores de una empresa de impresión digital
que habían cesado en su trabajo y habían constituido una nueva socie-
dad cuyo objeto era también la impresión digital, y que habían enviado
una carta comunicando «el comienzo de una nueva etapa, la reapertura
de una empresa que usted conoce desde hace ya más de 50 años»—
constituía un acto realizado «en el mercado», pues era evidente que el
texto de la carta estaba encaminado a la venta de productos o servicios
propios, carta que además suponía, por los términos de su redacción,
un aprovechamiento indebido de la reputación ajena que atesoraba la
denominación social anterior.
Incluso existe algún pronunciamiento en el que el Tribunal ha inter-
pretado de forma muy amplia y matizada el requisito de la realización
del acto «en el mercado», como sucede en la sentencia de AP de Valencia
de 24 de junio de 2004, en la que el Tribunal estimaba que el hecho de
que el demandante —titular de la marca «Dermik Dermatológico»15
para distinguir productos cosméticos en general— no hubiera usado la
marca por sí mismo en el sector del mercado para el que estaba registrada
14 JUR 2007/322321.
15 JUR 2005/13381.
(productos cosméticos en general), sino en un sector distinto y por medio

de un tercero, constituía un uso de marca realizado «en el mercado»16.
Finalmente, la realización del acto «en el mercado» debe entenderse
comprensiva tanto del «mercado tradicional» (establecimientos mercantiles
abiertos al público), como del espacio comercial virtual que se ha abierto
camino en la red (Internet). Así se pone de manifiesto en la sentencia del
Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de 12 de abril de 2007, asunto «Loewe,
Perfumes Loewe, S.A., Parfums Christian Dior, S.A. y Lvmh Iberia»17,
en la que el demandado («Grupo Nokitel, S.L.») había empleado marcas
ajenas sin autorización de sus titulares para distinguir sus perfumes, que
eran comercializados tanto en establecimientos abiertos al público como
a través de su página web.
2.2. Utilización de marca sin autorización del titular

El segundo requisito que exige el art. 38. 2 LM para que el titular de
la marca pueda ejercitar las acciones por infracción de marca es que el
tercero use la marca sin su autorización.
En «los asuntos de los perfumes» a los que prestamos especial atención
en estas líneas, el titular de la marca no había autorizado el uso de la mis-
ma al tercero de forma expresa (ni tampoco tácitamente) (así, sentencia
de la AP de Málaga de 3 de junio de 1997, op. cit., fto. quinto; sentencia de
la AP de Toledo de 28 de febrero de 2001, op. cit., fto. segundo).
No obstante, en la sentencia de la AP de Valencia de 24 de junio de
2004, op. cit., asunto «Dermik Dermatológico», el demandado intentó
hacer valer la idea de que, debido a que el titular de la marca no la había
utilizado directamente para los productos registrados, sino solamente
a través de un distribuidor —que había usado la marca en cuestión para
distinguir los productos identificados con la misma, productos que ha-
bían sido objeto de regalo de empresa en Campañas de Navidad—, se
había producido la caducidad de la marca por falta de uso ex art. 55 LM.
El Tribunal, sin embargo, estimó que tal uso constituía un uso serio y
efectivo en los términos del art. 39 LM, al haberse usado la marca no de
forma esporádica, sino de forma seria y real (el uso había sido continuado
durante un año) (fundamento 1.º).
16 La cuestión que subyacía en este asunto era valorar si el uso de la marca que había rea-
lizado el titular del mismo —incorporando los productos distinguidos con la marca en cestas
de Navidad durante la campaña de Navidad— constituía un uso suficiente de la marca, evi-
tándose así la caducidad de la misma, uso que además no había realizado el titular de la marca,
sino mediante un tercero (distribuidor autorizado).
17 AC/2008/98.
Pues bien, el demandado —apoyándose en el dato de la falta de uso de

la marca en relación a todos los productos para los que fue registrada,
de una parte; el uso de la marca tan sólo en la Campaña de Navidad, de
otra parte; y, finalmente, el uso tan sólo de una parte de la marca re-
gistrada («Dermik» frente a «Dermik Dermatológico»)—, parece que
pretendía hacer valer una especie de consentimiento o autorización tácita
del titular de la marca, lo que le permitiría usar la misma sin que tal uso
constituyera una infracción del derecho de marca.
En realidad, en el asunto que comentamos, el uso de la marca «Dermik
Dermatológico» por el tercero no sería estrictamente un supuesto de uso
por tercero tácitamente autorizado, supuesto éste que sí podría estar en
principio permitido18. Más bien, el uso que el demandado realizó de la
marca podría ser calificable más precisamente como «actuación mera-
mente tolerada» por el titular de la marca, supuesto éste que se aproxima
realmente al consentimiento presunto, que no debe admitirse en sede
de LM, puesto que ello supondría un incumplimiento de la exigencia de
consentimiento positivo que impone el Derecho comunitario19.
Finalmente, resulta claro que, en las sentencias que comentamos, el
uso de la marca por un tercero no autorizado no podría incluirse como
un supuesto que constituyera una limitación al derecho del titular de la
marca ex art. 37 LM, quien, por ello, debería permitir tal uso al tercero.
Efectivamente, el uso de las marcas comentadas para distinguir perfumes
(«Chanel», «Loewe», «Egoiste», entre otros), no encaja en el marco del
art. 37 LM, puesto que incumple la previa exigencia establecida por el
legislador para que entren en juego algunos de los supuestos mencio-
nados en el art. 37 [a), b), c)], a saber, que tal uso se haga «conforme a
las prácticas leales en materia industrial o comercial».
Al margen de las consideraciones críticas que la redacción de tal
exigencia previa pueda merecer, ya manifestadas por Galán Corona20
—básicamente la falta de coordinación entre la terminología ex art. 37 y
ex art. 4 LCD—, es evidente que «las prácticas leales en materia industrial
o comercial» a las que alude el citado precepto deben interpretarse en el
sentido de no permitirse un uso de la marca por un tercero que desacre-
dite o denigre la marca, o presente sus productos como una imitación o
réplica de aquellos que la llevan. En definitiva, y como ha destacado la
18 Vid. García-Cruces, J. A., «Caducidad por falta de uso de la marca», en Comentarios
a la Ley de Marcas, t. II, op. cit., p. 1032.

19 Vid. García-Cruces, J. A., «Caducidad por falta de uso de la marca», en Comenta-
rios…, t. II, op. cit., p. 1032.

20 Vid. Galán Corona, E., «Comentario al artículo 37 LM: Limitaciones al Derecho de
Marca», en Comentarios…, t. II, op. cit., p. 604.

jurisprudencia comunitaria, se trata de valorar especialmente el modo

en el que el tercero usa la marca ajena, la forma en que se establece la
diferencia entre la marca y la marca del tercero, así como el esfuerzo
que realiza el tercero para que el consumidor distinga sus productos de
los que llevan la marca ajena21.
En los asuntos que comentamos no concurría ninguna de las circuns-
tancias descritas, que evitarían la ilicitud de la actuación del tercero: en
el asunto «Chanel», el demandado, pese a indicar en las etiquetas que
los perfumes por él comercializados eran imitaciones de los perfumes
marca «Chanel» y «Egoiste» (ambas pertenecientes a «Chanel España,
S.A.»), no hubiera obtenido muy probablemente el mismo grado de
aceptación por la clientela que si se hubiera limitado a comercializarlos
bajo su propia marca, la marca «Roberto Martín» (fundamento quin-
to). Las mismas consideraciones son aplicables en el asunto «Loewe»,
puesto que pese a que se indicó en las octavillas confeccionadas por el
demandado el precio del perfume marca «Loewe» y el del demandado, es
evidente que la referencia a la marca «Loewe» suscita en el consumidor
un fuerte poder de atracción, que por sí solo no despliega la marca del
demandado (fundamento tercero).
2.3. La controvertida cuestión de la utilización del signo

a título de marca
El análisis de un posible uso de una marca en el tráfico económico
sin autorización del titular no sería completo sin el estudio del uso del
signo a título de marca. Se trata de determinar si el uso en el tráfico eco-
nómico por un tercero de una marca ajena, sin autorización del titular
de ésta, es en todo caso un supuesto que constituye una infracción de
marca y que legitima al titular de la misma a ejercitar el haz de acciones
que conforman el ius prohibendi de su derecho de marca.
Es sabido que tradicionalmente el legislador exigía que el uso realizado
por el tercero fuera a título de marca, esto es, con un carácter distinti-
vo («para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes», ex
art. 31 LM 1988, y, sensu contrario, art. 33 LM 1988). La vigente LM
ha eliminado referencia alguna al tema, por lo que, al no pronunciarse
expresamente sobre ello, surge la cuestión de qué interpretación debe
darse a los arts. 34 y 37 la misma, que aluden solamente a «la utilización
del signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios»22.
21 Galán Corona, E., «Limitaciones al Derecho de Marca», en Comentarios…, t. II, op.
cit., p. 605.
22 Seguimos las indicaciones sobre el tema expuestas por Galán Corona, E., «Derechos
conferidos por la marca», en Comentarios…, t. I, op. cit., p. 541.

Resulta entonces necesario volver la vista a la regulación que esta

cuestión ha recibido en el ámbito del Derecho comunitario; la Directiva
comunitaria de marcas no ha prescindido del uso del signo a título de
marca, esto es, con la finalidad de distinguir productos/servicios (enten-
dido en sentido amplio: no se trata tan sólo de indicar el exacto origen
empresarial del producto distinguido con la marca, sino también de
distinguir unos productos/servicios de otros), como presupuesto nece-
sario para que el titular de la misma pueda ejercitar el ius prohibendi23.
Ahora bien, ya la propia Directiva prevé el uso —por un tercero (no
autorizado)— de la marca con fines no distintivos24, al permitir que los
Estados miembros dicten normas para proteger al titular de la marca
frente al uso de ésta sin fines distintivos, pero con finalidad de lograr un
aprovechamiento indebido del renombre de la marca o bien un perjuicio
del carácter distintivo de ésta (art. 5. 5.). A la vista de todo lo indicado,
puede concluirse que el legislador comunitario no ha prescindido del uso
del signo a título de marca, esto es, como signo con función indicativa del
origen empresarial, si bien ha dado un paso más al interpretar la función
distintiva en sentido amplio.
De todo ello, puede entonces concluirse que el uso del signo con
fines distintos a la función distintiva (en el sentido expuesto), queda al
margen del ius prohibendi del titular de la marca en sede de Derecho de
Marcas25. Ello no impide, sin embargo, que el titular de la misma pueda
recurrir a otros sectores jurídicos (Derecho contra la competencia des-
leal, responsabilidad civil o normativa de tutela del consumidor) para
obtener tutela frente a usos del signo con fines no distintivos, cuando
tales usos supongan un aprovechamiento indebido del renombre de la
marca o un menoscabo del carácter distintivo de la misma.
A la luz de lo expuesto, en las sentencias que centran este trabajo, es
evidente que el uso de las marcas por terceros no autorizados no lo eran
a título de marca en el sentido expuesto, sino que se trataba de usos de las
marcas con un evidente objetivo o finalidad: aprovecharse del prestigio
adquirido por éstas en el mercado, al tratarse de marcas renombradas
«muy consolidadas en el mercado» y con «un amplio crédito y reputación»
(sentencia de la AP de Málaga de 3 de junio de 1997, asunto «Chanel»,
23 Este planteamiento se corrobora en la reciente sentencia del TJCE de 23 de marzo de
2010, asuntos «Google», asunto C-236/08, op. cit., ftos. 103 y 104.
24 Por ejemplo, un fin decorativo (sentencia del TJCE de 23 de octubre de 2003, asunto
«Adidas», 2003, 361).

25 En esta linea vid. recientemente Palau Ramírez, F., «Explotación de la reputación
ajena», en Comentario práctico a la Ley de Competencia desleal, Madrid, ed. Tecnos, 1999,
p. 203.
op. cit., fundamento quinto), que desplegaban en los consumidores «un

fuerte poder de atracción» (sentencia de la AP de Toledo de 28 de febrero
de 2001, asunto «Loewe», op. cit., fundamento tercero).
2.4. El uso de la marca notoria/renombrada ajena en «las sentencias

de los perfumes»: el supuesto del aprovechamiento indebido
o menoscabo del carácter distintivo y/o el aprovechamiento
indebido de la notoriedad o menoscabo del renombre de la marca
ex art. 34. 2. c) LM
Con anterioridad a la promulgación de la LM de 2001, la marca re-
nombrada —hasta entonces no definida en la LM de 1988, aunque sí por
la doctrina—, recibía tutela frente al uso de un tercero no autorizado a
través de la LCD, en particular mediante la tutela ex art. 12 de la citada
norma; así, el uso de una marca renombrada por un tercero no autorizado
se consideraba que suponía un aprovechamiento indebido «de las ventajas
de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el
mercado». En particular, se estimaba desleal el empleo de signos distintivos
ajenos acompañados de expresiones tales como «modelo, sistema, tipo,
clase, o similares» (art. 12 in fine LCD), práctica que venía calificándose
como conducta parasitaria o adhesiva26 (sentencia de la AP de Toledo de
28 de febrero de 2001, asunto «Loewe, S.A.», AC, 2001/418).
Al amparo de este precepto se calificaba como desleal el uso de una
marca ajena que, lejos de pretender lograr una confusión en el mercado
(sobre los productos en sí mismos o sobre el origen), pretendía equipararse
y apropiarse de la fama y buen nombre vinculado al signo distintivo. Tal
comportamiento no encajaba en los actos de confusión ex art. 6 LCD o
engaño ex art. 7 LCD, puesto que no se lograba con tal comportamien-
to generar confusión o engaño, sino que se trataba más precisamente
de usar la marca ajena para lograr «una adhesión a la fama o buen
nombre de un signo distintivo ajeno» (sentencia de la AP de Málaga
de 3 de junio de 1997, asunto «Chanel, S.A.», AC 1997/2493).
Evidentemente, como quien pretende adherirse o equipararse a una
marca lo hace para utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, de una
parte, y son las marcas renombradas las que gozan de renombre en
el mercado, de otra parte, el art. 12 in fine LCD fue el precepto en el
que encontraron acomodo muchas de tales conductas, lo que no es de
extrañar ante la insuficiencia que la LM de 1988 presentaba para hacer
frente a este tipo de prácticas ilícitas.
26 Vid. Lema Devesa, C., «La publicidad desleal: modalidades y problemas», RGD,
n.º 562-563 (1991), pp. 6147 y 6148.

Ahora bien, el legislador de la LM de 2001, haciendo uso de la autori-

zación contenida en el apartado 2 del art. 5 de la Directiva de Marcas, y
atendiendo a las críticas que la doctrina venía destacando sobre la situación,
colmó el vacío legal que hasta entonces presentaban las marcas notorias
y renombradas, e introdujo un precepto que expresamente contenía el
régimen jurídico de éstas [art. 34. 2. c)]. De esta forma, la marca notoria
y renombrada, ahora definidas expresamente por el legislador en el art. 8
LM —si bien se trataba de dos figuras que ya tenían desde tiempo atrás
carta de naturaleza—, gozan de un régimen jurídico propio, en el que
se destaca el ius prohibendi, que entrará en juego cuando un tercero,
sin autorización del titular de la marca, use una marca que suponga
un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca (1), un
aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre (2), un me-
noscabo del carácter distintivo (3) y/o un menoscabo de la notoriedad
o renombre (4).
(1) La conducta del tercero que usa la marca ajena notoria/renombrada

sin autorización del titular es idónea para provocar riesgo de confusión
(asociación) en el público, en la medida en que éste considere una única
procedencia empresarial de los productos, circunstancia que necesaria-
mente implica un análisis casuístico para determinar el nivel o grado de
parasitismo de la marca notoria/renombrada27.
En los supuestos de uso de marca renombrada por un tercero empleando
la mención «tipo», «clase» o «modelo» o «similar» que hemos agrupado
en las denominadas «sentencias de los perfumes», la conducta del tercero
no es en principio idónea para provocar riesgo de confusión (asociación) en
el consumidor. Las razones para llegar a tal conclusión son tres:
En primer lugar, el dato de que el tercero introduzca en la etiqueta
identificadora del producto su propia marca. Así sucedió en el asunto
«Chanel, S.A.» (sentencia de la AP de Málaga de 3 de junio de 1997, op.
cit.), en el que el tercero identificaba el perfume con la marca «Roberto
Martín», si bien añadiendo «imitación de marca ‘‘Chanel’’ y ‘‘Egoiste’’».
En el asunto «Loewe», el demandado había también introducido en la
etiqueta identificadora del perfume la marca «Yodeyma», además de
que tal marca figuraba en la lista comparativa de precios del perfume
«Yodeyma» (en relación al perfume «Chanel») que había distribuido
en unas octavillas.
En segundo lugar, es evidente que el canal de distribución de los
productos desempeña un papel importante a efectos de determinar si la
27 Vid. Galán Corona, E., «Derechos conferidos por la marca», en Comentarios…, t. I,
op. cit., p. 547.

conducta del tercero es o no idónea para provocar confusión (riesgo de

asociación) en el público. En efecto, la venta del perfume de imitación
del distinguido con la marca «Chanel» en mercadillos y puestos de venta
ambulante no es propicia para provocar confusión (riesgo de asociación)
en el público, puesto que es evidente que el público en general conside-
ra que, al tratarse de una marca renombrada, los perfumes de la marca
«Chanel» son vendidos en establecimientos autorizados.
Las mismas consideraciones subyacen en otros recientes pronun-
ciamientos, en los que el dato de que el producto de imitación fuese
vendido en mercadillos —«venta ambulante»— (sentencia de la AP de
Asturias de 12 de diciembre de 2008, asunto «Hello Kitty»)28 y bazares
—«comercios de baja categoría»— (sentencia del TS de 22 de noviembre
de 2008, asunto «bolígrafos BIC»)29, fue una circunstancia determinante
para considerar que no se trataba de imitaciones idóneas para provocar
confusión en el público.
En todo caso, es necesario tener en consideración que si el producto
de imitación fuese distribuido en un establecimiento similar a aquel en el
que se comercializa el originario, al no existir diferencias en los canales de
distribución (en el sentido expuesto más arriba) —«bazares» y «tiendas
de electrodomésticos», respectivamente)—, ello podría considerarse un
dato propicio para considerar que la imitación sería idónea para generar
confusión en el público (sentencia del TS de 7 de julio de 2009, asunto
«Exprimidores Comelec»)30; o si la imitación no se limitaba tan sólo al
producto, sino además al embalaje y otros datos o elementos identifica-
dores del producto, parece probable que la imitación fuera idónea para
generar un aprovechamiento indebido de la reputación ajena y confusión
(sentencia de la AP de Barcelona de 26 de marzo de 2007, asunto «Magia
Borrás», AC 2009/383).
Íntimamente relacionado con el canal de distribución de productos de
imitación que incorporan marcas renombradas debe añadirse el dato
de que el público suele considerar que los productos adquiridos en mer-
cadillos y otras formas de venta ambulante son de una calidad inferior a
los originarios, lo que impide al público creer que se trata de productos
con el mismo origen empresarial, sino que más bien se trata de simples
imitaciones31.
En tercer lugar, el diferente precio del producto de imitación respecto
del originario es otra circunstancia que generalmente no es idónea para
28 ARP 2009/243, fto. único.

29 RJ/2009/413, fto. primero.
30 JUR/2009/327870, fto. segundo.
31 Sentencia de la AP de Cantabria de 2 de marzo de 2009, ARP/2009/570, asunto «prendas de
vestir Tommy Hilfiger», «Carolina Herrera», «Levis», «Lacoste», «Puma» y «El niño», fto. primero.
estimar que la infracción de la marca pueda ocasionar confusión en el

público, puesto que el público es consciente de que los productos dis-
tinguidos con marcas renombradas son de precio elevado32.
(2) Más probable resulta que la conducta del tercero que usa la marca
ajena notoria/renombrada sin autorización del titular sea idónea para
provocar un aprovechamiento indebido de la notoriedad o del renombre
de la marca. Y es que, es evidente que quien usa la marca renombrada/
notoria (sin autorización del titular) —marcas que llevan aparejadas una
reputación, un selling power, «fuerte poder de atracción»33 o «buena
fama»34— pretende aprovecharse en beneficio propio de tal renombre,
esto es, parasitar la marca en beneficio propio.
Puede suceder que el uso de la marca notoria/renombrada ajena con-
lleve simultáneamente tanto riesgo de confusión (asociación), como un
aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca, o bien —y
parece que esto será lo más frecuente— tan sólo un aprovechamiento
indebido del carácter distintivo35; en este último caso, el tercero lo que
pretende no es provocar confusión en el público sobre el origen empre-
sarial del producto de imitación (lo que puede conseguir introduciendo
en la etiqueta del producto de imitación su marca, de forma visible e
identificable por el consumidor)36, sino más bien beneficiarse del renombre
y prestigio de la marca. Ello sucede, por ejemplo, cuando el tercero usa
la marca renombrada con fines decorativos, uso que, según indicamos
previamente, no supone un uso del signo a título de marca, por lo que la
represión de tal conducta debe canalizarse a través del Derecho contra
la competencia desleal.
(3) El uso no autorizado de una marca notoria/renombrada puede
ocasionar a ésta un menoscabo del carácter distintivo (riesgo de dilución
o «aguamiento»), en la medida que los consumidores vinculen con la
procedencia originaria cualquier producto que venga identificado con
tal signo, aun tratándose de productos diversos37. De esta forma, el
«aguamiento» da lugar a una dispersión de la identidad de la marca y
32 Asunto «Hello Kitty», fto. único, op. cit.; asunto «Bolígrafos BIC», fto. primero, op. cit.
33 Vid. sentencia de la AP de Toledo de 28 de febrero de 2001, fto. tercero, op. cit.
34 Sentencia de la AP de Alicante de 26 de julio de 2005, asunto «Sandalia Flower», fto.
quinto, JUR/2008/141150.
35 Sentencia del TS de 1 de diciembre de 2005, asunto «Dispensadores de billetes Essel-
te», RJ 2005/7746, fto. cuarto.

36 Sentencia de la AP de Alicante de 26 de julio de 2005, asunto «Sandalia Flower», op.
cit., fto. primero.

37 Sentencia del TS (sala 3.ª) de 23 de junio de 2009, asunto «Metro Goldwyn Mayer»,
JUR/2009/328235, fto. 3.
de su presencia en la mente del público, dejando entonces de cumplir

el efecto deseado38.
(4) Finalmente, resulta evidente que el uso no autorizado de una
marca notoria/renombrada es idóneo para provocar un menoscabo en la
notoriedad o renombre del signo, en la medida que tal conducta puede
generar en el público «representaciones negativas de la marca»39, lo que
sucedería, por ejemplo, cuando el signo identificara productos de menor
calidad que los identificados por la marca originaria40.
En aquellos supuestos en los que el tercero emplea la mención «tipo»,
«modelo», «clase», etc., junto a la mención de la marca originaria, es
evidente que ello es una conducta especialmente idónea para provocar
un menoscabo de la notoriedad o renombre del signo usado sin autori-
zación del titular, puesto que no se trata tan sólo de parasitar la marca
ajena notoria/renombrada en beneficio propio (publicidad adhesiva),
sino que además se causa en muchas ocasiones un daño o menoscabo al
renombre de la marca parasitada, que se concreta en la menor o escasa
calidad de los productos de imitación. De esta forma, se desprecia el ele-
vado coste económico que, como es sabido, exige generalmente adquirir
la reputación o prestigio de una marca.
3. El «aprovechamiento indebido de la reputación ajena» en «las sen-

tencias de los perfumes» desde la perspectiva del Derecho contra la
competencia desleal (art. 12 LCD)
3.1. El aprovechamiento de la reputación ajena en el Derecho contra
la competencia desleal ex art. 12 LCD
A) Deslealtad frente al competidor y consumidor
Seguramente que uno de los supuestos más frecuentemente invocado
ante los Tribunales en asuntos de competencia desleal sea la competencia
desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, supuesto
expresamente tipificado en el art. 12 LCD. Sin desconocer que el apro-
vechamiento indebido de la reputación ajena puede realizarse mediante
38 Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante de 4 de enero de 2010, asunto
«Cointreau», AC/2010/2, fto. n.º 8.

39 Vid. Galán Corona, E., «Derechos conferidos por la marca», en Comentarios…, t. I,
op. cit., p. 547.

40 Sentencia de la AP de Cantabria de 10 de julio de 2009, asunto «prendas de vestir
Tommy Hilfiger», «Carolina Herrera», «Levis», «Lacoste», «Puma» y «El niño», fto. segun-
do, op. cit.; sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante de 4 de enero de 2010,
asunto «Cointreau», op. cit., fto. n.º 8.
diversos actos, el más frecuente es la utilización de signos distintivos

ajenos (marca).
Este supuesto, que constituye además uno de los supuestos clásicos
de competencia desleal —puesto que no olvidemos que el sector del
Derecho de la competencia desleal surgió inicialmente estrechamente
vinculado al Derecho de marcas, «derecho piloto» en el ámbito de la
propiedad industrial—, constituye además uno de los supuestos más
característicos de deslealtad frente al competidor: la deslealtad se fun-
damenta en el recurso a la fama ajena para presentar la propia oferta en
el mercado y atraer así a la clientela.
En efecto, el supuesto tipificado en el art. 12 LCD hunde sus raíces
en la deslealtad que implica que un operador en el tráfico emplee en su
propio beneficio o ajeno el buen nombre, la fama o reputación industrial,
comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Y es que, es
evidente que la fama de la que un operador en el tráfico pueda disfrutar
no es generalmente fruto de la casualidad, sino resultado de una cuidada,
intensa y costosa (económicamente) actividad de promoción en el mer-
cado; en definitiva, quien emplea en su propio beneficio la fama ajena
no está sino empleando para sí los resultados del esfuerzo ajeno.
Aunque, como hemos indicado, «el aprovechamiento de la repu-
tación ajena» es un ilícito que encaja en la tipología de actos desleales
que suponen deslealtad frente al competidor, no puede afirmarse que
las consideraciones propias de la deslealtad frente al consumidor sean
totalmente ajenas a él41. Ello se comprende si tomamos como punto de
partida el dato de que la fama o el renombre de un operador en el mer-
cado, además de ser un importante activo concurrencial, es un criterio
o parámetro valorativo del consumidor: así, la calidad, el esnobismo o
la moda, que llevan aparejados algunos signos distintivos, son criterios
determinantes, en algunas ocasiones, de las decisiones de adquisición del
consumidor. Por ello, en aquellos supuestos en los que el consumidor vea
defraudadas sus expectativas de adquisición, junto la deslealtad hacia el
competidor, también la deslealtad se habrá ocasionado frente al consu-
midor. Es evidente que ello sucederá cuando el aprovechamiento de la
reputación ajena venga de la mano del uso no autorizado de una marca de
gran difusión en el tráfico (marcas notoria y renombrada), puesto que este
tipo de marcas atesoran como valor un elevado componente de calidad
y prestigio, que los productos distinguidos por marca no suelen reunir,
viéndose entonces defraudadas las expectativas del consumidor.
41 Vid. Massaguer Fuentes, J., Comentario a la Ley de competencia desleal, Madrid, ed.
Civitas, 1999, p. 364.

B) Delimitación del ámbito objetivo de aplicación del art. 12 LCD

B.1) Aplicación jurisprudencial restrictiva del art. 12 LCD.
Requisitos de aplicación
El aprovechamiento indebido de la reputación ajena como causa de
deslealtad se encuentra mencionado en diversos preceptos en el marco
de la normativa del Derecho de la Competencia, tanto en la LCD (así,
art. 11. 2., art. 12) como indirectamente en la LGP (art. 3. e, «publici-
dad desleal»), en la redacción de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre),
lo que plantea la cuestión de la delimitación del ámbito objetivo de
aplicación.
Con carácter previo, puede decirse que el art. 12 LCD tipifica el
aprovechamiento de la reputación ajena como supuesto autónomo,
al margen de las nociones de engaño o confusión. No en vano, en el
Derecho español el ilícito «aprovechamiento indebido de la reputación
ajena» ha sido tradicionalmente objeto de una tipificación separada a la
dedicada a los «actos de confusión»; así, el art. 132. g LPInd. ya había
tipificado como supuesto autónomo el empleo no autorizado de indi-
caciones tales como «preparado según la fórmula de» o «con arreglo
al procedimiento de», tipificación autónoma que la derogada LM de
1988 había también seguido (art. 88. e).
Pese a que «el aprovechamiento de la reputación ajena» ex art. 12
LCD ha sido muy frecuentemente invocado como motivo de deslealtad
ante los tribunales, sin embargo, éstos se han mostrado especialmente
reacios a admitir demandas por competencia desleal con fundamento en
esta causa. Las razones esgrimidas han sido variadas, si bien parece que
la fundamental ha sido el peligro que esta causa de deslealtad supone, en
la medida en que su admisión podría conducir a considerar ilícitas gran
parte de las conductas (frecuentemente imitaciones) que no lo fueran
sin embargo por otros motivos ex art. 11 LCD: el riesgo de convertir el
aprovechamiento indebido ex art. 12 LCD en una cláusula general de
deslealtad, una especie de «cajón de sastre», ha llevado a los tribunales
a desestimar gran parte de los supuestos en los que se invocaba este
precepto.
No debe ignorarse además que con anterioridad a la promulgación
de la LM 2002 el art. 12 LCD cumplía una importante función práctica,
ante la ausencia de una tutela jurídica en sede de Ley de marcas (1988)
de la marca notoria y renombrada. Ahora bien, una vez promulgada la
LM de 2002, que contiene una tutela a la marca renombrada más allá del
principio de especialidad, puede entonces afirmarse que el art. 12 LCD
ha asumido un valor o carácter residual, dejando en alguna medida a

este precepto vacío de contenido.
Además, y como indicó, entre otras, la sentencia de la AP de Bar-
celona de 24 de abril de 200142, la aplicación del art 12 LCD exige la
concurrencia de una serie de circunstancias o requisitos:
a) El primer requisito que necesariamente debe concurrir es la existencia
de prestigio o «reputación industrial, comercial o profesional», enten-
dida como «buena fama del producto distribuido por la demandante»
(sentencia de la AP de Alicante de 26 de julio de 2005, asunto «Sandalia
Flower», op. cit., fto. quinto), puesto que su ausencia hace innecesario el
examen de los restantes requisitos43 (sentencia del TS de 14 de marzo de
2007)44. Pero no todas las empresas que operan en el mercado gozan
de prestigio o reputación, sino sólo aquellas que han logrado una cierta
consolidación en el mercado (sentencia de AP de Murcia de 23 de di-
ciembre de 2003, asunto «Adp Gauselmann GMBH», AC 2004/241),
lo que frecuentemente se logrará mediante la implantación de la mar-
ca en el mercado (sentencias del TS de 22 de noviembre de 2008, RJ
2009/413, asunto «bolígrafos BIC; de la AP de Málaga de 3 de junio de
1997, asunto «Chanel», op. cit.). Evidentemente, cuanto mayor sea el
grado de implantación del signo en el mercado, mayor será el riesgo de
explotación de la reputación ajena45.
Cuestión distinta es la relativa a la prueba del prestigio o reputación,
cuya existencia debe ser probada, en principio, por el demandante (sen-
tencia de la AP de Asturias de 12 de diciembre de 2008, asunto «Hello
Kitty», fto. único, op. cit.). No obstante, encontramos pronunciamientos
que consideran que el dato de que un operador en el tráfico pretenda
equipararse con otro (perjudicado) mediante la imitación de una marca,
por ejemplo, es ya por sí misma una circunstancia reveladora del pres-
tigio o reputación que atesora una marca (imitada) (sentencia de la AP
de Cantabria de 10 de julio de 2009, asunto «zapatillas Nike y Adidas»,
JUR 2009//328868); como también lo sería el anunciarse en el mercado
como «sucesor» de una marca (Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1
de Santa Cruz de Tenerife, de 12 de enero de 2006, asunto «Diario Wo-
chenspiegel», fto. quinto)46.
42 AC 2001/1035.
43 Palau Ramírez, F., Comentario práctico…, op. cit., p. 207.
44 RJ 2007/1617.
45 Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de 8 de julio de 2005, asunto «Liga fantás-
tica», op. cit., fto. 4; sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de 12 de abril de 2007, asunto
«Loewe, Perfumes Loewe, S.A., Parfums Christian Dior, S.A. y Lvmh Iberia», op. cit., fto. 5.
46 AC/2006/1023.
b) Además, en segundo lugar, el aprovechamiento del prestigio o

reputación, ajeno, para que sea desleal, debe ser indebido. La inclusión
en sede del art. 12 LCD del término «indebido» pone de relieve que
existe un cierto aprovechamiento de la reputación ajena que es «debido»,
esto es, que existe un aprovechamiento de la reputación ajena que no
debe ser calificado como desleal («uso inocuo de la reputación ajena»,
sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de 8 de julio de 2005, asunto
«Liga fantástica», AC/2005/1114, fto. 4), al ser necesario para realizar
una determinada conducta en el mercado, que es permitida. Si ello es
así, si existen actos que suponen aprovechamiento indebido de la repu-
tación ajena que no deben ser reprimidos por el ordenamiento jurídico,
interesa destacar cuáles son.
El legislador tan sólo ha regulado expresamente —en sede del art.
12 LCD— un supuesto en el que el aprovechamiento de la reputación
ajena es indebido, como es la utilización de signos distintivos ajenos
acompañados de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo»,
«clase» u otras similares (art. 12, in fine LCD); la jurisprudencia, por
su parte, tampoco ha proporcionado más criterios esclarecedores sobre
esta cuestión.
En este sentido, parece que podemos agrupar los supuestos de
aprovechamiento de la reputación ajena que deben ser estimados leales
(debidos), en dos grupos. En el primero de ellos se incluirían los supues-
tos de utilización de marca ajena considerados lícitos en la legislación
de marcas (así, utilización de marca ajena renombrada cuando se haya
producido el agotamiento del derecho; uso de marca ajena renombrada
para indicar el destino de un producto —accesorio o piezas sueltas—).
El segundo de ellos se integraría por el uso de una marca renombrada
ajena en la propia publicidad a efectos de realizar una comparación de
productos/servicios, si bien es cierto que en la propia contraposición
que se hace de la marca renombrada en el marco de la comparación está
ya implícito el aprovechamiento de la reputación ajena.
c) Finalmente, indica el art. 12 LCD que el aprovechamiento de la
reputación ajena puede ser en beneficio propio o ajeno, sin que el dato de
quien disfrute del prestigio ajeno tenga relevancia para estimar desleal
el acto.
B.2. Grupos de casos excluidos del art. 12 LCD

Como ya indicamos, aunque el aprovechamiento de la reputación ajena
es un efecto que puede lograrse por diversos medios, los tribunales han
sido reacios a admitir la aplicación del art. 12 LCD en supuestos en los
que las conductas encontraran acomodo jurídico en otros preceptos.
En primer lugar, los tribunales no han aplicado el art. 12 LCD en

supuestos de «actos de confusión» (así, utilización de signos ajenos),
en la idea de que, si bien es cierto que «los actos de confusión» pue-
den suponer un cierto aprovechamiento de la reputación ajena, ello
encuentra represión a través del art. 6 LCD, haciendo entonces in-
necesario acudir al art. 12 LCD. El empleo de signos ajenos —pese a
algunos pronunciamientos de nuestros tribunales, que han admitido la
aplicación simultánea de ambos preceptos— sólo deberá reprimirse vía
art. 12 LCD en los supuestos en los que el empleo de signos ajenos no
provoque confusión47. Y es evidente que el empleo del signo ajeno que
no origina, sin embargo, confusión se produce en los supuestos en los
que el tercero pretende principalmente «adherirse» a la fama o renombre
del competidor, para lo que emplea el signo ajeno (publicidad adhesiva
o parasitaria), comportamiento en el que encajan los supuestos de «los
perfumes» que centran este trabajo.
En segundo lugar, tampoco el art. 12 LCD debe aplicarse en supuestos
de imitación de prestaciones que suponen aprovechamiento indebido de
la reputación ajena, conducta ésta tipificada en el art. 11. 2 LCD. Aunque
encontramos una multitud de pronunciamientos en los que los tribunales
han aplicado simultáneamente los arts. 11. 2. y 12 LCD para declarar la
deslealtad de una conducta por suponer «un aprovechamiento indebido
del esfuerzo ajeno», ambos preceptos tienen distinto ámbito objetivo:
mientras que en el art. 11. 2. LCD encuentran acomodo los supuestos
de imitación de prestaciones, en sede del art. 12 LCD lo encuentra el
empleo de signos distintivos ajenos de cualquier clase48.
Así, el art. 11. 1 LCD —que reprime los supuestos de la denomina-
da imitación material: imitación de prestaciones (productos, envases y
envoltorios)—49 se refiere al «aprovechamiento de la reputación ajena»
que puede derivarse de una actividad de imitación de prestaciones, esto
es, el producto de imitación ha sido diseñado de tal manera que es idóneo
para generar un aprovechamiento de la reputación de otro producto; es
evidente que tal aprovechamiento es más probable que se produzca en
la medida en que el producto de imitación sea más similar (o idéntico,
imitación servil) al originario (producto imitado). Sólo en la medida
en que el imitador introduzca en el producto de imitación diferencias
47 Vid. Palau Ramírez, F., «Explotación de la reputación ajena», en Comentario…, op.
cit., p. 205.
48 Vid. Massaguer Fuentes, J., Comentario…, op. cit., p. 365.
49 La denominada imitación formal, que se refiere a la imitación de signos distintivos,
se sanciona vía art. 6 LCD (sentencia del TS de 25 de febrero de 2009, RJ 1512, asunto
«Riuvert»).
idóneas (así, marca diferente de la que distingue al producto imitado,

clara referencia de las características que individualizan al producto de
imitación, por ejemplo) para distinguirlo del producto imitado, se alejará
la probabilidad de que el imitador realice un aprovechamiento indebido
de la reputación del producto imitado.
Además, en tercer lugar, el art. 12 LCD no debe tampoco entrar
en juego en aquellos supuestos en los que se obtenga «una ventaja
indebida de la reputación de una marca, nombre comercial u otro
signo distintivo de algún competidor» en el marco de la realización de
una actividad de publicidad comparativa [art. 6. bis. 2. f)], puesto que
entonces procede la aplicación del citado precepto. En el asunto «L’Oreal
S.A. y otros» (sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas de 18 de junio de 2009)50 se planteaba precisamente esta cuestión,
en la medida que los demandados («Bellure NV u otros», empresas del
sector de perfumes) distribuían perfumes que eran imitaciones de los
comercializados por las demandantes, y que publicitaban mediante un
sistema comparativo de precios (listas comparativas de precios), que, en
opinión del Tribunal, constituía un supuesto de publicidad comparativa,
y mediante el cual realizaban un aprovechamiento indebido de la repu-
tación adquirida por las demandantes en el mercado.
III. La colaboración (cooperación) en la distribución

de productos de imitación
Una última cuestión que nos planteamos en relación con la distribución
de productos de imitación es la valoración que merece, desde criterios de
lealtad, la conducta de todos los que participan, de una u otra forma,
en «el proceso del producto de imitación», esto es, en el proceso que
se inicia con la fabricación del producto hasta que efectivamente llega a
las manos del consumidor. Es evidente que se trata de un proceso más
o menos largo, que muy frecuentemente requiere de la intervención
de otras personas al margen del fabricante, tales como distribuidores,
medios de comunicación, etc.
Si ello es así, si en un elevado número de ocasiones el acto de compe-
tencia desleal (imitación desleal) realizado en el mercado requiere, junto
con su realización por un sujeto (imitador), de la cooperación de uno o
varios sujetos, que ponen a disposición sus medios o recursos para que
el acto en cuestión pueda finalmente realizarse en el mercado, el coope-
rador sería quien, con medios materiales y personales propios, facilita o
50 TJCE 2009/191.
hace posible el comportamiento desleal de un tercero (esto es, del autor,

quien decide por sí la realización del acto de competencia desleal), sin
encontrarse en una posición de subordinación jerárquica o técnica51;
por ello, porque el cooperador no está en situación de subordinación,
es por lo que con su negativa podría impedir la ejecución del acto de
competencia desleal. Conforme a tal definición de «cooperador», encajan
en esta categoría los medios de comunicación que difunden publicidad
engañosa, denigratoria, parasitaria, así como los distribuidores de pro-
ductos o servicios en que se encarna la realización de un acto desleal.
El punto de partida para analizar esta cuestión es el art. 3 de la LCD,
que tras la reciente reforma operada en la Ley indica que «La Ley será
de aplicación a los empresarios, profesionales y cualesquiera otras per-
sonas físicas o jurídicas que participen en el mercado» (art. 3. 1.). De
la redacción del citado precepto se deduce que el dato o circunstancia
determinante para que la Ley resulte de aplicación es la participación
en el mercado, con independencia de la categoría conforme a la que
se participe en él: todo sujeto que participe en el mercado, por el hecho
de participar en él, queda incluido en el ámbito subjetivo de apli-
cación de la Ley. Tal planteamiento es perfectamente coherente con el
objeto pretendido por la Ley («la protección de la competencia en interés
de todos los que participan en el mercado» […]).
En perfecta armonía con lo indicado en el art. 1 de la LCD se sitúa el
art. 34 de la norma, que, con ocasión de la determinación de la legitima-
ción pasiva por actos desleales, indica que «Las acciones previstas en el
art. 32 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u
ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización […]». A
la vista del art. 34, los procesos de competencia desleal pueden dirigirse
contra cualquier persona que haya ordenado, realizado o cooperado en
la realización del acto desleal.
Dejando al margen los dos primeros supuestos de participación en
la realización del acto desleal, la participación en concepto de coope-
rador es la categoría de participación que más problemas ha planteado
ante los tribunales, quienes han delimitado la cooperación en materia
de competencia desleal con los mismos parámetros que la cooperación
en el ámbito penal.
En efecto, la cooperación en materia de actos desleales se ha configurado
como una actividad necesaria para lograr la realización del acto desleal,
diferenciándolo así del mero cómplice o cooperador no necesario. Por
51 Vid. Massaguer Fuentes, Comentario…, op. cit., p. 568.

ello, no serían cooperadores en la realización del acto de competencia

desleal quienes son coautores ni tampoco trabajadores del autor del
acto de competencia desleal. La cooperación en la realización de un acto
desleal se refiere, por lo tanto, a toda actuación necesaria sin la cual no
hubiera podido realizarse el acto desleal. Ésta es la interpretación que
expresamente se refleja en la sentencia de la AP de Málaga de 3 de junio
de 1997, asunto «Chanel, S.A.», al considerar el Tribunal que el distri-
buidor de los perfumes de imitación es un cooperante necesario52; o en
la sentencia de la AP de Jaén de 26 de octubre de 200, asunto «Centros
Comerciales Continente, S.A.»53, en donde la colaboración entre las
entidades demandadas se fundamentaba en un vínculo jurídico (contrato
de franquicia), en la medida que «Entidad Liturgiana de Hipermecados
S.L.» ofrecía como regalo el 25% del dinero gastado en la compra de
libros siempre que ese dinero fuera a su vez destinado a la adquisición
de cualquier producto del Centro Comercial que no fueran libros de
texto (la entidad «Continente» había cedido el uso del nombre, anagrama
e imagen comercial a la «Entidad Liturgiana de Hipermecados S.L.»,
y en esa medida el Tribunal consideraba a ambas entidades colaboradoras
en el acto desleal).
Puede suceder que incluso quien coopera (en los términos expuestos)
en la realización del acto desleal ni siquiera participe en el mercado, aun-
que ello no sería óbice para calificar su comportamiento como colabo-
ración o cooperación necesaria para la realización del acto desleal. Así,
con ocasión del asunto «Luis Capdevila, S.A.», los demandados habían
obtenido información técnica y comercial mientras prestaban servicios
para la actora («Luis Capdevila, S.A.») —información posteriormente
empleada en la sociedad que ellos constituyeron—, pero sin que pueda
afirmarse que ellos mismos habían participado en el mercado, ya que tales
actos de obtención de información de la empresa competidora (desleales)
los había realizado la sociedad limitada que ellos habían constituido54.
En el asunto «Loewe, S.A.»55, aunque el Tribunal expresamente no lo
indica, parece que subyacen las mismas consideraciones. El fabricante de
los perfumes de imitación había confeccionado además unas octavillas
con listados de precios, comparando las originales y las de imitación,
octavillas que ofrecía a los distribuidores de los perfumes de imitación.
El Tribunal condenó no sólo al fabricante, sino también al distribuidor,
por competencia desleal, en la consideración de que éste era colaborador
52 Fto. segundo, op. cit.

53 AC/2001/702.
54 Sentencia del TS de 18 de octubre de 2000, RJ 2000/8809, fto. 3.
55 Sentencia de la AP de Toledo de 28 de febrero de 2001, op. cit., ftos. 2 y 3.
necesario para la realización del acto desleal (aprovechamiento indebido

de la reputación ajena), como lo ponía de relieve el uso que había hecho
de las octavillas facilitadas por el fabricante.
Otro aspecto interesante en relación con la cooperación para la
realización de un acto desleal es determinar si resulta necesario que el
demandante demande tanto al autor del acto desleal como a los coope-
radores (litisconsorcio pasivo necesario), o si se trata de una cuestión que
queda al arbitrio del actor, quien podrá demandar, según lo considere
más conveniente, a todos (autor y cooperadores) o sólo a alguno de
ellos. En este sentido, los Tribunales, casi de forma unánime, se han
pronunciado en contra del litisconsorcio pasivo necesario en materia
de competencia desleal56.
De la misma forma, tampoco puede admitirse que exista, en materia
de competencia desleal, un supuesto litisconsorcio pasivo necesario para
el caso de que el demandado sea un grupo de sociedades. La sentencia
de la AP de Barcelona de 26 de octubre de 2005, asunto «Pronovias,
S.A.», expresamente indica que no existe, en la línea del art. 61 de la
LDC («[…] la actuación de una empresa es también imputable a las
empresas o personas que la controlan […]»), un precepto en la LCD que
establezca una responsabilidad compartida (corresponsabilidad) entre la
empresa dominante y las filiales del grupo de sociedades, sino que más
bien cada sociedad filial asumirá su responsabilidad en la realización del
acto desleal, ya sea como autora o como cooperadora57.
Finalmente, cabe también plantearse si sería posible considerar
como «cooperador» ex art. 34 LCD al cooperador virtual, esto es, a un
prestador de servicios de la sociedad de información (proveedor de In-
ternet) que aloja en su página web contenidos que posteriormente son
estimados desleales. Esta cuestión, que trae su causa en el asunto «La
Cocinera Breadman» (sentencia de la AP de Madrid de 18 de mayo de
2009)58, en principio debería contestarse afirmativamente, considerando
al prestador de servicios como cooperador en el sentido del art. 34 LCD,
puesto que se trata de un colaborador necesario sin cuya actuación
la demandada no hubiera podido difundir en la red la información
en la página web vertida.
56 Vid., entre otras, sentencia de la AP de Madrid de 21 de junio de 2004, asunto
«King&Mc gaw», AC/2004/1106, fto. 3; de la AP de Jaén de 26 de octubre de 2004, asunto

«Centros Comerciales Continente, S.A.», op. cit., fto. 2; de la AP de Alicante de 26 de julio de
2005, asunto «Sandalia Flower», op. cit.; del TS de 25 de febrero de 2009, asunto «Participation
Industrielle des Plastiques S.A. RL», RJ/2009/1512.
57 AC/2006, 216, fto. 16.
58 AC/2009/1907.
Ahora bien, como quiera que la Ley 34/2002 de 11 de julio de Ser-

vicios de la Sociedad de información y Comercio Electrónico también
se pronuncia sobre este tema, con ocasión de la determinación de la
responsabilidad que los prestadores de servicios asumen, es necesario
coordinar el contenido del art. 13 de la LSSI (que no hace responsable,
en principio, a los prestadores) con el art. 34 LCD. En los hechos que
propiciaron la sentencia comentada, al no concurrir alguna de las cir-
cunstancias que hacen ilícita la actividad de almacenaje del prestador, y
aunque es cierto que éste era colaborador necesario (cooperador) en la
transmisión de la información, no pudo finalmente considerársele como
cooperador desleal, como acertadamente afirma la sentencia citada de
la AP de Madrid.
Los mismos planteamientos han sido ratificados recientemente en la
sentencia del TJCE de 23 de marzo de 2010, asuntos «Google», op. cit.,
en relación con la posible responsabilidad que asumiría el prestador de
servicios —en particular, el motor de búsqueda «Google»—, al permitir
que la introducción de la palabra «Louis Vuitton» (marca renombrada)
permitiera enlaces con sitios en los que se comercializaban productos de
imitación o copia de dicha marca (fto. 29). En este sentido, el Tribunal
expresamente ha indicado que el prestador de servicios, en la medida
en que «no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento
o control de los datos almacenados», no asumirá responsabilidad, «a
menos que tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de
las actividades del anunciante no actúe con prontitud para retirar los
datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible» (fto. 120).
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ESTUDIOS JURÍDICOS, 86
E L BINOMIO marcas y distribución comercial constituye

uno de los pilares fundamentales del llamado Derecho de la
Distribución Comercial. En una situación de mercados globali-
zados y de fuerte competencia los contratos de distribución per-
miten a los fabricantes o proveedores la creación de redes de
distribuidores para facilitar la comercialización uniforme de sus
prestaciones, potenciando su imagen como empresario y la de
sus productos o servicios. En este contexto la marca adquiere un
papel fundamental, pues sirve para identificar y distinguir en el
mercado los productos o servicios de un empresario frente a
otros iguales o similares de terceros, facilitando así la elección de
los consumidores, y además proyecta la imagen del proveedor
en el mercado a través de sus distribuidores, que vienen obliga-
dos al uso de la marca en su actividad de reventa de los produc-
tos y prestación de servicios, aportando confianza a los
destinatarios sobre el origen empresarial de esas prestaciones y
sobre el conocimiento específico de las mismas por parte de los
distribuidores a la hora de informar y solucionar posibles pro-
blemas. Pero no son extraños los casos en que la marca es utili-
zada por terceros no autorizados para dar cobertura a su propia
actividad de distribución de originales o meras imitaciones de
los productos o servicios del proveedor. Esta obra, primera en
nuestro país que aborda esta problemática con carácter mono-
gráfico, pretende dar respuesta a los muchos problemas que el
registro y uso de marcas provoca en el sector de la distribución
comercial, tanto en las relaciones del proveedor con sus distri-
buidores autorizados como en los conflictos entre proveedor y
terceros ajenos a su red de distribución, sin olvidar las conse-
cuencias que estas disputas pueden tener para los intereses de
consumidores y usuarios.
Ediciones Universidad
Salamanca

Distribución Comercial

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EDUARDO GALÁN CORONA

Y FERNANDO CARBAJO CASCÓN

EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1.ª edición: diciembre, 2011

Ediciones Universidad de Salamanca

Todos los derechos reservados.

CEP. Servicio de Bibliotecas

1. Marcas de comercio-Derecho. 2. Distribución de mercancías-Derecho.

Prólogo: Las marcas y la distribución comercial ........................................................................... 9

L a obra a la que estas páginas pretenden servir de introducción

En una situación de mercados globalizados, el consumidor no conoce

material) a través del art. 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

37 LM). Será, por tanto, el específico alcance de las obligaciones con-

tercero, evitando todo riesgo de confusión o asociación o aprovecha-

jurisprudenciales y a sus eventuales implicaciones de Derecho antitrust.

la competencia y del Derecho de marcas, abundando en las cuestiones

Salamanca, noviembre de 2011

Sumario: I. Preliminar. II. La licencia de marca en los contratos de distri-

E l objeto de este trabajo es ofrecer unas breves reflexiones so-

jurídico de estos contratos debería ser integrado con las previsiones

1 Acerca de la acepción amplia y estricta de la categoría de los contratos de distribución,

un mantenimiento del grado de difusión del signo (productos tecnoló-

II. La licencia de marca en los contratos

parece tener presente el apartado segundo de la citada disposición, que

acuerdo con las facultades de uso exclusivo de la marca7. Tales facultades,

(a) poner el signo en los productos o en su presentación, (b) ofrecer los

2. La licencia de marca en los contratos de distribución de servicios y de

trato de franquicia, en Martín Aresti, P., «Licencia de marca y contrato de franquicia», en

Derechos conferidos por la marca», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.), Comentarios a

3. La licencia de marca en los contratos de distribución de productos

de mercancías. En efecto, el alcance de la licencia de marca en los con-

3.1. La licencia de marca y el agotamiento del derecho de marca

13 Vid. así, la STJPI de 12 de diciembre de 1996, Groupement d’achat Edouard Leclerc c.

Comision (TJCE 1996/243), Apdo. 115.

introducción en el comercio de los productos distinguidos con la marca

15 STJCE de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Dan-

zinger c. Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH (TJCE/107). En nuestra jurispru-

taciones paralelas. Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 1985,

tipo de situaciones podrían darse en algunos supuestos de contratos de distribución exclusiva

garantizar el principio de libre circulación de mercancías al que están

19 Vid. los Apdos. 36 a 45 de la STJCE de 4 de noviembre de 1997 en el asunto Parfums

3.2. Usos de la marca relacionados con la promoción de

un riesgo de confusión en los consumidores. Más recientemente, vid. también la STS de 9 de

imagen unitaria de la red del franquiciador. La trascendencia de la utiliza-

Contratos Mercantiles, t. I, pp. 876 y ss., p. 883.

Cascón, «El contrato de distribución selectiva», en Bercovitz, A. (dir.), Contratos Mercanti-

1974, p. 376; De las Heras Lorenzo, El agotamiento..., cit., p. 246.

afectados por el agotamiento del derecho de marca (porque exceden

3.3. El alcance de la licencia de marca en los contratos de distribución

29 Consideramos así conveniente matizar la postura mantenida en ocasiones anteriores

La caracterización del derecho de licencia de marca concedido al

Esta interpretación, limitativa de la facultad del titular de la marca

zinger c. Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH (TJCE 1994/107).

en la más reciente Sentencia del TJCE de 23 de abril de 200936. En este

36 STJCE (Sala Primera) de 23 de abril de 2009, Copad SA c. Christian Dior Couture SA y

otros (TJCE/ 2009/89).

nationale Heiztechnik GMBH (Apdos. 34 a 38).

que «debe considerarse, en principio la comercialización por un licenciatario de productos

Si el incumplimiento de las condiciones de uso del signo distintivo

que, en tanto titular de la marca, el proveedor pueda apelar además a la

III. El uso de los signos distintivos del proveedor

El principio de la prohibición del uso de los signos del proveedor en

43 SAP de Zaragoza de 18 de julio de 2008 (JUR 2008/272692).

en la que se apreció la existencia de un acto de confusión (si bien en virtud de la aplicación