Resolucion #1663

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROP/EDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad lntelectua/
RESOLUCJ6N N" 1663-2017/TPl-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 626925-2015/DSD
DENUNCJANTE VICSA SAFETY PERO S.A.C.
DENUNCIADAS ESEBECE REPRESENTACIONES COMERCIALES S.A.

AMERICAN AUTOPARTS IMPORT S.A.C.
Denuncia por infracci6n a los derechos de Propiedad Industrial -Riesgo de

confusion entre signos que distinguen productos de la clase 9 y 11 de la
Nomenclatura Oficial 43 -Actos de competencia desleal en las modalidades
de confusion y explotaci6n de la reputaci6n ajena - Sanci6n - Costas y
costos
Lima, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de julio de 2015, Vicsa Safety Peru S.A.C. (Peru) interpuso denuncia
por infracci6n a los derechos de Propiedad Industrial contra Esebece
Representaciones Comercfales S.A. y American Autoparts Import S.A.C. (Peru)
Manifesto lo siguiente:
Es titular de las siguientes marcas de producto:
MARCA CLASE CERTIFICADO
09 118918
09 224322
Las denunciadas han formado un consorcio para transferir al Gobierno

Regional de Apurfmac 1 262 lamparas frontales recargables, con la marca
STEELPRO, La referida transferencia se desprende del Contrato de
Adquisici6n de Larnpara Frontal Recargable.
Por medic def Contrato Directoral Regional N° 115-2014-GR-
APURIMAC/DRA se verific6 que el Consorcio transfiri6 efectivamente
productos distinguidos con el signo distintivo de su titularidad, por lo que
decidi6 enviar una carta notarial al Gobierno Regional de Apurf mac a fin de
dejar constancia de tal hecho y eximirse de toda responsabilfdad.
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Safa Especiafizada en Propiedad lnte/ectua/
RESOLUCION N° 1663~2017ffPl~INDECOPI
EXPEDIENTE N° 626925~2015/DSD
Los productos supuestamente infractores y los que distingue sus marcas

tienen conexi6n competitiva y comparten los mismos canales de
distribuci6n.
El uso de elementos asociados a sus signos en los productos denunciados,
da lugar a que algunos consumidores asocien el origen de los mismos a su
empresa, sin percatarse que se trata de un producto que resulta una copia.
La conducta de las denunciadas configura actos de competencia desleal,
en la modalidad de actos de confusion y actos de explotaci6n indebida de
la reputaci6n ajena, contenidos en los artl culos 9 y 10 del Decreto
Legislativo N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represi6n
de la Competencia Desleal.
La marca STEELPRO es reconocida en el Peru.
Su marca se encuentra en cadenas importantes de retail, como SODIMAC
yen diferentes tiendas especializadas en seguridad personal e industrial,
logrando que sus consumidores asocien STEELPRO y VICSA SAFETY
con calidad y prestigio.
Las denunciadas hacen uso del sf mbolo ®, siendo que las mismas han
entregado productos que no pertenecen a su marca, esto es, se trata de
productos falsificados utilizando el slrnbolo de marca registrada cuando no
lo estan.
Adjunt6 diversos medios probatorios.
Fundament6 su denuncia en el articulo 238 y dernas pertinentes de la Decision
i
486, asi como en el artlculo 99 del Decreto Legislativo N° 1075.
, , // Solicit6 lo siguiente:
s-: - Se realice una diligencia de inspecci6n en el alrnacen del Gobierno
Regional de Apurimac, ubicado jir6n Puno N° 107, Abancay, Apurfmac,
El cese preventivo de la comercializaci6n y el comiso de las lamparas
materia de denuncia.
Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos
derivados del presente procedimiento.
Mediante Resoluci6n del 18 de agosto de 2015, la Comisi6n de Signos Distintivos

dispuso, entre otros, lo siguiente:
Admitir a trarnite la denuncia por presunta infracci6n de derechos de
Propiedad Industrial en materia de signos distintivos.
Se practique inspecci6n en el alrnacen del Gobierno Regional de Apurlmac,
ubicado jir6n Puno N° 107, Abancay, Apurfmac, a fin de verificar los hechos
denunciados.
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EXPEDIENTE N° 626925·2015/DSD
Mediante provefdo de fecha 19 de agosto de 2015, la Secretaria Tecnica de la

Comisi6n de Signos Distintivos inform6 que los miembros de dicha comisi6n
resolvieron denegar las medidas cautelares solicitadas por la denunciante.
Con fecha 29 de setiembre de 2015, el personal del INDECOPI se constituy6 en

el local de Gobierno Regional de Apurfmac, dejandose constancia de lo
siguiente:
"La senorita Ramos nos indica que el encargado def area de eimecen, no se
encuentra, por lo que solo recepcionere la notificaci6n para retransmitirla
Siendo las 09:30 def dfa 29 def mes de setiembre def 2015, se firma la presente
en setis! de conformidad y se deja copia de la presente en setiet de conformidad".
Mediante lnforme N° 109-2015-G.R.AP/07.04-U.A., de fecha 02 de octubre de

2015, la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de
Apurfmac, serialo lo siguiente:
- Sequn O/C N° 1647-2014, el proveedor Esebece Representaciones
Comerciales S.A. ha internado en el Alrnacen Central bienes el 18 de agosto
de 2014, en la cantidad de 1262 unidades de linternas frontales -STEEL PRO
con un valor de S/132, 510.00 nuevossoles, para la META 0170 PROGRAMA
PROCOMPITE, la misma que fue atendida al area usuario, sequn Pecosas
N° 1642,43,44,45,46,47,48,49-2014.
Su Unidad no es la encargada del proceso de adquisiciones.
Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2015, Esebece Representaciones

Comerciales S.A. present6 un escrito sefialando lo siguiente:
- Sequn la denunciante, el contrato directoral regional N° 115-2014-GR-
APURIMAC /ORA, acreditarfa la supuesta infracci6n atribuida a su empresa,
sin embargo, el mismo no establece alguna infracci6n a la propiedad
industrial.
El referido contrato se ha celebrado a causa de la buena pro otorgada a
Consorcio American Autoparts Import, a traves de un concurso publico
legftimo, producto de la necesidad por parte del Gobierno Regional en hacerse
acreedor de una cantidad de lamparas frontales recargables, mas no por una
necesidad de poseer productos de la marca STEELPRO.
American Autoparts Import S.A.C., tiene como objeto social, proveer bienes y
servicios en general, especfficamente se dedica a proveer al Estado, motivo
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por el cual la empresa siempre participa de concursos publicos buscando la

buena pro.
- Nose puede afirmar que su empresa tenga como giro comercial, la fabricaci6n
y comercializaci6n propia de larnparas, mucho menos identificadas con la
marca de la denunciante.
- Un tercero (proveedor) ha proverdo a su empresa de 1262 unidades de
lamparas frontales recargables distinguidas con la marca STEEPRO (sic), las
cuales aparentemente no resultaron ser originales ya que las mismas
presentaron fallas. Ante tal situaci6n el Gobierno Regional de Apurimac se
contact6 con su empresa para trasladar los reclamos relacionadas al mal
funcionamiento de las lamparas.
- Ante ello, celebraron un convenio con el proveedor para que subsane la falta
y provea las productos de buena calidad, ello en cumplimiento de las
obligaciones que se derivan del contrato Directoral.
- Su empresa ha sido sorprendida por el proveedor.
- En rnerito a los supuestos contenidos en los incisos a) y d) del artlculo 155, y
siendo que su empresa tiene como actividad principal proveer bienes al
Estado, participando en licitaciones y concursos, no es posible afirmar que
haya cometido alg(m acto que haya lesionado los derechos de propiedad
industrial de la denunciante.
- Es el proveedor, el senor Julio Cesar Acosta Reategui, quien debe de
responder por la fabricaci6n y comercializaci6n del producto en cuesti6n, por
lo que solicita que sea considerado como parte en el proceso 1
- No ha cometido actos de competencia desleal en la modalidad de actos de
confusion o aprovechamiento de la reputaci6n ajena, dado que no existe
ninguna competencia que proteger, dado que no se encuentra en el mismo
giro de negocio de la denunciante. Adernas, no se ha valido de la marca
STEELPRO para ganar el concurso publico, sino que ha sido el proveedor
quien se ha valido de la referida marca para conseguir beneficios. ·
- No ha comercializado larnparas frontales recargables en el mercado, por lo
que no es posible afirmar que se ha lesionado los derechos de los
consumidores, mucho menos generar confusion en los mismos respecto al
origen empresarial de dicho producto. Asimismo, no es fabricante de dichos
productos.
1Mediante proveldo de fecha 11 de noviembre de 2015, la Secretar[a Tecnica de la Comisi6n de Signos

Distintivos declare que no ha lugar dicha solicitud, toda vez que corresponde a la parte denunciante
determinar las personas contra las que va dirigida la denuncia, por lo que la parte denunciada no esta
facultada para solicitar la inclusion de un nuevo denunciado.
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- Mediante Contrato Directoral Regional N° 115-2014-GR-APURIMAC I ORA,

se oblig6 a surtir de un numero de lamparas, motive por el cual buscaron
proveedores, sin embargo lamentablemente, les vendieron un nurnero de
productos aparentemente falsos, con lo cual les ha causado perjuicio directo.
Dedujo excepci6n de falta de legitimidad para obrar pasiva, dado que
corresponde al proveedor Julio Cesar Acosta Reategui, responder par tal
infracci6n y no su empresa.
Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2015, American Autoparts Import

S.A.C., absolvi6 el traslado de la denuncia manifestando lo siguiente:
Segun la denunciante, el contrato directoral regional N° 115-2014-GR-
APURIMAC /ORA, acreditarfa la supuesta infracci6n atribuida a su empresa;
sin embargo, el mismo no establece alguna infracci6n a la propiedad
industrial.
El referido contrato se ha celebrado a causa de la buena pro otorgada a
Consorcio American Autoparts Import, a traves de un concurso publico
legftimo, producto de la necesidad por parte def Gobierno Regional en
hacerse acreedor de una cantidad de larnparas frontales recargables, mas
no par una necesidad de poseer productos de la marca STEELPRO.
American Autoparts Import S.A.C., tiene coma objeto social, proveer bienes
y servicios en general, especlficamente se dedica a proveer al Estado,
motive par el cual la empresa siempre participa de concursos publlcos
buscando la buena pro.
No se puede afirmar que su empresa tenga como giro comercial, la
fabricaci6n y comercializaci6n propia de larnparas, mucho menos
identificadas con la marca de la denunciante.
Un tercero (proveedor) ha proveido a su empresa de 1262 unidades de
larnparas frontales recargables distinguidas con la marca STEEPRO (sic),
las cuales aparentemente no resultaron ser originales ya que las mismas
presentaron faHas. Ante tal situaci6n el Gobierno Regional de Apurfmac se
contact6 con su empresa para trasladar las reclamos relacionadas al mal
funcionamiento de las larnparas.
Ante ello, celebraron un convenio con el proveedor para que subsane la falta
y provea las productos de buena calidad, ello en cumplimiento de las
obligaciones que se derivan del contrato Directoral.
Su empresa ha sido sorprendida por el proveedor.
En merito a los supuestos contenidos en las incisos a) y d) del artlculo 155,
y siendo que su empresa tiene como actividad principal proveer bienes al
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Estado, participando en licitaciones y concursos, no es posible afirmar que

haya cometido alqun acto que haya lesionado los derechos de propiedad
industrial de la denunciante.
Es el proveedor, el senor Julio Cesar Acosta Reategui, quien debe de
responder por la fabricaci6n y comercializaci6n del producto en cuesti6n, por
lo que solicita que sea considerado como parte en el proceso2.
Por lo motivos antes expuestos, tampoco ha cometido actos de competencia
desleal en la modalidad de actos de confusion o aprovechamiento de la
reputaci6n ajena, dado que no existe ninguna competencia que proteger,
dado que nose encuentra en el mismo giro de negocio de la denunciante.
Adernas, no se ha valido de la marca STEELPRO para ganar el concurso
publico, sino que ha sido el proveedor quien se ha valido de la referida marca
para conseguir beneficios.
No ha comercializado larnparas frontales recargables en el mercado, par lo
que no es posible afirmar que se ha lesionado los derechos de los
consumidores, mucho menos generar confusion en las mismos respecto al
origen empresarial de dicho producto. Asimismo, no es fabricante de dichos
productos.
Mediante contrato directoral regional N° 115-2014-GR-APURIMAC I ORA,
se oblig6 a surtir de un nurnero de larnparas, motivo por el cual buscaron
proveedores, sin embargo lamentablemente, les vendieron un nurnero de
productos aparentemente falsos, con lo cual les ha causado perjuicio directo.
Dedujo excepci6n de falta de legitimidad para obrar pasiva, por considerar que
corresponde al proveedor Julio Cesar Acosta Reategui, responder por tal
infracci6n y no a su empresa.
Mediante escritos de fechas 23 de noviembre de 2015, las denunciadas

reiteraron los argumentos formulados en el escrito de contestaci6n yen el escrito
de fecha 28 de octubre de 2015, y adjuntaron medias probatorios.
Mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2015, la denunciada reiter6 los

argumentos expuestos en su escrito de contestaci6n y en el escrito de fecha 28
de octubre de 2015, manifestando adicionalmente que sus empresas no se
dedican a la fabricaci6n ni a la comercializaci6n de las productos (materia del
presente procedimiento), por lo que resu!ta poco probable que se encuentren
2Mediante
proveido de fecha 11 de noviembre de 2015, se dispuso declarar NO HA LUGAR dicha solicitud,
toda vez que corresponde a la parte denunciante determinar las personas contra las que va dirigida la
denuncia, por lo que la parte denunciada no esta facultada para solicitar la inclusion de un nuevo
denunciado.
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incursas en la supuesta infracci6n a la propiedad industrial ni en actos de

competencia desleal. Asimismo, agregaron que no existe prueba directa que
vincule a sus empresas que demuestre un acto ilfcito efectuado por su parte.
Mediante Resoluci6n N° 3844-2015/CSD-INDECOPI de fecha 29 de diciembre

de 2015, la Comisi6n de Signos Distintivos:
- Declar6 infundada la denuncia por infracci6n de derechos de propiedad
industrial interpuesta por Vicsa Safety Peru S.A.C. contra Esebece
Representaciones Comerciales S.A.C. y American Autoparts Import S.A.C.
- Declar6 improcedente la denuncia por competencia desleal, en las
modalidades de actos de confusion y de explotaci6n indebida de la reputaci6n
ajena, interpuesta por Vicsa Safety Peru S.A.C., de Peru, contra Esebece
- Declar6 improcedente el pedldo de costas y costos solicitado por la
denunciante Vicsa Safety Peru S.A.C.
Consider6 lo siguiente:
Determinaci6n def signo usado por las denunciadas
- De la valoraci6n en conjunto de algunos de los medios probatorios, se
concluye que las denunciadas Esebece Representaciones Comerciales S.A.C.
y American Autoparts Import S.A.C. emplearon el signo STEELPRO, para
identificar lamparas frontales recargables, de la clase 11 de la Nomenclatura
Oficial.
- Cabe seiialar queen tanto la marca - (Certificado N" 224322),

sustento de la presente denuncia, fue otorgada con posterioridad (15 de mayo
de 2015) a la fecha en la que se habrfan producido los hechos materia de
denuncia, esto es, el suministro de larnparas frontales recargables con el
signo objeto de cuestionamiento3, se considera que en este extrema la
denuncia interpuesta resulta improcedente.
- Asimismo, resulta oportuno acotar en relaci6n a lo alegado por la denunciante
respecto de que las denunciadas habrfan hecho uso en los productos
cuestionados del sfmbolo ®, teniendo en cuenta que, de las pruebas
analizadas precedentemente nose ha verificado que los productos materia de
autos hayan empleado el referido sfmbolo, no corresponde iniciar una
investigaci6n de oficio, a fin de verificar el adecuado uso del sfmbolo ®.
3Segun
se desprende del Contrato Dlrectoral Regional N° 115-2014-GR-APURIMAC/DRA de fecha 13 de
agosto de 2014.
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Sa/a Especializada en Propiedad lntelectual
RESOLUC/ON N° 1663~2017/TPl~INDECOPI
Evaluaci6ndef riesgode confusionentrelos signosen conflicto

La denunciante Vicsa Safety Peru S.A.C. sustent6 su denuncia en base a su
marca inscrita con Certificado N° 118918, con la cual consider6 que los signos
objeto de cuestionamiento resultan confundibles.
- En el presente caso, los productos en relaci6n con los cuales se emplea el
signo objeto de cuestionamiento son larnparas frontales recargables, de la
clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
- La marca registrada distingue todo tipo de guantes de latex, cuero, pvc, cuero
cromo, nitrilo, goma y neopreno (productos para la protecci6n personal);
correspondientes a la clase 09 de la Nomenclatura Oficial.
- Al respecto, se advierte que las larnparas frontales recargables en relaci6n
con los cuales se emplea el signo objeto de cuestionamiento nose encuentran
vinculados con los guantes de latex, cuero, pvc, cuero cromo, nitrilo, goma y
neoprene (productos para la protecci6n personal) que distingue la marca
registrada, toda vez que se tratan de productos destinados a satisfacer
necesidades distintas de los consumidores, por lo que se encontraran
dirigidos un sector diferente de consumidores, siendo los canales de
comercializaci6n y prestaci6n claramente diferenciados.
- Realizado el examen comparative entre los signos en conflicto, se advierte
que son semejantes, debido a que comparten la denominaci6n STEELPRO.
- Teniendo en cuenta que si bien los signos son semejantes, estos se
encuentran referidos a productos no vinculados, se concluye que los signos
no resultan confundibles.
- Por las consideraciones expuestas, se concluye que la denunciada no ha
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no
confiqurandose los actos previstos en el artfculo 155 literal d) de la Decision
486; en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta
por Vicsa Safety Peru S.A.C.
Respectoa la denuncia por actosde competenciades/ea/
En el caso de autos, la denunciante fundamenta su denuncia por
competencia "·"''"<desleal,
\'.~;)'-:";'-.~-:
;" ;; .·,-::•::>':~ \~ ~; "•'
en la modalidad de actos de confusion en relaci6n a su
r<· '· >".\'i·"i<~i.-.,..
marca (Certificado N° 118918).

Como se advierte, la confusion que se alega es respecto a su marca
registrada, no encontrandose en este caso involucrados elementos
adicionales que identifiquen a la denunciante en el mercado.
En consecuencia, la presente denuncia por competencia desleal, en la
modalidad de actos de confusion, resulta improcedente al no encontrarse
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enmarcada dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislative

N° 1044, Ley de Represi6n de la Competencia Desleal.
Acerca de los actos de explotaci6nindebida de la reputaci6n ajena
En el caso de autos, la denunciante ha presentado impresiones de diversas
fotografias de eventos promocionales en los cuales aparecen imaqenes de
stands o m6dulos de atenci6n en cuyos letreros aparece el signo STEELPRO
SAFETY y logotipo, asl coma informaci6n relacionada a eventos o concursos
auspiciados por STEELPRO. Asimismo, se aprecia impresiones de
publicidad o fotografias que contienen publicidad referida a los productos con
el signo STEELPRO SAFETY y logotipo y copias de la revista MINERIA &
ENERGIA en el que se aprecia informaci6n sobre productos distinguidos con
el referido signo.
Del analisis de los referidos medias probatorios, se advierte que los mismos
no resultan suficientes para demostrar que la marca sobre la cual se
fundamenta la presente denuncia, posela, a la fecha de interposici6n de la
misma, un grado de implantaci6n elevado o gozaba de prestigio en el
mercado de manera que se encuentre posicionada en el mismo, asl como
en la mente del sector de consumidores correspondiente.
En ese sentido, se concluye que la presente denuncia por competencia
desleal, en la modalidad de actos de explotaci6n de la reputaci6n ajena,
resulta improcedente al no encontrarse enmarcada dentro de los supuestos
previstos en el Decreto Legislative N° 1044, Ley de Represi6n de la
Competencia Desleal.
Con fecha 14 de enero de 2016, Vicsa Safety Peru S.A.C. interpuso recurse de
apelaci6n serialando lo siguiente:
Su marca registrada STEELPRO sf posee conexi6n competitiva con las
lamparas frontales recargables materia de infraccl6n, toda vez que comparten
los mismos canales de comercializaci6n, una misma finalidad, similares
medios de publicidad y un uso complementarfo en el mercado de seguridad
industrial.
Su marca comparte el mismo canal de distribuci6n que el signo
comercializado por las denuncladas toda vez que es cornun ver ambos
productos en la secci6n de "elementos de seguridad personal" en tlendas
como SOD/MAC, MAESTRO o PROMART.
Tanto las larnparas recargables, como los guantes de protecci6n y otros
elementos de seguridad personal se encuentran en una misma area donde
es muy frecuente ver ambos productos comercializados incluso juntas.
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Los referidos productos comparten los medias de publicidad al ser

empleados de manera conjunta en trabajos de construcci6n y minerfa; un
ejemplo de ello es la revista "Minerfa y Energia" y "Seguridad Minera", toda
vez que en la protecci6n personal las guantes y linternas de seguridad son
utilizadas como herramientas fundamentales.
En exposiciones y encartes en eventos mineros y de construcci6n se pueden
encontrar los referidos productos en un mismo stand, siendo incluso
ofrecidos en conj unto ya que es usual que como elementos de protecci6n se
usen cascos, lentes, equipamiento especial y larnparas recargables que son
usadas en las propias construcciones o minas.
Los signos en conflicto producen una pronunciaci6n y entonaci6n igual.
En cuanto a los actos de competencia desleal en la modalidad de confusion
los argumentos de su denuncia estuvieron ligados al uso de Jos colores,
diseno y logos atribuidos a su marca. El uso de elementos asociados a
nuestros signos en los productos denunciados, podrf a dar lugar a que
algunos consumidores asocien el origen de los mismos a su empresa.
Respecto a los actos de competencia desleal en la modalidad de
aprovechamiento de la reputaci6n ajena, se deben tener en cuenta los
medias probatorios presentados con la denuncia, los cuales acreditan que
su marca STEELPRO viene siendo usada intensamente en el Peru y se
encuentra implantada en el mercado de la seguridad industrial y protecci6n
personal.
Su marca ha tenido participaci6n muy activa en diversos eventos
organizados par su empresa como empresas del sector minero, construcci6n
y retail, lo que reafirma su prestigio ganado en el mercado.
Con fecha 15 de febrero de 2016, la denunciada Esebece Representaciones

Comerciales S.A.C. y American Autoparts Import S.A.C. absolvieron el traslado
de la apelaci6n sefialando lo siguiente:
La denunciante no ha cuestionado el extrema de la Resoluci6n N° 3844-
2015/CSD-INOECOP l referido a la marca STEELPRO SAFETY (Certificado
N° 224322).
La Comisi6n ha establecido de manera acertada que no existe conexi6n
competitiva entre los productos que distinguen los signos respecto de la
marca STEELPRO SAFETY (Certificado N° 118918).
En la resoluci6n impugnada la Comisi6n no ha establecido coma signo
infractor el signo que ha serialado la denunciante ya queen ninguna parte
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del expediente se ha tornado como validas las fotografias adjuntadas de la

denunciante, por carecer de fecha.
Los signos confrontados distinguen productos que no guardan conexi6n
competitiva, toda vez que nose encuentran en la misma clase, no comparten
canales de comercializaci6n, distribuci6n y publicidad.
En el presente caso nose configura un acto de competencia desleal en la
modalidad de confusion toda vez que la denuncia interpuesta se basa en el
registro de la marca STEELPRO SAFETY PRODUCTS y logotipo
(Certificado N° 118918).
La denunciante no ha demostrado mediante medics probatorios id6neos que
cuente con prestigio en el mercado.
Con fecha 14 de marzo de 2016, la denunciante Vicsa Safety Peru S.A.C.

present6 un escrito reiterando sus argumentos y agreg6 lo siguiente:
Ha hecho esfuerzos considerables para posicionar en el mercado peruano
su marca STEELPRO en todos los productos que comercializa, como
eventos, publicidad, participaci6n en ferias a nivel nacional en industria y
mineria, entre otros.
Su marca se comercializa en los retails mas importantes del Peru.
Adjunt6 medios probatorios.
Con fecha 29 de marzo de 2016, American Autoparts Import S.A.C. y Esebece

r-
I
Representaciones Comerciales S.A.C. presentaron un escrito serialando lo
siguiente:
No existen documentos que sustenten que demuestren la comercializaci6n
o fabricaci6n de los productos STEELPRO.
Su giro de negocio no esta referido a lamparas recargables.
La denunciante no ha demostrado que su marca base de la denuncia tenga
prestigio en el mercado.
No compite con la denunciante en el mercado respecto de las larnparas
recargables.
I. CUESTION EN DISCUSION
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar lo siguiente:

a) Si Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. y American Autoparts
Import S.A.C. han infringido los derechos de Propiedad Industrial de Vicsa
Safety Peru S.A.C. respecto de la marca STEELPRO SAFETY
PRODUCTS y logotipo (Certificado N° 118918).
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b) Si el uso del signo objeto de cuestionamiento par parte de las denunciadas

Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. y American Autoparts
Import S.A.C constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de
actos de confusion y explotaci6n de la reputaci6n ajena.
c) De ser el caso, si corresponde sancionar a las denunciadas Esebece
d) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos a las denuncladas
Esebece Representaclones Comerciales S.A.C. y American Autoparts
Import S.A.C.
II. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Antecedentes
Del lnforme de Antecedentes se ha verificado que Vicsa Safety Peru S.A.C., es

titular de las siguientes marcas de producto:
La denominaci6n STEEL PRO escrita en letras caracteristicas donde la

palabra STEEL es de color arnarillo y la palabra PRO es de color blanco, en
la parte inferior izquierda se aprecla la frase SAFETY PRODUCTS escrita
en letras caracteristicas de color blanco, todo sobre un fondo de color negro
y en la parte superior se aprecia una franja horizontal de color amarillo;
conforme al modelo adjunto, que distingue todo tipo de guantes de latex,
I cuero, pvc, cuero cromo, nitrilo, goma y neoprene (productos para la

protecd6n personal); de la clase 09 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el
28 de junio de 2006, con Certificado N° 118918, vigente hasta el 28 de junio
de 2016.
La denominaci6n STEELPRO SAFETY y logotipo (se reivindica colores4),

conforme al modelo, que distingue aparatos de alumbrado, calefacci6n,
producci6n de vapor, refrigeraci6n, secado, ventilaci6n, distribuci6n de
agua; correspondientes a la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el
4
Se aprecian las colores negro y amarillo.
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RESOLUCION N° 1663~2017/TPJ~INDECOPI
15 de mayo de 2015, con Certificado N° 224322, vigente hasta el 15 de

mayo de 2025.
2. Extremos apelados
Mediante Resoluci6n N° 3844-2015/CSD-INDECOPI de fecha 29 de diciembre

de 2015, la Comisi6n de Signos Distintivos:
- Declar6 infundada la denuncia por infracci6n de derechos de propiedad
Declar6 improcedente la denuncia por competencia desleal, en las
modalidades de actos de confusion y de explotaci6n indebida de la reputaci6n
ajena, interpuesta por Vicsa Safety Peru S.A.C., de Peru, contra Esebece
Declar6 improcedente el pedido de costas y costos solicitado por la
denunciante Vicsa Safety Peru S.A.C.
Contra dicha resoluci6n interpuso recurse de apelaci6n unicarnente la

denunciante Vicsa Safety Peru S.A.C., en el extremo referido a la denunciada
interpuesta por infracci6n a sus derechos de propiedad industrial respecto de la
marca STEELPRO SAFETY PRODUCTS y logotipo (Certificado N° 118918),
toda vez que el escrito de apelaci6n se ha centrado en demostrar la vinculaci6n
entre los productos que distingue dicha marca y los que distinguen los signos
objeto de cuestionamiento. Asimismo, la denunciante ha cuestionado los
extremos referidos a los actos de competencia desleal en la modalidad de
confusion, explotaci6n de la reputaci6n ajena y el pago de costas y costos a su
favor.
En consecuencia, en cuanto a la marca STEELPRO SAFETY (Certificado

N° 224322), respecto de la cual la Comisi6n serialo que fue otorgada con
posterioridad (15 de mayo de 2015) a la fecha en la que se habrlan producido
los hechos materia de denuncia, declarando improcedente la denuncia en dicho
extremo5, el mismo ha quedado consentido.
5 Conforme obra a fojas 290.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENC/A
Por lo tanto, corresponde a la Sala pronunciarse respecto de la denuncia por

infraccion a los derechos de propiedad industrial respecto de la marca
STEELPRO SAFETY PRODUCTS y logotipo (Certificado N° 118918), los actos
de competencia desleal en la modalidad de actos de confusion y explotacion de
la reputacion ajena y el pago de costas y costas a favor de la denunciante.
3. lnfraccion a los derechos de Propiedad Industrial
El articulo 238 de la Decision 4867 establece que el titular de un derecho

protegido en virtud de dicha Decision podra entablar acci6n ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que
tarnbien podra actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infracci6n.
El artl culo 155 de la Decision 486 establece que el registro de una marca confiere
a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento, los siguientes actos:
a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo identico o semejante sabre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sabre productos
vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
b b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despues de que se
I hubiese aplicado o colocado sabre los productos para los cuales se ha
reqlstrado la marca; sabre los productos vinculados a los servicios para
£ los cuales esta se ha registrado; o sabre los envases, envolturas,
r c)
embalajes o acondicionamientos de tales productos;
fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
f' reproduzcan o contengan la marca, asl coma comercializar o detentar
tales materiales;
d) usar en el comercio un signo ldentico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
7 Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en vfrtud de esta Decision podra entablar accion ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tarnbien podra actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracci6n.
Si la legislaci6n interna del Pais Miembro lo perrnite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio,
las acciones por infracci6n previstas en dicha legislaci6n.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la acci6n contra una
infracci6n sin, que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.
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Sa/a Especializada en Propiedad lntelectua/
confusion o un riesgo de asociaci6n con el titular del registro. Tratandose

del uso de un signo identico para productos o servicios identicos se
presumira que existe riesgo de confusion;
e) usar en el comercio un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un dano econ6mico o cornercial
injusto por raz6n de una diluci6n de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o por raz6n de un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar publicarnente un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
diluci6n de la fuerza distintiva o de! valor comercial o publicitario de la
marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de

Propiedad Industrial a interponer una acci6n por violaci6n contra quien infrinja
tales derechos, agregando que precede tarnbien en caso de que exista peligro
inminente que los derechos def titular puedan ser conculcados.
3.1 Signos utilizados por las denunciadas
En el presente caso teniendo en cuenta que la Comisi6n estableci6 que las

denunciadas American Autoparts Import S.A.C. y Esebece Representaciones
Comerciales S.A.C. emplearon el signo STEELPRO, para identificar lamparas
frontales recarqables, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, lo cual no ha
sido cuestionado por dichas empresas, no corresponde evaluar nuevamente los
medias probatorios a fin de determinar el uso de los signos empleados por dichas
empresas.
En ese sentido, se tendra como signo objeto de cuestionamiento la

denominaci6n STEELPRO, respecto de larnparas frontales recargables,
3.2 Aplicaci6n al caso concrete
En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos

de Propiedad Industrial de Vicsa Safety Peru S.A.C. corresponde a la Sala
establecer si existe riesgo de confusion entre el signo utilizado por las
denunciadas American Autoparts Import S.A.C. y Esebece Representaciones
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Sa/a Especializada en Propiedad lntelectua/
Comerciales S.A.C. y la marca STEELPRO SAFETY PRODUCTS y logotipo

(Certificado N° 118918), registrada a favor de la denunciante.
4. Determinaci6n del riesgo de confusion
En general, la confusion entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la
similitud o conexi6n competitiva entre los productos, servicios o actividades
econ6micas que distinguen.
4.1 Respecto de los productos
En el presente caso la marca registrada de la denunciante distingue todo tipo de

guantes de latex, cuero, pvc, cuero cromo, nitrllo, goma y neoprene (productos
para la protecci6n personal); de la clase 09 de la Nomenclatura Oficial.
Por su parte, el signo usado por las denunciadas distingue lamparas frontales
recargables, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
Sobre el particular, una vez analizado lo expuesto por las partes en el presente
procedimiento, asi como los medios probatorios presentados y la informaci6n
verificada por la Sala, corresponde serialar lo siguiente:
Los guantes de latex, (productos para la protecci6n personal) son usados en

la seguridad industrial8.
Si bien· existen diversos tipos de lamparas frontales recargables, estas
tambien son usadas para la protecci6n personal en la minerfa9
Teniendo en cuenta que ambos productos son usados para la seguridad
personal, ambos productos son susceptibles de ser comercializados u
ofertados por un mismo empresario.
Por lo tanto, ambos productos guardan vinculaci6n competitiva en la medida que

se usan para la protecci6n personal en diversas industrias.
8De
acuerdo a la paqma:
https://www.atproteccio n. com/index.p h p?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search qu
e rv=g ua ntes+latex
9Segun
la informaci6n obtenida en la papma Web:
http://www. ind ustriam ineramexicana. com/2013/02/eq u ipo-de-p roteccion-para-m ineros/
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4.2 Examen comparative
Para determinar si dos signos son semejantes, es practica de esta Sala partir de
la impresi6n en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el publlco
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podra comparar ambos signos simultanearnente. Mas bien el
signo que tenga al frente en un momenta determinado va a ser confrontado con
el recuerdo mas o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Par ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas caracterlsticas que puedan ser recordadas por el publico consumidor.
Lo mas importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de las
signos en cuesti6n. Las diferencias solo tendran influencia en la impresi6n en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido serialados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y mas recientemente en los Procesos
N°s 147-IP-200510y156-IP-200511.
El recuerdo y capacidad de diferenciaci6n del publico dependeran de los

productos o servicios a distinguir y especialmente de la atenci6n que usualmente
se de para la adquisici6n y contrataci6n de esos productos o servicios.
En este orden de ideas, la impresi6n en conjunto de signos denominativos (ode

aquellos en los que resulta mas relevante el elemento denominative) se
determinara en primer lugar por su aspecto fonetico y grafico. En muchos casos,
el aspecto fonetico sera el mas importante porque por lo general la denominaci6n
es utilizada en el mercado verbalmente.
Tarnbien se debe partir de la impresi6n en conjunto en el caso de las signos

mixtos que, de acuerdo a la legislaci6n nacional, son aquellos conformados par
una denominaci6n y un elemento figurative. En estos casos, debera
determinarse cual es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos las elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de las productos o servicios; o
b) que s61o uno de los elementos indique el origen empresarial.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre de 2005.

11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 6).
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Safa Especializada en Propiedad fntefectua/
RESOLUCJ6N N° 1663-2017/TPl-JNDECOPI
Conforme lo senala Fernandez - Novoa12, "... a la hora de comparar una marca

mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la vision en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacia del
elemento dominante que impregna la vision de conjunto de la correspondiente
marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hip6tesis de
la comparaci6n de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la
comparaci6n entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que
esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca
mixta".
Seriala que "de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta esta
constituido por el elemento denominative de la rnlsrna"; precisando que "cuando
en la comparaci6n entre siqnos distintivos participa una marca mixta, debe
aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemente denominativo
prevalece, per regla general, sobre el components grafico o figurative."
Censidera que la primacfa de esta pauta se basa en que "a la hora de adquirir
productos revestidos con una marca grafico - deneminativa, el publico demanda
los productos en el comercio senalandolos por su denominaci6n y no
graficamente. ( ... ) En algunos casos, el predominio del componente
denominative de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia
ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca
mixta hace que el publico contemple tal componente coma un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar coma un fndice identificador del
producto, desempefia tan solo el papel de contribuir a omamentar la
presentaci6n del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los
supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurative de una marca
mixta predomina sobre su components denominative".
El autor seriala que entre los factores que desplazan a un primer piano el
compenente figurative de una marca mixta deben diferenciarse dos grupes, a
saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en
el componente denominative (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y
la circunstancia de que el elemento denominative forme parte de un elevado
numero de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupe, que
comprende factores . que repercuten positivamente sabre el componente
figurative, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
12 Fernandez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
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mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar infimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad
intrfnseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que la marca registrada de la denunciante es

un signo mixto, debera establecerse, previamente, si presenta alqun elemento
relevante que determine su impresi6n en conjunto.
En el caso de la marca registrada resulta relevante tanto el aspecto denominativo

(sequn corresponda) como el aspecto grafico. En efecto, el aspecto
denominativo es relevante por: i) la ubicaci6n y dimension que ocupa dentro del
signo; y, ii) ser la forma c6mo los usuarios solicitaran las servicios en el mercado.
Par su parte, el aspecto grafico es relevante, ta! coma se aprecia a continuaci6n:
SIGNOUSADO MARCA REGISTRADA
STEELPRO
Previamente a realizar el examen comparative, se debera tener en cuenta que

en el caso de denominaciones compuestas par mas de un termino, es necesario
establecer sl uno de las elementos predomina sabre el otro o cual es el que sirve
para determinar la impresi6n en conjunto, ya que pueden ser semejantes, si
ambas contienen el mismo elemento relevante. Ello solo se puede determinar en
cada caso concreto y analizando la particular formaci6n de la denominaci6n
compuesta de que se trata.
En el caso de la marca registrada STEELPR SAFETY PRODUCTS resulta

relevante la denominaci6n STEELPRO, toda vez que la denominaci6n SAFETY
PRODUCTS, cuya traducci6n al espariol es "productos de seguridad"13 hace
referencia a una cualidad de Jos mismos, lo que determina que se trate de una
denominaci6n descriptiva, par lo que no sera considerada en el analisls
comparative de los signos.
13 http://dictionary.cambridge.org/es/translate/
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Ahora bien, realizado el examen comparative entre el signo utilizado por las
denunciadas y la marca registrada de la denunciante, se advierte lo siguiente:
Foneticarnente, los signos presentan una ldentica secuencia de vocales y

consonantes, lo que determina una impresi6n sonora de conjunto identica en
cada caso.
Graflcarnente, los signos en cuesti6n se encuentran conformados par una
misma denominaci6n lo que determina un impacto visual identico en cada
caso.
4.3 Riesgo de confusion
Por las consideraciones expuestas, dada la vinculaci6n entre los productos que
distinguen los signos en cuesti6n sumado al hecho de que son identicos grafica y
foneticarnente, determina que no sea posible su coexistencia pacffica en el
mercado sin riesgo de inducir a confusion al publico consumidor.
5. Comisi6n del acto infractor
En atenci6n a lo expuesto, teniendo en cuenta que el signo utilizado por las

denunciadas vulneran los derechos de Propiedad Industrial de Vicsa Safety Peru
S.A.C. respecto de su marca de producto STEELPRO SAFETY PRODUCTS y
logotipo (Certificado N° 118918) que distingue productos de la clase 9 de la
Nomenclatura Oficial, por lo que se ha configurado una infracci6n a los derechos
de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 155 inciso
d) de la Decision 486.
Asimlsmo, en atencl6n a Jo anterior, debe prohibirse a las denunciadas American

Autoparts Import S.A.C. y Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. el uso
del signo STEELPRO coma signo distintivo, ya que afecta las derechos
adquiridos por la accionante.
6. Actos de competencia desleal
6.1 Marco legal
La Sala considera que una division radical entre el ambito objetivo de las normas
contra la competencia desleal y las reguladoras de los bienes inmateriales
(/egislaci6n sabre Propiedad Industrial) no resulta posible, ya que subsisten
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supuestos comunes a ambos sectores del ordenamiento, slendo de precisar que

las normas sobre competencia desleal otorgan una mayor flexibilidad.
Se consideran actos de competencia desleal aquellos que atentan contra los

usos o practicas honestas en el comercio. Ello origina que se protejan bienes
inmateriales - coma las marcas registradas y los nombres comerciales protegidos
- cuando se compite Illcitamente en el mercado utilizando medios que confunden
al publico consumidor y desvian injustamente la clientela de! titular del derecho.
De acuerdo al articulo 98 del Decreto Legislative 107514, las denuncias sabre
actos de competencia desleal, en las modalidades de confusion y explotaci6n de
la reputaci6n ajena que esten referidas a alg(m elemento de la Propiedad
Industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres
comerciales, esten o no inscritos, seran de exclusiva competencia de la Autoridad
nacional competente en materia de Propiedad Industrial, sequn corresponda.
Por su parte, la Ley de Represi6n de la Competencia Desleal, sancionada por

Decreto Legislativo 1044, establece en su Quinta Disposici6n Complementaria
Final que la determinaci6n y sanci6n de actos de competencia desleal en la
modalidad de actos de confusion y actos de explotaci6n indebida de la reputaci6n
ajena que se encuentren vinculados a la afectaci6n de derechos de Propiedad
lntelectual esta asignada a la Comisi6n de Propiedad lntelectual
correspondiente, siempre que la denuncia fuera presentada por el titular del
derecho 0 par quien este hubiera facultado para ello.
Cabe agregar que, el artlculo 6.2 del Decreto Legislativo 1044 estipula que un
acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las
exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una
economfa social de mercado.
6.2 Actos de confusion
6.2.1 Marco conceptual
El artlculo 9.1. del Decreto Legislative 1044 senala que los actos de confusion
consisten en la realizaci6n de actos que tengan coma efecto, real o potencial,
inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de
14
El Decreto Legislativo 1075 que se encuentra vigente desde el 1 de febrero de 2009.
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la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de

manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al
que realmente les corresponds.
Precisa en su artlculo 9.2 que los actos de confusion pueden materializarse

mediante la utilizacion indebida de bienes protegidos por las normas de
Propiedad lntelectual.
Resulta conveniente citar lo expresado por Monteagudo: "Debe hacerse notar

que el enjuiciamiento de la confusion des/ea/ reviste importantes peculiaridades
que lo distinguen de la figura def riesgo de confusion caracterfstico def Derecho
de marcas. En este contexto es especiafmente significativa la no vigencia de la
reg/a de la especialidad el riesgo de confusion posee un diferente alcance y
contenido en cada cuerpo legal;esta circunstancia naturalmente no posibilita una
aplicacion generalizada de las normas contra la competencia des/ea/ a toda
violaci6n de un signo tutelado por la Ley de Marcas, pero permite en ciertos
supuestos una protecci6n complementaria que se suma o afJade a la prevista
por el derecho de marcas ..... Sin embargo en aquellos casos en los que la
aplicaci6n estricta def derecho de marcas provoque resultados lesivos para otros
intereses el recurso a la figura de la confusion des/ea! es irreprochable".15
Asi, en los actos de confusion en el campo de la competencia desleal no es de
aplicaci6n el principio de especialidad, se trata de un riesgo de confusion efectivo
y busca que las prestaciones de una empresa determinada no sean apropiadas
por terceros; mientras que, en el caso del derecho de Propiedad Industrial, es
de apllcaclon el principio de especialidad, la determinacion del riesgo de
confusion no es una cuesti6n de hecho sino de derecho y tiene como finalidad la
implantaci6n del signo en el mercado y la seguridad jurfdica.
6.2.2 Aplicaci6n al caso concrete
En el presente caso, la confusion que se alega es respecto de elementos que se

encuentran protegidos a traves de la Propiedad Industrial, no habiendose
invocado, ni acreditado la existencia de elementos ajenos a dicho regimen que
merezcan la tutela a traves de la represi6n de actos de competencia desleal en
la modalidad de confusion, motivo por el cual corresponde confirmar lo resuelto
por la Comisi6n respecto a la improcedencia de la denuncia en este extremo.
15 Monteagudo, La protecci6n de la marca renombrada, Madrid 1995, pp. 200, 214 y 219.
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6.3 Actos de Explotaci6n lndebida de la Reputaci6n Ajena
6.3.1 Marco conceptual
El artlculo 10.1. del Decreto Legislativo 1044 senala que los actos de explotaci6n
indebida de la reputaci6n ajena consisten en la realizaci6n de actos que, no
configurando actos de confusion, tienen como efecto real o potenclal el
aprovechamiento indebido de la imagen, el credito, la fama, el prestigio y la
reputaci6n empresarial o profesional que corresponde a otro agente econ6mico,
incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociaci6n con un tercero.
Precisa en su artlculo 10.2 que los actos de explotaci6n indebida de la reputaci6n
ajena pueden materializarse mediante la utilizaci6n indebida de bienes
protegidos por las normas de Propiedad lntelectual.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitaci6n de signos distintivos ajenos,

asi como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medias de
identificaci6n que en el mercado se asocien a un tercero.
El aprovechamiento de la reputaci6n ajena se funda en el uso que hace una

persona del prestigio de que goza un signo distintivo de propiedad de otra
persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer asl a la
clientela.
"No se trata aquf de la des/ea/tad fruto de la presentaci6n de las propias
prestaciones (productos o setvtctos) coma ajenas; supuesto esie ya tipificado en
el acto de confusion sino def aprovechamiento de/ caudal de crediio que atesora
otro en el mercado..... .. a mayor grado de implantaci6n de la marca en el
mercado, mas factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputaci6n.
Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que
atesore la marca Ahora bien, sin implantaci6n el aprovechamiento de la
reputaci6n es imposible ... el aprovechamiento de la reputaci6n de la marca
renombrada puede producirse, aunque no medie error acerca de la procedencia
empresarial de los productos o serviclos'w.
Debe sefialarse que cualquier utilizaci6n de la marca ajena no es capaz de

completar el supuesto descrito por la norma. A este respecto se pueden
establecer algunos criterios adicionales a tomar en cuenta para determinar el
acto de competencia desleal:
15 Monteagudo, La protecci6n de la marca renombrada, Madrid 1995, pp. 255 y siguientes.
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Sala Especializada en Propiedad fntelectual
a) Grado de esfuerzo desplegado par el titular para propiciar su prestigio y

reputaci6n.
b) Proximidad competitiva entre el tercero y el titular
c) Medida en que la utilfzaci6n de la marca por su tercero afecta las legftimas
posibilidades de explotaci6n que corresponden al titular.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que un tercero recurre a una marca ajena
s61o cuando le consta o considera que ello facilita su acceso a un nuevo
mercado.
El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del producto debe ser
determinado en cada caso concrete y dependera, adernas de los criterios antes
citados, de cual sea la practica y costumbre comercial en ese sector del mercado.
Conviene precisar que si bien el aprovechamiento de la reputaci6n de un signo,

puede tener como supuesto de base la existencia de un riesgo de confusion,
aquella puede darse tarnbien en los casos que esta no se produzca:
''Aun cuando las respectivas prestaciones sean distintas y no surja confusion

respecto al origen, la contemplaci6n de una marca familiar y prestigiosa lleva al
consumidor a atribuir un credito al nuevo producto o servicio, cuando menos
inicialmente, como consecuencia de la vinculaci6n con el signo renombrado"17•
6.3.2 Aplicaci6n al caso concreto
La denunciante ha presentado encartes, fotos y publicidad en revistas respecto

de su marca STEELPRO SAFETY y sus productos de protecci6n personal, en
sector industrial y minero conforme obra a fojas 35 a 51 y 362 a 365, los cuales
sf bien acreditan el uso de dicha marca en el mercado, resultan insuficiente a fin
de determinar que, a la fecha de la interposici6n de la denuncia y a la fecha en
que ocurrieron los hechos materia de la acci6n,. la denunciante gozada de un
prestigio o reputaci6n relevante que evidencia que la denunciada haya intentado
aprovecharse de tal prestigio o reputaci6n.
17 Monteagudo (nota 16), p. 259.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETE.NC/A
7 Determinaci6n de las sanciones por la infracci6n a los derechos de

Propiedad Industrial de la denunciante
7.1 Marco legal
El art!culo 120 del Decreto Legislative 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen los actos deinfraccion o para evitar
que estos se produzcan, se podran imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestaci6n
b) Multa
Asimismo, establece que las multas que la autoridad nacional competente podra
establecer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta
ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho illcito real
obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco
(75) UIT, la multa podra ser def 20 % de las ventas o ingresos brutes percibidos
por la actividad infractora.
Por su parte, el articulo 121 de dicha norma seriala que para determinar la
sanci6n a aplicar, asl coma la graduaci6n de la multa, cuando corresponda, la
autoridad nacional competente tendra en consideraci6n, entre otros, los
siguientes criterios:
a) el beneficio ilfcito real o potencial de la comisi6n de la infracci6n;
/r b) la probabilidad de detecci6n de la infracci6n;
/ c) la modaiidad yet alcance del acto infractor;
f
d) los efectos del acto infractor;
e) la duraci6n en el tiempo del acto infractor;
f) la reincidencia en la comisi6n de un acto infractor;
g) la mala fe en la comisi6n del acto infractor.
Para efectos de la apllcaclon de los mencionados criterios, la Sala tendra en

cuenta lo siguiente:
a) El beneficio ilfcito real o potencial de la comisi6n de la infracci6n;
El beneficio illcito estara dado por lo que se dej6 de pagar por obtener la
autorizaci6n por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta
de dicha informaci6n, esta Sala ernpleara como referencia el monto obtenido
por el infractor como resultado de su conducta.
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b) La probabilidad de detecci6n de la infraccf6n
Para efectos de fijar la sanci6n, es necesario tomar en cuenta que tan

probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular
del derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando la
probabilidad es bastante baja, los infractores tienden a continuar con su
conducta, toda vez que consideran que diffcilmente sera sancionados, por
lo que en estos casos la sanci6n debe ser mas severa.
En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la

promoci6n que se hizo de la misma, las caracterfsticas del sector del
mercado en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de
agentes que participan en er mercado, entre otros.
c) La modalidad y er alcance del acto infractor
La ley preve diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las

cuales estan tipificadas en el artlculo 155 de la Decision Andina 486.
Algunas estan vinculadas a actividades previas a la puesta a disposici6n
del publico de los productos o servicios con la marca, tales como: la venta
de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras
conductas estan relacionadas a la explotaci6n de la marca en el mercado
(fabricaci6n y/o venta de productos con la marca), etc.
Aslrnismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusi6n del acto infractor,

es decir, el ambito geografico dentro del que tuvo alcance la infracci6n y el
tipo de publico al cual se dirigi6. En efecto, no es posible sancionar de la
misma forma a aquellas conductas que, par ejemplo, a) tuvieron un alcance
qeoqraflco reducido en comparaci6n a aquellas que tuvieron alcance
nacional o b) estuvieron destinadas a un publico masivo o solo a un
segmento def mercado, entre otras.
d) Los efectos del acto infractor
Dependiendo del tipo de infracci6n, el sector del mercado en que se realiza,

y el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a
alcanzar no solo al titular de la marca (perdidas econ6micas), sino tarnbien
al publico consumidor, como serfa el caso por ejemplo de las falsificaciones
de marcas que distinguen productos farmaceutlcos o alimenticios. En ese
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contexto, la sanci6n debe ser proporcional a los efectos de la fnfracci6n

cornetida,
e) La duraci6n en el tiempo de! acto infractor
El periodo durante el cual se realize la infracci6n tambien influye en la

sanci6n, toda vez que no serla justo sancionar por igual dos conductas que,
aun cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duraci6n
distinta.
f) La reincidencia en la comisi6n de un acto infractor
Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se debera

verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad
a la notificaci6n de la resoluci6n que determin6 la existencia de la infracci6n
primigenia.
La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la

sanci6n aplicable no debera ser menor que la sanci6n precedente, seg(m
lo dispuesto en el artlculo 120 del Decreto Legislative 1075.
g) La mala fe en la comisi6n del acto infractor
En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la
I Jegislad6n marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o evfdencien

que el denunciado actu6 de mala fe al cometer el acto infractor.
I Adicionalmente, a Jo indicado, la Sala considera que tarnbien podran tenerse en

consideraci6n los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la
sanci6n, la conducta procedimental y el principio de razonablidad, aplicable este
ultimo en virtud de lo dispuesto en el artlculo 230 de la Ley 27444.
En efecto, las sanciones de tipo administrative tienen como principal objetivo

disuadir o desincentivar la realizaci6n de infracciones por parte de los
administrados. Asi, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al
beneficio esperado en caso de cometer la infracci6n, a fin de garantizar que las
sanciones administrativastengan realmente un efecto disuasivo, no s61o sobre las
personas naturales o empresas infractoras sino sabre el resto de agentes
econ6micos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar
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contraviniendo la Ley resultarla mas rentable que cumplir las normas o asumir la
sanci6n.
A la Autoridad le corresponde no s61o tutelar las derechos de propiedad industrial

sino tambien difundir la importancia y el respeto de las mismos para el progreso
econ6mico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposici6n de la sanci6n se
busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
7 .2 Determinaci6n de la sanci6n
En el presente procedimiento se analizara los siguientes criterios a efectos de

determinar la sanci6n a imponerse a la denunciada.
• El beneficio ilfcito real o potencial de la comisi6n de la infracci6n
No es posible determinar, a partir de los documentos obrantes en autos, el

beneficio obtenido por la denunciada a partir de la comisi6n de la infracci6n.
• La probabilidad de detecci6n de la infracci6n
Se ha acreditado el uso del signo infractor a traves de la venta a una entidad

publica, lo que determina que las probabilidades de detectar tal infracci6n han
sido altas.
•
l
//
La modalidad y el alcance del acto infractor
La modalidad de la infracci6n se produjo par el uso no autorizado de signos

susceptibles de generar riesgo de confusion con la marca base de la denuncia,
l/ no existiendo informaci6n en el expediente que termine su alcance.
• Los efectos del acto infractor
En este punto, es necesario precisar que no solo la denunciante se ha vista

afectada por las productos comercializados par la denunciada y los ingresos que
habrfa dejado de percibir, sino tarnblen los usuarios quienes han podido solicitar
tales productos en la creencia que se tratan de productos distribuidos o
fabricados por la denunciante.
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• La duraci6n en el tiempo del acto infractor
No es posible determinar la duraci6n en el tiempo del acto infractor.
• La reincidencia en la comisi6n de un acto infractor
Nose advierte este supuesto en el presente procedimiento.
• La mala fe en la comisi6n def acto infractor
No se advierte este supuesto en el presente procedimiento.
Asimismo, cabe senalar que la Sala ha tenido en cuenta el documento

denominado "Contrato Directoral Regional N° 115-2014-GR-APURIMAC/DRA"
el cual obra a fojas 29 a 34, celebrado entre el Gobierno Regional de Arequipa y
las denunciadas, en cuya clausula segunda en la que se establece el objeto del
contrato, se ha sefialado lo siguiente:
"El presente contrato tiene por objeto la Adquisici6n de Lemperes Franta/es

Recargables para el PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO POPULAR
PROCOMPITE -2013, REGION APURIMAC, de acuerdo a las Especificaciones
Tecnices y Requerimientos Tecnicos Mfnimos establecidos en el Capftulo Ill de
la Secci6n Especffica de las Bases - Condiciones Especiales.
Cuya cantidad, descripci6n, importes unitarios y totales son /os que se detallan
/ a continuaci6n:
ITEM CANT U/M DESCRIPCION MARCA P.U OFERTA
I
f
"2 1262 LAMPARA FRONTAL
RECARGABLE
Seg{m
especificaciones
tecnices
STEELPRO
SI.
105.00
ECONOMICA
132.510.00
En ese sentido, teniendo en cuenta el contrato citado anteriormente asl coma la

cantidad de productos suministrados por las denunciadas, los cuales asciende a
1262 unidades, y en el cual se establece expresamente la marca de los mismos
(STEELPRO), siendo que si bien no es posible establecer un monto exacto por
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EXPEDIENTE N" 626925~2015/DSD
las ganancias obtenidas, de acuerdo a los parametros expuestos en los parrafos

precedentes y a fin de generar un efecto disuasivo en la conducta posterior de
las denunciadas, corresponde imponer la sanci6n de 10 UIT a las denunciadas,
monto que debera ser asumido de manera solidaria por dichas empresas.
8 Medidas definitivas
De conformidad con el artlculo 122 del Decreto Legislative 1075, sin perjuicio de
la sanci6n que se imponga por la comisi6n de un acto infractor, la autoridad
nacional competente podra dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:
a) el cese de los actos que constituyen la infracci6n;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infracci6n, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o
de publicidad u otros materiales, asl coma las materiales y medias que
sirvieran para cometer la infracci6n;
c) la prahibici6n de la importaci6n o de la exportaci6n de los productos,
materiales o medios referidos en el literal b );
d) las medidas necesarias para evitar la continuaci6n o la repetici6n de la
infracci6n;
e) la destrucci6n de los productos, materiales a medias referidas en el literal b)
o el cierre temporal o definitive del establecimiento del denunciado; o
f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
g) la publicaci6n de la resoluci6n que pone fin al procedimiento y su notificaci6n
a las personas interesadas, a costa del infractor.
- Prohibid6n de USO
Teniendo en cuenta la infracci6n en la que incurren Esebece Representaciones

Comerciales S.A.C. y American Autoparts Import S.A.C. corresponde prohibirle el
uso de[ signo objeto de cuestionamiento (numeral 3.1 de la presente resoluci6n),
tanto en forma independiente coma conjuntamente con otros elementos, para
identificar para identificar lamparas frontales recargables, de la clase 11 de la
Nomenclatura Oficial.
9 Costas y Costas del procedimiento
El artlculo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el articulo 2 del
Decreto Legislative N° 1309, establece que, a solicitud de parte, la autoridad
nacional competente ordenara que la parte vencida asuma el pago de costos y
costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI.
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Y DE LA PROPJEDAD JNTELECTUAL
RESOLUC/6N N° 1663-2017/TPJ-/NDECOPI
Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los
referidos conceptos.
Cabe precisar que los costos del proceso estan constituidos por los honorarios del
abogado de alguna de las partes de! procedimiento, mientras que las costas estan
constituidas por las tasas y los dernas gastos realizados en el marco de la
tramitaci6n del procedimiento3.
De acuerdo a lo dispuesto en el artfculo 126 del Decreto Legislativo 1075 la

Autoridad Administrativa reconocera a favor de la parte vencida el pago de costos
y costas.
Al haberse determinado que Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. y

American Autoparts Import S.A.C. han infringido Jos derechos de Propiedad
Industrial de Vicsa Safety Peru S.A.C. y al ser esta ultlrna la parte vencedora en
el presente procedimiento, corresponde a las denunciadas asumir el pago de las
costas y costos en los que hubiere incurrido la denunciante.
IV. RESOLUCION DE LA SALA
Primera. - CONFlRMAR la Resoluci6n N° 3844-2015/CSD-INDECOPI de fecha

29 de diciembre de 2015, en el extrema mediante el cual la Comisi6n de Signos
Distintivos declar6 IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en
las modalidades de confusion y explotaci6n de la reputaci6n ajena, interpuesta
contra Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. y American Autoparts
Import S.A.C.
Segundo. - REVOCAR la Resoluci6n N° 3844-2015/CSD-INDECOPI de fecha 29

de diciembre de 2015, en el extrema mediante el cual declar6 infundada la
denuncia por infracci6n de derechos de propiedad industrial interpuesta por
Vicsa Safety Peru S.A.C. contra Esebece Representaciones Comerciales S.A.C.
y American Autoparts Import S.A.C. respecto de la marca STEELPRO SAFETY
PRODUCTS y logotipo (Certificado N° 118918) y en consecuencia:
Declarar FUNDADA la denuncia por infracci6n de derechos de propiedad

respecto de la marca STEELPRO SAFETY PRODUCTS y logotipo
(Certificado N° 118918).
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SANCIONAR a Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. y American

Autoparts Import S.A.C. con una multa equivalente a 10 UIT, por la infracci6n
cometida.
PROHIBIR a Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. y American
Autoparts Import S.A.C. el uso de los signos infractores, tanto en forma
independiente como conjuntamente con otros elementos, para identificar
lam paras frontales recargables, de la clase 11 de .la Nomenclatura Oficial,
DISPONER que Esebece Representaciones Comerciales S.A.C. y American
Autoparts Import S.A.C._asuman el pago de las costas y costos incurridos
por Vicsa Safety Peru S.A.C., con motivo del presente procedimiento.
Tercero. - DEJAR FIRME la Resoluci6n N° 3844-2015/CSD-INDECOPI de fecha

29 de diciembre de 2015, en lo dernas que contiene.
Con la intervenci6n de /os Vocales: Carmen Jacqueline Gave/an Diaz,

Nestor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castaneda,
Ramiro Alberto de/ Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

RESOLUCJ6N N" 1663-2017/TPl-INDECOPI

DENUNCJANTE VICSA SAFETY PERO S.A.C.

DENUNCIADAS ESEBECE REPRESENTACIONES COMERCIALES S.A.

Denuncia por infracci6n a los derechos de Propiedad Industrial -Riesgo de

Lima, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

MARCA CLASE CERTIFICADO

Las denunciadas han formado un consorcio para transferir al Gobierno

Los productos supuestamente infractores y los que distingue sus marcas

Mediante Resoluci6n del 18 de agosto de 2015, la Comisi6n de Signos Distintivos

Mediante provefdo de fecha 19 de agosto de 2015, la Secretaria Tecnica de la

Con fecha 29 de setiembre de 2015, el personal del INDECOPI se constituy6 en

Mediante lnforme N° 109-2015-G.R.AP/07.04-U.A., de fecha 02 de octubre de

Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2015, Esebece Representaciones

por el cual la empresa siempre participa de concursos publicos buscando la

1Mediante proveldo de fecha 11 de noviembre de 2015, la Secretar[a Tecnica de la Comisi6n de Signos

- Mediante Contrato Directoral Regional N° 115-2014-GR-APURIMAC I ORA,

Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2015, American Autoparts Import

Estado, participando en licitaciones y concursos, no es posible afirmar que

Mediante escritos de fechas 23 de noviembre de 2015, las denunciadas

Mediante escrito de fecha 15 de diciembre de 2015, la denunciada reiter6 los

incursas en la supuesta infracci6n a la propiedad industrial ni en actos de

Mediante Resoluci6n N° 3844-2015/CSD-INDECOPI de fecha 29 de diciembre

- Cabe seiialar queen tanto la marca - (Certificado N" 224322),

Evaluaci6ndef riesgode confusionentrelos signosen conflicto

marca (Certificado N° 118918).

enmarcada dentro de los supuestos previstos en el Decreto Legislative

Los referidos productos comparten los medias de publicidad al ser

Con fecha 15 de febrero de 2016, la denunciada Esebece Representaciones

del expediente se ha tornado como validas las fotografias adjuntadas de la

Con fecha 14 de marzo de 2016, la denunciante Vicsa Safety Peru S.A.C.

Con fecha 29 de marzo de 2016, American Autoparts Import S.A.C. y Esebece

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar lo siguiente:

b) Si el uso del signo objeto de cuestionamiento par parte de las denunciadas

II. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

Del lnforme de Antecedentes se ha verificado que Vicsa Safety Peru S.A.C., es

La denominaci6n STEEL PRO escrita en letras caracteristicas donde la

I cuero, pvc, cuero cromo, nitrilo, goma y neoprene (productos para la

La denominaci6n STEELPRO SAFETY y logotipo (se reivindica colores4),

15 de mayo de 2015, con Certificado N° 224322, vigente hasta el 15 de

Mediante Resoluci6n N° 3844-2015/CSD-INDECOPI de fecha 29 de diciembre

Contra dicha resoluci6n interpuso recurse de apelaci6n unicarnente la

En consecuencia, en cuanto a la marca STEELPRO SAFETY (Certificado

5 Conforme obra a fojas 290.

Por lo tanto, corresponde a la Sala pronunciarse respecto de la denuncia por

3. lnfraccion a los derechos de Propiedad Industrial

El articulo 238 de la Decision 4867 establece que el titular de un derecho

confusion o un riesgo de asociaci6n con el titular del registro. Tratandose

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de

3.1 Signos utilizados por las denunciadas

En el presente caso teniendo en cuenta que la Comisi6n estableci6 que las

En ese sentido, se tendra como signo objeto de cuestionamiento la

3.2 Aplicaci6n al caso concrete

En el presente caso, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos

Comerciales S.A.C. y la marca STEELPRO SAFETY PRODUCTS y logotipo

4. Determinaci6n del riesgo de confusion

4.1 Respecto de los productos

En el presente caso la marca registrada de la denunciante distingue todo tipo de

Los guantes de latex, (productos para la protecci6n personal) son usados en

Por lo tanto, ambos productos guardan vinculaci6n competitiva en la medida que

4.2 Examen comparative

El recuerdo y capacidad de diferenciaci6n del publico dependeran de los

En este orden de ideas, la impresi6n en conjunto de signos denominativos (ode