AMPARO DIRECTO

D.A. 282/2010.
QUEJOSA: **********S.R.L., DE C.V.
MAGISTRADO RELATOR:
LIC. PATRICIO GONZLEZ-LOYOLA PREZ.
SECRETARIA:
DULCE MARA NIETO ROA.

Mxico, Distrito Federal. Acuerdo del Cuarto Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
correspondiente a la sesin del da tres de febrero de dos mil
once.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo

directo nmero 282/2010; y,
R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de marzo de

dos mil diez en la Oficiala de Partes de la Sala Regional en Materia
de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa,

**********SOCIEDAD

DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado

**********, demand el amparo y la proteccin de la Justicia Federal
en contra de la autoridad y respecto del acto que a continuacin se
transcriben:
AUTORIDAD
RESPONSABLE.
Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual,

D.A. 282/2010

del Tribunal Federal

Administrativa.

de

Justicia

Fiscal

ACTO RECLAMADO. La resolucin definitiva

de fecha diecisis de febrero de dos mil diez, dictada
en el juicio de nulidad nmero **********, promovido
por la empresa ahora quejosa, por virtud de la cual
se declara la validez de la resolucin contenida en el
oficio PI/S/2009/005110 de fecha 20 de marzo de
2009, dictada por la Subdireccin Divisional de
Prevencin de la Competencia Desleal, del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el cual
resolvi negar administrativamente el registro
marcario 1 ********************LA MICHOACANA
**********..
En la demanda de garantas la quejoso estim violados
los artculos 16, 17 y 28 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, y se tuvo como terceros perjudicados a la
Subdireccin Divisional de Prevencin de la competencia Desleal
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a **********,
quienes

fueron

emplazados

al

juicio

de

garantas,

segn

constancias de notificacin que obran a fojas 35 a 37 del toca en

que se acta.
SEGUNDO. Por razn de turno, correspondi conocer de
la citada demanda de amparo a este tribunal colegiado, en donde
por acuerdo de su presidente de doce de mayo de dos mil diez, se
admiti y registr con el nmero de expediente D.A. 282/2010, y se
puso el expediente a disposicin del agente del Ministerio Pblico de
la Federacin adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento.
Encontrndose el presente asunto en estado de
resolucin, por acuerdo de veinte de mayo del ao en curso, fue

D.A. 282/2010

turnado al magistrado Patricio Gonzlez-Loyola Prez para la

formulacin del proyecto respectivo.
CONSIDERANDO :
PRIMERO. Este tribunal colegiado tiene competencia
legal para conocer del presente juicio de garantas y la va elegida
es correcta, de conformidad con lo dispuesto por los artculos 44, 46
y 158 de la Ley de Amparo; as como por los numerales 37, fraccin
I, inciso b), y 38 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la
Federacin, al haberse promovido en contra de una sentencia
definitiva dictada por una Sala Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en el
circuito en que este rgano ejerce jurisdiccin.
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado se acredita
con el informe justificado suscrito por la presidenta de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que obra agregado a foja
2 del expediente en que se acta, de conformidad con lo dispuesto
por el artculo 169 de la Ley de Amparo, y con los autos originales
del juicio de nulidad **********, que remiti junto con su comunicado.
TERCERO. La promocin del juicio de amparo fue
oportuna, en virtud de que la sentencia reclamada se notific a la
quejosa el nueve de marzo de dos mil diez, como consta a foja 207
del juicio de nulidad, la notificacin surti efectos el da hbil
siguiente; y la demanda de garantas se present por conducto de la
autoridad responsable el treinta de marzo de dos mil diez, en tanto
que el trmino de quince das hbiles previsto por el artculo 21 de la

D.A. 282/2010

Ley de Amparo, transcurri del once de marzo al seis de abril de dos

mil diez, descontndose los das trece, catorce, veinte, veintiuno,
veintisiete y veintiocho de marzo, tres y cuatro de abril; por
corresponder a sbados y domingos, respectivamente, lo anterior
acorde con lo establecido en los numerales 23 de la Ley de Amparo
y 163 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; as
como los das quince y treinta y uno de marzo, uno y dos de abril, al
ser inhbiles de conformidad con el acuerdo G/2/2010 emitido por el
pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
publicado en el Diario Oficial de la Federacin el diecinueve de
enero de dos mil diez, por lo que se concluye que la demanda se
promovi en tiempo, ya que se present en el antepenltimo da
hbil del plazo respectivo.
CUARTO.- Los conceptos de violacin hechos valer por
la quejosa son fundados en una parte, que es suficiente para
conceder el amparo solicitado, en atencin a las consideraciones
que se vierten a continuacin.
Antecedentes.
El veintisis de enero de dos mil siete, ********** solicit
la declaracin administrativa de infraccin en contra de **********,
sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por
considerar que invada el derecho de exclusividad sobre los
registros

marcarios

**********LA

**********LA MICHOACANA**********,

MICHOACANA**********,**********4**********LA

MICHOACANA**********,

**********LA

MICHOACANA**********,**********5**********LA
MICHOACANA**********,**********6

**********LA

D.A. 282/2010

MICHOACANA**********,**********7**********LA
**********y**********8**********LA

MICHOACANA

MICHOACANA**********,

al

argumentar que se utilizaba LA MICHOACANA en la fabricacin de

ciertos envases para comercializar helados.
El doce de octubre de dos mil siete, **********, sociedad
de responsabilidad limitada de capital variable, en va de
reconvencin solicit la declaracin administrativa de nulidad del
registro marcario 1 ********************LA MICHOACANA**********el
cual fue otorgado en la clase 30 para amparar helados y paletas
comestibles.
Por

resolucin

contenida

en

el

oficio

nmero

PI/S/2009/005110, de veinte de marzo de dos mil nueve, con

nmero de folio 5110, relativo al expediente ********** **********, la
subdirectora Divisional de Prevencin de la Competencia Desleal de
la Direccin Divisional de Proteccin a la Propiedad Intelectual,
dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, neg,
en va de reconvencin, la nulidad del registro marcario 1 **********
LA MICHOACANA********** otorgado a favor de **********
Mediante escrito presentado el quince de junio de dos
mil nueve, en la Oficiala de Partes de las Salas Regionales en
Materia de Propiedad Intelectual, **********, promovi juicio de
nulidad en contra de la resolucin identificada en el prrafo anterior.
Toc conocer del asunto a la Sala Regional en Materia
de Propiedad Intelectual, quien lo admiti y registr con el nmero
de expediente **********.

D.A. 282/2010

Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil nueve,

la sala tuvo por apersonado a **********, tercero interesado en el
juicio de nulidad.
Mediante

provedo

de

veintiocho

de

septiembre

siguiente, la responsable acord la contestacin a la demanda

efectuada por el subdirector Divisional de Prevencin de la
Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
Sentencia reclamada.
El diecisis de febrero de dos mil diez, la sala del
conocimiento dict sentencia, en la que reconoci la validez de la
resolucin impugnada, con base en las siguientes consideraciones:
I.-

Que

contrariamente

lo

que

refiere

la

demandante, el artculo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial

nicamente establece quienes pueden hacer uso de marcas y
que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su
registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no
contemplando como requisito necesario para la obtencin de
un registro marcario que la persona que lo solicite acredite la
calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios.
II.- Que el hecho de que en la forma oficial utilizada por
el citado instituto, para solicitar el registro de un signo distintivo,
establezca

como

uno

de

los

requisitos

la

ubicacin

del

establecimiento, no implica que expresamente se precise del

solicitante la calidad de industrial, comerciante o prestador de

D.A. 282/2010

servicios, pues el solicitante slo debe sealar el domicilio del

establecimiento no acreditar que se dedica a la industria, comercio o
que presta un servicio.
III.- Que, como lo determin la autoridad demandada, el
artculo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no contempla
una causal de nulidad que resulte de la aplicacin de la fraccin I
del artculo 151 de dicho ordenamiento legal.
IV.- Que del libro titulado La Michoacana: historia de los
paleteros de Tocumbo, escrito por Martn Gonzlez de la Vara, se
desprende que el autor consider que en los aos sesentas las
paleteras tocumbenses comenzaron a adoptar nombres como LA
MICHOACANA, LA FLOR DE MICHOACN, TOCUMBO, JANITZIO,
LA FLOR DE TOCUMBO, siendo el apelativo de LA MICHOACANA
el ms simple y popular porque caracterizaba a este tipo de
negocios, sin embargo, no se haba registrado como marca
comercial, en este sentido, los paleteros tocumbenses abrieron
negocios en los aos setentas en varias ciudades del pas y con el
paso del tiempo muchas familias de Michoacn expandieron sus
negocios. Sin embargo, dicha documental slo prueba los hechos
descritos, no as que la denominacin LA MICHOACANA se haya
convertido en una designacin recurrente para identificar
productos consistentes en paletas, helados y nieves y mucho
menos, que la marca 1 ********** LA MICHOACANA********** y
diseo, se haya convertido en la designacin usual o genrica
de los productos que protege, es decir, de los helados y paletas
comestibles, pues a stos no se les denomina de manera
genrica en el comercio como LA MICHOACANA.

D.A. 282/2010

V.- Que como lo determin la demandada, de la prueba

documental en comento se desprende que la denominacin LA
MICHOACANA era una apelativo comn entre las paleteras de
Tocumbo, Michoacn, sin embargo, slo es una apreciacin del
autor que escribi el referido libro, no aportando la actora otros
medios de prueba a efecto de acreditar fehacientemente que al
momento de otorgarse el registro marcario 1 **********, LA
MICHOACANA ********** y diseo, ste era un nombre de uso
comn de los productos para los cuales fue registrada.
VI.- Que es inexacto que la enjuiciada haya valorado
indebidamente la prueba presuncional, omitiendo considerar que es
un hecho notorio que la denominacin aludida desde hace varias
dcadas se ha convertido en la designacin usual o genrica de
helados y paletas comestibles. Lo anterior, toda vez que para que la
demandada pudiera arribar a dicha conclusin tena que partir de
un hecho cierto y conocido, lo que en la especie no ocurre, pues
se reitera, del libro aludido solamente se desprende una apreciacin
del autor en el sentido de que la denominacin LA MICHOACANA se
ha convertido en la designacin ms popular que caracterizaba a los
negocios de los paleteros tocumbenses, no as, que la marca 1
********** LA MICHOACANA********** y diseo se hubiera convertido
en la designacin usual o genrica de los productos que protege.
VII.- Que no puede considerarse como hecho notorio el
relativo a que la denominacin se ha convertido en la designacin
usual o genrica de helados y paletas comestibles, pues
contrariamente a ello, a las paletas y helados comestibles no se
les denomina de manera genrica como LA MICHOACANA.

D.A. 282/2010

VIII.- Que son inoperantes los argumentos en los que

sostiene la actora que el titular de la marca en comento no fue quien
la cre ni la volvi exitosa, razn por la cual se est ante un caso
donde se hace patente el abuso de un derecho, pues no debi
haberse otorgado el registro marcario respectivo. Lo anterior, toda
vez que con dicho alegato la demandante no controvierte los
motivos y fundamentos en los que se sustenta la resolucin
impugnada, mxime que la enjuiciante no acredita su dicho.
Conceptos de violacin.
Inconforme con dicha determinacin, la quejosa hace
valer, en su primer

concepto de violacin,

los siguientes

argumentos:
I.- Que los artculos 87 y 151, fraccin I, de la Ley de la
Propiedad Industrial, contrariamente a lo que seal la sala, s
constituyen una verdadera causal de nulidad, no es una simple
disposicin genrica que define quienes podrn hacer uso de las
marcas y el derecho de uso exclusivo que se confiere mediante su
registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues si
hubiera sido la intencin del legislador que todas las personas
estuvieran incluidas en el primer dispositivo legal mencionado, no
hubiera sido necesario detenerse a precisar a los industriales,
comerciantes y prestadores de servicios.
II.- Que la sala debi armonizar los dispositivos legales
sin sacarlos de contexto, mxime que en la ley y reglamento
abrogados es evidente que otorgaban la posibilidad para que
cualquier persona registrara una marca, pero ello se corrigi con la

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D.A. 282/2010

ley marcaria vigente, por lo que es un hecho notorio para el instituto

que la forma oficial que se debe utilizar para el registro de una
marca es la ********** y en el inciso 20 de dicha forma uno de los
requisitos es el anotar la ubicacin del establecimiento.
La quejosa sustent lo anterior en el criterio de rubro:
INTERPRETACIN DE LAS LEYES.
III.- Que si bien es cierto, al momento de solicitar el
registro no es menester acreditar la calidad de comerciante,
prestador de servicios o industrial, tambin lo es que de
controvertirse dicha situacin, el demandado debe acreditarlo,
porque es el nico que tiene los medios de conviccin al alcance,
para acreditar que tiene dichas calidades, en trminos del artculo
199 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, y en la especie, el
ahora tercero perjudicado no asumi dicha carga procesal lo que le
acarrea consecuencias negativas slo para l, pues no demostr
que al momento de solicitar su registro marcario era comerciante,
prestador de servicios o industrial, por lo que lo procedente era
declarar la nulidad de la marca LA MICHOACANA, pues se otorg
en franca contravencin a lo previsto por el artculo 97 de la ley
citada.
IV.- Que la sala viol lo dispuesto por el artculo 17
constitucional al conducirse en forma parcial y favorecer a **********
al pasar por alto que en ningn momento ste acredit que al
solicitar su registro marcario, tuviera la calidad de industrial,
comerciante o prestador de servicios.

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D.A. 282/2010

V.- Que la sala omiti analizar la totalidad de argumentos

hechos valer en el primer motivo de impugnacin vertido en el
escrito inicial, como lo son: Que en la obra titulada Comentarios a la
Ley de la Propiedad Industrial de Mauricio Jalife Daher, el autor, al
comentar el artculo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, sostuvo
que a diferencia de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas que
reconoca a favor de cualquier persona el derecho de registrar una
marca, el ordenamiento legal citado en primer trmino lo restringe a
los industriales, comerciantes y prestadores de servicios. Siendo
que si bien, los tratadistas no tienen la verdad absoluta, son una
fuente del derecho siempre y cuando se haga un estudio lgicojurdico correcto.
VI.- Que el referido autor, Mauricio Jalife hace una
acertada referencia a la Ley de Invenciones y Marcas (la cual en su
artculo 100 permita que cualquier persona, sin distingo, obtuviera
un registro marcario), en comparacin con la ley marcaria vigente
(que puntualiza los sujetos susceptibles de obtener un registro
marcario, como son comerciantes, industriales y prestadores de
servicios, sealando que el derecho a su uso exclusivo se obtiene
mediante el registro ante el instituto).
VII.- Que la sala no fund ni motiv correctamente su
resolucin, pues interpret indebidamente lo dispuesto por el
artculo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.
La promovente refiere, en su segundo concepto de
impugnacin, lo siguiente:

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I.-

Que

contrariamente

lo

que

determin

la

responsable, es un hecho notorio que el registro marcario 1

**********, LA MICHOACANA********** constituye un nombre de uso
comn que designa en forma genrica a los productos que ampara y
evidentemente si hay una relacin directa entre los helados,
paletas**********y productos similares tradicionales de Michoacn y
LA MICHOACANA, lo cual no requiere ser probado.
II.- Que al momento de realizar la demanda de amparo,
se localizaron a travs de internet dos pginas web en donde se
advierte la utilizacin de la denominacin LA MICHOACANA.
http://lamicho.galeon.com/ De la cual se desprende que
LA MICHOACANA es una empresa familiar que nace en Tocumbo
Michoacn, en los aos cuarenta.
www.lamichoacanaweb.com En la que se constata que
LA MICHOACANA tuvo su origen a principios de los aos cuarenta
en la poblacin de Tocumbo, Michoacn.
III.- Que el propio tercero perjudicado ha sealado que
su empresa es de origen familiar y que sta est inmersa en el
negocio de la industrial del helado, nieves y paletas no nicamente
LA MICHOACANA identificada como paletera, pues es lgico
comprender que lo que se vende en ellas es lo que interesa en s.
IV.- Que contrariamente a lo que seal la sala
responsable, s hay una relacin intrnseca y directa entre los
conceptos de helados y paletas, con la denominacin LA
MICHOACANA, esto es, la importancia de dicha marca es
precisamente por los helados, nieves y paletas que ah se venden,

D.A. 282/2010

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lo que es un hecho notorio e histrico y no slo es una relacin entre

paleteras y LA MICHOACANA.
V.- Que la sala minimiz y desestim el contenido de las
pginas 164, 165, 171, 172, 173, 183, 186 y 196 del libro intitulado
LA

MICHOACANA:

HISTORIA

DE

LOS

PALETEROS

DE

TOCUMBO, escrito por Martn Gonzlez de la Vara, al sealar que

la marca 1 ********** LA MICHOACANA ********** y diseo no se ha
convertido en la designacin usual o genrica de los productos que
protege, pues dicho sealamiento es tendencioso, habla en pasado,
como si los negocios y la tradicin culinario de los helados, paletas y
nieves**********originarios de Michoacn ya no existiera, porque si
es as, el tercero perjudicado no puede dolerse ni lamentarse ante
instancia alguna si alguien utiliza solo la denominacin LA
MICHOACANA sin agregarle **********.
VI.- Que el tercero perjudicado ejerce acciones contra
terceros para defender nica y exclusivamente el uso de la
denominacin LA MICHOACANA

y en forma secundaria LA

MICHOACANA********** y diseo, y la sala da a entender que si no

se acredita que el registro marcario LA MICHOACANA********** y
diseo es genrico, en forma ntegra, la nulidad pretendida es
improcedente, pasando por alto la parte esencial que integra la
marca.
VII.- Que es un hecho notorio histrico-cultural que la
denominacin LA MICHOACANA est relacionada con todo lo
concerniente a la industria de helados, nieves y paletas tradicionales
de Michoacn, y se ha utilizado as por dcadas, por diversos
pobladores y personas, por lo menos desde mil novecientos

D.A. 282/2010

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cuarenta, y un hecho notorio que en trminos del artculo 88 del

Cdigo Federal de Procedimientos Civiles no amerita prueba.
VIII.- Que no obstante que se ofreci el libro intitulado
LA MICHOACANA, la sala minimiz la labor del autor, diciendo que
slo se hace alusin a una relacin entre LA MICHOACANA Y
PALETERAS, pasando por alto que lo destacable de esas
paleteras es lo que se vende ah y por lo que son relevantes, los
helados, paletas y nieves tradicionales por su elaboracin.
IX.- Que el libro fue apoyado por el propio gobierno de
Michoacn, sin embargo, la sala estim que ste contiene opiniones
personales, siendo que de la pgina oficial electrnica del Instituto
Nacional de Antropologa e Historia se advierte la importancia del
libro

en

cuestin,

as

como

la

de

la

denominacin

LA

MICHOACANA, mxime que es la institucin especializada y

conocedora de la historia de Mxico. Esto es, el referido instituto
reconoce la importancia del libro citado y avala su contenido,
incluso, premindolo por la investigacin ah contenida, lo que
constituye un hecho notorio, y la cual revela que LA MICHOACANA
surgi en los aos cuarenta e identifica a las nieves y paletas
tradicionales por su sabor (no cualquier tipo de nieve o paleta) sino
de frutas como mango, mamey y zapote y que forman parte de la
tradicin gastronmica y son un icono de identidad nacional.
X.- Que es un hecho notorio el uso comn de la
denominacin LA MICHOACANA en la industria de la paleta,
helados y nieves y todo lo relacionado con esos postres
tradicionales y pese a ello, la naturaleza del hecho notorio ha sido
desvirtuada sin embargo, la sala sigue pretendiendo que ese hecho

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D.A. 282/2010

sea acreditado, lo cual es inslito, mxime que un hecho notorio

adquiere tal calidad por evidente, lo que est exento de prueba.
La promovente sustent lo anterior, en la jurisprudencia
del Segundo Tribunal Colegiado del Vigsimo Circuito, de rubro:
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE
APARECEN EN LAS PGINAS ELECTRNICAS OFICIALES QUE LOS
RGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIN DEL
PBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIN DE SUS PLAZAS,
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.

XI.- Que existen diversos enlaces o links disponibles que

refieren la generalidad de la denominacin LA MICHOACANA, como
son:
www.historiacocina.com/paises/articulos/mexico/paletas.
ht
www.vidaenelvalle.com/2009/07/29/397568/tradicionmexicana-trae-ganacias.htlm,
www.eluniversal.com.mx/articulos/39681.html,
www.wharton.universia.net/index.cfm?
fa=viewArticle&id=1972 (ste habla precisamente sobre
la MICHOACANA como marca hurfana)
redalyc.uaemex.mx/radalyc/pdf/13902712.pdf,
www.mercosurnoticias.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=25781&Itemid=252,
luzmariasilva.com/sist/ArticuloHistorico.php?id=61,
www.eluniversal.com.mx/articulos/39634.html

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D.A. 282/2010

XII.- Que si a nivel internacional LA MICHOACANA ha

sido ampliamente reconocida y sujeta de estudio por personas de
otros pases, es inusitado que no se reconozca la calidad de hecho
notorio en nuestro pas, mxime que cualquier persona de mediano
conocimiento en Mxico conoce las paletas, nieves y helados de LA
MICHOACANA, porque forman parte de nuestra cultura mexicana,
as como las roscas de reyes, el pan de muerto, los chiles en
nogada, el mole poblano, por tanto, podramos registrar como marca
EL MOLE POBLANO, LOS TAMALES OAXAQUEOS, LOS
CHILES EN NOGADA, EL PAN DE MUERTO, LOS ZARAPES DE
SALTILLO, EL CABRITO DE NUEVO LEN, adems, a todas se le
podra agregar el calificativo NATURAL.
XIII.- Que el hecho de que la denominacin LA
MICHOACANA sea de uso comn en la industria y comercializacin
de los helados, paletas y nieves tpicas de**********Michoacn, ya
por varias dcadas, ello reviste la calidad de hecho notorio histrico,
que no requiere prueba, pues forma parte de la cultura del pas.
La quejosa sustent lo anterior en los siguientes
criterios:
HECHOS HISTRICOS, PRUEBA INNECESARIA DE LOS.
HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA
FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.HECHOS
NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURDICO.

XIV.- Que la sala hace una declaracin tcita de

MONOPOLIZACIN DE LA DENOMINACIN LA MICHOACANA, a
favor de **********, quien se escuda a travs del registro marcario 1
********** LA MICHOACANA********** y diseo.

D.A. 282/2010

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XV.- Que LA MICHOACANA es de uso comn en la

industria de todo lo relacionado con paletas, helados, nieves y
aguas apegadas a la tradicin de Tocumbo y otros poblados del
Estado de Michoacn, desde hace varias dcadas, cuando menos
desde los aos cuarenta, incluso antes de que naciera el tercero
perjudicado, lo cual est documentado histricamente y constituye
un hecho notorio.
XVI.-

Que

el

ahora

tercero

interesado

no

est

defendiendo su marca en forma ntegra sino la parte esencial, que

es LA MICHOACANA, tan es as, que ha procedido contra diversas
personas a las que les atribuye su uso.
XVII.-

Que

el

presente

asunto

reviste

especial

importancia porque son muchas las personas en el pas que se

encuentran afectadas por el aprovechamiento ilcito del tercero
perjudicado, al hacer propia la denominacin LA MICHOACANA tras
la sombra de marcas con caractersticas compuestas como LA
MICHOACANA**********

diseo,

en

aras

de

acoger

primordialmente LA MICHOACANA y con base slo en esta ltima

tratar de sorprender a las autoridades.
XVIII.- Que dada la relevancia del asunto solicita, con
fundamento en lo dispuesto por los artculos 107, fraccin V, ltimo
prrafo, constitucional y 182 de la Ley de Amparo, se proponga el
conocimiento del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la
Nacin.
Estudio.

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D.A. 282/2010

Como qued sealado en la parte inicial del presente

considerando, los argumentos sintetizados son fundados en una
parte, que es suficiente para conceder el amparo solicitado, en
atencin a las consideraciones que se vierten a continuacin.
En primer lugar, es necesario destacar que, como se
seal en el primer considerando de la presente ejecutoria, el
conocimiento del presente asunto compete a este tribunal colegiado,
considerando innecesario remitir los autos al Mximo Tribunal, pues
no se actualiza ningn supuesto para tal efecto, ya que no se trata
de un juicio de amparo directo que por su inters y trascendencia
as lo amerite.
A efecto de analizar el asunto que nos ocupa, se estima
conveniente destacar lo siguiente:
**********sociedad de responsabilidad limitada de capital
variable, solicit la declaracin administrativa de nulidad del registro
marcario 1 ********** LA MICHOACANA********** y diseo, cuyo
titular es **********, haciendo valer bsicamente tres cuestiones, a
saber:
I.- Que se actualiza la causal de nulidad derivada del
artculo 151, fraccin I, en relacin con el artculo 87, ambos de la
Ley de la Propiedad Industrial, en razn de que ********** no
acredit, al solicitar el registro marcario en comento, el carcter de
industrial, comerciante o prestador de servicios.
II.- Que debe declararse la nulidad del registro marcario
en comento, con fundamento en lo dispuesto por el artculo 151,
fraccin III, en relacin con el artculo 113, fraccin III, ambos de la

D.A. 282/2010

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Ley de la Propiedad Industrial, en atencin a que el registro se

otorg con base en datos falsos contenidos en la solicitud de
registro, concretamente en la fecha de primer uso.
III.- Que es procedente determinar la nulidad del registro
marcario 1 **********, LA MICHOACANA********** y diseo, en
trminos de lo dispuesto por el artculo 151, fraccin I, en relacin
con el artculo 90, fraccin II, ambos de la Ley de la Propiedad
Industrial, en virtud de que ste contiene palabras que en el
lenguaje corriente o en las prcticas comerciales se ha convertido
en la designacin usual o genrica de los helados y paletas
comestibles.
Por

resolucin

contenida

en

el

oficio

nmero

PI/S/2009/005110, de veinte de marzo de dos mil nueve, con

nmero de folio 5110, relativo al expediente P.C. **********, la
subdirectora Divisional de Prevencin de la Competencia Desleal de
la Direccin Divisional de Proteccin a la Propiedad Intelectual,
dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
declar improcedente la solicitud de nulidad formulada en va de
reconvencin

del

registro

MICHOACANA**********,

marcario

otorgado

favor

**********
de

**********

LA
al

considerar, bsicamente, que:

I.- El artculo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no
es propiamente una causal de nulidad, sino una disposicin
genrica que seala quienes pueden hacer uso de una marca,
adems de que dicho precepto no establece como condicin para la
obtencin de un registro marcario que su solicitante sea industrial,
comerciante o prestador de servicios.

D.A. 282/2010

20

II.-

Que

la

denominacin

LA

MICHOACANA

no

constituye un nombre de uso comn, dado que ste no es un

trmino necesariamente alusivo a los helados y paletas comestibles.
Inconforme, el demandante promovi juicio de nulidad,
en el que aleg, esencialmente:
I.- Que los artculos 151, fraccin I, en relacin con el
numeral 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, s prevn
una verdadera causal de nulidad, en la que era necesario que el
solicitante

del

registro

marcario

acreditara

ser

industrial,

comerciante o prestador de servicios, lo que no aconteci en la

especie.
II.- Que la denominacin LA MICHOACANA se ha
convertido en la designacin genrica de los helados y paletas
comestibles.
La sala responsable, en la sentencia reclamada,
determin:
I.- Que el artculo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial
no contempla una causal de nulidad ni contempla como requisito
necesario para la obtencin de un registro marcario, que la persona
que lo solicite acredite la calidad de industrial, comerciante o
prestador de servicios, y
II.- Que contrariamente a lo que seala la actora, a las
paletas y helados comestibles no se les denomina de manera
genrica como LA MICHOACANA.
Es importante destacar que este tribunal colegiado se
ocupara, en su caso, del anlisis de las dos causales de nulidad
hechas valer por la actora, ahora quejosa, que fueron objeto de

21

D.A. 282/2010

estudio por parte de la sala responsable, pues la diversa causal,

relativa a que debe declararse la nulidad del registro marcario en
comento, con fundamento en lo dispuesto por el artculo 151,
fraccin III, en relacin con el artculo 113, fraccin III, ambos de la
Ley de la Propiedad Industrial, en atencin a que el registro se
otorg con base en datos falsos contenidos en la solicitud
respectiva, concretamente en la fecha de primer uso, no fue objeto
de impugnacin en el juicio de origen del que deriva el presente
juicio, motivo por el cual este tribunal colegiado, en atencin a que
el juicio de amparo en materia administrativa es de estricto derecho,
no est en aptitud de analizarla.
En esos trminos, por cuestin de tcnica jurdica, se
procede a examinar las consideraciones vertidas por la sala
responsable, as como el concepto de impugnacin hecho valer en
relacin con la causal de nulidad expuesta por la demandante,
ahora quejosa, derivada del artculo 151, fraccin I, en relacin con
el artculo 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyos
numerales, a la letra establecen:
Artculo 87.- Los industriales, comerciantes
o prestadores de servicios podrn hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su
uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el
Instituto.
Artculo 151.- El registro de una marca ser
nulo cuando:
I.- Se haya otorgado en contravencin de las
disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado
vigente en la poca de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fraccin, la
accin de nulidad no podr fundarse en la

22

D.A. 282/2010

impugnacin de la representacin legal del solicitante

del registro de la marca.
De los numerales transcritos se desprende:
I.- Que el registro de una marca ser nulo cuando se
haya otorgado en contravencin a las disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial o las que hubieren estado vigentes en la poca
de su registro.
II.- Que pueden hacer uso de marcas en la industria, en
el comercio o en los servicios que presten los industriales,
comerciantes o prestadores de servicio.
III.- Que el derecho al uso exclusivo de una marca se
obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
De igual forma, en relacin con la solicitud de un registro
marcario, los artculos 113, fraccin V, de la Ley de la Propiedad
Industrial, en relacin con el artculo 5, fraccin II, del Reglamento
de dicho ordenamiento legal, establecen:
Artculo 113.- Para obtener el registro de una
marca deber presentarse solicitud por escrito ante el
instituto con los siguientes datos:
()
V.- Los dems que prevenga el reglamento de
esta ley.
Artculo 5.- Las solicitudes o promociones
debern presentarse ante el propio instituto o en las
delegaciones de la Secretara y cumplir los siguientes
requisitos:

D.A. 282/2010

23

()
II.- Utilizar las formas
aprobadas por el instituto

oficiales

impresas,

De lo expuesto se advierte que contrariamente a lo

sealado por la sala responsable, el artculo 87 de la Ley de la
Propiedad Industrial, al contemplar quines pueden hacer uso
de las marcas en la industria, as como la obtencin de un uso
exclusivo de stas, en relacin con los productos, como
acontece en la especie, delimita implcitamente a los sujetos
que pueden obtener un registro marcario, como son los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios. Estimar
lo contrario implicara que cualquier persona pudiera obtener
un registro marcario y hacer uso de l, lo cual es contrario a la
naturaleza de ste.
Corrobora lo anterior, el hecho de que en el formato
oficial IMPI-00-001, relativo a la solicitud de registro de marca, se
precise del domicilio del establecimiento, esto es, si dicho dato es
necesario para solicitar el registro marcario, es inconcuso que
implcitamente el solicitante del registro de una marca para
productos, debe tener la calidad de industrial, comerciante o
prestador de servicios, pues son quienes pueden contar con un
establecimiento.
En esos trminos, contrario a lo que seal la sala
responsable, el artculo 151, fraccin I, en relacin con el artculo
87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, contemplan de
manera implcita una causal de nulidad, consistente en que ser
nulo un registro marcario, para el rubro de productos, cuando se
haya

otorgado

en

contravencin

al

artculo

87

de

dicho

24

D.A. 282/2010

ordenamiento legal, esto es, cuando el solicitante de un registro

marcario no haya justificado su calidad de industrial, comerciante o
prestador de servicios.
Cabe destacar que es evidente que el solicitante de una
marca debe justificar, como requisito previo a su registro, la calidad
de industrial, comerciante o prestador de servicios, toda vez que son
stos los sujetos quienes estarn en aptitud de comercializar la
marca, que es realmente el objetivo de tal registro.
Siguiendo con ese orden de ideas, de acuerdo con lo
establecido por el artculo 3 del Cdigo de Comercio, la calidad de
comerciante de las personas se adquiere por la concurrencia de
dos elementos, a saber: que dichas personas con capacidad legal
ejerzan actos de comercio, y que tales actos sean realizados de
manera ordinaria; este ltimo elemento se traduce en ejecutar actos
de comercio de un modo habitual, reiterado o repetido, haciendo de
esa actividad mercantil el verdadero ejercicio de una profesin.
Adicionalmente, la doctrina mayormente aceptada en
nuestro sistema jurdico, refiere a un tercer requisito para que se d
el carcter de comerciante en las personas, a saber: que el acto
de comercio se realice en nombre propio y no a cuenta de un
tercero.
Cabe destacar que **********sociedad de responsabilidad
limitada de capital variable, solicit la declaracin de nulidad del
registro marcario, al sealar que ********** no demostr que al
requerir el registro marcario 1 ********** LA MICHOACANA**********,

D.A. 282/2010

25

tena la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios,

prevista por la ley para tal efecto.
Del expediente administrativo **********, que obra en
copia certificada en un tomo por separado, se desprende,
especficamente a fojas 116 y de la 141 a la 154, que **********, a
fin de justificar su calidad de industrial, comerciante o
prestador de servicios, exhibi las siguientes documentales:
A) La constancia de registro en el Registro Federal de
Contribuyentes,

expedida por

el Servicio

de Administracin

Tributaria el treinta de julio de dos mil ocho, en la que se seala

como fecha de inicio de operaciones la del tres de mayo de mil
novecientos noventa.
B) La escritura pblica nmero **********, levantada el
cuatro de octubre de dos mil, ante el Notario Pblico Nmero
**********del Estado de Oaxaca, en donde se hace constar el
contrato de sociedad que otorgan los seores **********y**********,
respecto de la sociedad **********, sociedad annima de capital
variable, cuyo objeto ser, entre otros, la fabricacin, compra-venta,
importacin y exportacin de paletas, nieves, helados, aguas
preparadas naturales, envasadas y a granel, as como sus insumos
y envases.
C) La constancia de apertura de establecimiento,
expedida el veinticuatro de octubre de dos mil tres, por la Direccin
de Regulacin y Fomento Sanitario de la Secretara de Salud del
Estado de Oaxaca, de donde se advierte la apertura de la paletera

26

D.A. 282/2010

y nevera La Michoacana**********, el primero de enero de dos mil

tres, cuyo propietario es **********.
De las referidas documentales se desprende que en
ningn momento ********** demostr que conjuntamente con la
solicitud del registro marcario en comento (doce de septiembre
de dos mil), haya acreditado su calidad de industrial,
comerciante o prestador de servicios.
En efecto, con el acta constitutiva de **********,
sociedad annima de capital variable, lo nico que se acredita es
que desde el cuatro de octubre de dos mil, ********** es socio
conjuntamente con ********** de la empresa que se dedica, entre
otras cosas, a la fabricacin, compra-venta, importacin y
exportacin de paletas, nieves, helados, aguas preparadas
naturales, envasadas y a granel, as como sus insumos y
envases, no as, que al presentar la solicitud del registro
marcario 1 ********** LA MICHOACANA********** y diseo, haya
demostrado tener la calidad referida, mxime que no se
adquiere el carcter de comerciante por el slo hecho de ser
socio o accionista o desempear cargos de administracin,
gerente, factor o dependiente de una sociedad mercantil.
Por otra parte, con la constancia de apertura del
establecimiento La Michoacana**********, cuyo

propietario es

**********, se demuestra que el veinticuatro de octubre de dos mil

tres, esto es, con posterioridad al otorgamiento del citado
registro, se le autoriz el inicio de operaciones de la paletera y
nevera La Michoacana**********, empero con ello no se justifica que

D.A. 282/2010

27

al solicitar el registro marcario aludido, haya acreditado la calidad

referida.
Finalmente, la constancia de registro en el Registro
Federal

de

Contribuyentes,

expedida

por

el

Servicio

de

Administracin Tributaria el treinta de julio de dos mil ocho, tampoco

demuestra que al solicitar el registro marcario, haya demostrado su
calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, mxime
que sta tambin fue expedida con posterioridad al otorgamiento del
citado registro.
En atencin a lo expuesto, asiste razn a la quejosa al
sealar que el artculo 151, fraccin I, en relacin con el artculo 87,
ambos

de la Ley de

la

Propiedad Industrial,

contemplan

implcitamente la causal de nulidad relativa a que ser nulo un

registro marcario relativo a productos, cuando se haya otorgado en
contravencin al artculo 87 de dicho ordenamiento legal, esto es,
cuando el solicitante de un registro marcario no haya justificado su
calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios y en la
especie, **********, ahora tercero perjudicado, no justific, en el
procedimiento de origen, que al solicitar el registro marcario 1
********** LA MICHOACANA********** y diseo, haya demostrado
tener tal calidad, motivo por el cual, proceda declarar la nulidad del
registro marcario aludido.
En esos trminos, al resultar esencialmente fundado el
concepto de violacin analizado, lo procedente es conceder el
amparo y proteccin de la Justicia Federal a la quejosa, para el
efecto de que la sala responsable deje insubsistente la sentencia
reclamada y, en su lugar, emita una nueva determinacin, en la que,

28

D.A. 282/2010

tomando en consideracin que el artculo 87 en relacin con el

artculo 151, fraccin I, de la Ley de la Propiedad Industrial, de
manera implcita, contemplan la causal de nulidad relativa a que el
solicitante de un registro marcario, relativo a productos, debe
acreditar su calidad de industrial, comerciante o prestador de
servicios, y que en el caso que nos ocupa, **********no justific, en el
procedimiento administrativo, ni en el juicio de nulidad, que al
solicitar el registro marcario 1 ********** LA MICHOACANA********** y
diseo, acredit tal calidad, resuelva lo que en derecho proceda.
En virtud de lo anterior, al haber resultado fundado el
argumento aludido, el cual fue suficiente para conceder el amparo
solicitado, se estima innecesario el estudio de los restantes
argumentos vertidos por la impetrante de garantas en sus
conceptos de violacin, pues su anlisis a ningn fin prctico
conducira, pues cualquiera que fuera su resultado no modificara la
decisin asumida.

Tiene aplicacin a lo anterior, la tesis VI.2o. J/316, del

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con quien se
comparte criterio, visible en la pgina 83, Tomo 80, Octava poca,
del Semanario Judicial de la Federacin, de rubro y texto
siguientes:
CONCEPTOS DE VIOLACIN. CUANDO SU
ESTUDIO ES INNECESARIO.- Si el amparo se
concede por uno de los captulos de queja, trae por
consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se
reclaman, es intil decidir sobre stos.

D.A. 282/2010

29

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, adems, en los

artculos 76 a 80 de la Ley de Amparo, se
RESUELVE:
NICO.- La Justicia de la Unin AMPARA Y PROTEGE
a **********sociedad de responsabilidad limitada de capital
variable, en contra del acto consistente en la sentencia de diecisis
de febrero de dos mil diez, dictada por la Sala Especializada en
Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, al resolver el juicio de nulidad nmero
**********, para los efectos precisados en la parte final de la presente
ejecutoria.
NOTIFQUESE;

con

testimonio

de

la

presente

resolucin, devulvanse los autos a la sala de origen y, en su

oportunidad, archvese el toca.
A S lo resolvi el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito que integran los magistrados,
Jess Antonio Nazar Sevilla (Presidente), Jean Claude Tron Petit y
Patricio Gonzlez-Loyola Prez, por unanimidad de votos en cuanto
al sentido de la resolucin, formulando voto aclaratorio el segundo
de los mencionados, respecto de las consideraciones en que sta
se sustent. Fue ponente el ltimo de los magistrados en cita.
Firman los magistrados integrantes de este tribunal en
unin de la secretaria de acuerdos que da fe.

30

D.A. 282/2010

(Firmado)
LIC. JESS ANTONIO NAZAR SEVILLA
MAGISTRADO PRESIDENTE
(Firmado)
LIC. JEAN CLAUDE TRON PETIT
MAGISTRADO
(Firmado)
LIC. PATRICIO GONZLEZ-LOYOLA PREZ
MAGISTRADO
(Firmado)
LIC. ARTEMISA AYDE CONTRERAS BALLESTEROS
SECRETARIA DE ACUERDOS

VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA EL MAGISTRADO

JEAN CLAUDE TRON PETIT.

Al margen que comparto el criterio que llev a conceder la

proteccin de la Justicia Federal, estimo que tambin se debieron
hacer algunas consideraciones adicionales en relacin con este
aspecto al igual que debi hacerse pronunciamiento respecto del
argumento relacionado con la nulidad del registro marcario La
Michoacana, por apreciar que constituye un nombre y
denominacin de uso comn que ampara helados, paletas y
productos similares, tradicionales de Michoacn.
En relacin al punto primero referido en el prrafo que
antecede, si bien comparto el criterio consistente en que el artculo
87 de la Ley de la Propiedad Industrial delimita de manera implcita
a los sujetos que pueden obtener un registro marcario, esto es, slo
los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, son los
que, esencialmente y en trminos generales estarn legitimados
para pretender obtener un privilegio de propiedad industrial.

31

D.A. 282/2010

Tambin debo expresar que parece obvio exigir esa cualidad

subjetiva al solicitante de una patente, de un registro marcario o de
algn otro privilegio, puesto que si se va a conceder una
exclusividad en los mercados en beneficio y proteccin de ste
contra el uso sin derecho que pudieran hacer terceros, limitando
con ello derechos de propiedad intelectual y ejercicio del comercio,
debe existir un indicio slido que aqul ser destinado para su
explotacin y consecuente aprovechamiento mercantil y a favor de
los consumidores, y no debe haber otras razones, como podra ser
abusar de un privilegio, que el legislador no confiri, para traficar,
especular o monopolizar de manera desleal dicho privilegio, lo que
la doctrina conoce como marcas o patentes trol (patent trolling o
trademark troll), referido a conductas que abusan de protecciones
jurdicas de manera ilegtima.
En efecto, una marca trol es un trmino peyorativo para
denotar a cualquier sujeto que registra una marca sin la intencin de
utilizarla y solo lo hace con un propsito especulativo, esto es, para
luego amenazar con demandar a otros que utilizan tal
denominacin.
Tradicionalmente se considera que un trol es aquel sujeto
que exige y obtiene una cantidad de dinero de los transentes que
intentan cruzar un puente. Es as que en sentido metafrico, una
marca trol ser aquella que "por arte de magia aparece cuando un
productor desprevenido adopta la misma marca o denominacin
similar y es amenazado, plantendosele dos opciones: a) pagar
para obtener una licencia de uso de la marca ya registrada; o, b)
litigar.
Es claro que la tendencia mundial de jueces y agencias
administrativas se orienta por limitar estas formas en que se abusa
de los derechos de propiedad intelectual en perjuicio de
comerciantes y consumidores, encareciendo productos y servicios
en los mercados por prcticas de mera especulacin y monoplicas.
Esto estimo es as, porque aunque en principio es lgico y de
razn comn que una patente, modelo de utilidad o diseo
industrial, ser usado por un industrial y una marca, aviso o nombre
comercial por cualquier comerciante; sin embargo, no debe
desconocerse que en la praxis los servicios pueden prestarlos
sujetos que no tengan necesariamente el carcter de industriales o
comerciantes, pero resulten efectivos prestadores de algn servicio.

32

D.A. 282/2010

Tal sera el caso de marcas registradas de asociaciones civiles,

religiosas, sindicatos y hasta de entidades gubernamentales.
Estas consideraciones llevan a que el solicitante de una
patente, de un registro marcario o de algn otro privilegio,
demuestre tener una calidad subjetiva que lo correlacione con la
actividad a la que destinar el privilegio industrial o comerciante-,
condicin de legitimacin que parece necesaria de quien opera en
ciertos mercados.
Las condiciones apuntadas se encuentran de alguna u otra
manera reconocidas en los artculos 15, punto 1, y 16, punto 1,
Parte II, Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual de los Acuerdos sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio de la Organizacin Mundial del Comercio 1, del que
el Estado Mexicano es parte 2 y, por tanto, sus disposiciones deben
observase conforme al artculo 133 constitucional. Dichos
numerales sealan:
Artculo 15 Materia objeto de proteccin
1. Podr constituir una marca de fbrica o de comercio
cualquier signo o combinacin de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas. Tales signos podrn registrarse como marcas de
fbrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los nmeros, los elementos
figurativos y las combinaciones de colores, as como cualquier
combinacin de estos signos. Cuando los signos no sean
intrnsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios
pertinentes, los Miembros podrn supeditar la posibilidad de
registro de los mismos al carcter distintivo que hayan
adquirido mediante su uso. Los Miembros podrn exigir como
condicin para el registro que los signos sean perceptibles
visualmente.
Artculo 16 Derechos conferidos
1.El titular de una marca de fbrica o de comercio registrada
gozar del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de
1

Consultable
en
la
pgina
de
la
Organizacin
Mundial
del
Comercio
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04_s.htm#2
2
A partir del 1 de enero de 1995. Dato consultable en la pgina de la Organizacin Mundial del
Comercio http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm

33

D.A. 282/2010

operaciones comerciales signos idnticos o similares para

bienes o servicios que sean idnticos o similares a aquellos
para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso d
lugar a probabilidad de confusin. En el caso de que se use un
signo idntico para bienes o servicios idnticos, se presumir
que existe probabilidad de confusin. Los derechos antes
mencionados se entendern sin perjuicio de ninguno de los
derechos existentes con anterioridad y no afectarn a la
posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados
en el uso.

Por cuanto al segundo aspecto sobre el que versa el presente

voto aclaratorio, deben hacerse las consideraciones siguientes:
Como marco de referencia es conveniente expresar las
consideraciones siguientes:
Marca es el signo denominativo, grfico o mixto que requiere
materializarse en un envase, producto o expresin publicitaria, que
une psicolgicamente a una idea o concepto de un producto o
servicio y evoca al consumidor las caractersticas, procedencia
empresarial, nivel de calidad o reputacin; la marca es aprehendida
por el consumidor y desencadena representaciones en su mente que
es el aspecto dinmico e ingrediente psicolgico de la marca. Este
signo debe ser susceptible de distinguir, per se, productos o servicios
respecto de otros de su misma especie o clase.
El artculo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que
se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
El efecto jurdico que se produce al momento de presentar el
registro de una marca es el derecho que nace en favor del
solicitante frente a terceros que pretendan solicitar marcas idnticas
o similares en grado de confusin y este derecho al ser aceptado
para su registro despus de haber pasado los exmenes de forma y
fondo se perfecciona, pues este es un reconocimiento del Estado en
el que, entre otros, advierte que la marca no invade derechos
vigentes de terceros y consecuentemente que el uso de dicha marca
no se podr tipificar como un delito o en el menor de los casos que
ocasiona una infraccin administrativa.
El artculo 90, fraccin II, de la Ley de la materia establece
que una marca no ser registrable cuando los nombres de uso

34

D.A. 282/2010

comn de los productos, as como las palabras que, en el lenguaje

corriente o en las prcticas comerciales, se hayan convertido en la
designacin usual o genrica de los mismos. Dicho numeral es del
tenor siguiente:
ARTICULO 90.- No sern registrables como marca:
II.- Los nombres tcnicos o de uso comn de los productos o
servicios que pretenden ampararse con la marca, as como aquellas
palabras que, en el lenguaje corriente o en las prcticas
comerciales, se hayan convertido en la designacin usual o genrica
de los mismos;

Sin embargo, en ocasiones el registro se realiza por error o

inadvertencia de los requisitos legales que se necesitan para ello;
as el artculo 92, fraccin I, del ordenamiento legal citado, seala
que una marca no producir efecto alguno contra un tercero que de
buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra
semejante en grado de confusin, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese
empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la
fecha de presentacin de la solicitud de registro o del primer uso.
Precepto legal que se del tenor siguiente:
Artculo 92.- El registro de una marca no producir efecto alguno
contra:
I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la
misma marca u otra semejante en grado de confusin, para los
mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el
tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacin de la solicitud de
registro o del primer uso declarado en sta. El tercero tendr
derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres aos
siguientes al da en que fue publicado el registro, en cuyo caso
deber tramitar y obtener previamente la declaracin de nulidad de
ste, y.

De acuerdo con las pruebas y manifestaciones vertidas por la

parte quejosa en los autos del juicio contencioso administrativo, se
advierte que los productos que se amparan helados, nieves y
paletas- con la denominacin La Michoacana, deriva cuando
menos de los aos cuarenta por los paleteros de Tocumbo y de
otros poblados de Michoacn, segn se advierte del libro intitulado:
La Michoacana: Historia de los Paleteros de Tocumbo.

35

D.A. 282/2010

Documento que sirve para determinar la fecha desde la cual

se remonta la tradicin en la elaboracin de los helados, nieves y
paletas de los paleteros de Tocumbo y de otros poblados que dieron
origen a la denominacin de La Michoacana.
Esto tomando en cuenta que la funcin jurisdiccional, por
naturaleza, exige un trabajo de lgica jurdica, que busca aplicar
correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun,
desentraar de los textos legales los principios generales del
derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso
concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo
sistema jurdico responde a la intencin del legislador de que sea
expresin de justicia, de acuerdo con la visin que de ese valor se
tenga en el sitio y poca en que se emitan los preceptos que lo
vayan integrando, de acuerdo con el criterio de la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacin de rubro: DOCTRINA.
PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANLISIS Y APOYO
EN LA FORMULACIN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIN DE
ATENDER,
OBJETIVA
Y
RACIONALMENTE,
A
SUS
3
ARGUMENTACIONES JURDICAS.

El valor probatorio que se otorga a ese documento encuentra

aval con las circunstancias que esa denominacin es de uso comn
en la industria y comercializacin de los productos a los que se ha
hecho referencia, pues reviste un hecho notorio histrico que no
inicia con motivo de la solicitud de registro de **********doce de
septiembre de dos mil-, sino de hace varios aos atrs y
constituyen, por tanto, una excepcin al principio de que el Juez
debe juzgar sobre los hechos probados. Siendo aplicable la tesis de
rubro: HECHOS HISTRICOS, PRUEBA INNECESARIA DE LOS. 4
Bajo este orden de ideas, resulta un hecho notorio y pblico
que diversas personas, entre ellas el aqu quejoso y muchos
comerciantes ms, explotaban en territorio nacional la misma
denominacin o connotacin La Michoacana- para los mismos
productos antes de su registro por parte de **********, que ocurri el
doce de septiembre de dos mil, por lo que conforme al artculo 92,
3

Novena poca/ Instancia: Segunda Sala/ Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su

Gaceta/ XIII, Mayo de 2001/ Pgina: 448/ Tesis: 2a. LXIII/2001/ Tesis Aislada/ Materia(s):
Comn.
4

Quinta poca/ Instancia: Tercera Sala/ Fuente: Semanario Judicial de la Federacin LVIII/
Pgina: 2645/ Tesis Aislada/ Materia(s): Civil.

36

D.A. 282/2010

fraccin I, de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de aqulla

no produce efecto alguno contra terceros.
Adems, resulta que el uso de la denominacin se ha
difundido, al extremo que ya es pblico y notorio para un amplio
segmento de consumidores.
En efecto, la denominacin La Michoacana culturalmente y
por reiteradas prcticas comerciales, que son del dominio pblico
de muchos consumidores, ha venido a ser, con el tiempo y uso
reiterado, descriptiva para designar un estilo de helados, nieves y
paletas a base de frutas naturales mexicanas, conocida y
acreditada en el mercado lo que incluye a los tipos de negocios que
los expenden con caractersticas ms o menos homogneas.
Adems, tal denominacin es una expresin cultural y
costumbrista que es compartida por un sector de la sociedad, lo que
impide pueda ser apropiada por una persona con nimo de
exclusividad como marca comercial.
Aunado a lo dicho, debe decirse que no ha sido propsito del
legislador crear ttulos de mera especulacin, con los cuales sus
dueos pueden gravitar sobre los verdaderos productores o
comerciantes y sobre el consumidor, pues es de toda lgica que
ningn inters lcito puede existir en quien, obteniendo el registro de
una marca, est lejos de vender o fabricar los productos o
mercancas a que dice destinarlas o ser el nico que legalmente
pueda usarla, desplazando a terceros de buena fe que venan
usando la denominacin, lo cul sera, incluso, un acto de privacin
ilegtimo o espurio. En tales casos se estar beneficiando de la
amplia capacidad distintiva de la marca notoria o renombrada
alguien que no ha contribuido en absoluto a ella y, por tanto, merece
ser anulado el registro respectivo.
Al respecto la jurisprudencia y doctrina reconoce como
principio de aplicacin en el Derecho de propiedad intelectual, la
teora del enriquecimiento injusto. Es as que el ordenamiento
jurdico5 rechaza, con carcter general, cualquier enriquecimiento
injusto. Esta opcin legislativa est asentada en elementales pilares
de justicia, ya que a todos repugna que alguien pueda lucrar como
consecuencia, no de sus propios mritos y esfuerzos, sino de los de
un tercero.
5

Artculo 1882.- El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, est obligado a
indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que l se ha enriquecido. Cdigo Civil
federal.

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Y esto es lo que ocurre cada vez que se solicita o utiliza una

marca idntica o similar a una designacin o connotacin notoria y
preexistente, ya que en tales casos se estar beneficiando de la
amplia capacidad distintiva de una designacin o connotacin
notoria o renombrada alguien que no ha contribuido en absoluto a
ella; alguien que no ha tenido que asumir los costes de publicidad,
patrocinio, etc., necesarios para hacer que la designacin o
connotacin sea generalmente conocida. Es as que esta teora es
del todo vlida para abarcar un amplio nmero de supuestos de
proteccin exorbitante, ilegtima y desproporcionada.
Estas precisiones son las que consider debieron engrosar la
ejecutoria dictada por el Tribunal que integro y que sustentan ahora
mi voto aclaratorio.
ATENTAMENTE
(Firmado)
LIC. JEAN CLAUDE TRON PETIT
(Firmado)
LIC. ARTEMISA AYDE CONTRERAS BALLESTEROS
SECRETARIA DE ACUERDOS

EN LA SESIN CELEBRADA CON ESTA FECHA SE

RESOLVI POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL
PROYECTO FORMULADO POR EL MAGISTRADO
PONENTE EN CUANTO AL SENTIDO DE CONCEDER
EL AMPARO PARA EFECTOS, EMITIENDO VOTO
ACLARATORIO EL MAGISTRADO JEAN CLAUDE
TRON
PETIT,
RESPECTO
DE
LAS
CONSIDERACIONES EN QUE STA SE SUSTENT.
MXICO, DISTRITO FEDERAL A TRES DE FEBRERO
DE DOS MIL ONCE. DOY FE.
DEVUELTO A LA SECRETARIA DE ACUERDOS, CON
ENGROSE EN FECHA:

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Se hace constar que esta foja corresponde a la sentencia dictada en el juicio de amparo directo
nmero D.A. 282/2010, promovido por **********S.R.L., de C.V.
El presente engrose se firm en trminos de los dispuesto en el artculo 188, en relacin con el
numeral 187, segundo prrafo, ambos de la Ley de Amparo, este ltimo aplicado por
mayora de razn. Doy fe.

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MAGISTRADO PATRICIO GONZLEZ LOYOLA PREZ

I. DATOS DEL ASUNTO

AMPARO DIRECTO NMERO: D.A. 282/2010.
QUEJOSA: **********
MAGISTRADO RELATOR: PATRICIO GONZLEZ-LOYOLA PREZ.
SECRETARIA: DULCE MARA NIETO ROA.
SESIN: 03 DE FEBRERO DE 2011.
NDICE
o
o
o
o
o

COMPETENCIA, LEGITIMACIN Y OPORTUNIDAD

RESOLUCIN IMPUGNADA
CONCEPTOS DE VIOLACIN
ESTUDIO
RESOLUTIVO(S)

PGS.
3-4
6
9
18
45

ACTO RECLAMADO: Sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad

**********
FECHA: 16 de febrero de 2010.
AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Especializada en Materia de Propiedad
Industrial del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
MATERIA: Propiedad Intelectual.
TEMA PRINCIPAL: Solicitud de declaratoria de nulidad de la marca LA
MICHOACANA **********

II. DATOS DE LA DECISIN

ANTECEDENTES:
********** solicit la declaracin administrativa de infraccin en
contra de **********sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por
considerar que invade el derecho de exclusividad sobre diversos registros
marcarios, al argumentar que se utilizaba LA MICHOACANA en la fabricacin
de ciertos envases para comercializar helados.
El doce de octubre de dos mil siete, **********, en va de
reconvencin solicit la declaracin administrativa de nulidad del registro
marcario 1 ********** LA MICHOACANA**********, el cual fue otorgado en la
clase 30 para amparar helados y paletas comestibles.

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Por resolucin contenida en el oficio nmero PI/S/2009/005110, de

veinte de marzo de dos mil nueve, con nmero de folio 5110, relativo al
expediente P.C. **********, la subdirectora Divisional de Prevencin de la
Competencia Desleal de la Direccin Divisional de Proteccin a la Propiedad
Intelectual, dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, neg,
en va de reconvencin, la nulidad del registro marcario 1 ********** LA
MICHOACANA **********, otorgado a favor de **********
**********sociedad de responsabilidad limitada de capital variable,
promovi juicio de nulidad en contra de la resolucin identificada en el prrafo
anterior, de la cual toc conocer a la Sala Regional en Materia de Propiedad
Intelectual, quien mediante resolucin de diecisis de febrero de dos mil diez,
reconoci la validez de la resolucin impugnada.
TEMA DE LA DECISIN: Constituye un requisito, para obtener un
registro marcario, la justificacin de la calidad de industrial, comerciante o
prestador de servicios del solicitante.
PROBLEMA(S):
Aspectos procesales en amparo
Violacin procedimental
Violacin formal
Violacin de fondo

Hechos:

X Prueba

Derecho:

X Calificacin

Interpretacin

Relevancia

PROPUESTA: Conceder el amparo solicitado.

SNTESIS DE LAS RAZONES:
Asiste razn a la promovente al sealar que el artculo 87 de la
Ley de la Propiedad Industrial, al contemplar quines pueden hacer uso de las
marcas en la industria, as como la obtencin de un uso exclusivo de stas,
delimita implcitamente a los sujetos que pueden obtener un registro marcario,
como son los industriales, comerciantes o prestadores de servicios. Estimar lo
contrario implicara que cualquier persona pudiera obtener un registro marcario
y hacer uso de l, lo cual es contrario a la naturaleza de ste.
En la especie, del expediente administrativo P.C. **********, que
obra en copia certificada en un tomo por separado, se desprende,
especficamente a fojas 116 y de la 141 a la 154, que ********** ********** no
justific que al momento de solicitar el registro marcario en comento haya
demostrado su carcter de comerciante.
CRITERIOS APLICADOS:
VOTACIN: X Unanimidad

Mayora

Voto

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'En trminos de lo previsto en los artculos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, en esta
versin pblica se suprime la informacin considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos'.