TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 70-IP-2014
Interpretacin prejudicial del artculo 136 literal a) de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; y, de oficio, de los artculos 134 literales a),
b) y g) y 150 de la Decisin 486; con fundamento en
la solicitud formulada por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente, de la Corte
Suprema de Justicia de la Repblica del Per.
Marca: POSITIVO (mixta). Expediente Interno:
10515-2013
Magistrado ponente: Luis Jos Diez Canseco Nez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los 11 das del mes de julio del ao dos mil catorce.
VISTOS:
El Oficio 120-2014-SCS-CS de 6 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal va
correo certificado el 16 de mayo de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la
Repblica del Per, solicita a este Tribunal interpretacin prejudicial, a fin de
resolver el Proceso Interno 10515-2013.
El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admiti a trmite la solicitud de
interpretacin prejudicial.
LAS PARTES:
Demandante:

Editora Positivo Ltda.

Demandado:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIN DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL
(INDECOPI),
REPBLICA DEL PER.

A. Determinacin de los hechos relevantes:

1.

El 2 de junio de 2010, Editora Positivo Ltda. solicit el registro multiclase de la

marca de producto y/o servicio POSITIVO (mixta) para distinguir productos en
la Clase 161 y servicios en la Clase 412 de la Clasificacin de Niza.

2.

Mediante Resolucin 276-2011/DSD-INDECOPI de 7 de enero de 2011, la

Direccin de Signos Distintivos determin lo siguiente: Primero.- Inscribir en el
Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la Propiedad
Industrial, a favor de Editora Positivo Ltda., la marca POSITIVO y logotipo, para
distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificacin de Niza. Segundo.Denegar el registro de la marca de producto solicitado por Editora Positivo
Ltda., en la Clase 41 de la Clasificacin de Niza. En consecuencia, se deneg
de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca registrada
POSITIVO (mixta) que distingue estudio de diseo grfico, imprenta, retoque
digital, pre-prensa, diseo de folletos de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza
(Certificado 17273).

3.

El 9 de marzo de 2011, Editora Positivo Ltda. interpuso recurso de apelacin en

contra de la Resolucin 276-2011/DSD-INDECOPI.

4.

Mediante Resolucin 2326-2011/TPI-INDECOPI de 21 de octubre de 2011, el

Tribunal del Indecopi resolvi confirmar la Resolucin 276-2011/DSDINDECOPI.

5.

Editora Positivo Ltda. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de

anular la Resolucin 2326-2011/TPI-INDECOPI.

6.

Mediante sentencia de primera instancia, Resolucin 6 de 18 de septiembre de

2012, el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Lima declar infundada la demanda contencioso administrativa.

7.

El 9 de octubre de 2012, la demandante present recurso de apelacin en

contra de la sentencia de primera instancia.

Clase 16: Papel, cartn y artculos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; material de encuadernacin; fotografas; artculos de papelera:
adhesivos (pegamentos) de papelera o para uso domstico; material para artistas; pinceles;
material de instruccin o material o material didctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta;
clichs de imprenta; cartivanas (encuadernacin); tiras adhesivas de papelera o para uso
domstico; revistas (publicaciones peridicas); dibujos; representaciones grficas;
reproducciones grficas; publicaciones impresas; manuales; libros; sobres (artculos de
papelera); encuadernaciones; calendarios; tapetes de escritorio; blocks de dibujo; libretas;
mapas geogrficos.
Clase 41: Informacin sobre educacin; servicios educativos; organizacin de concursos
(actividades recreativas); organizacin de competiciones deportivas; educacin fsica;
organizacin y direccin de conferencias; organizacin y direccin de congresos; servicios de
entretenimiento; prstamo de libros; servicio de bibliotecas ambulantes; organizaciones de
exposiciones con fines culturales o educativos; servicios de campamentos de vacaciones
(actividades recreativas); publicacin de libros; suministro de publicaciones electrnicos en lnea;
publicacin de textos que no sean publicitarios; organizacin de actividades deportivas y
culturales.

8.

Mediante sentencia de segunda instancia, Resolucin 4 de 20 de mayo de

2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de
Justicia de Lima confirm la sentencia apelada y declar infundada la demanda
contencioso administrativa.

9.

El 4 de julio de 2013, Editora Positivo Ltda. interpuso recurso de casacin ante

la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema
de Justicia de la Repblica del Per, invocando infraccin normativa del artculo
136 literal a) de la Decisin 486.

10. Mediante Auto calificatorio 10515-2013 de 30 de enero de 2014 se declara

procedente el recurso de casacin y se solicita interpretacin prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
B. Fundamentos de la demanda:
La demandante Editora Positivo Ltda. aleg lo siguiente:
11. Solicita la nulidad de la Resolucin 2326-2011/TPI-INDECOPI. Los signos
confrontados presentan diferencias en el plano grfico y fontico.
12. En la Clase 41 de la Clasificacin de Niza se encuentran registradas marcas, a
nombre de terceros, que presentan en su conformacin la denominacin
POSITIVO. Es posible la coexistencia de los signos confrontados.
13. No existe conexin competitiva entre los servicios de la misma Clase 41 de la
Clasificacin de Niza. La demandante agrega que Si bien la publicacin de
libros y textos que no sean publicitarios, a los que se refiere la marca solicitada,
tienen cierta relacin con los servicios que distingue la marca registrada; ello no
es motivo suficiente, a fin de que se genere riesgo de confusin (). La
publicacin de libros y textos son realizados por empresas editoras, en tanto
que los servicios de estudio de diseo grfico, imprenta, retoque digital, preprensa, diseo de folletos, son realizados por profesionales independientes.
C. Fundamentos de la contestacin a la demanda:
El Indecopi contest la demanda alegando lo siguiente:
14. Defiende la legalidad de la Resolucin 2326-2011/TPI-INDECOPI. Realizado el
examen de registrabilidad del signo solicitado en la Clase 16 de la Clasificacin
de Niza, se concluye que cumple con los requisitos previstos en el artculo 134
de la Decisin 486 y no se encuentra comprendido en las prohibiciones
sealadas en los artculos 135 y 136 del dispositivo legal referido.
15. Se encuentra registrada a favor de Positivo Servicios Grficos S.A.C. la marca
POSITIVO SERVICIOS GRFICOS y logotipo (Certificado 17273) que
distingue servicios de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza.
16. Los signos en cuestin se encuentran destinados a distinguir algunos de los
mismos servicios y otros vinculados, ya que la marca registrada distingue:
Estudio de diseo grfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseo de
folletos de la misma Clase 41 de la Clasificacin de Niza. Los servicios

educativos que pretende distinguir el signo solicitado se incluyen en los

servicios de estudio de diseo grfico que distingue la marca registrada.
17. La semejanza entre los signos radica en el hecho que incluyen en su
conformacin la denominacin POSITIVO, nico elemento denominativo que
conforma al signo solicitado y elemento denominativo relevante que conforma
la marca registrada. El signo solicitado se encuentra incurso en lo establecido
por el artculo 136 inciso a) de la Decisin 486.
D. Fundamentos de la primera instancia:
18. Mediante sentencia de primera instancia, Resolucin 6 de 18 de septiembre de
2012, el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Lima declar infundada la demanda contencioso administrativa y confirm el
contenido de la Resolucin 2326-2011/TPI-INDECOPI, en el sentido de que el
signo solicitado no puede ser registrado en la Clase 41 de la Clasificacin de
Niza, por ser confundible con la marca registrada POSITIVO (mixta) que
distingue estudio de diseo grfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa,
diseo de folletos de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza (Certificado
17273).
E. Fundamentos del recurso de apelacin:
La demandante Editora Positivo Ltda. aleg lo siguiente:
19. La palabra positivo es una palabra de uso comn en la Clase 41 de la
Clasificacin de Niza, ya que existen numerosas marcas registradas a nombre
de terceros que comparten dicho trmino.
20. Dicha palabra es evocativa y sugestiva, por lo tanto, es una marca dbil en la
Clase 41 de la Clasificacin de Niza.
F. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia:
21. Mediante sentencia de segunda instancia, Resolucin 4 de 20 de mayo de
2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de
Justicia de Lima confirm la sentencia apelada, declar infundada la demanda
contencioso administrativa, ya que no resulta posible la coexistencia pacfica de
los signos confrontados.
G. Fundamentos del recurso de casacin:
22. La demandante Editora Positivo Ltda. aleg la infraccin normativa del artculo
136 literal a) de la Decisin 486.
CONSIDERANDO:
1.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

23. Que, de conformidad con la disposicin prevista en el artculo 1 literal c) del

Tratado de Creacin del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, la norma cuya interpretacin se solicita forma parte del ordenamiento
jurdico de la Comunidad Andina.

24. Que, a tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del Tratado de

Creacin del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artculos 2,
4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por va
prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurdico de dicha
Comunidad.
NORMAS DEL ORDENAMIENTO
INTERPRETADAS

JURDICO

COMUNITARIO

SER

25. El Juez Consultante solicita la interpretacin prejudicial del artculo 136 literal a)
de la Decisin 486. Procede la interpretacin solicitada, adems de interpretar
de oficio los artculos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisin 486.
26. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:
DECISIN 486
()
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual
se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su
registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()
g) cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores.
()
Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
a)

sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin;

()
Artculo 150.- Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no
se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
proceder a realizar el examen de registrabilidad. En caso se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se
pronunciar sobre stas y sobre la concesin o denegatoria del
registro de la marca mediante resolucin.
().
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA.
LA DISTINTIVIDAD.
27. En el presente caso, Editora Positivo Ltda. solicit el registro multiclase de la
marca de producto y/o servicio POSITIVO (mixta) para distinguir productos en
la Clase 16 y servicios en la Clase 41 de la Clasificacin de Niza, por lo que
resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.
28. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha
reiterado que:
La Decisin 486, en su artculo 134, define a la marca como cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacin grfica.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado
por palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras,
smbolos, grficos, etc., que, susceptibles de representacin grfica,
sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de
que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y
seleccione sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la
calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del signo,
algunas clases de marcas, como las denominativas, las grficas y las
mixtas. En el marco de la Decisin 486 se puede, sin embargo,
constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los
enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los
productos, sus envases o envolturas, etc., segn consta detallado en
el artculo 134 de la mencionada Decisin.
Los elementos constitutivos de una marca.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido
en la Decisin 344, est implcitamente contenido en la definicin del
artculo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser
captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresin
material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios
sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los
consumidores o usuarios.

La representacin grfica y la distintividad son los requisitos

expresamente exigidos en la Decisin 486 como elementos
esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representacin grfica consiste en expresiones
o descripciones realizadas a travs de palabras, grficos, signos
mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el
consumidor, a travs de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo
solicite. La traslacin del signo del campo imaginativo de su creador
hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras,
vocablos o denominaciones, grficos, signos mixtos, notas, colores,
etc.
Es fundamental que todo signo goce de la caracterstica de la
distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello
lleva implcita la posibilidad de identificar unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacin
por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por
s solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se
confunda con l o con sus caractersticas esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1)
distintividad intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad
que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el
mercado; y, 2) distintividad extrnseca, mediante la cual se determina
la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el
mercado.
En este sentido, el literal b) del artculo 135 de la Decisin 486,
establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un
signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la
distintividad.
().
29. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el
signo solicitado a registro cumple con los requisitos del artculo 134 de la
Decisin 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad
previstas en los artculos 135 y 136 de la referida Decisin.
B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA
SIMILITUD GRFICA, FONTICA, E IDEOLGICA. RIESGO DE CONFUSIN
DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIN. REGLAS PARA REALIZAR EL
COTEJO DE MARCAS.
30. En el presente caso, Editora Positivo Ltda. solicit el registro multiclase de la
marca de producto y/o servicio POSITIVO (mixta) para distinguir productos en
la Clase 16 y servicios en la Clase 41 de la Clasificacin de Niza. El Indecopi
deneg de oficio el registro de la marca en la Clase 41 de la Clasificacin de
Niza sobre la base de la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue

estudio de diseo grfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseo de

folletos de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza.
31. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KONKANA (mixta), publicado en la
Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que:
La legislacin andina ha determinado que no pueden ser objeto de
registro como marca los signos que sean idnticos o similares entre
s, conforme lo establece el literal a) del artculo 136, materia de esta
interpretacin prejudicial.
32. Este Tribunal al respecto ha sealado:
La marca tiene como funcin principal la de identificar los productos
o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de
igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o
persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilizacin del signo, y le corresponde el
derecho de oponerse a que terceros no autorizados por l hagan uso
de la marca.3
Ha enfatizado adems en sus pronunciamientos este rgano acerca
del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos
para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusin o de
asociacin. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es
confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades,
segn que entre los signos en proceso de comparacin exista
identidad o similitud y segn la clase de productos o de servicios a
los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en
los que las marcas no slo sean idnticas sino que tengan por objeto
individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de
confusin sera absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el
examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las
determinaciones en este contexto, as mismo, con la mayor precisin
posible.
El Tribunal observa tambin que la determinacin de la
confundibilidad corresponde a una decisin del funcionario
administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de
establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la
jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la
identidad.
La jurisprudencia de este rgano Jurisdiccional Comunitario,
basndose en la doctrina, ha sealado que para valorar la similitud y
el riesgo de confusin es necesario, en trminos generales,
considerar los siguientes tipos de similitud:

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del
2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La similitud ortogrfica que emerge de la coincidencia de letras

entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el nmero de slabas, las
races, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a
que la confusin sea ms palpable u obvia.
La similitud fontica se presenta entre signos que al ser
pronunciados tienen un sonido similar. La determinacin de tal
similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la slaba
tnica o de la coincidencia en las races o terminaciones; sin
embargo, deben tenerse tambin en cuenta las particularidades de
cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusin entre los signos confrontados.
La similitud ideolgica se produce entre signos que evocan la
misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido
conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o
evocan una misma cosa, caracterstica o idea, se estara impidiendo
al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusin y/o de asociacin.
Este rgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que
no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a
los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de
confusin o de asociacin para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que La confusin en materia de marcas se
refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la
que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo
la capacidad suficiente para ser distintivo.4
33. Para establecer la existencia del riesgo de confusin y de asociacin ser
necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en
disputa, tanto entre s como en relacin con los productos o servicios
distinguidos por ellos, y considerar la situacin de los consumidores o usuarios,
la cual variar en funcin de los productos o servicios de que se trate.
34. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede
dar lugar a dos tipos de confusin: la directa, caracterizada porque el vnculo
de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que est comprando o usando otro, lo
que implica la existencia de un cierto nexo tambin entre los productos o
servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vnculo hace que el
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o
dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comn.5
35. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin entre varios signos
y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, seran los siguientes:
4

Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y
diseo. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10

(i) que exista identidad entre los signos en disputa y tambin entre los
productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y
semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aqullos y
tambin semejanza entre stos.6
36. Tambin es importante tener en cuenta que adems del riesgo de confusin,
que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de
marcas idnticas o similares, la Decisin 486 se refiere al denominado riesgo
de asociacin, en particular, los artculos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155
literal d).
37. Sobre el riesgo de asociacin, el Tribunal ha expresado que El riesgo de
asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o
vinculacin econmica (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa:
SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).
38. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un
producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola
posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiaran
sobre la base de la actividad ajena.
39. En lo que respecta a los mbitos de la confusin, el Tribunal ha sentado los
siguientes criterios: El primero, la confusin visual, la cual radica en poner de
manifiesto los aspectos ortogrficos, los meramente grficos y los de forma. El
segundo, la confusin auditiva, en donde juega un papel determinante, la
percepcin sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominacin
aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva grfica sean diferentes,
auditivamente la idea es de la misma denominacin o marca. El tercer y ltimo
criterio, es la confusin ideolgica, que conlleva a la persona a relacionar el
signo o denominacin con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en
este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que
se atiende a la comprensin, o al significado que contiene la expresin, ya sea
denominativa o grfica.7
Reglas para realizar el cotejo de marcas.
40. Este rgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes
reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusin resulta de la impresin de conjunto
despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultneamente.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIPS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo
de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las

diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los
productos.8
41. Acerca de la utilidad y aplicacin de estos parmetros tcnicos, el tratadista
Breuer Moreno ha manifestado:
La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia,
es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo
tipo o clase de marcas.
Esta visin general o de conjunto de la marca es la impresin que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a
confusin frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensin que con mayor
intensidad penetra en la mente del consumidor y determine as la
impresin general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visin en conjunto, a ms de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar
cada componente de una marca con los componentes o la
desintegracin de la otra marca, persigue que el examen se realice
sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes,
porque ste no es el camino de comparacin utilizado por el
consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparacin de marcas, y siguiendo otro criterio, debe
emplearse el mtodo de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto
es, no cabe el anlisis simultneo, en razn de que el consumidor no
analiza simultneamente todas las marcas sino lo hace en forma
individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cul es la
impresin final que el consumidor tiene luego de la observacin de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se proceder
bajo un examen riguroso de comparacin, no hasta el punto de
disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo
de marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o
de la semejante disposicin de esos elementos9. ().

BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FBRICA Y DE COMERCIO,

Editorial Robis, Buenos Aires, Pg. 351 y ss.

Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15

de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

12

42. Por lo tanto, la Corte Consultante deber determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de
confusin en el pblico consumidor.
C. COMPARACIN ENTRE SIGNOS MIXTOS.
43. En el presente caso, se deben comparar el signo solicitado POSITIVO (mixto) y
la marca registrada POSITIVO (mixta). Dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de
mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparacin entre signos
mixtos, lo siguiente:
La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los
DENOMINATIVOS, los GRFICOS y los MIXTOS, en atencin a la
estructura del signo.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una
o varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La
combinacin de estos elementos al ser apreciados en su conjunto
produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los dems existentes en el mercado. Sin embargo, al
efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cul de estos
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el grfico.
El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa
compuesta, integrada por dos o ms palabras. Al respecto, el
Tribunal ha establecido que: No existe prohibicin alguna para que
los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas
formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o ms
palabras, con o sin significacin conceptual, con o sin el
acompaamiento de un grfico (...). 10
Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha
sostenido lo siguiente: La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico,
como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elementos por separado.
(Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta),
publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al
Proceso 55-IP-2002, diseo industrial: BURBUJA VIDEOS 2000,
publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).
De igual manera ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a
considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca
mixta suele ser el ms caracterstico o determinante, teniendo en
cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en
cuenta su tamao, color y colocacin, que en un momento dado
pueden ser definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor
10

Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN

BOLA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

13

importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que

cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 56IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta)
C.A.S.A, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de
1999).
44.La Corte Consultante deber determinar el elemento caracterstico del signo
mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el
elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deber
realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparacin entre
signos denominativos:
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su
unidad fontica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las slabas o
letras que poseen una funcin diferenciadora en el conjunto, ya que esto
ayudara a entender cmo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la slaba tnica de los signos a comparar, ya que si
ocupa la misma posicin, es idntica o muy difcil de distinguir, la semejanza
entre los signos podra ser evidente.
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la
sonoridad de la denominacin.
Se debe determinar el elemento que impacta de una manera ms fuerte en la
mente del consumidor, ya que esto mostrara cmo es captada la marca en el
mercado.
45. Pero, si resultare que el elemento caracterstico del signo mixto es el grfico,
en principio, no existir riesgo de confusin (Proceso 142-IP-2013). ().
D. LAS PALABRAS DE USO COMN EN LA CONFORMACIN DE MARCAS.
LA MARCA DBIL. LA MARCA EVOCATIVA.
46. En el presente caso, la demandante aleg que en la Clase 41 de la
Clasificacin de Niza se encuentran registradas marcas, a nombre de terceros,
que presentan en su conformacin la denominacin POSITIVO, lo que
determina que sea una palabra de uso comn. Dentro del Proceso 38-IP-2013
de 8 de mayo de 2013, este Tribunal seal lo siguiente:
47. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos
como: palabras, prefijos o sufijos, races o terminaciones, que individualmente
consideradas pueden estimarse como expresiones de uso comn, por lo que
no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
48. El literal g) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que:
()

14

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designacin comn o usual del producto o servicio de que se trate en
el lenguaje corriente o en la usanza del pas;
49. Si bien la norma transcrita prohbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
partculas de uso comn al estar combinadas con otras pueden generar signos
completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
50. En este ltimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las
expresiones de uso comn puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es dbil porque tiene una fuerza limitada de
oposicin, ya que las partculas genricas o de uso comn se deben excluir del
cotejo de marcas11.
51. Ahora bien, lo que es de uso comn en una clase determinada puede no serlo
as en otra; los trminos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de
servicios mecnicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y
a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay
productos y servicios que tienen una estrecha relacin o conexin competitiva
y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexin se podra
establecer si el estatus descriptivo, genrico o de uso comn en una clase
afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es
muy importante, porque en productos o servicios con ntima conexin
competitiva la informacin comercial se cruza, lo que hace imposible que un
comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios
tambin pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios
ntimamente relacionados.
52. La Corte Consultante deber determinar si la palabra POSITIVO es de uso
comn para la Clase 41 de la Clasificacin de Niza, as como en clases
conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente
providencia y, posteriormente, deber realizar la comparacin excluyendo la
palabra de uso comn.
La marca dbil:
53. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de
2013, este Tribunal seala que:
Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse dbil
en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si
uno de los elementos que integran el signo es de carcter genrico,
descriptivo o de uso comn, o si evoca una cualidad del producto o

11

Dentro del tema Jorge Otamendi seala que: El titular de una marca con un elemento de
uso comn sabe que tendr que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de
solicitar en el futuro. Y sabe tambin que siempre existir entre las marcas as configuradas el
parecido que se deriva, necesariamente, de las partculas coparticipadas insusceptibles de
privilegio marcario. Esto necesariamente tendr efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comn son marcariamente dbiles.
OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2010. Pg. 215.

15

servicio, el signo se har dbil frente a otros que tambin incluyan

uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Segn la doctrina, la presencia de una locucin genrica no
monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en
efecto, puede monopolizar una raz genrica, debiendo tolerar que
otras marcas la incluyan, aunque podrn exigir que las desinencias u
otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo
claramente del otro. Asimismo, el texto citado agrega que, no
obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por
el crecido nmero de registros de marcas que lo contienen; no se
trata de una cualidad intrnseca del signo, sino de su posicin relativa
en ese universo de signos que constituye el Registro (...).12
54. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca dbil, al contener
sta:
una partcula de uso comn no puede impedir su inclusin en
marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia
de confundibilidad, ya que entonces se estara otorgando al oponente
un privilegio inusitado sobre una raz de uso general o necesario (...).
Esto necesariamente tendr efectos sobre el criterio que se aplique
en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso
comn son marcariamente dbiles, y que los cotejos entre marcas
que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.13
La marca evocativa:
55. En el presente caso, la demandante Editora Positivo Ltda. aleg que la palabra
POSITIVO es evocativa y sugestiva, por lo tanto, es una marca dbil en la
Clase 41 de la Clasificacin de Niza.
56. Dentro del Proceso 166-IP-2012 de 15 de marzo de 2013, este Tribunal
precis lo siguiente:
57. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno
de sus elementos as lo es. Es decir, si ste est compuesto por palabras,
prefijos, sufijos, races o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el
citado carcter.
58. El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas
caractersticas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigindole hacer
uso de la imaginacin y del entendimiento para relacionar aquel con este
objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una
caracterstica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor,
para llegar a comprender qu es el producto o servicio, deba realizar un
proceso deductivo y usar su imaginacin, ya que, nicamente tiene una idea
leve otorgada por el mismo.
12

13

BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de

Marcas, Tomo II, 1984. Pgs. 78 y 79.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2010, pp. 191 y 192.

16

59. Este cumple la funcin distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin
embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o
servicio que se pretende registrar, podr ser considerado como un signo
marcadamente dbil y, en consecuencia, su titular tendra que soportar el
registro de signos que en algn grado se asemejen a su signo distintivo. Esto
se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genricos,
descriptivos o de uso comn. Si bien, estos elementos otorgan capacidad
evocativa al signo, tambin lo tornan especialmente dbil, ya que su titular no
puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
60. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasa y no hay una
fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este
evento, el consumidor tendr que hacer una deduccin no evidente y, por lo
tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.
61. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el
tema.14 A continuacin, se transcribir lo pertinente:
"Es tambin la jurisprudencia alemana la que ms ha elaborado este
concepto, de contornos poco ntidos por cuanto se vincula tanto con el
carcter fuerte o dbilmente distintivo del signo marcario como con su
disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o
elemento marcario cualquiera es dbil por cuanto es fuertemente
evocativo del producto; se trata de una cualidad intrnseca del signo
marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que tambin se
aproximan bastante al signo genrico, de utilizacin libre (Freizeichen). En
el otro, el signo puede ser distintivo en s, es decir no guardar relacin
alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el
crecido nmero de registros marcarios que lo contienen; no se trata de
una cualidad intrnseca del signo, sino de su posicin relativa en ese
universo de signos que constituye el Registro (...).
()
a) La marca dbil por razn del signo escogido. Acabamos de ver que,
en general, mientras ms se aproxime un signo marcario al signo de
utilizacin libre, menor fuerza tendr para impedir que otros hagan lo
propio, es decir escojan signos vecinos tambin al libre uso, y en
consecuencia tambin parecidos a la marca de referencia.
La presencia de una locucin genrica no monopolizable resta fuerza al
conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raz
genrica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrn
exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario
sirvan para distinguirlo claramente del otro.
As, las marcas evocativas son dbiles, y en particular las de
especialidades medicinales, donde es frecuente que la raz, la desinencia
14

Dicha doctrina fue citada en la Interpretacin Prejudicial de 15 de diciembre de 1996,

expedida dentro del proceso 4-IP-95.

17

o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus

propiedades (...)".
62. De acuerdo con lo sealado corresponder a la Corte Consultante determinar si
la palabra POSITIVO es evocativa de las caractersticas, cualidades o efectos de
los servicios de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza exigindose, en
consecuencia, hacer uso de la imaginacin y del entendimiento para relacionar
aquel signo con este objeto.
E. LA CONEXIN COMPETITIVA EN
CLASIFICACIN DE NIZA.

LA MISMA CLASE

41

DE

LA

63. En el presente caso, el Indecopi contest la demanda alegando que los signos
en cuestin se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos
servicios y otros vinculados, ya que la marca registrada distingue: Estudio de
diseo grfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseo de folletos de la
misma Clase 41 de la Clasificacin de Niza. Los servicios educativos que
pretende distinguir el signo solicitado se incluyen en los servicios de estudio de
diseo grfico que distingue la marca registrada. El Tribunal, dentro del
Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta
Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013 ha sealado que: Sobre este tpico la
doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer
o fijar cundo se da la conexin competitiva entre los productos.
64. El hecho de que los productos posean finalidades idnticas o afines podra
constituir un indicio de conexin competitiva entre ellos, pues tal circunstancia
podra dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
65. En criterio del tratadista Carlos Fernndez Novoa, para determinar la conexin
competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el
aspecto fundamental a tomar en consideracin es la finalidad o aplicaciones
usuales de los mismos. Igualmente, seala el autor, los criterios para
determinar si a travs de la finalidad de los productos hay o no conexin
competitiva, siendo stos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad
de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores
consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados;
y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el
uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un
producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean
complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.15
66. Asimismo, se deber analizar el grado de conexin competitiva existente entre
los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el
Tribunal ha acogido los siguientes factores de anlisis, a saber:
a)

15

La inclusin de los productos en una misma clase del

nomencltor: Esta regla tiene especial inters en el caso sub judice
y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos
de una clase del nomencltor, perdiendo su valor al producirse el
registro para toda la clase. En el caso de la limitacin, la prueba para
demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son
FERNNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos op. cit. pp. 242 - 246.

18

similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde

a quien alega.
b)

Canales de comercializacin: Hay lugares de comercializacin

o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexin competitiva, como sera el caso de las
grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se
distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el
consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se dara
tal conexin competitiva, en tiendas o almacenes especializados en
la venta de determinados bienes. Igual confusin se dara en
pequeos sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan tambin una aparente
similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacin o

distribucin tienen relacin con los medios de difusin de los
productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad
general radio, televisin y prensa-, presumiblemente se presentara
una conexin competitiva, o los productos seran competitivamente
conexos. Por otro lado, si la difusin es restringida por medio de
revistas especializadas, comunicacin directa, boletines, mensajes
telefnicos, etc., la conexin competitiva sera menor.
d)

Relacin o vinculacin entre productos: Cierta relacin entre

los productos puede crear una conexin competitiva. En efecto, no es
lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que
vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacin
entre los productos comercializados tambin influye en la asociacin
que el consumidor haga del origen empresarial de los productos
relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusin en
caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos
productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que

comnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y
chapa) pueden dar lugar a confusin respecto al origen empresarial,
ya que el pblico consumidor supondra que los dos productos son
del mismo empresario. La complementariedad entre los productos
debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un
producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un
producto no puede utilizarse el otro o su utilizacin no sera la de su
ltima finalidad o funcin.
f)

16

Mismo gnero de los productos: Pese a que puedan

encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o
finalidades, si tienen similares caractersticas, existe la posibilidad de
que se origine el riesgo de confusin al estar identificados por
marcas tambin similares o idnticas (por ejemplo: medias de
deporte y medias de vestir).16

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del

2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: EBEL. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: CALVO (mixta).

19

67. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos
anteriormente y que pueden conducir a establecer cundo se da la conexin
competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestin a
productos en diferentes clases, la Corte Consultante deber analizar si se trata,
en efecto, de un caso de conexin competitiva.
F.

EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE
COMPETENTE. DENEGATORIA DE OFICIO.

LA

OFICINA

NACIONAL

68. En el presente proceso, el Indecopi deneg de oficio el registro de la marca de

producto solicitado por Editora Positivo Ltda. en la Clase 41 de la Clasificacin
de Niza sobre la base de la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue
estudio de diseo grfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseo de
folletos de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza. El Tribunal, dentro del
Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013 ha sealado que:
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro
del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de
diciembre de 2008. Marca LAN ECUADOR, que si bien se refiere a
normas de la Decisin 344 es aplicable al presente caso:
El sistema de registro de marcas que se adopt en la Comunidad
Andina se encuentra soportado en la actividad autnoma e
independiente de las Oficinas Competentes en cada Pas Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia, y es as como el Captulo V de la Decisin 344 regula
el procedimiento de registro de marca, e instaura en cabeza de las
Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo
examen de registrabilidad. Dicha autonoma se manifiesta tanto en
relacin con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de
marcas (principio de independencia), como en relacin con sus
propias decisiones.
69. Sobre el primer tema, el Tribunal ha sealado:
Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas
emanan son independientes, algunas figuras del Derecho de marcas
las ponen en contacto, como sera el caso del derecho de prioridad o
de la oposicin de carcter andino, sin que lo anterior signifique de
ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de
Registro significa que juzgarn la registrabilidad o irregistrabilidad de
los signos como marcas, sin tener en consideracin el anlisis de
registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas
Competentes de los Pases Miembros. De conformidad con lo
anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado Pas
Miembro esto no significa que indefectiblemente se deber conceder
dicho registro en los otros Pases. O bien, si el registro ha sido
negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en
los dems Pases Miembros, an en el caso de presentarse sobre la

20

base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo

Pas que neg el registro. (Proceso 71-IP-2007. Interpretacin
Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15
de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relacin a este tema
constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar
en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo
con su criterio de interpretacin de los hechos y de las normas,
adopte la decisin que considere ms adecuada en relacin al caso
puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se
justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableci como
atribucin de las oficinas nacionales de registro de marcas la
obligacin de realizar el examen de registrabilidad, el que es
obligatorio y debe llevarse a cabo an en el caso de que no hubiesen
sido presentadas oposiciones; como ya se indic, la Autoridad
Competente en ningn caso queda eximida de realizar el examen de
fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean
presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se
pronunciar acerca de ellas as como acerca de la concesin o de la
denegacin del registro solicitado.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral
y motivado debe ser autnomo tanto en relacin con las decisiones
expedidas por otras oficinas de registro, como en relacin con
anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de
que sta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada
caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro,
las oposiciones presentadas y la informacin recaudada para dicho
procedimiento, independiente de anteriores anlisis sobre signos
idnticos o similares.
Esta atribucin no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas
no tenga lmites en su actuacin y que no pueda utilizar como
precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro
tiene la obligacin, en cada caso, de hacer un anlisis de
registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran
en cada trmite.
Sobre la base de los fundamentos expuestos,

21

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:
Primero:

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos

o servicios en el mercado y rene el requisito de ser susceptible de
representacin grfica. Ello, de conformidad con lo establecido por el
artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmar si el signo, cuyo registro se solicita, no se
encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad
establecidas por los artculos 135 y 136 de la mencionada Decisin. La
distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por
cualesquiera de los sentidos.

Segundo: No son registrables los signos que segn lo previsto en el artculo 136,
literal a) de la referida Decisin 486, y en relacin con derechos de
terceros, sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o
productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar en el pblico un riesgo de confusin o de
asociacin. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado
para registro induzca a error o a confusin a los consumidores, sino que
es suficiente la existencia del riesgo de confusin para que se configure
la prohibicin de registro.
Tercero:

La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusin o de

asociacin que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando
los criterios adoptados en la presente interpretacin prejudicial.

Cuarto:

La Corte Consultante deber determinar si la palabra POSITIVO es de

uso comn para la Clase 41 de la Clasificacin de Niza, as como en
clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en
la presente providencia y, posteriormente, deber realizar la comparacin
excluyendo la palabra de uso comn.
Corresponder a la Corte Consultante determinar si la palabra
POSITIVO es evocativa de las caractersticas, cualidades o efectos de
los servicios de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza, exigindose, en
consecuencia, hacer uso de la imaginacin y del entendimiento para
relacionar aquel signo con este objeto.

Quinto:

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, tambin se ha de

considerar los criterios que permiten establecer la posible conexin
competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas.
Deber tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexin, la
similitud de los signos no impedir el registro de la marca que se solicite.

Sexto:

El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de

marcas tiene las siguientes caractersticas:
Debe ser de oficio.

22

Debe ser integral.

Debe plasmarse en una resolucin debidamente motivada.
Debe ser autnomo.
De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, la Corte Consultante al emitir el fallo en el proceso interno
deber aplicar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Luis Jos Diez Canseco Nez

MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

PROCESO 70-IP-2014