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N 173-2006/CCD-INDECOPI
Lima, 7 de noviembre de 2006
EXPEDIENTE N 091-2006/CCD
DENUNCIANTE
DENUNCIADA
MATERIA
ACTIVIDAD
ANTECEDENTES
Con fecha 26 de mayo de 2006, Lopesa denunci a To Rico por la presunta comisin de
actos de competencia desleal en las modalidades de confusin y explotacin de la
reputacin ajena, supuestos ejemplificados en los artculos 8 y 14, respectivamente, del
Decreto Ley N 26122 (en adelante, Ley sobre Represin de la Competencia Desleal).
La denunciante seal que los hechos denunciados en el presente procedimiento seran
los mismos que los analizados en el procedimiento tramitado bajo el Expediente N 070-
2.1
Envases
a) De la denunciante
b) De la denunciada
2.2.
Sobres
a) De la denunciante
b) De la denunciada
3.
MATERIA CONTROVERTIDA
3.
4.
5.
6.
4.
4.1
2.
A manera de ejemplo, podemos sealar las siguientes resoluciones: (i) Resolucin N 060-2000/CCD- INDECOPI,
emitida en los expedientes acumulados N 032-2000/CCD y N 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del
Per S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolucin N 057-2000/CCD- INDECOPI,
emitida en los expedientes acumulados N 035-2000/CCD y N 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial
S.A. contra Fbrica de Grifera S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolucin N 073-2000/CCD- INDECOPI,
emitida en el expediente N 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacfico S.A. contra Intradevco S.A.
Por ejemplo, entre otras excepciones al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, el Rgimen comn sobre
Propiedad Intelectual establece:
DECISIN N 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA
Artculo 157.- Los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su
propio nombre, domicilio o seudnimo, un nombre geogrfico o cualquier otra indicacin cierta relativa a la especie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o poca de produccin de sus productos o de la prestacin de sus
servicios u otras caractersticas de stos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a ttulo de marca, y
tal uso se limite a propsitos de identificacin o de informacin y no sea capaz de inducir al pblico a confusin sobre la
procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive
en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios
legtimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propsito de
informacin al pblico y no sea susceptible de inducirlo a confusin sobre el origen empresarial de los productos o
servicios respectivos.
PORTELLANO DIEZ, Pedro. La Imitacin en el Derecho de la Competencia Desleal; Ed. Civitas; Madrid, 1995, p. 425.
Ibid., p. 428.
Al respecto, PORTELLANO DIEZ, Pedro, en el trabajo al cual hemos hecho referencia en la nota anterior, seala como
mecanismos naturales del mercado que permiten que el creador pueda beneficiarse de las ganancias generadas por la
innovacin los siguientes: (i) retrasos naturales en la imitacin; (ii) ventajas competitivas del producto pionero; (iii)
barreras de entrada al mercado no derivadas de prohibiciones legales de imitar; y, (iv) barreras de salida o de
movilidad, las cuales obligan a las empresas a permanecer en sectores en los que obtienen rendimientos bajos e
incluso negativos. Ver de pginas 83 a 98.
4.2.1
11
b)
c)
Confusin directa: cuando los consumidores no pueden diferenciar los bienes, los
servicios o los establecimientos de una empresa concurrente en el mercado frente
a los de otra empresa concurrente, vindose inducidos a error al considerar que
guardan identidad entre s, tomando a un bien, a un servicio o a un
establecimiento por otro. Esta confusin podra ocurrir a causa de una extrema
similitud en signos, presentacin o apariencia general de los bienes, los servicios
o los establecimientos en cuestin.
Confusin indirecta: cuando los consumidores pueden diferenciar claramente
bienes, servicios o establecimientos distintos, pero pueden pensar,
equivocadamente, que pertenecen a la misma empresa concurrente, cuando en
realidad pertenecen a dos empresas conc urrentes distintas. Esta confusin podra
ocurrir a causa de algunas similitudes en signos, presentacin o apariencia
general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestin.
Confusin en la modalidad de riesgo de asociacin: cuando los consumidores
pueden diferenciar bienes, prestaciones o establecimientos de una empresa
concurrente en el mercado frente a los de otra empresa concurrente, pero pueden,
como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que
caracterizan las ofertas de ambas empresas, considerar que entre ambas existe
vinculacin econmica u organizativa, cuando en realidad dicha vinculacin no
existe. Esta confusin podra ocurrir a causa de una mnima similitud en signos,
presentacin o apariencia general de los bienes, los servicios o los
establecimientos en cuestin.12
2.
3.
4.
12
Asimismo, corresponde tener en cuenta para el anlisis del presente caso el precedente
de observancia obligatoria establecido por la Comisin mediante Resolucin N 0302005/CCD-INDECOPI, confirmado por la Resolucin N 1091-2005/TDC-INDECOPI de la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi. 13
Finalmente, el riesgo de confusin debe evaluarse atendiendo a la capacidad de
diferenciacin de un consumidor razonable, es decir, de un consumidor que se
desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes y
teniendo en cuenta la presentacin o el aspecto general de los productos o de las
prestaciones materia de evaluacin. 14
13
Al respecto, en dicha resolucin la Comisin aprob como precedente de observancia obligatoria lo siguiente:
1.- El denominado derecho a imitar, que consiste en que un concurrente en el mercado puede lcitamente imitar las
iniciativas empresariales de otro concurrente, constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa
privada en materia econmica, consagrada y protegida por artculo 58 de la Constitucin Poltica del Per. Sin
embargo, el denominado derecho a imitar no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto, debe ser
ejercido respetando los lmites que el ordenamiento jurdico establece.
2.- Un primer lmite a la imitacin consiste en el respeto que los concurrentes en el mercado deben tener por los
derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el caso de las marcas que otorgan proteccin sobre
determinados signos, de patentes que otorgan proteccin sobre determinadas invenciones y de titularidades de
derechos de autor que otorgan proteccin sobre determinadas obras, entre otros. Mediante los derechos de
propiedad intelectual, el titular de un signo, invencin u obra goza de una proteccin tal que la imitacin de otro
concurrente respecto de estos elementos es ilcita, segn lo precisado por las normas en la materia.
3.- Un segundo lmite a la imitacin consiste en el deber de diferenciacin que corresponde a los concurrentes en el
mercado. Este deber es exigido por las normas que reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los
concurrentes tienen derecho a imitar, tienen como contraparte la obligacin de evitar, en observancia de la buena
fe comercial, que alguna imitacin sea capaz de: i) generar confusin respecto del origen empresarial de los bienes
o servicios que colocan en el mercado, as como sobre los establecimientos utilizados para tal fin; ii) conllevar que
el concurrente imitado no pueda diferenciarse o afirmarse en el mercado por causa de una imitacin sistemtica; o,
iii) significar una explotacin indebida de la reputacin que corresponde a otro concurrente en el mercado. Estas
tres conductas son consideradas contrarias a la buena fe comercial que rige las actividades comerciales y son
ejemplificadas como actos de competencia desleal, respectivamente, en los artculos 8, 13 y 14 de la Ley sobre
Represin de la Competencia Desleal, siendo prohibidas por el artculo 6 de la misma ley, que constituye la
tipificacin expresa exigida por el artculo 230.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aplicar las
sanciones correspondientes.
4.- En particular, sobre los actos de confusin respecto del origen empresarial, cabe precisar que la confusin puede
ser de tres tipos: a) directa, b) indirecta y c) de riesgo asociativo. En los tres casos bastar que exista un riesgo de
confusin para considerar la conducta como un acto de competencia desleal.
La confusin directa ocurre cuando los consumidores pueden asumir que los bienes, servicios o establecimientos
de un concurrente en el mercado guardan identidad con los que corresponden a otro concurrente, vindose
inducidos a error por no ser ello cierto. Esta confusin podra ocurrir a causa de una extrema similitud en signos,
presentacin o apariencia general de los bienes, los servicios o los establecimientos en cuestin.
La confusin indirecta ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar claramente bienes, servicios o
establecimientos distintos, pero pueden pensar, equivocadamente, que pertenecen al mismo concurrente en el
mercado, cuando en realidad pertenecen a dos concurrentes distintos. Esta confusin podra ocurrir a causa de
algunas similitudes en signos, presentacin o apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en
cuestin.
La confusin en la modalidad de riesgo de asociacin ocurre cuando los consumidores pueden diferenciar los
bienes, servicios o establecimientos de un concurrente en el mercado frente a los de otro concurrente, pero
pueden, como consecuencia de la similitud existente entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de
ambos, considerar que entre estos existe vinculacin econmica u organizativa, cuando en realidad dicha
vinculacin no existe. Esta confusin podra ocurrir a causa de una mnima similitud en signos, presentacin o
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos en cuestin .
5.- Finalmente, a efectos de evaluar si se produce un acto de confusin respecto de elementos sobre los que no recae
derecho de propiedad intelectual alguno, la autoridad administrativa, para determinar si un concurrente ha infringido
el deber de diferenciacin que le es exigible, debe evaluar fundamentalmente que los signos, presentacin y/o
apariencia general de los bienes, servicios o establecimientos que corresponden al concurrente presuntamente
afectado por la imitacin, cuando menos: i) sean capaces individualmente o en conjunto de generar un efecto
identificador del origen empresarial y diferenciador de la oferta de este concurrente frente a los dems concurrentes
en el mercado; ii) no sean una respuesta a necesidades propias de la actividad econmica que este concurrente
realiza; iii) no sean un estndar en el mercado; y, iv) conformen una apariencia que pueda ser evitada por los
dems concurrentes sin incurrir en elevados costos de diferenciacin.
14
Criterio discutido por la Sala en la Resolucin N 005-97-TDC de fecha 3 de enero de 1997, en la cual se confirm la
Resolucin N 065-95-CCD por la que la Comisin declar infundada la denuncia presentada por Bijoutera B&C S.R.L.
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consumidores.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la propia denunciada ha reconocido la
comercializacin de los productos materia de sancin y medida complementaria en la
Resolucin N 0408-2006/TDC-INDECOPI, justificando dicha conducta con una supuesta
afectacin a su operatividad si cumpla con dicha medida complementaria. Al respecto,
cabe sealar que la presunta afectacin a la operatividad de la denunciada por el cese de
la comercializacin de los productos denunciados, no constituye una circunstancia que
permita a la denunciada la comercializacin de productos que son capaces de generar un
riesgo de confusin indirecto en los consumidores respecto de su origen empresarial,
circunstancia que afectara los intereses econmicos de los consumidores y que podra
ser evitada modificando la presentacin de las cajas y empaques materia de denuncia.
Por lo expuesto, la Comisin concluye que la denunciada ha comercializado los
sazonadores Todo Rico en cajas y empaques que presentan caractersticas
significativamente similares a los empleados por Lopesa para la comercializacin de sus
productos, circunstancia que es capaz de generar un riesgo de confusin indirecto
respecto del origen empresarial de los referidos productos, por lo que corresponde
declarar fundado el presente extremo de la denuncia.
4.3
15
DE LA CUESTA RUTE, Jos Mara. Supuestos de Competencia Desleal por Confusin, Imitacin y Aprovechamiento
de la Reputacin Ajena. En: La Regulacin Contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991; Madrid,
1992, p. 46.
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Emitida en el Expediente N 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifera y Sanitarios S.A.
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destinada a evitar que las infracciones declaradas puedan producir efectos nocivos en el
futuro, en contra de los consumidores y el mercado.
4.5
13
4.7
Graduacin de la sancin
RESOLUCIN
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14
HA RESUELTO
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Lopesa Industrial S.A. en
contra de Industrias To Rico E.I.R.L., por la comisin de actos de competencia desleal en
las modalidades de confusin y explotacin de la reputacin ajena, supuestos
ejemplificados en los artculos 8 y 14, respectivamente, de la Ley sobre Represin de la
Competencia Desleal.
SEGUNDO: SANCIONAR a Industrias To Rico E.I.R.L. con una amonestacin y ordenar
su inscripcin en el registro de infractores a que se refiere el artculo 40 del Decreto
Legislativo N 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organizacin del Indecopi.
TERCERO: ORDENAR a Industrias To Rico E.I.R.L., en calidad de medida
complementaria, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la comercializacin de los
sazonadores Todo Rico, en tanto presenten en sus envases la misma grafa,
distribucin de colores y elementos distintivos que los comprendidos en los envases de
los sazonadores comercializados por Lopesa Industrial S.A.
CUARTO: DENEGAR el pedido de publicacin de la presente resolucin formulado por
Lopesa Industrial S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
resolucin.
QUINTO: ORDENAR a Industrias To Rico E.I.R.L. que asuma el pago de las COSTAS y
los COSTOS incurridos por Lopesa Industrial S.A. en el trmite del presente
procedimiento.
Con la intervencin de los seores miembros de Comisin: Ramn Bueno-Tizn
Deza, Mauricio Lerner Geller, Csar Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis
Concha Sequeiros.
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