TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Proceso 188-IP-2007
Interpretacin Prejudicial, de Oficio, de los artculos 134 y
13 literal !", 1#0 y 1#1 de la $ecisin 48 de la %o&isin de
la %o&unidad 'ndina, con !ase a lo solicitado por la
Pri&era (ala )speciali*ada en lo %ontencioso
'd&inistrati+o de la %orte (uperior de ,usticia de -i&a, de
la .ep/!lica del Per/, en el Proceso Interno 01 877-02
'ctor3 (O%I454 $)( P.O$6I5( 0)(5-4 (2'2 7arca3
80)(5-4 9OO$ :OO$, 9OO$ -I:); <7I=5'"2
)- 5.I>60'- $) ,6(5I%I' $) -' %O760I$'$ '0$I0', en San Francisco de Quito,
a los cinco das del mes de marzo del ao dos mil ocho.
?I(5O(
La Cdula de Notificacin, de fecha 10 de aril del !00", reciida en este #riunal el $1 de
octure del !00", a tra%s de la cual la &rimera Sala 's(ecializada en lo Contencioso
)dministrati%o de la Corte Su(erior de *usticia de Lima, +e(,lica del &er,, remite solicitud
de inter(retacin (re-udicial, con moti%o del &roceso .nterno N/ 0""102.
Que, la mencionada solicitud fue admitida a tr3mite mediante auto dictado el da 1$ de
ferero del !000.
12 -as partes2
$e&andante3 S4C.5#5 6'S &+467.#S N'S#L5 S.).
$e&andado3 .nstituto Nacional de la Com(etencia 8 de la &roteccin de la
&ro(iedad .ntelectual 9en adelante, .N6'C4&.:.
-itisconsorte 3 ;446 F446S S.). 9de &er,:.
22 $eter&inacin de los @ec@os rele+antes
2212 Aec@os2
'l 11 de ferero del !00<, la demandante S4C.5#5 6'S &+467.#S N'S#L5 S.). 9Suiza:
solicit el re=istro del si=no mi>to N'S#L5 ;446 F446, ;446 L.F' 8 fi=ura en la Clase
$0 de la Clasificacin .nternacional de Niza.
- 2 -
'l $0 de aril del !00<, ;446 F446S S.). formul o(osicin manifestando ser titular del
nomre comercial ;446 F446S re=istrado en la misma Clase $0 de la Clasificacin
.nternacional de Niza.
?ediante +esolucin N/ 1!$!$1!00@A4S61.N6'C4&., de 1$ de se(tiemre del !00@, la
4ficina de Si=nos 6istinti%os del .nstituto de 6efensa de la Com(etencia 8 de la &roteccin
de la &ro(iedad .ntelectual 9.N6'C4&.:, declar fundada la o(osicin inter(uesta 8 dene=
el re=istro del si=no solicitado N'S#L5 ;446 F446, ;446 L.F' 8 fi=ura en la Clase $0
de la Clasificacin .nternacional de Niza, (or considerar confundiilidad entre los si=nos en
cuestin 8 deida acreditacin del uso del nomre comercial ;446 F446S (ara distin=uir
acti%idades econmicas relacionadas con (roductos de la Clase $0 de la Clasificacin
.nternacional de Niza.
)nte la a(elacin de la demandante, el 00 de marzo del !002, el #riunal de 6efensa de la
Com(etencia 8 de la &ro(iedad .ntelectual del .N6'C4&. emite +esolucin N/ 0$0$1
!002A#&.1.N6'C4&., de 0 de marzo de !002, confirmando la resolucin de la (rimera
instancia administrati%a.
'l 1< de -unio del !002, S4C.5#5 6'S &+467.#S N'S#L5 S.). formula demanda
contencioso administrati%a ante la Sala 's(ecializada en lo Contencioso )dministrati%o de
la Corte Su(erior de Lima, +e(,lica del &er,, ar=umentando la suficiente distinti%idad del
si=no solicitado N'S#L5 ;446 F446, ;446 L.F' 8 fi=ura, la falta de confundiilidad
con el nomre comercial de ;446 F446S S.). 8 la coe>istencia en el mercado (eruano
de si=nos Bue contienen la e>(resin ;446 F446 a nomre de distintos titulares.
222 :unda&entos de la $e&anda2
La demandante S4C.5#5 6'S &+467.#S N'S#L5 S.). seala Bue, si ien los si=nos
confrontados =uardan relacin res(ecto de los (roductos 8 acti%idades econmicas Bue
distin=uen, dee sealarse Bue la (roteccin rindada al nomre comercial ;446 F446S
est3 referida ,nicamente a la %enta de cacao 8 no de todos los (roductos alimenticios de la
Clase $0 de la Clasificacin .nternacional de Niza.
Los si=nos confrontados son diferentes entre s 8a Bue el si=no solicitado N'S#L5 ;446
F446, ;446 L.F' 8 fi=ura es uno de ti(o mi>to, conformado (or una denominacin 8 la
reconocida fi=ura de un nido, si=no distinti%o tradicional de los (roductos N'S#L5. &or su
(arte, el nomre comercial re=istrado ;446 F446S es uno de ti(o meramente
denominati%o.
La demandante a=re=a Bue, la denominacin ;446 F446S no es de titularidad e>clusi%a
de la o(ositora ;446 F446S S.). 8 Bue, en efecto, coe>iste con la marca ;446 F446
8 lo=oti(o en la misma Clase $0 de la Clasificacin .nternacional de Niza, sin Bue (or ello
se ha8an suscitado (rolemas de confusin entre amos si=nos.
%O0(I$).'0$O3
- 3 -
Que, este #riunal es com(etente (ara inter(retar (or la %a (re-udicial las normas Bue
conforman el 4rdenamiento *urdico de la Comunidad )ndina, siem(re Bue la solicitud
(ro%en=a de un *uez Nacional tamin con esta com(etencia (ara actuar como *uez
Comunitario, en tanto resulten (ertinentes (ara la resolucin del (roceso interno.
Que, as3ndose en la notificacin en%iada (or el *uez Consultante, (rocede la
inter(retacin (re-udicial, de oficio, de los artculos 1$< 8 1$2 literal : 1C0 8 1C1 de la
6ecisin <02 de la Comisin de la Comunidad )ndina.
'l te>to de las normas de la inter(retacin (re-udicial se transcrie a continuacinD
DECISIN 486.
()
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse
como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser
obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos
a! las palabras o combinacin de palabras"
b! las imgenes, figuras, s#mbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas $ escudos"
c! los sonidos $ los olores"
d! las letras $ los nmeros"
e! un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores"
f! la forma de los productos, sus envases o envolturas"
g! cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.
%&!
Artculo 136.- 'o podrn registrarse como marcas aquellos signos cu$o uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando
%&!
- 4 -
b! sean idnticos o se aseme(en a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rtulo o ense)a, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusin o de asociacin"
%&!
Artculo 190.- *e entender por nombre comercial cualquier signo que
identifique a una actividad econmica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil.
+na empresa o establecimiento podr tener ms de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre
otros, su denominacin social, razn social u otra designacin inscrita en un
registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones
sociales de las personas (ur#dicas, pudiendo ambas coe,istir.
Artculo 191.- -l derecho e,clusivo sobre un nombre comercial se adquiere por
su primer uso en el comercio $ termina cuando cesa el uso del nombre o cesan
las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
%&!..
'n atencin a los (untos contro%ertidos en el (roceso interno, as como, de las normas
Bue %an a ser inter(retadas, este #riunal considera Bue corres(onde desarrollar lo
referente a los si=uientes temasD
12 $) -' I05).P.)5'%IB0 P.),6$I%I'- C (6( .)D6I(I5O(2
'ste #riunal considera (ertinente reiterar las condiciones 8 reBuisitos (ara la formulacin
de la consulta de inter(retacin (re-udicial, de conformidad con el artculo 1!@ del 'statuto
del #riunal.
La solicitud de inter(retacin Bue los -ueces nacionales diri-an al #riunal deer3 contenerD
a: 'l nomre e instancia del -uez o triunal nacional consultanteE
: La relacin de las normas del ordenamiento -urdico de la Comunidad )ndina cu8a
inter(retacin se reBuiereE
c: La identificacin de la causa Bue ori=ine la solicitudE
d: 'l informe sucinto de los hechos Bue el solicitante considere rele%antes (ara la
inter(retacinE 8,
e: 'l lu=ar 8 direccin en Bue el -uez o triunal reciir3 la res(uesta a su consulta.
22 %O0%)P5O $) 7'.%' C .)D6I(I5O( )()0%I'-)( P'.' (6 .)9I(5.O2
- 5 -
La 6ecisin <02 de la Comisin de la Comunidad )ndina, en su artculo 1$<, define a la
marca como /cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin
grfica..
&ara Cha%anne 8 Fursa marca /es un signo sensible colocado sobre un producto o
acompa)ado a un producto o a un servicio $ destinado a distinguirlo de los productos
similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.. %F'+#4N', Luis
'duardo 8 C)F)N'LL)S 6' L)S C7'G)S, ;uillermo. 6'+'CH4 6' ?)+C)S. ?arcas,
6esi=naciones 8 Nomres Comerciales. #omo .. 'ditorial Heliasta S+L. )r=entina. 1C0C. ((
1@112:.
La marca es un ien inmaterial constituido (or un si=no conformado (or (alaras o
cominacin de (alaras, im3=enes, fi=uras, smolos, =r3ficos, etc., Bue, susce(tiles de
re(resentacin =r3fica, sir%an (ara distin=uir en el mercado (roductos o ser%icios, a fin de
Bue el consumidor o usuario medio los identifiBue, %alore, diferencie 8 seleccione sin ries=o
de confusin o error acerca del ori=en o la calidad del (roducto o del ser%icio.
La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del si=no, al=unas clases de marcas,
como las denominati%as, las =r3ficas 8 las mi>tas. 'n el marco de la 6ecisin <02 de la
Comisin de la Comunidad )ndina se (uede, sin emar=o, constatar la e>istencia de otras
clases de si=nos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la
forma de los (roductos, sus en%ases o en%olturas, etc., se=,n consta detallado en el
artculo 1$< de la mencionada 6ecisin.
-os ele&entos constituti+os de una &arca
'l reBuisito de (erce(tiilidad, Bue estaa e>(resamente estalecido en la 6ecisin $<< de
la Comisin del )cuerdo de Carta=ena, est3 im(lcitamente contenido en la definicin del
artculo 1$<, toda %ez Bue un si=no (ara Bue (ueda ser ca(tado 8 a(reciado, es necesario
Bue (ase a ser una e>(resin material identificale, a fin de Bue al ser a(rehendida (or
medios sensoriales 8 asimilada (or la inteli=encia, (enetre en la mente de los
consumidores o usuarios.
La re(resentacin =r3fica 8 la distinti%idad son los reBuisitos e>(resamente e>i=idos en la
6ecisin <02 como elementos esenciales de una marca.
La susce(tiilidad de re(resentacin =r3fica consiste en descri(ciones realizadas a tra%s
de (alaras, =r3ficos, si=nos mi>tos, colores, fi=uras etc., de tal manera Bue sus
com(onentes (uedan ser a(reciados en el mercado de (roductos.
'l si=no tiene Bue ser re(resentado en forma material (ara Bue el consumidor, a tra%s de
los sentidos, lo (ercia, lo conozca 8 lo solicite. La traslacin del si=no del cam(o
ima=inati%o de su creador hacia la realidad comercial, (uede darse (or medio de (alaras,
%ocalos o denominaciones, =r3ficos, si=nos mi>tos, notas, colores, etc.
- 6 -
La caracterstica de distinti%idad es fundamental Bue re,na todo si=no (ara Bue sea
susce(tile de re=istro como marcaE lle%a im(lcita la (osiilidad de identificar unos
(roductos o unos ser%icios de otros, haciendo %iale de esa manera la diferenciacin (or
(arte del consumidor. 's entonces distinti%o el si=no cuando (or s solo sir%a (ara
diferenciar un (roducto o un ser%icio sin Bue se confunda con l o con sus caractersticas
esenciales o (rimordiales.
$. -O( 0O7>.)( %O7).%I'-)(, (6 P.O5)%%IB0 C P.6)>'2
'n el (resente caso, se oser%a Bue el da $0 de aril del !00<, ;446 F446S S.).
formul o(osicin contra la solicitud de re=istro del si=no mi>to N'S#L5 ;446 F446,
;446 L.F' 8 fi=ura en la Clase $0 de la Clasificacin .nternacional, manifestando ser
titular del nomre comercial ;446 F446S re=istrado en la misma Clase $0 de la
Clasificacin .nternacional.
)l res(ecto, el artculo 1C1 de la 6ecisin <02 de la Comisin de la Comunidad )ndina se
refiere a la (roteccin del nomre comercial, e>(resando Bue el derecho e>clusi%o sore l
/se adquiere por su primer uso en el comercio $ termina cuando cesa el uso del nombre o
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa., 8 Bue, en caso de
Bue la le=islacin interna contem(lase un sistema de re=istro, se a(licar3n las normas
(ertinentes del ca(tulo sore marcas de la 6ecisin <02.
'n este sentido, el nomre comercial ser3 (rote=ido (or los &ases ?iemros sin
oli=acin de de(sito o de re=istro, es decir, Bue no es necesario el re=istro (ara tener la
(roteccin de e>clusi%idad.
'ste 4r=anismo, (or su (arte, ha e>(resado en este conte>to, Bue Iun nombre comercial
identifica a una persona natural o (ur#dica en el e(ercicio de su actividad econmica dentro
del giro comercial o industrial $ lo distingue o diferencia de otras idnticas o seme(antes en
el mismo ramo..
La (roteccin de un nomre comercial (uede darse (or dos mediosD la %a del uso del
nomre comercial 8, aBulla de su inscri(cin o re=istro ante la 4ficina Nacional
Com(etente. Las dos %as tienen asoluta %alidez, sin e>istir (relacin o (ri%ile=io al=uno
entre la una 8 la otra.
La (ruea del uso del nomre comercial corres(onder3, en todo caso, a Buien in%oBue la
e>istencia de su derecho. 6ee com(roarse, no ostante, Bue el nomre ha8a sido
utilizado con anterioridad a la solicitud de re=istro de la marca o, de otro nomre, de ser el
caso.
'sta fi=ura se encuentra (rote=ida (or la normati%a comunitaria, im(idiendo el re=istro de
si=nos distinti%os idnticos o similares, en tal sentido, los criterios (ara estalecer la
irre=istrailidad, son los mismos a los sealados (ara las marcas.
- 7 -
42 I..)9I(5.'>I-I$'$ PO. I$)05I$'$ O (I7I-I56$ $) (I90O(3 .I)(9O $)
%O0:6(IB0 C $) '(O%I'%IB02 .)9-'( P'.' ):)%56'. )- %O5),O
7'.%'.IO2
Las (rohiiciones contenidas en el artculo 1$2 de la 6ecisin <02 uscan,
fundamentalmente, (recautelar el inters de terceros. 'l literal : de dicho artculo (rohe
Bue se re=istren como marcas los si=nos Bue, en relacin con derechos de terceros, sean
idnticos o se aseme-en a un nomre comercial (rote=ido, siem(re Bue (udiera inducirse
al (,lico a ries=o de confusin o de asociacin. #odo esto en concordancia con los
artculos 1C0, 1C1, 1C! (rimera (arte 8 1C$ de la misma 6ecisin <02. 6e la (rohiicin
citada se des(rende, tamin, Bue no se e>i=e Bue el si=no (endiente de re=istro induzca
a error a los consumidores o usuarios, sino Bue asta la e>istencia de este ries=o de
confusin o de asociacin (ara Bue se confi=ure aBuella (rohiicin.
'l nomre comercial, al i=ual Bue la marca, cum(le una funcin distinti%a, (ero relacionada
con una acti%idad econmica efectuada en un estalecimiento comercial o industrial (or
cu8a razn, una causal de (rohiicin (ara otor=ar el re=istro a un si=no como marca sera
la e>istencia de seme-anza o identidad al (unto de (roducir confusin con un nomre
comercial anteriormente re=istrado, solicitado (ara re=istro, de(ositado o usado. &ara
estalecer la e>istencia de dicho ries=o de confusin o de asociacin ser3 necesario
determinar si e>iste identidad o seme-anza entre los si=nos en dis(uta, tanto entre s como
en relacin con los (roductos, ser%icios o acti%idad econmica distin=uidos (or ellos 8
considerar la situacin de los consumidores o usuarios, la cual %ariar3 en funcin de los
(roductos, ser%icios o acti%idad econmica de Bue se trate.
'n el -uicio sore la seme-anza entre una marca 8 un nomre comercial (rote=ido,
corres(onder3 al consultante hacer la com(aracin a (artir de la naturaleza de los si=nos,
tomando en cuenta los elementos fontico, =r3fico 8 conce(tual de cada uno. )l i=ual Bue
en la com(aracin entre si=nos marcarios, el cote-o entre una marca 8 un nomre
comercial deer3 ser conducido (or la im(resin unitaria Bue los si=nos har3n de (roducir
en la sensorialidad i=ualmente unitaria del consumidor o del usuario a Bue est3n
destinados. &or ello, la %aloracin deer3 lle%arse a cao sin descom(oner la unidad de
cada si=no, de modo Bue, en el con-unto de los elementos Bue lo inte=ran, el todo
(re%alezca sore sus (artes, a menos Bue aBul se halle (ro%isto de un elemento dotado
de tal a(titud distinti%a Bue, (or esta razn es(ecial, se constitu8a en factor determinante
de la %aloracin.
'n relacin a este tema, el #riunal ha indicado BueD I6e e>istir identidad o seme-anza
entre el si=no 9...: 8 el nomre comercial (rote=ido, de modo Bue el consumidor o el
usuario relacione 8 (ueda confundir los (roductos o ser%icios Bue (retende am(arar aBuel
si=no con la acti%idad econmica Bue realiza el titular del nomre comercial, el si=no en
cuestin no ser3 suficientemente distinti%o 9...:J. 9Proceso 0E-IP-2003, marca mi>taD I')N
.N#'+N)#.4N)LJ, (ulicado en la ;aceta 4ficial N/ C1<, de 01 de aril de !00$:.
)simismo, el #riunal oser%a Bue la determinacin del ries=o de confusin corres(onde a
una decisin del funcionario administrati%o o, en su caso, del -uz=ador, con ase a
- 8 -
(rinci(ios 8 re=las Bue la doctrina 8 la -uris(rudencia han su=erido a los efectos de (recisar
el =rado de confundiilidad, la Bue %a del e>tremo de identidad al de seme-anza.
E2 $) -O( (I90O( $)0O7I0'5I?O( C 7I=5O(2
'n lo Bue concierne a la estructura de los si=nos su materia, 8 a (ro(sito del caso en
estudio, el #riunal estima necesario hacer referencia a los si=nos denominati%os 8 mi>tos.
Los (rimeros, llamados tamin nominales o %erales, utilizan un si=no ac,stico o fontico
8 est3n formados (or una o %arias letras Bue, inte=rados en un todo (ronunciale, (ueden
hallarse (ro%istos o no de si=nificado conce(tual. ) la %ez, en este ti(o de si=nos se
distin=uen los su=esti%os K(ro%istos de una connotacin conce(tual relati%a a la
e%ocacin de las cualidades o funciones del (roducto desi=nado (or la marcaK 8 los
aritrarios, des(ro%istos de cone>in entre su si=nificado 8 la naturaleza, cualidades o
funciones del (roducto a identificar.
L los se=undos, los si=nos mi>tos, se encuentran inte=rados (or dos elementos Bue
forman (arte del con-untoD una denominacin, seme-ante a la clase de si=nos arria
descritos, 8 un =r3fico, definido como un si=no %isual Bue e%oca una fi=ura con una forma
e>terna caracterstica.
'n relacin con la com(aracin entre dos si=nos, caso Bue uno de ellos o amos
(ertenezcan a la clase de si=nos mi>tos, la -uris(rudencia de este #riunal ha (uesto de
relie%e lo si=uienteD
/%&! el elemento denominativo de la marca mi,ta suele ser el ms caracter#stico
o determinante, teniendo en cuenta la fuerza e,presiva propia de las palabras,
las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos
casos se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su
tama)o, color $ colocacin de la grfica, que en un momento dado pueden ser
definitivos. -l elemento grfico suele ser de ma$or importancia cuando es
figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un
dibu(o abstracto.. 9Proceso 04-IP-88, casoD I6).?L'+J, (ulicado en la ;aceta
4ficial NM $C, del !C de enero de 1C0C:.
) (ro(sito de la (rioridad del elemento en referencia, la doctrina ha sealado Bue (rocede
determinar la /situacin $ el relieve del componente grfico en el con(unto de la marca
mi,ta" $ sobre todo, la notoriedad del componente grfico comn a las marcas
comparadas. -n cambio, si el elemento grfico no evoca concepto alguno, el denominativo
desplazar#a en principio al grfico, siendo en ese caso, $ en definitiva, aquel elemento el
predominante, $ en el cual debe centrarse el anlisis comparativo. 9:).0F0$)G-0O?O',
%arlosD /0undamentos de 1erecho de 2arcas.. ?adrid, 'ditorial ?ontecor%o S.)., 1C0<, (.
!<0:.
2 %O0)=IB0 %O7P)5I5I?'2
- 9 -
'n el (resente caso, la demandante S4C.5#5 6'S &+467.#S N'S#L5 S.). seala Bue,
si ien los si=nos confrontados =uardan relacin res(ecto de los (roductos 8 acti%idades
econmicas Bue distin=uen, dee sealarse Bue la (roteccin rindada al nomre
comercial ;446 F446S est3 referida ,nicamente a la %enta de cacao 8 no de todos los
(roductos alimenticios de la Clase $0 de la Clasificacin .nternacional de Niza.
)l res(ecto, este #riunal ha sealado Bue el o-eti%o de la re=la de es(ecialidad consiste
en e%itar el ries=o de confusin, (rohiiendo el re=istro de si=nos distinti%os Bue (osean
denominaciones idnticas o similares a las (re%iamente (rote=idas, (ara am(arar
(roductos, ser%icios o acti%idades econmicas idnticas o similares.
Carlos Fern3ndez No%oa seala al res(ecto BueD
/La consecuencia ms palpable de la regla de especialidad de la marca es que
sobre un mismo signo pueden recaer dos o ms derechos de marca autnomos
%pertenecientes a distintos titulares! siempre que cada una de estas marcas
autnomas sea utilizada en relacin con una clase o variedad diferente de
productos o servicios. %FERNNDE! N"#"A$ C%rlo&. 3b. 4it. Pg. 567.!.
6educiendo Bue (ueden e>istir en el mercado marcas con denominaciones idnticas o
similares 8 Bue (ertenezcan a distintos titulares, siem(re 8 cuando, estas denominaciones
se encuentren am(arando (roductos, ser%icios o acti%idades econmicas distintas.
'n el caso concreto, con el (ro(sito de %erificar la e>istencia de seme-anza entre los
si=nos en conflicto 8 entre los (roductos 8 acti%idades econmicas Bue distin=uen, el *uez
Consultante dee tomar en cuenta, en razn de la re=la de la es(ecialidad, la identificacin
de dichos (roductos 8 acti%idades econmicas en las solicitudes corres(ondientes 8 su
uicacin en la Clasificacin .nternacional de Niza.
Se deer3 analizar el =rado de cone>in com(etiti%a e>istente entre los (roductos 8
acti%idades econmicas a Bue se refieren amos si=nos confrontados, (ara cu8o efecto, el
#riunal ha aco=ido los si=uientes factores de an3lisisD
%) '% ()clu&(*) +, lo& -ro+ucto& ,) u)% .(&.% cl%&, +,l )o.,)cl/tor0
-sta regla tiene especial inters en el caso sub(udice $ ocurre cuando se
limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del
nomencltor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la
clase. -n el caso de la limitacin, la prueba para demostrar que entre los
productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan
similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.
1) C%)%l,& +, co.,rc(%l(2%c(*)0 8a$ lugares de comercializacin o
e,pendio de productos que influ$en escasamente para que pueda
producirse su cone,in competitiva, como ser#a el caso de las grandes
cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribu$e toda
clase de bienes $ pasa desapercibido para el consumidor la similitud de
un producto con otro. -n cambio, se dar#a tal cone,in competitiva, en
- 10 -
tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados
bienes. 9gual confusin se dar#a en peque)os sitios de e,pendio donde
marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan
tambin una aparente similitud.
c) S(.(l%r,& .,+(o& +, -u1l(c(+%+0 Los medios de comercializacin o
distribucin tienen relacin con los medios de difusin de los productos. *i
los mismos productos se difunden por la publicidad general :radio,
televisin $ prensa;, presumiblemente se presentar#a una cone,in
competitiva, o los productos ser#an competitivamente cone,os. Por otro
lado, si la difusin es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicacin directa, boletines, mensa(es telefnicos, etc., la cone,in
competitiva ser#a menor.
+) R,l%c(*) o 3()cul%c(*) ,)tr, -ro+ucto&0 4ierta relacin entre los
productos puede crear una cone,in competitiva. -n efecto, no es lo
mismo vender en una misma tienda cocinas $ refrigeradoras, que vender
en otra helados $ muebles" en consecuencia, esa relacin entre los
productos comercializados tambin influ$e en la asociacin que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo
que eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que
provienen de un mismo productor.
,) 4&o co)5u)to o co.-l,.,)t%r(o +, -ro+ucto&0 Los productos que
comnmente se puedan utilizar con(untamente %por e(emplo puerta $
chapa! pueden dar lugar a confusin respecto al origen empresarial, $a
que el pblico consumidor supondr#a que los dos productos son del
mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe
entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede
suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede
utilizarse el otro o su utilizacin no ser#a la de su ltima finalidad o
funcin.
6) 7(&.o 89),ro +, lo& -ro+ucto&0 Pese a que puedan encontrarse en
diferentes clases $ cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen
similares caracter#sticas, e,iste la posibilidad de que se origine el riesgo
de confusin al estar identificados por marcas tambin similares o
idnticas %por e(emplo medias de deporte $ medias de vestir!.. Proceso
01 114-IP-20032 ?arcaD I'F'LJ. &ulicado en la ;aceta 4ficial NM 10!0,
de 1< de enero del !00<.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, )- 5.I>60'- $) ,6(5I%I' $) -'
%O760I$'$ '0$I0',
% O 0 % - 6 C )3
- 11 -
P.I7).O3 La solicitud de inter(retacin (re-udicial Bue los -ueces nacionales diri-an al
#riunal deer3 contenerD a: 'l nomre e instancia del -uez o triunal
nacional consultanteE : La relacin de las normas del ordenamiento
-urdico de la Comunidad )ndina cu8a inter(retacin se reBuiereE c: La
identificacin de la causa Bue ori=ine la solicitudE d: 'l informe sucinto de
los hechos Bue el solicitante considere rele%antes (ara la inter(retacinE 8,
e: 'l lu=ar 8 direccin en Bue el -uez o triunal reciir3 la res(uesta a su
consulta.
()960$O3 7n si=no (uede ser re=istrado como marca, cuando distin=ue (roductos o
ser%icios en el mercado 8 re,ne el reBuisito de ser susce(tile de
re(resentacin =r3fica, de conformidad con lo estalecido (or el artculo
1$< de la 6ecisin <02 de la Comisin de la Comunidad )ndina. 'sa
a(titud se confirmar3 si el si=no, cu8o re=istro se solicita, no se encuentra
com(rendido en nin=una de las causales de irre=istrailidad determinadas
(or los artculos 1$@ 8 1$2 de la mencionada 6ecisin. La distinti%idad del
si=no (resu(one su (erce(tiilidad (or cualBuiera de los sentidos.
5).%).O3 La 6ecisin <02, en su artculo 1C1, fundamenta la (roteccin del nomre
comercial en el uso 8 no en el re=istro. 'l uso de un nomre comercial no
se refiere ,nicamente al conocimiento Bue el (,lico ten=a del mismo, sino
al e-ercicio real de la acti%idad comercial am(arada o (rote=ida (or ese
nomre.
)s, un nomre comercial (uede im(edir el re=istro de una marca o de otro
nomre comercial, siem(re Bue huiere sido usado con anterioridad a la
solicitud res(ecti%a, 8 Bue dicho uso sea deidamente (roado.
%6'.5O3 No son re=istrales como marcas los si=nos cu8o uso en el comercio
afectara indeidamente a un derecho de tercero 8 Bue, en relacin con
estos, los si=nos Bue se (retenden re=istrar, sean idnticos o se aseme-en
a un nomre comercial (rote=ido res(ecto al cual el uso de la marca (ueda
inducir al (,lico a ries=o de confusin o de asociacin, de donde resulta
Bue no es necesario Bue el si=no solicitado (ara re=istro induzca a
confusin o asociacin a los consumidores sino Bue es suficiente la
e>istencia del ries=o de confusin o de asociacin (ara Bue se confi=ure la
(rohiicin de irre=istrailidad.
D6I05O3 )l com(arar un si=no mi>to 8 un nomre comercial denominati%o, deer3
tomarse en cuenta Bue, en (rinci(io, el elemento (redominante de aBul
ser3 el denominati%o, %ista su rele%ancia (ara Bue el (,lico consumidor
identifiBue la marca 8 distin=a el (roducto o ser%icio, lo Bue no osta (ara
Bue, (or su tamao, color 8 uicacin, el elemento =r3fico (ueda ser el
decisi%o. )simismo, el elemento =r3fico suele ser de ma8or im(ortancia
cuando es fi=urati%o o e%ocador de conce(tos, Bue cuando consiste
sim(lemente en un diu-o astracto. 'n el caso de Bue (re%alezca el
- 12 -
elemento denominati%o, dee (rocederse conforme a las re=las
estalecidas (ara el cote-o de si=nos denominati%os.
()=5O3 &ara lle=ar a determinar la similitud entre dos si=nos distinti%os, se ha de
considerar tamin los criterios Bue (ermiten estalecer la (osile
cone>in com(etiti%a e>istente entre los (roductos 8 las acti%idades
econmicas am(aradas (or los mismos. 6eer3 tenerse en cuenta, en ese
conte>to, Bue al no e>istir cone>in entre los (roductos o las acti%idades
econmicas Bue (rote=en, la similitud de los si=nos no im(edira el re=istro
de la marca Bue se solicite.
6e conformidad con el artculo $@ del #ratado de Creacin del #riunal, el *uez Nacional
Consultante, al emitir el res(ecti%o fallo, deer3 ado(tar la (resente inter(retacin dictada
con fundamento en las sealadas normas del ordenamiento -urdico comunitario. 6eer3,
asimismo, dar cum(limiento a las (rescri(ciones contenidas en el (3rrafo tercero del
artculo 1!0 del %i=ente 'statuto.
NotifBuese al *uez Consultante mediante co(ia certificada 8 sellada de la (resente
inter(retacin, la Bue tamin deer3 remitirse a la Secretara ;eneral de la Comunidad
)ndina a efectos de su (ulicacin en la ;aceta 4ficial del )cuerdo de Carta=ena.
4sNaldo Sal=ado 's(inoza
&+'S.6'N#'
Ricardo Vigil Toledo