La dilucin de una marca registrada.

Una proteccin extensiva a marcas notoriamente conocidas que no requiere de confusin ni de competencia para su procedencia La Ley. Revista Jurdica Paraguaya, Ao 35, N 11, diciembre de 2012, p. 1725/1737. Silva Duarte, Federico Silva Duarte, Federico Jorge (1) 1. Introduccin El desarrollo de la sociedad, con la consecuente creacin de grandes centros urbanos y comerciales, la especializacin en el trabajo y las nuevas tecnologas, propiciaron la creacin de un mercado de oferta y demanda en donde se persigue la entera satisfaccin de los consumidores de productos determinados (2). Para el efecto es necesario conocer el origen de estos productos, poder diferenciarlos unos de otros, y saber que los mismos tienen una determinada calidad. Su comercializacin a gran escala en tiempos y espacios extensos les confieren un renombre (goodwill) (3), que hace los consumidores los vuelvan a adquirir. En gran parte ello se consigue mediante marcas registradas, las cuales hoy en da dejaron de ser meros elementos diferenciadores del origen y calidad de los productos marcados, para convertirse en agentes fundamentales para construir el renombre adquirido por stos, estampando en la mente del consumidor una garanta annima e impersonal de satisfaccin capaz de generar un deseo de obtener ms satisfaccin. Ello hace que las marcas en si vendan los productos. Para que una marca alcance ste tipo de renombre el propietario debe hacer inversiones considerables para posicionarla, las cuales son protegidas por la ley mediante la doctrina de la dilucin de una marca notoriamente conocida, que constituye una excepcin al principio de especialidad, extiende la proteccin ms all del concepto tradicional de la violacin del derecho de marcas por confusin, y opera sin necesidad de sta ni de competencia entre los productos marcados. Sin embargo, a ms de una dcada de la entrada en vigencia de la Ley 1.294/98, que incorpor a nuestro derecho positivo la doctrina de la dilucin, sta sigue siendo uno de los conceptos ms difciles de entender en materia marcaria, abundando los casos en que se interpreta que cualquier marca merece la proteccin excepcional, y que debe existir confusin y competencia entre los productos marcados para su procedencia (4). Por tanto, el presente trabajo demostrar que la dilucin de una marca registrada es una doctrina limitada a casos excepcionales, que solo protege la distintividad diferenciante que poseen las marcas notoriamente conocidas y no cualquier marca, que no requiere de confusin ni de competencia para materializarse, pudiendo hacerlo an en su ausencia. Para probar el punto el trabajo se dividir en cinco partes, incluida sta introduccin. En la segunda se har una breve referencia a las funciones tradicionales de las marcas, y en especial la funcin publicitaria que hoy poseen las marcas notoriamente conocidas, que la doctrina de la dilucin protege. En la tercera se explicar que es una marca notoriamente conocida, y la proteccin extendida que la ley confiere a stas. La cuarta expondr el concepto de la doctrina de la dilucin de una marca registrada, y los requisitos para su procedencia. En la quinta parte se consignarn las conclusiones finales. 2. Funciones tradicionales de las marcas. La funcin publicitaria y su proteccin

Las funciones bsicas de las marcas consisten en indicar el origen de los productos marcados, distinguirlos de otros, y garantizar que responden a un estndar de calidad determinado (5). Las marcas, sin embargo, como consecuencia del desarrollo del marketing de los productos marcados, desempean tambin una funcin publicitaria. La misma se relaciona con el hecho que una marca registrada para distinguir a un determinado producto tiene escaso valor sin publicidad, y a su vez cuando se encuentran involucrados productos, la publicidad carece de valor sin una determinada marca que los identifique (6). Una marca puede tener un cierto atractivo en y por si misma, el cual hace que el pblico le atribuya caractersticas positivas al signo. Pero en general, una marca debe ir adicionalmente "cargada" por mensajes publicitarios en los cuales la misma desempea un rol, o por el renombre adquirido por sta: por ejemplo, por que los productos vendidos bajo la marca tienen una buena reputacin. En contrapartida esa marca para el pblico se convierte en la sntesis de un mensaje publicitario ms extenso o ms complejo, y como tal comunica dicho mensaje, porque ste es evocado por el pblico cuando se encuentra frente a la marca. Esto quiere decir que la marca, junto con el mensaje publicitario, transmite el renombre del signo creado por la publicidad. Ello genera una asociacin entre el producto marcado y el mensaje transmitido por la publicidad, que automticamente emerge en la mente del consumidor al ver la marca. Consecuentemente, la funcin publicitaria de una marca envuelve su habilidad de atraer la atencin del consumidor hacia el producto marcado, en virtud de ciertas cualidades distintivas, unicidad, poder de venta, y magnetismo comercial, inherentes a la marca (7). Comprende su habilidad de crear una impresin o smbolo de calidad del producto marcado en la conciencia del consumidor (8). Adicionalmente, a travs del tiempo las marcas registradas de productos ampliamente publicitados paulatinamente van adquiriendo notoriedad, convirtindose en un smbolo de las experiencias de los consumidores con los productos marcados. Esto es capaz de hacer que las marcas representen un cierto renombre en y por s mismas, pues: los productos a los cuales se encuentran adheridos son altamente estimados por un segmento considerable del pblico; o, las marcas transmiten una cierta imagen de lujo y/o exclusividad; o, en general, stas se asocian a un estilo de vida, caracterstica, o actitud de los consumidores de los productos marcados. Esta situacin hace que las marcas se emancipen de los productos en relacin a los cuales se usan, y adquieran una reputacin intrnseca (9). Con ello, en lugar de servir como agentes de los productos que los llevan, las marcas evocan expectativas que son, hasta cierto punto al menos, independientes de cualquier grupo de productos en particular. Las marcas desempeando la funcin publicitaria constituyen potentes instrumentos de venta de los productos que identifican, pues son conductos de comunicacin mediante los cuales se comunican sus cualidades a los consumidores (10). De este modo las marcas se convierten en elementos que estimulan la demanda de los productos, que ayudan tanto a su venta como a crear y retener clientela. Reconociendo sta situacin, el Convenio de Paris puso a quienes lo ratificaron bajo la obligacin de rehusar o cancelar el registro, y de prohibir el uso de una marca

confusamente similar a una marca notoriamente conocida (11). Sin embargo la obligacin aplicaba solo a marcas de bienes, no de servicios, y requera de confusin para operar. Ello determin que la obligacin sea modificada por el Acuerdo sobre los ADPIC, que la extendi a servicios, y estableci que la proteccin debe abarcar no solo situaciones en que existe confusin por similaridad, sino que debe extenderse a casos en que el uso de la marca puede indicar una conexin entre el producto y la marca notoriamente conocida, si ello es capaz de lesionar los intereses del propietario de sta ltima (12). Acogiendo estos principios, pese a que tradicionalmente el derecho marcario est limitado por el principio de especialidad, protegiendo a las marcas solo para los productos en la clase del nomenclador en que fue solicitada y registrada (13), la Ley 1.294/98 prohibi el registro como marca de: los signos que constituyen una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o trascripcin de un signo distintivo idntico o similar a otro notoriamente conocido en el sector pertinente del pblico, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos a los que se apliquen, cuando su uso y registro puede causar confusin o un riesgo de asociacin con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilucin de su fuerza distintiva (14). Ahora, como ni el Convenio de Paris, ni el Acuerdo sobre los ADPIC, ni la Ley 1.294/98 definen que es una marca notoriamente conocida, en la seccin siguiente se expondr en qu consisten stas. 3. Marcas notoriamente conocidas La doctrina considera notoriamente conocidas a aquellas marcas en relacin a las cuales un segmento considerable del pblico tiene conciencia, como consecuencia de su uso extendido y continua publicidad (15). Segn jurisprudencia en ellas convergen su difusin entre el pblico consumidor de los productos al que las marcas se refieren, proveniente del uso intensivo de las mismas, y su consiguiente reconocimiento dentro de los crculos interesados por la calidad de los productos que ellas amparan (16). Sin embargo, la determinacin de si una marca es notoriamente conocida o no, y por tanto acreedora de la proteccin especial que la Ley 1.294/98 le confiere contra su dilucin no es tarea fcil. Conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, para el efecto debe tomarse en cuenta la notoriedad de la marca en el sector pertinente del pblico en el territorio involucrado en el uso, inclusive aquella obtenida como consecuencia de su promocin en dicho lugar (17). Segn jurisprudencia la notoriedad implica algo que es evidente y claro, de pblico conocimiento (18). Ahora, la doctrina efecta una distincin entre los distintos grados de notoriedad (19). Consecuentemente diferencia las marcas notorias de las de alto renombre. Estas ltimas son conocidas por gran parte del pblico consumidor de los productos marcados. En la realidad sin duda estos grados de notoriedad se darn, y tambin habr otros. Pero como no todas las marcas notorias poseen similar grado de notoriedad, slo una clase de marcas notorias, las de alto renombre, son las que merecen la proteccin especial que confiere la Ley 1.294/98, y se consideran en sentido estricto notoriamente conocidas. Los fallos han seguido este sesgo de manera uniforme (20).

La notoriedad de una marca se evala tomando en consideracin factores como la propaganda, su efectiva presencia en cualquier lugar, y sobre todo la calidad del producto marcado, unida a la aceptacin unnime de los consumidores (21). La adquisicin de notoriedad constituye un grado superior que la mayora de los titulares marcarios pretenden alcanzar, pero solo unos pocos efectivamente lo hacen (22). Llegar al status en cuestin implica haber alcanzado un nivel de aceptacin en el pblico consumidor que es consecuencia del xito que el producto marcado ha tenido en ste, que la marca por si es capaz de transmitir. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas estn asociadas con productos de muy buena calidad, que a su vez son ampliamente publicitados. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. Ahora, debe tenerse presente el hecho de que a fin de que se pueda juzgar el grado de notoriedad de una marca (si es que lo tiene), se debe producir evidencia en dicho sentido, y para la mayora de los casos simples manifestaciones resultan insuficientes (23). Existen algunas situaciones en las cuales en virtud al alto renombre de una marca es prcticamente innecesario que se produzca la evidencia requerida para los otros casos, pues su carcter de marca notoria es un hecho absolutamente pblico y conocido por casi todos los consumidores actuales o potenciales, tales como cuando se encuentran involucrados signos como: Coca Cola, Mercedes Benz, o Kodak. Sin embargo, si la situacin no encuadra en alguno de stos casos excepcionales la demostracin de notoriedad requerida por la Ley 1.294/98 debe ser respaldada por pruebas que la avalen. En similar sentido, segn la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida debe tenerse en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la misma tiene dicho carcter, que quien alega existe debe probar aportando informacin suficiente (24). En particular, debe tenerse presente el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del pblico, que debe abarcar: los consumidores reales y/o potenciales de los productos a los que la marca se aplica; las personas que participan en sus canales de distribucin; y, los crculos comerciales involucrados en el tipo de productos en cuestin. Cuando se determina que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del pblico de un territorio, sta se considera notoriamente conocida en dicho pas. En relacin a ello, la jurisprudencia ha determinado que el hecho de que una marca sea notoriamente conocida debe probarse en referencia a si un nmero considerable de personas la conoca suficientemente como para conferirle proteccin (25). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus (26). Conforme la OMPI, sin embargo, la consideracin de la marca no debe limitarse al grado de prominencia entre los consumidores de una determinada rea geogrfica, debiendo adems incluir otros parmetros, tales como: la duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier utilizacin de la marca; la duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier promocin de sta, incluyendo su publicidad o propaganda, tanto como la presentacin en ferias o exposiciones de los productos a los que la misma se aplica; la duracin y el alcance geogrfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, en la medida en que reflejen el uso o el reconocimiento de la marca; la constancia del

ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, y en particular, la medida en que las autoridades competentes le hubieren conferido proteccin por su notoriedad; y, el valor asociado a la marca (27). Los factores de referencia fueron trazados por la OMPI a modo de pautas para asistir a las autoridades en la determinacin de si una marca es notoriamente conocida, por lo cual no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinacin. A la hora de evaluarlos es necesario tener presente la buena o mala fe del titular o proponente de la marca en conflicto. La determinacin en cada caso depende de las circunstancias particulares del mismo. Para decidir pueden tenerse en cuenta factores adicionales, no listados anteriormente. Algunos pases, como los Estados Unidos de Amrica, incorporaron algunas de las recomendaciones de la OMPI a su legislacin, que establece una marca es famosa si es ampliamente reconocida por el pblico consumidor del pas en general como una designacin del origen de los productos de su dueo (28). Segn la legislacin citada, para determinar si una marca posee el grado necesario de reconocimiento deben tenerse en cuenta todos los factores relevantes, incluidos: la duracin, extensin, y alcance geogrfico de la publicidad de la marca; la cantidad, volumen y extensin geogrfica de las ventas de los productos marcados; y, la extensin del reconocimiento efectivo de la marca. La diferencia entre una marca notoriamente conocida o de alto renombre, y una marca famosa es solo de grado, por lo que los parmetros para identificarlas son similares. Los factores tambin fueron considerados por la Corte Europea de Justicia, que determin el requisito relativo al renombre se materializa si la marca es conocida por una parte significativa del pblico interesado en los productos marcados (29). En el examen de este requisito deben tomarse en consideracin todos los elementos relevantes, y en particular: la cuota de mercado que la marca posee, la intensidad, la extensin geogrfica y la duracin de su uso, as como la importancia de las inversiones para promocionarla. En el mbito territorial el requisito se cumple cuando el renombre existe en una parte sustancial de un pas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sigui un sesgo similar, al considerar que para determinar la notoriedad de un signo deben tenerse en cuenta factores tales como: el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente del pblico; la extensin geogrfica de su utilizacin y promocin dentro o fuera de un pas; el valor de la inversin ya sea para promover al signo o el establecimiento, actividad, o los productos a los que aplica; las cifras de ventas y de ingresos del titular tanto en el plano internacional como en el pas donde se pretenda su proteccin; el grado de distintividad del signo; su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; la existencia de actividades significativas de fabricacin, compras o almacenamiento por el titular del signo en el pas; y, los aspectos de comercio internacional tanto como la existencia y antigedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el pas o en el extranjero (30).

Ahora, una marca puede solo ser notoriamente conocida dentro de un nicho de mercado, e igual obtener proteccin. La teora de la "fama de nicho" se refiere a marcas notoriamente conocidas en un mercado discreto, o en un segmento de mercado especializado, que son relativamente desconocidas fuera de dichos mercados, o que son notoriamente conocidas en reas limitadas de territorio (31). La misma fue acogida favorablemente por jurisprudencia al determinarse que la reputacin de una marca debe ser evaluada en relacin al sector relevante del pblico con respecto a los productos para los cuales la misma fue registrada, pudiendo tomarse en cuenta tanto el pblico en general como un sector ms especializado (32). En ste ltimo caso la sofisticacin de los potenciales compradores de los productos marcados debe tambin ser considerada al efecto (33). Sintetizando lo expuesto, las marcas notoriamente conocidas que merecen una proteccin excepcional contra la dilucin, en los trminos del artculo 2 (g) de la Ley 1.294/98, son aquellas que han transcendido sus funciones originales de indicar el origen, distinguir a sus titulares de otros, e indicar la calidad de los productos, y han adquirido la facultad de irradiar atraccin, lo cual trae consigo la capacidad de vender los productos marcados y les confiere un valor publicitario tanto como un magnetismo comercial inherente, que se expanden ms all del producto inmediato que identifican. Deben gozar de un grado de reconocimiento en el sector pertinente donde se comercian los productos marcados, que puede abarcar el mercado en general, o un nicho del mismo. En la mayora de los casos, salvo situaciones en que se ven involucradas marcas realmente famosas, la parte que alega la existencia de la notoriedad debe aportar evidencia suficiente tendiente a demostrarla. No bastan simples afirmaciones. Por ello la Ley 1.294/98 les confiere una proteccin excepcional contra su dilucin, cuyos caracteres se explicaran en la siguiente seccin. 4. La dilucin de una marca notoriamente conocida Como aquellas marcas que poseen una diferencialidad distintiva son ampliamente publicitadas, por lo general es sobre la base de dichas marcas que los consumidores pueden distinguir entre productos similares en el mercado (34). Consecuentemente, la prevencin de la confusin y del engao requiere de un control legal sobre los productos sobre los cuales una marca determinada puede ser puesta (35). Estas marcas, sin embargo, son tratadas como propiedad privada, por lo cual hoy existe legislacin que permite al propietario resguardar el renombre que una marca notoriamente conocida ha desarrollado (36). Por ello la legislacin marcaria hoy protege la diferencialidad distintiva particular de las marcas registradas, pues una vez que se tornan notoriamente conocidas constituyen valiosas herramientas de marketing con un importante poder de venta inherente. Esta proteccin tiene lugar mediante provisiones contra la dilucin, como la contenida en el artculo 2 (g) de la Ley 1.294/98, que constituye una excepcin al principio de especialidad, extiende el resguardo ms all de los productos para los cuales una marca notoriamente conocida se encuentra registrada, y opera sin necesidad de que exista confusin o engao. Pero en qu consiste la doctrina de la dilucin. Bsicamente puede definrsela como la disminucin de la capacidad de una marca notoriamente conocida de identificar y distinguir los productos a los que se aplica mediante usos no autorizados sobre otros productos, a pesar de la presencia o ausencia de confusin, error, engao, o competencia entre los signos involucrados (37).

Los primeros atisbos de la doctrina se vislumbraron en Inglaterra en 1898 (38), y luego en Alemania en 1925 (39). Sin embargo sus bases modernas fueron sentadas en 1927 por Frank E. Schecther en un artculo en el que sostuvo la verdadera funcin de una marca consiste no solo en identificar los productos a los cuales esta adherida como satisfactorios, sino tambin estimular nuevas compras por parte del pblico consumidor (40). Describir una marca meramente como un smbolo de renombre, sin reconocer en las mismas el poder de en efecto crear y perpetuar renombre, ignora el aspecto ms importante de la naturaleza de una marca, siendo ste el que mayor proteccin requiere. Hoy una marca notoriamente conocida no es simplemente un smbolo de renombre, pero muchas veces constituye el agente ms efectivo para crear renombre, imprimiendo en la mente del pblico una garanta annima e impersonal de satisfaccin, que a su vez genera un deseo de obtener ms satisfaccin. De hecho una marca distintiva y notoriamente conocida vende el producto a la cual esta adherida, y cuanto mayor es su distintividad y renombre, ms efectivo es su poder de venta. La razn subyacente en una accin por dilucin de una marca notoriamente conocida est dada por el hecho que una atenuacin o menoscabo de la misma, emergente del uso no autorizado por otro, constituye una invasin de los derechos de propiedad del titular de la marca notoria, lo cual da lugar a un agravio comercial independiente, que debe ser evitado y reparado (41). Precisamente, la lesin generada por la dilucin de una marca con notorio renombre es causada por la apropiacin de su valor publicitario, que erosiona la reputacin, el magnetismo comercial, la cualidad distintiva, y el poder de venta incorporado en la marca (42). Una de las razones que sustentan la proteccin contra la dilucin, consecuentemente, se basa en el hecho que la gradual erosin del magnetismo comercial o valor publicitario de una marca constituye una lesin al derecho de propiedad de la misma, contra el cual debe conferirse una proteccin similar a aquella otorgada contra las violaciones usuales de los derechos de marca materializadas por confusin o engao (43). Ello es as pues en el mundo comercial moderno la distintividad de una marca y su unicidad hacen que la misma se diferencie en el mercado, con lo cual no solo ayuda a un comerciante a crear clientela, pero adems a retenerla. La preservacin de la reputacin e identidad nica de una marca notoriamente conocida y el poder de venta que la misma evoca es fundamental para que el propietario pueda proteger y retener su renombre (44). Otros comerciantes frecuentemente pretenden explotar el poder de venta de una marca notoriamente conocida con el fin de promocionar sus propios productos. Cuanto mayor es el valor publicitario de una marca, mas grande es el riesgo de que una apropiacin pueda tener lugar. Todo uso no autorizado de una marca notoriamente conocida por otros comerciantes es capaz de hacer que los consumidores gradualmente la vayan desasociando de los productos de su titular (45). Esto hace que la reputacin y la identidad nica de la marca se empaen, tanto como que su poder de venta se erosione, y por ende se diluya. El propietario de la marca normalmente invierte grandes sumas en publicidad para construir sta reputacin y poder de venta o valor publicitario. El crecimiento de su negocio depende del crecimiento del significado e importancia de su marca. Es por ello plenamente justo que el propietario pueda proteger este valioso activo

contra apropiaciones por terceros no autorizados, tanto como que stos no puedan obtener ventajas promocionales para sus productos a expensas del titular de una marca notoriamente conocida. La usurpacin del poder de venta o valor publicitario de una marca de ste tipo resulta comercialmente perjudicial para su titular, y menoscaba tanto el renombre del signo como del negocio del sujeto (46). La dilucin puede presentarse bajo dos formas: dilucin por empaamiento (blurring); y, dilucin por degradacin (tarnishment). La dilucin por empaamiento emerge de la difuminacin o prdida del carcter distintivo de la marca (47). Constituye la infraccin tradicional comprendida por la teora de la dilucin, tal como la concibieran quienes pusieron sus bases. Tiene lugar cuando el carcter nico y distintivo de una marca notoriamente conocida se debilita mediante la asociacin que surge de la similaridad entre un signo y una marca notoriamente conocida que perjudica su distintividad. Ello se materializa cuando los consumidores ven la marca notoriamente conocida aplicada a o usada en conexin con una variedad de productos, similares a los identificados por sta o no. Como consecuencia de ello la significancia nica y distintiva de la marca para diferenciar una fuente puede diluirse y debilitarse. Su procedencia no requiere confusin en cuanto al origen, auspicio, afiliacin o conexin de los productos identificados por las marcas en conflicto, ni que los mismos compitan entre s. Basta con que el uso del signo inferior materialice un aprovechamiento indebido de la reputacin de la marca notoria, o que cause un perjuicio a la fuerza distintiva o a la reputacin de aqulla. Como ejemplos de su aplicacin pueden citarse: un caso en que se impidi que la marca Polaroid, notoriamente conocida en el segmento de las cmaras fotogrficas y pelculas, se utilizase para productos de calefaccin y refrigeracin (48); y, otro caso en que el Augusta National Golf Club, propietario de la marca "Masters" para llevar a cabo, organizar promover y auspiciar torneos de golf (49), prohibi que la palabra "Masters" sea usada por otra institucin para llamar a un torneo de golf "Ladies Masters at Moss Creek Plantation," pues de permitirse el uso el valor de la marca del demandante se erosionar, un poco ahora y ms luego, hasta que la magia del "Masters", un afamado torneo de golf, se disipar mortalmente o incluso se desvanecer completamente (50). La dilucin por degradacin tiene lugar cuando la distintividad y el magnetismo comercial de una marca notoriamente conocida capaz de evocar satisfaccin y atraer la atencin del pblico sobre el producto marcado es perjudicada cuando se la asocia a productos de inferior calidad, o a productos de un carcter inmoral o insalubre, o cuando la marca es expuesta en un contexto desagradable, capaz de evocar pensamientos negativos en relacin a los productos del titular de la marca (51). En estos casos la reputacin y el magnetismo comercial de la marca notoriamente conocida se ven afectados cuando el pblico le atribuye las caractersticas negativas de los productos del usurpador que la usa sobre stos sin autorizacin. Como ejemplos donde se aplic la doctrina pueden citarse: un caso en que Coca Cola accion contra una persona que venda posters con la leyenda "Enjoy Cocaine" en rojo y blanco, imitando la forma en que se usa el slogan "Enjoy Coca-Cola", pues el uso era capaz de empaar la marca Coca-Cola al poder los consumidores entender que la empresa era responsable por promocionar una droga peligrosa en forma jocosa (52); otro en que el equipo de futbol americano Dallas Cowboys demand a una productora de pelculas pornogrficas por usar los uniformes de las porristas del equipo con su marca registrada

(53); y, otro en que los propietarios de la marca de ropa interior Victoria's Secret demandaron a una persona que tena un sex-shop llamado "Victor's Little Secret", en el cual venda revistas y pelculas pornogrficas, lencera ertica, juguetes sexuales, y otros artculos relacionados con el sexo (54). El espritu de la legislacin marcara es el de evitar la confusin (55). Sin embargo, para la procedencia de la dilucin, en cualquiera de sus vertientes, no es necesario que exista confusin. Afirmando ello los fallos han determinado que la dilucin es una injuria que difiere materialmente de aquella emergente de la confusin ortodoxa (56). An ante la ausencia de confusin, la potencia de una marca puede debilitarse por su uso no autorizado por parte de otros. Esta es la esencia de la dilucin. La confusin lleva a una injuria inmediata, mientras que la dilucin es una infeccin que si se permite se expanda inevitablemente destruir el valor publicitario de la marca. La confusin no constituye un elemento necesario para que tenga lugar la dilucin, pues el propsito de la doctrina es proteger un activo adquirido contra su deterioro (57). La doctrina de la dilucin aplica a casos en los que se ven envueltos tanto competidores como no competidores (58). No requiere que los productos estn en la misma clase del nomenclador. Ello es as pues el mal que la legislacin pretende remediar no es la confusin pblica causada por productos similares vendidos por competidores, sino una expansin cancerosa de productos disimilares que se nutren de la reputacin de marcas notoriamente conocidas. Otorga al titular de una marca notoriamente conocida la misma proteccin contra usos de su marca por otros incluso sobre productos con diferentes propiedades descriptivas, registrados en otras clases. Ejemplos de ello pueden encontrarse: en un caso que Rolls-Royce, el fabricante de automviles y motores de aviones impidi que una empresa vendiera tubos de radio bajo la marca Rolls-Royce (59); y, otro en que el conocido fabricante de plumas fuente y artculos de escritura Waterman impidi que una persona vendiera afeitadoras bajo la misma marca (60). Ahora, los fallos tambin han determinado que debe existir una marcada similitud entre las marcas en conflicto para que la dilucin se materialice (61). Por ende la doctrina solo aplica a casos en que las marcas involucradas son idnticas, o cuando las similitudes entre ambas son obvias. 5. Conclusin En base a lo expuesto, se ha demostrado que la dilucin de una marca notoriamente conocida tiene lugar cuando su identidad es gradualmente dispersada mediante usos no autorizados por terceros de signos idnticos o similares sobre productos de cualquier clase, o cuando su reputacin es menoscabada a travs del empleo de signos de ste tipo para apelar a los sentidos del consumidor de un modo que afecta el poder de atraccin de la marca notoria. Incorporando la doctrina, nuestra legislacin prohbe el registro como marca de signos que reproduzcan, imiten, traduzcan, transliteren o transcriban una marca notoriamente conocida, sin importar la clase de productos a los cuales sta se aplica, cuando su uso y registro son susceptibles de causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular, o significan un aprovechamiento de la notoriedad de la marca notoria o la dilucin de su fuerza distintiva (62). Ahora, la proteccin legal no se confiere a cualquier marca,

sino solo a aquellas que gozan de un alto renombre. Las mismas son aquellas que trascendieron sus funciones originales de indicar el origen, distinguir a sus titulares de otros, e indicar la calidad de los productos, y que poseen un valor publicitario tanto como un magnetismo comercial inherente, que se expanden ms all de los productos inmediatos que identifican, y venden los productos por s mismas. Deben tener reconocimiento en el sector pertinente donde se comercian los productos marcados, que puede abarcar el mercado en general, o un nicho del mismo. Salvo situaciones que involucren marcas realmente famosas, la parte que alega una marca es notoriamente conocida en el mercado en general o en un nicho del mismo debe aportar evidencia suficiente para demostrarla. No bastan simples afirmaciones. La doctrina puede operar an en la ausencia de confusin o de competencia entre los productos marcados. An sin confusin o competencia la potencia de una marca notoriamente conocida puede debilitarse por su uso no autorizado por parte de terceros para identificar otros productos, lo cual la diluye. Sin embargo, la aplicacin de la doctrina debe limitarse a casos en que los signos en conflicto son idnticos, o muy similares. 6. Bibliografa 6.1. Doctrina -Bone, R.G. "Hunting Goodwill: A history of the concept of Goodwill in Trade Mark Law" [2006] 86 Boston University Law Review 547. -Cohen Jehoram, T. et. al. "Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law" Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn (2010). -Evans, A.C. Trade Marks and Consumer Interests in EEC Law' [1983] 32 The International and Comparative Law Quarterly 241. -Fernndez Novoa, C. "Fundamentos del Derecho de marcas" Montecorvo: Madrid (1984). -Gyngell, J. et. al. "A User's Guide to Trade Marks and Passing Off" Butterworth: London (2nd. ed.; 1998). -Leimer, J.A. "Trademark Dilution in the United States" [1993] 62 Trademark World 15. -Masterton, F. "Trademark Dilution and Confusion at Sponsorship in United States, German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and Copyright Law 80. -McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopaedia of Intellectual Property" BNA Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004). -Mc. Carthy, J.T. "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition" West Group: St. Paul (4th ed.: 2004). -Mostert, F.W. "Well Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?" [1986] 86 The Trademark Reporter 103. -Mostert, F.W. "Trademark dilution and confusion of sponsorship in United States, German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and Copyright Law 80. -Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5 ed., 2003). -Rutherford, B.R. "Misappropriation of the advertising value of Trademarks, Trade Names and Service Marks" [1990] 2 South African Mercantile Law Journal 151.

-Schechter, F. "The Rational Basis of Trademark Protection" [1927] 40 Harvard Law Review 813. -Strasser, M. "The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context" [2000] 10 Fordham intellectual Property, Media & Entertainment, Law Journal 375. 6.2. Leyes -Ley 1.294/98. -United States Code ("U.S.C.") 6.3. Fallos -"Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc. c. Res. N 432/1999 de la Secretara de Asuntos litigiosos y la N 140/2002 dictadas por la Direccin de la Propiedad Industrial" A.I. N 162, 08/10/2003, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2004, 81 - LLP 2005, 479. -"Aris-Isotoner Gloves, Inc. v. Fownes Brothers & Co." 594 F. Supp. 15, 23 (S.D.N.Y. 1983). -"Arcor S.A.I.C. c. Resolucin N 105 de fecha 20 de diciembre del 2000, de la Direccin de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N 277, 12/05/2005, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2005, 1314. -"Argencard S.A. c. Res. N 19 del 05/02/02, dict. por la Secretara de Asuntos Litigiosos; y la N 230 del 06/12/02, dict. por el Director de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N 59, 09/06/2009, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2009 (agosto), 890. -Asunto C-375/97 "General Motors Corp. v Yplon SA" Sentencia del 14/08/99, Corte Europea de Justicia. -Asunto C-252/07 "Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited", Sentencia del 27/11/08, Corte Europea de Justicia. -"Augusta National, Inc. v. Northwestern Mutual Life Ins. Co.", 193 USPQ 210 (SD Ga 1976). -"Aziende Chimicke Riunite Angeline Francesco A.C.R.A.F. S.P.A. c. Res. del 7-VII-89 y 17-VIII-93" Ac. y Sent. N 210, 28/07/1998, Corte Suprema de Justicia; publicado en: LLP 1999, 186. -"Bayer Aktiengesellschaft c. Resol. N 148/2003, Dict. por la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 36, 08/11/2004, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 416. -"Casa Escauriza I.C.S.A. c. Resolucin N 42 de fecha 13/02/02 de la Secretara de Asuntos Litigiosos" 30/09/2004, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2004, 1,467. -Caso "Odol", Sentencia del 11/08/ 1924, Landesgericht Elberfeld, 25 Juristiche Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264. -"Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co." 109 F. Supp. 300, 309 (E.D. Mich. 1952). -"Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc." 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972).

-"Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979). -"Kraft Foods Argentina S.A. c. Res. N 085/04, dic. por la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 23, 05/04/2005, Tribunal de Apelacin en lo Civil y Comercial de Asuncin, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 781. -"Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979). -"L. E. Waterman Co. v. Gordon" 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934). -"McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY)" Caso N 547/95, Sentencia del 27/08/96, Corte Suprema de Sud Africa. -"Mead Data Central, Inc. v. Toyota motor Sales, U.S.A., Inc." 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989). -"Molinos Harineros del Paraguay S.A. c. Res. N1037 de fecha 04/10/02 de la Secretara de Asuntos Litigiosos; y la N410 de fecha 15/10/03, de la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N17, 16/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 689. -"Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464. -"Mortellito v. Nina of California, Inc." 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972). -"PFIZER INC. c. Res. N 141 del 08/03/2002, dictada por la Secretara de Asuntos Litigiosos; y la N 440 del 31/10/2003, de la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 116, 17/12/2008, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2009 (marzo), 242. -"Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc." 319 F.2d 830 (7th. Cir. 1963). -"Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd." [2000] FSR. 767. -Proceso 161-IP-2011"Interpretacin prejudicial del artculo 136 literales a) y h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera; e interpretacin prejudicial de oficio de los artculos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisin 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. -"Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co. v. Jordan Marsh Co." 165 F.2d 549, 553 (1st Cir.1948). -"Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc." 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983). -"Smithkline Beechan Corporation y otra c. Resolucin N248 de fecha 24 de diciembre de 2002 dic. por la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 22, 29/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 685. -"Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin", 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985) -"Tabacalera Boquern S.A. c. Res. N 559, de fecha 16/12/2004, dic. por la Direccin de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N 59 03/08/2007, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2007 (octubre), 1.216. -"Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp." 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002), p. 908. -"The Limited Stores Inc. c. Res. N 495 del 29/10/92 del Director de la Propiedad Industrial N 62 del 27/03/95 del Ministerio de Industria y Comercio" Ac. y Sent. N 383, 06/07/1999, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2000, 184. -"The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. v. The John Griffiths Cycle Corporation, Ltd." (1898), 15 R.P.C. 105 (Ch. Div.). -"Wall v. Rolls-Royce of America" 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).

-"Wyeth c. Resol N 1134/00 de la Secretara de Asuntos Litigiosos; la N 304/03 de la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 26, 15/04/2005, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 804 - LLP 2005, 899. -"Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Direccin de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N 744, 2/09/2008, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008 (noviembre), 1.171. 6.4. Tratados -Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial. -Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 6.5. Otros -"Recomendacin Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Proteccin de las Marcas Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000). -U.S. Reg. N 1.069.545, del 12 de Julio de 1977. (1) FEDERICO JORGE SILVA DUARTE. Ferrere Abogados (2009). Universidad de Canterbury (Mster en Derecho, 2009). Becario Comisin Interamericana de Derechos Humanos (2006/2007). Universidad de Nottingham (Postgrado en Derechos Humanos, 2005). Universidad Catlica Nuestra Seora de la Asuncin (Abogado, 2004). (2) Como de acuerdo al Diccionario de la Lengua Espaola "producto" significa toda cosa producida, y servicio toda prestacin humana que satisface alguna necesidad, que consideramos una cosa intangible, en el presente trabajo en adelante la palabra "producto" se emplear para designar bienes y servicios (Real Academia Espaola "Diccionario de la lengua espaola"- 22 edicin. Espasa Calpe: Madrid - 22 ed.: 2001). (3) En el derecho marcario anglosajn el trmino "goodwill" se define como: la estima pblica o reputacin de la cual un producto o empresa goza, o simplemente los hbitos o costumbres que generan una inercia a comprar, que puede traducirse como "renombre" (Bone, R.G. "Hunting Goodwill: A history of the concept of Goodwill in Trade Mark Law" [2006] 86 Boston University Law Review 547, p. 583). (4) Ver por ejemplo: "The Limited Stores Inc. c. Res. N 495 del 29/10/92 del Director de la Propiedad Industrial N 62 del 27/03/95 del Ministerio de Industria y Comercio" Ac. y Sent. N 383, 06/07/1999, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2000, 184. "Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc. c. Res. N 432/1999 de la Secretara de Asuntos litigiosos y la N 140/2002 dictadas por la Direccin de la Propiedad Industrial" A.I. N 162, 08/10/2003, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2004, 81 - LLP 2005, 479. "Casa Escauriza I.C.S.A. c. Resolucin N 42 de fecha 13/02/02 de la Secretara de Asuntos Litigiosos" 30/09/2004, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2004, 1467. "Bayer Aktiengesellschaft c. Resol. N 148/2003, Dict. por la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 36, 08/11/2004, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 416. "Molinos Harineros del Paraguay S.A. c. Res. N1037 de fecha 04/10/02 de la Secretara de Asuntos Litigiosos; y la N410 de fecha 15/10/03, de la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N17, 16/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 689.

"Smithkline Beechan Corporation y otra c. Resolucin N248 de fecha 24 de diciembre de 2002 dic. por la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 22, 29/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 685. "Kraft Foods Argentina S.A. c. Res. N 085/04, dic. por la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 23, 05/04/2005, Tribunal de Apelacin en lo Civil y Comercial de Asuncin, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 781. "Wyeth c. Resol N 1134/00 de la Secretara de Asuntos Litigiosos; la N 304/03 de la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 26, 15/04/2005, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 804 - LLP 2005, 899. "Arcor S.A.I.C. c. Resolucin N 105 de fecha 20 de diciembre del 2000, de la Direccin de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N 277, 12/05/2005, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2005, 1314. (5) Gyngell, J. et. al. "A User's Guide to Trade Marks and Passing Off" Butterworth: London (2nd. ed.; 1998), p. 9/10. (6) Cohen Jehoram, T. et. al. "Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law" Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn (2010), p. 13. (7) Masterton, F. "Trademark Dilution and Confusion at Sponsorship in United States, German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and Copyright Law 80, p. 86. (8) Schechter, F. "The Rational Basis of Trademark Protection" [1927] 40 Harvard Law Review 813, p. 829. (9) Strasser, M. "The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context" [2000] 10 Fordham intellectual Property, Media & Entertainment, Law Journal 375, p.386. (10) Ibidem. (11) Artculo 6bis, Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, ratificado por Ley 300/94 "Que aprueba el Convenio de Pars para la Proteccin Industrial y sus Revisiones y Enmiendas." (12) Artculo 16, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ratificado por Ley 444/94 "Que Ratifica el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT." (13) Fernndez Novoa, C. "Fundamentos del Derecho de marcas" Montecorvo: Madrid (1984), p. 22/23. (14) Artculo 2 (g) Ley 1.294/98. (15) Mostert, F.W. "Well Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?" [1986] 86 The Trademark Reporter 103, p. 115. (16) Proceso 161-IP-2011"Interpretacin prejudicial del artculo 136 literales a) y h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera; e interpretacin prejudicial de oficio de los artculos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisin 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (17) Artculo 16, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (18) "Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 744, 2/09/2008, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008 (noviembre), 1.171.

(19) Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5 ed., 2003), p. 280/282. (20) Ver: "Argencard S.A. c. Res. N 19 del 05/02/02, dict. por la Secretara de Asuntos Litigiosos; y la N 230 del 06/12/02, dict. por el Director de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N 59, 09/06/2009, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2009 (agosto), 890. "PFIZER INC. c. Res. N 141 del 08/03/2002, dictada por la Secretara de Asuntos Litigiosos; y la N 440 del 31/10/2003, de la Direccin de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N 116, 17/12/2008, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2009 (marzo), 242. (21) "Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Direccin de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N 744, 2/09/2008; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008 (noviembre), 1.171. (22) Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5 ed., 2003), p. 280/282. (23) "Tabacalera Boquern S.A. c. Res. N 559, de fecha 16/12/2004, dic. por la Direccin de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N 59 03/08/2007, Tribunal de Cuentas de Asuncin, Sala 1; publicado en: LLP 2007 (octubre), 1.216. (24) Artculo 1 "Recomendacin Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccin de las Marcas Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000). (25) "McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY)" Caso N 547/95, Sentencia del 27/08/96, Corte Suprema de Sud Africa. (26) Proceso 161-IP-2011"Interpretacin prejudicial del artculo 136 literales a) y h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera; e interpretacin prejudicial de oficio de los artculos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisin 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (27) Artculo 2 "Recomendacin Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Proteccin de las Marcas Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000). (28) 15 United States Code ("U.S.C.") 1125(c) (enmendado Oct. 6, 2006). (29) Asunto C-375/97 "General Motors Corp v Yplon SA" Sentencia del 14/08/99, Corte Europea de Justicia. (30) Proceso 161-IP-2011"Interpretacin prejudicial del artculo 136 literales a) y h) de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera; e interpretacin prejudicial de oficio de los artculos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisin 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31) McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property" BNA Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004), p. 176. (32) Ver: Asunto C-252/07 "Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited", Sentencia del 27/11/08, Corte Europea de Justicia; y, "Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp." 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002). (33) "Mead Data Central, Inc. v. Toyota motor Sales, U.S.A., Inc." 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989). (34) Evans, A.C. Trade Marks and Consumer Interests in EEC Law' [1983] 32 The International and Comparative Law Quarterly 241, p. 241.

(35) Ibid. (36) Ibid. (37) 15 USC 1127. (38) Ver: "The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. v. The John Griffiths Cycle Corporation, Ltd." (1898), 15 R.P.C. 105 (Ch. Div.), en el cual el fabricante de cmaras Kodak demand a una compaa que fabricaba bicicletas Kodak. El riesgo de que el origen de las cmaras se confundiera con el de las bicicletas era poco, pero la asociacin poda perjudicar el nombre de la marca Kodak para cmaras. (39) Ver: Caso "Odol", Sentencia del 11/08/ 1924, Landesgericht Elberfeld, 25 Juristiche Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, en el cual el propietario de la marca Odol para enjuagues bucales consigui cancelar la misma marca que estaba siendo usada para productos de acero. El Tribunal determin que el demandante tena un inters en evitar que su marca se diluya, y que sta perdera su poder de venta si se permitiera que cualquiera la usase. (40) Schechter, F.I. The rational basis of trademark protection' [1927] 40 Harvard Law Review 813, p. 818/9. (41) Mc. Carthy, J.T. "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition" West Group: St. Paul (4th ed.: 2004), p. 124. (42) Mostert, F. "Trademark dilution and confusion of sponsorship in United States, German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and Copyright Law 80, p. 87. (43) Rutherford, B.R. "Misappropriation of the advertising value of Trademarks, Trade Names and Service Marks" [1990] 2 South African Mercantile Law Journal 151, p. 152/3. (44) Ibidem. (45) Ibidem. (46) Ibidem. (47) McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopaedia of Intellectual Property" BNA Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004), p. 24/129. (48) "Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc." 319 F.2d 830 (7th. Cir. 1963). (49) U.S. Reg. N 1.069.545, del 12 de Julio de 1977. (50) "Augusta National, Inc. v. Northwestern Mutual Life Ins. Co." 193 USPQ 210 (SD Ga 1976). (51) Leimer, J.A. "Trademark Dilution in the United States" [1993] 62 Trademark World 15, p. 15. (52) "Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc." 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972). (53) "Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979). (54) "Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464. (55) "Aziende Chimicke Riunite Angeline Francesco A.C.R.A.F. S.P.A. c. Res. del 7-VII89 y 17-VIII-93" Ac. y Sent. N 210, 28/07/1998, Corte Suprema de Justicia; publicado en: LLP 1999, 186. (56) "Mortellito v. Nina of California, Inc." 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972). (57) "Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd." [2000] FSR. 767; "Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc." 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983); "Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).

(58) Ver: "Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co. v. Jordan Marsh Co." 165 F.2d 549, 553 (1st Cir.1948); "Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin", 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985); y, "ArisIsotoner Gloves, Inc. v. Fownes Brothers & Co." 594 F. Supp. 15, 23 (S.D.N.Y. 1983). (59) "Wall v. Rolls-Royce of America" 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925). (60) "L. E. Waterman Co. v. Gordon" 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934). (61) "Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co." 109 F. Supp. 300, 309 (E.D. Mich. 1952). (62) Artculo 2 (g) Ley 1.294/98.