DROIT DES MARQUES ET NOM DE DOMAINE

Marie-Eugnie LAPORTE-LEGEAIS professeur lUniversit de Droit de Poitiers, responsable du Master Droit de la Communication. 2005

LA MARQUE

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I- Les signes constitutifs dune marque............................................................................................................... 7 A : la condition de reprsentation graphique...................................................................................................... 8 B : la typologie des marques ............................................................................................................................ 10 1-la marque nominale .................................................................................................................................. 10 2-la marque sonore ...................................................................................................................................... 12 3-la marque figurative ................................................................................................................................. 13 4- la marque complexe ................................................................................................................................ 16 II- Les conditions de validit de la marque...................................................................................................... 17 A : La distinctivit............................................................................................................................................ 17 1-Lapprciation de la distinctivit.............................................................................................................. 18 2-La marque non distinctive ........................................................................................................................ 20 3-La distinctivit acquise par lusage .......................................................................................................... 22 B : La disponibilit du signe............................................................................................................................. 23 1-les antriorits constitues par des signes distinctifs................................................................................ 23 Ce que lon doit savoir sur le caractre de disponibilit de la marque : ........................................... 27 C : La licit ..................................................................................................................................................... 36 1- Les signes interdits par la convention dUnion de Paris et par les accords sur lOMC........................... 37 Ce que lon doit savoir sur le caractre licite de la marque : .............................................................. 37 2- Les signes contraires lordre public et les bonnes murs ou interdits par la loi................................... 37 3- Les signes dceptifs................................................................................................................................. 38 III- Lacquisition des droits sur la marque....................................................................................................... 39 A : Le dpt de la demande denregistrement.................................................................................................. 39 B : Lexamen de la demande par lINPI........................................................................................................... 39 C : Lenregistrement de la marque ................................................................................................................... 40 D : La dure de la protection ............................................................................................................................ 41 E : La procdure dopposition et dobservation ............................................................................................... 42 1-1 : la procdure dobservation .......................................................................................................... 42 1-2 : La procdure dopposition .......................................................................................................... 42 IV- La perte des droits sur la marque ............................................................................................................... 43 A : la renonciation ou non renouvellement ...................................................................................................... 43 B : lannulation de la marque ........................................................................................................................... 43 C : la dchance................................................................................................................................................ 45 1- pour dfaut dexploitation ....................................................................................................................... 45 2- pour dgnrescence ............................................................................................................................... 46 3- pour dceptivit....................................................................................................................................... 46 V : le droit sur la marque ................................................................................................................................... 47 A : La nature du droit sur la marque................................................................................................................. 47 B : le contenu du droit ...................................................................................................................................... 48 1Le droit dinterdire lexploitation....................................................................................................... 48 2Le droit dautoriser ............................................................................................................................ 58 C : La sanction du droit : laction en contrefaon ............................................................................................ 60 1) Les mesures pralables laction en contrefaon .............................................................................. 60 2) la procdure de laction en contrefaon ............................................................................................. 62 3) les sanctions de la contrefaon........................................................................................................... 64

La marque
- les signes distinctifs - La marque rentre dans la catgorie des signes distinctifs. Le signe distinctif est un signe qui permet didentifier une entreprise parmi dautres, ou des produits ou des services parmi ceux des concurrents. Le signe distinctif est galement un signe de ralliement de la clientle. Outre la marque, sont des signes distinctifs : le nom commercial qui permet didentifier un fonds de commerce, lenseigne qui dsigne ltablissement commercial, la dnomination sociale attribue une socit, les appellations dorigine qui prcisent lorigine gographique du produit dont dcoule certaines qualits et enfin le nom de domaine attribu un site internet.. - Dfinition de la marque - a.L711-1 du Code de la proprit intellectuelle (CPI)

comporte une dfinition de la marque : la marque de fabrique de commerce ou de service est un signe susceptible de reprsentation graphique servant distinguer les produits ou services dune personne physique ou morale . - Enjeu conomique- La marque est un vecteur du dveloppement des entreprises et donc de lconomie. De vritables stratgies dentreprises sorganisent autour delle pour valoriser cet lment essentiel du patrimoine des entreprises ; il nest qu penser aux marques de rputation mondiale lies aux produits de luxe.

Dfinitions Le signe distinctif est un signe qui permet didentifier une entreprise parmi dautres, ou des produits ou des services parmi ceux des concurrents. Le signe distinctif est galement un signe de ralliement de la clientle. Les signes distinctifs les plus courants sont : o La marque o Lenseigne

o Le nom commercial o La dnomination sociale attribue une socit, o Les appellations dorigine qui garantissent certaines qualits pour un produit o Le nom de domaine attribu un site internet. Selon le Code de la Proprit intellectuelle La marque de fabrique de commerce ou de service est un signe susceptible de reprsentation graphique servant distinguer les produits ou services dune personne physique ou morale

- Les droits sur les signes distinctifs - A lexception des appellations dorigine, il sagit de droits exclusifs qui assurent un monopole leur titulaire et lassurance dune protection contre les concurrents, parfois mme contre des entreprises de secteurs dactivit diffrents. Ce monopole est soit protg par laction en contrefaon - cest le cas pour la marque, soit par laction en concurrence dloyale ou parasitaire cest le cas pour le nom commercial, la dnomination sociale. - Le principe de territorialit Le droit des marques est soumis au principe de territorialit. Le droit sur le signe dpend de lenregistrement de celui-ci auprs dun organe habilit par la puissance publique, lInstitut National de la Proprit Industrielle (INPI) pour la France. Le monopole sur la marque ne peut tre oppos aux tiers que sur le territoire national pour lequel lenregistrement est demand. Allemagne est en principe disponible sur le territoire franais. - Le principe de spcialit le droit des marques est galement soumis au principe de spcialit. Lenregistrement de la marque ne confre de droits exclusifs que pour une sphre dactivit dlimite. Le monopole est relatif aux produits ou services numrs dans la demande denregistrement de marque auxquels il faut adjoindre les produits ou services similaires. Cest pour cette raison que , en principe, peuvent coexister deux marques identiques, par exemple, la marque mont blanc , lune pour identifier des crmes dessert, lautre pour des stylos. Un signe enregistr en

A noter Les droits sur les signes distinctifs sont des droits exclusifs qui assurent un monopole (sauf pour les appellations dorigine) o La marque est protge par la loi sur les contrefaons o Le nom commercial et la dnomination sociale sont protgs par laction en concurrence dloyale ou

parasitaire Les signes distinctifs sont soumis au principe de spcialit : o La marque nest enregistre que pour une sphre dactivit prcise. o Seuls sont protgs par le monopole les produits ou services numrs dans la demande denregistrement et les produits ou services similaires. o Ainsi, des produits de domaines diffrents peuvent avoir la mme marque. Les signes distinctifs sont soumis au principe de territorialit : o Le droit sur le signe ne vaut que pour le pays o il est enregistr. o Pour la France, lenregistrement doit tre demand auprs de lInstitut National de la Proprit Industrielle (INPI).

La marque communautaire Le principe de territorialit du droit des marques constituait une entrave au dveloppement du march communautaire puisquil impliquait un morcellement du monopole confront au territoire communautaire. Pour distribuer leurs produits sur lespace conomique europen, les entreprises devaient multiplier les dpts de marques auprs des offices des tats membres. Lide est donc ne de crer un systme de protection pour la marque correspondant au territoire communautaire. La marque 5

communautaire fut alors institue par le Rglement du 20 dcembre 1993, et effectivement mise en uvre partir du 1er janvier 1996. Les rgles de fond qui rgissent la marque communautaire pour lessentiel sont identiques aux rgles de droit interne. Cependant leurs interprtations peuvent diverger dun Etat membre lautre. En dernier ressort la Cour de justice des communauts europennes (CJCE) intervient pour unifier cette interprtation. Lenregistrement de la marque communautaire est de la comptence de lOffice dharmonisation du march intrieur (OHMI) install Alicante. Les marques nationales peuvent coexister avec la marque communautaire. Il appartient aux entreprises en fonction de leur stratgie commerciale, des marchs viss et des cots denregistrement, de dposer une marque nationale dans un, voire plusieurs Etats membres et - ou une marque communautaire. - Source interne du droit des marques - Le droit positif rgissant la marque en France est fix par la loi n 91-7 du 4 janvier 1991 qui transpose la directive communautaire du conseil du 21 dcembre 1988 sur lharmonisation du droit des marques. La loi a t complte par un Dcret dapplication du 30 janvier 1992 et larrt du 31 janvier 1992. La loi est aujourdhui intgre aux articles L711-1 et s. du Code de la proprit intellectuelle. - Le rgime international des marques Les services mais principalement les produits sont appels circuler et franchir les frontires aussi, des personnes sont amenes dposer des marques auprs dEtats dont elles ne sont pas les ressortissants. Ces exemples et bien dautres encore, montrent que frquemment se posent des problmes de droit international. Lorsque aucun trait ne vient rgler la situation juridique, sont appliques les rgles du droit international priv. Mais de nombreuses conventions internationales rglent ces difficults, conventions dont la France est partie. Peuvent tre notamment cites dune part, la convention de Paris de 1884 qui fixent outre des rgles de droit international, des rgles substantielles sur la marque visant unifier les systmes de protection dans les pays adhrents. Cette convention dunion est complte par larrangement de Madrid instaurant un systme denregistrement international des marques qui facilite les formalits denregistrements simultans dans plusieurs pays adhrents de lunion. On peut citer dautre part parmi les conventions internationale, laccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle (ADPIC), annexe de la convention sur lOrganisation mondiale du commerce sign Marrakech le 15 avril 1994

Les rgles substantielles des conventions internationales auxquelles la France a adhr se retrouvent en Droit interne. Mais le plus souvent, les rgles du droit interne sont plus exigeantes ou plus prcises. Cela est vrai quand il sagit de vrifier quels sont les signes susceptibles de constituer une marque (I), quelles conditions une marque est valide (II), comment sacquiert la marque (III), comment elle se perd (IV) et quels sont les droits sur le signe (V).

A savoir En France, la loi relative au droit des marques est intgre au Code de la proprit intellectuelle. La marque communautaire permet de protger une marque pour tout le territoire de lUnion Europenne. Lenregistrement de la marque communautaire est faire auprs lOffice dharmonisation du march intrieur (OHMI) install Alicante.

Pour rsoudre les problmes de droit international, o soit ce sont des traits ou des conventions qui sappliquent, o soit on se rfre aux rgles du droit international priv.

I- Les signes constitutifs dune marque

Les signes susceptibles dtre choisis comme marque sont voqus la.L.711-1:
la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de reprsentation graphique servant distinguer les produits ou services dune personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) les dnominations sous toutes ses formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et gographiques, pseudonymes, lettres et chiffres, sigles ;

b) les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) les signes figuratifs tels que : dessins, tiquettes, cachets, lisires, reliefs, hologrammes, logos, images de synthse ; les formes, notamment celle du produit ou de son conditionnement ou celles caractrisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs

Il ressort tout dabord de la loi que le signe ne peut tre protg en tant que marque que sil peut faire lobjet dune reprsentation graphique (A). Les signes sont ensuite regroups par catgories qui prsentent chacune des spcificits (B).

A : la condition de reprsentation graphique

Le signe choisi doit tre apte la reprsentation graphique. Il faut viter ici une confusion. La condition de reprsentation graphique ne se rapporte pas lexploitation de la marque. Une marque protge peut trs bien faire lobjet dune exploitation, autrement que par reprsentation graphique. Cest lexemple de la marque sonore, souvent support de publicit sur les chanes de radio. La condition se justifie par les formalits de dpt de la demande denregistrement et de publicit destines linformation des tiers : dans la demande denregistrement de la marque, le signe, pour lequel la protection est demande, fait lobjet dune reprsentation graphique, dans un cadre amnag cet effet, sous peine dirrecevabilit de la demande. Cette reprsentation permet lINPI de raliser linscription sur le registre national de marques et dinformer ainsi les tiers sur le monopole grevant le signe. La mise en uvre de cette condition dpend de la nature du signe choisi. Si, par exemple, la marque est sonore, la reprsentation graphique du signe pourra prendre la forme de notation sur une porte musicale. Au contraire, lorsque le signe consiste dans la forme du produit ou son conditionnement, une photographie de cette forme rpond lexigence de reprsentation graphique.

Important Pour pouvoir faire lobjet dun enregistrement (qui la protgera) auprs de lINPI, toute marque doit comporter la possibilit dune reprsentation graphique ; Cet impratif est parfois difficile concevoir, notamment pour une marque caractre olfactif.

 La reprsentation graphique doit rpondre la fois aux trois critres suivants : - reposer sur des figures, des lignes, des courbes, - tre claire, prcise et complte par elle-mme, - tre accessible, intelligible, durable et objective.

La condition de reprsentation graphique a t prcise par la Cour de Justice des Communauts europennes saisie aprs que loffice allemand des marques ait refus denregistrer une marque olfactive1. La difficult souleve tenait lexigence de reprsentation graphique de la marque olfactive. La marque ainsi dpose, avait fait lobjet dans le dossier de dpt dune reprsentation graphique par reproduction de la formule chimique du parfum, dune description verbale de la fragrance une senteur balsamique fruite avec une lgre note de cannelle ainsi que lindication quun chantillon tait disponible auprs dun laboratoire identifi. La Cour fdrale allemande saisit titre prjudiciel la CJCE et lui demande dinterprter la notion de reprsentation graphique pose par la directive 89/104/CEE sur les marques. Selon la CJCE, une marque sera protge comme signe distinctif lorsque sa reprsentation graphique rpond trois critres cumulatifs : - les moyens de la reprsentation reposent sur des figures, des lignes, des courbes - la reprsentation doit tre claire, prcise et complte par elle-mme - la reprsentation doit tre accessible, intelligible, durable et objective. Cest ainsi que, sur le fondement de ces critres, la Cour, dans cette affaire, a prcis quune formule chimique ne rpond pas aux exigences lgales, pas plus que la description verbale de la fragrance ou le dpt dun chantillon. Cette interprtation jurisprudentielle de la reprsentation graphique peut faire douter aujourdhui de la validit de la marque olfactive.

Cf. infra sur la marque olfactive ; CJCE 12dcembre 2002, Sieckmann c/ Deutsches Patent-Und Markenamt, aff.C-273/00.

A loppos, selon la CJCE, la condition de reprsentation graphique ne constitue pas un obstacle au dpt comme marque dune nuance de couleur2. Les juges communautaires, aprs avoir rappel les exigences de la reprsentation graphique en dduisent que le dpt dun chantillon de la couleur est insuffisant mais il peut tre utilement complt par une description avec reproduction du code didentification des couleurs internationalement reconnu.

B : la typologie des marques

La.L.711-1 offre une liste non exhaustive de signes susceptibles de constituer une marque.

A savoir

Les marques sont regroupes en trois catgories : les marques nominales, les marques sonores et les marques figuratives

1-la marque nominale

La marque nominale ou verbale est un signe compos de lettres ou de chiffres qui nont pas obligatoirement un sens mais qui sont perus par le public comme distinctif. Un mot du langage courant peut trs bien tre choisi comme marque ds lors quil est suffisamment dtach des produits ou services quil dsigne. Un slogan peut galement tre dpos. La.L. 711-1 donne des exemples de marque nominale : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et gographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles . Par exemple, les marques nominales suivantes ont t enregistres : n 5 , petit bateau .

Le nom patronymique peut tre choisi comme marque et plus gnralement comme signe distinctif, soit que le dposant retient son propre patronyme, soit celui dun tiers. Ce choix nest pas sans prsenter certains risques : perte ventuelle du contrle de lusage commercial de son nom, conflits avec les tiers homonymes.
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CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, libertel Groep BVc/Benelux- Merkenbureau : JCP E 2003, 831.

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Le patronyme utilis comme signe distinctif perd sa nature extrapatrimoniale et nest plus protg dans sa fonction commerciale comme un attribut de la personnalit. Le contrat par lequel le tiers autorise lusage de son patronyme comme signe distinctif nest pas contraire aux rgles dordre public sur linalinabilit du patronyme : cest lapport de larrt Bordas 3. Le consentement donn par le tiers qui porte un patronyme notoirement connu est cependant un consentement limit. Lorsque M. Alain Ducasse a autoris la socit dont il est associ faire usage de son patronyme comme dnomination sociale, il nest pas prsum avoir consenti ou renonc son droit patrimonial sur son patronyme pour les autres exploitations commerciales et notamment sous forme de marque4.

Ce quil faut savoir sur la marque nominale :

La marque nominale peut tre : un mot courant : ce mot doit alors tre loign des produits quil dsigne un assemblage de mots : cela peut tre un slogan, un nom et un adjectif un sigle : ce sigle doit tre distinctif, mais il peut ou non avoir un sens un nom patronymique : cela peut tre le nom du dposant ou celui dune autre personne ayant donn son autorisation un nom gographique

ATTENTION, certains choix sont manipuler avec prcaution. Tout choix de marque doit viter dtre source de confusion : la jurisprudence montre que lutilisation de noms patronymiques peut poser des problmes dlicats lutilisation de noms gographiques comporte plusieurs exclusions, notamment les Appellations dorigine.

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Cass.com. 12 mars 1985 : D.85, II, 471, note J. Ghestin. Cass. Com. 6 mai 2003 : D. 2003, II, 2228, note G. Loiseau.

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Lorsque la marque dpose reprend le nom dun tiers, celui-ci peut y voir une atteinte ses droits de la personnalit. En pratique, la jurisprudence est assez exigeante pour retenir latteinte. Lusage du patronyme naffecte les droits de la personnalit que si, dans lesprit du public, il existe un risque de confusion prjudiciable au titulaire du nom. Le risque de confusion sera tabli lorsque les consommateurs peuvent par exemple tre amens penser que les produits marqus sont fabriqus ou distribus par ou sous le contrle du titulaire du nom. Le risque de confusion est un lment ncessaire la constitution de latteinte mais nest pas un lment suffisant. Encore faut-il quil engendre un prjudice pour le titulaire du nom. Cest sur cet lment que joue particulirement le filtre. Concrtement, les juges nadmettent le prjudice que si, le patronyme utilis comme marque, est notoirement connu. Rentre dans cette catgorie les patronymes des clbrits, les patronymes historiques, aristocratiques. Les titulaires des noms notoires Foujita ou Noailles ont pu faire annuler les dpts de marque homonyme ; ce qui na pas t possible pour lanonyme M. Dop propos dune marque de shampoing5. La marque constitue dun nom gographique est autorise. Cependant pour tre valide elle ne doit pas reprendre une appellation dorigine6, ni prsenter un caractre dceptif pour le consommateur7ou descriptif8 de la provenance du produit, ni porter atteinte au nom, limage, ou la renomme dune collectivit territoriale9.

2-la marque sonore

La marque sonore fut introduite expressment dans la loi du 4 janvier 1991 mais la jurisprudence lavait pralablement consacre. La.L.711-1 retient comme signe susceptible de constituer une marque, les signes sonores tels que : sons, phrases musicales . Les marques sonores sont particulirement utiles pour la promotion des produits ou services sur les nouveaux mdia : radio, tlvision, internet. La phrase musicale comme marque est aise dposer puisquelle peut se formaliser sur une porte musicale.

Cass. Civ.I, 26 mai 1970, D.70, p.520. CA Paris, 15 dc.1993 , aff. Champagne : JCP, E, 1994, II, 540 note Pollaud-Dulian : propos de la marque Champagne pour un parfum. 7 CA Paris, 16 juin 1988, D 1989, p.282 : propos de la marque Brazil pour des cafs de provenance autres. 8 CA Paris, 19 Nov. 1971, D. 1973, p.90 : propos de la marque Fraises de Plougastel pour des sucreries. 9 TGI Paris, 23 Avril 1997, PIBD, n635, III, 374 : propos de la marque laguiole sur le fondement de la. L. 711-4 4 CPI.
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Ce quil faut savoir sur la marque sonore : La marque sonore est un signe distinctif compos de sons ou phrases musicales. La marque sonore est spcialement utile pour la radio, la tlvision et Internet Le dpt est simple : cest une porte musicale La jurisprudence montre que tout autre son est plus dlicat dposer

La reprsentation graphique des sons, par exemple le vrombissement dun moteur ou le rugissement dun lion est plus dlicate10. En pratique, la technique des spectrogrammes de sons a t utilise pour les dpts. Aujourdhui, cette technique ne semble pas selon la CJCE permettre une connaissance suffisamment objective du signe par le public11.

3-la marque figurative

La.L.711-1 numre une grande varit de marques figuratives ou encore dnommes emblmatiques : les dessins, tiquettes, lisires, reliefs, hologrammes, logos, image de synthse, les formes du produit, son conditionnement, les formes caractrisants un service, les combinaisons ou nuances de couleurs. Peuvent par exemple constituer une marque figurative : la forme dune bouteille, une couleur particulire identifiant par exemple des produits ptroliers ou des services de dveloppements

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OHMI, 4ch. R. 25 Aot 2003, aff. R 781/1999-4 : LOHMI confirme le refus comme marque communautaire sonore, le rugissement dun lion demand par la Metro-goldwing-mayer lion corporation reprsent graphiquement par un spectogramme sonore.. 11 CJCE, 27 nov.2003, aff.C-283/01, Shield MarkBV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex : refus de lenregistrement dune marque sonore par description verbale sous forme donomatopes suggrant en nerlandais le chant du coq.

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photographiques, un quadrillage bicolore identifiant des ptes alimentaires, la forme particulire dun btiment dans lequel un service de restauration est propos

On oppose les marques figuratives deux dimensions (ex ; dessins, lisires, couleurs) aux marques tridimensionnelles. Ces dernires sont de trois sortes : les marques constitues par la forme mme du produit, caractrisant le service13. par la forme du conditionnement du produit12, par la forme

La validit des marques figuratives pose certaines difficults principalement quand il sagit de marque constitue par des formes ou des couleurs. Lorsque la marque dpose est constitue par la forme du produit ou son conditionnement, cette forme ne doit pas tre impose par la nature du produit ou par sa fonction (a.L7112c). Elle ne doit pas plus confrer au produit toute sa valeur substantielle. La forme doit donc tre purement arbitraire ou dtache au regard de la nature, fonction et valeur du produit. Les raisons de ces restrictions sont varies. Il sagit dabord de laisser certaines formes ncessaires la production ou commercialisation accessibles aux concurrents : par exemple, la prsentation des tablettes scables de chocolat sous forme de quadrillage, la bouteille en gnrale pour les boissons. Il sagit ensuite dviter que le droit des marques ne soit utilis afin de contourner le droit des brevets ou des dessins et modles qui offrent des monopoles limits dans le temps. La protection de la forme particulire dun sac main sera assure par le droit des dessins et des modles puisque cest bien la forme du produit qui lui confre sa valeur marchande. La forme de la brique lego est purement fonctionnelle, elle ne peut tre rserve par le droit des marques mais par le droit des brevets14.

Ce quil faut savoir sur la marque figurative :

La marque figurative peut tre constitue par : un dessin une tiquette, une lisire, un relief ou un hologramme,

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CA. Nmes, 24 Sept. 1982 : PIBD 1983, III, 10, sur la forme de la bouteille Perrier . On pense par exemple la forme du btiment dans lequel un service de restauration est propos. 14 Cass. Com. 29 mars 1994, lego c/Tomy France, D. 1995, som.209, Serra

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 un logo, une image de synthse, la forme particulire du produit, le conditionnement spcifique du produit des formes caractrisants un service, des combinaisons ou nuances de couleurs : il faudra alors ne pas utiliser de couleur de base mais des nuances particulires.

La marque figurative a galement la possibilit dtre : deux dimensions, ou trois dimensions.

ATTENTION la forme et le conditionnement du produit, lorsquils constituent la marque, doivent tre arbitraires, cest dire ne pas avoir de lien avec la nature du produit ou sa fonction ; ceci, afin de permettre le droit la concurrence. certaines caractristiques du produit doivent tre protges par des brevets et non par le droit des marques.

La marque figurative peut galement tre constitue par la couleur. Les couleurs de base ne peuvent pas tre dposes en tant que telles comme marque, il est dintrt gnral quelles restent dans le domaine public. A loppos les nuances de couleurs sont appropriables (par exemple, le rouge Congo pour un distributeur de produits ptroliers) si elles sont clairement identifies15. La CJCE a galement admis le de dpt comme marque dune couleur en elle-

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la couleur bleu ple a t rejete comme insuffisamment prcise : Paris, 4fvr. 1988 : PIBD 1988, 432, III, 190

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mme sur le fondement des textes communautaires16 (directive de 1988 et rglement de 1993).

Lapprciation de la contrefaon dune marque figurative prsente galement des particularits. La valeur symbolique du dessin confre une extension du monopole sur le signe. Celui qui a dpos comme marque un dessin reprsentant un goland pourra agir en contrefaon de marque si un tiers pour les mmes produits ou services utilise la marque nominale goland.

4- la marque complexe
La marque complexe nat de la combinaison de plusieurs lments. Il existe une grande varit de marques complexes. Parfois, ces lments sont de nature diffrente, gnralement de la combinaison dlments verbaux et dlments figuratifs. Par exemple un mot choisi comme signe distinctif fera lobjet dun graphisme particulier. On associe ainsi au verbe, le dessin, la couleur ou la forme. Dautre fois, la marque complexe est compose dlments de mme nature qui, pris isolment, ne sont pas protgeables, ou bien dlments de mme nature dont certains sont protgeables en eux-mmes et non les autres.

Ce quil faut savoir sur la marque complexe : La marque complexe associe plusieurs lments de natures diffrentes : lments de marque nominale et ou lments de marque sonore, et ou lments de marque figurative. Lassemblage dlments quil nest pas possible de protger sparment peut constituer une marque quil est possible de dposer.

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CJCE 6 mai 2003, aff. C-104/01 libertel Groep c/Benelux-Merkenbureau.

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II- Les conditions de validit de la marque

Le code de la proprit intellectuelle pose trois conditions la validit de la marque. La condition de distinctivit pose la.L.711-2, la condition de licit pose la.L711-3 et la condition de disponibilit la. L.711-4. Lors des formalits denregistrement de la marque, lINPI exerce un contrle sur la distinctivit et la licit du signe. Si loffice national considre que la marque ne rpond pas lune de ces deux conditions, elle rejettera la demande denregistrement. Cette dcision est cependant susceptible dun recours devant les juges judiciaires. A loppos, lINPI nexerce pas de plein droit un contrle sur la disponibilit du signe. Lenregistrement dune marque sur le registre national des marques ne purge pas celle-ci de ses vices. En effet, il ne fait pas obstacle une action en annulation ultrieure diligente par un tiers sur le fondement de la non validit du signe.

Important

Pour dposer une marque, les conditions de validit sont : La marque doit avoir un caractre distinctif La marque doit tre licite La marque doit tre disponible

A : La distinctivit
La.L711-2 amnage la condition de distinctivit :
Le caractre distinctif dun signe de nature constituer une marque sapprcie lgard des produits et des services dsigns. Sont dpourvus de caractre distinctif :

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a) les signes ou dnominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la dsignation ncessaire, gnrique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dnominations pouvant servir dsigner une caractristique du produit ou du service, et notamment lespce, la qualit, la destination, la valeur, la provenance gographique, lpoque de production du bien ou de la prestation de service ; c) les signes constitus exclusivement par la forme impose par la nature ou par la fonction du produit, ou confrant ce dernier sa valeur substantielle. Le caractre distinctif peut, sauf dans le cas prvu au c), tre acquis pas lusage.

La distinctivit du signe est apprcie par lINPI ou, ultrieurement dans le cadre dun contentieux par les juges (1). La situation est analyse par rfrence au jour du dpt de la demande denregistrement. Cependant, la distinctivit peut aussi sacqurir par lusage qui est fait de la marque, lorigine, non distinctive (2). Enfin, une marque peut perdre sa distinctivit lorsqu elle est utilise de manire gnrique par les consommateurs (3). Son titulaire encourt alors la dchance de son droit pour dgnrescence selon les termes de la. L.714-6.

La loi est trs peu prcise sur les critres de la distinctivit. Il est seulement indiqu que la condition sapprcie au regard des produits ou services marqus. Au contraire, le texte est beaucoup plus complet lorsquil sagit de caractriser le signe non distinctif.

1-Lapprciation de la distinctivit
Une marque est distinctive quand le signe choisi permet aux consommateurs didentifier les produits ou services parmi ceux des concurrents. Il convient donc quelle soit suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services quil sagit didentifier. La marque petit bateau est bien distinctive applique des vtements pour enfants mais ne saurait ltre pour une embarcation. De plus, pour apprcier ce caractre il est galement demand aux juges de tenir compte du niveau dattention du public concern en fonction des produits et des services. Cest ainsi que la marque figurative constitue par la forme dune tablette rectangulaire aux bouts arrondis bicolore blanche et rouge pour une lessive a t juge dpourvue de distinctivit aux motifs que au regard de limpression densemble qui se dgage de la forme et de lagencement des couleurs de la tablette reprsente, la marque ne permettra pas au public concern (dattention moyenne pour un produit de consommation

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banale et quotidienne) de distinguer les produits viss de ceux ayant une autre origine commerciale lorsquil aura arrter son choix 17. Le Tribunal de Premire Instance , dans une dcision du 27 fvrier 200218, dfinit dune manire trs explicite cette condition : le dfaut de distinctivit ne saurait rsulter de labsence de surcrot de fantaisie ou dune touche minimale dimagination, une marque ne procde pas ncessairement dune cration et ne se fonde pas sur un lment doriginalit ou dimagination mais sur la capacit dindividualiser des produits ou des services dans le march par rapport aux produits ou services du mme genre offerts par le concurrents . La distinctivit nest donc ni loriginalit, ni la nouveaut mais laptitude lidentification des produits ou services.

Ce quil faut savoir sur le caractre distinctif ou non de la marque : Une marque a le caractre distinctif quand le signe choisi permet aux consommateurs didentifier les produits ou services parmi ceux des concurrents. Le caractre distinctif du signe est apprci par lINPI ou, ultrieurement, dans le cadre dun contentieux, par les juges. La marque na pas le caractre distinctif et ne peut donc pas tre dpose : - si le signe utilis est gnrique, cest dire dusage courant pour le produit concern, - si le signe dcrit directement le produit, - si la forme propose comme signe distinctif est fonctionnelle, cest dire est valable pour tout produit de ce type.

TPI 19 septembre 2001, aff.T-30/00, Henkel KGaA c/ Office de lharmonisation dans le march intrieur : www.curia.eu. 18 TPI 27 fv. 2002, Eurocool Logistik GmbH OHMI, PIBD n 747-III-349

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19

 Le caractre distinctif peut sacqurir par lusage qui est fait du signe. Le fait que ce caractre usuel soit devenu distinctif est apprci soit par lINPI au jour du dpt de la demande denregistrement, soit par les juges. Ceci nest pas valable pour les marques figuratives.

2-La marque non distinctive

La.L.711-2 numre trois types de marques dpourvues de distinctivit. Il sagit des signes gnriques, ncessaires ou usuels (2-1), des signes descriptifs (2-2) et des signes constitus exclusivement par la forme impose par la nature ou la fonction du produit, ou confrant ce dernier sa valeur substantielle (2-3).

2-1 Le signe gnrique ncessaire, usuel

Le signe est gnrique lorsquil renvoie la catgorie, lespce ou le genre auquel appartient le produit ou le service. Le signe est ncessaire ou usuel lorsquil est dusage courant ou oblig pour dsigner le produit lui-mme ou ses caractristiques : sa composition, sa destination, sa provenance. Il est important que ces signes restent libres pour permettre aux concurrents dexercer sans entrave leur activit professionnelle. Le caractre ncessaire ou usuel du signe sapprcie par rapport au produit et au public cibl. Ainsi la marque Kir na pas t juge usuelle au jour du dpt car la dnomination ntait connue que des habitants de la ville de Dijon alors que le public cibl pour le produit correspondait une clientle nationale19. Au contraire, la marque lambig , dnomination de leau de vie de cidre en Bretagne, est usuelle ds lors que la clientle recherche pour le produit est la clientle bretonne20. La marque est donc nulle. Les juges ont considr dpourvues de distinctivit les marques suivantes : banquette-lit pour des lits21, la maison du caf pour du caf22, le voyage prix dgriff pour des services de transport, voyage, rservation de place23, la mare pour des services de

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Cass. Com. 27 Oct 1992 Cass. Com. 11 mars 2003 21 Paris, 27 avr.1956 : Ann. Prop.ind. 1957, 190. 22 Cass.com. 15 dc.1998 : PIBD 1999, III, p.88. 23 TGI Paris, 12 oct. 2001 : PIBD 2002, 738, III, 144.

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restauration spcialise dans les produits de la mer24, march de nol pour des chalets en bois25, ticket repas ou ticket restaurant pour des coupons permettant deffectuer des paiements auprs des restaurants26.

2-2 Le marque descriptive

La marque doit tre suffisamment dtache du produit ou du service quelle identifie. Cest pourquoi le signe ne peut pas tre distinctif, sil est descriptif, sil sert dsigner une caractristique du produit. La loi donne une liste non limitative de ces caractristiques : origine gographique du produit, destination, espce, quantit, poque de production. Si la marque nest pas exclusivement descriptive alors elle sera juge distinctive. Il suffit ainsi dassocier des lments descriptifs des lments non descriptifs ou bien dorganiser les lments descriptifs dune manire inhabituelle. Cest ainsi que la marque communautaire baby-dry a t considre comme suffisamment distinctive27. Selon les juges si chacun des deux termes composant lensemble est susceptible de faire partie dexpressions relevant du langage courant pour dsigner la fonction de langes pour bb, leur juxtaposition, inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour dsigner de tels produits ou pour prsenter leurs caractristiques essentielles 28. A loppos, les marques le ruban bleu et le fil bleu pour des fils lectriques de couleur bleue ne sont pas valables ds lors que la couleur est la seule particularit de ces produits29.

La marque vocatrice du produit ou du service mme si elle ne permet pas dempcher les concurrents de sen approcher, est suffisamment distinctive puisquelle nest pas exclusivement descriptive30.

2-3 les formes non distinctives

Une marque figurative constitue par une forme nest pas considre distinctive lorsque la forme est fonctionnelle ou lorsquelle confre au produit sa valeur substantielle. Ces marques
Cass. Com. 26 fv. 2002, PIBD 2002, 741, III, 211. Cass.com., 28 janvier 2003, PIBD n763-III-241 26 Paris 9 juillet 1980 :PIBD 1981, 270, III, 241. 27 le signe baby-dry a t dpos comme marque communautaire, il sagissait pour loffice communautaire, lOHMI dapprcier sa distinctivit au regard du consommateur moyen de langue anglaise. 28 CJCE 20 sept.2001, aff. C-383/99, Procter et gamble company c/ OHMI. 29 Cass.com., 4 juin 2002, PIBD n 752- III-250. 30 TGI Bobigny, 22 Oct 2002, St Hasbro France c/ St Eurasia Import, Proprit industrielle Avril 2003, p.22 : propos de la marque Action Hero pour une figurine de soldat en position de combat, marque juge vocatrice et suffisamment distinctive.
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ne rpondent pas au caractre darbitraire et ne sont pas de nature permettre aux clients de reconnatre les produits31. La forme nest pas appropriable par le droit des marques lorsque son choix nest pas libre. Ce sera le cas lorsqu elle est impose soit par la nature du produit soit par sa fonction. Cest ainsi que la forme de la briquette lego ne peut constituer une marque car elle est purement fonctionnelle32. De mme la forme dun emballage rigide avec fermeture glissire ne peut constituer une marque car elle tend uniquement un rsultat technique33. Lorsque le produit tire sa valeur essentielle du choix de la forme, celle-ci peut tre rserve par le droit des dessins et modles mais non par le droit des marques.

3-La distinctivit acquise par lusage

Lusage qui est fait du signe, peut lui confrer le caractre distinctif alors quil tait lorigine ncessaire, usuel ou descriptif. Ce temprament amnag la. L.711-2 dernier alina ne sapplique pas aux marques figuratives. La distinctivit acquise par lusage est apprcie soit par lINPI au jour du dpt de la demande denregistrement, soit ultrieurement par les juges dans le cadre dune action en nullit de marque pour dfaut de distinctivit. Cest ainsi que les marques camping gaz ou moutarde de Meaux ont-elles pu tre valides eu gard leur usage ancien continu et exclusif34 . La Cour de justice des communauts europennes a prcis certains lments qui permettent dtablir quune marque est devenue distinctive par lusage qui en a t fait35. Pour lapprciation du caractre distinctif de la marquepeuvent tre prises en considration la part de march dtenue par la marque, lintensit, ltendue gographique et la dure de lusage de la marque, limportance des investissements faits par lentreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intresss qui identifie le produit comme provenant dune entreprise dtermine grce la marque ainsi que les dclarations de chambres de commerce et dindustrie ou dautres associations professionnelles .

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Cf supra p.7 Paris, 7 nov. 1994, PIBD 1995 ; Cass. Com. 6 avril 1999, PIBD n678, III, 251. 33 TGI crteil, 25 mars 2003, PIBD, n771, III, 452. 34 CA Paris, 26 avril 1995, camping gaz , JCPE 96, I, p.567, note Burst ; CA Versailles, 1er mai 1987, Ann. Prop. Ind. 1988, 53. 35 CJCE, cour plnire, 4 mai 1999, Winsurfing chiemsee produktions und vertriebs Gmbh c. Boots und segelzubehor walter huber et Franz Attenberger, PIBD n683, III, 381.

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B : La disponibilit du signe
Pour tre valide, le signe choisi titre de marque doit tre libre de droits antrieurs sur le territoire national. Cette condition de disponibilit est amnage larticle L. 711-4:
Ne peut tre adopt comme marque un signe portant atteinte des droits antrieurs et notamment : a) une marque antrieure enregistre ou notoirement connue au sens de larticle 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la proprit industrielle ; b) une dnomination ou raison sociale, sil existe un risque de confusion dans lesprit du public ; c) un nom commercial ou enseigne connus sur lensemble du territoire national, sil existe un risque de confusion dans lesprit du public ; d) une appellation dorigine protge ; e) aux droits dauteur ; f) aux droits rsultants dun dessin ou modle protg ; g) au droit de la personnalit dun tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image ; h) au nom, limage ou la renomme dune collectivit territoriale.

Cette liste nest pas exhaustive. Les antriorits sont constitues soit par des droits sur des signes distinctifs soit par des droits sur dautres objets, uvre originale protge par le droit dauteur, patronyme..

1-les antriorits constitues par des signes distinctifs

Une marque nest pas valide si elle reproduit ou imite un signe antrieur, objet de droit exclusif sur le territoire national pour une mme sphre dactivit. Les signes distinctifs qui peuvent rentrer en conflit avec la marque sont nombreux ; il peut sagir dune autre marque antrieure, dun nom commercial, dune enseigne, dune dnomination sociale, dune appellation dorigine, mais aussi, selon la jurisprudence, dun nom de domaine. Lantriorit est recherche dans les lments de forme repris par le concurrent, soit quil y ait reproduction lidentique dun signe soit quil y ait imitation36. Par exemple, les juges ont qualifi la marque ineo dimitation de la marque Prineo ce qui constitue un obstacle son enregistrement37, de mme, la marque Tradexpert Gateway est une imitation de Gateway solo 38.

Les antriorits de signes distinctifs sont galement soumises aux principes gnraux de territorialit et de spcialit. Lantriorit nest constitue en premier lieu que si le signe distinctif premier est objet de droits exclusifs sur le territoire national. A ce titre il ne sert
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Sur la notion dimitation de marque voir infra p.36 CA Paris, 2 avril 2003, PIBD n770, III, 418. 38 CA Paris, 28 mars 2003, PIBD n769, III, 389.

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rien dinvoquer par exemple, comme cause de nullit, une marque antrieure dpose en Allemagne. Lantriorit nest constitue en second lieu que si le signe pralable est exploit dans la mme sphre dactivit c'est--dire pour des produits (services) identiques ou similaires39. La coexistence des marques Mont blanc pour des desserts et des accessoires de bureau na jamais t un problme car elles ne sont pas exploites dans la mme sphre dactivit. Il appartient la personne qui souhaite dposer une marque, deffectuer ou de faire effectuer des recherches dantriorits par un conseil en proprit industrielle. Il ne rentre pas dans les fonctions de lINPI hormis dans le cadre de lopposition, de vrifier la disponibilit du signe dpos. Aussi, lenregistrement de la marque ne purge pas celle-ci du vice dindisponibilit du signe. Celui qui y a intrt, a toujours la possibilit dagir en annulation de marque sur le fondement de la. L711-4, sauf hypothse de forclusion. En effet, selon la. L. 714-3, laction en nullit pour antriorit est forclose, et donc nest plus possible, lorsque la marque postrieure a t dpose de bonne foi, et si le titulaire pralable du droit exclusif en a tolr lusage pendant cinq ans.

1-1 Les antriorits de marque

Les conflits entre marques ne sont pas exceptionnels. Une marque peut tre antriorise par une marque nationale dj enregistre, par une marque communautaire ou une marque internationale selon larrangement de Madrid avec dsignation du territoire nationale, la condition bien sur que la marque se rapporte la mme sphre dactivit. Lindisponibilit du signe peut venir galement dune marque antrieure non enregistre la condition quelle soit notoirement connue au sens de la. 6 bis de la convention dUnion de Paris. Une marque est notoirement connue lorsque, non enregistre dans le pays o la protection est recherche, elle est nanmoins connue dune large partie du public qui associe ncessairement le signe aux produits ou services. Aux termes de la. L.711-4, le titulaire de la marque notoire peut sopposer lenregistrement dune marque postrieure ou agir en nullit pour cause dantriorit. Si laction en contrefaon lui est interdite, il peut cependant agir en concurrence dloyale.

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Sur la notion de produit identique ou similaire, voir infra p.37

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Exceptionnellement, lindisponibilit peut dborder de la sphre de spcialit lorsque la marque antrieure est renomme40, au sens de la. L.713-5. La CJCE a donn une dfinition de la marque renomme qui simpose en droit interne41. La marque est renomme lorsquelle est connue dune partie significative du public concern par les produits ou services. Sont des marques renommes, par exemple coca-cola , Chanel , Ferrari

Les recherches dantriorit de marques sont facilites par la consultation du registre national des marques qui comporte mention des produits ou services pour lesquels le droit exclusif sur le signe a t accord. Il faut toutefois prendre garde aux marques notoires qui ne figurent pas par dfinition sur le registre et aux marques renommes protges en dehors de la sphre de spcialit.

Il nappartient pas lINPI deffectuer ces recherches dantriorit. Mais, depuis la loi du 4 janvier 1991, la procdure dopposition42 permet loccasion du dpt dune marque de soumettre lapprciation de lINPI des antriorits de marque. La procdure dopposition amnage la. L 712-4 est limite dans son champ dapplication. Lopposition est rserve aux seules antriorits de marque. La procdure est ouverte aux propritaires de la marque antrieure dpose, enregistre ou notoire ou aux bnficiaires de droits exclusifs sur ces mmes marques. Lopposition doit tre forme auprs du Directeur de lINPI dans les deux mois qui suivent la publication de la demande denregistrement au BOPI (Bulletin officiel de la proprit industrielle). La procdure dopposition doit se drouler conformment au principe du contradictoire. Chacun doit pouvoir rpondre et argumenter sur le bien fond de lantriorit. Au terme de la procdure, le Directeur de lINPI dcide soit de rejeter

lopposition, il procde alors lenregistrement de la marque soit il reoit lopposition et refuse cet enregistrement. Un recours peut toujours tre form contre la dcision du Directeur de lINPI devant une Cour dappel. En outre, une action en annulation de marque devant le juge judiciaire est toujours ouverte au bnficiaire de lantriorit aux conditions de la. L. 714-3, mme si le Directeur de lINPI a rejet lopposition.
1-2 : Lappellation dorigine

Lappellation dorigine est un signe qui identifie lorigine gographique dun produit et garantit aux consommateurs une qualit lie aux caractristiques du terroir et un certain
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sur la marque renomme, voir infra p.40 CJCE, 14 sept. 1999, aff. C-375/97, General Motors Corp. c/ Yplon, PIBD n690, III, 39. 42 Sur la procdure dopposition, voir infra p.28

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savoir faire. Les appellations dorigine sont en nombre limit et reconnues par la voie de dcret (par exemple : champagne, mercurey, beurre Charente Poitou). Le signe devient alors indisponible en principe dans la mme sphre dactivit. Mais le principe de spcialit en pratique est trs attnu par la. L115-5 du code de la consommation : Le nom gographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'voquant ne peuvent tre employs pour aucun produit similaire, sans prjudice des dispositions lgislatives ou rglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de dtourner ou d'affaiblir la notorit de l'appellation d'origine . Tout usage titre de marque dune appellation dorigine est de nature dtourner ou affaiblir sa notorit mme pour des produits diffrents. Ainsi la marque Champagne pour un parfum nest pas valide puisquelle emporte un dtournement de la notorit de lappellation Champagne 43.
1-3 : La dnomination sociale, Le nom commercial, lenseigne

Il sagit dlments didentification de lentreprise. Souvent lentreprise exploite le mme signe comme dnomination, nom commercial et enseigne et elle le dpose galement comme marque. La dnomination sociale reprsente le nom de la socit. Elle constitue une antriorit une marque sil existe un risque de confusion dans lesprit du public entre les signes. Le Public peut ainsi tre amen croire en raison de lidentit ou similitude des signes que les produits marqus sont fabriqus ou distribus par la socit ou le sont sous son contrle. Le nom commercial et lenseigne sont des lments du fonds de commerce. Il sagit respectivement du signe didentification du fonds et du signe didentification dun tablissement de lentreprise. A la diffrence de la dnomination sociale, ces deux signes ne constituent une antriorit une marque postrieure que sils sont connus sur lensemble du territoire national. Lexigence dun risque de confusion entre les signes est galement pose.

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CA Paris, 23 Nov. 1993, PIBD 1994, n560 III, 540

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Ce que lon doit savoir sur le caractre de disponibilit de la marque : Le signe choisi comme marque doit tre libre, cest dire : o Il ne doit pas y avoir de confusion pour les clients et usagers : non seulement la marque ne doit pas exister antrieurement mais de plus on ne peut dposer une marque qui ressemble une autre dj existante ou limite, sauf si ce signe est exploit dans une autre sphre dactivit. o On ne peut dposer une marque notoirement connue du public, mme si elle nest pas dpose dans le pays concern : ceci est assimil de la concurrence dloyale. Cest le dposant qui doit faire les recherches pour savoir si la marque est libre. Mais lINPI peut refuser lenregistrement par une procdure dopposition. Cette procdure dopposition peut aussi tre lance par les propritaires de la marque antrieure dpose. On ne peut dposer comme marque une Appellation dorigine, mme pour un produit ou service autre que le domaine dapplication de cette Appellation. Lorsque le signe choisi est la dnomination sociale qui reprsente le nom de la socit, la lgislation relative lantriorit de la marque sapplique, afin dliminer tout risque de confusion entre les signes dans lesprit du public. A la diffrence de la dnomination sociale, lutilisation comme marque du nom commercial et de lenseigne, qui sont des lments du fonds de commerce, ne sont soumis cette lgislation de lantriorit que sils sont connus sur lensemble du territoire national. Il est interdit de dposer comme marque tout signe qui porte atteinte au nom, limage ou la renomme dune collectivit territoriale. Concernant lInternet, le nom de domaine, qui ntait au dpart quune adresse, est dsormais assimil un signe distinctif visant lidentification du site (voir dtails dans lencart suivant). Ne peuvent tre utiliss comme signes : o Une uvre protge par des droits dauteur (titre de livre, titre de chanson) o Un signe couvert par le droit des dessins et des modles. La marque choisie ne doit pas porter atteinte aux droits de la

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personnalit dautrui : respect du droit au nom, du droit limage, du droit sur le titre nobiliaire, de lhonneur

1-4 : Le nom de domaine

Le nom de domaine a pour fonction didentifier sur le rseau un lieu, concrtement une machine o un site est install. A chaque ordinateur est associ une srie de chiffres qui constitue son adresse IP (Internet protocole). Ce numro didentification nest pas directement utilis par linternaute mais par lintermdiaire dune srie de lettres plus facile mmoriser. Le nom de domaine est constitu par le radical de ladresse internet : les lments compris entre le prfixe www. et le suffixe de fin de ladresse tels .com, .net , .fr, .uk

Si, lorigine, le nom de domaine sanalysait comme une simple adresse, avec lapparition dune conomie numrique et le dveloppement des sites marchands, le nom de domaine est davantage ressenti aujourdhui comme un lment didentification des sites, comme un signe distinctif favorisant la valorisation de lentreprise.

Le systme de nommage (DSN) est organis et contrl par une socit amricaine de droit priv lICANN (Internet corporation for Assigned Names and numbers) qui charge des units denregistrement de grer les noms de domaine. Pour la France (.fr), cest lAFNIC

(Association franaise pour le nommage internet en coopration) qui les attribue selon une chartre de nommage 44par lintermdiaire de prestataires techniques en relation avec le public.

Lorsquune personne souhaite obtenir un nom de domaine, elle doit tout dabord choisir le premier niveau de son nom de domaine : soit un niveau gnrique (gTLD) soit un niveau gographique (ccTLD).

Le niveau gnrique a une connotation vritablement internationale ; il est gr directement par des socits amricaines denregistrement. Le niveau gnrique se subdivise en : 44

.com : gnralement pour les entreprises exerant une activit conomique .int : pour les organismes internationaux

http://www.AFNIC.fr

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.net : pour les organismes lis linternet .org : pour les activits non lucratives

Les noms sont attribuables toute personne qui en fait la demande ds lors quelle relve de la catgorie concerne. Depuis novembre 2000, sept nouveaux noms gnriques de premier niveau ont t crs : .biz (pour les affaires), .info (pour linformation), .pro (pour les sites professionnels), .museum (pour les muses), aero (pour les voyages), .name (pour les particuliers), coop. (pour les coopratives).

En concurrence avec le premier niveau gnrique, il existe un niveau gographique qui renvoie un Etat mme si le site ainsi rfrenc est mondialement accessible : par exemple .fr, .uk . Le parlement europen a dcid de la mise en place dun nom de domaine pour le territoire de la communaut .EU .

Selon le premier niveau choisi, les rgles dattribution des noms de domaine varient. Elles sont communiques sur les sites des socits habilites par lICANN45. Assez schmatiquement, lorsque le premier niveau est gnrique, le dpt dun nom de domaine est trs facile. Aucun justificatif nest fournir sur le signe choisi. Lattribution du nom de domaine repose sur la rgle du premier arriv, premier et seul servi et sur le paiement dune redevance. Labsence de contrle pralable a favoris la pratique du cybersquattage par laquelle des individus ont obtenu des noms de domaine sur des patronymes ou des marques clbres dautrui ce qui a engendr des conflits de droit soit au titre des droits de la personnalit soit au titre des signes distinctifs46et une multiplication du contentieux. Les juridictions ont t saisies de ces contentieux et ont gnralement condamn ces cybersquatteurs en application des rgles du droit commun. Il faut noter que le contentieux fut dautant plus important que le nom de domaine nest pas soumis au principe de territorialit. Au contraire, ce signe comme le rseau internet a une vocation plantaire.

Pour faire face au contentieux exponentiel sur les noms de domaine, lICANN a cr une procdure de mdiation, la procdure UDRP (Uniform District Resolution Policy) entre en vigueur en janvier 2000. Cette procdure de mdiation est amnage dans deux textes :les
45 46

cf .sites de lAFNIC et de licann pour illustration, une socit amricaine commercialisait sur internet en 1999 un catalogue de noms de domaine de premier niveau gnrique correspondant aux grandes marques franaises : TGI Nanterre, 18 janvier 1999 aff. SFR, cf www. legalis.net

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principes directeurs rgissant le rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine47 et les rgles dapplication des principes directeurs rgissant le rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines48. Cette procdure favorise le recours la mdiation lorsque le nom de domaine rentre en conflit avec une marque. Aujourdhui lOMPI est le premier centre darbitrage et de mdiation connatre des contestations lies lattribution de noms de domaine49.

Important : Ce que lon doit savoir sur le nom de domaine Le nom de domaine a pour fonction didentifier sur le rseau un lieu (une machine) o un site est install. Le nom de domaine est la partie de ladresse qui se situe entre o le prfixe : www. o et le suffixe de fin de ladresse : .com, .net , .fr, .uk Le nom de domaine est rglement par un systme de nommage (DSN), qui est gr et contrl par une socit amricaine de droit priv lICANN (Internet corporation for Assigned Names and numbers). Cette socit a des units denregistrement dans les diffrents pays. Pour la France (.fr), cest50 lAFNIC (Association franaise pour le nommage internet en coopration) qui attribue les noms de domaine, selon une chartre de nommage. LAFNIC dlgue des prestataires agrs. Le domaine de premier niveau, gr par lAFNIC est .fr

47 48

disponible sur http:/arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf disponible sur http:/arbiter.wipo.int/domains/rules/icann/icannrules-fr.pdf 49 on peut consulter les dcisions darbitrage rendue par lOMPI : http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html 50 http://www.AFNIC.fr

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 Les domaines de second niveau sont eux-mmes subdiviss en : o domaines de second niveau descriptifs qui identifient une activit ou un titre .tm.fr pour les titulaires de marques .asso.fr pour les associations .nom.fr pour les noms patronymiques .prd.fr pour les programmes de recherche et de

dveloppement .presse.fr pour les publications de presse .com.fr ouvert tout dposant identifi sans justificatif pour le signe demand. o domaines de second niveau sectoriels qui identifient une branche dactivit ou un secteur rglement. Pour faire enregistrer auprs de lAFNIC un nom de domaine, il est impratif de dsigner un contact administratif. Pour un enregistrement dun nom de domaine .fr de second niveau, le principe est celui de la justification et du contrle pralable par lAFNIC, cest dire que sont demandes toutes les pices justificatives ncessaires prouvant que sont remplies les conditions daccs au second niveau sollicit. Ainsi, pour lenregistrement dun second niveau .tm.fr, il est impratif de prouver que la marque a t au pralable dpose lINPI (ou lOMPI pour les marques internationales). Le principe de spcialit (voir encarts infra) sapplique pour les noms de domaine. Si le nom de domaine et une marque dpose antrieurement couvrent

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la mme activit, le nom de domaine constituera une contrefaon de la marque.

Si lon opte pour un niveau avec extension gographique, plus prcisment .fr , le nom de domaine est attribu par lAFNIC selon les rgles fixes dans sa charte. Les formalits dattribution reposent sur un prestataire agr, intermdiaire entre le public et lAFNIC. Cet organisme gre deux zones de nommage : - le domaine de premier niveau .fr - les domaines de second niveau.

Les domaines de second niveau sont eux-mmes subdiviss en : domaines de second niveau descriptifs qui identifient une activit ou un titre : o .tm.fr pour les titulaires de marques o .asso.fr pour les associations o .nom.fr pour les noms patronymiques o prd.fr pour les programmes de recherche et de dveloppement o .presse.fr pour les publications de presse o .com.fr ouvert tout dposant identifi sans justificatif pour le signe demand. Les domaines de second niveau sectoriels qui identifient une branche dactivit ou un secteur rglement. Les domaines de niveau sectoriels rpondent des rgles propres dictes par une autorit comptente (ordre professionnel, conseil suprieur, universit)

La nouvelle charte labore par lAFNIC en 2004 est moins exigeante que la prcdente pour lattribution des noms. Toutefois, le titulaire dun nom de domaine, dans la zone .fr doit dsigner dans sa demande denregistrement un contact administratif tabli en France. Ce contact qui peut tre un prestataire technique, doit imprativement disposer dune adresse effective pour recevoir les actes judiciaires ou extra judiciaires. Les coordonnes des contacts administratifs sont regroupes et accessibles par la base Whois. Il est impratif que lAFNIC puisse entrer en

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contact avec le titulaire du nom de domaine ou avec son contact administratif tout moment sous peine de blocage, voire de suppression du nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine dispose dun droit dusage sur celui-ci. Il peut transmettre le signe un tiers, sous rserve dadresser une lettre type lAFNIC, et la condition que le tiers rponde aux exigences et aux contrles de lAFNIC. Le nom de domaine est valide pour douze mois, compter de la dernire opration facture par le prestataire, mais il est renouvelable par tacite reconduction.

Les conditions denregistrement du nom de domaine varient selon le niveau demand. Quand le premier niveau est demand (.fr), seule est pose une condition didentification. La personne physique ou morale doit tre identifiable par recours lune des trois bases lectroniques publiques (greffes des tribunaux de commerce, Institut national de la proprit industrielle, Institut national de la statistique et des tudes conomiques). Il ne lui sera demand aucune justification sur le signe choisi.

Pour un enregistrement dun nom de domaine .fr de second niveau, le principe est celui de la justification et contrle pralable par lAFNIC. Ainsi, lextension en .tm.fr est ouverte aux personnes qui souhaitent enregistrer leur marque comme nom de domaine ; ils doivent produire la demande denregistrement de la marque lINPI ou le certificat dfinitif de lOHMI ou OMPI pour les marques internationales. Lextension en .asso.fr permet denregistrer comme nom de domaine la raison sociale de lassociation ; il faut alors joindre la demande une copie de la parution au JO ou copie de la dclaration en prfecture ou identifiant au rpertoire INSEE. Lextension .nom.fr est rserve aux personnes physiques qui choisissent comme nom de domaine leur patronyme : ils adressent une copie de leur carte didentit ou passeport. Lextension .prd.fr est rserve au projet de recherche et de dveloppement dont on peut justifier par la production dun document attestant de la ralit du projet. Lextension .presse.fr est rserve aux publications de presse justifies par la copie du document ISSN de la bibliothque nationale. Seule lextension en .com.fr ne requiert aucune justification pour le nom choisi. Lenregistrement nest autoris que si le terme nest pas dj enregistr lidentique dans lune des extensions du domaine public. Enfin selon la charte de lAFNIC certains termes ne peuvent tre rservs comme nom de domaine : il sagit des termes interdits ( caractre injurieux, racistes, lis des crimes ou dlits) ou des termes contraires aux contraintes de syntaxe ( par ex :interdiction des termes deux lettres, termes dbutant ou finissant par un tiret). 33

Lassouplissement des conditions dattribution facilite laccs aux noms de domaine mais cela risque aussi de favoriser les conflits de droits jusqualors exceptionnels en .fr. Toutefois la rsolution des litiges en ligne semble tre une rponse adquate.

Lorsquun conflit survient entre le titulaire dun nom de domaine et le propritaire de la marque, le contentieux relve des juridictions nationales du lieu o le dommage est ralis ou subi. Ainsi, lorsque le nom de domaine est en .com, et reproduit une marque franaise, il est possible dassigner en contrefaon le titulaire du nom de domaine devant les juges franais si le site sadresse au public franais. La charge de la preuve quant au public cibl repose sur le demandeur51 . On peut toutefois prfrer la voie de larbitrage selon les principes directeurs poss par lICANN.

Hors hypothse de larbitrage, il nexiste pas de rgles spcifiques pour trancher les conflits relatifs aux noms de domaine et aux marques. Cest par rfrence au droit des signes distinctifs que les juges statuent. Pour cette raison, le principe de spcialit est appliqu52. En pratique, on rencontre deux sortes de conflits : soit la marque dpose reproduit un nom de domaine prexistant. Soit le nom de domaine attribu reproduit une marque enregistre ou une marque notoire pralable . a- La marque antriorise par un nom de domaine. Par scurit juridique, une pratique est ne qui consiste en mme temps que lon dpose un nom de domaine demander en parallle son enregistrement comme marque. On abandonne alors le terrain du conflit nom de domaine marque au profit dun conflit plus classique entre marques. Progressivement la jurisprudence nationale montre que le nom de domaine bnficie dune protection autonome comme signe distinctif. Mais, plusieurs conditions sont poses. En premier lieu, le nom de domaine, pour tre oppos au propritaire dune marque postrieure, doit tre effectivement exploit. La jurisprudence qualifie le droit sur le nom de domaine, de droit doccupation. Aussi le site quil identifie, doit-il tre actif. Hors exploitation, pas de droit exclusif, donc pas dantriorit53.
TGI Paris, 3e ch., 18 avril 2000, Fnac c/ M. R.G. ; idem TGI Paris, 3e ch., 11 fvrier 2003, SARL Intermind c/ SARL Infratest Burke, St Nfo IOntratest Gmbh &Co, M.H. 52 voir infra p. 23 , note 53 53 TGI Paris, rf., 27 juillet 2000, aff. Market call ; TGI Lons le Saunier, 14 janvier 2003, Pere-nol.fr c/Aricia, Expertises n268, p.112,Le titulaire du nom de domaine dmontre lexploitation effective et antrieure au dpt
51

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En second lieu, le nom de domaine rend le signe indisponible titre de marque pour des produits ou services identiques ou similaires54. Il sagit donc de vrifier les activits couvertes par le nom de domaine en se rfrant au contenu du site internet puis, de les comparer celles couvertes par la marque. Lorsque les activits sont diffrentes, le risque de confusion pour le public nexiste pas, les signes peuvent alors coexister.

b- Nom de domaine antrioris par une marque. Beaucoup plus nombreux sont les conflits dans lesquels le nom de domaine reproduit une marque antrieure. Hormis lhypothse de marque renomme55, la jurisprudence applique galement, le principe de spcialit. Lorsque le nom de domaine et la marque couvrent la mme activit, le nom de domaine constituera une contrefaon de la marque. Dans un premier temps, la jurisprudence mettait en uvre de manire trs souple ce principe. Lorsque la marque tait dpose en classe 38, services de tlcommunication, lexploitation du mme signe comme nom de domaine tait prsume couvrir des activits de communication. Le nom de domaine constituait alors invitablement une contrefaon de la marque. Dans un second temps, les juges sont devenus plus rigoureux en distinguant le moyen de communication offert par le rseau et lactivit commerciale ralise sur le site internet56. Concrtement aujourdhui, il faut consulter le site rfrenc par le nom de domaine contest et comparer lactivit effectivement pratique et lactivit couverte par la marque. Cependant lorsquil ny a pas dexploitation du site, les juges semblent tirer de la similitude des signes la contrefaon57.

de la marque. En consquence cette dernire est annule ; TGI Paris, 9 juillet 2002 Peugeot Motocycles c/ CM Guy et St Sherlocom propos du nom de domaine et marque Looxor . 54 TGI Le mans, 29 juin 1999, Ocanet ; TGI Paris, rf., 4 Octobre 2000, Ebay c/ Forum on the net et ibazard group, le nom de domaine ne contrefait pas la marque communautaire antrieure sur la base du principe de spcialit ; TGI Paris, 3e ch., 11 fvrier 2003, SARL Intermind c/ SARL Infratest Burke, St Nfo IOntratest Gmbh &Co, M.H., conflit entre la marque franaise Market Mind pour des services de la classe 35 et les noms de domaine Market find et Market mind dun site allemand proposant des services dtudes de marchs et de conseils TGI Paris 3e ch., 18 mars 2003, Brasserie Fischer c/ Infogrammes Europe : La marque de bire notoire desperados appartenant la Socit Fischer nantriorise pas le nom de domaine desesperados-game.com de la socit infogrammes par application du principe de spcialit. Les produits commercialiss sous les deux signes sont diffrents. 55 Sur la marque renomme, voir p.40 56 TGI Nanterre, 26 mars 2001, Zebank.com c/ Zebanque.com :la marque zebanque avait t dpose en classe 38. Les juges nen tiennent pas compte ; ils recherchent pour apprcier le risque de confusion quel est le contenu effectif des sites. Ici, les contenus sont diffrents. 57 TGI Paris, 29 janv.2003, aff clusif, www.foruminternet.org

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2- Les autres antriorits

Dautres antriorits peuvent tre opposes au dposant de la marque en dehors de toute considration de sphre dactivit. Cest ainsi que le signe est indisponible titre de marque sil reproduit une uvre protge par les droits dauteur. Le titre original dune chanson na pu ainsi tre dpos comme marque pour des parfums58. De mme le signe nest pas valide sil est pralablement couvert par le droit des dessins et modles. La marque choisie ne doit pas porter atteinte aux droits de la personnalit dautrui qui ce soit le droit au nom, droit limage, droit sur le titre nobiliaire, sur lhonneur Lapprciation de latteinte aux droits de la personnalit est mise en uvre par les juges de manire trs stricte. Ils exigent pour que latteinte soit constitue, quun risque de confusion soit dmontr, de nature faire supporter un prjudice la victime: risque de confusion entre lentreprise qui propose les produits ou services marqus et le titulaire des droits de la personnalit. En dehors des personnages publics ou clbres, la protection des droits de la personnalit sera difficile trouver. Enfin, la. L.711-4h interdit comme marque le signe qui porte atteinte au nom, limage ou la renomme dune collectivit territoriale. Les collectivits territoriales se voient ainsi reconnatre des droits quivalents aux droits de la personnalit. Cest sur la base de ces dispositions que la marque laguiole a pu tre invalide59.

C : La licit
Une marque valide est une marque licite. Cette condition est amnage la. L711-3:
Ne peut tre adopt comme marque ou comme lment de marque un signe : a) exclu par larticle 6ter de la convention dUnion de Paris en date du 20 mars 1883 rvise, pour la protection de la proprit industrielle ou par le paragraphe 2 de larticle 23 de lannexe 1C laccord instituant lorganisation mondiale du commerce ; b) contraire lordre public ou aux bonnes murs, ou dont lutilisation est galement interdite ; c) de nature tromper le public, notamment sur la nature, la qualit ou la provenance gographique du produit ou du service.

Trois catgories de signes sont entaches dillicit : Les signes interdits par la convention dUnion de Paris et par les accords de lOMC (1), les signes contraires lordre public et les bonnes murs ou interdits par la loi (2), les signes dceptifs (3).

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TGI Paris, 22 fv. 1990, aff. Retiens la nuit , PIBD 1990, 484, III, 525. TGI Paris, 23 avril 1997, PIBD 1997, 635, III, 375

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1- Les signes interdits par la convention dUnion de Paris et par les accords sur lOMC.
Larticle 6 ter de la convention dunion de paris oblige les Etats membres de lUnion interdire lusage titre de marque de signes qui seraient composs par les armoiries, drapeaux et emblmes des Etats de lUnion. Sont aussi prohibs les signes et poinons officiels de contrle ou de garantie de ces pays. Cette interdiction sapplique enfin aux signes officiels, aux emblmes, sigles, dnominations des organisations internationales dont sont membres des Etats de lUnion60.

Ce que lon doit savoir sur le caractre licite de la marque : Le signe choisi comme marque doit tre un signe autoris, cest dire quil ne doit pas tre interdit par la convention dUnion de Paris ni par les accords sur lOMC (organisation mondiale du commerce). Par exemple, il ne doit pas reprendre des dnominations officielles, des emblmes dEtats, etc. Le signe choisi doit tre conforme lordre public et aux bonnes murs, cest dire se rfrer des produits ou des conduites interdits par la loi. Le signe choisi ne doit pas tre dceptif, cest dire que son usage ne doit pas gnrer dans lesprit du public des tromperies ou des publicits mensongres.

2- Les signes contraires lordre public et les bonnes murs ou interdits par la loi
La rfrence lordre public ou aux bonnes murs est traditionnelle en matire juridique lorsquil convient de donner la mesure de lillicite. Cest au juge dapprcier ces notions ; cela est souvent une question despce et dpoque. Ainsi, la marque opium pour un parfum bien quelle renvoie une substance prohibe na pas t juge contraire lordre public. A

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CA Paris, 17 dc. 1997, PIBD 1998, n 650, III, 170 : propos de la marque interpole informatique juge illicite car reprenant la dnomination de lorganisation internationale.

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linverse, la marque complexe chanvrette complte par le dessin dune feuille de chanvre pour des boissons na pu tre enregistre car contraire lordre public61. De nombreuses lois spciales interdisent lutilisation dun signe. Ainsi, une loi du 29 Octobre 1975 interdit lutilisation des emblmes et devises olympiques. Une loi du 24 juillet 1913 prohibe lusage de lemblme de la Croix rouge. La loi du 10 janvier 1991 relative la lutte contre le tabagisme et lalcoolisme qui, sans interdire les marques de tabac ou dalcool, prohibe lutilisation de telles marques lorsquil en rsulte une propagande ou une publicit directe ou indirecte pour le tabac ou lalcool.

3- Les signes dceptifs

La. L711-3 prohibe les signes de nature tromper le public, les signes dceptifs. La nullit de ces derniers vise aussi bien garantir la loyaut du commerce qu protger lintrt des consommateurs. Les dispositions du CPI trouvent un prolongement dans celles du code de la consommation qui sanctionnent les fraudes, les tromperies et la publicit mensongre. Les moyens de la tromperie peuvent tout dabord se rapporter la nature du produit ou du service62.On pense ici la composition du produit suggre par le choix du signe. La tromperie peut aussi porter sur la qualit63du produit. Le public attribue faussement certaines vertus au produit en raison du signe. Souvent une tromperie sur la nature rejaillira sur la qualit attendue du produit. Enfin, la tromperie peut se rapporter la provenance gographique64. Lorsque la fausse provenance gographique peut lgitimement tre prise au srieux par le public, la marque sera alors juge trompeuse. Par extension, tous les moyens de tromperie seront sanctionns par la nullit mme sils ne sont pas expressment viss par le texte. Pour apprcier le caractre dceptif du signe, il faut se rfrer au public cibl pour le produit ou le service marqu. Cest lINPI de procder la recherche du caractre dceptif pralablement lenregistrement de la marque ou bien ultrieurement, aux juges du fond dans le cadre dune action en annulation de marque.

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CA Rennes, 12 mars 2002 : PIBD n743, III, 247. Exemple de marque dceptive portant sur la nature du produit : Evian fruit , pour une boisson sans eau dEvian :CA paris, 14 Octobre 1981, Ann. Prop. ind. 1982 p.125. 63 Exemple de marque dceptive portant sur la qualit du produit : Dr Rasurel pour un produit fabriqu en hors contrle mdical : CA Paris 21 juin 1978 , Ann. prop. ind.1979, 211. 64 Exemple de marque dceptive portant sur la provenance du produit et par voie de consquence sur sa qualit suppose : cru du fort mdoc , pour un produit reproduisant une appellation dorigine auquel il na pas droit : Com. 9 nov. 1981 : JCP.1982, II, 19797 obs. G. Bonet. La marque Limoges-France est galement dceptive pour de la porcelaine qui nest pas entirement fabrique Limoges : CA Limoges 26 Nov. 1982, PIBD 1983, III, p.103.

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III- Lacquisition des droits sur la marque

Linstitut national de la proprit industrielle est au centre du dispositif qui permet dacqurir et de conserver un monopole exclusif sur la marque65. Cest lenregistrement de la marque par lINPI au registre national des marques qui fait natre le droit sur le signe. Toutefois ce droit apparat avec rtroactivit au jour du dpt de la demande denregistrement. Cest dire si le dpt de la demande denregistrement est un acte important qui conditionne la protection de la marque.

A : Le dpt de la demande denregistrement

Ce dpt consiste en la remise dun document auprs dun organisme habilit : soit l INPI ou lun des centres de lINPI, soit le greffe du Tribunal de commerce de son domicile, ou dfaut, le Tribunal de grande instance. Peuvent dposer une telle demande les personnes morales ou personnes physiques, tablies en France ou dans un pays adhrent la convention de Paris ou dans un pays ayant pass des accords de rciprocit avec la France. Le dpt peut tre ralis par lintermdiaire dun mandataire qui est souvent conseil en proprit industrielle. Le dossier de la demande denregistrement est fourni par lINPI, il convient de le remettre en cinq exemplaires. Il peut tre adress par tlcopie lexception des marques de couleur et une confirmation par envoi traditionnel est ncessaire dans les cinq jours. Certaines mentions sont obligatoires sous peine dirrecevabilit de la demande par lINPI : Le nom du dposant, sa nationalit, la reprsentation graphique de la marque dpose, lnumration des produits ou services pour lesquelles lenregistrement est demand. Ces produits et services sont regroups par classe selon la classification internationale de Nice66. Le dpt donne lieu lattribution dun numro national qui doit figurer ultrieurement dans toutes correspondances ou pices se rapportant la marque.

B : Lexamen de la demande par lINPI

LINPI, rception de la demande, vrifie dans un premier temps, le respect des conditions de forme (modle de la marque, identification du demandeur.) selon la. L. 712-7. Lorsque la demande est recevable en la forme, le dpt est publi dans les six semaines au Bulletin

65 66

Voir le site de lINPI : www. inpi.fr Voir la classification sur le site de lINPI

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officiel de la proprit intellectuelle (BOPI). Cette publication fait alors courir le dlai pour former opposition ou faire valoir des observations. LINPI dans un second temps vrifie les conditions de fond. La demande est rejete si elle contrevient la. L.711-1 et notamment lexigence de reprsentation graphique, la. L711-2 pour dfaut de distinctivit et la. L.711-3 pour illicit. La dcision intervient dans les quatre mois compter de la date de rception. La dcision de rejet de la demande denregistrement est susceptible de contestation par la voie dun appel devant lune des dix Cours dappel spcialises en droit des marques. La procdure suivie est soumise au principe du contradictoire : le dposant peut toujours exposer son point de vue et il a la possibilit de corriger sa demande pour tenir compte des critiques de lINPI, voire de la retirer.

C : Lenregistrement de la marque
Lorsque la demande est admise, la marque fait alors lobjet dun enregistrement au registre national des marques. Un avis denregistrement est alors publi au BOPI. Cest lenregistrement qui fait natre le droit sur la marque mais le droit nat avec rtroactivit au jour du dpt de la demande denregistrement. Le principe en est pos la. L7121 : lenregistrement produit ses effets compter de la date du dpt de la demande pour une priode de dix ans indfiniment renouvelable .

Comment acqurir des droits sur une marque ?

Dpt de la demande denregistrement auprs dun organisme habilit : soit lINPI soit le greffe du Tribunal de commerce de son domicile, soit le Tribunal de grande instance.

Examen de la forme de la demande par lINPI. Si cette demande est recevable dans sa forme (renseignement complet des formulaires), le dpt est publi dans les six semaines au Bulletin officiel de la proprit intellectuelle (BOPI). La date de cette publication constitue le dpart du dlai dopposition ventuelle.

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Examen des conditions de fond par lINPI : la dcision de lINPI doit intervenir dans les quatre mois. Il peut y avoir ngociation et corrections. Sil y a rejet, il peut y avoir procdure dappel devant une cour dAppel spcialise.

Si la demande est accepte, la marque fait lobjet dun enregistrement de la marque au BOPI.

Le droit de la marque nat le jour ou la demande a t dpose et a une dure de vie de dix ans qui sont indfiniment renouvelables.

Le propritaire de la marque doit procder aux formalits de renouvellement six mois avant la date dexpiration du droit de la marque et payer nouveau la taxe.

Toute personne intresse a la possibilit de formuler des observations auprs du directeur de lINPI pendant le dlai de deux mois suivant la publication de la demande denregistrement de la marque. Pendant ces deux mois, le propritaire dune marque enregistre ou dpose antrieurement ou le propritaire dune marque antrieure notoirement connue, peut ouvrir une procdure dopposition auprs du directeur de lINPI. Cette procdure permet de contester la validit de la marque dpose, mais seulement pour le motif dantriorit de marque. LINPI a six mois maximum pour donner sa dcision (sauf cas particulier de suspension du dlai).

D : La dure de la protection

La protection initiale est dune dure de dix ans compter du dpt mais elle peut tre perptuelle par le jeu de renouvellements indfiniment rpts. Dans les six mois qui prcdent lexpiration du monopole, le propritaire de la marque doit procder aux formalits 41

de renouvellement. Le respect des dlais simpose. Le demandeur ngligeant peut cependant solliciter un relev de dchance auprs du directeur de lINPI sil dmontre que lempchement nest imputable ni sa volont, ni sa faute, ni sa ngligence. Le renouvellement lidentique nimpose pas un nouvel examen au fond par lINPI. IL saccompagne du paiement dune taxe. Lorsque le propritaire de la marque entend modifier sa marque lors dun renouvellement ou largir la gamme des produits ou services couverts par le signe, il ne sagit plus dune procdure de renouvellement mais dune nouvelle procdure de dpt quil convient de suivre pour les lments nouveaux.

E : La procdure dopposition et dobservation

La loi amnage depuis 1991 des procdures prventives destines contester auprs de lINPI la validit dune marque : la procdure dobservation et la procdure dopposition.

1-1 : la procdure dobservation Cette procdure est amnage la. L.712-3:

Pendant le dlai de deux mois suivant la publication de la demande denregistrement, toute personne intresse peut formuler des observations auprs du directeur de lINPI.

Les observations peuvent porter sur toutes les conditions de validit des marques, antriorit mais aussi licit, distinctivit. Elles permettent ultrieurement au Directeur de lINPI dapprcier la demande denregistrement en connaissance de cause.

1-2 : La procdure dopposition La. L.712-4 amnage la procdure dopposition :

Pendant le dlai mentionn larticle L.712-3 [ 2 mois], opposition la demande denregistrement peut tre faite auprs du directeur de lINPI par le propritaire dune marque enregistre ou dpose antrieurement ou bnficiant dune date de priorit antrieure, ou par le propritaire dune marque antrieure notoirement connue. Le bnficiaire dun droit exclusif dexploitation dispose galement du mme droit, sauf stipulation contraire du contrat. Lopposition est rpute rejete sil nest pas statu dans un dlai de six mois suivant lexpiration du dlai prvu la. L.712-3. Toutefois, ce dlai peut tre suspendu : a) Lorsque lopposition est fonde sur une demande denregistrement de marque ; b) En cas dengagement dune action en nullit, en dchance ou en revendication de la proprit ; c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excder six mois.

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Le champ de la procdure dopposition est beaucoup plus restreint que celui de lobservation. Cette procdure permet de contester la validit de la marque dpose pour le seul motif dantriorit de marque. Le propritaire de la marque dpose, enregistre ou notoirement connue, a qualit pour former opposition ainsi que le bnficiaire dun droit exclusif tel un licenci exclusif dans les deux mois qui suivent la publicit du dpt de la demande denregistrement au BOPI. En principe dans les six mois de lopposition, le Directeur de lINPI doit prendre partie : il peut recevoir lopposition et alors il rejette la demande denregistrement. Un recours peut tre form devant la Cour dappel. Il peut aussi rejeter lopposition et il procdera alors lenregistrement de la marque.

IV- La perte des droits sur la marque

Le code de la proprit intellectuelle reconnat trois motifs emportant la perte des droits sur la marque : la renonciation, lannulation, la dchance.

A : la renonciation ou non renouvellement

Le titulaire dune marque ou dune demande denregistrement a, selon la. L.714-2, la facult de renoncer, tout moment, son droit. Il lui suffit den donner notification par crit, lINPI. La renonciation fera lobjet dune transcription, sur le registre national des marques. La renonciation peut tre totale, ou partielle. Dans ce dernier cas elle naffecte quune partie des produits ou services couverts par la marque.

Le non renouvellement est une forme de renonciation tacite. Le propritaire de la marque, lexpiration du monopole, ne procde pas aux formalits de renouvellement. Les droits sur la marque steignent alors automatiquement. Celle-ci rejoint le domaine public et peut tre librement dpose par un tiers.

B : lannulation de la marque
Toute personne qui y a intrt, peut agir en annulation de marque soit titre principal soit titre reconventionnel en rponse une action en contrefaon du titulaire de la marque. Cependant, lorsque laction se justifie par une antriorit de droit, seul le titulaire de lantriorit qualit pour agir. En outre, selon la. L. 714-3, son action nest plus recevable

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 si la marque contrefaisante a t dpose par le tiers de bonne foi et sil en a tolr lusage pendant 5 ans . Lorsque laction est juge bien fonde, le droit de proprit sur la marque disparat. De plus lannulation a un effet absolu opposable aux tiers ; elle fait lobjet dune inscription au registre national des marques.

Ce que lon doit savoir sur la perte des droits sur la marque :

Le code de la proprit intellectuelle reconnat trois motifs entranant la perte des droits sur la marque : La renonciation : le titulaire renonce ses droits par courrier envoy lINPI ou ne procde pas au renouvellement des droits de la marque. Lannulation : cette annulation intervient suite une action en contrefaon. Laction de demande en annulation nest plus recevable au del de cinq ans dusage de la marque par un tiers de bonne foi. La dchance, qui peut tre provoque par trois raisons : o Le dfaut dexploitation : non usage de la marque pendant cinq ans conscutifs. o La dgnrescence : elle survient lorsque la marque simpose ce point que dans lesprit du public, elle nidentifie plus lorigine du produit mais le produit lui-mme, et devient un nom commun (ex : frigidaire) o La dceptivit : la marque est devenue, de son fait, propre induire en erreur le consommateur notamment sur la nature, qualit, ou la provenance gographique du produit ou du service.

Lorsquil y a renonciation, les droits sur la marque steignent automatiquement. Leffet de lannulation et de la dchance (totale ou partielle) est absolu et la dcision est publie au registre national des marques.

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C : la dchance
La dchance est un motif de perte prmature des droits sur la marque. Elle nintervient pas de plein droit, mais par la voie dune action judiciaire gnralement diligente par un tiers, poursuivi en contrefaon par le propritaire de la marque. Il existe trois causes de dchance selon les articles L. 714-5 et L. 714-6: la dchance pour dfaut dexploitation (1), pour dgnrescence (2) et pour dceptivit (3).

1- pour dfaut dexploitation

La dchance pour dfaut dexploitation sanctionne le propritaire de la marque qui nen a pas fait un usage srieux pour les produits ou services couverts par le signe pendant une priode ininterrompue de cinq ans. Le demandeur laction ne supporte pas la charge de la preuve du dfaut dexploitation. Au contraire, il appartient au dfendeur, donc au propritaire de la marque, dapporter la preuve contraire par tous moyens. Il doit dmontrer, soit quil a effectu des actes dexploitation srieux, soit quil existe des justes motifs au dfaut dexploitation, par exemple, lattente dune autorisation administrative pour la distribution du produit marqu67. Dans la. L. 714-5 est assimil un usage srieux qui fait obstacle la dchance : - a) lusage fait avec le consentement du propritaire de la marque - il sagit de lexploitation ralise par un tiers licenci - b) lusage de la marque sous une forme modifie nen altrant pas le caractre distinctif - lorsque la marque exploite prsente des diffrences minimes, elle sera assimile la marque enregistre et les juges tiendront compte des actes dexploitation de cette marque modifie68 - c) lapposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de lexportation - lusage utile contre la dchance doit en principe intervenir sur le territoire nationale. Par exception ici, la fabrication des produits marqus sur le territoire national mais pour lexportation fera chec la dchance. Les ventuelles manuvres du propritaire de la marque, destines viter la dchance, seraient vaines. En effet, la. L. 714-5 prvoit que Lusage srieux de la marque commenc ou repris postrieurement la priode de cinq ans ny fait pas obstacle [ la dchance] sil a t entrepris dans les trois mois prcdant la demande de dchance et aprs que le propritaire a eu connaissance de lventualit de cette demande .
67 68

Sur les justes motifs : TGI Nanterre, 21 Oct 2002, PIBD, n767, III, 349. Sur lusage srieux sous une forme modifie : CA Paris, 27 mars 2002, PIBD n749, III, 407.

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Par la dchance judiciaire le propritaire est dessaisi de ses droits sur la marque, compter non de la dcision de justice mais compter de lexpiration du dlai de cinq ans de non exploitation srieuse. Leffet de la dchance est absolu et la dcision sera publie au registre national des marques. La dchance peut enfin tre totale ou partielle, selon que le dfaut dexploitation affecte tout ou partie des produits ou services couverts69.

2- pour dgnrescence
Selon la. L. 714-6, le propritaire de la marque encourt la dchance lorsque de son fait, celle-ci est devenue la dsignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La dgnrescence dun signe est la ranon du succs ; qui se souvient encore en tant que marque, des dnominations, frigidaire , pdalo , caddy , thermos , fermeture clair , walkman la dgnrescence survient lorsque la marque simpose ce point que dans lesprit du public, elle nidentifie plus lorigine du produit mais le produit lui-mme. La dchance pour dgnrescence est encourue lorsquelle est le fait du propritaire. Cest lattitude du propritaire qui est sanctionne soit quil a favoris la dgnrescence soit quil na pas lutt contre. Pour chapper la dchance, on attend du propritaire quil effectue certaines diligences pour rappeler au public que son signe est une marque protge. Il peut ventuellement agir en contrefaon ou en responsabilit contre les tiers qui utilisent de manire gnrique le signe. On connat peu dexemples de dchance de marque pour dgnrescence puisque ce mcanisme na t introduit en droit interne quavec la loi de 1991. Mais, par exemple, la Cour dappel de Paris a pu prononcer cette sanction pour la marque pina colada 70. Il appartient au demandeur linstance dapporter la double preuve de la dgnrescence et de limputabilit au dfendeur. La Dcision de dchance soumise publication, emportera des effets absolus compter de la date de la demande en dchance

3- pour dceptivit
Le propritaire dune marque, selon la. L. 714-6, encourt la dchances de ses droits lorsquelle est devenue, de son fait, propre induire en erreur le consommateur notamment sur la nature, qualit, ou la provenance gographique du produit ou du service.

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Sur la dchance partielle : TGI Paris, 10 dc. 2002, PIBD n764, III, 271. CA Paris, 19 Oct. 2001, PIBD n736, III, 79.

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Cette disposition vise la marque qui valide lors de son enregistrement devient dceptive en raison de lusage qui en est fait. La dchance est comme prcdemment totale ou partielle et elle aura un effet absolu la date de la demande en justice.

V : le droit sur la marque

Le droit sur la marque li son enregistrement est un droit de proprit aux termes de la. L.713-1 : Lenregistrement de la marque confre son titulaire un droit de proprit sur cette marque pour les produits et services quil a dsigns. La mesure de ce droit sapprcie au regard du principe de territorialit (il ne vaut que sur le territoire pour lequel lenregistrement est ralis) et du principe de spcialit (pour les produits et services couverts par la marque). La loi dfinit le contenu de ce droit et ses limites. Mais, la jurisprudence en a limit la porte en prcisant la nature du droit sur la marque.

A : La nature du droit sur la marque

La CJCE a jou un rle important pour dfinir la nature du droit sur le signe. Pour certains, le droit sur la marque tant prsent comme un droit de proprit, ce droit a une nature absolue ; il est opposable aux tiers sauf exceptions lgales. Pour dautres au contraire, le droit sur la marque ne peut se justifier dfaut dacte cratif ou inventif que par sa fonction distinctive. Hors cette fonction, le propritaire ne peut invoquer son monople contre les tiers. Cest ce parti qua choisi la CJCE dans son arrt Hlterhoff 71 en jugeant que le titulaire dune marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsquun tiers, dans le cadre de tractations commerciales, rvle que le produit provient de sa propre fabrication et nutilise la marque en cause qu seule fin de dcrire les proprits spcifiques du produit quil propose, si bien quil est exclu que la marque utilise soit interprte comme se rfrant lentreprise de provenance dudit produit . Selon les juges, le droit sur la marque ne se justifie que lorsquil sagit de protger la marque dans sa fonction distinctive et loccasion de relations daffaires. Aussi, lorsque lutilisation dune marque ne cre pas de confusion sur lorigine du produit, le propritaire de la marque ne saurait invoquer son monopole et

71

CJCE 14 mai 2002, aff.C-2/00, PIBD n752-III-505.

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obtenir les sanctions de la contrefaon72. Tout au plus selon les circonstances, il pourra sappuyer sur le droit commun de la responsabilit dlictuelle, a. 1382 Code civil pour obtenir rparation dun ventuel prjudice. Cest ce raisonnement qua suivi le Tribunal de grande instance de Paris dans le conflit qui a oppos la socit Esso lassociation Greenpeace73. Celle-ci, dans sa lutte contre la pollution, avait cr un site internet dans lequel tait cite la marque Esso dont les lettres S tait remplac par le symbole voquant le dollar amricain ou en association avec le mot stop. Le tribunal juge que la rfrence ainsi faite aux marquesne vise manifestement pas promouvoir, en sa faveur, la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires ceux viss lenregistrement des marques dont sagit, mais relve au contraire dun usage polmique tranger la vie des affaires . Latteinte au monopole exclusif nest pas constitue.

B : le contenu du droit
Le droit sur la marque permet son titulaire dinterdire aux tiers de lexploiter sur le territoire national pour des produits identiques ou similaires. De manire positive, le droit lui confre aussi, la facult dautoriser un tiers faire usage du signe dans la vie des affaires.

1- Le droit dinterdire lexploitation

Le code numre les actes dexploitation qui sont interdits aux tiers sans lautorisation du propritaire de la marque. Lexploitation non autorise de la marque est constitutive de contrefaon. Par drogation, le lgislateur a prvu que certaines formes dexploitation ne relve pas du monopole du propritaire, lexploitation est alors libre. Enfin, par exception, la protection du propritaire est renforce pour les marques renommes.

1-1: les actes interdits par la loi

Les actes dexploitation interdits sont numrs aux articles 713-2 et 713-3. Pour certains de ces actes, un risque de confusion sur lorigine des produits doit dcouler de lexploitation ; pour dautres, cette exigence nest pas pose.
72

Pour une illustration, voir, CA Paris, 30 avril 2003, aff. jeboycotte danone : lutilisation de la marque danone rsulte dun usage purement tranger la vie des affaires, elle nentrane pas de risque de confusion dans lesprit du public, elle nest donc pas constitutive de contrefaon. 73 TGI Paris, 30 janvier 2004, St Esso c/Greenpeace France et autre : www. juriscom.net

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1-1-1 : les actes interdits sans exigence de risque de confusion

Ces actes sont numrs la.713-2 : Sont interdits, sauf autorisation du propritaire :
a) La reproduction, lusage ou lapposition dune marque, mme avec ladjonction de mots tels que formule, faon, systme, imitation, genre, mthode , ainsi que lusage dune marque reproduite, pour des produits ou services identiques ceux dsigns dans lenregistrement ; b) La suppression ou la modification dune marque rgulirement appose .

Quatre catgories dactes sont interdits lorsquils constituent une exploitation lidentique de la marque protge dans la mme sphre de spcialit : la reproduction de marque, lapposition, lusage et la suppression ou modification.

a- la reproduction de marque La contrefaon est alors caractrise par le fait de reproduire matriellement la marque pour la mme sphre dactivit. La jurisprudence considre que le dpt dune marque auprs de lINPI constitue dj une reproduction contrefaisante de la marque antrieure. Seule la reproduction lidentique de la marque saffranchit de la recherche dun risque de confusion au sens de la. L713-2. Cependant sous lempire de la loi de 1964, la jurisprudence interprtait extensivement la notion. Elle assimilait la reproduction lidentique, en premier lieu, la copie quasi-servile qui comporte une modification minime du signe74, en second lieu, la reproduction par adjonction inoprante qui consiste ajouter un lment insignifiant la marque protge75 et enfin, la reprise de llment distinctif dune marque complexe. Depuis la loi de 1991, les juges du fonds ont sembl renforcer leurs exigences quant la reproduction lidentique principalement sur la question de la reproduction par adjonction. Cest ainsi que, par exemple, la Cour dappel de Paris dans laffaire clinique c/clinique des Champs Elyses, considrait que la reproduction dune marque au sens de la.L713-2a) CPI sentend dune reproduction lidentique sans adjonction ; quil convient donc en prsence dune marque seconde complexe, comme cest le cas en lespce, de comparer les deux marques en cause dans leur globalit et de rechercher sil existe entre elles un risque de

74

Exemples de reproduction quasi servile : Bacara et Baccara : TGI Grasse, 9 mars 1973, Ann. prop. ind.1974, 139 Guccio et Gucci : CA paris, 15 dc. 1992, Juris-Data, n.023772 Planet et plante : CA Paris, 15 dc. 1999, PIBD 2000, n695-III-167. 75 Exemples de contrefaon par reproduction avec adjonction inoprante : Cora et 36 15 Kora : CA Paris, 23 mai 2003, Proprit industrielle. Nov. 2003, 19 -

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confusion, conformment la. L713-3 CPI 76. Ladjonction dun lment formel constituerait un obstacle la qualification de reproduction lidentique. Cette jurisprudence nationale devrait cependant sinflchir sous linfluence dun arrt rendu par la CJCE dans laffaire Arthur contre Arthur& Flicie 77 . Cette juridiction a jug que un signe est identique la marque [antrieure] lorsquil reproduit, sans modification ni ajout, tous les lments constituant la marque ou lorsque, considr dans son ensemble, il recle des diffrences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperues aux yeux dun consommateur moyen Lanalyse de la Cour est de bon sens ; la perception de lidentit des signes nest pas le fruit dune comparaison direct des diffrents lments composants le signe, mais linstar du consommateur, une comparaison indirecte, lie limage imparfaite des signes mmoriss.

b- lapposition Est interdit le fait pour le tiers dapposer sur des produits une marque authentique, sans autorisation. Ainsi, le tiers est contrefacteur sil appose sans autorisation des tiquettes, utilise des emballages ou des conditionnements fabriqus par le titulaire de la marque, sur des produits ou services identiques non authentiques. Souvent la contrefaon par apposition est prcde dune contrefaon par reproduction de marque.

A savoir : ce qui est interdit par le droit de la marque

Le droit sur la marque donne le droit dinterdire son exploitation par toute personne qui nen a pas lautorisation, sinon cest de la contrefaon.

Cest ainsi que sont interdits par la loi :

CA Paris, 28 mars 2001, RDPI mai 2001, n123, p.1176. ; voir aussi, CA Paris, 15 dc. 2000, aff. La Poste PostAir , PIBD 2001, n719-III-170 ; CA Paris, 29 juin 2001, PIBD 2002-III-243. 77 CJCE, Ass. Pln., 20 mars 2003, aff.C291/00, PIBD, n 771-III-441

76

50

 la reproduction de la marque, cest dire le fait de reproduire matriellement la marque pour la mme sphre dactivit ou de la modifier de manire si insignifiante que cela entrane la confusion pour le public ; lapposition de la marque sur des produits de la mme sphre dactivit, cest dire dapposer sur des produits ou services identiques non authentiques une marque authentique, sans autorisation ; lusage

dune

marque

reproduite,

cest

dire

la

commercialisation de produits non authentiques. Le commerant qui vend des produits marqus non authentiques mme de bonne foi est contrefacteur par usage dune marque contrefaite ; la suppression ou la modification de la marque, cest dire le fait de mettre sur le march un produit authentique dont la

marque a t supprime ou modifie sans lautorisation du titulaire du droit ; tous les actes de contrefaon qui comportent un risque de confusion.
c- lusage La.L713-2 interdit deux formes dusage : lusage dune marque et lusage dune marque reproduite. Lusage dune marque reproduite est li la commercialisation de produits non authentiques. Chaque acte dexploitation non autoris est constitutif de contrefaon : la reproduction, lapposition et lusage pour commercialiser les produits.

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Le commerant qui vend des produits marqus non authentiques mme de bonne foi est contrefacteur par usage dune marque contrefaite.

On rencontre dautres situations dans lesquelles lusage de la marque est illicite alors quil ny a pas pralablement reproduction illite de la marque. Lusage contrefaisant de la marque intresse donc des produits authentiques. A ce titre, la pratique consistant promouvoir des produits, par rfrence des produits marqus, constitue un usage illicite. Cest ainsi que les tableaux de concordance qui consiste prsenter un parfum par comparaison un parfum renomm, sont constitutifs de contrefaon par usage non autoris de la marque. De mme est sanctionne la pratique des marques dappel qui repose sur des messages publicitaires mettant laccent sur des produits marqus alors que le commerant na pas de stocks suffisants, et dtournera la clientle vers des produits concurrents. A galement t condamn pour usage illicite la vente hors du rseau de distribution slective de produits marqus78. Cependant, cette solution sous linfluence du droit communautaire et du principe de lpuisement du droit est aujourdhui douteuse79.

d- la suppression ou la modification Constitue enfin un acte de contrefaon, le fait pour un commerant, de mettre sur le march un produit authentique dont la marque a t supprime ou modifie sans lautorisation du titulaire du droit.

1-1-2 les actes interdits sils comportent un risque de confusion Linterdiction est amnage la. 713-3 : Sont interdits sauf autorisation du propritaire, sil peut en rsulter un risque de confusion
dans lesprit du public : a) la reproduction, lusage ou lapposition dune marque, ainsi que lusage dune marque reproduite, pour des produits ou services similaires ceux dsigns dans lenregistrement ; b) limitation dune marque et lusage dune marque imite, pour des produits ou services identiques ou similaires ceux dsigns dans lenregistrement.

La contrefaon implique ici un risque de confusion dans lesprit du public sur lorigine des produits ou services. La confusion effective nest pas ncessaire, seul le risque suffit

78

Cass.com. 23 fv. 1993, Chanel , D.94, p.398 ; mais la Chambre criminelle de la Cour rejette la contrefaon et sanctionne sur le fondement de la concurrence dloyale. 79 CA Paris, 26 juin 2002, Ass. Franaise de distribution de produits de jardin, st il giardino SARLc/St Monsanto company

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caractriser lacte illicite. Selon la jurisprudence, le risque de confusion sapprcie par rapport au client dattention moyenne80. Il appartient au titulaire de la marque qui agit en contrefaon dapporter la preuve du risque de contrefaon. Les juges du fond sont galement tenus de motiver leurs dcisions sur ce point. a- limitation de la marque et usage de marque imite La loi permet de sanctionner les comportements de certains qui, sans raliser de copie servile ou quasi-servile de la marque, sen rapproche suffisamment pour faire natre un risque de confusion entre les produits. Limitation sapprcie dans ses ressemblances et non dans ses diffrences. Elle peut dcouler dune ressemblance visuelle, sonore ou intellectuelle entre les signes. Constitue ainsi une imitation : par analogie phontique : Thaty et Tati 81, Lactel et Lactaid 82 par imitation intellectuelle : la vache srieuse et la vache qui rit 83, pages soleils et pages jaunes 84, ergosum et cogito 85 par synonymie : La lessive du chirurgien et la lessive du Docteur 86 , pronovias et pronuptia 87

b- la contrefaon par exploitation de la marque pour des produits ou services similaires La. L 713-3 interdit galement les actes de reproduction, dapposition, dusage de marque ou dimitation sans lautorisation du propritaire de la marque quand ces actes sont raliss pour des produits ou services similaires la condition quil en rsulte un risque de confusion. Le lgislateur largit ainsi le domaine de protection de la marque naturellement amnag pour les produits identiques, aux produits similaires sil peut en rsulter dans lesprit de la clientle un risque de confusion.

80 81

Cass. Com ,1 avril 1997, PIBD 1997, n634-III-329 CA Paris, 5 dc 2001,PIBD n738-III-134 82 CA Paris 7 juillet 2002, PIBD 2002, n752-III-512 83 Cass.com. 5 janv. 1966, JCP 1966, II, 14796 84 Cass. Ass. Pln. 16 juillet1992, PIBD 1995, n580-III-34 85 TGI Paris, 16 Oct. 1968, D. 69, Som. 86 CA Bordeaux, 4 mai 1955, D. 56, Som. 87 Cass. Com. 2 juillet 1991 : JCP 1991, pan. 1273

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Par cette extension, il sagit autant de permettre au propritaire de la marque de se protger contre des comportements dloyaux de ses concurrents que de dfendre la fonction de garantie dorigine de sa marque. Aucun texte ne dfinit la notion de produits ou services similaires. La jurisprudence considre que des produits ou services sont similaires lorsque la clientle leur attribue la mme origine en raison de leur nature, de leur destination, de leur mode de production ou commercialisation. Il peut sagir aussi de produits ou services qui sont dans lesprit du public substituables. Par exemple ont t jugs similaires, des vtements et des chaussures, des cognacs et des armagnacs, des bateaux et des planches voile, des appareils de communication et des services de communication88.

1-2 : les actes autoriss par la loi

Le monopole sur la marque connat des limites par effet de la loi. En effet, certains actes dexploitation peuvent tre effectus sans autorisation pralable du propritaire.
a- exploitation pour identifier des accessoires ou pices dtaches

La. L713-6 prcise que lon peut faire utilisation du mme signe ou dun signe similaire comme rfrence ncessaire pour indiquer la destination dun produit ou dun service, notamment en tant quaccessoire ou pice dtache, condition quil ny ait pas de risque de confusion dans leur origine Le fournisseur de pices dtaches ou daccessoires est contraint dindiquer leur destination par rfrence aux produits marqus (par exemple pour des lames de rasoir89). Cette exploitation par le tiers est cependant tolre, la condition quelle ne fasse pas natre un risque de confusion, sur lorigine des accessoires ou pices.
b- exploitation par un tiers titulaire dun droit antrieur

La.L713-6 a) prvoit que le titulaire de la marque ne peut sopposer lutilisation de celle-ci comme dnomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation prexistait lenregistrement ou lorsquelle est le fait dun tiers utilisant son patronyme. Comme prcdemment le titulaire peut cependant demander que cette utilisation fasse lobjet dun amnagement ou soit interdit sil existe un risque de confusion pour le consommateur.

88

CA Paris, 4 mars 1974, Ann. Prop. ind. 1974, 222 ; CA Paris, 29 mars 1979, Ann prop.ind. 1980, 382 ; CA Paris, 7 mai 1988, D.1988, IR, 175 ; CA Paris 29 Mars 2000, PIBD ,n707-III-371 89 CA Paris, 30 septembre 1998, Gillette c/ Monoprix, PIBD 1999, n668, III, 32

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A savoir : ce qui est autoris par le droit de la marque

La loi autorise lexploitation de la marque : pour rpertorier les pices dtaches relatives au produit revtu de la marque ; pour une marque constitue par une dnomination sociale, un nom commercial ou une enseigne lorsque cette utilisation prexistait lenregistrement ou lorsquelle est le fait dun tiers utilisant son patronyme ;

pour la publicit comparative ; aprs puisement du droit de la marque : sur le march de la communaut europenne, et sauf motif lgitime apprci par le juge, le droit sest puis avec la premire mise en circulation des produits ;

lorsquil y a cession de la marque un tiers par le propritaire de la marque ;

lorsquil y a licence de marque, cest dire un contrat par lequel le licenci est autoris utiliser de la marque, avec ou sans exclusivit, contre paiement dun prix. La licence de marque rpond la qualification de la location.

c- exploitation pour la publicit comparative Les a. L 121-8 et suivants du code de la consommation pose le principe de la licit de la publicit comparative sous rserve du respect de certaines conditions. Aussi faut-il bien admettre que la citation de la marque dautrui ncessaire pour la comparaison des produits et des services est elle-mme licite. Toutefois, ds que le commerant sortira du cadre autoris pour la publicit comparative, et par exemple, ralisera une publicit trompeuse pour le consommateur, la citation ne sera plus justifie par la loi ; la contrefaon sera consomme.
d- Lpuisement du droit sur la marque

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Le principe de lpuisement du droit restreint les prrogatives du propritaire de la marque. Ce principe pos initialement par la Cour de justice des communauts europennes a t repris dans la directive de 1988 dharmonisation du droit des marques puis, intgr en droit interne la L713-4:
Le droit confr par la marque ne permet pas son titulaire dinterdire lusage de celle-ci pour des produits qui ont t mis dans le commerce dans la communaut europenne ou de lespace conomique europen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, facult reste alors ouverte au propritaire de sopposer tout nouvel acte de commercialisation sil justifie de motifs lgitimes, tenant notamment la modification ou laltration , ultrieurement intervenue de ltat des produits

Lorsque les produits authentiques couverts par la marque sont proposs sur le march de la communaut europenne, par le propritaire de la marque ou avec son autorisation, alors, celui-ci perd le contrle des actes subsquents de commercialisation. Son droit sest puis avec la premire mise en circulation des produits : les distributeurs successifs ultrieurs nont pas requrir dautorisation pour la revente des produits marqus. Ce principe de lpuisement a t voulu pour garantir la libre circulation des produits qui est ncessaire la cration de lespace conomique communautaire. Cest la raison pour

laquelle, aujourdhui lpuisement est cantonn une premire mise en circulation sur le territoire de la communaut ; hors communaut, pas dpuisement. Il est cependant drog au principe de lpuisement lorsque le propritaire peut invoquer un motif lgitime . Le motif lgitime lgal tir de la modification ou de laltration de ltat des produits est repris de la jurisprudence communautaire qui a refus lpuisement dans certaines hypothses de reconditionnement des produits. Mais, mme dans ce dernier cas, la CJCE introduit des nuances ; quand certaines conditions sont vrifies (information des consommateurs et du titulaire de la marque, absence daltration du produit), et si le reconditionnement du produit est objectivement ncessaire, alors lpuisement du droit peut oprer90. La CJCE a admis galement que constitue un motif lgitime au non puisement du droit le fait de porter srieusement atteinte la renomme de la marque en raison des circonstances de lexploitation91. En lespce il sagissait de savoir si le titulaire de la marque pouvait sopposer au revendeur lorsque les modalits de publicit sur des produits de luxe taient de

90

CH . Vilmart, la notion de ncessit au reconditionnement dun mdicament revtu dune marque par un importateur parallle au regard des deux arrts de la CJCE du 23 avril 2002 , Prop.intellectuelle juillet/aot 2002, n6 ; 91 CJCE, 4 nov. 1997, aff C-337/95, Parfum Christian Dior C/ Evora, les cadeaux dune loterie taient des produits de marque renomme, mode de distribution non conforme limage prestigieuse de la marque.

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nature avilir limage des produits. La Cour a retenu, sous conditions, une exception au principe de lpuisement du droit.

1-3: La protection des marques renommes

La loi de 1991 a introduit une disposition spciale aux marques renommes pour renforcer leur protection. La.L713-5 al.1 prvoit que Lemploi dune marque jouissant dune renomme pour des produits ou services non similaires ceux dsigns dans lenregistrement engage la responsabilit civile de son auteur sil est de nature porter prjudice au propritaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifie de cette dernire. Lorsque la marque est exploite par un tiers sans autorisation, dans une autre sphre dactivit, la voie de laction en contrefaon est ferme en vertu du principe de spcialit du droit des marques. Toutefois, si lon peut prouver le caractre renomm de la marque, le propritaire trouve une protection dans laction en responsabilit civile, la condition de dmontrer soit quun prjudice dcoule de cette exploitation soit le caractre injustifie de lexploitation. Cette action permet au propritaire de faire interdire lusage du signe par le tiers et dobtenir une rparation pcuniaire pour le dommage subi. La.L713-5al.2 largit la mesure aux marques notoirement connues selon la.6bis de la Convention de Paris ; il sagit de marques, connues dun large public, qui nont pas t enregistres sur le territoire o la protection est recherche.

La dfinition de la marque renomme donne par les juges communautaires nest pas trs exigeante puisquelle est celle connue du large public cibl pour les produits couverts par le signe92. Cette dfinition simpose en droit interne. Pour prouver le caractre renomm de la marque, des critres tels la part de march des produits marqus, les investissements publicitairespeuvent tre utiles. Les produits de luxe sont en gnral distribus sous des marques renommes. Cette disposition interdit toute tentative de parasitisme de la part des professionnels qui tenteraient de dtourner la notorit du signe pour profiter de la clientle attache ce signe.

92

Dfinition issue de CJCE : 14 septembre 1999, aff. C 375/97, General Motors Corp.

57

En pratique, le titulaire de la marque trouve une protection efficace sur le fondement de la marque renomme contre le dposant dun nom de domaine identique ou similaire alors que le site nest pas marchand ou relve dune autre sphre de spcialit. Par exemple, lenregistrement du nom de domaine decathlon.pl pour un site non marchand et dnigrant systmatiquement la pratique du sport nest pas constitutif dune contrefaon de la marque dcathlon mais relve de la L713-5, car lemploi injustifi de la marque renomme ternit son image base sur la pratique du sport et les bienfaits qui en rsultent93.

La Cour de justice des communauts europennes par deux arrts a contribu amliorer la protection en droit interne des marques renommes94. Il a tout dabord t jug par une analyse a fortiori, que la protection des marques renommes pouvait galement tre poursuivie sur le terrain de la responsabilit civile lorsque le tiers en fait usage pour des produits identiques ou similaires. Le domaine de la. L713-5 dborde alors sur celui des a. L713-2 et L.713-3. Lavantage de llargissement de la mesure aux produits ou services similaires est dexonrer le propritaire, au contraire de laction en contrefaon sur le fondement de laL713-3, de toute dmonstration sur le risque de confusion. Il a ensuite t jug que, au-del des textes nationaux, pour des motifs dharmonisation communautaire, laction serait ouverte aussi bien dans lhypothse de lusage dune marque renomme lidentique que dans lhypothse de lusage dune marque renomme similaire. Lanalyse de la CJCE condamne la jurisprudence de la Cour de cassation qui, interprtant laL713-5, avait exig que pour agir en responsabilit sur ce fondement, le tiers exploite le signe renomme lidentique95.

2- Le droit dautoriser
Le propritaire de la marque peut souhaiter ne pas exploiter personnellement ou exclusivement sa marque, il peut alors confier cette exploitation un tiers. Les contrats ayant pour objet la marque sont nombreux (apport en socit, nantissement), mais titre principal, il sagit de la cession ou de la licence de marque.
TGI Paris, 8 juillet 2003, st Dcathlon c/St valley et autres, www.legalis.net CJCE 9janv.2003, aff.C-292/00, Zino Davidoff SA c/Gofkid Ltd ; CJCE 23 oct .2003, aff. C-408/01 AdidasSalomon AG, Adidas BeneluxBV c/ Fitnessworld Trading LTD 95 Cass. Com 29juin 1999,aff.Olymprix, Bull. civ. IV n143. La Cour de cassation avait refus de condamn sur le fondement de L713-5 lexploitation de la marque Olymprix au motif que celle-ci nest pas identique la marque antrieure renomme olympique .
94 93

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2-1 la cession de marque

La cession de marque est le contrat que amnage un transfert de proprit sur le signe au profit du cessionnaire. Ce contrat est particulirement utile quand le propritaire nenvisage pas ou plus dexploiter le signe, cela permet dviter les sanctions de la dchance pour dfaut dusage tout en ralisant un profit puisque le cessionnaire devra verser un prix fix soit forfaitairement soit proportionnellement aux rsultats dexploitation du signe. La cession de marque est un contrat soumis un rgime spcial (a. L 714-1 et s.). Tout dabord il sagit dun contrat solennel dont la validit repose sur la rdaction dun crit. Ensuite, la cession est soumise des formalits de publicit destines rendre opposable aux tiers lopration. Tant que le contrat na pas fait lobjet dune inscription au registre national des marques, le cdant est toujours rput aux yeux des tiers, propritaire du signe. Cela pour consquence de rendre le cessionnaire irrecevable dans une action en contrefaon. Ainsi, la cession prend effet entre les parties au jour de la formation du contrat mais lgard des tiers compter de la date dinscription au registre national des marques.

La cession de la marque peut intervenir indpendamment du fonds de commerce dont elle est un lment mais linverse, on considre que lorsquil y a vente du fonds de commerce, sauf clause contraire, la marque suit le sort du fonds. La cession peut tre totale ou partielle : elle intresse tout ou partie des produits ou services couverts par le signe. Par contre la cession ne peut tre territorialement limite ; la cession vaut ncessairement pour lensemble du territoire national (a. L.714-1). Si le propritaire de la marque la fait enregistre dans plusieurs Etats, il peut morceler les cessions par territoire national. Ces pratiques dans le cadre de lespace conomique communautaire sont cependant susceptibles dtre sanctionnes comme entente ou entrave la libre circulation des produits96.

2-2 La licence de marque.

La licence de marque est le contrat par lequel le licenci est autoris faire usage de la marque, avec ou sans exclusivit, contre paiement dun prix. La licence de marque rpond la qualification de la location. Assez souvent, la licence intervient dans le cadre plus large du contrat de distribution dont certaines clauses permettent aux distributeurs dexploiter les marques de linitiateur du rseau (ex. franchise, concession).
96

Voir, CJCE 18 fv.1971, aff Sirena, Rec 69

59

A la diffrence de la cession, la loi nimpose pas la rdaction dun crit, mais on ne voit pas comment sexonrer de cette formalit, puisque le contrat de licence est soumis lexigence de publicit au registre national des marques, pour tre opposable aux tiers. Lusage autoris par la licence peut tre limit certains produits ou services, certaines formes dexploitation, certaines parties du territoire national. Tous les actes non couverts par lautorisation sont constitutifs de contrefaon. La dure de lautorisation peut tre limite ou prvue pour tout le temps de la protection de la marque. Enfin, lautorisation peut tre donne avec exclusivit ce qui interdit au propritaire daccorder dautres licences concurrentes. La licence exclusive confre certains droits au licenci : cest ainsi quil bnficie sauf clause contractuelle contraire de la procdure dopposition (a.L.712-4), de laction en contrefaon lorsque le propritaire ne lexerce pas (a.L.716-5).

C : La sanction du droit : laction en contrefaon

Toute exploitation de la marque protge qui atteint le droit exclusif du propritaire, est constitutive de contrefaon. Pour obtenir une sanction ce comportement fautif, encore faut-il agir en justice par la voie dune action en contrefaon. Laction en contrefaon se ddouble en une action civile diligente devant le juge judiciaire et une action pnale diligente devant le juge rpressif qui peut aussi connatre cumulativement de laction civile. Il appartient au demandeur de choisir lune ou lautre voie. Pralablement laction en contrefaon, le demandeur peut opter pour des mesures facultatives qui augmentent ses chances daboutir.

1) Les mesures pralables laction en contrefaon

La preuve de la contrefaon est libre, elle se fait par tous moyens. Toutefois pour faciliter cette dmonstration, la loi offre, de manire facultative, la mesure de saisie-contrefaon (a.L.716-7) et les mesures douanires de saisie douanire (a. L716-8-1 et L.716-9 b) et de retenue en douane (a. L. 716-8).

1-1: la saisie contrefaon

Le titulaire dune demande denregistrement, le propritaire dune marque enregistre ou le bnficiaire dun droit exclusif sur la marque peut par la voie dune requte saisir le prsident du Tribunal de grande instance pour quil ordonne soit la description dtaille (avec

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ventuellement prlvement dchantillons) des produits ou services proposs au public en violation de ses droits soit la saisie relle des produits ou services contrefaisants. La saisie est ralise par un huissier ventuellement assist dexperts choisis par le saisissant. Lhuissier dresse un procs verbal des oprations quil a effectues. Le prsident peut subordonner la saisie relle la constitution de garanties destines ddommager le prjudice support par le dfendeur lorsque laction en contrefaon est ultrieurement rejete. La saisie-contrefaon est une mesure prparatoire laction en contrefaon et ne doit pas tre un blanc seing qui permet de simmiscer dans lentreprise du concurrent. Aussi, la loi impose que le saisissant, dans les quinze jours, lance laction en contrefaon sous peine dannulation de plein droit de la saisie et dune condamnation rparer le prjudice subi.

Important : la sanction du droit de la marque La sanction du droit de la marque est laction en contrefaon. Cette sanction survient : o suite une saisie contrefaon, suivie dune action en contrefaon lance par le propritaire dune marque enregistre; o suite une saisie douanire et une retenue en douane, la demande du propritaire de la marque ou par dcision de la douane ; La procdure de laction en contrefaon prend la forme : o soit dune action civile, exerce par le propritaire de la marque ou par le titulaire du contrat de licence ; o soit dune action pnale dans les cas o elle est prvue par la loi ; La sanction civile prvoit des indemnits de ddommagement. Il appartient au demandeur de faire lvaluation du prjudice et sa preuve ; La sanction pnale peut tre dclenche par le Ministre public ; elle prvoit de trois cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 500 000 Euros d'amende ; La loi prvoit des complmentaires : peines principales et des peines

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o titre de peine complmentaire, les coupables peuvent tre privs pour une dure au plus de cinq ans du droit dlection et dligibilit aux tribunaux de commerce, chambres de commerce, chambre des mtiers et conseils de prudhommes ; o le tribunal peut galement ordonner la fermeture totale ou partielle, dfinitive ou temporaire, pour une dure au plus de cinq ans, de l'tablissement ayant servi commettre l'infraction ; Les cas de rcidives sont sanctionns par un doublement des peines. Il en va de mme lorsque le contrefacteur est li ou a t li par contrat avec la partie lse.

1-2 : la saisie douanire et la retenue en douane

Les douanes ont qualit pour rechercher, et poursuivre les infractions de contrefaon ds lors que les marchandises contrefaites sont introduites sur le territoire de lespace conomique europen, en transit ou pour tre export. Les autorits douanires peuvent se saisir de plein droit, et nont pas lobligation dinformer le propritaire de la marque. Lorsque la contrefaon nest pas dmontre, seule la voie de la retenue en douane est possible sur demande crite du propritaire de la marque ou du bnficiaire du droit exclusif. Dans les dix jours qui suivent lexcution de la retenue, le propritaire de la marque doit poursuivre devant la juridiction comptente la contrefaon. A dfaut, la retenue sera leve. Pour prserver les droits de limportateur ou du dtenteur des marchandises retenues, une garantie pourra tre exige au demandeur pour couvrir sa responsabilit ventuelle si la contrefaon ntait pas ultrieurement reconnue.

2) la procdure de laction en contrefaon

Les conditions de la procdure varient selon la voie civile ou pnale choisie.

2-1 : laction civile en contrefaon

Laction civile est porte devant les juridictions judiciaires ou rpressives. Le Tribunal territorialement comptent est soit celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du

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dfendeur, soit celui du lieu o linfraction a t commise, soit le lieu o le prjudice rsultant de la contrefaon est subi. Laction est exerce par le titulaire de la marque ou ventuellement, si le contrat ne linterdit pas, et si le titulaire reste inactif aprs mise en demeure dagir, par le licenci exclusif (a.L.716-5 al.1). Cependant toute personne lie par un contrat de licence peut intervenir dans linstance engage par une autre partie, pour obtenir rparation de son propre prjudice dcoulant de la contrefaon (a.L.716-5 al.2). Laction en contrefaon ne peut porter sur des faits antrieurs la publication de la demande denregistrement sauf, lorsque le dposant a notifi au prsum contrefacteur une copie de la demande denregistrement (a.L.716-2). Laction se prescrit par trois ans compter de chaque acte de contrefaon (a.L.716-5 al.3).

2-2 : laction pnale en contrefaon

Laction pnale peut tre linitiative des mmes personnes que celles qui peuvent dclancher laction civile. Le Ministre public a galement qualit. La contrefaon de marque relve de la comptence du Tribunal correctionnel soit du lieu du domicile ou rsidence du contrefacteur soit celui du lieu ou linfraction est commise. Les actes de contrefaon constitutifs dune infraction pnale sont restrictivement dfinis par la loi. La. L.716-9 vise : le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir la vente ou louer des marchandises prsentes sous une marque contrefaite : a) D'importer sous tout rgime douanier, d'exporter, de rexporter ou de transborder des marchandises prsentes sous une marque contrefaite ; b) De produire industriellement des marchandises prsentes sous une marque contrefaite ; c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes viss aux a et b La.L.716-10 vise :
Le fait pour toute personne : a) De dtenir sans motif lgitime, d'importer sous tous rgimes douaniers ou d'exporter des marchandises prsentes sous une marque contrefaite ; b) D'offrir la vente ou de vendre des marchandises prsentes sous une marque contrefaite ; c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits confrs par son enregistrement et des interdictions qui dcoulent de celui-ci ; d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demand sous une marque enregistre .

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Les actes poursuivis par laction en contrefaon sont les mmes que ceux poursuivis par laction civile (a.L.713-2, L713-3, L713-4) auxquels il faut adjoindre les actes dimportation, dexportation ou de transbordement de marchandises sous une marque contrefaite.

3) les sanctions de la contrefaon

Les sanctions civiles sont prononces par le Tribunal de grande instance ou le Tribunal correctionnel quand laction civile a t jointe laction pnale. Les sanctions civiles sont tournes vers lintrt particulier du propritaire de la marque qui doit obtenir rparation pour le prjudice li la contrefaon. Les sanctions pnales sont de la comptence exclusive du Tribunal correctionnel. Elles visent condamner un comportement contraire lintrt gnral.

3-1 : Les sanctions civiles

Des sanctions civiles seront prononces par le Tribunal sil retient un acte de contrefaon. Parfois lacte de contrefaon se double dun acte de concurrence dloyale aggravant le prjudice rparer. Les sanctions sont trs varies. Il appartient la victime den faire la demande au tribunal : interdictions de poursuivre les actes illicites, condamnation des dommages et intrts, confiscation des marchandises, publication de la dcision. Lindemnit due par le contrefacteur est destine rparer le prjudice subi. Celui-ci comprend latteinte la marque, son avilissement de la marque, les bnfices perdus en raison des actes illicites, les frais de procdure. Il appartient au demandeur de faire lvaluation du prjudice et sa preuve.

3-2 : Les sanctions pnales

Ds la constatation des infractions prvus aux articles L.716-9 et L.716-10, les officiers de police judiciaire sont autoriss par la L.716-8-1 la saisie des produits fabriqus, imports, dtenus, mis en vente, livrs ou fournis illicitement et des matriels spcialement installs en vue de ces agissements dlictueux. La loi amnage des peines principales et des peines complmentaires. 3-2-1 : les peines principales

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Les actes viss par la. L716-9, sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 Euros d'amende. Les actes viss la. L716-10, sont punis trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. Lorsque ces diffrents dlits ont t commis en bande organise, les peines sont portes cinq ans d'emprisonnement et 500 000 Euros d'amende. Les cas de rcidives sont sanctionns par un doublement des peines. Il en va de mme lorsque le contrefacteur est li ou a t li par contrat avec la partie lse (a. L716-12) 3-2-2 : les peines complmentaires A titre de peine complmentaire, les coupables peuvent tre privs pour une dure au plus de cinq ans du droit dlection et dligibilit aux tribunaux de commerce, chambres de commerce, chambre des mtiers et conseils de prudhommes (a. L716-12). Les faits dimportation ou dexportation de marchandises sous une marque contrefaite sont galement sanctionns par les peines relatives au dlit douanier de contrefaon de marque (a.414 Code des douanes).

La L.716-14 autorise le tribunal qui a condamn sur le fondement de la.L716-9 et L.716-10 dcider la confiscation des produits et des instruments ayant permis la contrefaon. Le tribunal peut aussi ordonner que les produits confisqus seront remis au propritaire de la marque ou bien quils seront dtruits.

Selon la. L716-11-1 le tribunal peut galement ordonner la fermeture totale ou partielle, dfinitive ou temporaire, pour une dure au plus de cinq ans, de l'tablissement ayant servi commettre l'infraction. Cependant, la fermeture temporaire ne peut entraner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun prjudice pcuniaire l'encontre des salaris concerns. Lorsque la fermeture dfinitive entrane le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnit de pravis et de l'indemnit de licenciement, aux dommages et intrts prvus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail.

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