Santiago, veintiuno de octubre de dos mil diez. VISTOS: En estos autos sumarios Rol N 23.

384-2008 del 10 Juzgado Civil de Santiago, caratulados Nestl Chile S.A. con Corpora Tres Montes, por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil nueve, escrita de fojas 614 a 670, la juez titular de dicho tribunal rechaz la demanda en todas sus partes con costas. En contra de esta sentencia, el demandante, a fojas 673, dedujo los recursos de casacin en la forma y apelacin. Se trajeron los autos en relacin. CONSIDERANDO: EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIN EN LA FORMA. PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia se encuentra viciada por las causales 5 y 9 del artculo 768 del Cdigo de Procedimiento Civil, en relacin con el artculo 170 y 795 del mismo cuerpo legal. SEGUNDO: Que la primera causal se basa en que la sentencia omiti los requisitos del artculo 170 del Cdigo de Procedimiento Civil al no apreciar la prueba que ha rendido; la recurrente alega que los documentos acompaados a fojas 273 no habran sido considerados por la juez en su sentencia. Lo cierto, sin embargo, es que la prueba fue efectivamente valorada y, en cualquier caso, esos documentos carecen de cualquier valor probatorio, por lo que su omisin no puede haber influido en lo dispositivo del fallo. TERCERO: Que, en efecto, el artculo 170 del Cdigo de Procedimiento Civil establece el deber del juez de exponer los argumentos de las partes y de formular las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia (nmeros 2o y 3o). Basta la mera lectura de los considerandos del fallo recurrido para comprobar que satisface sobradamente todos estos requisitos, en sus motivos sptimo, octavo, dcimo tercero y siguientes. La fundamentacin est completa cuando se hace referencia a la prueba que el juez estime relevante para fundar su sentencia. Lo contrario es confundir la tarea de fundar una sentencia con la designacin actuarial de cada pieza del expediente. CUARTO: Que la segunda y ltima causal de casacin en la forma,

la del N 9 del artculo 768 del Cdigo de Procedimiento Civil, en relacin con el N 4 del artculo 795 del mismo cuerpo normativo, la hace consistir el recurrente en haberse omitido la prctica de diligencias probatorias, especficamente el habrsele impedido rendir las siguientes pruebas, a saber, la inspeccin personal del tribunal y un peritaje. QUINTO: Que, respecto de la inspeccin personal, segn el artculo 403 del Cdigo de Procedimiento Civil, "fuera de los casos expresamente sealados por la ley, la inspeccin personal del tribunal slo se decretar cuando ste la estime necesaria", lo que el tribunal no estim necesario y que puede explicarse ante la abundante cantidad de envases acompaados por ambas partes y porque la ubicacin de gneros de productos en los supermercados, as como su caracterizacin, es hecho pblico y notorio, incluso para el comprador no habitual. Contra esa resolucin, la demandante present un recurso de apelacin que fue rechazado por esta I. Corte (sentencia de 14 de agosto de 2009, ingreso 2158-2009) y la recurrente no compareci a estrados a alegar por ese recurso. SEXTO: Que, en cuanto al peritaje, la prueba fue decretada oportunamente, y la demandante tuvo la oportunidad de rendirla en primera instancia, pero no lo hizo. En efecto, una vez decretada la diligencia, Nestl dej pasar un mes sin notificar la resolucin que citaba a las partes a audiencia de designacin de peritos, y tampoco aleg entorpecimiento para rendir esa prueba, a pesar de que el trmino probatorio es de slo 8 das. Cuando venci el trmino probatorio el tribunal cit a las partes a or sentencia, conforme el artculo 432 del Cdigo d Procedimiento Civil. SEPTIMO: Que baste para rechazar el recurso de casacin en la forma, por esta causal, el hecho de no haber sido preparada. En efecto, el inciso 1 del artculo 769 del Cdigo de Enjuiciamiento Civil seala que Para que pueda ser admitido el recurso de casacin en la forma es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley. En la especie, el demandado no aleg en todas las oportunidades procesales que tuvo para ello la pretendida omisin de prueba de inspeccin personal del tribunal ni la relativa al peritaje, que ahora invoca como fundamento de su casacin. Consecuentemente, el recurso, por esta

causal, no est preparado y debe ser desestimado. Debe consignarse, adems, que esta causal, la del N 9 del artculo 768 del citado cuerpo de leyes, no se encuentra en los casos de excepcin que prevn los incisos segundo y tercero del referido artculo 769. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIN. Vistos: Y teniendo en su lugar, adems, presente: OCTAVO: Que el objetivo de la demandante es obtener por va de competencia desleal, la exclusividad en el uso del tazn rojo y otros elementos genricos que sistemticamente se le ha negado en exclusividad en sede marcara, como ya se expres por el tribunal a quo, pues conforme al artculo 21 de la Ley N 19.039 de Propiedad Industrial no podrn registrarse como marcas: i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases. NOVENO: Que en cuanto al ejercicio de derechos de propiedad por parte de la demandada, se prob en autos con 15 registros, instrumentos pblicos no impugnados, que Tresmontes es duea de marcas mixtas, que incluyen tazones rojos, en fondo caf sobre granos de caf desde hace ms de 25 aos, cuyos registros se han ido renovando o solicitando nuevos diseos con elementos sustancialmente iguales. Sin perjuicio de lo anterior, Nestl se ha opuesto sistemticamente a todas las solicitudes de registro de marcas mixtas de la demandada en las que aparece una taza roja, pero sus oposiciones han sido desechadas por los organismos competentes de propiedad industrial. Debe entenderse por marca mixta la etiqueta con palabra o palabras o con o sin significado idiomtico, combinacin de letras, y/o nmero, en combinacin con figuras, imgenes, smbolos o dibujos, segn la definicin que otorga el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es decir, es marca mixta aquella etiqueta que combina palabras con imgenes. DECIMO: Que, en cuanto a la presentacin de caf Tempo impugnada en estos autos, cuyo trmite de registro se encuentra pendiente ante el Departamento de Propiedad Industrial, con oposicin de Nestl. Nada obsta a su utilizacin porque presenta los mismos elementos genricos que utiliza caf Monterrey y el Departamento de Propiedad Industrial ha rechazado que la taza roja, que tambin utiliza Tempo,

pueda ser objeto de exclusividad. El uso de tazas rojas y granos de caf en envases de productos de Tresmontes ha sido parte de su historia y cuenta con el respaldo jurdico en los registros marcarios desde 1981. DECIMO PRIMERO: Que, respecto de los productos fortificantes, Tresmontes acompa 11 certificados que acreditan sus derechos de propiedad sobre registros de la marca mixta Cocoa Raff, que incluye dicha palabra, ms la etiqueta color verde e imagen de nios haciendo deporte, el primero de los cuales data del ao 1996. DECIMO SEGUNDO: Que, asimismo, en relacin con los caldos de gallina y sopas, la demandada posee un derecho de propiedad sobre el Registro 757391 de 2 de mayo de 2006, correspondiente a una marca mixta de fondo amarillo con letras rojas y la imagen de un pollo, para la marca Naturezza. DECIMO TERCERO: Que, de igual manera, tratndose de bebidas a base de cebada sus elementos distintivos son las espigas de trigo, los colores amarillo y celeste de cielo, elementos genricos que estn presentes en todas las marcas mixtas vigentes relativas a este producto. DECIMO CUARTO: Que, como se advierte el uso de elementos genricos es una prctica habitual, lcita y que no causa confusin en los consumidores, pues dicha prctica obedece a un elemento nemotcnico para distinguir categoras de productos. Consecuentemente, es imposible tener derechos de propiedad sobre colores o elementos genricos, por estar expresamente excluidos de proteccin marcara conforme a la ley. Por lo tanto, aunque Tresmontes careciera de derechos de propiedad, lo que no es el caso, la demanda debe ser igualmente rechazada, por cuanto las conductas imputadas se refieren al uso lcito de elementos genricos y colores que distinguen a distintas categoras de productos. DECIMO QUINTO: Que, como ya se ha dicho, el proceso de decisin de compra es particularmente nemotcnico, palabra esta ltima que segn el Diccionario de la Real Academia Espaola de la Lengua significa Que sirve para auxiliar a la memoria.. Por ende, los estndares visuales que sealizan las compras de los consumidores, colaboran en su proceso de eleccin, sin confundirlos.

DECIMO SEXTO: Que, lo anterior se traduce en la reduccin de esfuerzos en la compra, lo que se denomina economa de esfuerzo, segn el profesor del Instituto de Economa de la Pontificia Universidad Catlica de Chile, don Matko Koljatic, sin la cual se produciran dos efectos negativos: 1) el consumidor tendra que gastar mucho ms tiempo en identificar la categora de producto que busca (caf, mayonesa, detergente) y 2) si no existieran elementos comunes para las categoras, la dificultad de identificar a otros productos hara que el fabricante que tiene dominio de mercado no pueda ser eficazmente desafiado. DECIMO SEPTIMO: Que, as las cosas, el uso habitual de colores y elementos genricos concurren en una infinidad de rubros, como es pblico y notorio, y no confunden a los consumidores. As, a ttulo ejemplar, podemos citar los siguientes: los aceites de maravilla utilizan azul y dorado, y la imagen de la maravilla; las salsas de tomates, el color rojo y la verdura que es su principal ingrediente; la mayonesa, el color amarillo y leyendas sobre azul; los detergentes se identifican con colores celestes y blancos, las cremas de leche, por un lado tienen frutillas y por el otro tallarines, etc. DECIMO OCTAVO: Que, como se ha venido razonando es evidente que el uso de elementos genricos de una categora no son apropiables, son de uso comn y estn destinados a economizar el esfuerzo de los consumidores, quienes no se confunden porque las marcas estn suficientemente destacadas en los envases, como se ha reiterado tantas veces en este fallo. DECIMO NOVENO: Que, en cuanto al informe de Adimark acompaado por la demandante en segunda instancia, ste fue objetado por la contraria, por ser un documento emanado de un tercero que no fue reconocido en juicio y carece por tanto de valor probatorio como lo ha sostenido unnimemente la jurisprudencia, por lo que se omitir pronunciamiento a su respecto. VIGESIMO: Que, retomando el anlisis del caso de autos, cabe tener presente, que la nica fuente de exclusividad en el uso de signos distintivos en nuestro ordenamiento es la propiedad industrial, que adems goza de proteccin constitucional y la ilegitimidad de medios que denuncia la demandante, requisito de toda conducta desleal, queda descartada cuando se ejercen legtimos derechos.

La demandada Tresmontes ha hecho legtimo uso de sus derechos, por lo que no puede considerarse que se ha valido de un medio ilegtimo para competir, como exige el artculo 3 de la Ley N 20.169 para que se configure el tipo previsto en esa norma. VIGESIMO PRIMERO: Que, el recurrente sostiene equivocadamente que el ejercicio del derecho de propiedad sobre una marca registrada puede perfectamente llevar a su titular a conductas de competencia desleal. En este punto, la demandante lleva a confusin acerca de la correcta interpretacin del art. 2 de la Ley 20.169 sobre competencia desleal. Ya que esa norma establece que una conducta podr ser calificada como un acto de competencia desleal aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta una o ms de las siguientes acciones: (a) las reguladas en el decreto ley 211, de 1973, sobre libre competencia; (b) las reguladas en la ley 19.496, que establece normas sobre proteccin de los derechos de los consumidores; y (c) las reguladas en la ley 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley 19.039, sobre propiedad industrial. VIGESIMO SEGUNDO: Que, en el caso de la demanda de autos existe un concurso propio de normas, esto es, que un mismo hecho ilcito sea sancionado por infringir diversos ordenamientos y as podra ocurrir que apropiarse de distintivos ajenos pudiera ser contrario a la competencia leal, a la propiedad marcara, al derecho de consumidores e, incluso, a la libre competencia. Si se permitiera el uso acumulativo de las acciones de competencia desleal y de propiedad industrial, podran producirse decisiones contradictorias frente a idnticas pretensiones, cuestin que repugna nuestro ordenamiento. VIGESIMO TERCERO: Que, consecuentemente, siguiendo en la materia un principio usual en el derecho moderno, la ley otorga al interesado la opcin de accionar contra ese ilcito, alternativamente, segn los diversos ordenamientos que sancionan el ilcito. Pero ello supone que el hecho sea ilcito, lo que habamos denominado previamente ilegitimidad de medios, que es requisito de toda conducta desleal, todo lo cual queda descartado respecto de la demandada Tresmontes, toda vez que ella ha ejercido derechos legtimos de propiedad industrial, conforme a la Constitucin y las leyes.

Por estas consideraciones y en virtud, asimismo, de lo que disponen los artculos 768 y 186 del Cdigo de Procedimiento Civil, y dems textos legales, se declara que: I.- Se rechaza el recurso de casacin en la forma entablado en lo principal de la presentacin de fojas 673. II.- Se confirma la sentencia apelada, de veintisiete de mayo de dos mil nueve, escrita de fojas 614 a 670, con costas. Regstrese y devulvase con sus dos tomos y agregados. Redact la abogado integrante sra. Paola Herrera Fuenzalida. Rol Corte N3671-2009.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro seor Juan Eduardo Fuentes Belmar e integrada, adems, por el ministro seor Mauricio Silva Cancino y la abogado integrante seora Paola Herrera Fuenzalida.